Förslag till avgörande av generaladvokat Emiliou – Mål C‑168/24 PMJC

I. Inledning

1. Enligt unionsrätten ska ett varumärke kunna bli föremål för upphävande, bland annat om det som ett resultat av innehavarens användning kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller arten av, kvaliteten eller det geografiska ursprunget på de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

2. Relevansen av den bestämmelsen har tidigare diskuterats i samband med varumärken som motsvarade namnet på den ursprunglige formgivaren och tillverkaren av varorna, i en situation där den formgivaren inte längre var engagerad i det företag som äger dessa varumärken. I detta avseende har EU-domstolen i domen i målet Emanuel klargjort att enbart den omständigheten att sambandet mellan formgivaren, å ena sidan, och varumärkesinnehavaren, å andra sidan, har brutits inte automatiskt gör att ett sådant varumärke ska anses vilseledande och därför kunna bli föremål för upphävande.

3. I förevarande mål prövas emellertid denna slutsats mot något mer komplicerade omständigheter.

4. Mer specifikt rör det aktuella målet det franska företaget [W] [X], grundat av [W] [X] för marknadsföring av modekläder och dito accessoarer. Efter att detta företag försatts i konkurs överläts rättigheterna till två franska varumärken – som båda motsvarade [W] [X]:s efternamn (nedan kallade de aktuella varumärkena) – till PMJC, ett société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag) (nedan kallat PMJC).

5. Inledningsvis fortsatte [W] [X] att arbeta för detta företag, men senare skildes deras vägar åt och de blev invecklade i rättstvister, vilket bland annat har lett till förevarande begäran om förhandsavgörande. I det nationella målet har PMJC väckt talan mot [W] [X] för illojal konkurrens och gjort gällande att denne har gjort intrång i PMJC:s rättigheter till de aktuella varumärkena. I sitt genkäromål har [W] [X] yrkat att PMJC:s rättigheter till dessa varumärken ska upphävas på den grunden att PMJC förleder konsumenterna att tro att [W] [X] fortfarande deltar i utformningen av de varor som omfattas av varumärket.

6. Mot denna bakgrund vill Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike), vid vilken målet har anhängiggjorts, få klarhet i huruvida det enligt unionsrätten är möjligt att upphäva ett varumärke som motsvarar den ursprunglige formgivarens efternamn på den grunden att det, efter att ha överlåtits till tredje man, används på ett sådant sätt att allmänheten faktiskt förleds att tro att den ursprunglige formgivaren fortfarande deltar i utformningen av de varor som omfattas av varumärket, trots att så inte längre är fallet.

II. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

7. I artikel 12.2 i direktiv 2008/95 föreskrevs att ”ett varumärke [ska] … kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, … b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.”

8. Ordalydelsen i den bestämmelsen motsvarade i allt väsentligt ordalydelsen i artikel 12.2 b i direktiv 89/104, som var den rättsliga föregångaren till direktiv 2008/95.

9. Direktiv 2008/95 ersattes därefter av direktiv 2015/2436. Artikel 20 b i direktiv 2015/2436 har i allt väsentligt, och än en gång, samma ordalydelse som artikel 12.2 b i direktiv 2008/95 (och som artikel 12.2 b i direktiv 89/104).

10. I artikel 20 i direktiv 2015/2436 föreskrivs följande: ”Ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, b) som ett resultat av innehavarens användning av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.”

B. Nationell rätt

11. Enligt artikel L. 714-6 b i Code de la propriété intellectuelle (immaterialrättslagen), i den lydelse som är tillämplig i förevarande mål, kan de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke vilket, som ett resultat av innehavarens handlande, har blivit vilseledande, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung, bli föremål för upphävande.

III. Bakgrund, det nationella målet och tolkningsfrågan

12. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att företaget [W] [X], som [W] [X] grundade år 1978 för att marknadsföra modekläder och dito accessoarer, försattes i konkurs. Till följd av konkursen överläts företagets materiella och immateriella tillgångar, inbegripet, i synnerhet, rättigheterna till de aktuella varumärkena, nämligen ”[W] [X]” nr 1640795 och ”[W] [X]” nr 3201616, till PMJC år 2012.

13. [W] [X] fortsatte att arbeta för PMJC fram till utgången av den i avtal överenskomna perioden, det vill säga den 31 december 2015.

14. Den 21 juni 2018 väckte PMJC talan mot [W] [X]. PMJC gjorde gällande att [W] [X], genom att bedriva yrkesmässig och konstnärlig verksamhet genom företaget [X] Creative, ett société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag), ägnade sig åt illojal konkurrens och snyltning och gjorde intrång i PMJC:s rättigheter till de omtvistade varumärkena. [W] [X] yrkade i sitt genkäromål att PMJC:s rättigheter till dessa varumärken skulle upphävas på den grunden att PMJC, från slutet av år 2017 till början av år 2019, hade använt dem på ett vilseledande sätt, mer specifikt på ett sätt som förledde allmänheten att tro att PMJC var upphovsman till de varor som bar dessa varumärken.

15. Genkäromålet ogillades i första instans, men bifölls av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike), som genom dom av den 12 oktober 2022 upphävde PMJC:s rättigheter till de aktuella varumärkena.

16. Enligt nämnda dom utgjorde unionsrätten inget hinder för att ett varumärke som baseras på en formgivares efternamn upphävs, när förvärvaren av det varumärket genom sitt handlande förleder allmänheten att tro att formgivaren fortfarande deltar i utformningen av varorna, eller skapar en tillräckligt allvarlig risk för att allmänheten ska vilseledas på detta sätt.

17. Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) fann att så var fallet in casu och konstaterade bland annat att PMJC vid två tillfällen hade dömts för intrång i [W] [X]:s upphovsrätt till senare verk som inte hade överlåtits till PMJC år 2012. I domen drogs slutsatsen att de aktuella varumärkena hade blivit vilseledande på grund av att de anbringats på varor försedda med dekorationer som utgjorde intrång i [X] [Y]:s upphovsrätt.

18. PMJC överklagade till Cour de cassation (Högsta domstolen), som är den hänskjutande domstolen.

19. PMJC har vid den hänskjutande domstolen framfört invändningar mot domen från Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) med särskild hänvisning till EU-domstolens dom i målet Emanuel. Enligt PMJC ska nämnda dom tolkas så, att PMJC:s handlande, även om det syftade till att få konsumenterna att tro att [W] [X] fortfarande utformade de varor som var försedda med de aktuella varumärkena eller att han deltog i utformningen av dessa varor, inte kunde påverka varumärkena i sig.

20. Mot bakgrund av de skilda uppfattningarna om hur ovannämnda dom i målet Emanuel ska tolkas har Cour de cassation (Högsta domstolen) beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”Ska artikel 12.2 b i direktiv [2008/95] och artikel 20 b i [direktiv 2015/2436] tolkas så, att de utgör hinder för att ett varumärke som består av en formgivares efternamn upphävs på den grunden att varumärket efter överlåtelsen använts på ett sätt som faktiskt kan få allmänheten att tro att nämnda formgivare fortfarande deltar i utformningen av de varor som är försedda med varumärket, trots att så inte längre är fallet?”

21. PJMC, den franska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Förhandling har inte hållits i målet.

IV. Bedömning

22. Förevarande mål rör en unionsrättslig bestämmelse enligt vilken ett varumärke kan upphävas om det, ”som ett resultat av innehavarens användning av varumärket … med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung”.

23. När det gäller de särskilda omständigheter mot bakgrund av vilka denna bestämmelse ska prövas, konstaterar jag att det i begäran om förhandsavgörande anges att PMJC vid två tillfällen har dömts för intrång i [X] [Y]:s upphovsrätt. Det framgår emellertid av tolkningsfrågans formulering att den fråga som ska besvaras är mer omfattande och avser huruvida ovanstående bestämmelse inbegriper en situation där varumärkesinnehavaren använder ett varumärke som utgörs av ett efternamn på ett sätt som får allmänheten att tro att den formgivaren fortfarande deltar i utformningen av de varor som omfattas av varumärket, trots att han inte gör det. Resonemanget i förevarande förslag till avgörande kommer således att utgå från denna (vidare) hypotes, såsom den definierats i tolkningsfrågan.

24. Jag kommer att inleda min bedömning med att granska domen i målet Emanuel, som utgör det viktigaste inslaget i EU-domstolens praxis på området (A). Därefter kommer jag att förklara varför den tillämpliga unionsbestämmelsen i princip inte utgör hinder för att ett varumärke som motsvarar namnet på en formgivare upphävs när det används på det sätt som beskrivits ovan, dock under förutsättning att denna användning faktiskt förhindrar att varumärket kan fylla sin grundläggande funktion (B). Slutligen kommer jag att ta ställning till PMJC:s argument grundat på artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) (C).

A. Domen i målet Emanuel

25. I förevarande underavsnitt kommer jag att identifiera ratio decidendi i ovannämnda dom (1) och förklara varför denna dom, i motsats till vad PMJC har hävdat, inte ger något svar på tolkningsfrågan (2).

1. Ratio decidendi

26. Det mål som ledde fram till den domen gällde varumärken för modeartiklar som innehöll namnet Elizabeth Emanuel, en formgivare av brudklänningar som blev känd efter att ha utformat prinsessan Dianas brudklänning. För såvitt är av intresse här, överlät Elizabeth Emanuel sitt företag till tredje man, vilket i korthet innebar att ett registrerat varumärke med hennes namn överläts och att sambandet mellan Elizabeth Emanuel och varumärkesinnehavaren därefter bröts. Den nya innehavaren ansökte därefter om registrering av en reviderad version av varumärket, som fortfarande innehöll Elizabeth Emanuels namn. I detta skede ansåg Elizabeth Emanuel att varumärket hade blivit vilseledande, eftersom alla förbindelser mellan henne och den nya varumärkesinnehavarens företag hade brutits. Hon motsatte sig följaktligen registrering av det ändrade varumärket och ingav även en ansökan om att det ursprungliga varumärket skulle upphävas.

27. De frågor som ställdes till EU-domstolen avsåg i huvudsak huruvida den omständigheten att Elizabeth Emanuel inte längre hade något att göra med utformningen av de varor som var försedda med varumärken som bar hennes namn innebar att varumärkena [det reviderade varumärket] var ägnat att vilseleda allmänheten (och således inte kunde registreras) och [att det ursprungliga varumärket] kunde komma att vilseleda allmänheten (och därmed kunde bli föremål för upphävande).

28. EU-domstolen besvarade båda dessa frågor nekande.

29. Nämnda domstol behandlade först frågan om huruvida registreringsansökan skulle avslås på grund av att varumärket var ägnat att vara vilseledande.

30. Denna specifika fråga reglerades, och regleras fortfarande, av följande bestämmelse: ”Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten, t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung” ”får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras”.

31. I detta hänseende drog EU-domstolen i huvudsak slutsatsen att den omständigheten att sambandet mellan formgivaren och det företag som innehar det varumärke som innehåller formgivarens namn har brutits inte i sig medför att varumärket kan anses vilseledande och därmed inte som sådant påverkar möjligheten att registrera det. EU-domstolen medgav visserligen att en konsument kan påverkas vid sitt köp av ett visst plagg som försetts med ett varumärke som utgörs av ett efternamn och få den (felaktiga) uppfattningen att en viss person, såsom Elizabeth Emanuel i förevarande fall, utformade det, men att detta inte i sig innebär att det varumärke som utgörs av ett efternamn kan anses vara ägnat att vilseleda allmänheten, eftersom det är det företag som är den nya innehavaren av varumärket som fortsatt säkerställer egenskaperna och kvaliteten på de varor som omfattas av det omtvistade varumärket i förevarande fall.

32. Denna slutsats återspeglar den allmänna premissen att varumärkets grundläggande funktion helt enkelt är att tjäna som ursprungsangivelse av varor som omfattas av varumärket och att utgöra en garanti för att ett enda företag ansvarar för varornas (eller tjänsternas) kvalitet. Denna premiss ger uttryck för tanken att varumärket garanterar att varorna tillverkas (eller utformas) under kontroll av ett specifikt företag, nämligen varumärkesinnehavaren.

33. In casu grundade sig EU-domstolen för det första på denna logik för att förklara varför ett varumärke som utgörs av ett efternamn kan byta händer (och faktiskt lämna den ursprungliga formgivarens kontrollsfär) utan att detta i sig gör det vilseledande (och hindrar att det registreras i ändrad version).

34. För det andra applicerade EU-domstolen, i punkt 53 i den domen i målet Emanuel, denna slutsats på Elizabeth Emanuels ansökan om att varumärket skulle upphävas, med hänvisning till att villkoren för den ifrågavarande grunden för upphävande, å ena sidan, var desamma som de villkor som låg till grund för respektive registreringshinder, å andra sidan.

35. Jag kommer att återkomma till den sistnämnda delen av detta resonemang nedan, men slutsatsen i domen i målet Emanuel är att det inte med framgång kan hävdas att ett varumärke som motsvarar namnet på en modeskapare har blivit vilseledande enbart på den grunden att sambandet mellan formgivaren och det företag som tillhandahåller varor under detta varumärke har försvunnit. Den omständigheten att sambandet är borta påverkar inte i sig möjligheten att registrera ett varumärke och utgör inte heller grund för att upphäva det.

36. Jag konstaterar att en motsatt lösning i själva verket skulle urholka själva förmågan hos ett varumärke som motsvarar namnet på en fysisk person att vara ett självständigt föremål för kommersiella transaktioner. Denna slutsats är emellertid varken oklar eller tvistig i det nationella målet.

37. Vad som är omtvistat här är konsekvenserna av EU-domstolens subsidiära slutsats i punkt 50 i domen i målet Emanuel. EU-domstolen konstaterade i huvudsak i den punkten att om det skulle fastställas att den nya innehavaren avsåg att förleda konsumenterna att tro att Elizabeth Emanuel fortfarande utformade de varor som omfattades av varumärket, skulle det vara fråga om ett förfarande som skulle kunna anses bedrägligt, men som inte kunde bedömas vara vilseledande och som av denna anledning inte ”[påverkade] varumärket i sig och därmed inte heller möjligheten att registrera detta”.

38. PMJC har med stöd av detta uttalande gjort gällande att även om det skulle fastställas att PMJC försökte förleda konsumenterna att tro att [X] [W] fortfarande deltog i utformningen av de varor som försetts med varumärket, så skulle detta inte kunna utgöra grund för att upphäva de aktuella varumärkena. Det följer i huvudsak av denna parts argument att även om uttalandet i punkt 50 i domen i målet Emanuel avsåg registrering av ett varumärke, så ska det i tillämpliga delar även anses vara tillämpligt på upphävande, mot bakgrund av EU-domstolens uttalande i punkt 53 i den domen att upphävandeaspekten i det målet skulle bedömas på samma sätt som registreringsaspekten, eftersom de tillämpliga villkoren var desamma.

39. Jag kommer nedan att förklara varför denna ståndpunkt inte är korrekt.

2. Den exakta räckvidden av domen i målet Emanuel

40. För att förstå den exakta räckvidden av domen i målet Emanuel är det nödvändigt att närmare undersöka dess konsekvenser för registreringsaspekten av detta mål, å ena sidan, (a) och för upphävandeaspekten, å andra sidan (b).

a) Registrering

41. Det ska inledningsvis påpekas att prövningen av huruvida det föreligger hinder för registrering på den grunden att varumärket är ägnat att vilseleda (vars innehåll har beskrivits ovan i punkt 30 i förevarande förslag till avgörande) endast görs med avseende på det kännetecken som registreringsansökan avser, på grundval av dess inneboende egenskaper (vilka bedöms i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och utifrån hur allmänheten uppfattar det).

42. I detta sammanhang har EU-domstolen slagit fast att det, ”[f]ör att det ska kunna konstateras att ett varumärke har registrerats i strid med det registreringshinder som avser risken för vilseledande, ska … visas att det kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering som varumärke i sig skulle medföra en sådan risk”.

43. På samma sätt följer det av tribunalens praxis avseende artikel 7.1 g i förordning 2017/1001 (som är motsvarigheten när det gäller EU-varumärken) att det, för att registreringshindret som grundar sig på vilseledande ska vara tillämpligt, krävs en tillräckligt ingående beskrivning av de potentiella egenskaperna hos de varor eller tjänster som omfattas av det granskade varumärket, vilka ska anses vara vilseledande om omsättningskretsen förleds att tro att de varor som varumärket är knutet till har vissa egenskaper som de i själva verket inte har.

44. Däremot saknar varumärkesinnehavarens användning av varumärket betydelse för bedömningen av huruvida varumärket kan registreras och kan inte i efterhand leda till att registreringen ogiltigförklaras. EU-domstolen har nämligen i huvudsak bekräftat att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av hur innehavaren förvaltat sitt varumärke. Tribunalen har för sin del förklarat att ”[n]är det gäller ogiltighet är frågan med andra ord om varumärket inte redan från början borde ha registrerats på grunder som redan förelåg vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket, varvid beaktande av senare omständigheter endast kan tjäna till att klargöra de omständigheter som förelåg vid den tidpunkten”.

45. Mot denna bakgrund är EU-domstolens uttalande i punkt 50 i domen i målet Emanuel (om att ett bedrägligt beteende saknar betydelse för möjligheten att registrera det) helt förenligt med den logik som ligger till grund för bedömningen av huruvida ett kännetecken kan registreras som varumärke. Eftersom hänsyn vid denna bedömning endast tas till kännetecknet och hur allmänheten uppfattar det i förhållande till de varor eller tjänster som ska omfattas av varumärkesskyddet, är det logiskt att ett bedrägligt beteende från innehavarens sida som syftar till att vilseleda allmänheten i fråga om vem som är den verklige formgivaren av de varor som omfattas av varumärket, saknar relevans. Det var också därför som EU-domstolen i samma punkt konstaterade att sådana manövrar inte påverkar möjligheten att registrera kännetecknet.

46. Däremot är det, såsom jag nu kommer att förklara, inte möjligt att utifrån denna dom dra slutsatsen att samma beteende i sig även saknar relevans i samband med den grund för upphävande som är omtvistad i förevarande mål.

b) Upphävande

47. Den huvudsakliga källan till förvirring vad gäller konsekvenserna av domen i målet Emanuel för förevarande mål har sin grund i en kombinerad läsning av punkterna 50 och 53 i den domen. Jag erinrar om att EU-domstolen i det förstnämnda fallet fann att ett beteende som skulle kunna anses bedrägligt inte påverkar möjligheten att registrera ett kännetecken som varumärke. Punkt 53 innehåller i sin tur ett resonemang kring upphävandet av ett varumärke, på vilket EU-domstolen applicerade sin tidigare slutsats i fråga om registreringsaspekten i målet (nämligen att det saknar betydelse att sambandet har brutits) med hänvisning till att de tillämpliga villkoren var desamma i båda fallen.

48. Jag medger att dessa båda textavsnitt vid första anblicken kan föranleda samma slutsats som PMJC har dragit. Eftersom EU-domstolen fann att ett bedrägligt beteende saknade betydelse i samband med registreringen (punkt 50), skulle man förvisso kunna hävda att detsamma måste gälla i fråga om upphävande, med hänsyn till att EU-domstolen grundade sin slutsats i fråga om upphävandeaspekten på att de tillämpliga villkoren var desamma i båda fallen (punkt 53).

49. En närmare granskning leder emellertid till ett annat resultat.

50. För det första återfinns nämligen den centrala slutsatsen i fråga om registreringsaspekten av målet inte i punkt 50, utan snarare i punkt 49 i den domen, där det i huvudsak och jämfört med punkt 48, slås fast att den omständigheten att sambandet mellan formgivaren och den nya innehavaren av varumärket har brutits inte i sig påverkar registreringen av ett varumärke som motsvarar formgivarens namn. Den slutsatsen utkristalliseras därefter i punkt 51 i den domen. I motsats härtill kompletterar EU-domstolen denna primära slutsats genom att i punkt 50 uttala sig om ett (hypotetiskt) fall av bedrägligt beteende från varumärkesinnehavarens sida (och att det saknar betydelse för registreringen). Med tanke på att den huvudsakliga slutsats som nås i punkt 51 därefter återupprepas i punkt 53 (där det slås fast att den omständigheten att sambandet har brutits är lika betydelselös i samband med upphävande), är det naturligt att anse att denna slutsats i fråga om upphävande refererar till den primära slutsatsen (att det saknar betydelse att sambandet har brutits) snarare än till det ytterligare påståendet i punkt 50 (att det saknar betydelse att beteendet är bedrägligt).

51. Vad för det andra gäller uttalandet i punkt 53 att de tillämpliga villkoren är desamma, visar även en hastig jämförelse mellan de aktuella bestämmelser som är tillämpliga på registreringshinder respektive upphävande att det finns en viktig skillnad. Även om förteckningen över de kriterier som ska tillämpas vid prövningen av huruvida ett varumärke är vilseledande i båda fallen är desamma (”art, kvalitet eller geografiskt ursprung”), och även om båda dessa förteckningar är öppna (”t.ex.”/”särskilt”), skiljer sig de ingångsdata som är relevanta för bedömningen av dessa kriterier i grunden, såsom den franska regeringen och kommissionen har påpekat. I detta hänseende framgår det tydligt av artikel 20 b i direktiv 2015/2436 (och dess rättsliga föregångare) att hänsyn ska tas till innehavarens användning av varumärket (efter det att det registrerades) vid bedömningen av den i förevarande mål omtvistade grunden för upphävande. Denna omständighet är däremot inte relevant i registreringsskedet av de skäl som jag har angett i föregående underavsnitt.

52. Även om det är oklart för mig vad EU-domstolen egentligen menade när den konstaterade att villkoren för upphävande och registreringshinder enligt respektive lagrum är desamma, anser jag att EU-domstolen borde ha gett en uttrycklig förklaring om den hade avsett att utesluta att det bedrägliga beteende som beskrivs i punkt 50 i domen skulle anses vara relevant även i samband med upphävande. Till skillnad från på registreringsstadiet, där bedömningen enbart ska grunda sig på kännetecknets egenskaper i sig, finns det nämligen inte någon uppenbar grund för att vid bedömningen av huruvida ett varumärke kan bli föremål för upphävande bortse från varumärkesinnehavarens beteende efter registreringen.

53. För det tredje innefattade de faktiska omständigheterna i målet inte några specifika – och potentiellt bedrägliga – handlingar från den nya innehavarens sida, så de båda aspekterna av detta mål skulle endast prövas mot bakgrund av den (enda) omständigheten att sambandet mellan formgivaren och den nya varumärkesinnehavaren hade brutits. Detta ger ytterligare stöd för slutsatsen att innebörden av punkt 53 i domen i målet Emanuel är att den omständigheten att sambandet bryts saknar betydelse i samband med upphävande (i analogi med vad EU-domstolen slog fast i sin primära slutsats beträffande registrering).

54. Mot bakgrund av vad som anförts ovan delar jag, i likhet med den franska regeringen och kommissionen, inte PMJC:s ståndpunkt att domen i målet Emanuel avgör hur tolkningsfrågan ska besvaras i förevarande mål. Det problem som berörs i tolkningsfrågan ska följaktligen bedömas på nytt.

B. Bedömning av den omtvistade grunden för upphävande

55. Innan jag går över till att bedöma räckvidden av den omtvistade grunden för upphävande i syfte att föreslå ett svar på tolkningsfrågan (2), kommer jag att inleda detta underavsnitt med några inledande anmärkningar om exakt vilken bestämmelse som är tillämplig i tiden (ratione temporis) (1).

1. Inledande anmärkningar

56. Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i hur både artikel 12.2 b i direktiv 2008/95 och artikel 20 b i direktiv 2015/2436 ska tolkas.

57. Jag noterar att sistnämnda direktiv ska tillämpas från och med den 15 januari 2019. Det framgår av EU-domstolens praxis att den aktuella tidpunkt som är avgörande för vilket av de båda direktiven som är tillämpligt i huvudsak är den dag då talan om upphävande väcktes.

58. Även om det framgår av begäran om förhandsavgörande att PMJC väckte sin talan i huvudsaken i det nationella målet år 2018, har jag förstått att talan om upphävande följde av [X] [Y]:s genkäromål. Det anges emellertid inte något datum för detta genkäromål. Den omständigheten att det i begäran om förhandsavgörande anges att [X] [Y] i sitt genkäromål gjorde gällande att de omtvistade varumärkena hade använts på ett vilseledande sätt ”från slutet av år 2017 till början av år 2019” tyder på att genkäromålet under alla omständigheter ingavs efter ”början av år 2019”. Detta verkar i sin tur tyda på att tillämpligt direktiv skulle kunna vara direktiv 2015/2436, vilket det naturligtvis ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

59. Frågan om vilket av de båda direktiven som är tillämpligt framstår emellertid i förevarande sammanhang som irrelevant, eftersom den därav följande bestämmelsen i huvudsak är densamma.

60. I detta hänseende övertygas jag inte av kommissionens förslag att ändringen av den franska språkversionen av artikel 20 b i direktiv 2015/2436, som innebar att de tidigare orden ”est propre … à induire le public en erreur” (som motsvaras av de engelska orden ”it is liable to mislead [the public]” (”som … kan komma att vilseleda allmänheten”)) ersattes med orden ”risque … d’induire le public en erreur” (som betyder ”risks misleading the public” (som betyder ”som kan komma att vilseleda allmänheten”)), återspeglade lagstiftarens avsikt att utvidga bestämmelsens omfång till situationer som kanske inte tidigare fallit inom dess tillämpningsområde, inbegripet situationer där det endast föreligger en risk för att allmänheten ska vilseledas.

61. Tvärtemot denna uppfattning anser jag, för det första, att redan de tidigare använda franska orden ”est propre à” förmedlade tanken på en risk för att allmänheten skulle kunna vilseledas (i motsats till tanken på ett faktiskt vilseledande).

62. För det andra klargjorde EU-domstolen redan tidigt att det för upphävande i ett fall såsom det omtvistade i själva verket krävs ”faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenter skall vilseledas”.

63. Detta innebär att även om ett faktiskt vilseledande inte är det enda scenario som kan aktualisera den omtvistade grunden för upphävande, är de därav följande kriterierna för att ett sådant faktiskt vilseledande ska föreligga ganska strikta. Det räcker inte med att det finns en möjlighet att allmänheten vilseleds i fråga om en viss egenskap hos varan. Tvärtom ger det av EU-domstolen använda uttrycket allvarlig risk enligt min mening uttryck för att det bör krävas en hög grad av sannolikhet för ett faktiskt vilseledande.

64. Slutligen förefaller det inte ha skett någon ändring liknande den i den franska språkversionen i andra språkversioner. Mot denna bakgrund ska de prövningskriterier som följer av de båda direktiven anses vara identiska och förstås på det sätt som EU-domstolen tidigare har angett. Den ifrågavarande ändringen (som jag inte har kunnat finna någon förklaring till) kan nämligen inte tas till intäkt för att lagstiftaren hade för avsikt att lätta på bestämmelsen, när alla andra språkversioner i relevanta delar förblivit desamma.

65. I det följande kommer jag därför, för enkelhetens skull, endast att hänvisa till artikel 20 b i direktiv 2015/2436 (varvid det ska noteras att min slutsats kommer att vara lika giltig om den hänskjutande domstolen skulle slå fast att det är direktiv 2008/95 som är tillämplig rättsakt).

2. Den tillämpliga bestämmelsens räckvidd

66. För att avgöra huruvida den i målet omtvistade grunden för upphävande kan anses innefatta en situation såsom den som beskrivs i tolkningsfrågan, kommer jag att granska ordalydelsen i artikel 20 b i direktiv 2015/2436 (a), samt det sammanhang i vilket denna bestämmelse förekommer och de mål som eftersträvas med direktivet (b).

a) Ordalydelse

67. Vad för det första gäller den tillämpliga bestämmelsens lydelse konstaterar jag att de kriterier för prövningen som anges i artikel 20 b i direktiv 2015/2436 (och dess rättsliga föregångare) hänför sig till användning, av innehavaren eller med dennes tillstånd, av varumärket som kan komma att vilseleda allmänheten vad gäller arten (etcetera) av de varor och tjänster som omfattas. Den franska språkversionen av direktivet är likaså tydlig. Där anges att ett varumärke ska anses vara vilseledande när dess användning riskerar att förmå allmänheten att begå misstag.

68. Jag konstaterar att denna bestämmelse är mycket öppet formulerad.

69. För det första refererar den till innehavarens användning av varumärket utan någon särskild begränsning utöver den omständigheten att användningen ska avse varumärket och leda till att varumärket kan komma att vilseleda allmänheten. Det saknas således en definition av vad som avses med en sådan användning.

70. För det andra framgår det också av den bestämmelsen, med hänsyn till de uppräknade kriteriernas öppna karaktär, att den vilseledande användningen inte nödvändigtvis behöver avse de berörda varornas och tjänsternas kvalitet, art eller geografiska ursprung. För övrigt anser jag att denna uppräknings öppna karaktär gör det överflödigt att diskutera huruvida ett ”misstag i fråga om person” (error in persona), såsom det som är föremål för bedömning i förevarande mål, kan knytas till något av de uppräknade kriterierna och i så fall vilket specifikt kriterium det ska hänföras till.

71. Jag kan därför, i likhet med vad den franska regeringen har anfört, inte se varför föremålet för det misstag som kan aktualisera tillämpningen av den här omtvistade grunden för upphävande, såsom PMJC har gjort gällande, skulle behöva begränsas till några specifika aspekter av de varor som omfattas av varumärket, såsom deras sammansättning eller det särskilda sätt på vilket de har tillverkats (varvid nämnda part som exempel har nämnt att ett varumärke som refererar till guld skulle anbringas på varor som inte innehöll något guld, eller att ett varumärke som refererar till ekologisk tillverkning av varor skulle anbringas på varor som i själva verket var av industriellt ursprung).

72. Det är riktigt att det av EUIPO:s praxis i samband med artikel 58.1 c i förordning 2017/1001, som i huvudsak är identisk med artikel 20 b i direktiv 2015/2436, framgår att användningen av ett varumärke ska anses vara vilseledande när varornas egenskaper inte överensstämmer med det tydliga budskap som kännetecknet förmedlar. Detta skulle exempelvis gälla ett varumärke som innehåller ordelementen ”get” och ”ost” och ett figurelement som återger en get som anbringats på en ost som inte är gjord av getmjölk eller ett varumärke som innehåller orden ”Ren ny ull”, vilket registrerats för kläder och som kommer att användas för kläder som tillverkats av konstfiber. När det gäller varumärken som består av eller innehåller en geografisk beteckning ska användningen vidare anses vilseledande om varorna helt enkelt inte tillverkas på den plats som varumärket anger.

73. I linje med detta tycks PMJC hävda att en eventuell vilseledande framställning från dess sida vad gäller den specifika formgivaren bakom de varor som omfattas av varumärket inte kan leda till att de aktuella varumärkena upphävs, eftersom en sådan vilseledande framställning inte påverkar det budskap som förmedlas genom varumärket och utgör en omständighet som ligger utanför varumärket och varan.

74. Jag vill för det första erinra om att det är just det faktum att omständigheter som ligger utanför kännetecknet ska beaktas som skiljer den omtvistade grunden för upphävande från det ”parallella” hindret för registrering som grundar sig på att kännetecknet är ägnat att vilseleda allmänheten, såsom redan har förklarats.

75. Det enda möjliga budskap som ett varumärke som motsvarar namnet på en modeskapare kan tänkas förmedla är för det andra att denne formgivare (vid någon tidpunkt) har utformat eller deltagit i utformningen av de varor som omfattas av varumärket, vilket EU-domstolen verkar ha tillstått i domen i målet Emanuel. I den domen uteslöts emellertid uttryckligen och av goda skäl att denna iakttagelse skulle vara relevant i samband med upphävande (eller registrering) av varumärken. På liknande sätt har tribunalen fastställt att ”det i alla kommersiella branscher [är] vedertagen praxis att använda varumärken som utgörs av efternamn, och omsättningskretsen är väl medveten om att det bakom varje varumärke som utgörs av ett efternamn inte nödvändigtvis står en modedesigner med samma namn”.

76. Om man godtog PMJC:s argument skulle det hursomhelst innebära att varumärken som utgörs av ett efternamn, såsom de som är omtvistade i förevarande mål, knappast någonsin skulle kunna bli vilseledande, vilket den franska regeringen i huvudsak har påpekat. Såsom klargjordes i domen i målet Emanuel medför nämligen enbart den omständigheten att den formgivare vars namn detta varumärke motsvarar inte har deltagit i utformningen av de varor som omfattas av varumärket inte att detta varumärke kan bli föremål för upphävande, och samtidigt skulle inte heller något agerande från innehavarens sida som skapar ett falskt intryck av motsatsen kunna få sådana konsekvenser (eftersom ett sådant agerande, i linje med PMJC:s argument, skulle avse en omständighet som låg utanför varumärket och varorna).

77. Jag anser att en sådan slutsats inte kan godtas. Detta beror inte enbart på, såsom den franska regeringen har gjort gällande, att det saknas anledning att behandla varumärken som utgörs av ett efternamn annorlunda än andra varumärken (genom att utesluta möjligheten att användningen av sådana varumärken ska kunna anses ha blivit vilseledande), utan också på att det, såsom redan har påpekats, följer av ordalydelsen i artikel 20 b i direktiv 2015/2436 att det som är av betydelse för den prövning som ska genomföras enligt denna bestämmelse är huruvida användningen av ett sådant varumärke vilseleder allmänheten i fråga om en viss egenskap hos varan (eller skapar en tillräckligt allvarlig risk för att allmänheten ska vilseledas i detta avseende). Den omständigheten att det varumärke som utgörs av ett efternamn i sig inte kan förmedla något vilseledande budskap om en viss egenskap hos de varor som omfattas av varumärket besvarar med andra ord inte frågan huruvida en viss användning av varumärket kan göra detta.

78. Jag kan därför inte se varför vilseledande användning av varumärket inte skulle kunna avse den faktiska formgivaren av varorna eller, kanske mer allmänt, varans stilistiska ursprung, om det skulle slås fast att det vid användningen av ett varumärke felaktigt har antytts att de varor som omfattas av varumärket har tillkommit genom något slags samarbete med en viss formgivare, så att allmänheten faktiskt har vilseletts på just denna punkt (eller om det finns en tillräckligt allvarlig risk för att allmänheten ska vilseledas i detta avseende).

79. Enligt min mening bekräftas det förhållandet att en sådan situation kan falla inom tillämpningsområdet för artikel 20 b i direktiv 2015/2436 ytterligare av en bedömning av det sammanhang, i vilket nämnda bestämmelse ingår och av de mål som direktiv 2015/2436 eftersträvar.

b) Bakgrund och mål

80. Vad gäller sammanhanget noterar jag att den omtvistade bestämmelsen ingår i kapitel 2 avsnitt 4 i direktiv 2015/2436, där det föreskrivs att ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande i tre olika situationer (vilka på liknande sätt föreskrevs i artikel 12 i direktiv 2008/95).

81. Det första scenariot avser upphävande på grund av att varumärket helt enkelt ”inte har tagits i verkligt bruk”. I detta hänseende föreskrivs det i artikel 19.1 i direktiv 2015/2436 att ”[e]tt varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten med avseende på de varor eller tjänster för vilka det registrerats”.

82. Jag noterar att även om denna bestämmelse syftar till att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken i Europeiska unionen (och således till att minska möjliga konflikter dem emellan), ger den också mer allmänt uttryck för tanken att ”[v]arumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster och ger konsumenterna möjlighet att träffa väl underbyggda val endast om de faktiskt används på marknaden”. I linje med detta har EU-domstolen särskilt förklarat att begreppet ”verkligt bruk” ska förstås ”som en faktisk användning som är förenlig med varumärkets grundläggande funktion som är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung”.

83. Beträffande det andra scenariot föreskrivs i artikel 20 a i direktiv 2014/2436 att ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande om det, ”som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat”. Syftet med detta scenario är således att upphäva skyddet för varumärken som har blivit generiska beteckningar och som därmed har förlorat sin särskiljningsförmåga (ofta kort och gott på grund av särskilda kommersiella framgångar) och därmed sin förmåga att uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion.

84. Det tredje scenariot såvitt avser upphävande är det som är omtvistat i förevarande mål.

85. Även om vart och ett av dessa tre scenarier naturligtvis avser en särskild situation, följer det av EU-domstolens praxis att de alla ska förstås som en implementering av den logik och de mål som ligger till grund för varumärkesbestämmelserna, enligt vilka de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren endast är skyddade så länge som varumärket fortsätter att fylla sin grundläggande ursprungsangivelsefunktion, vilken återspeglas i själva definitionen av begreppet varumärke, som beskrivs som varje tecken som, bland annat, kan ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”. När denna funktion inte längre fylls kan varumärkesinnehavarens rättigheter upphävas.

86. Det framstår därför som inkonsekvent att tolka räckvidden av den tredje grunden för upphävande som är omtvistad i förevarande mål så, att den kategoriskt och under alla omständigheter utesluter möjligheten att upphäva ett varumärke som utgörs av ett efternamn, trots att dess användning förmedlar ett falskt budskap om de berörda varornas eller tjänsternas stilistiska ursprung, vilket hindrar varumärket från att fungera som en garanti för att de varor som omfattas av varumärket har utvecklats under kontroll av innehavarens företag.

87. Jag vill i detta skede erinra om att den primära slutsats som EU-domstolen drog i domen i målet Emanuel motiverades av det faktum att den omständigheten att sambandet mellan det varumärke som utgörs av ett efternamn och formgivaren hade brutits inte påverkade varumärkets grundläggande funktion, eftersom det var den nya innehavaren av det varumärke som utgörs av ett efternamn som garanterade kvaliteten hos de varor som omfattades av varumärket. Det var därför som EU-domstolen avvisade tanken på att en missuppfattning från konsumentens sida om vem som hade utformat de olika plaggen (vilket dock, såsom EU-domstolen medgav, var rimligt i sak) skulle kunna påverka registreringen eller leda till upphävande.

88. Det skulle enligt min mening inte vara förenligt med denna slutsats att hävda att eftersom den omständigheten att sambandet brutits inte i sig är ett problem i samband med registreringen och saknar relevans för upphävandet, kan ingen användning av ett sådant ”sambandslöst” varumärke som utgörs av ett efternamn någonsin leda till upphävande. En sådan slutsats skulle nämligen innebära att ett varumärke garanteras ett potentiellt permanent skydd trots att innehavarens användning av varumärket strider mot den ovannämnda logiken, vilket skulle hindra konsumenterna från att enkelt särskilja varor som omfattas av varumärket från varor som tillverkats under kontroll av ett annat företag (genom att eventuellt dra otillbörlig fördel av ett annat företags arbete).

89. För övrigt noterar jag att tribunalen redan i sin dom i målet Fiorucci intog samma hållning som den jag förespråkar här. Låt mig förklara. När tribunalen i det målet avslog ansökan om upphävande av ett varumärke som motsvarade namnet på en modeskapare, grundade den sig nämligen på den omständigheten att sökanden inte hade förebringat tillräcklig bevisning för detta, men inte på att ett sådant anspråk inte kunde göras gällande på den grunden att varumärket använts på ett sätt som var ägnat att vilseleda allmänheten.

90. En liknande hållning intogs även av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i hans förslag till avgörande i målet Emanuel. Denne erinrade i huvudsak om att den omständigheten att sambandet mellan varumärket och formgivaren har brutits inte påverkar varumärkets grundläggande funktion såvitt avser upphävande, och tillade att ”[d]et [emellertid] ankommer … på den nationella domstolen att vid bedömningen av det vilseledande som allmänheten eventuellt har utsatts för ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet för att bedöma resultatet av bruket av varumärket”.

91. Slutligen vill jag erinra om att det följer av EU-domstolens slutsats i domen i målet Emanuel att den omständigheten att sambandet mellan formgivaren och innehavaren av det varumärke som utgörs av ett efternamn har brutits inte i sig (”av denna anledning”) gör att ett varumärke kan upphävas. Den delen av resonemanget medför dock rent logiskt att en sådan avsaknad av samband, om detta kombineras med andra omständigheter, kan leda till det motsatta resultatet, vilket den franska regeringen har anfört.

92. Såsom kommissionen har påpekat måste likväl slutsatserna i domen i målet Emanuel enligt min mening fortfarande anses utgöra den huvudregel som är tillämplig när sambandet mellan ett varumärke som utgörs av ett efternamn och den formgivare vars namn detta varumärke motsvarar har brutits. Jag vill i detta hänseende än en gång erinra om det uttalande som gjordes därefter, nämligen att ”det i alla kommersiella branscher [är] vedertagen praxis att använda varumärken som utgörs av efternamn, och omsättningskretsen är väl medveten om att det bakom varje varumärke som utgörs av ett efternamn inte nödvändigtvis står en modedesigner med samma namn”.

93. För att det ska kunna fastställas att användningen av ett varumärke som utgörs av ett efternamn och som inte längre har något samband med formgivaren, har blivit vilseledande krävs det följaktligen med nödvändighet starka bevis för att varumärket till följd av varumärkesinnehavarens användning har förlorat sin förmåga att fylla sin grundläggande funktion på grund av vilseledande, eller en allvarlig risk för vilseledande vad gäller varornas stilistiska ursprung.

94. Jag anser mer specifikt att för att ett varumärke som innehåller namnet på en formgivare ska kunna upphävas, så måste det visas att innehavaren har agerat i syfte att ge konsumenterna ett falskt intryck av att det finns ett samband mellan de varor som omfattas av varumärket och den ursprungliga formgivaren, och att detta beteende måste vara av sådan intensitet, omfattning eller logiskt vara utformat så att det leder till slutsatsen att det inte längre rimligen kan förväntas att omsättningskretsen inte förutsätter att den berörda formgivaren har deltagit i utformningen av de specifika varorna (eller tjänsterna).

95. Huruvida ett beteende såsom det som den hänskjutande domstolen har beskrivit i slutändan motiverar upphävande på den grunden att de aktuella varumärkena använts på ett vilseledande sätt är naturligtvis en fråga om bedömning av de faktiska omständigheterna som det ankommer på den nationella domstolen att göra. I detta hänseende anser jag emellertid att sådana omständigheter som är av relevans för en sådan prövning exempelvis skulle kunna innefatta reklamkampanjer från varumärkesinnehavarens sida där formgivaren förekommer och där det falskeligen antyds att denne faktiskt har deltagit i den konstnärliga kontrollen av de aktuella varorna, såsom kommissionen i huvudsak har föreslagit, eller andra typer av meddelanden från varumärkesinnehavaren om att vissa varor har utformats i samarbete med formgivaren, eller till och med bruket av dekorationer på de varor som omfattas av varumärket som hänför sig till eller är karakteristiska för formgivarens specifika kreativa universum, vilka inte omfattas av de äganderätter som överlåtits tillsammans med de aktuella varumärkena, vilket leder till att konsumenten får en felaktig uppfattning om det (stilistiska) ursprunget för de varor som omfattas av varumärket.

96. Mot bakgrund av det ovan anförda och i linje med vad den franska regeringen och kommissionen har anfört anser jag att artikel 20 b i direktiv 2015/2436 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att ett varumärke som består av en formgivares efternamn upphävs på den grunden att varumärket efter överlåtelsen använts på ett sätt som faktiskt kan få allmänheten att tro att nämnda formgivare fortfarande deltar i utformningen av de varor som är försedda med varumärket, trots att så inte längre är fallet. Jag anser vidare att det för att det ska kunna fastställas huruvida en sådan användning av ett varumärke ska anses vilseledande i den mening som avses i den bestämmelsen, av den framlagda bevisningen måste framgå att det ifrågavarande varumärket inte längre kan fylla sin grundläggande funktion som ursprungsangivelse, särskilt på grund av att innehavarens agerande faktiskt ger omsättningskretsen ett falskt intryck av att det finns ett samband mellan de varor som omfattas av varumärket och formgivaren, eller att användningen av varumärket medför en tillräckligt allvarlig risk för ett sådant vilseledande, och det inte längre rimligen kan förväntas att omsättningskretsen inte förutsätter att den berörda formgivaren har deltagit i utformningen av de specifika varor som omfattas av varumärket.

97. Vad som nu återstår för mig att pröva är PMJC:s argument att den allmänna slutsatsen ovan – att det beteende som beskrivs i tolkningsfrågan omfattas av den omtvistade grunden för upphävande och, i förekommande fall, kan leda till att ett varumärke som utgörs av ett efternamn upphävs – utgör en ”oproportionerlig sanktion” som innebär ett intrång i PMJC:s rätt till egendom, som garanteras i artikel 17.2 i stadgan, eftersom ett sådant beteende lämpligen borde underställas bestämmelser inom andra rättsområden.

C. Artikel 17.2 i stadgan, upphävande av ett varumärke och tillämpligheten av bestämmelser inom andra rättsområden

98. Jag vill inleda detta avsnitt med att påpeka att varumärken är föremål för skydd enligt artikel 17.2 i stadgan, enligt vilken ”[i]mmateriell egendom ska vara skyddad”.

99. I detta avseende delar jag PMJC:s uppfattning att ett upphävande av ett varumärke får allvarliga konsekvenser för varumärkesinnehavaren, för vilken varumärket kan utgöra en värdefull kommersiell tillgång.

100. Rätten till egendom ska emellertid inte betraktas som en absolut rättighet, utan måste bedömas utifrån sin funktion i samhället. Följaktligen kan utövandet av denna rättighet begränsas i enlighet med villkoren i artikel 52.1 i stadgan.

101. Vad därefter gäller PMJC:s argument förefaller denna part hävda att om ett varumärke skulle upphävas till följd av att varumärkesinnehavaren har vilselett allmänheten i fråga om den faktiska formgivaren bakom de varor som omfattas av de aktuella varumärkena, så skulle det vara en oproportionerlig följd, eftersom detta beteende redan är underkastat bestämmelser på andra rättsområden, såsom vilseledande reklam och illojal konkurrens. Enligt denna part får tillämpningen av dessa bestämmelser inte lika drastiska konsekvenser som ett upphävande av ett varumärke.

102. Jag tolkar PMJC:s argument så, att den slutsats jag drog i föregående avsnitt leder till en tolkning av artikel 20 b i direktiv 2015/2436 som står i strid med artikel 17.2 i stadgan, eftersom den leder till en oproportionerlig begränsning av rätten till egendom som går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna.

103. Jag erinrar för det första om att sekundärrättsliga bestämmelser, såsom artikel 20 b i direktiv 2015/2436, naturligtvis ska tolkas på ett sätt som inte står i strid med de grundläggande rättigheter som skyddas genom unionens rättsordning.

104. När det gäller det särskilda kravet på att varje begränsning ska vara nödvändig, vilket utgör en del av proportionalitetsprövningen enligt artikel 52.1 i stadgan, anser jag dessutom att de rättsverkningar som utlöses av bestämmelser inom andra rättsområden, såsom de som PMJC hänvisar till eller, för den delen, de upphovsrättsliga bestämmelser som det hänvisas till i begäran om förhandsavgörande, inte kan betraktas som alternativa åtgärder som skulle vara lika effektiva som upphävandet av ett varumärke, mot bakgrund av det mål som de respektive unionsbestämmelserna inom varumärkesrätten eftersträvar, nämligen att bevara det rättsliga skydd som förknippas med ett visst varumärke endast i den mån som det varumärkets grundläggande funktion bevaras, såsom förklarats ovan.

105. Även om dessa särskilda bestämmelser syftar till att uppnå mål som är specifika för det berörda rättsområdet, är det ingen av dem som gör det möjligt att dra några slutsatser av varumärkesinnehavarens beteende, när detta beteende påverkar själva den grundläggande funktionen hos varumärket som ursprungsangivelse.

106. I linje med detta har EU-domstolen förklarat att även om unionens varumärkeslagstiftning ger innehavaren av ett varumärke vissa rättigheter, så påverkar ”vederbörandes uppträdande” skyddets omfattning, vilket kan innebära att det skydd som är knutet till varumärket tas bort när varumärkets grundläggande funktion äventyras. Ett sådant resultat skulle däremot inte kunna uppnås om rättsverkningarna av ägarens beteende skulle vara begränsade till dem som föreskrivs inom andra rättsområden, såsom dem som PMJC har hänvisat till.

107. Vad beträffar proportionaliteten i strikt mening, det vill säga frågan huruvida den skada som tolkningen av den omtvistade bestämmelsen medför är oproportionerlig i förhållande till de eftersträvade målen, har EU-domstolen dessutom redan förklarat att unionslagstiftaren, när den antog de olika grunderna för upphävande, gjorde en avvägning mellan, å ena sidan, skyddet för företagens intressen i egenskap av varumärkesinnehavare och, å andra sidan, allmänintresset av att varumärkesskyddet endast bibehålls så länge varumärket kan fylla sin grundläggande funktion som ursprungsangivelse.

108. Jag anser att den ovan föreslagna tolkningen är förenlig med denna avvägning. Det följer av ovanstående analys att även om den omständigheten att innehavaren har överträtt andra rättsregler kan vara en relevant faktor vid bedömningen av huruvida varumärket ska upphävas, kan en sådan samtidig överträdelse inte per automatik leda till ett beslut om upphävande utan en vidare bedömning av huruvida varumärket har förlorat sin förmåga att fylla sin grundläggande funktion.

109. Med hänsyn härtill anser jag att den tolkning av artikel 20 b i direktiv 2015/2436 som jag förespråkar inte strider mot artikel 17.2 i stadgan.

V. Förslag till avgörande

110. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att EU-domstolen ska besvara den fråga som ställts av Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) på följande sätt: Artikel 12.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 20 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att ett varumärke som består av en formgivares efternamn upphävs på den grunden att varumärket efter överlåtelsen använts på ett sätt som faktiskt kan få allmänheten att tro att nämnda formgivare fortfarande deltar i utformningen av de varor som är försedda med varumärket, trots att så inte längre är fallet. För att det ska kunna fastställas huruvida en sådan användning av ett varumärke ska anses vilseledande i den mening som avses i dessa bestämmelser, måste det av den framlagda bevisningen framgå att det ifrågavarande varumärket inte längre kan fylla sin grundläggande funktion som ursprungsangivelse, särskilt på grund av att innehavarens agerande faktiskt ger omsättningskretsen ett falskt intryck av att det finns ett samband mellan de varor som omfattas av varumärket och formgivaren, eller att användningen av varumärket medför en tillräckligt allvarlig risk för ett sådant vilseledande, och det inte längre rimligen kan förväntas att omsättningskretsen inte förutsätter att den berörda formgivaren har deltagit i utformningen av de specifika varor som omfattas av varumärket.

1 Originalspråk: engelska.

2 I enlighet med vad som föreskrivs i artikel 20 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1; och rättelse i EUT L 110, 2016, s. 5 och EUT L 73, 2017, s. 38) (nedan kallat direktiv 2015/2436), och i artikel 12.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) (nedan kallat direktiv 2008/95).

3 Dom av den 30 mars 2006 (C‑259/04, EU:C:2006:215) (nedan kallad domen i målet Emanuel).

4 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktiv 89/104).

5 Som jag kommer att förklara senare är detta inte är helt korrekt när det gäller den franska språkversionen av artikel 20 b i direktiv 2015/2436, men detta saknar betydelse för den därav följande bestämmelsen.

6 Avseende ”kosmetika och skönhetsprodukter” och ”kläder”.

7 Avseende ”kläder för kvinnor, män och barn” och ”tjänster inom modedesign, styling (kläder)”.

8 Detta är innehållet i, nu gällande, artikel 20 b i direktiv 2015/2436 och i väsentliga delar i de två rättsliga föregångarna till denna bestämmelse, nämligen artikel 12.2 b i direktiv 2008/95 och artikel 12.2 b i direktiv 89/104.

9 Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i målet Emanuel ( C‑259/04, EU:C:2006:50, punkterna 3 och 4) (nedan kallat förslaget till avgörande i målet Emanuel).

10 I de tillämpliga unionsrättsliga bestämmelserna används ordet ”vilseleda” [”deceit” i den engelska språkversionen] i samband med det ifrågavarande hindret för registrering av ett varumärke, medan ordet ”vilseleda” [”to mislead” i den engelska språkversionen] används i samband med den ifrågavarande grunden för upphävande av ett (registrerat) varumärke. Utan att onödigtvis fördjupa mig ytterligare i dessa språkliga val, vill jag påpeka att EU-domstolen har använt ordet ”vilseledande” [”deceit” i den engelska språkversionen] för att beteckna båda dessa scenarion (nämligen registrering och upphävande). Dom av den 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ( C‑87/97, EU:C:1999:115, punkt 41) (nedan kallad domen i målet Gorgonzola).

11 Min kursivering. Den bestämmelse som numera återfinns i artikel 4.1 g i direktiv 2015/2436 är i allt väsentligt identisk med artikel 3.1 g i direktiv 89/104 som var i fråga i domen i målet Emanuel. Den grunden för att vägra registrering utgör en av flera absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder för varumärken som numera räknas upp i artikel 4 i direktiv 2015/2436, vilka innebär att ett varumärke inte kan registreras och som, om ett varumärke av misstag har registrerats, kan leda till att det ogiltigförklaras.

12 Domen i målet Emanuel, punkterna 48 och 49.

13 Se, exempelvis, dom av den 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze ( C‑689/15, EU:C:2017:434, punkt 41 och där angiven rättspraxis) (nedan kallad domen i målet Gözze Frottierweberei), och dom av den 13 maj 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) ( T‑86/19, EU:T:2020:199, punkt 72 och där angiven rättspraxis).

14 Förslag till avgörande av generaladvokat Cruz Villalón i målet Backaldrin Österreich The Kornspitz Company ( C‑409/12, EU:C:2013:563, punkt 27) (nedan kallat förslaget till avgörande i målet Kornspitz).

15 Se förslaget till avgörande i målet Emanuel, punkterna 35–40. När det gäller EU-varumärken föreskrivs i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) (nedan kallad förordning 2017/1001) att ”[e]tt EU-varumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat”. I artikel 21 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som utgör bilaga 1C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), vilket undertecknades i Marrakech den 15 april 1994 och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar –vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216) anges på ett liknande sätt följande: ”En medlem kan fastställa villkor för överlåtelse och licensiering av varumärken, förutsatt … att innehavaren av ett registrerat varumärke skall äga rätt att överlåta varumärket med eller utan samtidig överlåtelse av den rörelse vilken varumärket tillhör.”

16 Min kursivering.

17 Förslaget till avgörande i målet Emanuel, punkt 57. Se även, exempelvis, dom av den 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ireland och Ornua (La Irlandesa 1943) ( T‑306/20, EU:T:2022:404, punkt 27) (nedan kallad domen i målet La Irlandesa).

18 Se, exempelvis, dom av den 22 mars 2018, Safe Skies/EUIPO–Travel Sentry (TSA LOCK) ( T‑60/17, EU:T:2018:164, punkt 63 och där angiven rättspraxis), och domen i målet La Irlandesa, punkt 71.

19 Domen i målet Gözze Frottierweberei, punkt 55 och där angiven rättspraxis. Min kursivering.

20 Dom av den 14 december 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) ( T‑526/20, EU:T:2022:816, punkt 119 och där angiven rättspraxis), eller dom av den 29 november 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) ( T‑107/23, EU:T:2023:769, punkt 30 och där angiven rättspraxis). Som illustration kan nämnas att kännetecknet ”WINE OH!”, som skulle användas för ”mineralvatten, kolsyrat vatten och andra alkoholfria drycker”, ansågs vara vilseledande på grund av motsägelsen mellan kännetecknet och arten av de varor som det var tänkt att anbringas på, en uppfattning som ytterligare förstärktes genom bruket av ett utropstecken. Varumärket ansågs dock kunna registreras för andra varor och tjänster, beslut av den fjärde överklagandenämnden den 7 mars 2006, R 1074/2005-4 – WINE OH!, punkterna 20–24.

21 Domen i målet Frottierweberei och Gözze, punkterna 56 och 57.

22 Domen i målet La Irlandesa, punkt 68.

23 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 2022, Maxxus Group ( C‑183/21, EU:C:2022:174, punkt 30).

24 Som återfanns i artikel 12.2 b i direktiv 2008/95 som tidigare var tillämplig.

25 Domen i målet Gorgonzola, punkt 41, och domen i målet Emanuel, punkt 47. Detta påpekande gjordes i samband med direktiv 89/104. Artikel 12.2 b i detta direktiv motsvarade artikel 12.2 b i direktiv 2008/95. Se, i samband med EU-varumärken, domen i målet La Irlandesa, punkt 55 och där angiven rättspraxis, eller dom av den 22 juni 2022, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) ( T‑739/20, EU:T:2022:381, punkterna 46–49).

26 Jag noterar även att förutom två undantag, vad gäller den finska och den ungerska språkversionen, verkar det som att alla språkversioner av direktiv 2008/95 redan byggde på idén om en (ren) risk för (eller till och med en möjlighet) att allmänheten skulle kunna vilseledas.

27 Se, exempelvis, dom av den 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier ( C‑371/02, EU:C:2004:275, punkt 16) (nedan kallat domen i målet Björnekulla).

28 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Riktlinjer för granskning av EU-varumärken, avsnitt D Annullering, del 2 i de materiella bestämmelserna, 31 mars 2024, tillgängliga på engelska på adress https://guidelines.euipo.europa.eu/. Se s. 1465, punkt 2.4.4.

29 Ibidem. Varumärket ”Mövenpick of Switzerland” upphävdes på grund av att de ifrågavarande varorna tillverkades i Tyskland. Första överklagandenämndens beslut av den 12 februari 2009, R 697/2008–1, Biscosuisse – Chocosuisse v Mövenpick Holding, punkterna 17–19.

30 Domen i målet Emanuel, punkt 48, och förevarande förslag till avgörande, punkt 31.

31 Dom av den 14 maj 2009, Fiorucci/OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) ( T‑165/06, EU:T:2009:157, punkterna 30 och 31) (nedan kallad domen i målet Fiorucci). Se även förslaget till avgörande i målet Emanuel, punkt 63.

32 Skäl 31 i direktiv 2015/2436. Se även dom av den 22 oktober 2020, Ferrari ( C‑720/18 och C‑721/18, EU:C:2020:854, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

33 Dom av den 15 januari 2009, Silberquelle ( C‑495/07, EU:C:2009:10, punkt 17 och där angiven rättspraxis).

34 Se förslag till avgörande i målet Kornspitz, punkt 30. I sitt förslag till avgörande i målet Björnekulla Fruktindustrier ( C‑371/02, EU:C:2003:615, punkt 50) ger generaladvokat Léger exemplen ”walkman”, ”cellofan” och ”aspirin”.

35 Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punkt 22 och där angiven rättspraxis (nedan kallat domen i målet Kornspitz.

36 Se domen i målet Kornspitz, punkt 22, och domen i målet Björnekulla, punkt 22).

37 Artikel 3 i direktiv 2015/2436. Se även skäl 13 i direktiv 2015/2436 med samma innebörd och skäl 16 i det direktivet där det anges att det registrerade varumärkets ”funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget”. Se domen i målet Kornspitz, punkt 21 och där angiven rättspraxis.

38 Domen i målet Kornspitz, punkt 22 och där angiven rättspraxis.

39 Domen i målet Fiorucci, punkterna 36 och 37 i samband med ett EU-varumärke.

40 Förslag till avgörande i målet Emanuel, punkt 70.

41 Domen i målet Fiorucci, punkterna 30 och 31.

42 För en tillämpning av denna artikel på varumärken, se dom av den 30 januari 2019, Planta Tabak ( C‑220/17, EU:C:2019:76, punkterna 91–100) (nedan kallad domen i målet Planta Tabak) eller Europadomstolens dom av den 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. mot Portugal (CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72), i samband med artikel 1 i första tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som garanterar rätten till skydd för egendom.

43 Vilket bland annat även har erkänts i förslaget till avgörande av generaladvokat Jacobs i målet Parfums Christian Dior ( C‑337/95, EU:C:1997:222, punkt 39). För erkännande av allvarliga följder av ett upphävande, se förslaget till avgörande i målet Kornspitz, punkt 30.

44 Se domen i målet Planta Tabak, punkt 94 och där angiven rättspraxis.

45 Se, för ett liknande resonemang och exempelvis, dom av den 30 januari 2024, Landeshauptmann von Wien (Familjeåterförening med en underårig flykting) ( C‑560/20, EU:C:2024:96, punkt 48).

46 Dom av den 27 april 2006, Levi Strauss ( C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 27.

47 Se, för ett liknande resonemang, ibidem, punkt 29, och domen i målet Kornspitz, punkt 32 och där angiven rättspraxis. Se även förslaget till avgörande i målet Kornspitz, punkt 31. Jag noterar att denna balans stärks ytterligare genom bestämmelsen i artikel 21 i direktiv 2015/2436, enligt vilken upphävandet av varumärket, när grunder för upphävande endast föreligger för specifika varor eller tjänster, endast ska avse dessa varor eller tjänster.