Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 19 maj 2022
I mål C‑466/20, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) genom beslut av den 23 juli 2020, som inkom till domstolen den 25 september 2020, i målet
DOMSTOLEN (fjärde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden C. Lycourgos (referent) samt domarna S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi och O. Spineanu-Matei, generaladvokat: G. Pitruzzella, justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga förfarandet,
med beaktande av de yttranden som avgetts av: HEITEC AG, genom B. Ackermann, Rechtsanwältin, HEITECH Promotion GmbH och RW, genom C. Rohnke, T. Winter och C. Augenstein, Rechtsanwälte, Europeiska kommissionen, inledningsvis genom T. Scharf, É. Gippini Fournier och J. Samnadda, därefter genom T. Scharf och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,
och efter att den 13 januari 2022 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande
Dom
1. Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och artiklarna 54 och 111 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
2. Begäran har framställts i ett mål mellan HEITEC AG (nedan kallat Heitec), å ena sidan, och HEITECH Promotion GmbH (nedan kallat Heitech) och RW, å andra sidan, angående de senares användning av firman HEITECH Promotion GmbH och varumärken innehållande ordelementet heitech.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
Direktiv 2008/95
3. I skäl 12 i direktiv 2008/95 föreskrevs följande:
”Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.”
4. I artikel 4 i samma direktiv, med rubriken ”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, föreskrevs följande:
”1. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras
a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses
a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket i fråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken, nämligen
i) [EU-varumärken],
ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt,
iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga,
b) [EU-varumärken] som … gör befogat anspråk på anciennitet …;
c) ansökan om varumärken nämnda i leden a och b under förutsättning av deras registrering,
…
4. Vidare får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall:
a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.
c) Om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkt 2 och led b i den här punkten och särskilt
i) rätten till ett namn,
ii) rätten till egen bild,
iii) en upphovsrätt,
iv) en industriell rättighet.
…”
5. I artikel 9 i direktivet, med rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, föreskrevs följande:
”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.2 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.
2. En medlemsstat får bestämma att punkt 1 även ska tillämpas på innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.4 a eller annan äldre rättighet som avses i artikel 4.4 b eller c.
3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.”
6. Direktiv 2008/95, som hade upphävt och ersatt första rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), har i sin tur upphävts och ersatts, med verkan från den 15 januari 2019, av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet ska begäran om förhandsavgörande emellertid prövas mot bakgrund av direktiv 2008/95.
Förordning nr 207/2009
7. Artikel 8 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, har följande lydelse:
”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras
a) om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
2. Med äldre varumärken avses i punkt 1
a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av [EU-varumärket], med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
i) [EU-varumärken],
ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt.
iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga.
iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i [unionen].
b) Ansökan om varumärken som avses i a under förutsättning att de registreras.
…
4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns [unionslagstiftning] eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:
a) Rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av [EU-varumärket] eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av [EU-varumärket] eller,
b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.
…”
8. I artikel 54 i förordningen, med rubriken ”Rättighetsförlust till följd av passivitet”, föreskrevs följande:
”1. Om en innehavare av ett [EU-varumärke] under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre [EU-varumärke] använts i [unionen], och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre [EU-varumärket] gjorts i ond tro.
2. Om en innehavare av ett sådant äldre nationellt varumärke som avses i artikel 8.2 eller av ett sådant äldre tecken som avses i artikel 8.4 under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att ett yngre [EU-varumärke] använts i den medlemsstat där det äldre varumärket eller tecknet åtnjuter skydd, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket eller tecknet ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre [EU-varumärket] gjorts i ond tro.
…”
9. I artikel 110 i förordningen, med rubriken ”Förbud mot bruk av [EU-varumärken]”, föreskrevs följande i punkt 1:
”Om inte annat föreskrivs, ska denna förordning inte påverka rätten i medlemsstaternas lagstiftning att väcka sådan talan om intrång i äldre rättigheter som avses i artikel 8 … i förhållande till bruk av ett yngre [EU-varumärke]. En sådan talan om intrång i äldre rättigheter som avses i artikel 8.2 och 8.4 får dock inte längre väckas, om innehavaren av den äldre rättigheten i enlighet med artikel 54.2 inte längre kan ansöka om en ogiltighetsförklaring av [EU-varumärket].”
10. I artikel 111 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Äldre rättigheter som gäller lokalt”, föreskrevs följande:
”1. Innehavaren av en äldre rättighet som gäller lokalt får motsätta sig användning av [EU-varumärket] inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd, i den mån lagstiftningen i den berörda medlemsstaten tillåter detta.
2. Bestämmelsen i punkt 1 ska inte tillämpas, om innehavaren av den äldre rättigheten under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att [EU-varumärket] använts inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd, och han under samma tid varit medveten om användningen, såvida inte ansökan om registrering av [EU-varumärket] gjorts i ond tro.
3. Innehavaren av ett [EU-varumärke] ska inte vara berättigad att motsätta sig användning av en sådan rättighet som avses i punkt 1 även om den rättigheten inte längre kan göras gällande mot [EU-varumärket].”
11. Förordning nr 207/2009 har upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) (nedan kallad förordning 2017/1001). Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet ska begäran om förhandsavgörande emellertid prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009.
Tysk rätt
12. I 21 § i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) i dess lydelse som är tillämplig i det nationella målet (nedan kallad MarkenG) föreskrivs följande:
”1. Innehavaren av ett varumärke eller av en firma får inte förbjuda användning av ett varumärke som senare registreras för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat om denne har funnit sig i att det varumärket används under en sammanhängande femårsperiod och vederbörande var medveten om användningen, såvida inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.
2. Innehavaren av ett varumärke eller en firma får inte förbjuda användning av … en yngre firma om denne har funnit sig i att [denna firma] använts under en sammanhängande femårsperiod och vederbörande var medveten om användningen, såvida inte innehavaren av denna rättighet var i ond tro när den förvärvades.
…”
13. 125b § punkt 3 MarkenG har följande lydelse:
”Om ett registrerat EU-varumärke åberopas mot användning av ett yngre varumärke som registrerats enligt denna lag, ska 21 § punkt 1 … gälla i tillämpliga delar.”
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
14. Klaganden i det nationella målet, Heitec, är innehavare av EU-ordmärket HEITEC, för vilket ansökan ingavs den 18 mars 1998 med yrkande om företräde från den 13 juli 1991 och vilket registrerades den 4 juli 2005.
15. Bolaget registrerades i handelsregistret år 1984 under namnet Heitec Industrieplanung GmbH. Företagsnamnet ändrades år 1988 till Heitec GmbH. Sedan år 2000 bedriver bolaget verksamhet under namnet Heitec AG.
16. Heitech, som drivs av RW, skrevs in i handelsregistret den 16 april 2003.
17. Heitech är innehavare av ett tyskt figurmärke som innehåller ordelementet ”heitech promotion”. Ansökan om registrering av varumärket ingavs den 17 september 2002, det registrerades den 4 februari 2003 och används sedan åtminstone den 29 september 2004. Heitech innehar även ett EU-figurmärke som innehåller ordelementet ”heitech”. Ansökan om registrering av varumärket ingavs den 6 februari 2008, det registrerades den 20 november 2008 och används sedan åtminstone den 6 maj 2009.
18. Genom skrivelse av den 29 november 2004 kontaktade Heitech Heitecs företrädare för att få klarhet i huruvida Heitec skulle samtycka till att ingå ett avtal om samexistens.
19. Den 7 juli 2008 fick Heitec kännedom om Heitechs ansökan om registrering av EU-figurmärket som innehåller ordelementet ”heitech”.
20. Genom skrivelse av den 22 april 2009 riktade Heitec en formell underrättelse till Heitech med anledning av det senare bolagets användning av firman och EU-varumärket som innehåller ordelementet ”heitech”. Heitech föreslog i sitt svar av den 6 maj 2009 på nytt att ett avtal om samexistens skulle ingås.
21. Den 31 december 2012 mottog Landgericht Nürnberg-Fürth (Regionala domstolen för Nürnberg-Fürth, Tyskland) via telefax stämningsansökan mot Heitech och RW ingiven av Heitec. Stämningsansökan var daterad den 15 december 2012. Genom beslut av den 4 januari 2013 anmodades Heitec att betala ett förskott för rättegångskostnaderna.
22. Den 12 mars 2013 uppmärksammade nämnda domstol Heitecs ombud på att detta förskott inte hade betalats och att stämningsansökans originalhandlingar inte hade ingetts.
23. Genom skrivelse av den 23 september 2013 informerade Heitec Heitech om att bolaget inte var berett att ingå ett avtal om samexistens, föreslog i stället att ett licensavtal skulle ingås och förklarade att det hade vidtagit rättsliga åtgärder vid domstol.
24. Genom skrivelse av den 29 december 2013, meddelade Heitec Heitech att bolaget stödde sig på sin firma och var innehavare av EU-varumärket HEITEC. Bolaget förklarade att domstolsförfarandet pågick.
25. Den 30 december 2013 mottog Landgericht Nürnberg-Fürth (Regionala domstolen för Nürnberg-Fürth) inlagor från Heitec daterade den 12 december 2013 tillsammans med en betalcheck för rättegångskostnaderna samt en ny stämningsansökan daterad den 4 oktober 2013.
26. Den 14 januari 2014 uppmärksammade nämnda domstol Heitec på att stämningsansökan av den 15 december 2012 skulle delges och bolaget anmodades följaktligen att inkomma med originalhandlingarna. Originalhandlingarna inkom till nämnda domstol den 22 februari 2014.
27. Den 24 februari 2014 uppmärksammade samma domstol Heitec på att de yrkanden som framställts i stämningsansökans originalhandlingar som mottogs den 22 februari 2014 inte överensstämde med de yrkanden som hade framställts i den ansökan genom vilken talan väcktes den 31 december 2012.
28. Den 16 maj 2014 inledde Landgericht Nürnberg-Fürth (Regionala domstolen för Nürnberg-Fürth) den skriftliga förberedande delen av förfarandet och förordnade att motparterna i det nationella målet skulle delges kopior av stämningsansökan av den 15 december 2012 vilka nämnda domstol gjort. Delgivningen ägde slutligen rum den 23 maj 2014.
29. Heitec har sålunda i huvudsak framställt yrkanden grundade på intrång i de rättigheter som detta bolag har genom firman HEITEC och, i andra hand, yrkanden grundade på intrång i dess EU-varumärke HEITEC. Heitec yrkade att Heitech skulle förpliktas att inte använda namnet HEITECH Promotion GmbH för sitt företag, avstå från att anbringa ordelementen ”heitech promotion” och ”heitech” på varor, avstå från att utbjuda varor eller erbjuda tjänster under dessa kännetecken, avstå från att använda eller överlåta, i kommersiellt syfte, webbplatsen heitech promotion.de och samtycka till att dess företagsnamn avförs från handelsregistret. Heitec begärde dessutom upplysningar, fastställelse av skadeståndsskyldighet, destruering av varor och betalning av kostnader knutna till den formella underrättelsen.
30. Landgericht Nürnberg-Fürth (Regionala domstolen för Nürnberg-Fürth) förpliktade Heitech att till Heitec utbetala ett belopp på 1353,80 euro jämte ränta för kostnader knutna till den formella underrättelsen och avvisade övriga yrkanden.
31. Heitec överklagade avgörandet från Landgericht Nürnberg-Fürth (Regionala domstolen för Nürnberg-Fürth) till Oberlandesgericht Nürnberg (Regionala överdomstolen i Nürnberg, Tyskland).
32. Oberlandesgericht Nürnberg (Regionala överdomstolen i Nürnberg) fann att Heitecs överklagande saknade grund, eftersom Heitecs rätt att föra talan hade gått förlorad. Den förklarade att Heitech hade använt sina yngre kännetecken under en sammanhängande period på minst fem år och att Heitec hade funnit sig i detta, eftersom detta bolag trots att det var medvetet om denna användning inte inom fem år hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att få den att upphöra.
33. Enligt denna domstol innebar den omständigheten att talan väcktes vid domstol inte att fristen för rättighetsförlust avbröts, eftersom talan delgavs Heitech och RW först efter det att fem år hade förflutit sedan den formella underrättelse som föregick nämnda talan.
34. Heitec överklagade detta avgörande till den hänskjutande domstolen.
35. Den hänskjutande domstolen har konstaterat att utgången i målet är avhängigt av om Heitec ska anses ha förlorat sin rätt att yrka om förbudsföreläggande och framställa accessoriska yrkanden, med tillämpning av 21 § punkt 1 och 21 § punkt 2 MarkenG samt artikel 111.2 i förordning nr 207/2009.
36. Den hänskjutande domstolen har påpekat att rättighetsförlust i fråga om Heitecs yrkanden avseende Heitechs användning av det tyska varumärke som sistnämnda företag innehar, omfattas av 21 § punkt 1 MarkenG jämförd med 125b § punkt 3 i samma lag i den mån som dessa yrkanden grundar sig på det EU-varumärke som Heitec är innehavare av.
37. Den hänskjutande domstolen har förklarat att genom 21 § punkt 1 MarkenG införlivas med tysk rätt bestämmelsen om den förlust som anges i artikel 9 i direktiv 2008/95 av rätten att genom varumärken (artikel 9.1 i direktiv 2008/95) och andra kännetecken – däribland firmor – som används i näringsverksamhet (artikel 9.2 i direktiv 2008/95) motsätta sig användning av ett registrerat varumärke.
38. I den mån Heitec motsätter sig användningen av Heitechs firma regleras rättighetsförlusten, enligt vad den hänskjutande domstolen har konstaterat, i 21 § punkt 2 MarkenG. Den hänskjutande domstolen har i detta avseende preciserat att trots att det normativa innehållet i denna bestämmelse går längre än innehållet i direktiv 2008/95 och inte heller återspeglas i artikel 54 i förordning nr 207/2009, ska den tolkas på grundval av en tolkning av 21 § punkt 1 i MarkenG som är förenlig med detta direktiv.
39. Vad gäller Heitecs yrkanden om att Heitech ska ha använt det EU-varumärke som bolaget är innehavare av, har den hänskjutande domstolen konstaterat att artiklarna 54, 110 och 111.2 i förordning nr 207/2009 är tillämpliga.
40. Den hänskjutande domstolen har påpekat att Oberlandesgericht Nürnberg (Regionala överdomstolen i Nürnberg) inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den konstaterade att ”användning”, i den mening som avses i 21 § punkterna 1 och 2 MarkenG samt i artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009, i förevarande fall hade pågått åtminstone sedan den 6 maj 2009 och att Heitec hade fått kännedom om detta genom den skrivelse som det bolaget mottog från Heitech den 6 maj 2009. Det är för övrigt ostridigt att Heitech inte klandras för att ha handlat i ond tro.
41. Mot bakgrund av dessa omständigheter är det nödvändigt att fastställa exakt vad som avses med ”passivitet” i den mening som avses i artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009.
42. Det ska i detta avseende preciseras huruvida det är möjligt att utesluta passivitet inte bara när en rättslig åtgärd vidtas vid en myndighet eller en domstol utan även vid ett förfarande för formell underrättelse. Vidare är det nödvändigt att fastställa om det, för det fall talan väcks vid domstol, är lämpligt att grunda sig på den dag då stämningsansökan ingavs eller på den dag då svaranden tog emot stämningsansökan för att avgöra om talan väcktes före utgången för fristen för rättighetsförlust. Det är i detta sammanhang av vikt att förtydliga huruvida den omständigheten att delgivningen av nämnda handling fördröjs på grund av innehavaren av det äldre varumärket är relevant.
43. Det ska därutöver fastställas huruvida en rättighetsförlust endast omfattar yrkandet om förbudsföreläggande eller även därmed sammanhängande yrkanden, såsom yrkanden om skadestånd, tillhandahållande av upplysningar och destruering av varor.
44. Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
”1) Kan uteslutningskriterierna för passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning (EG) nr 207/2009 utöver rättsliga åtgärder som vidtas vid en myndighet eller domstol även inbegripa fall där varken myndighet eller domstol kopplas in?
2) Om den första frågan besvaras jakande: Om innehavaren av ett äldre varumärke genom formell underrättelse begär att innehavaren av ett yngre varumärke ska förbjudas att använda varumärket samt åläggas att betala vite i händelse av överträdelse och detta sker innan ett domstolsförfarande har inletts, utgör en sådan handling i så fall hinder för passivitet i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009?
3) Hur ska den femåriga frist för rättighetsförlust till följd av passivitet som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95/EG och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 beräknas vid rättsliga åtgärder som vidtas vid domstol: utifrån tidpunkten då ansökan genom vilken talan väcks inkom till domstol eller då den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan? Har det i detta sammanhang någon betydelse att den part som kraven riktas mot fick tillgång till ansökan först efter det att femårsfristen hade löpt ut och att fördröjningen orsakades av innehavaren av det äldre varumärket?
4) Omfattar rättighetsförlust enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 inte bara yrkanden om förbud utan även senare varumärkesrättsliga anspråk avseende exempelvis skadestånd, upplysning och destruering?”
Prövning av tolkningsfrågorna
Den första och den andra frågan
45. Den hänskjutande domstolen har ställt den första och den andra frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 9 i direktiv 2008/95 samt artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en åtgärd, såsom en formell underrättelse, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet motsätter sig användningen av ett yngre varumärke dock utan att vidta rättsliga åtgärder vid en myndighet eller en domstol, kan medföra att den passivitet som avses i dessa bestämmelser avbryts.
46. Domstolen erinrar om att bestämmelserna om rättighetsförlust till följd av passivitet i unionsbestämmelserna på varumärkesområdet innebär att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 29, och dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punkt 34).
47. Genom införandet av en frist för rättighetsförlust till följd av passivitet på fem på varandra följande år under vilka innehavaren av det äldre varumärket är medveten om användningen av det yngre varumärket, har unionslagstiftaren velat säkerställa att det skydd som ett äldre varumärke ger innehavaren förblir begränsat till fall där innehavaren visar sig vara tillräckligt uppmärksam och motsätter sig att andra näringsidkare använder kännetecken som kan göra intrång i varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 30).
48. Närmare bestämt syftar regeln om rättighetsförlust till följd av passivitet, såsom understryks i skäl 12 i direktiv 2008/95, till att bevara rättssäkerheten. När innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet, i den mening som avses i direktiv 2008/95 eller förordning nr 207/2009, under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till användningen av ett yngre varumärke, med avseende på vilket ansökan om registrering har ingetts i god tro, ska innehavaren av det yngre varumärket i rättsligt hänseende kunna känna sig säker på att användningen inte längre med framgång kan ifrågasättas av innehavaren av det äldre varumärket eller denna andra äldre rättighet.
49. Vid tillämpningen av denna regel innebär begreppet passivitet, vilket har samma innebörd i direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009, att innehavaren av det äldre varumärket eller nämnda äldre rättighet förhåller sig inaktiv även om denne är medveten om användningen av det yngre varumärket och hade kunnat motsätta sig den. Den som förhåller sig passiv har avstått från att vidta de åtgärder som står till förfogande för att avhjälpa detta tillstånd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punkterna 35 och 44).
50. Av dessa omständigheter följer att innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet inte längre har rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring eller motsätta sig användningen av ett yngre varumärke som har registrerats i god tro om innehavaren under fem år i följd har varit medveten om denna användning och underlåtit att vidta någon åtgärd som tydligt ger uttryck för hans avsikt att motsätta sig denna användning och avhjälpa det påstådda intrånget i hans rättigheter.
51. En sådan tolkning av artikel 9 i direktiv 2008/95 och av artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009 gäller även för artikel 110 i förordningen. Sistnämnda artikel nämns visserligen inte i tolkningsfrågorna, men kan vara relevant i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet. Det ska härvidlag framhållas att regeln i artikel 9 i direktiv 2008/95 om rättighetsförlust till följd av passivitet från och med utgången av en frist på fem på varandra följande år då innehavaren av det äldre varumärket var medveten om användningen av det yngre varumärket återfinns, vad gäller EU-varumärket, i artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009.
52. Vad gäller frågan under vilka förutsättningar innehavaren av det äldre varumärket eller av en annan äldre rättighet ska anses ha vidtagit en åtgärd med de rättsverkningar som avses i punkt 50 i förevarande dom och således avbryter fristen för rättighetsförlust, har domstolen slagit fast att den omständigheten att rättsliga åtgärder vidtas vid en myndighet eller en domstol före utgången av denna frist innebär att passiviteten avbryts och utgör följaktligen hinder för rättighetsförlust (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punkt 49).
53. Genom att vidta sådana rättsliga åtgärder uttrycker innehavaren av det äldre varumärket eller en annan äldre rättighet otvetydigt sin vilja att motsätta sig användningen av det yngre varumärket och avhjälpa det påstådda intrånget i dennes rättigheter.
54. När sådana rättsliga åtgärder, såsom i förevarande fall, har föregåtts av en formell underrättelse som innehavaren av det yngre varumärket inte har rättat sig efter, kan denna formella underrättelse avbryta fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet under förutsättning att innehavaren av det äldre varumärket eller den andra äldre rättigheten fortsätter att ge uttryck för sin invändning mot användningen av det yngre varumärket och vidtar de åtgärder som står till buds för att göra gällande sina rättigheter.
55. Om innehavaren av det äldre varumärket eller en annan äldre rättighet, samtidigt som denne genom en formell underrättelse har motsatt sig användningen av det yngre varumärket, däremot inte, efter att ha konstaterat att mottagaren av den formella underrättelsen har underlåtit att rätta sig efter den eller inleda förhandlingar, inom rimlig tid har fortsatt att göra ansträngningar för att avhjälpa denna situation, i förekommande fall genom att vidta rättsliga åtgärder vid en myndighet eller en domstol, ska slutsatsen dras att innehavaren har underlåtit att vidta de åtgärder som stod till buds för att få det påstådda intrånget att upphöra.
56. Varje tolkning av artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 som innebär att avsändandet av en formell underrättelse i sig räcker för att avbryta fristen för rättighetsförlust skulle göra det möjligt för innehavaren av det äldre varumärket eller en annan äldre rättighet att kringgå bestämmelserna om rättighetsförlust till följd av passivitet genom att vid upprepade tillfällen, med knappt fem års mellanrum, sända en formell underrättelse. En sådan situation skulle emellertid strida mot syftena med bestämmelserna om rättighetsförlust till följd av passivitet, vilka det erinrats om i punkterna 46–48 i förevarande dom, och beröva dessa bestämmelser deras ändamålsenliga verkan.
57. Av det anförda följer att den första och den andra frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9 i direktiv 2008/95 samt artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en åtgärd, såsom en formell underrättelse, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet motsätter sig användningen av ett yngre varumärke dock utan att göra det som krävs för att uppnå en rättsligt bindande lösning, inte innebär att passiviteten avbryts och avbryter följaktligen inte den frist för rättighetsförlust som avses i dessa bestämmelser.
Den tredje frågan
58. Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att det kan anses utgöra hinder för rättighetsförlust till följd av passivitet enligt dessa bestämmelser att väcka talan vid domstol, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet ansöker om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke eller motsätter sig användningen av det varumärket, när ansökan genom vilken nämnda talan väcktes visserligen har lämnats in före utgången av fristen för rättighetsförlust men på grund av bristande omsorg från kärandens sida har delgetts svaranden först efter den tidpunkten.
59. Såsom det har erinrats om i punkt 52 i förevarande dom innebär den omständigheten att rättsliga åtgärder vidtas vid en myndighet eller en domstol före utgången av denna frist att passiviteten avbryts och utgör följaktligen hinder för rättighetsförlust.
60. När det gäller frågan vid vilken tidpunkt talan vid domstol ska anses ha väckts, har domstolen, inom ramen för sin tolkning av bestämmelser om civilrättsligt samarbete, konstaterat att denna tidpunkt kan vara den tidpunkt då ansökan genom vilken talan väcktes ingavs. Talan kan emellertid endast anses ha anhängiggjorts vid den behöriga domstolen vid den tidpunkten om käranden därefter inte har underlåtit att vidta de åtgärder som den var skyldig att vidta för att få delgivningen av svaranden verkställd (se, bland annat, dom av den 6 oktober 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punkt 32, och dom av den 4 maj 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punkt 29).
61. Även om dessa bestämmelser om civilrättsligt samarbete inte är formellt tillämpliga i förevarande fall, är deras innehåll likväl relevant för svaret på den tredje frågan. Fristen för rättighetsförlust påverkar nämligen direkt och omedelbart rätten för innehavaren av det äldre varumärket eller annan äldre rättighet att vidta rättsliga åtgärder med avseende på detta varumärke eller denna rättighet vid domstol. Käranden förlorar således inte rätten att föra talan så länge talan väcks inom denna femårsfrist.
62. Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 53 i sitt förslag till avgörande återspeglar ingivandet av ansökan genom vilken talan väcks normalt kärandens seriösa och otvetydiga avsikt att göra gällande sina rättigheter, vilket i princip räcker för att passiviteten ska avbrytas och fristen för rättighetsförlust följaktligen ska avbrytas.
63. Denna parts uppträdande kan emellertid i vissa fall ge upphov till tvivel om denna avsikt och om parten menar allvar med den talan som väckts vid domstol. Så är bland annat fallet när brister i ansökan genom vilken talan väcktes på grund av bristande omsorg från kärandens sida, då den inte uppfyller de formella krav som uppställs i nationell rätt för delgivning av svaranden, inte har avhjälpts i rätt tid.
64. Under sådana omständigheter som kan tillskrivas käranden kan denne nämligen inte med framgång göra gällande att den har avbrutit den passivitet som avsåg användningen av det yngre varumärket genom ingivandet av ansökan genom vilken talan väcktes. Det är först när nämnda brister i ansökan har avhjälpts, i enlighet med kraven i tillämplig nationell rätt, som käranden på ett otvetydigt sätt har visat en klar och seriös avsikt att göra gällande sina rättigheter och talan följaktligen kan anses ha ingetts.
65. I förevarande fall framgår det av uppgifterna i beslutet om hänskjutande, vilka sammanfattas i punkterna 22–28 i förevarande dom, att den domstol vid vilken Heitec den 31 december 2012 hade ingett en stämningsansökan upprepade gånger kontaktade Heitecs ombud för att uppmärksamma denne på de brister som utgjorde hinder för att Heitech och RW skulle kunna delges såväl denna handling som den nya stämningsansökan som senare ingavs av Heitec. I slutändan förefaller bristerna i nämnda ansökan ha avhjälpts mellan den 24 februari 2014, den tidpunkt då den domstol vid vilken talan väckts skickade den sista påminnelsen till Heitec, och den 16 maj samma år, då samma domstol inledde det skriftliga förfarandet.
66. Av beslutet om hänskjutande framgår även att enligt den bedömning som den hänskjutande domstolen har gjort i målet i sak blev innehavaren av det äldre varumärket medveten om användningen av det yngre varumärket den 6 maj 2009.
67. Under dessa omständigheter ankommer det på den hänskjutande domstolen att kontrollera vid vilken tidpunkt som bristerna i stämningsansökan avhjälptes på ett sådant sätt att det var möjligt för den domstol vid vilken talan väckts att inleda förfarandet och delge motparterna i det nationella målet denna handling. Även om bristerna i stämningsansökan inte hade avhjälpts förrän efter det att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet hade löpt ut, ankommer det på den hänskjutande domstolen att bedöma huruvida denna omständighet huvudsakligen berodde på ett beteende från klaganden i det nationella målets sida som kan betecknas som bristande omsorg. Om denna domstol skulle finna att så var fallet, ankommer det på den att dra slutsatsen att Heitec har förlorat rätten att föra talan på grund av bristande omsorg.
68. Av det anförda följer att den tredje frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att det inte kan anses utgöra hinder för rättighetsförlust till följd av passivitet enligt dessa bestämmelser att väcka talan vid domstol, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet ansöker om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke eller motsätter sig användningen av det varumärket, när ansökan genom vilken nämnda talan väcktes visserligen lämnades in före utgången av fristen för rättighetsförlust men på grund av bristande omsorg från kärandens sida inte uppfyllde de krav för delgivning som uppställs i tillämplig nationell rätt och bristerna i ansökan inte har avhjälpts förrän efter denna tidpunkt av skäl som ska tillskrivas käranden.
Den fjärde frågan
69. Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att när innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet, i den mening som avses i dessa bestämmelser, har förlorat sin rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke och för att begära att användningen av detta ska upphöra, utgör denna rättighetsförlust även hinder för att framställa därmed sammanhängande yrkanden, såsom yrkanden om skadestånd, om tillhandahållande av upplysningar eller om destruering av varor.
70. Såsom har angetts inom ramen för prövningen av den första och den andra frågan har innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet, som visserligen har blivit medveten om användningen av ett yngre varumärke med avseende på vilket ansökan om registrering har ingetts i god tro men som under en sammanhängande femårsperiod inte har agerat på ett sätt som otvetydigt ger uttryck för dennes vilja att motsätta sig denna användning och avhjälpa det påstådda intrånget i dennes rättigheter, förlorat sin rätt att ifrågasätta användningen av detta yngre varumärke.
71. Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 64 i sitt förslag till avgörande skulle det strida mot syftena med bestämmelserna om rättighetsförlust till följd av passivitet, det vill säga bland annat skydd av rättssäkerheten, att i en sådan situation tillåta innehavaren att efter utgången av denna sammanhängande femårsperiod väcka talan mot innehavaren av det yngre varumärket för att denne ska förpliktas att betala skadestånd eller att förelägganden ska riktas mot vederbörande.
72. Om det var möjligt att med framgång väcka en sådan talan eller inge sådana ansökningar efter utgången av fristen för rättighetsförlust, skulle detta innebära att möjligheten att, efter denna tidpunkt, få fastställt att användningen av det yngre varumärket innebär intrång i det äldre varumärket eller i den äldre rättigheten och att på den grunden låta innehavaren av det yngre varumärket bära utomobligatoriskt ansvar kvarstod. En sådan tolkning av bestämmelserna om rättighetsförlust till följd av passivitet skulle strida mot syftet med dessa bestämmelser, nämligen att innehavaren av det yngre varumärket vid utgången av denna frist ska kunna känna sig säker på att användningen av det yngre varumärket inte längre med framgång kan ifrågasättas, oavsett med vilket rättsmedel, av den som medvetet förhållit sig passiv under en sammanhängande femårsperiod.
73. Av det anförda följer att den fjärde frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att när innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet, i den mening som avses i dessa bestämmelser, har förlorat sin rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke och begära att användningen av detta ska upphöra, utgör denna rättighetsförlust även hinder för att framställa därmed sammanhängande yrkanden, såsom yrkanden om skadestånd, om tillhandahållande av upplysningar eller om destruering av varor.
Rättegångskostnader
74. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1) Artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artiklarna 54, 110 och 111 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att en åtgärd, såsom en formell underrättelse, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet motsätter sig användningen av ett yngre varumärke dock utan att göra det som krävs för att uppnå en rättsligt bindande lösning, inte innebär att passiviteten avbryts och avbryter följaktligen inte den frist för rättighetsförlust som avses i dessa bestämmelser.
2) Artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att det inte kan anses utgöra hinder för rättighetsförlust till följd av passivitet enligt dessa bestämmelser att väcka talan vid domstol, genom vilken innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet ansöker om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke eller motsätter sig användningen av det varumärket, när ansökan genom vilken nämnda talan väcktes visserligen lämnades in före utgången av fristen för rättighetsförlust men på grund av bristande omsorg från kärandens sida inte uppfyllde de krav för delgivning som uppställs i tillämplig nationell rätt och bristerna i ansökan inte har avhjälpts förrän efter denna tidpunkt av skäl som ska tillskrivas käranden.
3) Artikel 9 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54, 110 och 111 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att när innehavaren av ett äldre varumärke eller en annan äldre rättighet, i den mening som avses i dessa bestämmelser, har förlorat sin rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av ett yngre varumärke och begära att användningen av detta ska upphöra, utgör denna rättighetsförlust även hinder för att framställa därmed sammanhängande yrkanden, såsom yrkanden om skadestånd, om tillhandahållande av upplysningar eller om destruering av varor.
1 Rättegångsspråk: tyska.