Förslag till avgörande av generaladvokat Andrea Biondi föredraget den 3 september 2026
Preliminär utgåva
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ANDREA BIONDI
föredraget den 3 september 2026( 1 )
Bodegas Sanviver, SL
mot
Bodegas Vega Sicilia, SA
(begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien))
” Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Talan om intrång – Ansökan om ogiltighetsförklaring vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – Vilandeförklaring av domstolsförfarandet – Tidsfrister ”
I. Inledning
1. Den fråga som står i centrum i förevarande mål rör samordningen mellan dels ett mål om intrång i och ett genkäromål om giltigheten av ett EU-varumärke, vilket omfattas av den exklusiva behörigheten för de nationella domstolar som medlemsstaterna har utsett i enlighet med förordning (EU) 2017/1001( 2 ) (nedan kallade domstolarna för EU-varumärken),( 3 ) dels det administrativa förfarande för ogiltighetsförklaring av ett sådant varumärke som har centraliserats till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
2. Inom systemet enligt förordning 2017/1001 har behörigheten att ogiltigförklara ett EU-varumärke delats upp mellan domstolarna för EU-varumärken och EUIPO.( 4 )
3. I artiklarna 59 och 60 i den förordningen föreskrivs bland annat att det kan ansökas om ogiltighetsförklaring av ett sådant varumärke antingen vid EUIPO, i enlighet med artikel 63 i förordningen, eller på grundval av ett genkäromål inom ramen för ett mål om varumärkesintrång vid en domstol för EU-varumärken. För att bevara EU-varumärkets enhetliga karaktär( 5 ) och förhindra motstridiga beslut föreskrivs det i förordning 2017/1001 att beslut rörande varumärkets giltighet ska ha verkan i hela unionen,( 6 ) varvid samordningsmekanismer införts för parallella förfaranden, bland annat genom mekanismer för vilandeförklaring och regler för upptagande till prövning.
4. Möjligheten att bestrida ett EU-varumärke på två särskilda sätt som kan ge upphov till parallella förfaranden öppnar oundvikligen dörren till eventuella förhalande strategier, vilka utnyttjar de samordningsregler som föreskrivs i förordning 2017/1001.( 7 ) Även om det bör avskräckas från sådana strategier, får det målet emellertid inte eftersträvas genom en otillbörlig inskränkning av svarandens rätt att i en talan om intrång bestrida EU-varumärkets giltighet med hjälp av de rättsmedel som föreskrivs i förordning 2017/1001.( 8 )
5. Den ensamrätt som ett EU-varumärke ger och som innebär att innehavaren har monopol på den kommersiella användningen av ett kännetecken är endast motiverad om varumärket fortsätter att fylla sina funktioner med hänsyn till unionsrätten och uppfyller de giltighetsvillkor som föreskrivs i förordning 2017/1001. De bestämmelser i den förordningen som syftar till att undvika dubbla förfaranden och motstridiga beslut ligger dessutom i rättssäkerhetens intresse, medan avförande från registret av kännetecken som inte uppfyller de tillämpliga kraven svarar mot ett bredare allmänintresse.
6. Mot denna bakgrund har EU-domstolen i huvudsak ombetts, genom de frågor som Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) har ställt inom ramen för förevarande begäran om förhandsavgörande, att på nytt undersöka den självständiga karaktären hos ett genkäromål om ett EU-varumärkes ogiltighet, men ur en annan vinkel.
7. Frågorna har ställts inom ramen för en tvist mellan företagen Bodegas Vega Sicilia SA (nedan kallat Vega Sicilia) och Bodegas Sanviver SL (nedan kallat Sanviver) i fråga om påstådda intrång i ett EU-varumärke som det förstnämnda företaget är innehavare av. Frågorna rör artikel 132.1 i förordning 2017/1001, vari det föreskrivs att ”[e]n domstol för EU-varumärken som ska avgöra ett sådant mål som avses i artikel 124, bortsett från fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång ska, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, antingen på eget initiativ efter att ha hört parterna, eller på begäran av någon part efter att ha hört övriga parter, förklara målet vilande om EU-varumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av genkäromål vid en annan domstol för EU-varumärken, eller om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring redan gjorts hos [EUIPO]”.
8. Innan jag behandlar frågorna vill jag påpeka att frågeställningen i förevarande mål har en tvärgående räckvidd, eftersom det i förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning( 9 ) föreskrivs en liknande bestämmelse som artikel 132.1 i förordning 2017/1001.( 10 )
II. Bakgrunden till tvisten, målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
9. Vega Sicilia är innehavare av EU-ordmärket nr 3181971, ”UNICO”, för vilket det företaget ansökte om registrering den 26 maj 2003. Ansökan beviljades den 25 augusti 2013 avseende varor i klass 33 (viner) (nedan kallat det omtvistade varumärket). Den 17 juli 2018 väckte Vega Sicilia talan om intrång och en fullgörelsetalan med krav på att intrånget skulle upphöra och på undanröjande av verkningarna av intrånget, ersättning för materiell och ideell skada samt böter, eftersom Sanviver saluförde en vermouth under kännetecknet ”ÚNICO”,( 11 ) med följande utformning:
10. Sanviver inkom med svaromål den 19 november 2018 och yrkade i första hand att talan skulle avvisas och i andra hand, för det fall det skulle slås fast att kännetecknet ”UNICO” hade använts på ett otillbörligt sätt, att företaget endast skulle åläggas att upphöra med användningen av det begreppet. I sitt svaromål angav Sanviver att företaget skulle ansöka om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket vid EUIPO.
11. Vid den förberedande förhandling som hölls den 17 december 2018 företedde Sanviver en kopia av den ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket som företaget hade ingett till EUIPO den 5 december 2018, utan att begära att domstolsförfarandet skulle vilandeförklaras.
12. Genom dom av den 2 januari 2020 biföll domstolen i första instans i huvudsak talan om intrång på grundval av förväxlingsrisken och biföll delar av Vega Sicilias ersättningsyrkanden.
13. Sanviver överklagade den domen. I avvaktan på prövningen av överklagandet företedde det företaget, den 1 juni 2020, en kopia av annulleringsbeslut nr 30 563 C, som hade fattats den 28 maj 2020 av EUIPO:s annulleringsenhet, i vilket det omtvistade varumärket förklarades ogiltigt på de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i artikel 7.1 b och c i förordning 2017/1001. Vega Sicilia tillställde den hänskjutande domstolen en kopia av sitt överklagande av det beslutet.
14. Genom dom av den 6 juli 2020 ogillade den hänskjutande domstolen överklagandet och fastställde den dom som hade meddelats i första instans. Den hänskjutande domstolen ansåg, i huvudsak, att nämnda beslut inte var slutgiltigt och att det därför inte påverkade utgången i det mål om överklagande som var anhängigt vid den.
15. Sanviver överklagade till Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien) som biföll överklagandet genom dom av den 14 januari 2025.( 12 ) Tribunal Supremo (Högsta domstolen) ansåg, i huvudsak, att Sanviver hade rätt att begära ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket genom ett genkäromål eller genom att begära ogiltighetsförklaring vid EUIPO, vilket Sanviver hade gjort. Vid ingivandet av ansökan borde målet om varumärkesintrång ha förklarats vilande, även på eget initiativ, till dess att EUIPO:s beslut om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket hade vunnit laga kraft. Målet återförvisades således till Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) för att denna skulle vilandeförklara målet så länge ogiltighetsförfarandet avseende varumärket definitivt hade avslutats.
16. Den hänskjutande domstolen delar inte Tribunal Supremos (Högsta domstolen) tolkning. Den hänskjutande domstolen anser, i huvudsak, att det enda sätt på vilket svaranden kan ansöka om ogiltighetsförklaring eller upphävande av EU-varumärket när ett domstolsförfarande om varumärkesintrång har inletts är att inge ett genkäromål. Om en parallell ansökan till EUIPO om upphävande eller ogiltighetsförklaring skulle tas upp till prövning, skulle den inte ha någon suspensiv verkan på domstolsförfarandet om varumärkesintrång.
17. Mot denna bakgrund har Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) vilandeförklarat målet och hänskjutit följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
”1) Kan svaranden, när ett förfarande om varumärkesintrång har inletts, inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO enligt artikel 132.1 i [förordning 2017/1001], när svaranden kunde ha ingett ett genkäromål med samma syfte till domstolen för EU‑varumärken i enlighet med artiklarna 58.1, 59.1, 60.1, 124 d och 128 i samma förordning samt artiklarna 17.2, 41 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?
2) Om svaranden inte har ingett något genkäromål i ett förfarande om varumärkesintrång, kan denne, på grundval av artikel 132.1 i [förordning 2017/1001], inge en ansökan om upphävande och ogiltighet till EUIPO, med suspensiv verkan för domstolsförfarandet till dess att beslutet rörande denna ansökan har vunnit laga kraft?
3) Om svaret på den föregående frågan är jakande, vid vilken tidpunkt i förfarandet kan svaranden inge en sådan ansökan om upphävande och ogiltighetsförklaring till EUIPO och därigenom få förfarandet att vilandeförklaras?”
18. Parterna i det nationella målet, den spanska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden i förevarande mål.
III. Bedömning
A. Huruvida tolkningsfrågorna kan tas upp till prövning
19. Sanviver anser att de tolkningsfrågor som Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) har ställt inte kan tas upp till prövning, eftersom det inte råder några tvivel om hur artikel 132.1 i förordning 2017/1001 ska tolkas. Enligt Sanviver har den hänskjutande domstolen dessutom inte förklarat varför tolkningsfrågorna skulle vara användbara för att avgöra det nationella målet. Den spanska regeringen har å sin sida gjort gällande att den första tolkningsfrågan inte kan tas upp till prövning, eftersom ett svar på den frågan inte är nödvändigt för att avgöra det nationella målet.
20. Det följer av fast rättspraxis att nationella domstolars frågor om tolkningen av unionsrätten, vilka ställs mot bakgrund av den beskrivning av omständigheterna i målet och tillämplig lagstiftning som de nationella domstolarna på eget ansvar har lämnat och vars riktighet det inte ankommer på EU-domstolen att pröva, presumeras vara relevanta.( 13 ) Denna presumtion kan endast brytas i undantagsfall, då det är uppenbart att den ställda frågan inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet eller då EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar.( 14 ) Enligt den anda av samarbete som ligger till grund för förhandsavgöranden ankommer det vidare på den nationella domstolen att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. Följaktligen är EU-domstolen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts avser tolkningen av unionsrätten.( 15 )
21. I förevarande fall innehåller begäran om förhandsavgörande en redogörelse för just de skäl som har föranlett den hänskjutande domstolen att vilja veta hur artikel 132.1 i förordning 2017/1001 ska tolkas. Den hänskjutande domstolen har dessutom motiverat relevansen av frågorna vad gäller saken i målet, genom att förklara varför ett svar på dem kan påverka utgången i det nationella målet.
22. Av detta följer att tolkningsfrågorna kan tas upp till prövning.
B. Den första frågan
23. Genom sin första fråga vill den hänskjutande domstolen, i huvudsak, få klarhet i huruvida en svarande i ett mål om varumärkesintrång som har inletts vid en domstol för EU-varumärken, vilken inte har bestritt det aktuella EU-varumärkets giltighet genom ett genkäromål vid den domstolen, icke desto mindre kan inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av det varumärket till EUIPO, i enlighet med artikel 132.1 i förordning 2017/1001.
24. Sanviver, den spanska regeringen och kommissionen anser att den första frågan ska besvaras jakande, medan Vega Sicilia anser att den ska besvaras nekande.
25. Den hänskjutande domstolen anser å sin sida, i huvudsak, att den omständigheten att en talan om varumärkesintrång väckts vid en domstol för EU-varumärken innebär att svaranden förlorar rätten att inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av den berörda partens varumärke till EUIPO. Varumärkets ogiltighet måste göras gällande inom ramen för ett genkäromål enligt artikel 124 d i förordning 2017/1001.
26. Jag måste medge att det finns flera fördelar med den tolkningen.
27. Den innebär att alla tvister rörande EU-varumärkets giltighet ska prövas av den domstol för EU-varumärken som har att pröva talan om varumärkesintrång. Detta säkerställer i princip en skyndsammare behandling av parternas ömsesidiga anspråk, en uppenbar processekonomi och ett undanröjande av risken för motstridiga beslut.
28. Den tolkningen följer dessutom i kölvattnet av EU-domstolens senaste praxis, i vilken EU-domstolen, i fråga om den behörighetsfördelning vad gäller EU-varumärkens giltighet som föreskrivs i förordning 2017/1001, har betonat att den behörighet som domstolarna för EU-varumärken har inte utgör ett ”undantag” från EUIPO:s behörighet.( 16 ) EU-domstolen har dessutom slagit fast att ett sådant genkäromål som avses i artikel 124 d i den förordningen är av självständig karaktär.( 17 ) EU-domstolen har klarlagt att även om ett sådant rättsmedel visserligen är villkorat av att det har väckts en talan om varumärkesintrång och följaktligen är knutet till den talan, syftar det icke desto mindre till att utvidga föremålet för tvisten och att få ett anspråk på huvudkäromålet erkänt som är separat och oberoende av huvudyrkandet, i synnerhet för att få det berörda varumärket ogiltigförklarat. Genkäromålets utgång är således inte beroende av utgången av den talan om varumärkesintrång i samband med vilken genkäromålet väcktes, och genkäromålet kvarstår även om huvudkäromålet skulle återkallas.( 18 ) Genkäromålet utgör således inte ett vanligt försvar, utan ett verkligt processuellt rättsmedel som innebär att svaranden kan bestrida giltigheten av innehavarens rättigheter vid domstolen för EU‑varumärken.( 19 )
29. Den tolkning som den hänskjutande domstolen har förordat innebär även att det kan förhindras att förfaranden vid EUIPO utnyttjas av rent taktiska eller förhalande skäl när ett mål om varumärkesintrång redan har inletts.
30. Jag anser emellertid att det finns hinder för en sådan tolkning såväl i ordalydelsen som i andan i förordning 2017/1001.
31. Den hänskjutande domstolen har grundat sig på en tolkning av artikel 132.1 i den förordningen som innebär att det i den bestämmelsen fastställs en typ av ”tidsgräns” för att inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO, vilken motsvarar den dag då talan om varumärkesintrång väcks vid en domstol för EU-varumärken. Det finns emellertid inget stöd för en sådan tolkning i den bestämmelsens ordalydelse. I artikel 132.1 i förordning 2017/1001 föreskrivs det vare sig uttryckligen eller underförstått att en talan om varumärkesintrång medför att svaranden förlorar rätten att inleda ett förfarande om ogiltighetsförklaring vid EUIPO.
32. En sådan begränsning följer inte heller av syftet med artikel 132 i förordning 2017/1001. Den artikeln, som ingår i avsnitt 2, ”Tvister om intrång i och giltighet av EU-varumärken”, i kapitel X, ”Behörighet och förfarande i mål om EU-varumärken”, i den förordningen, innehåller, såsom framgår av rubriken, ”[s]ärskilda regler för konnexa mål”, vilka bland annat syftar till att reglera förhållandet mellan parallella förfaranden vid domstolarna för EU-varumärken och vid EUIPO, särskilt för att undvika motstridiga beslut. Den reglerar emellertid inte villkoren för att inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO.
33. De villkoren föreskrivs däremot i artikel 63 i förordning 2017/1001, där det anges vilka personer som är behöriga att inge en sådan ansökan och vilka villkor som ansökan ska uppfylla. I den artikeln fastställs emellertid inte bara tidsfristen för att inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring, utan i dess punkt 3 fastställs även en situation där en sådan ansökan ska avvisas, nämligen ”om sakförhållandena i en ansökan rörande samma sak, som gäller samma parter, har prövats i sak av antingen [EUIPO] eller en [domstol för EU‑varumärken], och [EUIPO:s] eller domstolens beslut om den ansökan har vunnit laga kraft”.( 20 )
34. Själva systematiken i artikel 132 i förordning 2017/1001 bekräftar att den omständigheten att ett mål om varumärkesintrång inleds inte utgör hinder för att giltigheten av samma EU-varumärke bestrids vid EUIPO. I artikel 132.2 i den förordningen medges, rent allmänt och utan undantag med avseende på sökandens identitet, att giltigheten av ett EU-varumärke kan bestridas, först genom ett genkäromål inom ramen för ett mål om varumärkesintrång, och därefter vid EUIPO. I ett sådant scenario medför den omständigheten att genkäromålet har ingetts först att förfarandet vid EUIPO ska vilandeförklaras, inte att genkäromålet ska avvisas.( 21 )
35. Den tolkning som den hänskjutande domstolen har föreslagit skulle således medföra en begränsning av förfarandena för att bestrida giltigheten av ett EU-varumärke, såsom de uttryckligen föreskrivs i förordning 2017/1001.
36. En sådan begränsning skulle även strida mot andemeningen i den förordningen. Även om behörigheten att upphäva eller ogiltigförklara ett EU-varumärke har delats upp mellan domstolarna för EU‑varumärken och EUIPO i förordningen, har det i den förordningen likväl föreskrivits en centralisering av handläggningen av ansökningar om ogiltighetsförklaring och upphävande vid EUIPO,( 22 ) vilken innebär att det varumärkets ogiltighet endast kan göras gällande indirekt vid en nationell domstol, inom ramen för en talan om varumärkesintrång som innehavaren har väckt.( 23 )
37. I detta sammanhang kan ett inledande eller en fortsatt handläggning av ett förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring vid EUIPO, även efter det att en talan om varumärkesintrång har ingetts, inte i sig anses utgöra en förhalande strategi. Ett sådant förfarande kan även återspegla ett berättigat val från svarandens sida av det lämpligaste förfarandet för att bestrida det berörda varumärkets giltighet.
38. Slutligen kan den tolkning som den hänskjutande domstolen har föreslagit inte rättfärdigas med hänvisning till den processuella autonomi som medlemsstaterna har och som föreskrivs i artikel 129.3 i förordning 2017/1001.( 24 ) Enligt den bestämmelsen får de nationella rättegångsreglerna inte rubba den avvägning som görs i den förordningen mellan behörigheten för domstolarna för EU-varumärken och EUIPO:s behörighet. Förhållandet mellan dessa båda behörigheter i fråga om EU-varumärkens giltighet fastställs på ett uttömmande sätt i förordning 2017/1001. De nationella rättegångsregler som Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) har hänvisat till och som innebär att när en talan om varumärkesintrång har väckts, kan svaranden inte till sitt försvar åberopa en ansökan om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det varumärket vid Oficina Española de Patentes y Marcas (Patent- och varumärkesmyndigheten, Spanien), utan måste inge ett genkäromål,( 25 ) kan följaktligen inte begränsa de processuella möjligheter som ges i unionsrätten.
39. På grundval av ovanstående överväganden föreslår jag att EU‑domstolens svar på den första tolkningsfrågan blir att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att svaranden i en talan om varumärkesintrång vid en domstol för EU-varumärken kan inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO av det EU-varumärke som ligger till grund för den talan, även om svaranden kunde ha ingett ett genkäromål om samma sak till den domstolen, i den mening som avses i artiklarna 124 d och 128 i den förordningen.
C. Den andra och den tredje frågan
40. Utifrån svaret på den första frågan har det kunnat slås fast att svaranden i en talan om varumärkesintrång kan inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO även efter det att en sådan talan har väckts. Genom sin andra fråga vill den hänskjutande domstolen få klarhet i vilka processuella konsekvenser en sådan ansökan får för det pågående målet om varumärkesintrång. Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) vill, i synnerhet, få klarhet i huruvida det följer av artikel 132.1 i förordning 2017/1001 att en domstol för EU‑varumärken är skyldig att förklara målet om varumärkesintrång vilande till dess att ett slutgiltigt beslut har meddelats i förfarandet vid EUIPO, om svaranden inte har framställt ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Genom den tredje frågan har den hänskjutande domstolen ombett EU-domstolen att klargöra, för det fall artikel 132.1 i förordning 2017/1001 är tillämplig på en sådan situation som den i det nationella målet, fram till vilken tidpunkt i målet om varumärkesintrång svaranden kan inge en ansökan om ogiltighetsförklaring och upphävande till EUIPO och därigenom få det förfarandet att vilandeförklaras.
41. Eftersom dessa frågor är nära förbundna med varandra, kommer jag att pröva dem tillsammans.
42. Inledningsvis bör åtskillnad göras mellan de olika situationer som kan uppstå när ett mål om varumärkesintrång och ett förfarande för bestridande av giltigheten av ett EU-varumärke vid EUIPO pågår mellan samma parter.
43. I den första situationen har en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring ingetts till EUIPO innan målet om varumärkesintrång har inletts. I det fallet föreskrivs det, i princip, i artikel 132.1 i förordning 2017/1001 att målet om varumärkesintrång ska förklaras vilande, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta det förfarandet.
44. Den andra situationen, som motsvarar den som är aktuell i det nationella målet, uppstår när svaranden, i stället för att bestrida EU‑varumärkets giltighet genom ett genkäromål, inger en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO.
45. Den tredje situationen uppkommer om svaranden först inger en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO och därefter framställer ett genkäromål till den domstol för EU-varumärken vid vilken varumärkesinnehavaren har väckt talan. Den situationen regleras i artikel 128.4 i förordning 2017/1001. Enligt den bestämmelsen är den domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkäromål har anhängiggjorts skyldig att underrätta EUIPO, och om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av samma EU‑varumärke redan har getts in till EUIPO, ska den domstolen, i princip, förklara målet vilande i enlighet med artikel 132.1 i förordning 2017/1001 till dess att beslutet om ansökan är slutgiltigt eller ansökan dras tillbaka.( 26 )
46. Den fjärde situationen avser den omvända kronologin. Svaranden bestrider först EU-varumärkets giltighet genom ett genkäromål och inger därefter en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO. Den situationen regleras uttryckligen i artikel 132.2 i förordning 2017/1001, enligt vilken EUIPO ska förklara ansökan vilande antingen på eget initiativ eller på begäran av någon part. Såsom jag redan har förklarat i detta förslag till avgörande får förfarandet fortsätta vid EUIPO enligt den andra och den tredje meningen i den punkten, om den domstol vid vilken talan om varumärkesintrång har anhängiggjorts beslutar att vilandeförklara målet på begäran av någon part.( 27 )
47. Det fjärde scenariot är inte tydligt reglerat, men så är emellertid heller inte fallet med de andra tre. Svårigheterna ligger inte enbart i det faktum att artikel 132.1 i förordning 2017/1001, såsom vi kommer att se nedan, kan tolkas på olika sätt, men även i att dess tillämpningsområde delvis överensstämmer med tillämpningsområdet för artikel 128.4 i den förordningen. Samspelet mellan dessa båda artiklar är dessutom långt ifrån klart.
48. Det följer av fast rättspraxis att vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i.( 28 )
49. Vad för det första gäller ordalydelsen i artikel 132.1 i förordning 2017/1001, vill jag erinra om att det i den bestämmelsen föreskrivs att en domstol för EU-varumärken som ska avgöra ett mål om varumärkesintrång ska förklara målet vilande om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring ”redan” gjorts hos EUIPO.( 29 ) Även om det tydligt framgår av användningen av adverbet ”redan”( 30 ) att det finns ett tidsmässigt samband mellan inledandet av processen vid domstolen för EU-varumärken och inledandet av processen vid EUIPO, är det emellertid inte uppenbart exakt hur det sambandet ska identifieras.
50. Jag anser att den bestämmelsen kan tolkas på tre olika sätt mot bakgrund av dess lydelse.
51. Enligt den första tolkningen uppkommer skyldigheten att vilandeförklara målet endast om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring ”redan” gjorts hos EUIPO när målet om varumärkesintrång inleds. Detta är den tolkning som förespråkas av den hänskjutande domstolen, Vega Sicilia och den spanska regeringen.
52. Enligt den andra tolkningen avser det relevanta tidsmässiga sambandet inte målet om varumärkesintrång som sådant, utan snarare sambandet mellan förfarandet vid EUIPO och ett eventuellt genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring vid domstolen för EU‑varumärken.( 31 ) Enligt den tolkningen skulle adverbet ”redan” innebära att ansökan ska ha ingetts till EUIPO innan genkäromålet framställs, oberoende av huruvida målet om varumärkesintrång har inletts tidigare.
53. Den tredje tolkningen innebär slutligen att skyldigheten att vilandeförklara målet enbart är beroende av att en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring har ingetts till EUIPO, oavsett om detta har skett före eller efter det att målet om varumärkesintrång inleddes, i den mån som ingivandet föregått ett eventuellt genkäromål. Enligt den tolkningen är den relevanta tidpunkten för att bedöma det tidsmässiga företräde som uttrycks genom adverbet ”redan” den då domstolen för EU-varumärken har att pröva begäran om vilandeförklaring. Denna tolkning förespråkas av kommissionen och Sanviver.
54. Eftersom ingen av dessa tolkningar av artikel 132.1 i förordning 2017/1001 kan avfärdas enbart på grund av den bestämmelsens ordalydelse, bör sammanhanget för och målen med den bestämmelsen undersökas.
55. I artikel 132.1 i förordning 2017/1001 fastställs särskilda regler ”för konnexa mål”, men det ges inte någon allmän definition av begreppet ”konnexa mål” för tillämpningen av den artikeln.
56. Eftersom bestämmelserna om litispendens och konnexa mål i förordning 2017/1001 bygger på dem som föreskrivs i förordning (EU) nr 1215/2012,( 32 ) ger den sistnämnda förordningen användbara upplysningar om det begreppets innebörd. I artikel 30.3 i förordning nr 1215/2012 föreskrivs att vid tillämpningen av den artikeln ska ”käromål anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar”. Om den definitionen används som referens även vad gäller förhållandet mellan förfarandet vid EUIPO och målet om varumärkesintrång( 33 ) föreligger det inte bara konnexitet mellan en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO och ett genkäromål avseende samma EU-varumärke, utan även mellan det förstnämnda och ett mål om varumärkesintrång avseende det varumärket. I det sistnämnda fallet finns det inte någon risk för motstridiga beslut avseende EU-varumärkets giltighet. Det finns däremot en risk för att en dom där det slås fast att ett intrång har gjorts i det varumärket är oförenligt med ett senare beslut där EUIPO har konstaterat att varumärket är ogiltigt med verkan från och med en viss tidpunkt i det förflutna ( ex tunc ).( 34 )
57. Härav följer att förekomsten av konnexa mål i den mening som avses i artikel 132.1 i förordning 2017/1001 inte är beroende av att svaranden tidigare har ingett ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket i målet om varumärkesintrång.
58. Denna slutsats stöds även av artikel 128.4 i förordning 2017/1001, vilken särskilt reglerar förhållandet mellan förfaranden vid EUIPO och domstolsförfaranden som följer av ett genkäromål. Om artikel 132.1 i den förordningen skulle tolkas så, att den endast är tillämplig om ett genkäromål redan har framställts vid domstolen för EU-varumärken, skulle dess tillämpningsområde i betydande grad överlappa tillämpningsområdet för artikel 128.4 i den förordningen. Vidare skulle den artikeln inte ha en självständig funktion när det gäller mål om varumärkesintrång.
59. Behovet av att bibehålla olika tillämpningsområden för dessa båda bestämmelser visar att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 ska tillämpas om ett genkäromål ännu inte har framställts vid domstolen för EU-varumärken vid den tidpunkt då den domstolen har att avgöra huruvida målet ska vilandeförklaras med tillämpning av den bestämmelsen. Svaranden har fortfarande rätt, under förutsättning att tillämpliga nationella rättegångsregler iakttas, att framställa ett genkäromål efter att ha inlett ett förfarande vid EUIPO. I en sådan situation ska domstolen för EU-varumärken avgöra frågan om att vilandeförklara målet på grundval av en kombinerad tillämpning av artiklarna 128.4 och 132.1 i förordning 2017/1001.
60. Den andra tolkning av artikel 132.1 i förordning 2017/1001 som har nämnts i punkt 52 i förevarande förslag till avgörande ska följaktligen förkastas. Adverbet ”redan” i den bestämmelsen kan inte avse en situation där ett genkäromål har framställts, eftersom den situationen specifikt regleras i artiklarna 128.4 och 132.2 i den förordningen.( 35 ) Artikel 132.1 i förordningen avser snarare det tidsmässiga sambandet mellan målet om varumärkesintrång och förfarandet vid EUIPO.
61. Det återstår att avgöra huruvida den bestämmelsen endast är tillämplig om ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring har ingetts till EUIPO innan målet om varumärkesintrång inleds, enligt den tolkning som har nämnts i punkt 51 i förevarande förslag till avgörande, eller huruvida den även är tillämplig om en sådan ansökan inges efter det att målet har inletts, men före det att ett genkäromål har framställts, enligt den tolkning som avses i punkt 53.
62. En systematisk tolkning är inte klargörande i detta hänseende. I synnerhet ger artikel 127.1 i förordning 2017/1001, vilken den hänskjutande domstolen har nämnt, inte stöd för en tolkning av artikel 132.1 i den förordningen som innebär att den bestämmelsen inte är tillämplig om förfarandet om ogiltighetsförklaring vid EUIPO har inletts efter det att målet om varumärkesintrång inleddes. I artikel 127.1 i förordningen presumeras i själva verket ett EU-varumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Bestämmelsen förhindrar endast domstolen för EU-varumärken att på eget initiativ undersöka giltigheten av ett EU-varumärke som ligger till grund för talan inför den. Den utesluter emellertid inte att en sådan domstol kan behöva vilandeförklara målet, i enlighet med bestämmelserna i den förordningen och under de omständigheter som föreskrivs däri, om giltigheten av det varumärket har bestritts vid andra behöriga instanser.
63. Det ska således hänvisas till den allmänna systematiken i och målen med förordning 2017/1001.
64. Artikel 132.1 i den förordningen och, mer allmänt, de bestämmelser i förordningen vilka reglerar förhållandet mellan den behörighet som domstolarna för EU-varumärken respektive EUIPO har syftar dels till att förhindra motstridiga beslut, dels till att främja processekonomin.( 36 )
65. En tolkning som innebär att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 endast är tillämplig om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring har ingetts till EUIPO innan målet om varumärkesintrång har inletts skulle innebära att förfaranden vid en domstol för EU-varumärken och vid EUIPO får pågå parallellt, åtminstone till dess att ett genkäromål framställs. Den tolkningen skulle således vara svår att förena med målet att förhindra motstridiga beslut. Även om det uttryckligen medges i förordning 2017/1001 att det kan förekomma motstridiga beslut när det gäller giltigheten av och intrång i ett och samma EU-varumärke,( 37 ) syftar den allmänna systematiken i den förordningen till att begränsa sådana situationer genom att förhindra att konnexa förfaranden pågår samtidigt.
66. Principen om prioritet för den instans där talan väckts( 38 ) kräver inte heller att en sådan tolkning tillämpas. Om förfarandet om ogiltighetsförklaring har inletts efter målet om varumärkesintrång, men före eller i stället för ett genkäromål, är EUIPO fortfarande den första instans vid vilken EU-varumärkets giltighet har bestritts, även om EUIPO inte är den instans vid vilken talan först har väckts.( 39 ) Oavsett om en sådan fråga tas upp inom ramen för samma eller i ett annat förfarande, ska den frågan emellertid alltid prövas före frågan om huruvida de rättigheter som är knutna till detta varumärke har åsidosatts.( 40 )
67. Detsamma gäller kravet på att förhindra förhalande strategier från svarandens sida i mål om varumärkesintrång,( 41 ) vilket inte får motverka det mål att förhindra motstridiga beslut som eftersträvas med den förordningen.( 42 )
68. En tolkning som innebär att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 även är tillämplig om förfarandet vid EUIPO inleds efter det att målet om varumärkesintrång har inletts gör det däremot möjligt att förhindra motstridiga beslut och säkerställa en korrekt rättskipning.
69. En sådan tolkning innebär förvisso att en domstol för EU‑varumärken kan behöva besluta om eventuell vilandeförklaring när som helst under målet om varumärkesintrång, från och med att det inleds och fram till dess att det avslutas genom ett slutgiltigt avgörande.
70. Detta betyder emellertid inte att ett ingivande av en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO automatiskt ska leda till vilandeförklaring av målet. I själva förordning 2017/1001 föreskrivs en garanti, som innebär att domstolen för EU-varumärken kan fortsätta förfarandet om detta är motiverat av ”särskilda skäl”. Unionslagstiftaren har haft för avsikt att ge domstolarna för EU-varumärken ett utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller möjligheten att vilandeförklara målet, för att de ska kunna beakta de särskilda särdragen i varje mål.( 43 )
71. Vid bedömningen av huruvida det föreligger ”särskilda skäl” att inte vilandeförklara målet, kan domstolen för EU-varumärken komma att beakta omständigheter som visar att den ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring som har ingetts till EUIPO är en del av en strategi från svarandens sida som enbart syftar till att förhala målet om varumärkesintrång. Domstolen för EU-varumärken kan bland annat komma att beakta sådana omständigheter som vid vilken tidpunkt den ansökan ingavs,( 44 ) dess koppling till målet om varumärkesintrång, möjligheterna att vinna målet och svarandens allmänna beteende. Även om det har beslutats om vilandeförklaring finns det dessutom inget i artikel 132.1 förordning 2017/1001 som tycks hindra EU‑märkesinnehavaren från att, i enlighet med de nationella rättegångsreglerna, begära omprövning av huruvida det föreligger ”särskilda skäl” enligt den bestämmelsen och begära återupptagande av förfarandet. Jag vill slutligen påpeka att även EUIPO kan vilandeförklara förfarandet, om detta är skäligt med hänsyn till omständigheterna.( 45 )
72. Av alla de skäl som det har redogjorts för ovan, föredrar jag en tolkning av artikel 132.1 i förordning 2017/1001 som innebär att skyldigheten att vilandeförklara målet även gäller om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket har ingetts till EUIPO efter det att målet om varumärkesintrång har inletts och innan ett genkäromål har framställts eller i stället för ett sådant. Enligt min mening kan de konkurrerande mål som eftersträvas med den förordningen bättre förenas på grundval av en sådan tolkning. Den förhindrar risken för motstridiga beslut och gör det samtidigt möjligt för domstolarna för EU-varumärken att förhindra missbruk av processuella rättigheter genom tillämpning av undantaget avseende ”särskilda skäl”.
73. På grundval av det ovan anförda föreslår jag att EU-domstolens svar på den andra och den tredje frågan blir att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att skyldigheten för en domstol för EU-varumärken, som har att pröva ett mål om varumärkesintrång, att vilandeförklara målet, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, även är tillämplig om ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket har ingetts till EUIPO efter det att det målet inleddes eller i stället för ett genkäromål.
IV. Förslag till avgörande
74. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att EU-domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) har ställt på följande sätt:
1) Artikel 132.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken
ska tolkas så,
att svaranden i en talan om varumärkesintrång vid en domstol för EU-varumärken kan inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO av det EU-varumärke som ligger till grund för den talan, även om svaranden kunde ha ingett ett genkäromål om samma sak till den domstolen, i den mening som avses i artiklarna 124 d och 128 i den förordningen.
2) Artikel 132.1 i förordning 2017/1001
ska tolkas så,
att skyldigheten för en domstol för EU-varumärken, som har att pröva ett mål om varumärkesintrång, att vilandeförklara målet, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, även är tillämplig om ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket har ingetts till EUIPO efter det att det målet inleddes eller i stället för ett genkäromål.
1 Originalspråk: franska.
2 Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
3 I artikel 123.1 i förordning 2017/1001 föreskrivs att ”[m]edlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning”. Dessa domstolar har i uppdrag att säkerställa skyddet för EU-varumärken. För detta ändamål föreskrivs i artikel 124 a och d i förordning 2017/1001 att de domstolarna ska ha ”exklusiv behörighet” bland annat i fråga om ”talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till EU-varumärken” och ”genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring” av ett sådant varumärke enligt artikel 128 i den förordningen.
4 Se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
5 Se skäl 32 i förordning 2017/1001.
6 Artikel 1.2 i förordning 2017/1001.
7 I praktiken talas det därför om ”Alicante torpedo” för att beteckna en taktik som består i att inge en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO i det primära syftet att stoppa ingivandet av en talan om varumärkesintrång och förhala detta fram till dess att ett slutgiltigt beslut har meddelats i ogiltighetsförfarandet.
8 Se, analogt, dom av den 27 april 2004, Turner (C-159/02, EU:C:2004:228, punkt 28).
9 Rådets förordning av den 12 december 2001 (EGT L 3, 2002, s. 1).
10 Se artikel 91.1 i förordning nr 6/2002. Liknande frågor som dem som har ställts i förevarande mål ställdes av Okresný súd Banská Bystrica (Distriktsdomstolen i Banská Bystrica, Slovakien) i fråga om gemenskapsformgivningar i mål C-616/25, Elektrizace železnic Praha.
11 Talan grundade sig på förekomsten av dubbel identitet i den mening som avses i artikel 9.2 a i förordning 2017/1001, en risk för förväxling enligt artikel 9.2 b i förordning 2017/1001 och det förstärkta skydd för välkända varumärken som föreskrivs i artikel 9.2 c i förordning 2017/1001.
12 Dom nr 92/2025 (ECLI:ES:TS:2025:92).
13 Dom av den 22 juni 2023, État belge (Omständigheter som hänför sig till tiden efter beslutet om återvändande) (C-711/21 och C-712/21, EU:C:2023:503, punkt 30).
14 Dom av den 22 december 2008, Régie Networks (C-333/07, EU:C:2008:764, punkt 46).
15 Dom av den 25 juni 2024, Ilva m.fl. (C-626/22, EU:C:2024:542, punkt 46 och där angiven rättspraxis).
16 Se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkt 43).
17 Se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkterna 38–40), och dom av den 8 juni 2023, LM (Genkäromål om ogiltighetsförklaring) (C-654/21, EU:C:2023:462, punkterna 32–34).
18 Dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkterna 39 och 40). Enligt samma resonemang har EU‑domstolen även slagit fast att föremålet för ett genkäromål om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke inte begränsas av den rättsliga ram som definieras i talan om varumärkesintrång och att ett sådant genkäromål kan avse samtliga rättigheter som innehavaren av det varumärket har till följd av registreringen av detsamma, se dom av den 8 juni 2023, LM (Genkäromål om ogiltighetsförklaring) (C-654/21, EU:C:2023:462, punkt 55). På grund av den självständighet, såväl på det processuella planet som i sak, som EU-domstolen har tillskrivit ett sådant genkäromål som avses i artikel 124 d i förordning 2017/1001, är genkäromålet inte ett vanligt försvar, utan ett rättsmedel som på samma gång är säkert, uttömmande och snabbt och som innebär att svaranden kan göra gällande samtliga anspråk mot varumärkesinnehavaren i en talan om varumärkesintrång. Ur denna synvinkel är genkäromålet inte mindre intressant för en sådan svarande än ett förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring vid EUIPO.
19 Dom av den 8 juni 2023, LM (Genkäromål om ogiltighetsförklaring) (C-654/21, EU:C:2023:462, punkt 55).
20 En ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO kan följaktligen i princip bifallas även om den inges av svaranden i ett pågående mål om varumärkesintrång. Frågan huruvida en sådan ansökan ska bifallas beror dessutom inte på huruvida svaranden, som har eller har haft rätt att inge ett genkäromål inom ramen för det målet, har utövat den rättigheten eller inte. En bestämmelse som återspeglar artikel 63.3 i förordning 2017/1001 återfinns i artikel 128.2 i den förordningen, där det föreskrivs att ”[e]n domstol för EU-varumärken ska avvisa ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, om ett beslut av [EUIPO] i ett mål om samma sak mellan samma parter redan har vunnit laga kraft”.
21 I artikel 132.2 i förordning 2017/1001 föreskrivs att ”[EUIPO] ska förklara en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring vilande om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, antingen på eget initiativ efter att ha hört parterna, eller på begäran av någon part efter att ha hört övriga parter, om EU‑varumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av ett genkäromål vid en domstol för EU-varumärken”.
22 Se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkt 42).
23 Det finns för övrigt flera bestämmelser i förordning 2017/1001 som tyder på att unionslagstiftaren ger företräde åt förfarandet vid EUIPO. Så är bland annat fallet med artikel 132.2 andra och tredje meningen i förordning 2017/1001, där det föreskrivs att en domstol för EU-varumärken, som är först ut att pröva EU‑varumärkets giltighet, kan förklara målet vilande på begäran av någon part, för att EUIPO ska kunna fortsätta förfarandet vid den. Detsamma gäller artikel 128.7, där det föreskrivs att en domstol vid vilken ett genkäromål har anhängiggjorts får förklara målet vilande på ansökan av innehavaren av EU-varumärket och förelägga svaranden att ansöka hos EUIPO om upphävande eller ogiltigförklaring, vid äventyr av att genkäromålet anses ha återkallats. EUIPO:s specialisering och exklusiva behörighet i fråga om registrering av EU-varumärken och invändningar mot sådana registreringar ligger med all sannolikhet till grund för dessa olika mekanismer, som innebär att förfarandet kan fortsätta vid EUIPO även efter det att en talan om varumärkesintrång har väckts och ett genkäromål har framställts, även om de mekanismerna förutsätter att ett initiativ tas av parterna eller den domstol vid vilken talan har anhängiggjorts och ska bedömas av den.
24 I artikel 129.3 i förordning 2017/1001 anges att ”[o]m inte annat föreskrivs i denna förordning ska domstolen för EU-varumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte”.
25 Det rör sig om artikel 61bis.5 i Ley de Marcas (Varumärkeslagen), som infördes genom Real Decreto ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (kungligt lagdekret 23/2018 om införlivande av direktiv inom områdena varumärken, järnvägstransporter samt paketresor och sammanlänkade researrangemang) av den 21 december 2018 (BOE nr 312 av den 27 december 2018, s. 127305), som har införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).
26 Det ska påpekas att någon liknande bestämmelse inte fanns med i artikel 100 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1) eller i artikel 104 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 2 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), utan att de artiklarna endast ålade domstolarna för EU-varumärken att underrätta EUIPO om att ett genkäromål hade ingetts. Ändringen gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21). Skälen till denna ändring framgår vare sig av ingressen till den sistnämnda förordningen eller av kommissionens förslag eller den konsekvensbedömning som gjordes före det förslaget, och inte heller av den Max Planck-studie som kommissionen beställde.
27 Se fotnot 23 i förevarande förslag till avgörande.
28 Dom av den 10 juli 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo (C-322/24, EU:C:2025:556, punkt 35).
29 I artikel 132.1 i förordning 2017/1001 krävs endast att det EU-varumärke som avses ska vara identiskt, inte att parterna eller ogiltighetsgrunderna ska vara identiska.
30 Jag vill påpeka att det adverbet inte finns med i samtliga språkversioner av förordning 2017/1001 (det finns till exempel inte med i den danska versionen).
31 Enligt den tolkningen skulle artikel 132.1 i förordning 2017/1001 reglera sambandet mellan två förfaranden som båda ifrågasätter giltigheten av samma EU‑varumärke.
32 Europaparlamentets och rådets förordning av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1). Se skäl 33 i förordning 2017/1001. I artikel 122.1 i förordning 2017/1001 föreskrivs att ”[o]m inte annat anges i denna förordning ska unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tillämpas i mål om EU-varumärken och på ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken”.
33 Jag vill erinra om att artikel 30 i förordning nr 1215/2012 inte är direkt tillämplig på de situationer som omfattas av artikel 132.1 i förordning 2017/1001, i enlighet med den bestämmelse som föreskrivs i artikel 122.1 i den förordningen, och att den dessutom endast avser konnexitet mellan domstolsförfaranden.
34 Detta oberoende av det faktum att EUIPO:s beslut ger allmängiltiga verkningar ( erga omnes ), medan ett domstolsavgörande enbart har verkan mellan parterna ( inter partes ).
35 Eftersom den regel om samordning mellan förfarandet vid EUIPO och det som följer av ett genkäromål och som föreskrivs i artikel 128.4 i förordning 2017/1001 infördes först år 2015, utesluter jag inte att enligt unionslagstiftarens avsikt reglerades konnexiteten mellan dessa båda förfaranden ursprungligen i artikel 100.1 i förordning 40/94 och därefter i artikel 104.1 i förordning 207/2009, vilka är de bestämmelser som föregick artikel 132.1 i förordning 2017/1001. Detta skulle även förklara den hänvisning som har gjorts i artikel 128.4 i förordning 2017/1001 in fine till artikel 132.1 i den förordningen.
36 Se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde BodmanLudwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkterna 54–56), och dom av den 8 juni 2023, LM (Genkäromål om ogiltighetsförklaring) (C-654/21, EU:C:2023:462, punkt 44).
37 I artikel 62.3 a i förordning 2017/1001 föreskrivs att ”[u]tan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om skadeståndskrav i anledning av skada som orsakats genom varumärkesinnehavarens vållande eller på grund av att han var i ond tro, eller i anledning av otillåtet berikande, ska den retroaktiva verkan av varumärkets upphävande eller ogiltighet inte påverka ... beslut i mål om varumärkesintrång som vunnit laga kraft och verkställts före beslutet om upphävande eller ogiltighet”.
38 Den principen antogs genom artikel 30.1 i förordning nr 1215/2012 och styr utövandet av de befogenheter som domstolarna för EU-varumärken och EUIPO har i fråga om ett EU-varumärkes giltighet, se dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkt 44).
39 I domen av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punkt 44), fann EU-domstolen att ”[e]nligt artikel 132.1 och 132.2 första meningen i förordning 2017/1001 ... är det den första instansen vid vilken en tvist om giltigheten av ett EU-varumärke anhängiggjorts som är behörig”.
40 Givetvis under villkoret att utgången i målet om varumärkesintrång beror på utgången i förfarandet om upphävande eller ogiltighetsförklaring, med beaktande av saken i respektive förfarande. Se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkterna 25 och 26). Det ska även betonas att under sådana omständigheter som de i det nationella målet, där giltigheten av EU-varumärket enbart har bestritts vid EUIPO, innebär principen om prioritet för den instans där talan väckts att konnexa förfaranden får genomföras parallellt, i stället för att tjäna som ett samordningskriterium.
41 Jag vill härvidlag betona att ett effektivt förhindrande av sådana strategier till stor del är beroende av den räckvidd som ska tillskrivas den regel som föreskrivs i artikel 128.4 i förordning 2017/1001. Enligt den tolkning som görs av den bestämmelsen skulle det i själva verket vara tillräckligt att svaranden i ett mål om varumärkesintrång inger en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO, även efter det att målet om varumärkesintrång har inletts, och därefter framställer ett genkäromål, för att domstolen ska vilandeförklara målet, enligt en kombinerad tillämpning av artiklarna 128.4 och 132.1 i den förordningen.
42 Jag vill erinra om att artikel 132.1 i förordning 2017/1001 inte endast är tillämplig om förfarandet vid EUIPO aktiveras av svaranden i målet om varumärkesintrång och att den inte enbart reglerar konnexiteten mellan förfarandet vid EUIPO och domstolsförfarandet, utan även konnexiteten mellan domstolsförfaranden.
43 Det begreppet ska emellertid tolkas restriktivt. Se, analogt, dom av den 14 december 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 30), när det gäller begreppet ”särskilda skäl” i den aktuella artikel 130.1 i förordning 2017/1001.
44 Enbart den omständigheten att svaranden har ingett en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring till EUIPO i stället för att framställa ett genkäromål är emellertid inte i sig tillräcklig för att målet inte ska vilandeförklaras.
45 Tribunalen har erkänt att EUIPO i detta avseende har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning, se bland annat dom av den 25 november 2014, Royalton Overseas/harmoniseringskontoret – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (T-556/12, EU:T:2014, 985, punkt 33). Den överklagandenämnd vid EUIPO som har att pröva Vega Sicilias överklagande har för övrigt vilandeförklarat förfarandet vid den flera gånger, bland annat i avvaktan på ett avgörande i det mål om varumärkesintrång som Vega Sicilia har inlett om huruvida varumärket UNICO har uppnått särskiljningsförmåga.