PMÖD 2020:16

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-02-19 i ärende PMÄ 17864-19, se bilaga A

PARTER

Klagande Patent- och registreringsverket Box 530 826 27 Söderhamn

Motpart Legal Works Nordic AB Box 160 101 23 Stockholm

Ombud: K.Ö. RTM Brand Management Gräskö Byväg 21 760 17 Blidö

SAKEN Registrering av varumärke

____________________

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets överklagande avslås.

____________________

YRKANDEN

Patent- och registreringsverket (PRV) har yrkat att Patent- och marknadsdom-stolens beslut ska upphävas såvitt avser tjänsterna i klass 35, alternativt att ärendet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för förnyad prövning.

Legal Works Nordic AB (bolaget) har bestritt ändring.

GRUNDER M.M.

Parterna har i själva saken, såvitt avser tjänsterna i klass 35, i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter till grund för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

PRV har, som det får förstås, till stöd för yrkandet om återförvisning anfört att det överklagade beslutet inte är tillräckligt motiverat såvitt avser bedömningen av huruvida det sökta märket är beskrivande för tjänsterna i klass 35.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Rättsliga utgångspunkter

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Ett varukännetecken anses enligt 1 kap. 5 § första stycket i lagen ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I paragrafens andra stycke 1 anges att bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art m.m.

De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4.1 (b) och (c) i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv, EU, 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) och ska följaktligen, så långt möjligt, tolkas direktivkonformt och i enlighet med EU-domstolens praxis. I tidigare varumärkesdirektiv (senast direktiv 2008/95/EG) reglerades dessa hinder mot registrering i artikel 3.1 (b) och (c).

Till skillnad från varumärkeslagen innehåller alltså varumärkesdirektivet en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 4.1.b) och sådana märken som är beskrivande (artikel 4.1.c). Bestämmelserna i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 §varumärkeslagen har dock ansetts ge utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som anges (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i mål PMÖÄ 10702-16, BARNFONDEN).

Det första hindret avseende bristande särskiljningsförmåga syftar till att förhindra registrering av märken som inte kan fylla varumärkets grundläggande funktion, dvs. att utmärka varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (jfr EU-domstolens dom den 16 december 2004, SAT.1 mot harmoniserings-byrån, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkten 23).

Det andra hindret avseende beskrivande beteckningar syftar till att tillgodose intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkten 25).

Även om vart och ett av dessa båda registreringshinder är oberoende av varandra och därför ska prövas var för sig, är det uppenbart att tillämpnings-områdena för dem överlappar varandra (se EU-domstolens dom den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 67 och 85).

Ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet saknar av denna anledning särskiljnings-förmåga för sådana varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 86).

För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar ska anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär, utan det måste konstateras att sammansättningen i sig har sådan karaktär (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 96).

Men det krävs inte att t.ex. en sammansättning faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som ett varumärke avser, utan det är tillräckligt att sammansättningen har en potentiell betydelse som kan användas för sådana ändamål (jfr EU domstolens dom den 23 oktober 2003, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkten 32 samt Koninklijke KPN Nederland, punkten 97).

Enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster fortsätter som regel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, om den inte innehåller någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 98).

Bedömning av om ett varumärke omfattas av något av dessa hinder ska vara konkret och göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som märket avser och med beaktande av samtliga faktiska omständigheter (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 33).

Bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster de avser, ska göras med utgångspunkt i den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnitts-konsument av aktuella varor eller tjänster kan tänkas ha (se EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde, C-53/01-53/05, EU:C:2003:206, punkten 41, med hänvisning till bl.a. dess dom den 16 juli 1998, Gut Springenheide och Tusky, C-210/96, EU:C:1998:369, punkten 31).

Bedömningen av om ett ordvarumärke är beskrivande för de varor eller tjänster de avser ska däremot, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, göras med utgångspunkt i en språklig analys av märket, närmast genom en prövning av om märkesordets användning i språket beskriver de varor eller tjänster som märket avser eller om märkesordet har en potentiell betydelse som kan användas för sådana ändamål.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknads-överdomstolen att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna får anses utgöras av såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer här i landet. De genomsnittliga avnämare som efterfrågar sådana rekryterings-tjänster m.m. i klass 35 som märket avser får anses ha tämligen goda kunskaper i det engelska språket.

Det sökta märket LEGALWORKS är, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, en sammansättning av de engelska orden ”legal” och ”works”. Orden har, som Patent- och marknadsdomstolen också konstaterat, bl.a. betydelsen ”juridisk” respektive ”arbeten” och ”verksamhet”. Dessa betydelser måste också anses vara kända inom de båda delarna av omsättningskretsen.

Sammansättningen legalworks förekommer dock inte i det engelska språket. Inte heller används ordet legal, i betydelsen juridisk, i förening med work eller works, i betydelsen arbete eller arbeten. (Se Oxford English Dictionary – The definitive record of the English language, www.oed.com). Det sökta märket LEGALWORKS består således inte endast av en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de aktuella tjänsterna.

Med utgångspunkt i en språklig analys är det sökta varumärket därför varken artangivande eller beskrivande för de rekryteringstjänster m.m. i klass 35 som det avser. Inte heller kan sammansättningen, med hänsyn till dess ovanliga semantiska form, anses ha en potentiell betydelse som kan användas för sådana ändamål.

Vid denna bedömning kan de som tillhandahåller tjänster av det nu aktuella slaget inte anses ha ett sakligt motiverat behov av att använda samman-sättningen LEGALWORKS. Det föreligger därmed inte heller något frihållnings-behov för sammansättningen med avseende på sådana tjänster. – Annorlunda skulle det ha förhållit sig om t.ex. uttrycket legal work hade använts, eller kunde komma att användas, i engelskan.

Att sammansättningen inte förekommer i engelskan kan emellertid inte anses vara känt av en genomsnittlig medlem av de olika delarna av omsättnings-kretsen. Det sökta märket måste därför anses vara ägnat att antyda att märket avser bl.a. tjänster med en inriktning mot juridik, såsom rekrytering av jurister. Men genom sin ovanliga semantiska form måste märket anses kunna uppfattas som ett kännetecken för de i målet aktuella tjänsterna.

Sammanfattningsvis finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det sökta ordmärket LEGALWORKS har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådana rekryteringstjänster m.m. i klass 35 som det avser. Det föreligger därmed inte hinder mot registrering av märket för dessa tjänster på den av PRV åberopade grunden. Och något skäl att återförvisa målet till Patent- och marknadsdomstolen föreligger inte.

På grund av det anförda ska överklagandet avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-överdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, referent, samt hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Magnus Ulriksson.

____________________________________________

BILAGA A

PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLENS DOM

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN Tingsfiskalen Jenny Kylås

PROTOKOLLFÖRARE Beredningsjuristen Nubar Onatli

PARTER

Klagande Legal Works Nordic AB Box 160 101 23 Stockholm

Ombud: K.Ö. RTM Brand Management Gräskö Byväg 21 760 17 Blidö

Motpart Patent- och registreringsverket Box 530 826 27 Söderhamn

SAKEN Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets beslut den 28 oktober 2019 i ärende nr 2019/01943, se bilaga 1

______________

Legal Works Nordic AB (Legal Works Nordic) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av ordvarumärket LEGALWORKS avseende tjänsteklass 35 för:

”Rekryteringstjänster; tillfällig uthyrning av personal; konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende företagsorganisation och företagsledning inklusive personaladministration; konsultationstjänster avseende personalresurser; rådgivningstjänster avseende företagsorganisation och - ledning; rådgivning vid företagsledning.”

Ansökan avsåg även registrering avseende tjänsteklass 41 för:

”Undervisning/utbildning; juridisk undervisning/utbildning; anordnande av juridiska fortbildningskurser; undervisningsinformation online via databas eller internet.”

PRV avslog ansökan genom beslut den 28 oktober 2019 och bedömde att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga då det angav de sökta tjänsternas art, syfte och innehåll.

YRKANDEN M.M.

Legal Works Nordic har överklagat PRV:s beslut och yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja bolagets ansökan om registrering av varumärket.

Legal Works Nordic har som grund för överklagandet vidhållit vad som anförts hos PRV och framhållit bland annat följande. PRV har felaktigt översatt det engelska uttrycket ”legal works” till ”juridiska arbeten” eller ”juridiska tjänster”. Den korrekta översättningen är ”juridiska verk”, ”juridik fungerar” eller ”juridikfabrik”. Uttrycket ”legal works” används inte i den aktuella branschen och är inte beskrivande för samtliga sökta tjänster. Översättningen för ”arbeten” är ”jobs”.

Legal Works Nordic har gett in och åberopat en förteckning över andra varumärken som har blivit registrerade.

PRV har anfört att det saknas skäl för ändring med anledning av överklagandet.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Rättsliga utgångspunkter

För att ett varumärke ska registreras måste det enligt 2 kap. 5 § varumärkes-lagen (2010:1877) ha särskiljningsförmåga för de varor och eller tjänster som märket avser.

Enligt 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen anses ett varumärke ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I bestämmelsens andra stycke 1 anges att bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper.

Utgångspunkten är att ett kännetecken ska anses som beskrivande om det är rimligt att anta att omsättningskretsen kommer att uppfatta kännetecknet som en beskrivning av varorna eller tjänsterna (se EU-domstolens dom i mål C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol, EU:C:2011:139, punkt 50). Hinder mot registrering föreligger redan om åtminstone en av tecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna (se EU-domstolens dom i mål C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, punkt 38).

Domstolen är inte bunden av PRV:s registreringspraxis utan ska istället i varje enskilt fall göra en egen bedömning. Tidigare registreringar från PRV påverkar således inte domstolens bedömning av om ett kännetecken är beskrivande.

Bedömningen i det aktuella fallet

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att den relevanta omsättningskretsen för de nu aktuella tjänsterna får anses utgöras av professionella aktörer och konsumenter i allmänhet.

Domstolen instämmer därefter i PRV:s bedömning att det sökta märket, som är en sammansättning av de engelska orden ”legal” och ”works” närmast kan översättas till ”juridisk” respektive ”arbeten” eller ”verksamhet”. Enligt PRV:s utdrag från Nationalencyklopedins ordbok kan ordet ”works” även översättas till ”gärning”, ”syssla” och ”verk”.

Frågan som domstolen har att ta ställning till i detta ärende är om märket LEGALWORKS är beskrivande för de sökta tjänsterna i klass 35 och 41.

Vad avser tjänsterna rekryteringstjänster m.m. i klass 35 anser domstolen att en översättning av båda de sammansatta engelska orden i det sökta märket inte får en betydelse som är beskrivande för sökta tjänster. Domstolen bedömer därmed att den aktuella omsättningskretsen inte kommer att uppfatta att LEGALWORKS endast beskriver tjänsternas art, syfte och innehåll. Det finns således inget hinder mot registrering av märket för denna klass.

Vad avser tjänsterna juridisk utbildning m.m. i klass 41 gör domstolen däremot en annan bedömning. Domstolen finner att ett av de sammansatta orden, nämligen ”legal” i det sökta märket, i sin översatta form avser en egenskap hos berörd tjänst. Sambandet med tjänsterna i klass 41 är direkt och konkret. Den andra delen av märket, ”works” är visserligen inte direkt beskrivande för tjänsterna. ”Works” är dock, som konstaterats ovan, ett relativt generellt begrepp som bl.a. kan översättas till ”arbeten”, ”verksamhet” eller ”gärning”. Domstolen bedömer sammantaget att omsättningskretsen skulle uppfatta ordsammansättningen och kännetecknet LEGALWORKS som en beskrivning av tjänsterna i klass 41. Det föreligger således hinder mot registrering av märket för denna klass.

Sammanfattningsvis bedömer alltså Patent- och marknadsdomstolen att det sökta märket LEGALWORKS är beskrivande för de sökta tjänsterna i klass 41 men inte i klass 35. Vad Legal Works Nordic anfört om tidigare registreringar påverkar inte domstolens bedömning.

BESLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen bifaller Legal Works Nordics överklagande såvitt avser de varor i klass 35 som ansökan avser.

2. Patent- och marknadsdomstolen avslår Legal Works Nordics yrkande såvitt avser de varor i klass 41 som ansökan avser.

3. Det ankommer på PRV att vidta de åtgärder som följer på detta beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13) Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 11 mars 2020. Det krävs prövningstillstånd.

Nubar Onatli Protokollet uppvisat/

BILAGA 1

Patent- och registreringsverkets beslut

Text i märket: LEGAL WORKSAnsökningsnr: 2019/01943

Sökande: Legal Works Nordic ABOmbud: K Ö med firma RIM Brand ManagementEr referens: RTM/LEGALWORKS

Avslag av er varumärkesansökan

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er ansökan om registrering av varumärket LEGAL WORKS.

Beskrivning av ärendet Ni har ansökt om registrering av varumärket LEGAL WORKS för olika tjänster i klasserna 35 och 41.

En fullständig förteckning över sökta tjänster finns i bilagan till detta beslut.

Vi har bedömt att det sökta märket inte har särskiljningsförmåga.

Ni har i huvudsak framfört att den lexikala betydelsen av lydelsen är felaktig. Märket är därför inte beskrivande för de sökta tjänsterna. Ni har också hänvisat till andra registrerade varumärken.

PRV:s bedömning

Särskiljningsförmåga Ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.

Ett varumärke har inte särskiljningsförmåga om: - det bara beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper. - det bara uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch. - det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.

Ert märke anger de sökta tjänsternas art, syfte och innehåll. Även om en sammansättning av två ord inte direkt är ett uttryck i det engelska språket måste hänsyn tas till hur omsättningskretsen uppfattar ett märke. Ordet LEGAL WORKS är sammansatt av orden LEGAL och WORKS där orden i sig närmast kan översättas till juridisk och arbete. Vi bedömer därför att kunderna utan eftertanke kommer att uppfatta märket som dess raka översättning, nämligen juridiska arbeten. Märket kan också uppfattas som juridisk verksamhet.

Märket blir alltså beskrivande avseende samtliga sökta tjänster.

Vad gäller er hänvisning till andra registrerade varumärken vill vi understryka att myndigheten inte är bunden av tidigare beslut. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Vi bedömer därför att ert märke inte har särskiljningsförmåga.

PRV avslår därför er ansökan.

Beslutat den 28 oktober 2019 av Katy Lundqvist efter föredragning av Lena Thörnros

Bestämmelser Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:

Varumärkeslag (2010:1877) 2 kap. 18 § (avslag) 1 kap. 5 § (när anses ett varumärke ha särskiljningsförmåga) 2 kap. 5 § (varumärket måste ha särskiljningsförmåga)

HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet: • Namn och person-/organisationsnummer • Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter • Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer • Varför ni anser att beslutet är felaktigt • Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två (2) månader från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

BILAGA

Ansökningsnummer: 2019/01943

Ingivningsdag: 2019-03-17

Märkestyp: Ord

Text i märket: LEGAL WORKS

Klassificering:

35: Rekryteringstjänster; tillfällig uthyrning av personal; konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende företagsorganisation och företagsledning inklusive personaladministration; konsultationstjänster avseende personalresurser; rådgivningstjänster avseende företagsorganisation och - ledning; rådgivning vid företagsledning. 41: Undervisning/utbildning; juridisk undervisning/utbildning; anordnande av juridiska fortbildningskurser; undervisningsinformation online via databas eller internet.

Innehavare: Legal Works Nordic AB, Box 160 101 23 Stockholm, Sverige. Org.nr: 559046-3922.

Ombud: K Ö med firma RTM Brand Management, Gräskö byväg 21 760 17 Blidö, Sverige.