NJA 1991 s. 23

Domskäl

TR:n (rådmännen Björkegren, Huldt och Tjulander) anförde i dom d 1 dec 1988:

Domskäl. Det är i målet ostridigt att B:s under de senaste fem åren före talans väckande inte har använt varumärket i dess registrerade utformning. Den användning som B:s åberopat som grund för sitt bestridande avser bokstäverna gatt i den utformning som framgår av bilaga 2.

(Märkets utformning enligt bilaga 2)

Tvisten gäller huruvida användandet av ett varumärke enligt bilaga 2 uppfyller varumärkeslagens krav på användning med avseende på varumärket enligt registreringen.

Varumärket har registrerats som ett så kallat figurmärke. Inget undantag har därvid gjorts för det i märket läsbara ordet gatt.

Bestämmelsen om användningstvång i 25 § 2 st varumärkeslagen tillkom under departementsbehandlingen av varumärkes- och firmautredningens förslag till varumärkeslag. Utredningen har ägnat ett kapitel i sitt betänkande åt en diskussion av skälen för och emot införandet av en användningsskyldighet. Den gränsdragningsfråga som aktualiseras i nu förevarande tvist har dock inte berörts av utredningen. Inte heller i propositionen med förslag till varumärkeslag eller under riksdagsbehandlingen av denna har frågan om användningsskyldighetens yttre gräns berörts. Frågan har dock varit föremål för prövning av HovR:n över Skåne och Blekinge, se referat i NIR 1985 s 604. I övrigt saknas vägledande svensk rättspraxis.

B:s har i målet gjort gällande att förevarande registrering avser en logotype och inte ett figurmärke i egentlig mening. Registreringen skulle alltså avse ordet "gatt" i ett visst utförande, vilket medför att registreringsskyddet främst omfattar själva ordet. Gate har häremot hävdat att det i varumärket ingående ordet "gatt" inte åtnjuter skydd som ord betraktat utan endast som ett i märket ingående figurelement.

Med användande av varumärkeslagens terminologi är det här fråga om ett sammansatt ord- och figurmärke. Det kan ifrågasättas om inte en registrering av ett sådant märke ger skydd inte bara för helheten utan även för de i märket ingående beståndsdelarna. Av 15 § 1 st varumärkeslagen framgår motsatsvis att sådana beståndsdelar som kan registreras ensamma för sig erhåller skydd. I målet är ostridigt att ordet "gatt" i och för sig är registrerbart. Vidare ger registreringen av ett sammansatt ord- och figurmärke i så måtto skydd för orddelen att registrering av ett med orddelen förväxlingsbart varumärke hindras. Det kan alltså konstateras att ordet "gatt" genom den nu aktuella registreringen erhållit ett skydd som ord betraktat. Skyddet är dock mindre omfattande än vad det skulle ha blivit om ordet även registrerats som ordmärke. Den omständigheten att orddelen som sådan åtnjuter varumärkesrättsligt skydd är emellertid inte avgörande vid bedömningen av frågan om ett användande av enbart ordet "gatt" uppfyller användningskravet enligt 25 § 2 st varumärkeslagen eller ej. Såsom uttalas i förut omnämnt hovrättsfall kan det inte förhålla sig så att brukandet av enbart orddelen i ett sammansatt ord- och figurmärke utan vidare är tillräckligt för att kravet på användning skall vara uppfyllt. Då fullständig identitet mellan det registrerade och det använda märket ej föreligger måste en bedömning göras av hur stora avvikelser vid användandet som kan anses tillåtna. HovR:n uttalar härvidlag att endast mera oväsentliga ändringar av det registrerade varumärket bör tillåtas. TR:n delar denna bedömning.

I det nu aktuella fallet har B:s använt ordet "gatt" i en utformning som tydligt skiljer sig från utformningen av det registrerade varumärket. Det som ger figurverkan åt detta - sättet att skriva samman bokstäverna, det tjocka streck som binder samman bokstäverna och som fortsätter under dessa samt den obrutna yttre ramen - saknas helt i den utformning av ordet "gatt" som B:s använt. Skillnaderna mellan det registrerade märket och det märke B:s använt är enligt TR:ns mening så stora att B:s inte kan anses ha uppfyllt användningskravet enligt 25 § 2 st varumärkeslagen.

Det under nr 172 897 registrerade varumärket har således inte varit i bruk under de fem senaste åren. B:s har inte visat skäl för sin underlåtenhet att använda märket. Till följd härav skall registreringen hävas.

Domslut: TR:n häver varumärkesregistreringen nr 172897.

B:s fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle ogilla käromålet.

Gate bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Nilsson, hovrättsråden Hallmo och Ljungkvist, referent, samt tf hovrättsassessorn Melin) anförde i dom d 23 april 1990:

Domskäl. Målet gäller frågan om registreringen av B:s varumärke "gatt" med tillämpning av 25 § 2 st varumärkeslagen skall hävas på grund av att det inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visat skäl för sin underlåtenhet att använda märket (det s k användningstvånget).

Parterna har i HovR:n hänfört sig till samma utredning som vid TR:n, dock att B:s därutöver åberopat utlåtanden av professorn U.B. och jur dr C.U..

Det är ostridigt i målet att B:s under de senaste fem åren före talans väckande inte har använt varumärket i dess registrerade form. Frågan i målet blir därför om den använda formen skiljer sig från den registrerade på ett sådant sätt att användningstvånget inte skall anses vara uppfyllt. Vid denna bedömning är syftet och ändamålet med bestämmelsen om användningstvånget av betydelse.

I 1958 års förslag till varumärkeslag (SOU 1958:10 s 174 ff) diskuterades för- och nackdelar med ett användningstvång men något förslag lades inte fram. Bestämmelsen i 25 § 2 st varumärkeslagen tillkom först under departementsbehandlingen och fick sin slutliga lydelse under riksdagsbehandlingen. Departementschefen förordade införandet av en modifierad form av användningstvång, bl a för att komma till rätta med sådana missförhållanden som att personer i rent affärssyfte registrerade märken utan att använda dem och sedan mot dryg ersättning lämnade medgivande till registrering av liknande märken. Vidare framhöll departementschefen att klassregistreringen inte torde äga en tillräckligt återhållande effekt mot alltför omfattande registrering av defensivmärken eller massregistreringar i rent utestängningssyfte. Han framhöll också att reglerna om användningstvång inte behövde göras rigorösa utan kunde erhålla en mildare form samt att en registrering borde kunna hävas endast om märket under femårsperioden överhuvudtaget inte varit i bruk (prop 1960:167 s 149). Den svenska lagstiftningen skall ses mot bakgrund av de regler som uppställts i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, närmast artikel 5 C 2, som har följande lydelse: "Märkeshavarens användande av ett fabriks- eller handelsmärke under en form, som enbart genom beståndsdelar, vilka icke ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form, under vilken märket registrerats i ett unionsland, skall inte medföra registreringens ogiltighet eller minska det åt märket givna skyddet."

Sammanfattningsvis kan syftet med bestämmelsen om användningstvång sägas vara att en näringsidkare inte skall ha möjlighet att ha kvar en registrering av ett varumärke som han inte har något praktiskt behov av.

När det gäller det i målet aktuella varumärket "gatt" har detta givits en figurativ utformning genom att bokstäverna "att" länkats samman med en linje som sedan fortsätter och bildar en understrykning av samma bokstäver samt genom att ordet "gatt" omges av en tunn linje som ramar in det. Ord och figur är så integrerade med varandra att det inte går att särskilja någon egentlig figur. Inte heller torde de figurativa elementen på ett passande sätt kunna ifyllas med några andra bokstäver än "gatt". Härigenom skiljer sig varumärket från det i hovrättsavgörandet NIR 1985 s 604 behandlade varumärket "Tom(s)", eftersom figuren i detta märke - en soluppgång eller solnedgång bortom en horisont av vågor inom en cirkelformad kedjeram - mycket väl kan användas i kombination med ett annat ord än "Tom(s)".

Det väsentliga i B:s varumärke måste således anses vara ordet "gatt". B:s varumärke torde därmed vara att se snarare som ett ordmärke i visst logotypeutförande än som ett sammansatt ord- och figurmärke i varumärkeslagens mening. Oavsett hur det förhåller sig härmed är det uppenbart att varumärket får sin egenartade karaktär av ordet "gatt", vilket ord måste anses vara tillräckligt distinktivt för att kunna erhålla skydd genom registrering.

Endast den som för egen del vill använda själva ordet "gatt" torde ha något egentligt intresse av att registreringen hävs. Det framstår bl a på grund härav som föga tillfredsställande att i detta fall tillämpa regeln om användningstvång lika rigoröst som i det berörda hovrättsavgörandet, i vilket endast mera oväsentliga ändringar av det registrerade varumärket ansågs tillåtna för att användningstvånget skulle anses vara uppfyllt.

Några olägenheter för näringslivet, såsom anhopning i varumärkesregistret av märken som inte är i bruk, kan knappast uppkomma på grund av en mindre rigorös tillämpning av användningstvånget i ett fall som det förevarande. Ju mindre möjligheterna är att använda bildelementen för sig eller tillsammans med andra ordelement, desto större skillnader mellan det använda och det registrerade märket bör kunna godtagas vid bedömningen av om användningstvånget skall anses vara uppfyllt eller ej.

HovR:n finner vid en bedömning utifrån nu angivna utgångspunkter och med särskilt beaktande av att det måste anses vara ordelementet som ger varumärket "gatt" dess egenartade karaktär, att skillnaderna mellan det använda och det registrerade märket inte är sådana att användningskravet inte skall anses ha blivit uppfyllt.

På grund av det anförda skall B:s vadetalan bifallas.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom ogillar HovR:n Gates talan om hävande av varumärkesregistreringen nr 172897.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.