NJA 2001 s. 265

Sonet Grammofon AB innehar varumärke nr 100 888, registrerat d. 25 aug. 1961. Märket har nedan angivna utformning.

"Spot light serien"

Enligt intyg av Patent- och registreringsverket, som är bifogat TR:ns dom, är märket ej figurklassificerat.

Global Act AB väckte vid Stockholms TR talan mot Sonet med yrkande att TR:n skulle häva registreringen av varumärket med stöd av 25 a § 1 st. varumärkeslagen (1960:644).

Sonet bestred yrkandet.

Som grund för sitt yrkande anförde Global Act att Sonet under de senaste fem åren före talans väckande inte använt varumärket i dess registrerade form.

Som grund för sitt bestridande anförde Sotet: Varumärket har använts under relevant tid, visserligen inte i sin registrerade form utan endast i formen SPOTLIGHT. Varumärket är emellertid inte registrerat som ett figurmärke utan registreringen innebär en registrering av ordet SPOTLIGHTSERIEN som varumärke. Den avvikelse från den registrerade formen som användningen av endast beståndsdelen SPOTLIGHT inneburit har inte förändrat märkets egenartade karaktär. Användningskravet har således uppfyllts på sätt som sägs i 25 a § 2 st. 1 varumärkeslagen och käromålet skall därför lämnas utan bifall.

Sonet överklagade i Svea HovR och yrkade ogillande av käromålet. Global Act bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Hökborg och Olvall samt hovrättsassessorn Lindblom, referent) anförde i dom d. 11 mars 1999: Domskäl. Parterna har i HovR:n åberopat samma grunder och omständigheter som vid TR:n och har därutöver gjort vissa förtydliganden i samband med utveckling av talan.

Mellan parterna är ostridigt att Sonet under de senaste fem åren före talans väckande inte använt varumärket i dess registrerade form. Den avgörande frågan blir därför om den av Sonet använda formen skiljer sig från den registrerade formen på sådant sätt att varumärket inte skall anses ha varit i bruk.

Vid en helhetsbedömning kan i och för sig konstateras att det föreligger vissa skillnader såväl visuellt som fonetiskt mellan den använda och den registrerade formen. Av varumärkesintyget framgår att varumärket enligt Patent- och registreringsverket inte är figurklassificerat. Detta utesluter enligt HovR:ns mening inte att varumärket är sammansatt av såväl ord- som figurelement. Det väsentliga i varumärket är dock ordet spotlight vilket ger varumärket dess egenartade karaktär. Varumärkesdominanten torde också vara registrerbar i sig (jfr NJA 1991 s. 23). Sonets användning kan därför inte anses skilja sig från den registrerade formen annat än i fråga om beståndsdelar som inte ändrar den egenartade karaktären hos varumärket i dess registrerade form. HovR:n finner därför att det förhållandet att Sonet endast använt ordet spotlight inte kan anses innebära att varumärket inte har varit i bruk. På grund av det anförda skall Sonets talan i HovR:n bifallas.

Global Act (ombud jur.kand. H.P.) överklagade och yrkade att HD skulle fastställa TR:ns dom.

Sonet (ombud advokaten C.L.) bestred ändring. HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr T. föreslog i betänkande följande dom: Domskäl. År 1961 registrerades under nr 100 888 varumärket SpotLIGHT-SERIEN för varuslaget. grammofonskivor. Rätten till varumärket innehas sedan 1972 av Sonet Grammofon AB.

Den 26 april 1996 ansökte Global Act AB om registrering av ett figurmärke innehållande ordet Spotlight. Sedan Patent- och registreringsverket förklarat att hinder mot registrering förelåg på grund av att märket är förväxlingsbart med bl.a. varumärket SpotLIGHTsERIEN har Global Act väckt talan mot Sonet med yrkande att registreringen skall hävas. Till grund för sin talan har Global Act anfört - såvitt nu är i fråga - att märket SpotLIGHTsERIEN utan att godtagbara skäl föreligger för detta inte har varit i bruk under de senaste fem åren innan talan väckts och att detta är till förfång för Global Act då varumärket utgör hinder mot registrering av Global Acts ansökan.

Sonet har till grund för bestridandet anfört att bolaget har använt varumärket SpotLIGHTsERIEN genom att under aktuell tidsperiod ge ut CDskivor försedda med märket SPOTLIGHT.

Enligt 25 a § 1 st. varumärkeslagen får registreringen av ett varumärke hävas om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av märket här i landet för de varor som det registrerats för eller sådant bruk inte har skett inom en period om fem år i följd. 12 st. 1 stadgas att med sådant bruk som avses i 1 st. likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade formen, om avvikelsen avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade karaktär.

Frågan i målet är alltså om Sonet genom att använda ordet SPOTLIGHT har brukat varumärket SpotLIGHTSERIEN i den meningen som avses i 25 a § 2 st. 1 varumärkeslagen.

Enligt den nämnda bestämmelsen får en avvikelse avse endast detaljer och inte förändra märkets egenartade karaktär. Det registrerade märket är inte figurklassifucerat. Det består av tre sammansatta ord i olika storlek. Spot är betydligt större än de övriga orden. Ordet SERIEN är väsentligt mindre än LIGHT och placerat under detta. Spot består av gemener, de övriga orden av versaler. Ordet LIGHT lappar något in i avslutningen på ordet Spot. På grund av utförandet kan märket, som TR:n har konstaterat, inte bedömas som annat än ett kombinerat ord- och figurmärke. Märket är därtill beskrivande på det sättet att det åsyftar skivor med musik av populära artister som ges ut i en serie.

De två former som Sonet har använt märket SPOTLIGHT i har ett annat typsnitt än det registrerade ordet och saknar karaktär av figurmärke. Avsaknaden av ordet SERIEN medför att orden såväl uttalsmässigt som innehållsmässigt skiljer sig påtagligt från varandra. Vid en jämförelse mellan det registrerade varumärket och de märken som Sonet har använt får de använda formerna anses skilja sig från den registrerade i sådan grad att fråga inte kan anses vara bara om en ändring av detaljer utan även en ändring av märkets egenartade karaktär. Global Acts talan skall därför bifallas.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K. Beckman, Svensson, Westlander, referent, och Pripp) beslöt följande dom: Domskäl. I målet är fråga om tillämpning av bestämmelserna om användningstvång i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Denna § gäller sedan år 1993 och ersätter den tidigare bestämmelsen om användningstvång i 25 § 2 st. Den tillämpas även på varumärken som registrerats före 1993.

I 25 a § 1 st. föreskrivs att registreringen av ett registrerat varumärke får hävas, om innehavaren inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats eller inom fem år i följd gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för, om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. 12 st. 1 föreskrivs att med sådant bruk som avses i 1 st. likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade formen, om avvikelsen avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade karaktär.

Användningstvånget infördes i svensk varumärkesrätt i samband med tillkomsten av 1960 års lag. Såvitt här är av intresse föreskrevs i 25 § 2 st. att registreringen fick hävas, om märket inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visat skäl för sin underlåtenhet att använda märket.

Vid den praktiska tillämpningen av 25 § 2 st. uppkom frågan om ett varumärke som under den angivna femårsperioden brukats i en form som avvek från den form som registrerats skulle kunna anses ha varit i bruk i §:ns mening (se t.ex. NIR 1985 s. 604 och 1990 s. 480). Det diskuterades om ledning för bedömningen kunde hämtas från Patentverkets praxis i fråga om ansökningar enligt 24 § varumärkeslagen. Enligt detta lagrum kan i varumärkesregistret på ansökan av innehavaren göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Det hänvisades också till artikel 5 C 2 i Pariskonventionen 1925 för skydd av den industriella äganderätten. Där föreskrivs, kort uttryckt, att registreringen består även om ett märke används i en form som endast genom beståndsdelar som inte ändrar märkets egenartade karaktär skiljer sig från den registrerade formen.

I rättsfallet NJA 1991 s. 23 gällde frågan varumärket "gatt" som i sin registrerade form var sammansatt av såväl ord- som figurelement men som under de senaste fem åren före talans väckande använts i en form som bestod av endast ordet "gatt" i ett visst typsnitt, annat än det registrerade. HD uttalade med en hänvisning till artikel 5 C 2 i Pariskonventionen att den använda formen av märket inte kunde anses skilja sig från den registrerade formen annat än i fråga om beståndsdelar som inte ändrat den egenartade karaktären hos märket i dess registrerade form. Med hänsyn härtill och med beaktande av de syften som låg bakom införandet av reglerna om användningstvång i varumärkeslagen fann HD att det förhållandet att innehavaren av märket endast använt ordet "gatt" i det registrerade varumärket inte kunde anses innebära att märket inte varit i bruk.

Bestämmelsen i 25 a § 2 st. 1 i varumärkeslagen har sin grund i EG:s varumärkesdirektiv (89/104/EEG). I direktivets artikel 10 behandlas frågan om bruk av varumärken. I punkten 2 a i artikeln anges att som bruk av ett varumärke räknas också användning av märket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats. Vid tillkomsten av den svenska regleringen uttalade departementschefen att direktivet i angivna del anslöt till artikel 5 C 2 i Pariskonventionen samt, med en hänvisning till rättsfallet NJA 1991 s. 23, att det av rättspraxis fick sägas framgå att svensk rätt var i överensstämmelse med direktivets krav i denna del (se prop. 1992/93:48 s. 99).

Som framgår av bilaga 1 till TR:ns dom består det registrerade varumärket "spotlightserien" av de tre ordelementen Spot, LIGHT och sERiEN. Orden är skrivna i olika typsnitt och storlekar. De har också satts samman, delvis överlappande varandra, på ett säreget sätt. Varumärket utgör ett kombinerat ord- och figurmärke. Det rättsskydd som det erhållit genom registreringen avser hela kombinationen inklusive formen, inte bara de ingående orden var för sig. Mest framträdande får ordet "Spot" sägas vara.

Av utredningen framgår att Sonet under de senaste fem åren inte har använt varumärket i dess registrerade form utan endast i formen "SPOTLIGHT", skrivet med enhetliga versaler och i en följd. Den form som har använts får anses ha avvikit i så hög grad från den form i vilken märket registrerats att det registrerade märkets egenartade karaktär har förändrats. Registreringen av varumärket skall därför hävas.