NJA 2005 s. 643

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Tomas Norström) anförde i dom den 9 november 2002:

Yrkanden m.m.

Intel Corporation (Intel) är, efter ansökan i december 1970, innehavare av det registrerade varumärket intel (reg. nr 147 854). Varumärket är registrerat för varorna halvledarminnen och integrerade kretsar (varuklass 9). Bolaget innehar också, efter ansökan år 1991, det registrerade ord- och figurmärket intel inside. Märket är registrerat för mikroprocessorer. Bolaget innehar också, efter ansökningar i april 1996, gemenskapsvarumärkena intel (ansökningsnummer 464), INTEL (ansökningsnummer 513) och intel inside (ansökningsnummer 539). Gemenskapsvarumärkena är registrerade bl.a. för ett flertal dator- och telekommunikationsrelaterade varor och tjänster i klasserna 9, 16, 38 och 42.

Empresa Nacional de Telecommunicaciones S.A. (Entel) innehar det registrerade varumärket ENTELCARD (reg. nr 308 697). Märket, som registrerades den 16 februari 1996, är registrerat för tjänsterna utställande av telefonkreditkort (klass 36) och publika och privata telekommunikationstjänster (klass 38). Bolaget innehar också varumärket ENTELcard (reg. nr 321 915); ett ord och figurmärke, vilket registrerades den 28 februari 1997. Märket är registrerat för finansiering av telekommunikationstjänster, medelst kreditkort (klass 36) och för publika och privata telekommunikationstjänster.

Intel har yrkat att registreringarna av varumärkena ENTELCARD och ENTELcard hävs. Intel har som grund för detta åberopat att verkligt bruk av varumärkena inte har skett inom en period av fem år före stämningsansökans ingivande den 29 april 2002.

Entel har bestritt yrkandet om hävning. Som grund för bestridandet har bolaget åberopat att Intel inte lider förfång av bolagets varumärkesregistreringar och, i vart fall, att varumärkena brukats inom femårsperioden.

Parterna har anfört

Intel:

Intel är ett multinationellt bolag grundat år 1968. Bolaget tillhandahåller ett flertal tjänster för datorer och är idag ett av världens största företag på området för halvledarprodukter. Intel var också först på marknaden med s.k. mikroprocessorer. Intel har sedan år 1995 lagt ned omkring 35 miljoner kronor på marknadsföring. Sedan år 1971 har 500 miljarder avbildningar av bolagets varukännetecken distribuerats över hela världen. Bolagets varumärken anses idag vara bland världens tio mest värdefulla varumärken. Bolagets varumärken intel och intel inside - som är registrerade i mer än 200 länder - är alltså väl ansedda.

Entels varumärkesregistrering berör Intel på ett negativt sätt. En potentiell användning av Entel, eller annan som Entel skulle överlåta registreringarna till, är till förfång för Intel eftersom en sådan användning skulle kunna utgöra intrång i bolagets rätt till sina i Sverige väl ansedda varumärken och kunna urvattna deras särskiljningsförmåga.

Entel har inte inom fem år före det att talan om hävning väcktes gjort verkligt bruk av sina registrerade varumärken. Den marknadsföringskampanj med användande av ”ENTELCARD” som gjordes för Entel i lokalradiosändningar under tiden november 1999 till juni 2000 betingade enbart en kostnad på omkring 2 800 kr och kan därför inte anses som ett verkligt bruk. I övrigt har Entel bara företett två fakturor till en telefonkund i Linköping utvisande en total kostnad för kunden på ungefär 40 kr. På fakturorna används visserligen tecknet ENTELCARD men inte som en användning som varukännetecken.

Entel:

Bolaget, som är ett chilenskt bolag inom Entelkoncernen, är verksamt inom telekommunikation. Entelkoncernen är ett av omkring tio företag i Chile som tillhandahåller långdistanssamtal. Av dessa innehar Entelkoncernen ungefär 40 procent av marknaden för långdistanssamtal inom Chile och 30 procent av långdistanssamtalen internationellt. Entel, som primärt är verksamt i Chile, tillhandahåller telefonkort för samtal till och från Chile. Kortet är kopplat till ett konto och kunderna faktureras månadsvis i efterskott. Telefonkortet och tjänsten säljs under varumärkena ENTELCARD eller ENTELcard. Telefonkortet är främst av intresse för chilenare bosatta utomlands, men även för företag och organisationer med koppling till Chile.

Intel saknar talerätt då de ifrågavarande registreringarna inte är till förfång för Intel. Parternas varumärken har samexisterat under lång tid. Någon faktisk förväxling har inte skett. Patent- och registreringsverket har inte heller ansett märkena vara förväxlingsbara vid registreringarna.

Bolaget har gjort verkligt bruk av varumärkena ENTELCARD och ENTELcard på den svenska marknaden under aktuell femårsperiod. Entel ingick den 17 mars 1997 ett avtal med J.I.V. Avtalet innebar att J.I.V. som ombud för bolaget skulle marknadsföra och vidta åtgärder för försäljning av Entels ”Entelcard Internacionaltjänst” i Sverige. J.I.V. åtog sig bland annat att rapportera adresser och telefonnummer över potentiella kunder till Entel samt hålla Entel underrättat om aktuella lagändringar i Sverige. Entel åtog sig att tillhandahålla information till J.I.V. avseende chilenare bosatta i Sverige, företag i Sverige med anknytning till Chile m.m. Under perioden november 1999 till juni 2000 genomförde Entel en reklamkampanj för marknadsföring av ENTELCARD via lokalradiostationen Panamericana FM 106.3. För kampanjen fakturerade radiostationen Entel 295 US-dollar. Entel har också skickat två fakturor till en abonnent avseende användandet av telefonitjänsten för perioderna januari och september 2001. På fakturorna användes kännetecknet ENTELCARD. Under augusti och september 2001 har vissa telefonsamtal gjorts genom användandet av ENTELCARD-tjänsterna. Kommersiell användning av bolagets varumärken har således skett under den berörda femårsperioden, om än i måttlig omfattning.

Entel har åberopat skriftlig bevisning.

Domskäl

Har innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom en period av fem år i följd gjort verkligt bruk här i landet för de varor eller tjänster som märket registrerats för får registreringen, enligt 25 a § varumärkeslagen (1960:644), hävas om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. Enligt 26 § varumärkeslagen får var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering föra talan om att den skall hävas.

Av förarbetena till bestämmelsen i 26 § varumärkeslagen framgår att en näringsidkare som genom en förment oriktig varumärkesregistrering finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande. Där framhålls vidare att en enskild part också kan företräda s.k. absoluta registreringshinder, dvs. kunna påfordra hävning på grund av mer allmänna skäl (SOU 1958:10 s. 307 f.). I doktrinen har också framhållits att om grunden för hävning av en varumärkesregistrering är utebliven användning kan kretsen av taleberättigade bli tämligen vid (jfr Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl. s. 171 ff.). När, som i detta fall, två näringsidkare står mot varandra i frågan om en varumärkesregistrering innebär begränsningar i rörelsefriheten får, mot bakgrund av vad som nu sagts, förfångsrekvisitet i 26 § varumärkeslagen anses vara uppfyllt. Käromålet kan därför inte ogillas på grund av Entels förstahandsinvändning.

Den andra - och reella - tvistefrågan i detta mål är om Entel genom den användning av varumärkena i reklamsammanhang som ändå ostridigt har förekommit, har gjort verkligt bruk av varumärkena.

Vad som avses med verkligt bruk är inte närmare angivet i den aktuella lagbestämmelsen. Begreppet verkligt bruk i lagen är avsett att återspegla det krav på användning som följer av det s.k. varumärkesdirektivets krav på användning av varumärken för att registreringen av ett märke skall kunna bestå.

Med ”verkligt bruk” måste, enligt tingsrätten, avses en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till omsättningskretsen. Även användning i reklam och förberedande marknadsföringsåtgärder bör kunna konstituera verkligt bruk under förutsättning att varan inom en rimlig tid därefter blir tillgänglig för omsättningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller ett rent bortslumpande av märkta varor eller tjänster bör därmed inte kunna utgöra bruk i verklig mening.

Av utredningen i målet framgår att Entel i mars 1997 slöt ett avtal som innebar att en av bolagets telefonitjänster skulle marknadsföras i Sverige under bolagets varumärken och också tillhandahållas här. Telefonitjänsten innebar att telefonsamtal skulle kunna göras till Chile och betalas enligt Entels gällande taxa med internationellt godkänt kreditkort. Det får därmed anses visat att Entel efter vissa affärsmässiga överväganden ändå tillhandahållit en tjänst här i landet under varumärkena. Det är visserligen inte visat att detta tillhandahållande inom någon närmare tid följdes av någon användning av varukännetecknen utåt mot allmänheten. Först i november 1999 användes varumärkena i en reklamkampanj som pågick under ungefär åtta månader, dvs. fram till juni 2000. Denna användning avsåg, enligt vad som får anses visat genom uppgifter från lokalradiostationen, en reklamkampanj för produkten Entelcard. Den användning av varumärkena som därmed förekommit har då skett sedan tjänsten redan var introducerad för omsättningskretsen och inom den femårsperiod som det är fråga om i målet. Varumärkena har alltså ändå använts utåt för att söka lansera en tjänst som redan tillhandahölls den omsättningskrets till vilken Entel riktade tjänsten. Även om användningen varit av blygsam omfattning och heller inte lett till några försäljningsframgångar av tjänsten måste användningen i denna situation vara att se som ett verkligt bruk av varumärkena. Den gjorda användningen har därmed brutit den femårsperiod som det är fråga om i målet med påföljd att en ny period börjat löpa. Entels varumärkesregistreringar kan därför inte på åberopad grund för käromålet hävas.

Käromålet skall således lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut

Tingsrätten lämnade käromålet utan bifall.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kristina Boutz och Christina Jacobsson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Alexander Ramsay) anförde i dom den 12 juli 2004:

Hovrättens domskäl

Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Skriftlig bevisning har åberopats.

När det gäller frågan om det kan anses att Intel lider förfång av Empresas varumärkesregistrering gör hovrätten inte någon annan bedömning är den tingsrätten har gjort.

Hovrätten har därefter att bedöma dels om det kan anses visat att Empresa har använt varumärkena ENTELCARD och ENTELcard i Sverige under den i målet aktuella femårsperioden, dels om den användning som visats kan anses innebära att Empresa har gjort verkligt bruk av varumärkena.

Enligt 25 a § första stycket varumärkeslagen (1960:644) får en varumärkesregistrering hävas, om innehavaren av det registrerade varumärket inte gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Vad som avses med verkligt bruk är inte närmare angivet i bestämmelsen.

Begreppet verkligt bruk i 25 a § varumärkeslagen är avsett att återspegla de krav som följer av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (i fortsättningen varumärkesdirektivet). Enligt artikel 12.1 varumärkesdirektivet gäller att ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.

Av motiven till varumärkeslagen framgår att bruket - för att vara i överensstämmelse med direktivets krav - måste vara allvarligt menat, dvs. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller rent bortslumpande av märkta varor bör därför inte anses utgöra bruk i den mening som avses i varumärkesdirektivet. Som verkligt bruk bör kunna godtas att varumärket använts i reklam eller kataloger eller i andra marknadsföringsåtgärder under förutsättning att detta sker i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan förs ut på marknaden (se prop. 1992/93:48 s. 99).

EG-domstolen har i en dom den 11 mars 2003 i mål mellan Ansul BV och Ajax Brandbeveiliging BV (mål C-40/01) anfört bl.a. följande angående tolkningen av artikel 12 i varumärkesdirektivet. Kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som kan anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt, eftersom det beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden.

EG-domstolen har i ett beslut den 27 januari 2004 i mål mellan La Mer Technology Inc. och Laboratoires Goemar SA. (mål C-259/02) vidareutvecklat hur begreppet verkligt bruk skall tolkas. Av beslutet framgår att till och med en mycket liten användning av varumärket kan vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt i den mening som avses i varumärkesdirektivet, under förutsättning att denna användning kan anses motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket. Frågan huruvida ett varumärke används i tillräckligt stor omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket beror på en rad faktorer. Till de faktorer som kan beaktas hör varornas eller tjänsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken regelbundenhet varumärket används för att saluföra varor eller tjänster och den bevisning om varumärkets användning som innehavaren kan lägga fram. Vidare kan också den berörda marknadens egenskaper beaktas vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt. Denna bedömning kan variera beroende på t.ex. om innehavaren är ett litet företag, vars mål är att skaffa sig en kundkrets på en begränsad marknad, eller ett större företag, vars produkter i regel är avsedda för en större kundkrets.

Som tingsrätten anfört framgår det av utredningen i målet att Empresa i mars 1997 avtalade med en privatperson om att denne i Sverige skulle vidta åtgärder till stöd för försäljning av telefonitjänster, som enligt avtalet tillhandahölls genom användandet av Entelcard Internacional- kort, utfärdade av Empresa. Vidare framgår av utredningen att varumärkena användes i en radioreklamkampanj som pågick under tiden november 1999-juni 2000 samt att en abonnent använde bolagets telefonitjänst i januari, augusti och september 2001. Telefonitjänsten har således varit tillgänglig för allmänheten i anslutning till att Empresa brukat varumärkena i reklamsammanhang. Empresa har därför visat att varumärkena har använts under den aktuella femårsperioden.

Det har inte framkommit annat än att den användning som sålunda har förekommit av varumärkena har skett efter affärsmässiga överväganden i syfte att skapa avsättningsmöjligheter för Empresas tjänster. Empresas användning av varumärkena, som riktas mot en synnerligen begränsad målgrupp i Sverige, får därför anses ha varit allvarligt menad. Vid en samlad bedömning av omständigheterna finner hovrätten att Empresas användning av varumärkena, även om den - som tingsrätten har uttryckt saken - har varit blygsam och inte heller lett till några försäljningsframgångar av tjänsten, är tillräcklig för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt. På grund av det anförda skall tingsrättens dom fastställas.

Hovrättens domslut

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.