NJA 2010 s. 617

En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att förfoga över patentet före betalning av köpeskillingen.

Skellefteå tingsrätt

P.G.E. väckte vid Skellefteå tingsrätt talan mot Texsun Energy AB:s konkursbo och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att han vid tiden för konkursboets överlåtelse av boet tillhörig egendom till Suntech i Skellefteå AB, en överlåtelse som enligt uppgift skett i maj 2003, hade bättre rätt än konkursboet till samtliga patent och patentansökningar under beteckning PCT/SE97/01829 (WO 98/020292, 14.05.1998).

Konkursboet bestred yrkandet.

Till utveckling av sin talan anförde P.G.E. bl.a. följande. Han är uppfinnare och utvecklade under 1990-talet en absorbator med god verkningsgrad och som var tillverkad av böjligt och icke korroderande material. Han sökte nationellt och internationellt patent för sin uppfinning. I syfte att exploatera uppfinningen träffades 1999 ett avtal mellan P.G.E. och Texsun Energy AB. Genom avtalet överlät P.G.E. samtliga rättigheter, inklusive know-how, patent och patentansökningar till bolaget i utbyte mot beräknad fast och rörlig ersättning. Den fasta ersättningen bestämdes till 2 miljoner kr. Den rörliga ersättningen bestod av förtjänst på alla produkter som tillverkades i den planerade produktionslinjen och i samtliga därefter tillkommande produktionslinjer. Avtalet är med hänsyn till dess utformning att betrakta som ett patentlicensavtal. Bolagets uppgift var att tillverka absorbatorn och att i övrigt verka för uppfinningens exploatering. Bolaget tillverkade en maskin för produktion och patent beviljades i olika länder. Samtliga patent och patentansökningar är underordnade beteckningen som angivits i P.G.E:s yrkande i målet. Enligt punkten 17 i avtalet äger en part säga upp det till omedelbart upphörande bl.a. när part försätts i konkurs eller eljest kan antas ha kommit på obestånd, med följd att äganderätten till den överlåtna egendomen återgår utan särskild ersättning. Under sommaren 2002 hade bolaget ekonomiska problem. Den 30 juli 2002 upprättades en kontrollbalansräkning. Vid extra bolagsstämma i bolaget den 30 augusti 2002 konstaterades att aktiekapitalet var helt förbrukat och att bolaget behövde ett kapitaltillskott i storleksordningen 12 miljoner kr. Det beslutades att man skulle försöka rekonstruera bolaget och att rekonstruktionen, med hänsyn till bolagets likvida situation, borde vara klar under september månad 2002. Bolagets mycket dåliga ekonomiska situation bekräftades av de uppgifter som framgick av balansräkningen daterad den 31 september 2002. Den 24 september 2002 var P.G.E. i kontakt med en person vid Ackordscentralen i Umeå som var anlitad av bolaget för att utreda möjligheterna för en rekonstruktion. Denna person bedömde att bolaget var insolvent varför P.G.E. skriftligen sade upp avtalet samma dag. I uppsägningen hänvisade P.G.E. till punkten 17 b i avtalet och angav att uppsägningen skedde med omedelbar verkan. Efter uppsägningen gjordes vissa ytterligare försök att rekonstruera bolaget. Den 29 november 2002 ingavs en konkursansökan från bolaget varvid det försattes i konkurs. Den 10 december 2002 tillskrev P.G.E. konkursförvaltaren och bekräftade uppsägningen. I skrivelsen klargjorde han att uppsägningen stod fast och att patenten och patentansökningarna därmed skulle tillhöra honom. Den 28 mars 2003 eller under maj månad 2003 överlät konkursförvaltaren konkursboets tillgångar till ett bolag som då hette Suntech i Skellefteå AB och som nu heter Texsun AB. Överlåtelsen inkluderade de i målet aktuella patenten och patentansökningarna. Följden av överlåtelsen har bl.a. blivit att patenten inte upprätthållits vilket fått till följd att de förfallit i flera delar av världen, bl.a. i Kina och Europa. Det kommer att kosta mycket pengar att reparera denna skada. - Bolaget var på obestånd vid uppsägningen den 24 september 2002. I vart fall kunde bolaget antas ha kommit på obestånd. Det sakrättsliga skyddet mot bolagets borgenärer inträdde vid uppsägningen. Så är fallet när det gäller immateriella tillgångar. Äganderättsförbehållet är korrekt utformat. Ett äganderättsförbehåll måste inte knytas till en fordran. I detta fall har äganderättsförbehållet knutits till att bolaget försätts i konkurs eller kan antas ha kommit på obestånd, vilket är tillräckligt. Följden av en uppsägning enligt punkten 16 i det mellan P.G.E. och bolaget träffade avtalet är att patenten går tillbaka till P.G.E. i enlighet med vad som anges inom parentesen under punkten 17. Patent är inte en tillgång som förbrukas. Förbehållet är seriöst menat. - P.G.E. gör i första hand gällande att han med stöd av gjord uppsägning den 24 september 2002 har bättre rätt än konkursboet till aktuella patent och patentansökningar vid aktuell överlåtelse till Suntech i Skellefteå AB. I andra hand gör P.G.E. gällande att han genom bekräftandet av uppsägningen efter konkursen, vilket får anses som en uppsägning, har bättre rätt än konkursboet till aktuella patent och patentansökningar vid aktuell överlåtelse till Suntech i Skellefteå AB.

Konkursboet anförde bl.a. följande. Bolaget bildades och firman registrerades 1998. Verksamheten påbörjades i början av 1999. Under 1999 erhöll bolaget svenskt patent på solvärmeabsorbator. Bolaget finansierade sin verksamhet genom ett ganska stort aktiekapital, bidrag och upplåning hos bank. Bolaget gjorde investeringar som uppgick till nästan 16 miljoner kr och som bestod i maskiner, produktutveckling, marknadsföring och i viss mån kostnader avseende patent. Under tiden fram till konkursen utfördes ett utvecklingsarbete genom att man testade olika material. Utvecklingsarbetet blev kraftigt försenat och var inte ens färdigt vid konkursutbrottet. År 2000 och år 2001 redovisade bolaget negativa resultat. Förseningarna och de negativa resultaten gjorde det nödvändigt att förstärka ekonomin. Vid den extra bolagsstämma som hölls den 30 augusti 2002 beslutades det att bolaget skulle drivas vidare genom försök att genomföra en rekonstruktion. I samband därmed konstaterades att bolaget behövde ett tillskott på ca 12 miljoner kr. Ett förslag till rekonstruktion utarbetades som bolaget arbetade med att genomföra. Fordringsägarna och merparten av ägarna ställde sig positiva till förslaget. Till slut var det enda ytterligare som krävdes för att genomföra rekonstruktionen ett beslut från en aktieägare, AC Invest AB. Dess styrelse sade mot sin VD:s vilja nej till förslaget och i och med detta fanns det inte något annat alternativ än konkurs. Samma dag som P.G.E. sade upp avtalet fick han besked från bolaget om att uppsägningen inte godtogs. Det är riktigt att P.G.E. i förhållande till konkursförvaltaren både skriftligen och muntligen gjort gällande att han har rätt till patenten och patentansökningarna samt att han efter konkursutbrottet sagt upp avtalet mot konkursboet. Konkursförvaltaren sålde boets tillgångar den 28 maj 2003. - Överlåtelseavtalet mellan P.G.E. och bolaget är inte ett patentlicensavtal. Avtalet kan inte heller jämställas med ett patentlicensavtal. Konkursboet gör gällande att P.G.E. inte hade rätt att säga upp avtalet den 24 september 2002 eftersom bolaget inte var på obestånd och inte heller kunde antas vara på obestånd vid den tidpunkten. Obeståndspunkten skall hänföras till AC Invest AB:s styrelses negativa beslut som fattades i november månad 2002. Även om bolagets ekonomi vid tidpunkten för P.G.E:s uppsägning var dålig pågick konstruktiva försök till lösningar och en rekonstruktion var på väg att kunna genomföras. Konkursboet gör gällande att man, när det gäller immateriella rättigheter, inte kan avtala om äganderättsförbehåll med innebörden att egendomen skall återgå till säljaren. Således är klausulen i avtalets punkt 17 inte giltig oavsett om uppsägningen sker före eller efter konkursen. För det fall rätten skulle finna att det är möjligt att träffa avtal om äganderätts- eller återtaganderättsförbehåll som binder köparens konkursborgenärer gör konkursboet gällande att klausulen i avtalets punkt 17 inte uppfyller de krav som gäller för ett korrekt äganderätts- eller återtagandeförbehåll. Ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll måste knytas till en fordran och bristande betalning av denna fordran. Punkten 17 b i avtalet är utformad så att det räcker med att bolaget kan antas ha kommit på obestånd för att uppsägning skall få ske. P.G.E. har enligt klausulen, även efter att han fått fullt betalt, haft rätt att få tillbaka egendomen utan att själv utge någon ersättning. Ett sådant förbehåll är inte giltigt. Ett annat krav som ställs på äganderätts- eller återtagandeförbehåll är att köparen inte får fritt förfoga över egendomen. Avtalet mellan P.G.E. och bolaget innebär i praktiken att bolaget har haft rätt att fritt förfoga över egendomen. Även om man inte skulle anse att punkten 18 ger bolaget en rätt att sälja patenten och patentansökningarna vidare har bolaget med stöd av punkten 16 haft rätt att när som helst säga upp avtalet sex månader efter skriftlig uppsägning. Bolaget har således, utan några konsekvenser för bolaget, haft rätt att säga upp avtalet och sedan fritt överlåta patenten och patentansökningarna.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Christel Lundmark, tf. rådmannen Jonas Brodin och tingsfiskalen Jonas Hägerlind) anförde i dom den 12 oktober 2005 bl.a.:

Domskäl

- - -

Tingsrättens bedömning

P.G.E. har gjort gällande att det i målet aktuella avtalet mellan honom och bolaget, med beaktande av dess utformning, är ett s.k. patentlicensavtal. Detta har bestritts av konkursboet. Vid förhöret under sanningsförsäkran med P.G.E. har han själv uppgett att han och bolaget inte tecknade ett patentlicensavtal utan ett överlåtelseavtal eftersom banken ville pantsätta patenten. Vidare framgår det av den åberopade kopian av avtalet att avtalet benämnts överlåtelseavtal samt att avtalets utformning i övrigt tyder på att det verkligen varit avsett att vara ett överlåtelseavtal. Annat är således inte visat än att det varit fråga om ett överlåtelseavtal.

Det är ostridigt att P.G.E. den 24 september 2002 skriftligen sade upp avtalet med hänvisning till punkten 17 b i avtalet. I målet synes även ostridigt att punkten 17 b varit giltig mellan P.G.E. och bolaget. Klausulen i punkten 17 b har således haft obligationsrättslig verkan.

P.G.E. har gjort gällande att bolaget den 24 september 2002 varit på obestånd eller i vart fall kunde antas ha kommit på obestånd. Detta har bestritts av konkursboet. Med hänsyn till vad som framkommit av kontrollbalansräkningen per den 30 juli 2002, balansräkningen daterad den 31 september 2002 samt vad som framkommit vid förhöret med den auktoriserade revisorn B.K. finner tingsrätten det visat att bolaget den 24 september 2002 i vart fall kunde antas ha kommit på obestånd. Uppsägningen har således varit giltig mellan P.G.E. och bolaget.

Parterna är i målet oense om klausulen i punkten 17 b i överlåtelseavtalet kan åberopas mot bolagets konkursborgenärer. Fråga är således om klausulens sakrättsliga verkan. Konkursboet har gjort gällande att klausulen är ogiltig i förhållande till bolagets konkursborgenärer. Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det saknas lagstiftning som reglerar frågan om äganderätts- och återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet vid överlåtelse av immaterialrättsliga tillgångar. Inte heller finns några uttalanden i överrättspraxis som kan innebära ledning i frågan. Visserligen finns vissa uttalanden i doktrinen men där ges inga entydiga svar. Rättsläget är således oklart.

Tingsrätten konstaterar att klausulen i punkten 17 b i överlåtelseavtalet innebär att P.G.E., när förhållandena var sådana att bolaget kunde antas ha kommit på obestånd eller när bolaget försatts i konkurs, haft rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå äganderätten till de immaterialrättsliga rättigheterna utan att utge någon ersättning till bolaget respektive konkursboet. Om klausulen skulle ha sakrättslig verkan skulle detta innebära att det vid antagligt obestånd skulle undandras egendom som skulle ingå i konkursboet vid en eventuell konkurs. Vidare skulle detta innebära att det vid konkurs skulle undandras egendom som annars skulle ha ingått i konkursboet. Om klausulen skulle ha sakrättslig verkan skulle P.G.E. således gynnas på övriga borgenärers bekostnad. Klausulen är sådan till sin karaktär att dess udd riktar sig bara mot konkursborgenärer eller eventuella framtida konkursborgenärer. Av allmänna rättsliga principer följer att en sådan klausul inte bör tillerkännas sakrättslig giltighet. Att tillerkänna klausulen sakrättslig giltighet skulle även strida mot den allmänna rättsliga principen att genom avtal mellan två kontrahenter tredje mans rätt inte får kränkas. Tingsrätten finner att klausulen i punkten 17 b i överlåtelseavtalet inte kan göras gällande mot bolagets konkursborgenärer och således inte heller mot konkursboet. Vad som i övrigt har framkommit i målet föranleder inte någon annan bedömning. Med hänsyn härtill skall käromålet ogillas.

Domslut

Käromålet ogillas.

Hovrätten för Övre Norrland

P.G.E. överklagade i Hovrätten för Övre Norrland och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Hovrätten undanröjde i slutligt beslut i del av målet den 2 februari 2007 tingsrättens dom i den del som avsåg talan om bättre rätt till för Japan patentsökt uppfinning och hänvisade enligt 10 kap. 20 § RB målet i den delen till Stockholms tingsrätt för vidare handläggning. Stockholms tingsrätt avvisade i slutligt beslut den 12 juli 2007 P.G.E:s talan i det dit överlämnade målet på den grunden att hans fastställelsetalan framstod som onödig och olämplig.

I det vid hovrätten anhängiga målet yrkade P.G.E. att hovrätten skulle, med ändring av Skellefteå tingsrätts dom, fastställa att han vid tiden för konkursboets överlåtelse av boet tillhörig egendom till Suntech i Skellefteå AB, en överlåtelse som enligt uppgift skett i maj 2003, hade bättre rätt än konkursboet till samtliga patent och patentansökningar under angiven beteckning, med undantag av för Japan patentsökt uppfinning som varit föremål för talan vid Stockholms tingsrätt.

Konkursboet yrkade i första hand att P.G.E:s fastställelsetalan skulle avvisas, i andra hand att den skulle ogillas.

Hovrätten lämnade konkursboets avvisningsyrkande utan bifall i beslut den 22 april 2009.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Ingrid Olsson, referent, Margareta Bergman och Susanne Möller samt f.d. kammarrättsrådet Margareta Östberg) meddelade dom den 17 november 2009.

Hovrättens domskäl

Inledningsvis anförde hovrätten att ett av konkursboet på nytt framfört avvisningsyrkande inte gav anledning för hovrätten att ta ny ställning i avvisningsfrågan. Härefter anförde hovrätten i domskälen:

Drygt två månader innan Texsun Energy AB försattes i konkurs förklarade P.G.E. i en skrivelse den 24 september 2002 att han, med hänvisning till punkt 17 b i överlåtelseavtalet mellan honom och Texsun Energy AB, sade upp avtalet med omedelbar verkan. I nämnda punkt sägs att ”Part äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande (och skall äganderätten till den överlåtna egendomen återgå utan särskild ersättning) - - - b) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.” Efter konkursutbrottet förklarade P.G.E. i en skrivelse den 10 december 2002 till konkursförvaltaren, att han med skrivelsen ville klargöra att uppsägningen den 24 september 2002 stod fast och att patent och patentansökan som han angav i skrivelsen skulle återgå till honom i enlighet med avtalet från år 1999.

Till grund för sin fastställelsetalan om bättre rätt till numera (efter hänvisningen till Stockholms tingsrätt) berörda patent och patentansökningar vid konkursboets överlåtelse till Suntech i Skellefteå AB har P.G.E. åberopat, tillsammans med punkten 17 b i avtalet, i första hand uppsägningen gentemot Texsun Energy AB den 24 september 2002 och i andra hand den såsom bekräftelse uttryckta uppsägningen efter konkursutbrottet. P.G.E. har hävdat att sakrättsligt skydd mot Texsun Energy AB:s borgenärer inträdde i och med att han sade upp avtalet. Detta förhållande har enligt honom gällt oavsett om avtalet varit att likställa med ett patentlicensavtal, något som han hävdar, eller anses ha haft karaktär av överlåtelseavtal.

Konkursboet har på fråga i hovrätten bekräftat att boets inställning är att punkten 17 b i avtalet varit giltig såvitt gäller förhållandet mellan P.G.E. och Texsun Energy AB. Boet har emellertid invänt att Texsun Energy AB vid P.G.E:s uppsägning den 24 september 2002 inte var på obestånd och inte heller kunde antas vara på obestånd. Konkursboet har vidare invänt att punkten 17 b i avtalet inte är giltig mot Texsun Energy AB:s konkursborgenärer, och därmed inte mot konkursboet, oavsett om uppsägning skett före eller efter konkursutbrottet. Till stöd för klausulens ogiltighet mot Texsun Energy AB:s borgenärer har konkursboet anfört bl.a. att P.G.E. enligt klausulen, även efter det att han fått fullt betalt av bolaget, haft rätt att få tillbaka egendomen utan att själv utge någon ersättning samt att avtalet inneburit att Texsun Energy AB haft rätt att fritt förfoga över egendomen. Avtalet kan enligt konkursboet inte jämställas med ett patentlicensavtal.

Om 1999 års avtal mellan P.G.E. och Texsun Energy AB kan allmänt sägas att det bär prägel av nära kopplingar mellan avtalsparterna. Bolaget har ”införskaffats” för exploatering av P.G.E:s uppfinning, och denne ”avser att delta i bolagets verksamhet i egenskap av ägare mot överlåtelse av uppfinningen”. Bolaget avser att genom ett samtidigt träffat aktieägaravtal tillföras kapital, så att det egna kapitalet uppgår till 3,8 milj. kr. P.G.E. blir, jämte finansiärer, aktieägare i bolaget, som ersätter honom för ”de rättigheter det erhållit enligt detta avtal” med dels en fast, dels en rörlig ersättning. Av P.G.E. tillkommande fast ersättning på 2 milj. kr skall 1 milj. kr betalas genom kvittning av betalning av 20 % av aktiekapitalet i bolaget. Vidare skall 600 000 kr av den fasta ersättningen reduceras med bolagets kostnad för att befria P.G.E. från betalningsansvar för ett lån på 525 000 kr som en finansiär beviljat honom. - Det har av P.G.E:s uppgifter i rättegången också framkommit att han även kommit att ingå i bolagets styrelse.

P.G.E. har i målet hävdat att avtalet varit att likställa med ett patentlicensavtal. Det har emellertid benämnts överlåtelseavtal. Även utformningen i övrigt språkligt och i sak talar för att parterna tänkt sig att det var fråga om överlåtelse från P.G.E:s sida av, som det uttrycks i punkt 2, ”samtliga rättigheter avseende Produkten inklusive … Patent och Patentansökningar”, låt vara att under viss förutsättning enligt punkten 17, som har rubriken Förtida upphörande, ”skall äganderätten till den överlåtna egendomen återgå”. Härtill kommer uppgiften som P.G.E. lämnat vid tingsrätten och bekräftat i hovrätten, nämligen att en tilltänkt pantsättning av patenten föranledde att parterna tecknade ett överlåtelseavtal och inte ett patentlicensavtal. P.G.E. har i hovrätten uppgett att meningen var att Texsun Energy AB skulle göra pantsättningen till säkerhet för betalningen av en skuld som bolaget hade till FöreningsSparbanken. Han har tillfogat att han tänkt sig att vid behov själv lösa panten. Oavsett hans vilja och förmåga att göra detta kan det inte frånkännas betydelse att parterna valde en konstruktion som skulle ge Texsun Energy AB rätt att förfoga över aktuell egendom. - Mot denna bakgrund får avtalet bedömas ha karaktären av överlåtelseavtal.

Enligt punkten 17 b i avtalet - vilken med parternas samstämmiga synsätt varit giltig mellan P.G.E. och Texsun Energy AB - har, såvitt nu är av intresse, P.G.E. haft rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om Texsun Energy AB ”kan antas ha kommit på obestånd”. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att angivna förutsättning enligt vad utredningen visar varit uppfylld vid P.G.E:s uppsägning den 24 september 2002.

P.G.E. har hävdat att punkten 17 b med - och trots - passusen ”(och skall äganderätten till den överlåtna egendomen återgå utan särskild ersättning)” gäller även mot bolagets konkursborgenärer och därmed mot konkursboet.

Från P.G.E:s sida har gjorts gällande att - då, såsom alltså skett, förutsättningen ”kan antas ha kommit på obestånd” i efterhand bedöms ha varit uppfylld vid hans ej godtagna uppsägning den 24 september 2002 - äganderätten till nu aktuella immaterialrättsliga rätttigheter skall anses ha i och med uppsägningen återgått till honom med giltighet mot Texsun Energy AB:s borgenärer. P.G.E. har i sammanhanget anfört att han och bolaget vid den tidpunkt då uppsägningen skedde hade kunnat med sakrättslig verkan avtala om att rättigheterna skulle återöverlåtas till honom. Som hans inställning får förstås hade det kunnat ske utan att han skulle utge någon ersättning till bolaget. Han har inte berört det förhållandet att rättshandlingar under vissa förutsättningar kan gå åter enligt bestämmelserna om återvinning till konkursbo.

Såsom hovrätten nyss anfört får avtalet från 1999 bedömas ha karaktären av överlåtelseavtal. Texsun Energy AB hade således fått bl.a. nu aktuella immaterialrättsliga rättigheter överlåtna på sig med möjlighet till bl.a. pantsättning. Exploateringen av P.G.E:s uppfinning var bolagets fundamentala uppgift, och bolaget hade följdriktigt vid tiden för P.G.E:s uppsägning hösten 2002 vidtagit betydande och kostnadskrävande åtgärder i syfte att fullgöra denna uppgift. P.G.E. har i ett sådant läge inte kunnat med verkan mot Texsun Energy AB:s borgenärer återfå de aktuella immaterialrättsliga rättigheterna redan genom att säga upp avtalet. Det sagda gäller även om uppsägningen hade godtagits av bolaget. Det gäller också oavsett att det fanns en klausul om att P.G.E., för det fall att bolaget kunde antas ha kommit på obestånd, hade rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och utan särskild ersättning återfå överlåten egendom, en klausul som framstår som tillkommen i syfte att vid risk för konkurs ge P.G.E. en långtgående förmån på andra borgenärers bekostnad.

Vad som i punkten 17 b i avtalet sägs angående återgång av äganderätten vid uppsägning kan under föreliggande omständigheter inte göras gällande mot bolagets konkursborgenärer och följaktligen inte heller mot konkursboet. P.G.E:s uppsägning den 24 september 2002 har således inte fått till följd att han vid konkursboets överlåtelse våren 2003 hade bättre rätt än boet till berörda patent och patentansökningar. Detsamma gäller den såsom bekräftelse uttryckta uppsägningen efter konkursutbrottet. P.G.E:s nu aktuella fastställelsetalan kan därför inte vinna bifall.

Hovrättens domslut

Hovrätten gjorde ingen annan ändring i tingsrättens domslut i huvudsaken än att hovrätten ogillade P.G.E:s fastställelsetalan i den del av hovrättens mål som återstod sedan målet i viss del hänvisats till Stockholms tingsrätt.

Högsta domstolen

P.G.E. överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av hovrättens dom bifalla hans i hovrätten förda talan.

Konkursboet yrkade i första hand att P.G.E:s talan skulle avvisas och bestred i andra hand ändring.

HD meddelade prövningstillstånd med utgångspunkt i att konkursbolaget var insolvent vid uppsägningen den 24 september 2002.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Domskäl

HD (justitieråden Torgny Håstad, referent, Kerstin Calissendorff, Lena Moore, Johnny Herre och Ingemar Persson) meddelade den 22 december 2010 följande dom:

Domskäl

P.G.E. är uppfinnare och utvecklade under 1990-talet en absorbator i ett icke korroderande material. Han sökte nationellt och internationellt patent för sin uppfinning. I syfte att exploatera uppfinningen ingicks år 1999 ett skriftligt avtal mellan P.G.E. och Texsun Energy AB. Enligt avtalet överlät P.G.E. samtliga rättigheter, inklusive know-how, patent och patentansökningar, till bolaget i utbyte mot viss fast och rörlig ersättning.

Avtalet innehåller en klausul (punkt 17 b) enligt vilken part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varvid äganderätten till den överlåtna egendomen ska återgå utan särskild ersättning, om den andra parten bl.a. försätts i konkurs eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Den 24 september 2002, när en viss del av den fasta ersättningen fortfarande var obetald, förklarade P.G.E. i en skrivelse ställd till Texsun att han, med hänvisning till punkten 17 b i det överlåtelseavtal som tecknats mellan honom och bolaget, sade upp avtalet med omedelbar verkan. I slutet av november 2002 försattes bolaget i konkurs. Konkursförvaltaren överlät i maj 2003 konkursboets tillgångar (inklusive patent-rättigheterna) till ett bolag som då hette Suntech i Skellefteå AB.

P.G.E:s talan innebär att det ska fastställas att han i maj 2003 ägde bättre rätt än konkursboet till de av avtalet omfattade patenten och patentansökningarna med visst undantag. Parterna har utgått från att denna fråga ska avgöras enligt svensk rätt.

Liksom tingsrätten och hovrätten finner HD inte skäl att avvisa P.G.E:s fastställelsetalan.

Som grund för bestridandet av att P.G.E. skulle ha bättre rätt till patenten och patentansökningarna har konkursboet åberopat dels att bolaget inte var på obestånd den 24 september 2002, dels att punkten 17 b i avtalet inte är giltig mot Texsuns borgenärer, oavsett om uppsägning skett före eller efter konkursutbrottet. Till stöd för klausulens ogiltighet mot Texsuns borgenärer har konkursboet anfört bl.a. att P.G.E. enligt klausulen haft rätt att få tillbaka egendomen utan att själv utge någon ersättning samt att avtalet inneburit att Texsun haft rätt att fritt förfoga över egendomen. Konkursboet har vidare gjort gällande att parternas avtal innebar en överlåtelse av patenträttigheterna till bolaget, medan P.G.E. har hävdat att avtalet innebar endast en upplåtelse (licens).

HD prövar tvisten med utgångspunkt i att avtalet ska anses innebära en överlåtelse. Skulle avtalet bara ha utgjort en upplåtelse är det uppenbart att P.G.E. hade bättre rätt till patenten och patentansökningarna i maj 2003.

När en part går i konkurs ger avtal och andra rättshandlingar, som företagits före konkursen och som gäller mot konkursgäldenären, normalt medkontrahenten en fordran i konkursen. Medkontrahentens anspråk binder emellertid inte konkursboet utom om sakrättsligt skydd föreligger eller konkursboet inträder i avtalet. Oberoende av om anspråket har sakrättsligt skydd kan konkursboet göra gällande alla obligationsrättsliga invändningar som konkursgäldenären skulle ha kunnat. Konkursboet har i princip (jfr 63 § köplagen och 2 kap. 20 § lagen om företagsrekonstruktion) samma men inte bättre rätt än konkursgäldenären till prestationer från medkontrahenten (vare sig gäldenärens tillgångar anses vara omhändertagna av konkursboet, se 1 kap. 1 § konkurslagen, eller anses ha övergått till konkursboet som juridisk person genom universalsuccession). Även om en rättshandling har sakrättsligt skydd och därför binder konkursboet, kan den i vissa fall återvinnas enligt bestämmelserna i 4 kap.konkurslagen.

Konkursboet har medgett att klausulen i avtalets punkt 17 b är obligationsrättsligt giltig. Enligt prövningstillståndet ska bolaget anses ha varit på obestånd vid hävningen den 24 september 2002. I enlighet med konkursboets medgivande ska alltså en för bolaget bindande hävning anses föreligga. För att hävningen ska ge P.G.E. bättre rätt till de omtvistade patenten och patentansökningarna måste den av hävningen utlösta återgången av dessa rättigheter dessutom ha sakrättsligt skydd.

10.

När en immaterialrätt överlåts får förvärvarens rätt till immaterialrätten skydd mot överlåtarens borgenärer genom avtalet (jfr NJA 2009 s. 695 rörande dubbelöverlåtelse). Något sakrättsligt moment behöver inte tillkomma, eftersom en immaterialrätt inte kan traderas, det inte finns någon utomstående prestationspliktig att denuntiera och registrering inte föreskrivits i lag för skydd mot överlåtarens borgenärer. I analogi med detta kan det inte heller krävas något sakrättsligt moment för att en obligationsrättsligt giltig hävningsförklaring, som avgetts före utmätning eller konkurs, ska medföra en sakrättsligt skyddad återgång av immaterialrätten och således ge överlåtaren bättre rätt till immaterialrätten än förvärvarens borgenärer.

11.

I doktrinen har det emellertid diskuterats om överlåtaren alltid måste ha gjort ett hävningsförbehåll för att kunna häva en överlåtelse av en immaterialrätt (se Knut Rodhe, Handbok i sakrätt, 1984, s. 192 f.), eller om ett hävningsförbehåll är nödvändigt åtminstone när köparen tillåtits börja utnyttja immaterialrätten därför att 54 § fjärde stycket köplagen - som kräver förbehåll för bibehållen hävningsrätt när den sålda varan kommit i köparens besittning - då skulle vara analogt tillämpligt (se Gösta Walin, Separationsrätt, 1975, s. 57 f.; jfr Gösta Walin m.fl., Utsökningsbalken, 4 uppl. 2009, s. 158 f.). Vidare har diskuterats om en tillåtelse att börja utnyttja immaterialrätten eller en tillåtelse att fritt förfoga över immaterialrätten genom avtal med tredje man skulle medföra att hävningsrätt saknas eller i vart fall att en genom hävning i konkurs åstadkommen återgång inte ger den hävande en sakrättsligt skyddad rätt till immaterialrätten (se Mikael Möller, Konkurs och kontrakt, 1988, s. 740 ff., och i Immaterialrätt och konkurs, Insolvensrättsligt forum 1997, s. 31 och 51 samt Torgny Håstad, Sakrätt, 6 uppl. 1996, s. 199 f., Köprätt och annan kontraktsrätt, 6 uppl. 2009, s. 172 f. och i Insolvensrättsligt forum, 1997, s. 48 f.).

12.

Huruvida immaterialrättsöverlåtaren måste göra ett hävningsförbehåll på grund av en analog tillämpning av fjärde stycket i 54 § köplagen behöver HD inte ta ställning till i detta mål, eftersom ett sådant förbehåll har gjorts i avtalets punkt 17 b. - Vad gäller frågan om en tillåtelse för köparen att börja utnyttja immaterialrätten skulle utesluta hävningsrätt, kan det inte antas att så är fallet eftersom en sådan tilllåtelse saknar obligationsrättslig betydelse vid överlåtelse av lösöre. - Däremot skulle en tillåtelse för köparen att fritt förfoga över immaterialrätten, t.ex. genom att sälja den till tredje man innan köpeskillingen betalats, i enlighet med vad som gäller för lösöre (se t.ex. NJA 1932 s. 292) kunna tänkas leda till att en genom hävning åstadkommen återgång inte kan få sakrättslig effekt; detta skulle betyda att säljaren inte skulle få bättre rätt än konkursboet om avtalet hävs sedan köparen försatts i konkurs. En genom hävning dessförinnan åstadkommen återgång måste emellertid anses giltig även mot konkursboet trots förfogandemedgivandet, på samma sätt som hävning av en överlåtelse av lösöre - som följts av tradition till säljaren (jfr punkten 10 ovan) - leder till en sakrättsligt giltig återgång inför en efterföljande konkurs (vilken kan inträffa åratal senare) även om köparen haft rätt att förfoga över lösöret före betalning. Att säljaren då kan vara tvungen att respektera en tredje mans förvärv av immaterialrätten som gjorts i enlighet med medgivandet är en annan sak.

13.

Den omständigheten att P.G.E. vid överlåtelsen tillåtit bolaget att pantsätta patenten och patentansökningarna saknar alltså betydelse för frågan om den före konkursen gjorda hävningen medfört en sakrättsligt skyddad återgång av dessa rättigheter.

14.

Konkursboet har även hävdat att hävningen inte gäller mot konkursboet, eftersom P.G.E. enligt punkt 17 b i avtalet skulle återfå rättigheterna utan särskild ersättning. Det ligger utom ramen för denna process att rättskraftigt ta ställning till om bolaget, och därmed konkursboet, trots punkt 17 b har rätt till ersättning på grund av hävningen. Målet gäller bara bättre rätt till patent och patentansökningar. Konkursboet har emellertid åberopat hävningens av konkursboet antagna effekt på bolagets, och därmed även på konkursboets, rätt till ersättning som en grund för att hävningen som sådan - och till följd därav rättigheternas återgång till P.G.E. - skulle vara ogiltig. Denna invändning måste prövas i detta mål. Att konkursboet intagit ståndpunkten, att boet på grund av punkt 17 b skulle sakna rätt till ersättning för rättigheterna, leder inte till att domstolarna varit bundna av denna utgångspunkt vid bedömningen av om P.G.E. hade rätt att häva avtalet och därmed åstadkomma en annan av hävningens rättsföljder, nämligen rättigheternas återgång till honom. Det kan inte antas att punkt 17 b medför att hävningen får en sådan effekt avseende bolagets, och därmed konkursboets, rätt till ersättning att hävningen som sådan skulle vara oskälig mot bolaget eller konkursboet. Vad konkursboet anfört i denna del föranleder således inte att hävningen som sådan inte skulle gälla och hindrar därmed inte att P.G.E. genom hävningen fick bättre rätt till patenten och patentansökningarna än bolaget och sedermera konkursboet.

15.

Konkursboets påstående, att hävningen inte gäller mot bolagets borgenärer, kan inte uppfattas som en invändning om återvinning enligt 4 kap. 19 § 3 konkurslagen eftersom konkursboet inte gjort gällande att bolaget var eller blev på obestånd vid hävningen (jfr 4 kap. 5 § konkurslagen).

16.

P.G.E:s fastställelseyrkande om bättre rätt till de omtvistade rättigheterna skall alltså bifallas.

Domslut

Med ändring av hovrättens dom fastställer HD att P.G.E., vid tiden för Texsun Energy AB:s konkursbos överlåtelse i maj 2003 av boet tillhörig egendom till Suntech i Skellefteå AB, hade bättre rätt än Texsun Energy AB:s konkursbo till samtliga patent och patentansökningar under beteckning PCT/SE97/01829 (WO 98/020292, 14.05.1998), med undantag av för Japan patentsökt uppfinning som varit föremål för talan vid Stockholms tingsrätt.

HD:s dom meddelad: den 22 december 2010.

Mål nr: T 5811-09.