RÅ 1993:106

I besvär hos Patentbesvärsrätten yrkade invändaren att ansökningen skulle avslås.

Sökanden bestred ändring och vidhöll ansökningen med något omredigerade patentkrav inkomna den 3 juni 1988.

Patentbesvärsrätten (1990-07-11, Törnroth, Henningsson, referent, Hagström) undanröjde det överklagade beslutet och avslog ansökningen. Rätten fann mot bakgrund av redovisad känd teknik att uppfinningen sådan den framgick av det vittomfattande kravet 1 inte angav en uppfinning som företedde erforderlig uppfinningshöjd.

Sökanden fullföljde i Regeringsrätten sin talan och gjorde gällande att uppfinningen hade erforderlig uppfinningshöjd. Sökanden anförde vidare att Patentbesvärsrättens förfarande att dels avgöra målet utan att dessförinnan i föreläggande underrätta sökanden om sin bedömning i fråga om patentkraven och ge sökanden tillfälle att precisera kraven, dels endast pröva patentkravet 1 trots att antalet patentkrav var inte mindre än 19, varav patentkraven 9 och 19 avsåg oberoende materiella anordningar, innebar grovt rättegångsfel, grovt förbiseende eller grovt misstag. Målet borde därför enligt sökandens mening återförvisas till Patentbesvärsrätten.

Prövningstillstånd meddelades. Samtidigt bestämdes att yttranden skulle inhämtas från Patentbesvärsrätten och PRV.

Patentbesvärsrätten anförde: Sammanfattningsvis förstår patentbesvärsrätten den i besvären anförda kritiken mot överklagade domen så att klaganden i första hand gör gällande att varje patentkrav i en patentansökan utgör ett särskilt yrkande om patent. Om patentkraven i den avfattning de föreligger inte kan godtas därför att hinder möter i fråga om visst patentkrav (vanligen ett självständigt sådant), skulle sålunda skyldighet föreligga - uppenbarligen i alla instanserna - att utan särskilt yrkande härom beakta övriga patentkrav såsom reservyrkanden. I vart fall skulle det utgöra en oacceptabel administrativ praxis att i slutligt beslut, som grundar sig på sådant hinder, härutöver inte göra en bedömning även av övriga patentkrav. Denna uppfattning saknar emellertid stöd såväl i gällande patentlagstiftning med tillhörande förarbeten som i tillämplig förvaltningsrättslig lagstiftning och klaganden har heller inte sökt påvisa något sådant stöd. I stället förhåller det sig i korthet så, att i det fall en ansökan upptar mer än ett patentkrav, obligatorisk prövning av samtliga krav bara förutsätts i samband med beslut att godkänna en ansökan för utläggning eller att bifalla den, och att förekomsten av flera patentkrav har sin främsta rättsliga betydelse först sedan patentet beviljats (NU 1963:6 s. 186 och 325). -

Det framstår också som anmärkningsvärt att klaganden med tystnad förbigår att hans uppfattning strider mot inte bara svensk praxis utan också mot en vid Europeiska patentverket ensartad och bl.a. genom ett flertal publicerade avgöranden i dess besvärsinstans klart markerad inställning,1) en inställning som f.ö. synes vara allmänt rådande i länder med s.k. förprövning.2) Invändaren har såsom motpart redan pekat på flertalet av de felaktigheter och olägenheter som klagandens förslag till nyordning innebär. Följande bör emellertid understrykas och tilläggas. - Enligt 15 och 16 §§patentlagen med tillhörande förarbeten har PRV att pröva huruvida något hinder för bifall till en patentansökan föreligger och, om hinder påträffas, ge sökanden tillfälle till yttrande och tillrättalägganden. Kvarstår det något hinder sedan föreläggandet besvarats skall - oavsett om hindret är materiellt eller formellt - ansökningen avslås i sin helhet om inte verket finner anledning ge sökanden ett nytt föreläggande (NU 1963:6 s. 215-218). Är däremot ansökningen fullständig och finns inte hinder för patent skall den godkännas för utläggning (19 § första stycket patentlagen). Ett sådant beslut får självfallet inte grundas på patentkrav med annan avfattning än den som sökanden är införstådd med (jfr bl.a. prop. 1977/78:1 Del A s. 265). Detta beslut om godkännande är heller inte något slutligt beslut som medför besvärsrätt. Någon beslutsform med avslag i vissa delar och godkännande för utläggning i andra ryms alltså inte inom patentlagens ram. - Vid tillämpning av 2 § patentlagen blir bedömningen av huruvida hinder i form av påträffad känd teknik föreligger i första hand beroende av det eller de patentkrav vars innehåll kommer denna teknik närmast, dvs. vanligen det självständiga patentkravet, eller om det finns flera sådana, det självständiga krav som kommer den kända tekniken närmast. Om ett hinder av nu angivet slag kvarstår efter sökandens bemötande av föreläggandet kan ansökningen sålunda inte godkännas, och bedömer PRV att nytt föreläggande inte är påkallat skall därför ansökningen avslås i sin helhet. Någon lagregel eller annan författning som i denna situation innefattar skyldighet att pröva patenterbarheten också av uppfinningarna enligt förekommande ytterligare osjälvständiga patentkrav eller enligt övriga självständiga patentkrav finns inte, lika litet som det finns något annat bärande skäl för en sådan skyldighet.3) Sökanden har emellertid möjlighet, som invändaren antytt, i enlighet med sedan länge tillämpad praxis - i likhet med vad som sedan kommit att också tillämpas i EPO 4) - att utöver en föreliggande patentkravsavfattning åberopa åtminstone en alternativ patentkravsavfattning att prövas om huvudavfattningen inte kan godtas. Som framgår av det tidigare anförda och beroende av de rättsverkningar som enligt 19 § andra stycket patentlagen är knutna till ett sådant beslut kan dock PRV, om endast den alternativa avfattningen befinns godtagbar, inte godkänna ansökningen för utläggning förrän sökanden underrättats om att huvudavfattningen inte kan godtas och han har återkallat denna. Har utläggning skett och invändningsförfarande inletts har däremot verket givetvis möjlighet i en motsvarande situation att i sitt slutliga beslut med besvärshänvisning avslå huvudavfattningen och bifalla den alternativa avfattningen. - Inte heller i andra instans, som i första hand har att efter överklagande pröva PRV:s ställningstagande i fråga om huruvida hinder för bifall till ansökningen föreligger, finns någon lagstadgad prövningsskyldighet som går längre än den som gäller för PRV. Också i praxis har - i vart fall sedan tillkomsten av 1967 års patentlagstiftning - omfattningen av den prövning som sker i slutliga beslut i andra instans, i de fall utredningen utvisar att förutsättningar för bifall till sökandens talan inte finns, ansetts som regel böra begränsas till den uppfinning som anges i det självständiga kravet. Detta innebär naturligen också att beslutsmotiveringen i praxis har begränsats härtill (jfr 13 § lagen om Patentbesvärsrätten). Finns det mer än ett självständigt krav görs i regel också - även om det som tidigare nämnts inte finns någon författningsenlig skyldighet i detta avseende 5) 6) - en prövning av uppfinningarna enligt dessa krav i den mån de självständiga kraven har ett i huvudsak likvärdigt förhållande till den kända tekniken eller det eljest framstår som uppenbart att de inte uppfyller villkoren för patenterbarhet. Det är inte ovanligt att dessa förutsättningar inte är uppfyllda och att därför prövningen begränsas till något eller några av de förekommande självständiga patentkraven. Ordningen med alternativa patentkravsavfattningar såsom reservyrkanden står också i andra instans enligt praxis till buds (NU 1963:6 s. 262 och prop. 1976/77:96 s. 103). - Vad nu anförts står inte i motsatsställning till det förhållandet att det, mot bakgrund av syftet med patentlagstiftningen, nämligen att tillgodose samhällets intresse att stimulera den tekniska utvecklingen, vilket främst förutsätter att uppfinnarinsatser belönas med riktiga och hållbara patent, föreligger ett jämfört med förvaltningsrätten i övrigt långtgående officialprövningsansvar för att se till att ansökningsärendena drivs framåt så, att uppfinnaren, eller hans rättsinnehavare, får ett rimligt och i det enskilda fallet befogat rättsskydd (jfr för Patentbesvärsrättens del prop. 1976/77:96 s. 103 och prop. 1985/86:86 s. 37). Detta ansvar tillgodoses nämligen inte främst genom utformningen i ovan berörda hänseenden av de slutliga besluten utan genom insatser i den utredning som föregår ett sådant beslut och som innefattar möjlighet att genom föreläggande, muntlig förhandling eller genom underhandskontakter med parterna medverka till att utredningen blir fullständig. - Vad därvid gäller patentkravsutformningen utgör det för patentbesvärsrättens del mera regel än undantag att rätten i enpartsmål när det bedöms finnas utsikter för bifall till besvären, förutsatt att förtydliganden eller begränsningar görs i patentkraven, bistår med anvisningar härom - eller om lämpliga andrahandsyrkanden - i den mån rätten med rimliga arbetsinsatser i det enskilda fallet kan åstadkomma detta. I klara fall sker detta också i mål med motpart.7) I bedömningen av om rätten i ett visst fall skall ta något initiativ vägs naturligen in också andra omständigheter, däribland ärendets ålder och utsikterna att sökanden mot bakgrund av vad han dittills anfört kan komma att godta förslagen, samt i förekommande fall den omständigheten att sökandeparten saknar yrkeskunnigt ombud och t.ex. är en enskild uppfinnare eller ett litet företag. Införandet den 1 juli 1986 av krav på prövningstillstånd för överklagande till Regeringsrätten har ytterligare ökat behovet av en aktiv processledning från Patentbesvärsrättens sida i nu berörda hänseenden. - Vad därefter närmare gäller det nu överklagade målet innebär sökandens inställning att patentkrav skall likställas med yrkanden att det, utöver den föreliggande patentkravsavfattningen som innefattar 19 patentkrav varav tre är självständiga, skulle finnas i vart fall ytterligare nära 200 yrkanden i form av andra patentkravsavfattningar i enlighet med de hänvisningar till överordnade krav som förekommer i de osjälvständiga kraven. Ock då har ändå bara medtagits de nya patentkravsavfattningarna inom varje kravkategori för sig - nämligen 54 nya avfattningar ifråga om sättet och 144 ifråga om anordningen - och inte de nya kombinationerna mellan kravkategorierna (närmare 8000 st). Det stora antalet redan inom resp. kravkategori, och som beror främst på de alternativa hänvisningar till överordnade krav som på sedvanligt sätt förekommer i de osjälvständiga patentkraven, visar inte minst på de praktiska svårigheter för prövningsinstanserna som sökandens förslag till ny ordning skulle medföra. Alternativhänvisningarna, liksom förekomsten av flera kravkategorier, medför också att ordningsföljden mellan reservyrkandena inte blir entydigt bestämd. Av de självständiga kraven är två, nr 1 och 9, i huvudsak likvärdiga vid jämförelse med känd teknik medan det tredje, nr 19, i tekniskt hänseende innefattar ytterligare uppgifter och därför är mera inskränkt i förhållande till känd teknik. Utredningen i målet visade att patenteringshinder förefanns i vart fall ifråga om uppfinningen enligt kravet 1, dvs. i praktiken också för uppfinningen enligt kravet 9. Något klart fall där patentbesvärsrätten ansåg sig ha möjlighet att lämna anvisningar om lämplig avgränsning av dessa patentkrav bedömdes inte föreligga. Inte heller bedömde rätten att det förelåg klara förutsättningar för bifall till sökandens talan för det fall denna skulle ha inskränkts till det självständiga kravet 19, vilket f.ö. också skulle ha krävt en betydande formell överarbetning av detta krav. Med hänsyn bl.a. härtill tog rätten heller inte något initiativ beträffande en sådan inskränkning. Inte heller eljest, och med beaktande av att sökandebolaget enligt ingiven fullmakt företräddes av yrkeskunnigt ombud som finge förutsättas känna till gällande praxis med möjlighet till reservyrkanden, ansåg rätten omständigheterna vara sådana att rätten borde ta något initiativ. För att undvika risk för motsatsslut från parternas sida ifråga om patenterbarheten av uppfinningen enligt kravet 19 begränsades prövningen i domen till enbart uppfinningen enligt kravet 1. - För fullständigheten bör också erinras om RÅ 1992 not 70 avseende en likartad situation vid tillämpning av mönsterskyddslagen. - Patentbesvärsrätten anser med hänvisning till det ovan anförda sålunda att rättens handläggning av målet har skett i enlighet med gällande lagstiftning och vedertagen praxis.

Referenser:

1) Exempel som belyser detta utgör bl. a. avgöranden av EPO:s besvärsinstans refererade i EPOJ 1982 s. 249 ff. (se spec. punkt 3) och 1984 s. 354 ff. (se spec. punkterna 18-20), EPOR 1987 s. 120 ff. (se spec. punkten 4.2), 1988 s. 77 ff. (spec. punkt 6) och 1991 s. 323 ff. (spec. punkterna V och 6) samt de sammanfattande referat som återfinns i European Patents Sourcefinder under beteckningarna T 1239, 1283 och 1422. Se vidare EPOJ 1984 s. 491 ff. och EIPR 1987 s. 225.

2) Se t.ex. ett avgörande av Högsta domstolen i Tyskland som publiceras i GRUR 1992 s. 36ff. (punkten III.4).

3) Överensstämmelse råder här med vad som gäller enligt den europeiska patentkonventionen (WC), se de i fotnot 1 nämnda rättsfallen.

4) Se EPOJ 1984 s. 491 ff. och EIPR 1987 s. 225.

5) Överensstämmelse råder här som tidigare nämnts med vad som gäller enligt EPC, se t.ex. det i EPOR 1988 s. 77 ff. (spec. punkt 6) refererade avgörandet i besvärsinstansen.

6) Regeringsrätten har i ett inte refererat, men från tillämpad praxis avvikande avgörande, se RÅ 1985 Bb 156, återförvisat ett mål där Patentbesvärsrätten prövat endast självständigt krav avseende ett alster, för prövning också av ett självständigt krav avseende ett sätt att framställa alstret. Avgörandet har inte gett anledning ändra uppfattning om den nu berörda prövningsskyldighetens omfattning (jfr bl.a. Patentbesvärsrättens föreläggande den 17 november 1986 (spec. s. 5 st. 2) i det återförvisade målet).

7) Se för EPO t.ex. ref. besvärsavgörande i EPOR 1987 s. 120ff., punkt 4.

PRV anförde: I domen har Patentbesvärsrätten avslagit ansökningen under hänvisning till att uppfinningen sådan den framgår av det vittomfattande kravet 1 inte anger en uppfinning som företer erforderlig uppfinningshöjd. Sökanden har anfört att Patentbesvärsrätten också borde ha prövat patenterbarheten i övriga - särskilt självständiga - patentkrav. Enligt sökandens uppfattning utgör varje patentkrav var sitt yrkande som således borde prövas av Patentbesvärsrätten. - PRV delar det synsätt om patentansökningens helhet - vid beslutstillfället - som kommit till uttryck i Patentbesvärsrättens dom. En patentansökan måste nämligen betraktas som en begäran om patentskydd för samtliga i ansökningen ingående patentkrav som tillsammans definierar uppfinningen. Då såväl patentmyndigheten som överinstansen i sin prövning är bunden till de krav som sökanden angett i ansökningen måste ansökningen därför bifallas eller avslås i sin helhet. - För att en ansökan skall kunna bifallas erfordras således att samtliga krav kan godkännas. Följaktligen är det för avslag fullt tillräckligt att ett av de självständiga kraven inte kan godkännas. Att i avslagsbeslutet endast anföra att ett sådant krav inte anges någon patenterbar uppfinning är därför ett korrekt förfarande. Bedömningen av ett självständigt krav är av omedelbar betydelse för utgången av ärendet och det är därför inte nödvändigt att i beslutet kommentera övriga krav. Givetvis föregås dock ett sådant beslut av en ingående prövning av samtliga i ansökningen ingående krav. - Uppfattningen att varje patentkrav utgör var sitt yrkande vars prövning skall redovisas var för sig avvisas således av PRV. Istället utgör patentkraven enligt PRV:s mening tillsammans ett yrkande om patentskydd i enlighet med de sammantagna kraven. Den handläggningsordning som Patentbesvärsrätten i detta fall följt kan inte betraktas som oförmånlig för en sökande även om ansökningen innehåller andra krav som kan anses patenterbara. Vid risk för avslag i överinstans kan sökanden nämligen inge alternativa kravuppsättningar med uteslutande av kontroversiella krav. Detta förfaringssätt kan jämföras med processordningen vid rättegång där domstolen kan avvisa ett förstahandsyrkande med begäran om ett visst domslut, varefter domstolen tar ställning till andrahandsyrkandet med begäran om ett annat domslut. - Slutligen vill PRV i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på den handläggningspraxis som har utvecklats vid det europeiska patentverkets (EPO) besvärsavdelning (DG3). De av DG3 fattade besluten är nämligen vanligtvis tämligen utförligt motiverade, där inledningsvis den underliggande patentansökan beskrivs. Därefter utvecklas parternas (den klagandes) ståndpunkter och slutligen presenteras domskälen i detalj.

Regeringsrätten (1993-12-17, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, von Bahr) yttrade: Patentbesvärsrätten och PRV har avgivit yttranden i målet.

Vad angår sökandens anmärkningar mot målets handläggning i Patentbesvärsrätten delar Regeringsrätten den uppfattning som kommit till uttryck i yttrandena.

Såvitt gäller patenterbarheten av den uppfinning som patentansökan avser finner Regeringsrätten i likhet med Patentbesvärsrätten att uppfinningen, sådan den framgår av det vittomfattande kravet 1, inte har erforderlig uppfinningshöjd.

Regeringsrätten fastställer Patentbesvärsrättens dom.

Föredraget 1993-11-16, föredragande Axberger,

målnummer 3850-1990

Rättsfall och litteratur: se referenserna till Patentbesvärsrättens yttrande till Regeringsrätten.