NJA 1995 s. 635

En nationell högsta instans är inte skyldig att begära förhandsavgörande från EG-domstolen enligt artikel 177 i Romfördraget innan interimistiskt beslut meddelas.

(Jmf EG-domstolens dom den 24 maj 1977, ECR 1977 s 957f)

Remy Finance B V är innehavare av bl a varumärkesregistreringarna LIQUORE GALLIANO (figur, klasserna 21, 32 och 33) och GALLlANO (ordmärke, klasserna 21 och 32). Varumärkena används som benämning på en gulfärgad likör, vilken i Sverige marknadsförs och distribueras i flaskor med den som varumärke registrerade etikettfiguren. Den etikett som sitter på de i Sverige sålda likörflaskorna har guldfärgad ram och orden LIQUORE GALLIANO skrivna i lila färg med guldkant.

Saturnus AB marknadsför och säljer olika slags likörextrakt, bl a ett gulfärgat sådant extrakt med benämningen Gaetano.

Remy Finance och Distilleri Riunite Di Liquori S p A, vilket företag tillverkar likören och är Remy Finances licenstagare över hela världen, väckte vid Malmö TR talan mot Saturnus och påstod att Saturnus genom marknadsföringen av likörextraktet Gaetano gjorde intrång i Remy Finances varumärkesrättigheter. De hävdade härvid att varumärket var notoriskt känt och inarbetat på den svenska marknaden samt att ensamrätt alltså åtnjöts både på grund av registrering och på grund av inarbetning. Inarbetat var enligt kärandena dels ordet GALLIANO i sig och dels en kombination bestående av en förpackning innehållande gul italiensk likör med en etikett med ordet GALLIANO i lila färg med guldkant runt bokstäverna mot ljus eller vit bakgrund.

Kärandena yrkade med stöd av 37 a § varumärkeslagen interimistiskt förbud vid vite för Saturnus att tillverka, marknadsföra och försälja likörextrakt under benämningen GAETANO eller att tillverka, marknadsföra och försälja likörextrakt med utseende enligt en ingiven avbildning av den av Saturnus använda flaskan. Till säkerhet för skada som kunde tillfogas Saturnus genom förbudet ingav kärandena en av Svenska Handelsbanken utfärdad garantiförbindelse.

Saturnus bestred yrkandet om vitesförbud.

Till utveckling av sin talan anförde kärandena bl a: Saturnus marknadsför och säljer sitt likörextrakt under benämningen GAETANO med guldkantade etiketter och bokstäver i lila med guldkant, dvs på samma sätt som Remy Finance. Saturnus upprätthåller förväxlingen genom att ha ett kännetecken, GAETANO, som ligger nära GALLIANO såväl fonetiskt som visuellt och dessutom, liksom GALLIANO, har en italiensk klang. Genom att förfara på detta sätt samt genom att ange att likörextraktet är av italiensk typ gör Saturnus intrång i samtliga Remy Finances registrerade och inarbetade varumärkesrättigheter. Kärandena anser att det är uppenbart att Saturnus märke används i syfte att skapa förväxling på marknaden och vilseleda konsumenterna angående den egna varans kommersiella ursprung. Kärandena anser det också uppenbart att varorna likör och likörextrakt måste anses som likartade eftersom de används för samma ändamål, även om de inte kan tillhandahållas vid samma försäljningsställen. - Det kan skäligen befaras att Saturnus genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet. Värdet förringas dels genom försämrad goodwill och urvattning av Remy Finances varumärken och dels genom uteblivna vinster beroende på att en del konsumenter köper likörextraktet i stället för likören.

Saturnus anförde bl a: Kärandena har inte visat sannolika skäl för att intrång föreligger och även om så vore fallet kan det inte skäligen befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet. Det bestrids inte att Remy Finance har varumärkesskydd för figurmärket GALLIANO, inklusive de i detta ingående textmomenten. Något utstyrselskydd föreligger däremot inte. All inarbetning bestrids. Målet gäller huruvida det föreligger förväxlingsbarhet enligt 4 § varumärkeslagen. Beträffande märkeslikheten gör Saturnus gällande att de två etikettsfigurerna GALLIANO och GAETANO inte är förväxlingsbara. Eftersom olikheterna är större än likheterna vilseleds konsumenten inte beträffande det kommersiella ursprunget, bl a beroende på att det på GAETANOs etikett står Saturnus, vilket är ett känt varumärke i Sverige, att GAETANOS etikett är försedd med Saturnus glob, att det anges att Saturnus produkt är ett extrakt, att det på GAETANOs etikett finns en gondol, att GAETANO som ord är ett annat ord än GALLIANO, att texten på GAETANOs etikett är på svenska och att typsnitten är olika. Det finns likheter mellan de båda etiketterna men olikheterna är större. Likheten mellan orden GAETANO och GALLIANO är inte tillräcklig för att märkeslikhet skall anses föreligga. Saturnus gör även gällande att det inte föreligger så stor varuslagslikhet som enligt 6 § varumärkeslagen krävs för att varumärkena skall anses förväxlingsbara. Vid bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger måste man också ta hänsyn till en mängd andra kriterier. Bland dessa kan nämnas saluföringen - den ena produkten säljs i livsmedelsaffärer medan den andra produkten uteslutande kan köpas på Systembolaget. Köpet av GAETANO resp GALLIANO är vidare genomtänkt varje gång. Ingen konsument inhandlar Saturnus extrakt i tron att han skulle köpa GALLIANO-likör. Alla Saturnus många produkter står i livsmedelsaffären bredvid varandra. Det kan aldrig råda någon tvekan om att GAETANO är ett extrakt. Bland konsumenterna är SATURNUS ett väl så känt varumärke som GALLIANO. De båda produkterna vänder sig till olika målgrupper. Flaskans form, beträffande GALLIANO-likören det mest kännetecknande, skiljer sig väsentligen åt. Lika med kärandena anser Saturnus att det är helhetsintrycket som skall ligga till grund vid bedömningen. Vid en sådan bedömning framgår att produkterna inte är förväxlingsbara.

Remy Finance och Distilleri Riunite Di Liquori överklagade i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade bifall till sitt yrkande om interimistiskt vitesförbud. De gjorde härvid bl a gällande att GALLIANO var ett sådant "väl ansett" varumärke som åtnjuter särskilt skydd enligt 6 § 2 st varumärkeslagen.

Saturnus bestred ändring.

Klagandena åberopade ett utlåtande av professor M.L.. I utlåtandet anfördes under rubriken Slutsatser:

Varumärkesrätten är en industriell ensamrätt som tillförsäkrar innehavaren en monopolliknande rättighet, på grund av prioritet. Varumärkesrätten har det dubbla syftet att ge grund för vägledning av konsumenter vid köp av varor och att ge känneteckenshavaren en bas för att bygga upp sin goodwill. Den som har ett registrerat eller inarbetat kännetecken har också såtillvida ett skydd för sin kundkrets genom att han har anspråk på att åtnjuta skydd mot att omsättningskretsen för hans varor vilseleds på grund av annans marknadsföring under ett förväxlingsbart kännetecken i snäv bemärkelse.

Förväxlingskriteriet innefattar dock betydligt vidare skydd än mot direkt varuförväxling. Någon sådan behöver inte alls vara resultatet av ett varumärkesintrång. Varumärkesrätten ger, när märken är väl ansedda på marknaden, ett uttryckligt goodwillskydd till och med utanför varuslagslikheten. I detta ligger också rättshavarens anspråk på att hans goodwill inte utnyttjas av annan eller urvattnas. Inom ramen för varuslagslikheten kan motsvarande regel enklare uttryckas som en princip om att associationsskapande likställs med förväxlingsrisk.

Jag kan vid en samlad bedömning inte finna annat än att Saturnus, bortsett ifrån eventuella subjektiva rekvisit, genom sin etikettsutformning rent objektivt knyter an till registrerade och inarbetade kännetecken för GALLIANO. Därvid skall särskilt beaktas varornas partiella substituerbarhet och GALLIANOs etablerade ställning och anciennitet på marknaden. Till skillnad från Malmö TR ser jag den därmed uppkomna associationsrisken mellan likörextraktet "Gaetano" och GALLIANO likör som förväxlingsbarhet i varumärkesrättslig mening.

GALLIANO kan vidare betraktas som ett väl ansett kännetecken enligt den nya 6 § 2 st med ett uttryckligt skydd mot snyltning och skada. Sådan risk föreligger, eftersom målgruppen för GALLIANO och "Gaetano" till stor del måste anses sammanfalla. Också på denna grund kan jag inte finna annat än att det föreligger förväxlingsbarhet i varumärkesrättslig mening.

Sammanfattningsvis är min bedömning att Saturnus marknadsföring av "Gaetano" innebär intrång i kärandens varukännetecken i den utformning ensamrätten fått genom 4 och 6 §§varumärkeslagen.

HovR:n (hovrättslagmannen Eriksson, adj led rådmannen Anders Nilsson och tf hovrättsassessorn Cohen, referent) anförde i beslut d 16 juni 1995: Skäl. I målet är ostridigt att ensamrätt till ifrågavarande varumärken föreligger på grund av registrering enligt 1 § varumärkeslagen. Det saknas skäl att, för prövning av frågan om interimistiskt vitesförbud, ta ställning till om ensamrätt föreligger även till följd av inarbetning.

Liksom TR:n anser HovR:n att likörextrakt och likör är varor av liknande slag.

Vad i övrigt avser frågan om förväxlingsbarhet kan först konstateras att benämningarna GALLIANO och GAETANO, såväl vad gäller stavning som uttal, är snarlika. De etiketter som används på de båda produkterna och som innehåller dessa benämningar har vidare en utformning som får anses innebära risk för sammanblandning. Att presumtiva köpare måhända utan svårighet kan skilja de båda varorna från varandra kan i detta sammanhang inte anses ha någon avgörande betydelse. Varumärkesskyddet är inte i första hand avsett att tjäna till vägledning för konsumenterna vid val mellan olika varor utan att tillgodose intresset hos varumärkets innehavare av att värna om sin goodwill mm. I förevarande fall kan en sammanblandning av varukännetecknen enligt HovR:ns mening få till följd att allmänheten bibringas uppfattningen att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de båda produkterna.

Med hänvisning till vad sålunda anförts finner HovR:n att Remy Finance och Riunite visat sannolika skäl för att Saturnus gjort sig skyldigt till intrång i deras rätt till varukännetecken. Det kan skäligen befaras att Saturnus genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten härtill. Tillräcklig säkerhet har ställts för den skada som kan åsamkas Saturnus genom ett vitesförbud. På grund av nu anförda omständigheter och då en avvägning mellan parternas intressen inte kan anses lägga hinder däremot, skall yrkandet om vitesförbud bifallas. Vitet bör bestämmas till ett belopp om 200 000 kr.

Beslut. Med ändring av TR:ns beslut förbjuder HovR:n Saturnus vid vite av 200 000 kr att, intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats, tillverka, marknadsföra och försälja likörextrakt under benämningen GAETANO eller att tillverka, marknadsföra och försälja likörextrakt med användande av varukännetecken med utseende enligt TR:ns protokollsbilaga (den av kärandena ingivna avbildningen av GAETANO- flaskan, red:s anm).

Saturnus (ombud advokaten S.W.) överklagade och yrkade upphävande av det interimistiska vitesförbudet.

Remy Finance och Distilleri Riunite Di Liquori (ombud jur kand J.G.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Som säkerhet för den skada som kan tillfogas Saturnus genom det interimistiska vitesförbudet har Remy Finance och Riunite vid TR:n ingett en av Svenska Handelsbanken utfärdad bankgaranti, enligt vilken banken går i borgen såsom för egen skuld för den skadeståndsskyldighet som kan åvila Remy Finance och Riunite på grund av att förbudet, såsom det anges i garantin, "häves i samband med att frågan om intrång slutligen avgöres genom lagakraftvunnen dom och det konstateras att intrång ej föreligger." Enligt garantin skall banken ej kunna förpliktas att utge mer än sammanlagt 400 000 kr.

Saturnus har inte godtagit säkerheten och gjort gällande att den inte är tillräcklig i fråga om beloppet.

Den ställda säkerheten får, då Saturnus inte visat annat, anses godtagbar såvitt avser beloppet. Det interimistiska vitesförbudet kan emellertid av olika anledningar komma att hävas genom beslut under rättegången eller genom slutligt beslut. Den nu ifrågavarande garantin gäller enligt sin ordalydelse inte för sådana fall och kan därför inte godtas. Det meddelade interimistiska vitesförbudet skall därför redan på denna grund upphävas.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, Lind, referent, Svensson och Regner) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Varumärkesskyddet innebär att ingen annan än rättshavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. Skyddet för varukännetecken är emellertid enligt huvudregeln i 6 § 1 st varumärkeslagen begränsat såtillvida att det inte gäller i fråga om alla varuslag; förväxlingsbarhet anses nämligen enligt nämnda lagrum föreligga bara om kännetecknen avser varor av samma eller liknande slag.

Saturnus likörextrakt kan sägas utgöra ett slags halvfabrikat som blandat med sprit blir likör. Likörextraktet och likören Galliano får därmed anses vara varor av liknande slag.

Orden GALLIANO och GAETANO har otvivelaktigt för svenska öron viss likhet. Även utstyrseln och färgsättningen av de etiketter som används på likörflaskan resp flaskan med likörextrakt är ganska lika. Det är dock därvid att märka att såväl ordet Saturnus som en teckning föreställande planeten Saturnus finns på etiketten för likörextraktet vilket får anses vara ägnat att särskilja varorna. Själva flaskorna har helt olika utseende. Härtill kommer att de skilda distributionsformer som tillämpas också har en särskiljande verkan; likören Galliano säljs uteslutande av Systembolaget och på restauranger och barer under det att likörextraktet Gaetano tillhandahålls i livsmedelshandeln.

Köparna av likörextraktet torde i stor utsträckning bestå av personer, som söker finna ett billigare alternativ till Gallianolikör. Det ligger knappast nära till hands att anta att en utländsk tillverkare av likör också på den svenska marknaden säljer det billigare surrogat som ett likörextrakt utgör. Köpare har alltså antagligen inte föreställningen att likören och likörextraktet har kommersiellt samband. Däremot påverkas troligen köparen i sitt köpbeslut av att Saturnus givit likörextraktet ett namn och etiketten en utformning och färgsättning, som i varje fall starkt påminner om namnet Galliano och liköretikettens utseende. Saturnus kommer därmed att utnyttja Gallianolikörens renomme. Vid bedömningen av förväxlingsrisken är det emellertid inte betydelsefullt om ett varumärke kan sägas snylta på ett annat varumärkes renomme. Sådan snyltning kan mycket väl förekomma utan att det finns någon som helst risk för förväxling.

De i målet aktuella varukännetecknen påminner visserligen om varandra. Vid en samlad bedömning kommer emellertid HD till att de inte synes vara förväxlingsbara enligt 4 § och 6 § 1 stvarumärkeslagen.

Reglerna i 6 § 2 st varumärkeslagen ger ett särskilt skydd utöver varuslagsgränserna. Skyddet gäller kännetecken som är "väl ansett här i landet". För att ett sådant skydd skall uppkomma uppställs i lagregeln flera olika förutsättningar. Till dem hör att de båda varukännetecknen skall vara "liknande".

Det använda rekvisitet "annat liknande kännetecken" förekom även i den tidigare lydelsen av lagrummet, som då innehöll de s k Kodak- och råttgiftsreglerna. Av förarbetena till den äldre lydelsen av lagrummet framgår (SOU 1958:10 s 137f och 259f) att det för en tillämpning av dessa regler skulle krävas att de båda kännetecknen var identiskt lika eller annars i hög grad överensstämmande. I doktrinen har antagits att den äldre bestämmelsen innebar ett krav på större märkeslikhet än vad som krävs för att märkena skall vara förväxlingsbara (Pehrson i NIR 1989 s 524f och i JT 1990/91 s 278, se även Bernitz m fl, Immaterialrätt, 5 uppl s 158, samt Levin, Noveller i varumärkesrätt s 80).

Förarbetena till den nuvarande lydelsen av 6 § 2 st varumärkeslagen (Ds ju 1992:13, prop 1992/93:48 s SOf) innehåller ingenting som tyder på att rekvisitet "liknande kännetecken" skulle ha annan innebörd än det hade enligt äldre rätt. Som framgår av förarbetena var avsikten med lagändringen att det äldre skyddet utöver varuslagsgränserna för kända varukännetecken skulle utvidgas genom en anpassning av svensk rätt på denna punkt till artikel 5.2 (se även artikel 4.4a) i EGrådets första direktiv av d 21 dec 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Artikel 5.2 har enligt prop 1992/93:48 följande lydelse:

En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renomme.

Artikeln innebär att en medlemsstat är oförhindrad att under vissa angivna förutsättningar utsträcka varumärkesskyddet till varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat. Det är inte oförenligt härmed att begränsa ett sådant utsträckt skydd genom att uppställa strängare krav på likhet än vad som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. Vad som sägs i preambeln till direktivet (se prop 1992/93:48 s 211 f) föranleder inte någon annan slutsats.

Den nu gällande regeln i 6 § 2 st varumärkeslagen förutsätter alltså att de båda kännetecknen är identiska eller i vart fall i hög grad överensstämmande. De aktuella kännetecknen kan inte anses förete en så hög grad av likhet. Härav följer att det i detta fall inte torde finnas förutsättningar för tillämpning av regeln i 6 § 2 st varumärkeslagen.

På grund av vad nu anförts kan det inte anses sannolikt att Saturnus genom att saluföra ett likörextrakt under beteckningen GAETANO har gjort intrång i Remy Finances rätt till varukännetecken. Yrkandet om interimistiskt vitesförbud kan alltså inte bifallas.

Slutligen skall tilläggas följande. Enligt artikel 177 i Romfördraget (SFS 1994:1501 s 178 och s 1950) är EG-domstolen behörig att meddela förhandsavgöranden angående bl a giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens institutioner. När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att domstolen meddelar ett förhandsavgörande (2 st). När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skall den nationella domstolen föra frågan vidare till EG- domstolen (3 st).

En jämförelse mellan andra och tredje styckena ger vid handen att en nationell högsta instans är skyldig att begära förhandsavgörande från EG-domstolen innan den meddelar ett slutligt avgörande i rättstvisten. Däremot är en högsta instans oförhindrad att meddela ett interimistiskt beslut i en pågående rättstvist utan att ha tillgång till något sådant förhandsavgörande från EG-domstolen (se EG-domstolens dom d 24 maj 1977, ECR 1977 s 957ff).