RH 2016:25

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Ingeborg Simonsson, referent, hovrättsassessorn Ulrika Persson och tingsfiskalen Anna Bladh Redzic) anförde i dom den 12 november 2014 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Har Vendia begått varumärkesintrång?

Ensamrätten till ett varumärke innebär ‒ såvitt är aktuellt i detta mål ‒ att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Är schampoflaskorna piratkopierade?

Genom P.B:s, E.E:s, S.D:s och G.M:s uppgifter är det klarlagt att de schampoflaskor som P.B. köpte på ICA Kvantum Signalen är desamma som skickats till Procter & Gambles laboratorium i Storbritannien för analys. Genom den skriftliga bevisningen och A.B:s uppgifter är det klarlagt att dessa flaskor hade levererats till ICA Kvantum Signalen av Vendia.

Bevisningen angående schampoflaskornas äkthet utgörs framför allt av de uppgifter som lämnats av vittnena G.M., M.R. och D.B., samt de rapporter som upprättats vid laboratorieanalyser och vid undersökning av etiketterna. Eftersom vittnena är anställda av Procter & Gamble finns det skäl att granska deras uppgifter med särskild omsorg. De har dock på ett övertygande sätt under ed berättat om sina iakttagelser.

G.M. har uppgett att laboratorieanalysen av schampoproverna skett med den senaste teknologin. Syftet med undersökningen är att kontrollera nivåerna av vissa ämnen samt spåra eventuell närvaro av ämnen som inte finns i originalprodukterna. Vid analysen fann man felaktiga värden av natriumbensoat och zinkpyriton. Nivåerna av alkylsulfat och alkyletoxilerad sulfat var också felaktiga. Man fann även förekomst av dietylftalat och CAP betain, vilket inte finns i originalprodukterna. Han kan utesluta att skillnaderna skulle kunna bero på externa faktorer.

M.R. har uppgett att han granskat etiketterna på flaskorna som kom från laboratoriet i Storbritannien. Originalprodukterna har illustrationer som tas fram av producenten och tredje man och görs tillgängliga för tillverkaren. På de flaskor som han granskat kan han iaktta klart felaktiga tryck som skulle ha kasserats om de förekommit i Procter & Gambles tillverkningsprocess. Det är fråga om illustrationen av telefonluren, hårroten och viss text.

Dessa skillnader har också observerats av tingsrätten.

D.B. har redogjort för hur batchkoderna är uppbyggda och förklarat att den första siffran står för produktionsår, de tre följande för kalenderdag för tillverkningen, de fyra följande för tillverkningsanläggningen och de två sista för batchnummer. Siffrorna 4847 markerar att produkten är tillverkad på fabriken i Blois. För tre av de aktuella schampoflaskorna är batchkoderna sådana som inte existerar. För den fjärde flaskan existerar batchkoden, men nivån av zinkpyriton i produkten överensstämmer inte med den nivå som dokumenterats för batchen ifråga. En batch med den nivå som förekommer i den granskade produkten skulle omedelbart ha stoppats.

Av utredningen framgår övertygande att de schampoflaskor som granskats och analyserats är varumärkesförfalskade. Vittnena har av naturliga skäl endast kunnat analysera och uttala sig om ett begränsat antal schampoflaskor med innehåll, närmare bestämt fyra stycken. Av den skriftliga bevisningen har framgått att flaskorna kommer från en leverans om 12 096 flaskor som Vendia köpt från Home and Beauty Ltd. Det framstår som osannolikt att övriga flaskor i leveransen skulle vara originalprodukter medan just de fyra flaskor som P.B. köpt på ICA Kvantum Signalen skulle vara varumärkesförfalskade. Slutsatsen blir att de fyra flaskor som analyserats måste anses vara representativa för hela leveransen.

Intrång?

Samtliga aktuella varumärken förekommer på åtminstone någon av de i målet aktuella schampoflaskorna och de skillnader som kan förekomma mellan varumärkena och flaskornas utformning är helt obetydliga. I målet föreligger således fullständig känneteckensidentitet för samtliga varumärken. Det står även klart att Vendias användning av varumärkena har skett i klass 3 för hårvårdsprodukter, vilket innebär varuslagsidentitet. Eftersom varorna är varumärkesförfalskade och inte har satts på marknaden inom EU eller EES med Procter & Gambles tillstånd föreligger varumärkesintrång.

Varumärkesintrånget omfattar hela den leverans av 12 096 stycken Head & Shoulders flaskor som Vendia inköpt från Home & Beauty Ltd i Storbritannien.

Yrkandet om förbud vid vite

Enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877) får, på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6-8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecken, domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Enligt artikel 102 i Rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken ska domstolen, när den finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke, om det inte föreligger särskilda skäl förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång. Domstolen ska också vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs.

Blotta omständigheten att risken för ett fortsatt intrång eller fortsatta handlingar, som skulle kunna innebära intrång, inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad, utgör inte grund för att avstå från att utfärda förbud vid vite (EU-domstolens dom i mål C-316/05 Nokia, REG 2006 s. I-12083, punkt 36, NJA 2007 s. 431). Det krävs inte att intrånget har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet utan det är tillräckligt att intrång i objektivt hänseende föreligger (prop. 2008/09:67 s. 187, s. 277).

Huvudregeln ska tillämpas i det här fallet. Vendia har i näringsverksamhet gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Vendia handlar regelbundet med varor och det har inte framkommit några omständigheter som skulle kunna utgöra grund för att avstå från att utfärda förbud vid vite.

Förbudsyrkandet är enligt tingsrätten så avgränsat och preciserat, att det kan ligga till grund för ett förbudsföreläggande. Vad som framkommit om Vendias verksamhet, liksom förhållandet att det är fråga om upprepat intrång, motiverar enligt tingsrätten att vitets storlek bestäms till 1 000 000 kr för att förmå bolaget att följa beslutet.

Yrkandet om förstörande av schampoflaskorna

Domstolen kan med stöd av 8 kap. 7 § varumärkeslagen besluta om korrigeringsåtgärder med avseende på varor som gör varumärkesintrång. Det krävs inte att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet utan det är tillräckligt att intrång i objektivt hänseende föreligger. Vendia har uppgett att bolaget innehar tre schampoflaskor märkta med HEAD & SHOULDERS från det aktuella partiet. Eftersom det är visat att flaskorna ifråga kommer från ett parti som är piratkopierat ska Procter & Gambles yrkande om förstörande av de schampoflaskor som Vendia innehar bifallas. Det saknas särskilda skäl att frångå huvudregeln i 8 kap. 7 § femte stycket varumärkeslagen om att svaranden ska bekosta åtgärden.

Ska avtalsvitet utgå?

Genom att göra intrång i Procter & Gambles varumärken på sätt som redovisats har Vendia brutit mot det förlikningsavtal som parterna ingick år 2007. Enligt förlikningsavtalets punkt 3 ska Vendia, om bolaget bryter mot åtagandet i avtalets punkt 2.1 vid varje tillfälle utge ett vite till Procter & Gamble om trehundratusen kr.

Vitesklausulen har i aktuell del följande lydelse: Om Vendia bryter mot åtagande i punkt 2.1. ovan skall Vendia vid varje tillfälle utge ett vite till Procter & Gamble om trehundratusen (300 000) kronor. Formuleringen innebär inte krav på uppsåt eller oaktsamhet för att betalningsskyldighet ska uppstå och det har inte framkommit några omständigheter som medför att ett krav på uppsåt eller oaktsamhet ska tolkas in i bestämmelsen. Det räcker att det är frågan om intrång i objektiv mening.

Vendia har på objektiv grund begått varumärkesintrång, vilket innebär en förpliktelse att utge avtalsvitet om 300 000 kr till Procter & Gamble. Vendia ska därför till The Procter & Gamble Company och Procter & Gamble Sverige Aktiebolag utge totalt 300 000 kr.

Frågan om jämkning med stöd av 36 § avtalslagen av vitesklausulen i avtalet

Tingsrätten har därefter att pröva frågan om vitesbestämmelsen i förlikningsavtalet ska anses vara oskälig enligt 36 § avtalslagen och därför jämkas till noll eller annat belopp.

Enligt 36 § avtalslagen första stycket får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Vendia har gjort gällande att villkoret är oskäligt med hänsyn till villkorets och avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst och omständigheterna i övrigt. Vendia har även uppgett att vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till att bolaget har intagit en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Enligt förarbetena till 36 § avtalslagen bör, vid tillämpningen av bestämmelsen, ett avtalsvitesbelopp ses i relation till överträdelsens karaktär och den ekonomiska förlusten. Hänsyn bör även tas till det intresse den berättigade i övrigt kan ha haft av att den vitessanktionerade handlingen företas eller underlåts. Även omständigheterna vid avtalets tillkomst bör beaktas. Det är också viktigt att hänsyn tas till ändrade förhållanden som kan ha medfört att ett avtalat vite framstår som oskäligt. Jämkning av vite kan komma ifråga bland annat på den grunden att den berättigades förlust klart understiger det avtalade vitet. Bedömningen måste dock i hög grad vara beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Även om det inte är möjligt att göra en klar gränsdragning mellan villkor av olika slag kan det finnas anledning att beakta i vilken utsträckning en vitesklausul har till huvudsakligt syfte att fungera som påtryckningsmedel eller om syftet främst är att garantera den berättigade ersättning för eventuell förlust. Av förarbetena framgår att utredningens åsikt var att jämkning normalt inte bör ske i sådana fall då orsakerna till att en part inte fullgör sina skyldigheter uteslutande hänför sig till hans egna förhållanden. Vidare uttalas i förarbetena att bedömningen av om jämkning bör ske i övrigt, liksom annars vid tillämpningen av bestämmelsen, i hög grad blir beroende av parternas förhållande till varandra. Har en överlägsen part utnyttjat sin ställning att föreskriva ett högt vite ligger det givetvis närmare till hands att sätta ner vitet än om parterna är jämställda och villkoret har varit föremål för särskilda överläggningar mellan parterna (se prop. 1975/76:81, s. 141-142).

Förlikningsavtalet ingicks mellan två näringsidkare för att reglera en tvist avseende piratkopierade varor. I förarbetena (a.prop., s. 108-109) framhålls att generalklausulen måste tillämpas med större restriktivitet på rena affärsförhållanden än på avtal mellan näringsidkare och konsument.

Parterna har vid avtalets ingående intagit en jämbördig ställning då de var etablerade företag med stor erfarenhet av affärsförhållanden och avtalsslutande. Parterna företräddes av ombud som förde förlikningsförhandlingarna. Dessa förhandlingar pågick under flera månaders tid och parterna måste anses ha haft tillräcklig tid att överväga villkoren och det kan inte anses att förlikningsavtalet ingåtts under stor press från Procter & Gamble.

Vendia menar att bolaget har vidtagit alla kontroller som kan förväntas och att detta skulle vara skäl för jämkning. Tingsrätten konstaterar att Vendia först i slutet av oktober 2012 har kontaktat Home and Beauty Ltd med förfrågan om varornas äkthet. Svaret från Home and Beauty Ltd är endast ett blankt overifierat påstående om att varorna är ”100 % ok”. De kontroller som Vendia gjort på checkcosmetic.net har också skett i efterhand. Som Procter & Gamble gjort gällande kan kontroller på denna webbsida inte anses utgöra någon garanti för produkternas äkthet. Frånvaron av reklamationer är inte heller jämkningsgrundande.

Sammanfattningsvis finns det inte några omständigheter vid avtalets tillkomst som medför att vitesklausulen är oskälig. Inte heller är klausulen på grund av sitt innehåll oskälig. Som Procter & Gamble redogjort för har förlikningsavtalet föranletts av ett varumärkesintrång av större omfattning. Det finns inte heller några övriga omständigheter som ska föranleda jämkning. Jämkning enligt 36 § avtalslagen ska inte ske.

---

DOMSLUT

1. Tingsrätten förbjuder Vendia vid vite om 1 000 000 kr att i näringsverksamhet självt eller genom medverkan importera, exportera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla eller försälja varor som olovligen är försedda med de varumärken som framgår av domsbilaga 1-6 [här utelämnade].

2. Tingsrätten beslutar att de varor som olovligen är försedda med varumärken enligt domsbilaga 1-6 [här utelämnade]och som Vendia förfogar över ska förstöras på Vendias bekostnad.

3. Vendia ska till The Procter & Gamble utge 300 000 kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 4 september 2012 till dess betalning sker.

4. ---

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsrådet Ulrika Beergrehn, referent, tf. hovrättsassessorn Johanna Carlsson och adjungerade ledamoten Sara Ulfsdotter) anförde i dom den 5 november 2015 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Föreligger varumärkesintrång?

Ensamrätterna m.m.

Som tingsrätten redovisat är The Procter & Gamble Company innehavare av sex gemenskapsvarumärken, vilka framgår av tingsrättens domsbilaga 1-6 [här utelämnade] och Procter & Gamble Sverige Aktiebolag exklusiv licenstagare till gemenskapsvarumärkena i Sverige. Procter & Gamble har därmed ensamrätt till dessa gemenskapsvarumärken vilket bl.a. innebär att ingen utan Procter & Gambles samtycke får använda ett identiskt varumärke för identiska varor som varumärkena är registrerade för.

Hovrätten, som behandlar de i målet aktuella frågorna i samma ordning som tingsrätten, bedömer först om varumärkesintrång har förekommit. Eftersom Vendia förnekat att de schampoflaskor som Vendia sålt var varumärkesförfalskade varor, tar hovrätten inledningsvis ställning till frågan om Procter & Gamble visat att de schampoflaskor av märket Head & Shoulders som Vendia sålt varit varumärkesförfalskade.

Har varumärkesintrång förekommit?

Hovrätten gör i likhet med tingsrätten bedömningen att det genom den skriftliga och muntliga bevisningen är visat att P.B. på ICA Kvantum Signalen inhandlat fyra schampoflaskor, en var av de fyra produktkategorier (Citrus Fresh, Classic Clean, Classic Clean 2in1 och Volume Boost) som är aktuella i målet, samt att dessa fyra schampoflaskor är desamma som analyserats vid Procter & Gambles laboratorium i Storbritannien. Genom den skriftliga och muntliga bevisningen avseende den omfattande analys som gjorts av Procter & Gamble av flaskornas innehåll, batchnummer och etiketter samt synen av själva flaskorna finner hovrätten att de fyra schampoflaskorna skiljer sig både vad gäller etiketter och innehåll från de Head & Shoulders produkter som Procter & Gamble använder sina varumärken för. Det är därför klarlagt att de fyra analyserade schampoflaskorna är varumärkesförfalskade.

Nästa fråga för hovrätten att överväga är då om det är visat att dessa fyra flaskor är representativa för hela det parti om 12 096 schampoflaskor som Vendia ostridigt köpt från Home & Beauty Ltd i Storbritannien.

Det är ostridigt att Vendia levererat 576 schampoflaskor till ICA Kvantum Signalen och att dessa härrör från partiet om 12 096 flaskor. Vittnet A.B. har uppgett att schampoflaskorna från Vendia levererades till ICA Kvantum Signalen i en skyltfärdig pall och att pallen var emballerad vid leverans. Hon har vidare berättat att samtliga schampoflaskor innehöll 400 ml schampo och att inga andra schampoflaskor av märket Head & Shoulders av denna storlek fanns i butiken vid tillfället samt att den storleken inte ingick i butikens ordinarie sortiment. Av ett fotografi framgår också pallens placering, utformning och innehåll som stöder hennes uppgifter. Mot denna bakgrund finner hovrätten det visat att de fyra analyserade flaskorna är representativa för hela leveransen till ICA Kvantum Signalen och att således samtliga flaskor i denna leverans var varumärkesförfalskade.

När det sedan gäller den totala leveransen om 12 096 schampoflaskor från Home & Beauty Ltd beaktar hovrätten att Vendia köpte flaskorna i en leverans, vid ett och samma tillfälle, för samma pris och till samma villkor i övrigt som - i enlighet med en faktura som åberopats som bevisning - gällde för hela leveransen om 12 096 flaskor. Av den skriftliga bevisningen framgår också att leveransen avsåg endast flaskor om 400 ml av schampot Head & Shoulders uppdelade i produktkategorierna Citrus Fresh, Classic Clean, Classic Clean 2in1 och Volume Boost, dvs. desamma som fanns hos ICA Kvantum Signalen. Enligt hovrättens bedömning utgör detta - vid Vendias blanka bestridande och i avsaknad av motbevisning - tillräckligt stöd för att de fyra analyserade flaskorna är representativa för hela leveransen. Hovrätten finner därmed att det genom utredningen i målet är visat att samtliga 12 096 schampoflaskor i leveransen från Home & Beauty Ltd var varumärkesförfalskade varor. I detta sammanhang noterar hovrätten följande. Vendia har haft tillgång till övriga flaskor i leveransen från Home & Beauty Ltd samt kännedom om till vilka butiker dessa flaskor levererades. Vendia är alltså den av parterna som haft möjlighet att föra bevisning avseende de övriga flaskornas utseende och innehåll. Vidare framgår av utredningen att Procter & Gamble inte fick kännedom om vilka andra återförsäljare som köpt schampoflaskor från den aktuella leveransen förrän det var för sent för Procter & Gamble att göra ytterligare s.k. testköp.

Hovrätten finner, i likhet med tingsrätten, att de kännetecken som förekommer på de aktuella schampoflaskorna skiljer sig så pass lite från Procter & Gambles gemenskapsvarumärken att de varumärkesrättsligt är att bedöma som identiska med Procter & Gambles gemenskapsvarumärken. Hovrätten konstaterar också att det föreligger identitet mellan de varor, hårvårdsprodukter, som gemenskapsvarumärkena är registrerade för och schampo, dvs. de varor som Vendia sålt. Det handlar alltså om s.k. dubbel identitet.

Genom utredningen är det vidare visat att Vendia förfogat över de således varumärkesförfalskade schampoflaskorna genom att importera dem, utbjuda dem till försäljning, lagerhålla dem och sälja dem. Vid ovan redovisade förhållanden har varumärkesintrång förekommit. Mot bakgrund av den bedömning hovrätten gjort i det föregående omfattar varumärkesintrånget sammanlagt 12 096 schampoflaskor. Eftersom hovrätten funnit att varumärkesintrång förekommit prövar hovrätten nu i tur och ordning frågorna om vitesförbud, förstörande och avtalsvite.

Vitesförbud

Ska vitesförbud meddelas?

Som tingsrätten redovisat ska enligt artikel 102 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen) domstolen när den finner att svaranden gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke, om det inte föreligger särskilda skäl förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång. Domstolen ska enligt samma artikel vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs. Vitesförbud är en sådan åtgärd och enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877) får domstolen på yrkande av den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecken, vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det. Huvudregeln är att domstolen ska meddela ett vitesförbud när ett varumärkesintrång har fastställts (se EU-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corp. mot Wärdell och NJA 2007 s. 431) och det är, vilket tingsrätten också redovisat, tillräckligt att intrång i objektivt hänseende föreligger.

Vendia har invänt att det skulle vara orimligt om det i tillägg till det mellan parterna avtalade vitet skulle utfärdas ett vitesförbud. Hovrätten konstaterar att ett avtalsvite delvis har en annan funktion än det offentligrättsliga vitesförbudet. Det senare har ett preventivt syfte och tillfaller staten medan ett avtalsvite erläggs till avtalsparten och därför kan sägas ha funktionen av ett förutbestämt, normerat skadestånd. Därmed har avtalsvitet både ett preventivt och ett reparativt syfte. Det bör också noteras att det varumärkesrättsligt inte finns något hinder mot att döma ut skadestånd på grund av intrång i ett gemenskapsvarumärke samtidigt som ett vitesförbud meddelas (se bl.a. NJA 2008 s. 1082). Vid dessa förhållanden utgör, enligt hovrättens bedömning, det förhållandet att parterna avtalat om ett vite inte något hinder mot utfärdande av ett vitesförbud.

I likhet med tingsrätten finner också hovrätten det inte i övrigt framkommit några omständigheter som utgör grund för att avstå från att utfärda ett förbud vid vite. Frågan blir därför hur vitesförbudet ska utformas.

Vitesförbudets utformning

Ett vitesförbud ska vara klart avgränsat så att den som förbudet riktar sig mot vet vad han eller hon inte får göra. Inom ramen för kärandens yrkande är det domstolens uppgift att utforma förbudet så att det uppfyller kravet på entydighet och konkretisering och ett förbud ska inte heller gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet (se prop. 1993/94:122, s. 67). Vidare ska förbudet ta sikte på det intrång som har begåtts och alltså enbart träffa Vendias faktiska användning av gemenskapsvarumärkena (jfr NJA 2007 s. 431). Eftersom det i målet handlar om gemenskapsvarumärken styrs utformningen av vitesförbudet också av ordalydelsen i artikel 9.2 i varumärkesförordningen. I sistnämnda avseende konstaterar hovrätten att de förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 b) bör vara att utbjuda varor till försäljning, föra ut varor på marknaden - jämför ”putting them on the market” (engelsk språkversion) och ”de les mettre dans le commerce” (fransk språkversion) - eller lagra dem för dessa ändamål.

Procter & Gamble har i hovrätten preciserat sitt förbudsyrkande till att avse ”hårvårdsprodukter”, vilket hovrätten bedömer tillräckligt avgränsar de varor som ska omfattas av förbudet.

Procter & Gambles yrkande omfattar förfogandena att importera, exportera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla och försälja varorna. Procter & Gamble har emellertid inte gjort gällande att Vendia exporterat varumärkesförfalskade varor, men förklarat att export trots detta bör omfattas av vitesförbudet eftersom export ligger så nära import. Som redovisats ovan ska vitesförbudet svara mot Vendias faktiska användning av varorna och det saknas därför, enligt hovrätten, förutsättningar för att låta förbudet omfatta export av varorna. Med hänsyn till den faktiska användning som är visad i målet och till att artikel 9.2 varumärkesförordningen är styrande för vilka förfoganden som kan omfattas av vitesförbudet ska detta, enligt hovrätten, inte avse andra förfoganden än de som framgår av hovrättens domslut.

Vendia har i hovrätten yrkat att ett vitesförbud ska begränsas geografiskt till den svenska marknaden. Vendias varumärkesintrång har visserligen skett i Sverige men ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke ska som huvudregel inte begränsas geografiskt med hänsyn till i vilka medlemsstater intrång begåtts, utan gälla för hela Europeiska Unionen (se EU-domstolens dom den 12 april 2011 i mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA). Ett vitesförbud får dock begränsas geografiskt i ett sådant fall där ett intrång bara rör en enda medlemsstat, t.ex. genom att käranden begränsat sitt yrkande till en viss medlemsstat eller därför att svaranden visat att användningen av varumärket inte skadar eller kan skada varumärkets funktion exempelvis av språkliga skäl (se punkten 48 i nämnda dom). Procter & Gambles yrkande om vitesförbud har inte begränsats geografiskt och det har inte i övrigt framkommit några skäl för att huvudregeln ska frångås i detta mål. Vitesförbudet ska därför inte begränsas geografiskt till den svenska marknaden.

Vendia har vidare yrkat att vitesbeloppet ska sättas ned med hänvisning till det mellan parterna ingångna avtalet om vite. När det gäller vitesbeloppets storlek gör hovrätten följande överväganden.

Det är domstolens sak att bestämma vitesbeloppets storlek utifrån att beloppet ska antas förmå svaranden att följa förbudet (se prop. 1993/94:122, s. 67). Som hovrätten redogjort för ovan har offentligrättsligt vite och avtalsvite olika funktioner och syften. Enligt hovrättens mening saknas det därför skäl att sätta ned vitesbeloppet på grund av det avtalade vitet. Vid bedömningen av vitesbeloppets storlek lägger hovrätten också vikt vid att ett avtalsvite om 300 000 kr inte hindrat varumärkesintrång i här aktuellt fall.

Högsta domstolen har vid bedömningen av straffvärde vid brott mot varumärkeslagen uttalat att även om det primära skyddsintresset vid varumärkesintrång är varumärkesinnehavarens rätt att bestämma över användningen av sitt varumärke så bör hänsyn också tas till att en tredje man genom ett varumärkesintrång kan ha missletts vid sitt beslutsfattande och köpt en annan vara än denne trott, med de risker som kan vara förenade med det (se NJA 2014 s. 559). Enligt hovrättens mening kan liknande resonemang föras när det gäller vitesförbud och vikten av att ett sådant förbud följs. Förutom varumärkesinnehavarens intresse av att varumärket inte används olovligen så bör därför hänsyn även tas till risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter särskilt när sådana produkter kan ha skadlig inverkan på hälsa eller miljö. Det finns därför ett starkt allmänt intresse av att sådana produkter inte säljs på marknaden, vilket också bör tas i beaktande vid fastställande av vitesbeloppet.

Allmänintresset och de skäl som tingsrätten anfört motiverar enligt hovrätten att vitesbeloppet fastställs till yrkat belopp för att förmå Vendia att följa förbudet.

Hovrättens slutsats

Hovrättens bedömningar innebär att Procter & Gambles yrkande om vitesförbud ska bifallas men att vitesförbudet, i förhållande till tingsrättens dom, ska ges en något ändrad utformning med avseende på vilka varor och förfoganden som omfattas av förbudet. Tingsrättens dom (punkten 1 i domslutet) ska således ändras på det sätt som framgår av hovrättens domslut.

Föreläggande att förstöra schampoflaskorna

Eftersom hovrätten ovan har funnit att varumärkesintrång har förekommit ska tingsrättens dom (punkten 2 i domslutet) inte ändras när det gäller yrkandet om förstörande av schampoflaskorna.

Avtalsvite

Hur ska parternas förlikningsavtal förstås?

Procter & Gamble har yrkat att Vendia på grund av varumärkesintrång ska utge vite i enlighet med parternas förlikningsavtal från 2007. Parterna är emellertid oense om det för Vendias betalningsansvar endast krävs att varumärkesintrång förekommit i objektiv mening eller om avtalet i stället ska tolkas så att det krävs att Vendias varumärkesintrång skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den aktuella vitesklausulen finns i punkten 3 i avtalet. Enligt vitesklausulen gäller

följande.

Om Vendia bryter mot åtagande i punkt 2.1 ovan skall Vendia vid varje tillfälle utge ett vite till Procter & Gamble om trehundratusen (300 000) kronor. I de fall Procter & Gamble kan visa skada på grund av brott mot åtagande i detta förlikningsavtal överstigandeovan nämnt vitesbelopp skall ersättning motsvarande den verkliga skadan utgå.

I punkten 2.1 i avtalet anges, såvitt här är av intresse, följande.

2.1 Vendia åtar sig att inte, direkt självt eller indirekt genom annan juridisk eller fysisk person, begå eller medverka till intrång i Procter & Gambles rätt till något av Varumärkena eller Procter & Gambles olika firmor, såsom att bl.a. att

2.1.1 låta tillverka, importera, exportera, förmedla, lagra, saluhålla, sälja eller på annat sätt förfoga över varor som utan Procter & Gambles tillstånd är försedda med något av Varumärkena, eller på annat sätt förfoga över varor som utan Procter & Gamble tillstånd är försedda med varu- eller näringskännetecken som är vilseledande och/eller förväxlingsbara med något av Varumärkena eller Procter & Gambles firmor.

Av punkten 1.1 i avtalet och bilaga 1 till avtalet framgår att ”Head & Shoulders” är ett av de varumärken som omfattas av avtalet.

Punkten 2.1 i avtalet innehåller inte någonting om att Vendias åtagande är villkorat av att Vendia agerar uppsåtligen eller med oaktsamhet. Inte heller själva vitesklausulen har något villkor om att uppsåt eller oaktsamhet krävs för att vite ska utgå. Det är därför hovrättens bedömning att det redan av avtalets ordalydelse i de nu återgivna delarna följer att vite ska utgå om intrång i objektiv mening kan konstateras. Det saknas således anledning att här ta ställning till om Vendia förfarit oaktsamt eller med uppsåt. Eftersom hovrätten funnit att Vendia begått intrång med avseende på de gemenskapsvarumärken som omfattas av avtalet är Vendia skyldigt enligt avtalet att betala det avtalade vitet om 300 000 kr under förutsättning att vitesklausulen inte ska jämkas på det sätt som Vendia gjort gällande.

Ska vitesklausulen jämkas med stöd av 36 § avtalslagen?

Vad som förekommit i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den tingsrätten gjorde. Även hovrätten kommer alltså fram till att det inte finns skäl att jämka vitesklausulen med stöd av 36 § avtalslagen.

Hovrättens slutsats

Hovrättens bedömningar innebär att Vendia ska betala yrkat avtalsvite om 300 000 kr till Procter & Gamble. Tingsrättens dom i fråga om avtalsvite (punkten 3 i domslutet) ska alltså stå fast.

---

DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom (punkterna 1 och 4 i domslutet) endast på följande sätt.

a) Hovrätten förbjuder Vendia East AB vid vite om 1 000 000 kr att i näringsverksamhet, självt eller genom medverkan, utbjuda till försäljning, föra ut på marknaden, lagra för dessa ändamål eller importera hårvårdsprodukter som är försedda med de varumärken som framgår av tingsrättens domsbilaga 1-6, vilka produkter inte tillverkats av The Procter & Gamble Company, Procter & Gamble Sverige Aktiebolag eller med någonderas tillstånd.

b) ---

2. ---

3. ---

Hovrättens dom meddelad: den 5 november 2015.

Mål nr: T 11341-14.

Lagrum: Artikel 9.2 och 102 rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken; 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 8 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877).

Rättsfall: NJA 2007 s. 431; NJA 2008 s. 1082; NJA 2014 s. 559; EU-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corp. mot Wärdell; EU-domstolens dom den 12 april 2011 i mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA.

Litteratur: Prop. 1975/76:81, s. 108 f. och 141 f.; prop. 1993/94:122, s. 67; prop. 2008/09:67, s. 187 och 277.