NJA 2008 s. 1082

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Martin Holmgren) anförde följande i dom den 9 maj 2006.

Yrkanden m.m.

The North Face Apparel Corp. (nedan TNF) har yrkat att tingsrätten

S.B. har bestritt TNF:s yrkanden. Han har vitsordat ett belopp om 5 000 kr som skäligt i och för sig, avseende ersättning för utnyttjande av Varumärkena.

Grunder

TNF

S.B. har i näringsverksamhet - utan tillstånd från TNF - importerat varor med kännetecken som är förväxlingsbara med TNF:s registrerade och inarbetade varumärken, vilka avser varor av samma slag. S.B. har därmed gjort sig skyldig till varumärkesintrång enligt Artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 40/94 samt 1, 2, 4 och 6 §§varumärkeslagen (1960:644) och skall därför vid vite förbjudas att fortsätta med intrånget.

Möjlighet att ändra egendomens varukännetecken så att varumärkesintrång inte längre föreligger saknas varför egendomen, på vilken Varumärkena olovligen förekommer, skall förstöras till förebyggande av fortsatt varumärkesintrång.

Eftersom intrånget har skett uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet skall S.B. betala skälig ersättning för utnyttjandet av Varumärkena samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Varorna ankom till Arlanda den 1 oktober 2004 och togs i samband därmed omedelbart i förvar av Tullverket. TNF:s kostnad för Tullverkets förvaring är 59 kr plus moms per dag. S.B. är skyldig att ersätta TNF även för denna kostnad.

S.B.

Han har inte fört in varorna till Sverige inom ramen för sin eller någon annans näringsverksamhet. Varorna har varit avsedda för hans dotters privata bruk. Han har inte gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Det vitsordas att varorna i objektiv mening förts in till Sverige. Talan har emellertid riktats mot fel person. Varorna har beställts av hans dotter via en bekant i Kina och har därefter förts in i Sverige i hans namn för dotterns räkning och varit avsedda för hennes privata bruk. Varorna stoppades emellertid vid tullen innan de kunde hämtas ut.

Han bestrider även att han varit oaktsam eller att han agerat uppsåtligt. För det fall att tingsrätten finner att varumärkesintrång skulle föreligga bestrids det att TNF lidit någon skada. Intrånget har under alla omständigheter varit av så liten omfattning att ersättning inte skall utgå.

Utveckling av talan

TNF har i huvudsak anfört följande.

TNF formger, marknadsför och säljer sport- och fritidskläder samt fritidsartiklar under varumärket THE NORTH FACE. Produkterna har funnits i Sverige sedan 1985 och distribueras på den svenska marknaden genom generalagenten Nordväggen AB. Den årliga omsättningen på den svenska marknaden är cirka 40 miljoner kr och gör det till det starkaste icke-svenska varumärket inom detta segment.

TNF innehar rätten till ordvarumärket ”THE NORTH FACE” och sin figur genom bl.a. gemenskapsvarumärkena som framgår av bilagorna 1- 2. Det registrerade skyddet för Varumärkena omfattar bl.a. kläder (varuklass 25).

Tullverket beslöt den 8 oktober 2004 att skjuta upp frigörandet av 42 plagg märkta med Varumärkena. S.B. var angiven som mottagare av plaggen enligt Tullverkets underrättelse. Plaggen hade vidare deklarerats för övergång till fri omsättning för S.B. Klädesplaggen kunde efter en analys, utförd av Nordväggen AB, konstateras vara varumärkesförfalskade. Eftersom varorna förts in över den svenska territorialgränsen har varorna importerats till Sverige i den mening som avses i varumärkeslagen. Genom sin befattning med de importerade varorna har S.B. därmed gjort intrång i TNF:s ensamrätt till varumärkena.

När TNF fick kännedom om Tullverkets beslut kontaktade bolaget S.B. och påtalade att importen av plaggen utgjorde varumärkesintrång. Enligt S.B:s egen uppgift var plaggen avsedda att användas inom ramen för dotterns ridskoleverksamhet. Denna uppgift kom senare att ändras till att plaggen istället varit avsedda för dotterns privata bruk.

I näringsverksamhet anses normalt att oaktsamhet föreligger redan om en registrerad immaterialrättighet inte respekteras. Den som tar befattning med immaterialrättsligt skyddade varor har således en långtgående undersökningsplikt. TNF:s rättigheter är registrerade och då S.B. inte såvitt framgått har vidtagit några åtgärder för att utreda om det är otillåtet att importera varorna till Sverige måste han i vart fall anses ha agerat oaktsamt. Han skall därför utge skälig ersättning för utnyttjandet av Varumärkena samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Skälig ersättning för intrånget skall utgå även om tingsrätten skulle finna att TNF inte faktiskt lidit någon förlust till följd av intrånget.

Vad gäller ersättningsyrkandet avseende ytterligare skada bör särskild hänsyn tas till att TNF:s varumärken är väletablerade och välkända samt att TNF har ett starkt intresse av att intrång inte begås. Redan förekomsten av piratkopior medför skador på Varumärkena och urvattnar Varumärkenas särskiljningsförmåga, vilket medför att TNF:s investeringar i dessa till viss del går förlorade samt att värdet på originalprodukterna försämras.

TNF bestrider att bolaget skulle ha utlovat att låta saken bero om S.B. berättade var inköpen av plaggen gjorts.

S.B. har anfört i huvudsak följande.

Han är anställd vid ett företag som bl.a. säljer komposterings- och avfallshanteringsteknik och reser med anledning härav emellanåt till Kina. Hans dotter A.B. hade gjort en beställning av diverse för honom okända klädesplagg från en kvinnlig bekant till familjen i Kina. A.B. kontaktade honom i samband med hemtransporten av de aktuella varorna eftersom han vid samma tillfälle befann sig på affärsresa i Kina. Hon bad honom ta med sig plaggen, utan att närmare precisera vad det var för sorts plagg, till Sverige.

Han hann emellertid inte möta personen som skulle leverera kläderna, varför denna lät skicka varorna till Sverige i hans namn. Eftersom A.B. och han bor på samma adress fann han inte att det var någonting märkligt med att leveransen kom att skickas i hans namn. Han har inte på något sätt tagit befattning med varorna eller på annat sätt medverkat vid beställningen eller försändelsen av varorna. Han har inte skrivit under någon frakthandling eller betalat för varorna. Huruvida plaggen är äkta eller varumärkesförfalskade vet han ingenting om. Han kände inte till priset på plaggen och hade heller ingen detaljkännedom avseende vad det var fråga om för plagg. Betalningen av varorna ombesörjdes av hans dotter. Han åkte till Arlanda för att hämta ut försändelsen för dotterns räkning men fick då veta att plaggen tagits i förvar.

Sedan varorna tagits i beslag har han på TNF:s begäran gjort efterforskningar var i Kina kläderna köpts in och återrapporterat detta till TNF. TNF hade utlovat att om han bistod dem med att lokalisera återförsäljarna så skulle de låta saken bero. Han har hela tiden uppgett att plaggen varit avsedda för dotterns privata bruk. Dottern har som tradition att dela ut julklappar till flickorna som hjälper henne i stallet och kläderna var avsedda bl.a. för detta ändamål.

Domskäl

TNF har åberopat skriftlig bevisning. S.B. har hörts under sanningsförsäkran. På begäran av S.B. har vittnesförhör hållits med A.B.

Genom utredningen i målet är det visat att 42 klädesplagg, med kännetecken som är förväxlingsbara med TNF:s registrerade och inarbetade varumärken för varor av samma slag, utan tillstånd från TNF, importerats från Kina med angivande av S.B. som adressat. Plaggen har deklarerats för övergång till fri omsättning för S.B:s räkning och har vid tullkontroll kvarhållits av Tullverket.

Rådets förordning (EG) nr 40/94 och varumärkeslagen avser att ge ensamrätt till ett varumärke inom en näringsverksamhet. Ensamrätten innebär att kännetecknets innehavare kan freda sig mot att annan använder ett förväxlingsbart kännetecken, under förutsättning att användningen sker i näringsverksamhet.

S.B. har uppgett att han inte inom ramen för näringsverksamhet låtit införa plaggen i Sverige. Genom utredningen i målet är det, särskilt genom vad som framkommit under förhören med S.B. respektive A.B., visat att plaggen var avsedda att användas av A.B. för att delas ut som julklappar inom ramen för hennes stalluthyrnings- respektive ridskoleverksamhet. Av S.B:s egna uppgifter, som inte motsagts, följer att han inte vare sig före eller efter detta tillfälle har importerat kläder från Kina.

Det som har framkommit i målet är att S.B. för sin dotters räkning medverkat till att föra in de aktuella plaggen. Det saknas i målet stöd för påståendet att han handlat inom ramen för någon egen näringsverksamhet.

Av 37 b och 38 §§varumärkeslagen följer att förbud vid vite respektive ersättningsskyldighet på grund av varumärkesintrång drabbar den som gjort intrånget. Någon motsvarighet till bestämmelserna i 23 kap. 4 § BrB om medverkansansvar vid brott finns inte vid den civilrättsliga bedömning som skall göras i detta mål. Huruvida S.B:s agerande innefattat att han varit annan behjälplig till varumärkesintrång saknar således betydelse.

Sammantaget finner tingsrätten att S.B:s befattning med de aktuella plaggen inte inneburit känneteckensanvändning (jfr Svea hovrätts beslut den 11 februari 2005 i mål Ö 1049-05).

TNF har emellertid också yrkat att plaggen skall förstöras. Av artikel 17 i rådets förordning 1383/2003 följer att medlemsstaterna skall tillse att det finns tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning som gör det möjligt att förstöra varor som befunnits göra intrång i en immateriell rättighet. Det framgår vidare av 41 § varumärkeslagen att förstörelse får beslutas på yrkande av den som lidit varumärkesintrång.

Tingsrätten har ovan funnit styrkt att de 42 plaggen är varumärkesförfalskade, dvs. plaggen är inte tillverkade eller satta på marknaden av TNF eller med TNF:s medgivande. Enligt tingsrättens mening får innehållet i 41 § varumärkeslagen, i belysning av de förpliktelser som följer av rådets förordning 1383/2003, anses innebära att det finns grund att i detta mål förordna om förstörelse, oaktat S.B. inte funnits skyldig till varumärkesintrång i den mening som prövats i målet. Tingsrätten delar TNF:s uppfattning att det inte är tillräckligt att enbart avlägsna varumärkena från plaggen. TNF:s yrkande om förstörelse skall således bifallas.

Härmed kvarstår frågan om S.B. skall svara för TNF:s kostnader i anledning av den förvaring som skett hos Tullverket. Utgångspunkten när ett beslut om förstörelse tas är att varumärkesinnehavaren skall ha rätt till ersättning för uppkomna kostnader. Emellertid framgår det av förarbetena till varumärkeslagen (prop. 1960:167 s. 184) att kostnaderna för dessa åtgärder skall bekostas av den som begått intrånget. Eftersom tingsrätten ovan konstaterat att S.B. inte begått intrång i den mening som prövats i målet, bör talan i denna del ogillas.

Sammantaget finner tingsrätten således att TNF:s talan, förutom såvitt avser yrkandet om förstörelse av plagg, skall ogillas. - - -.

Domslut

Domslut

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Roland Halvorsen och tf. hovrättsassessorn Magnus Fridh, referent) anförde följande i dom den 13 november 2006.

Hovrättens domskäl

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. TNF har uppgett att varorna har förstörts av tullen och att kostnaderna för förvaringen uppgår till det belopp som har yrkats. S.B. och A.B. har hörts på nytt. Skriftlig bevisning har åberopats.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten visat att 42 klädesplagg, med kännetecken som är förväxlingsbara med TNF:s registrerade och inarbetade varumärken för varor av samma slag, utan tillstånd från TNF, importerats från Kina med angivande av S.B. som adressat samt att plaggen deklarerats för övergång till fri omsättning.

Har S.B. gjort varumärkesintrång?

För gemenskapsvarumärken framgår av art 9.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen) att ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Som exempel på vad som kan förbjudas enligt art 9.1 anges i art 9.2 c att importera eller exportera varor under kännetecknet. I artiklarna 5.1 och 5.3 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar finns för varumärken bestämmelser som är identiska med bestämmelserna i varumärkesförordningen. I den svenska varumärkeslagen (1960:644) anges i 4 § första stycket att rätten till varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren får i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens för sina varor. Detta gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs.

För att det skall vara fråga om varumärkesintrång krävs alltså att kännetecknet används i näringsverksamhet. Användning av kännetecknet för privata ändamål utgör däremot inte varumärkesintrång. En sådan användning torde nämligen inte påverka kännetecknets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. Enligt hovrättens mening måste bestämmelserna tolkas så att de ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda tredje man att importera varumärkesförfalskade varor om syftet med importen är att varorna skall släppas ut på den gemensamma marknaden för att där användas i näringsverksamhet. Det kan under dessa förhållanden inte vara fråga om användning av kännetecknet för privata ändamål.

Mot denna bakgrund har hovrätten att ta ställning till dels om S.B. importerat klädesplaggen, dels om hans syfte med importen var att klädesplaggen skulle användas, inte för privata ändamål, utan i näringsverksamhet.

S.B. har bestritt att han beordrade transporten av klädesplaggen och att han hade någon närmare kännedom om försändelsen. Han hade bara försökt hjälpa sin dotter att hämta ut den på Arlanda.

Av S.B:s egna uppgifter framgår emellertid att han kände till att det var fråga om klädesplagg som skulle föras in i Sverige. Han hade dessutom varit beredd att ta med sig klädesplaggen på sin hemresa om detta hade varit praktiskt möjligt. S.B. var angiven som varumottagare och han betalade avgifter på Arlanda då han försökte hämta ut klädesplaggen. Omständigheterna är sådana att S.B. skall anses ha importerat dessa.

Leveransen bestod av både jackor med tillhörande byxor och andra klädesplagg. I målet är inte styrkt annat än vad A.B. uppgivit, nämligen att hon skulle använda hälften av klädesplaggen till julklappar till dem som hade hjälpt till i hennes stalluthyrnings- respektive ridskoleverksamhet. Resten skulle hon enligt egen uppgift använda som julklappar till släkten. Av S.B:s egna uppgifter framgår att han kände till att A.B. skulle ge en del av klädesplaggen som julklappar till dem som hade hjälpt henne i verksamheten. Det skulle därför inte för dessa klädesplagg vara en användning för privata ändamål. Syftet med importen var följaktligen att dessa klädesplagg skulle användas i näringsverksamhet.

Sammanfattningsvis finner hovrätten att S.B. gjort varumärkesintrång såvitt avser de klädesplagg som var avsedda som julklappar för A.B:s verksamhet, dvs. hälften av de 42 klädesplaggen.

Förbud

Enligt art 98.1 i varumärkesförordningen skall en domstol för gemenskapsvarumärken, när den finner att svaranden gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket.

HD har i mål nr T 1216-04 begärt ett förhandsavgörande från EG- domstolen som rör tolkningen av denna artikel. Generaladvokaten har i ett förslag till avgörande den 13 juli 2006 i mål C-316/05 ansett att det inte är förenligt med kravet på särskilda skäl i art. 98.1 att en domstol, som finner att en svarande gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke, underlåter att utfärda ett särskilt förbud mot fortsatt intrång enbart av det skälet att den anser att risken för fortsatt intrång inte är påtaglig eller på annat sätt endast är begränsad.

Även om det inte kan befaras att S.B. kommer att upprepa sina handlingar finner hovrätten att det inte finns särskilda skäl att underlåta att meddela ett vitesförbud. Förbudet skall utformas enligt domslutet.

Skadestånd

Enligt 38 § första stycket varumärkeslagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

I detta mål har intrång skett i registrerade varumärkesrättigheter. S.B. har inte företagit någon undersökning av klädesplaggen eller deras ursprung. Hovrätten finner därför att S.B. gjort varumärkesintrång av oaktsamhet. S.B. skall betala såväl skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet som ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Med hänsyn till arten och den förhållandevis ringa omfattningen av S.B:s intrång bestämmer hovrätten beloppen till 7 500 kr avseende skälig ersättning för utnyttjande och 2 500 kr avseende ersättning för ytterligare skada. På beloppen skall yrkad ränta utgå.

Kostnader för förvaring

I artikel 15 rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, ges en hänvisning avseende villkoren för lagring av varorna under den tid frigörandet är uppskjutet eller varorna kvarhålls. Där anges att medlemsstaterna själva skall fastställa villkoren, men att några kostnader för tullförvaltningarna inte skall uppkomma.

För svenskt vidkommande anges i 7 kap. 3 § tullagen (2000:1281) att förvaring skall ske på sökandens bekostnad. I bestämmelsen anges vidare att när det finns ett lagakraftvunnet beslut om förstöring av, eller annan åtgärd med varorna, har sökanden rätt till ersättning för dessa kostnader från den eller dem som beslutet har gått emot. Frågan är om med ”dessa kostnader” avses även kostnader för förvaring. Av förarbetena till tullagen anges att paragrafen motsvarar med viss redaktionell ändring 3 § lagen (1994:1552) om tullkontroll m.m. (se prop. 1999/2000:126 s. 156). Av förarbetena till denna paragraf anges att sökanden bör ha ansvaret för kostnaden för förvaringen med en regressrätt i förhållande till sin motpart om sökandens talan leder fram till att varorna skall förstöras (se prop. 1994/95:34 s. 185). Med ”dessa kostnader” i 7 kap. 3 § tullagen avses alltså även kostnader för förvaring.

Tingsrätten har i den överklagade domen förordnat att klädesplaggen skall förstöras. Domen i denna del har inte överklagats och har vunnit laga kraft. Frågan om förstörelse av klädesplaggen kan därför inte prövas av hovrätten. Förordnandet om förstörelse har gått S.B. emot. TNF har därför rätt till ersättning av S.B. för kostnaderna för förvaring. Om beloppet råder inte tvist.

Hovrättens domslut

a) S.B. förbjuds vid vite av 100 000 kr att i näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med The North Face Apparel Corp. tillhöriga kännetecken som framgår av tingsrättens domsbilaga 1 och 2 genom import av kläder andra än sådana som av bolaget eller annan med bolagets tillstånd förts eller förs ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

b) S.B. skall betala skadestånd till The North Face Apparel Corp. med 10 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 november 2004 till dess betalning sker.

c) S.B. skall ersätta The North Face Apparel Corp. dess kostnader för förvaring med 45 282 kr.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Kerstin Calissendorff, referent, och Gudmund Toijer) meddelade den 20 november 2008 följande dom.

Domskäl

Bakgrund

The North Face Apparel Corp. (TNF) är innehavare av de ord- och figurmärken som registrerats som gemenskapsvarumärken enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EG-varumärkesförordningen) som framgår av bilaga 1 och 2 till tingsrättens dom (EG-varumärkena). Registreringen omfattar bl.a. kläder.

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. S.B:s dotter bedrev under år 2004 stalluthyrning och ridskola. Under hösten 2004 besökte en affärsbekant till S.B. från Kina, C.L., familjen B. varvid hon hade med sig en jacka märkt med EG-varumärkena. Efter att närmare ha undersökt TNF:s sortiment beställde dottern något senare 42 jackor, byxor och västar av C.L. En jacka och ett par byxor skulle kosta ca 300 kr. Hälften av plaggen var avsedda att delas ut till medhjälpare i stallet som julgåva, den andra hälften skulle ges bort i julklapp till dotterns släkt och vänner. - TNF har uppgivit att detaljhandelspriset i Sverige för en jacka är ca 3 795 kr.

När S.B. var i Kina som ett led i sin näringsverksamhet lämnade han, enligt vad han uppgett i hovrätten, C.L. kontant betalning för plaggen. Betalningen skedde för hans dotters räkning. Han kunde emellertid inte ta med sig plaggen vid sin återresa. Plaggen, tillsammans med andra plagg som inte är aktuella i målet, skickades till Sverige med flygfrakt. Som mottagare av varorna angavs S.B. Vid besök hos tullen på Arlanda i avsikt att hämta varorna deklarerade S.B. dessa för övergång till fri omsättning och betalade föreskrivna avgifter. När Tullverket öppnade kartongen befanns de nu aktuella plaggen vara märkta med EG-varumärkena. Efter kontakter med TNF och på bolagets begäran beslöt Tullverkat att, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (counterfeitförordningen), skjuta upp frigörandet av varorna. Enligt uppgift från TNF har det konstaterats att plaggen är märkesförfalskade.

Målet gäller frågan om S.B. har gjort intrång i TNF:s varumärkesrätt genom att i EG-varumärkesförordningens mening ha importerat varor i strid med TNF:s ensamrätt och, om så är fallet, i vad mån S.B. kan åläggas vitesförbud och att utge ersättning för kostnader för förvaring av varorna, ersättning för nyttjande av EG-varumärkena och för ytterligare skada. Vid prövningen av målets olika led uppkommer frågan om betydelsen av att S.B:s befattning med varorna inte utgjort ett led i hans egen näringsverksamhet, utan har skett för att vara dottern behjälplig.

Tillämplig lag

Enligt artikel 14.1 i EG-varumärkesförordningen fastställs gemenskapsvarumärkens rättsverkan endast utifrån bestämmelserna i förordningen. I övrigt skall, med undantag för frågor som regleras av EG-varumärkesförordningen, intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke (artiklarna 14.1 och 97.2). Av detta följer bl.a. att EG-varumärkesförordningen är tillämplig för vissa frågor i målet, såsom omfattningen av TNF:s ensamrätt, och varumärkeslagen (1960:644) för andra.

Enligt EG-varumärkesförordningen har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke en ensamrätt (artikel 9). Innehavaren har rätt att förhindra att tredje man utan medgivande använder kännetecknet ”i näringsverksamhet”, bl.a. genom att importera varor under kännetecknet.

Näringsverksamhet

EG-domstolen har i flera domar uttalat sig om vad som utgör näringsverksamhet i det med EG-varumärkesförordningen i nu aktuell del likalydande varumärkesdirektivet (rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar). Av domarna framgår att ensamrättens koppling till en näringsverksamhet syftar till att från ensamrätten undanta tredje mans rent privata användning av kännetecken. Har användningen samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske ”i näringsverksamhet”. Något krav på att svaranden själv driver affärsverksamheten har inte ställts upp. (Se t.ex. p. 40 i dom den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002 s. I-10273 samt p. 18 i dom den 27 januari 2007 i mål C-48/05 Adam Opel AG, REG 2007 s. I-01017.)

Det förhållandet att omfattningen av en affärsverksamhet är begränsad och att den inte går med vinst saknar i regel betydelse för bedömningen av om den utgör en näringsverksamhet. Den stall- och ridskoleverksamhet som S.B:s dotter bedrev utgjorde en näringsverksamhet.

Har intrång genom import förekommit?

Av artikel 9.1 i EG-varumärkesförordningen följer, såvitt nu är av intresse, att TNF har rätt att förhindra tredje man som saknar TNF:s medgivande att i näringsverksamhet använda EG-varumärkena för kläder. Bland de exempel på varumärkesanvändning som anges i artikel 9.2 c) anges import av varor under ett EG-varumärke.

Att import har ansetts behöva särskilt anges bland de åtgärder som enligt såväl EG-varumärkesförordningen som 4 § varumärkeslagen till sin art kan innefatta en användning av ett varumärke torde sammanhänga med att import annars skulle kunna anses utgöra endast en förberedelse inför en användning av varukännetecknet (se SOU 1958:10 s. 241). När det gäller import kan det därför, eftersom något egentligt utnyttjande av varumärket inte ännu kommit till stånd, uppstå situationer där avsikten med införseln av varor till landet kan behöva fastställas.

EG-domstolen har i målet C-405/03 mellan Class International BV och Colgate-Palmolive m.fl. som gällde tolkning av begreppet import i bl.a. EG-varumärkesförordningens artikel 9.2 c) slagit fast att användning av varumärke i näringsverksamhet i förordningens mening sker när varor förs in i gemenskapen för att där släppas ut på marknaden (se bl.a. p. 34 i dom den 18 oktober 2005 i mål C-405/03 Class International BV., REG 2005 s. I-08735). Det sistnämnda förutsätter att varorna genom ett tullförfarande övergått till ”fri omsättning” (se p. 35-44).

I förevarande mål är det klarlagt att varorna har deklarerats för fri omsättning och föreskrivna tullformaliteter fullgjorts, samt att detta har gjorts av S.B. i eget namn. Visserligen är det så att S.B. har fört in varorna för att vara sin dotter behjälplig och att de varor som inte var avsedda för privata ändamål skulle användas i dotterns näringsverksamhet. För att import i EG-varumärkesförordningens mening skall anses ha förekommit är det emellertid, som framgått i det föregående, tillräckligt att varorna förts in i landet i avsikt att användas i en näringsverksamhet och att tullformaliteterna uppfyllts. Varumärkesanvändning har därmed skett som ett led i en näringsverksamhet. Då TNF:s samtycke till importen saknats, föreligger i objektiv bemärkelse ett intrång i TNF:s ensamrätt till EG-varumärkena.

Har S.B. gjort intrång och har det i så fall skett av oaktsamhet?

Med hänsyn till att det är S.B. som har vidtagit samtliga de faktiska åtgärder som konstituerar importen av varorna får S.B. anses ha gjort intrång i TNF:s ensamrätt.

TNF har gjort gällande att intrånget skett i vart fall av oaktsamhet.

Även om S.B. inte har haft vetskap om det specifika innehållet i kartongen har han varit medveten om att kartongen som han skulle ta emot och som skulle bli föremål för erforderlig tullbehandling bl.a. innehöll kläder som hans dotter hade beställt av C.L. och att i vart fall hälften av dem var avsedda att användas i hennes näringsverksamhet. Med hänsyn till omständigheterna vid dotterns avtal med C.L. vilka S.B. kände till, har det funnits skäl för S.B. att kontrollera att det inte var fråga om varor vars införsel skulle kunna utgöra intrång. S.B. har dock underlåtit att göra någon undersökning. Intrånget får därmed anses ha gjorts i vart fall av oaktsamhet.

Vitesförbud

Enligt artikel 98.1 i EG-varumärkesförordningen skall, när en svarande har gjort intrång, svaranden om det inte finns särskilda skäl förbjudas att fortsätta intrånget. Av EG-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corporation, REG 2006 s. I-12083 framgår att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång inte är påtaglig eller att den på annat sätt är begränsad, inte innebär att det föreligger särskilda skäl att underlåta att utfärda ett förbud (se även NJA 2007 s. 431).

S.B. skall därför vid vite förbjudas att använda EG-varumärkena. Hans intrång har avsett import och förbudet bör därför begränsas till sådan användning.

Ersättning för nyttjande och för ytterligare skada

Enligt 38 § första stycket varumärkeslagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varumärket samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Ersättning för utnyttjandet kan utgå utan att varumärkesinnehavaren visar sig ha lidit någon skada och får då i regel fastställas till en skälig licensavgift för utnyttjandet.

S.B. skall således, trots att utnyttjandet av EG-varumärkena inte skett i hans egen näringsverksamhet, utge ersättning för utnyttjandet samt för TNF:s ytterligare skada. De av hovrätten fastställda beloppen är skäliga.

Ersättning för kostnader för förvaring av varorna

Av de skäl som hovrätten anfört är S.B. skyldig att utge ersättning till TNF för kostnader för förvaring av varorna som uppstått innan de förstörts.

Domslut

Domslut

HD ändrar hovrättens domslut endast på det sättet att punkten 1 a) skall lyda:

S.B. förbjuds vid vite av etthundratusen (100 000) kr att i näringsverksamhet utan tillstånd av The North Face Apparel Corp. föra in kläder i Sverige som är försedda med de bolaget tillhöriga kännetecken som framgår av bilaga 1 och 2 till tingsrättens dom och som inte med bolagets medgivande har importerats till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).