NJA 2006 s. 354

I ett vid Stockholms tingsrätt anhängigt mål mellan det svenska företaget Alligator Bioscience AB (Alligator) och det amerikanska företaget Maxygen Inc. antecknade tingsrätten i protokoll den 6 april 2005 följande.

Maxygen innehar det europeiska patentet EP 0 752 008, benämnt DNA- mutagenes genom slumpvis fragmentering och återsammansättning. Patentet är giltigt bl.a. i Sverige.

Alligator har som grund för sin talan anfört bl.a. följande. Alligator har utvecklat och använder i Sverige en metod för framställning in vitro av muterade polynukleotider, kallad FINDTM (Fragment INduced Diversity). Maxygen hävdar att FINDTM omfattas av Maxygens nämnda patent, vilket Alligator bestrider. Ovisshet råder därför om huruvida det föreligger hinder eller inte mot Alligators verksamhet på grund av Maxygens patent. Ovissheten länder Alligator till förfång.

Alligator har yrkat att tingsrätten fastställer att det inte föreligger hinder för Alligator på grund av det europeiska patentet EP 0 752 008 att framställa eller använda muterade polynukleotider i enlighet med Alligators metod FINDTM.

Maxygen har yrkat att käromålet skall avvisas och som grund för detta gjort gällande att två olika rättegångshinder föreligger. Det ena är att tingsrätten inte är behörig att ta upp målet eftersom svensk domsrätt saknas och det andra att fastställelseintresse saknas.

Alligator har bestritt avvisningsyrkandet.

- - -

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Maxygen

Genom ett brev daterat den 20 oktober 2004 underrättades Alligator om att Maxygen ansåg att Alligator begick intrång i Maxygens patent genom sin marknadsföring av FIND-tekniken. I brevet uppmanades Alligator bl.a. att upphöra med de gärningar som enligt Maxygen utgjorde patentintrång. Maxygen uppmanade också Alligator att närmare redogöra för FIND-tekniken samt att redovisa sina bestridandegrunder om Alligator inte vidgick intrång. Maxygen upplyste att rättsliga åtgärder i anledning av intrånget kunde komma att vidtas utan vidare förvarning om Alligator inte efterkom Maxygens uppmaningar.

I ett brev daterat den 3 november 2004 bestred Alligator att intrång begicks utan att redovisa grunderna härför. Inte heller lämnades några uppgifter om FIND-tekniken.

Ytterligare korrespondens förekom mellan parterna utan att Alligator lämnade uppgifter om FIND-tekniken eller om sina bestridandegrunder. Det måste därför ha stått klart för Alligator att Maxygen avsåg att väcka en intrångstalan mot Alligator om Maxygens krav inte efterkoms. Trots detta väckte Alligator, utan att ha lämnat begärda uppgifter, denna talan en vecka efter brevet den 3 november 2004.

Bristande domsrätt

Fastställelsetalan rör ett utomobligatoriskt rättsförhållande.

Maxygen är ett amerikanskt företag som saknar anknytning till Sverige.

Käromålet är utformat så att det inte medger någon fullständig prövning av huruvida Alligator är skyldigt att ersätta Maxygen för skada som uppstått eller kommer att uppstå som en följd av patentintrånget i fråga.

HD har i rättsfallet NJA 2000 s. 273 slagit fast att svensk domsrätt vid negativ fastställelsetalan av ifrågavarande slag inte kan grundas på bestämmelsen om forum delicti i artikel 5.3 i Luganokonventionen. Denna konvention är visserligen inte direkt tillämplig i målet. HD har emellertid i rättsfallet NJA 1994 s. 81 klargjort att ”Luganokonventionen får anses ge uttryck för vad som numera är internationellt vedertagna principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder.”

Tingsrätten är således inte behörig att uppta målet till prövning.

Bristande fastställelseintresse

Maxygen har den 27 december 2004 väckt talan mot Alligator om fullgörelse i anledning av det patentintrång som förevarande negativa fastställelsetalan avser. Det fastställelseintresse som Alligator åberopat har därför bortfallit. Genom den skriftväxling som förekommit mellan parterna måste det ha stått klart för Alligator att detta rättegångshinder skulle uppkomma.

Alligator

Alligators talan avseende fastställelse av att intrång inte sker har föranletts av att Maxygen på ett mycket aggressivt sätt hävdat att FIND- metoden utgör intrång i patentet. Aggressiva påståenden om intrång är ett vanligt motiv för att väcka en negativ fastställelsetalan. I vilken utsträckning Alligator kunde eller borde ha förutsett att Maxygen skulle väcka en egen intrångstalan är helt irrelevant för frågan om avvisning när det är klarlagt att Maxygens aggressiva påståenden skapat en objektiv osäkerhet i intrångsfrågan.

Bristande domsrätt

Det är uppenbarligen lagstiftarens avsikt att svenska domstolar - och då Stockholms tingsrätt som specialforum - skall ha domsrätt över utländska innehavare av svenska patent såvitt gäller mål avseende t.ex. fastställelse av icke-intrång. Att svenska domstolar har domsrätt över utländska svarande i dessa mål är också den traditionella uppfattningen i den doktrin som det hänvisas till i NJA 2000 s. 273.

Luganokonventionen är inte tillämplig i detta fall. I fall när konventionen är tillämplig är utländsk domstol som har domsrätt enligt konventionen skyldig att pröva en väckt talan. En dom som har meddelats av utländsk domstol som har domsrätt enligt konventionen är också fullt ut erkänd och verkställbar i Sverige; domen ger således käranden avsett skydd mot intrångstalan avseende samma fråga. Utanför tillämpningsområdet för bindande internationella konventioner eller förordningar avseende domsrätt och erkännande/verkställighet av domar innebär avvisning av talan av nu aktuellt slag en form av déni de justice med beaktande av att det finns risk för att utländska domstolar i stater som inte är bundna av en konvention inte tar upp målet med hänsyn till att det rör omfattningen av utländska patenträttigheter som skall bedömas enligt utländsk rätt. En utländsk dom i ett sådant fall skulle inte heller erkännas och kunna verkställas i Sverige.

Bristande fastställelseintresse

Den omständigheten att Maxygen väckt en intrångstalan innebär inte att fastställelseintresse saknas på grund av rättskraftsfrågan. En talan och efterföljande dom avseende betalning av skadestånd på grund av patentintrång baserat på vissa historiska handlingar som utgör intrång i visst patent som ägt rum under viss tidsperiod har inte rättskraft i förhållande till en senare talan avseende skadestånd baserad på senare intrångshandlingar avseende samma patent. Det faktum att Maxygen väckt en talan avseende skadestånd och förstörelse av vissa handlingar relaterade till påstått historiskt intrång i patentet eliminerar således inte Alligators intresse av att få intrångsfrågan som sådan slutligt avgjord för framtiden.

Intrångsmålet utgör ett indispositivt mål eftersom Maxygen också yrkar vitesförbud. Detta innebär att Alligator inte har rätt till dom om Maxygen återkallar intrångsmålet.

Maxygen

Maxygen har inte vid kontakterna med Alligator gjort några aggressiva påståenden om patentintrång.

Bristande domsrätt

I både nationell praxis och i praxis från EG-domstolen fastslås att bestämmelsen om forum delicti är en undantagsregel från huvudregeln om domsrätt och att undantag av detta slag måste tillämpas restriktivt.

Det kan inte vitsordas att Alligator skulle drabbas av någon form av déni de justice om talan avvisas. Det saknas stöd för påståendet att en utländsk domstol inte skulle ta upp en prövning av patenträttigheternas omfattning.

Bristande fastställelseintresse

Det framgår att Maxygens intrångstalan tveklöst omfattar den metod som är föremål för prövning i förevarande mål.

En dom i ett mål om negativ fastställelse hindrar inte en senare intrångstalan. Det är en helt annan sak att den första domens bevisverkan ofta kommer att styra utgången i den senare rättegången.

Bevisverkan av en ogillande dom i ett intrångsmål och ett bifall till en talan om negativ fastställelse är densamma.

Om Maxygen återkallar intrångsmålet har Alligator rätt till dom i de dispositiva delarna av målet. Detta framgår av rättspraxis.

Det vidhålls således att relevant fastställelseintresse saknas.

Alligator

Bristande domsrätt

I sista hand görs gällande att svensk domsrätt föreligger enligt analogisk tillämpning av 10 kap. 8 § RB. Alligators fastställelsetalan skall vid sådan tillämpning anses ha väckts i anledning av en skadegörande handling ”bestående av Maxygens ombuds varningsbrev med upprepade och obefogade påståenden om intrång och hot om omedelbara rättsliga åtgärder”.

Bristande fastställelseintresse

Om Maxygen återkallar intrångsmålet har Alligator inte rätt till dom i de dispositiva delarna.

Tingsrätten (rådmannen Olle Sörheim) anförde i beslut samma dag:

Skäl

Frågan om bristande domsrätt

Maxygen är ett amerikanskt företag med hemvist i USA.

I detta fall kan svensk domsrätt inte grundas på någon bindande internationell konvention. Fråga är således om svensk domsrätt kan föreligga i avsaknad av sådan konvention.

Rättsfallet NJA 2000 s. 273 handlar om negativ fastställelsetalan enligt 63 § andra stycket patentlagen. Kärande i målet var ett svenskt företag. Svarande i målet var ett norskt företag med hemvist i Norge. Luganokonventionen var således tillämplig. Den grundläggande forumbestämmelsen i konventionen finns i artikel 2 och innebär att talan skall väckas i det land där svaranden har sitt hemvist. I artikel 5.3 finns en undantagsbestämmelse som käranden hade åberopat till stöd för att svensk domsrätt förelåg; talan avseende skadestånd utanför avtalsförhållanden kunde väckas i den konventionsstat där skadan hade inträffat, även om svaranden hade sitt hemvist i annan konventionsstat. HD konstaterade att kärandens talan inte grundades på att någon skada inträffat, varför det inte var fråga om en talan som avsåg skadestånd och som väckts i den konventionsstat där en skada inträffat. Slutsatsen blev att artikel 5.3 i konventionen inte var tillämplig och att svensk domsrätt därför inte förelåg.

Bryssel- och Luganokonventionerna samt Bryssel I-förordningen anses ge uttryck för den principiella svenska synen på frågan om domstolsland i frågor som omfattas av konventionerna och förordningen. Det måste därför finnas utrymme för att tillämpa dessa analogt, om detta inte inskränker den svenska domsrätten (se Michael Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 6 uppl. s. 113).

Artikel 5.3 i Luganokonventionen har en motsvarighet i artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen. Efter ändring av denna artikel i förordningen gäller numera att talan får föras vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

I förevarande fall är käranden ett svenskt företag som påstås ha begått patentintrång i Sverige. Tvisten har därför stark anknytning till Sverige. Om talan inte får föras här föreligger risk för att talan överhuvudtaget inte kan prövas. Det är nämligen osäkert om amerikansk domstol skulle ta upp tvisten till prövning. Om amerikansk domstol skulle ta upp tvisten till prövning saknas bestämmelser om att domstolens dom blir gällande här; avgörandet är därför mindre värt.

Efter den nämnda ändringen i artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen har förutsättningarna för att föra en negativ fastställelsetalan av detta slag vid forum delicti ändrats. Det krävs inte längre såsom redan framgått att skada har inträffat utan räcker med att skada kan inträffa. I doktrinen har Lennart Pålsson uttalat att ändringen medför att det finns rimliga skäl för uppfattningen att en negativ fastställelsetalan av detta slag numera kan prövas vid forum delicti (Lennart Pålsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, 2002 s. 118). Tingsrätten anser att det finns fog för denna uppfattning.

Tingsrätten finner med beaktande av den nämnda ändringen i Bryssel I-förordningen och tvistens starka anknytning till Sverige att svensk domsrätt föreligger i detta fall.

Frågan om bristande fastställelseintresse

Maxygen har hävdat att fastställelseintresse inte längre föreligger på grund av att Maxygen väckt en intrångstalan om samma sak (FIND- tekniken). Förfångsrekvisitet skulle inte längre vara uppfyllt.

Varken i RB eller patentlagen finns någon bestämmelse om att en senare väckt fullgörelsetalan utgör hinder för en tidigare väckt fastställelsetalan. Frågan har dock berörts i doktrinen. Enligt Peter Fitger har Per Olof Ekelöf, Sven Larsson och Lars Heuman redovisat skilda synpunkter i frågan (Peter Fitger, Rättegångsbalken I s. 13:26). Per Olof Ekelöf menar att det i vissa fall kan vara lämpligt att avvisa en väckt negativ fastställelsetalan när motparten omedelbart väcker en positiv fullgörelsetalan rörande betalningsskyldighet. Sven Larsson och Lars Heuman har annan uppfattning. Robert Nordh och Per Henrik Lindblom har också berört frågan i Kommentar till RB, Häfte 2, Kapitel 10-14 s. 166 f. De anför följande: ”En annan situation där kärandens fastställelseintresse kan sättas i fråga är att käranden har väckt en negativ fastställelsetalan och svaranden genstämmer med en fullgörelsetalan angående prestationsskyldigheten. I denna fråga anser vi att - under förutsättning att svaranden gör invändning och att fastställelsetalans rättskraftverkningar inte går längre än fullgörelsetalan - den första talan bör avvisas på grund av rättegångshinder i form av bristande förfång. Avvisning bör dock ske först sedan genstämningen delgetts käranden (gensvaranden) och denne kan kräva dom enligt 5 § om svaranden (genkäranden) återkallar sin talan.”

Tingsrätten anser att den av Robert Nordh och Per Henrik Lindblom framförda åsikten är välgrundad. Rätt till dom enligt 13 kap. 5 § RB förutsätter dock att målet är dispositivt. Maxygens talan i intrångsmålet utgör inget rent dispositivt mål. Målet utgör ett s.k. blandmål som innehåller en indispositiv fråga (vitesförbud) och två dispositiva frågor (skadestånd och förstörelse). Fråga är hur detta påverkar situationen. Svea hovrätt har i ett beslut den 17 januari 2005 (i mål T 4605-04) berört problematiken med hantering av blandade mål. Frågan som var uppe i hovrätten gällde om ny bevisning i hovrätten skulle tillåtas i ett varumärkesmål där käranden under åberopande av intrång yrkade vitesförbud och skadestånd. Hovrätten uttalade att den rådande uppfattningen i doktrin och praxis torde vara att reglerna för indispositiva mål tillämpas på förfarandets yttre förlopp, medan reglerna för dispositiva mål tillämpas på processmaterialet i målets dispositiva delar. Hovrätten uttalade sig också om rättsfallet NJA 2000 s. 435 och anförde härvid bl.a. med hänvisning till ett uttalande av Lars Heuman att det i doktrinen har hävdats att innebörden av detta rättsfall är att det inte är möjligt att dela upp ett mål om vitesförbud i en dispositiv och en indispositiv del; den för indispositiva mål gällande regeln i 13 kap. 5 § första stycket RB skall tillämpas vad avser målet i dess helhet. (Det skall anmärkas att regeln rätteligen finns i paragrafens andra stycke.)

Tingsrätten finner med stöd av det nyss anförda att Alligator inte är berättigad till dom om Maxygen återkallar intrångsmålet eftersom hela målet bör ses som ett indispositivt mål vid tillämpning av 13 kap. 5 § RB. Detta leder till att fastställelseintresse måste anses föreligga i förevarande mål.

Tingsrätten finner på grund av det anförda att avvisningsyrkandet skall lämnas utan bifall.

Slut

Tingsrätten lämnar avvisningsyrkandet utan bifall.

Maxygen överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten med ändring av tingsrättens beslut skulle avvisa Alligators talan.

Maxygen överklagade och yrkade att HD skulle avvisa Alligators talan.

Alligator bestred ändring.

Betänkande