SOU 2005:95
Nyttiggörande av högskoleuppfinningar
Till statsrådet och chefen för Utbildnings- och kulturdepartementet
Genom beslut den 15 juli 2004 bemyndigade regeringen chefen för Utbildningsdepartementet – numera Utbildnings- och kulturdepartementet – att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att klarlägga de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av det s.k. lärarundantaget i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.
Med stöd av bemyndigandet förordnades den 26 oktober 2004 professor Marianne Levin som särskild utredare.
Den 8 februari 2005 förordnades som experter i utredningen: ämnessakkunnig Kristina Ahlström, förbundsdirektör Göran Blomqvist, kanslirådet Per Ewaldsson, departementssekreteraren Anders Hedberg, chefsjurist Per Holmstrand, jur. kand. Eva Jarnvall, kanslichef Bengt Johansson, ämnessakkunnig Max Kesselberg, kansliråden Eva Lenberg, Monika Selahn och Eva Sjöberg, rättssakkunnig Anneli Skoglund och professor Hans Wigzell.
Eva Lenberg entledigades från uppdraget den 7 mars 2005. Den 4 oktober 2005 entledigades Eva Sjöberg och Kristina Ahlström. Samma dag förordnades departementssekreteraren Sara Modig som expert.
Advokat Katarina Strömholm och jur. kand. Sanna Wolk förordnades som sekreterare i utredningen fr.o.m. den 22 november 2004. Den 1 december samma år förordnades advokat Peter Adamsson som sekreterare. Anita Arnell har varit utredningens assistent.
Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen (UHFOR-utredningen), får härmed överlämna betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95). Uppdraget är därmed slutfört.
Stockholm den 14 november 2005
Marianne Levin
Göran Blomqvist Per Ewaldsson Anders Hedberg Per Holmstrand Bengt Johansson Eva Jarnvall Max Kesselberg Sara Modig Monika Selahn Anneli Skoglund Hans Wigzell
/Peter Adamsson Katarina Strömholm Sanna Wolk
5
Innehåll
Förkortningar..................................................................... 11
Sammanfattning ................................................................ 13
Summary .......................................................................... 21
Författningsförslag ............................................................. 29
1 Utredningen .............................................................. 45
1.1 Utredningens allmänna utgångspunkter ................................ 45
1.2 Utredningens uppdrag och dess genomförande .................... 54 1.3 Allmänt om utredningens lagförslag ...................................... 55
1.4 Betänkandets disposition......................................................... 56
2 Tidigare utredningar ................................................... 59
2.1 Inledning................................................................................... 59
2.2 SOU 1944:27, Rätten till vissa uppfinningar m.m................. 60 2.3 SOU 1977:63, Fortsatt högskoleutbildning........................... 61
2.4 SOU 1980:42, Arbetstagares uppfinningar ............................ 61 2.5 SOU 1996:29, Forskning och pengar ..................................... 62
2.6 SOU 1996:70, Samverkan mellan högskolan och näringslivet ............................................................................... 62 2.7 Prop. 1996/97:5, Forskning och samhälle.............................. 63
Innehåll SOU 2005:95
6
2.8 Prop. 1998/99:94, Vissa forskningsfrågor ..............................64 2.9 SOU 1998:128, Forskningspolitik ..........................................65
2.10 Prop. 2000/01:3, Forskning och förnyelse .............................66 2.11 VP2003:1, Vinnforsk................................................................66
2.12 Prop. 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv .......................68 2.13 Sammanfattande anmärkningar ...............................................70
3 Huvuddragen i gällande rätt.........................................71
3.1 Högskolans uppgift..................................................................71 3.1.1 Samverkansuppgiften....................................................72 3.1.2 Samverkansformer ........................................................74 3.1.3 Samverkansuppgiften efter år 1997..............................77 3.1.4 Hur väl samverkar högskolan?.....................................78 3.1.5 Sammanfattning ............................................................79
3.2 Statliga myndigheters rättshandlingsförmåga m.m................80 3.2.1 Principiella utgångspunkter..........................................80 3.2.2 Gränsen för myndighetens rättshandlingsförmåga ..................................................82 3.2.3 Sammanfattning ............................................................84 3.3 Offentlighetsprincipen vid högskolan ....................................84 3.3.1 Några grundläggande begrepp......................................84 3.3.2 Tillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten .....87 3.3.3 Högskolan och sekretesslagen .....................................88 3.3.4 Företagshemligheter .....................................................91 3.4 Patenträtten och upphovsrätten..............................................91 3.4.1 Materialrätt och internationella konventioner ............92 3.4.2 Patenträtten i huvuddrag ..............................................96 3.4.3 Upphovsrätten i huvuddrag .......................................102 3.5 Arbetstagares uppfinningar ...................................................104 3.5.1 Uppfinnarlagen ...........................................................104 3.5.2 Kollektivavtal om arbetstagares uppfinningar...........110
Innehåll
7
3.6 Lärarundantaget ..................................................................... 114 3.6.1 Lärarundantaget i uppfinnarlagen.............................. 115 3.6.2 Om lärarundantagets arbetstagarkategori................. 116
4 Högskoleanställdas uppfinningar i vissa andra länder... 119
4.1 Bakgrund ................................................................................ 119
4.2 Några rättsliga modeller – en översikt.................................. 120 4.3 Länder med särskild lagstiftning om högskoleuppfinningar............................................................ 123 4.3.1 Danmark...................................................................... 123 4.3.2 Finland......................................................................... 124 4.4 Reglering inom den allmänna lagstiftningen för arbetstagares uppfinningar .................................................... 126 4.4.1 England........................................................................ 126 4.4.2 Frankrike..................................................................... 127 4.4.3 Norge........................................................................... 128 4.4.4 Tyskland...................................................................... 130 4.5 Sammanfattning ..................................................................... 133
5 Högskolans uppgift och nyttiggörande av uppfinningar . 137
5.1 Bakgrund ................................................................................ 137 5.2 Högskolans samverkansuppgift............................................ 137 5.2.1 Holdingbolag knutna till högskolan.......................... 139 5.2.2 Nordiska mönster....................................................... 139 5.2.3 Sammanfattning.......................................................... 142 5.3 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar.............................. 142
6 Nya regler om sekretess för högskolan ........................ 149
6.1 Bakgrund ................................................................................ 149 6.2 Forskning – ärendehandläggning eller faktiskt handlande?.............................................................................. 151
6.3 Offentlighet och det patenträttsliga nyhetskravet............... 152 6.3.1 Nyhetskrav och offentlighet...................................... 153
Innehåll SOU 2005:95
8
6.3.2 Skydd för enskilds ekonomiska intressen och för uppgifter om uppfinningar .........................................155 6.3.3 Sekretess och forskningens frihet ..............................158
6.4 Sekretess vid forskningssamverkan.......................................160 6.4.1 Utvidgad sekretess – argument för och emot ...........160 6.4.2 Uppdragsforskning.....................................................161 6.4.3 EU:s ramprogram........................................................162 6.4.4 En balanserad avvägning.............................................163 6.4.5 Slutsatser......................................................................164
6.5 Sekretess och ansökningar hos statliga forskningsfinansiärer..............................................................166 6.5.1 Oklar sekretessreglering för ansökningar till forskningsråden...........................................................167 6.5.2 Skäl för en begränsad sekretess för uppgifter i forskningsansökningar................................................169 6.5.3 Yttranden av beredningsorgan och särskilda sakkunniga...................................................................171 6.5.4 Ansökan om patent.....................................................172
7 Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen.............173
7.1 Allmänna överväganden och lösningsförslag........................174 7.1.1 Utredningens begränsning till två alternativa lösningar ......................................................................174 7.1.2 Forskares skyldighet att anmäla patenterbara uppfinningar ................................................................178 7.1.3 Vilka högskoleanställda skall omfattas av anmälningsskyldigheten?............................................186 7.2 Anmälningsalternativet: lärarundantaget behålls med en anmälningsskyldighet.............................................................190 7.2.1 Bakgrund .....................................................................190 7.2.2 Anmälningsskyldighet för lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter .......................191 7.2.3 Anmälans form och innehåll ......................................195 7.2.4 Högskolans behandling av en anmälan......................196 7.3 Övertagandealternativet: lärarundantaget avskaffas ............198 7.3.1 Bakgrund .....................................................................198
Innehåll
9
7.3.2 En ny lag benämnd lag (xxxx:yy) om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid universitet och högskolor .................................................................... 199 7.3.3 Högskolans möjlighet att ta över högskoleforskares uppfinningar ................................ 201 7.3.4 Anmälan och dess innehåll......................................... 209 7.3.5 Tidsfrister.................................................................... 212 7.3.6 En skyldighet att effektivt nyttiggöra förvärvade uppfinningar................................................................ 216 7.3.7 Ersättning till forskare vid högskolans övertagande ................................................................. 219 7.3.8 Tvistlösning................................................................. 229 7.3.9 Vissa frågor om högskolan som avtalspart................ 231 7.3.10 Avyttring av statlig egendom m.m. ........................... 232 7.3.11 Högskolans ställning som part i rättegång................ 235
8 Övriga frågor om nyttiggörande av högskoleuppfinningar ............................................... 237
8.1 Upphovsrätt ........................................................................... 237 8.1.1 Arbetstagares upphovsrätt ......................................... 238 8.1.2 Särskilt om högskolelärares upphovsrätt .................. 239 8.1.3 Högskoleanställdas datorprogram............................. 240 8.2 Utbildning .............................................................................. 242 8.2.1 Bakgrund ..................................................................... 242 8.2.2 Utbildning som en förutsättning för ökat nyttiggörande.............................................................. 245
9 Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag..................................................................... 251
10 Författningskommentarer .......................................... 255
Bilagor
Bilaga 1 Kommittédirektiv ....................................................... 281 Bilaga 2 Tilläggsdirektiv ........................................................... 293
13
Sammanfattning
Utredningens uppdrag
Enligt direktiv 2004:106 (Rätten till resultaten av högskoleforskningen) har utredningens uppgift varit att klarlägga de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av det s.k. lärarundantaget i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (uppfinnarlagen). Övervägandena har innefattat universitets och högskolors eventuella skyldighet att möjliggöra kommersialisering av de forskningsresultat som lärare och forskare underrättat lärosätet om.
Utredningen har vidare haft att överväga möjligheten att, med ett bibehållet lärarundantag, införa en skyldighet för lärare och forskare liknande den som gäller för andra arbetstagare att anmäla uppfinningar till sin arbetsgivare.
I uppdraget har även ingått att överväga behovet av förändringar i regelverket för att ge lärosätena möjlighet att överta äganderätten till patenterbara uppfinningar som kommit till vid högskolan och därigenom främja kommersialisering av forskningsresultat.
I samband med övervägandena om vilka skyldigheter ett lärosäte bör ha att möjliggöra kommersialisering av forskningsresultat, har utredningen slutligen haft att överväga om det behövs ett förtydligande av högskolans samverkansuppgift enligt 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434). Det har slutligen varit en uppgift för utredningen att överväga behovet av utvidgad sekretess för uppgifter inom forskning.
Sammanfattning SOU 2005:95
14
Utredningens överväganden och genomförande av uppdraget
Utredningen har tolkat direktivet så att en målsättning att i större utsträckning möjliggöra kommersialisering av forskningsresultat inte innefattar någon omedelbar strävan mot en ”ökad självförsörjningsgrad” för högskolorna genom licensintäkter eller försäljning av högskoleanställdas uppfinningar. Det bakomliggande syftet med regleringar som möjliggör kommersialisering är i stället att det skall skapas ökade incitament till nyttiggörande av uppfinningar från högskolans sida. Det är också meningen att uppfinnare skall sporras till att i större utsträckning låta vidareutveckla sina forskningsresultat till kommersialiserbara produkter eller i övrigt med högskolans hjälp verka för att forskningsresultaten kommer till en bredare användning bland kolleger, näringsliv och en intresserad allmänhet. Utredningens förslag har starkt präglats av tanken på att högskoleforskningen i högre utsträckning skall komma att nyttiggöras i samhället i stort.
Det har varit en underförstådd förutsättning för utredningen att högskolans grundläggande uppgifter – att bedriva forskning och utbildning – inte skall rubbas av eventuella lagändringar. Att bedriva fri och oberoende forskning och utbildning på vetenskaplig grund är och förblir det centrala uppdraget för högskolan. Den akademiska friheten måste förbli oantastad. Denna principiella utgångspunkt har bland annat inneburit förslag till lösningar där forskaren alltid skall stå fri i sitt val att mellan att publicera eller kommersialisera.
Om det är önskvärt att åstadkomma en ökad kommersialisering av högskoleuppfinningar, finns det skäl att lägga vikt vid både själva kompensationen för ett övertagande och inspirationen till framtida forskningsinsatser. Ges högskolan möjligheter att överta rätten till patenterbara uppfinningar som skapats vid högskolan, måste också villkoren för överlåtelsen vara minst lika goda för forskarna som de villkor för kommersialisering som en forskare i dag kan erbjudas. Detta synsätt har präglat lagreglering och andra överenskommelser i vissa främmande länder som utredningen studerat, t.ex. Danmark, Norge, Japan och Tyskland.
Inom den breda ramen för utredningsuppdraget, dvs. mellan på ena sidan ytterligheten att ta bort lärarundantaget och på den andra ytterligheten att införa ett anmälningssystem, kan man tänka sig en rad skilda konstruktioner som ger möjligheter för högskolan att ta
SOU 2005:95 Sammanfattning
15
över uppfinningar helt eller delvis. Exempelvis kan man tänka sig att högskolorna ges en förtur till förhandling och/eller en rätt att använda högskoleforskares uppfinningar i den egna verksamheten. Utredningen har dock stannat för att endast belysa de rättsliga konsekvenserna av två alternativa typfall, nämligen ett anmälningsalternativ och ett övertagandealternativ. Genom det valda arbetssättet har det varit möjligt att gå på djupet och urskilja de rättsliga konsekvenserna av att antingen avskaffa lärarundantaget eller att behålla det med en anmälningsskyldighet. Det breda spektrum som på detta sätt presenteras gör det också möjligt att lägga till eller dra ifrån olika moment för att se hur eventuella mellanlösningar kan utformas och beakta de praktiska konsekvenserna av sådana.
I anmälningsalternativet är lärarundantaget bibehållet, men det införs en skyldighet för lärare och andra arbetstagare med forskningsuppgifter att anmäla patenterbara uppfinningar som kan hänföras till verksamhetsområdet för den högskola där forskaren är anställd. Det huvudsakliga syftet är då transparens och informationsspridning om forskning vid högskolan, men även anmälningssystemet kan resultera i en kommersialisering av forskningsresultaten. Eftersom avtalsfrihet råder, finns det alla tänkbara möjligheter för högskolan att förhandla om att överta hela eller delar av rätten till en högskoleuppfinning I övertagandealternativet ges i stället högskolan en exklusiv rätt att förvärva rättigheterna till en anmäld patenterbar uppfinning, som kan hänföras till den aktuella högskolans verksamhetsområde och som har en koppling till forskarens anställning eller faktiska forskningsverksamhet vid högskolan. Utredningen har kommit fram till att utan en sådan exklusiv rätt är det inte rimligt att bygga upp den organisation för värdering och marknadsföring, inklusive stödstrukturer, som krävs för en professionell och konkurrenskraftig kommersialisering. För att övertagandealternativet skall bli realistiskt och genomförbart har utredningen alltså valt att gå ett steg längre än att enbart ta bort lärarundantaget och låta högskoleforskares verksamhet falla under uppfinnarlagen. Om högskolan skall ha reella möjligheter till en kommersialisering av sådana forskningsresultat som bedöms vara lämpade för ett sådant nyttiggörande, bör förvärvet kunna ske snabbt och smidigt samt dispositionsmöjligheterna över rättigheterna vara fullständiga. Inte heller övertagandealternativet utesluter att högskolan och forskaren eller forskargruppen träffar andra överenskommelser.
Sammanfattning SOU 2005:95
16
För att undersöka vad som krävs för att högskolan skall ha möjlighet att kommersialisera högskoleuppfinningar har utredningen analyserat de delar av lagstiftningen som är centrala för högskolan, i första hand högskolelagen, men också annan lagstiftning som berör högskolans rätt att göra kommersiella åtaganden och vara part i processer. En slutsats som utredningen dragit av dessa undersökningar är att det i dag inte kan anses klart att den gällande lagstiftningen ger högskolan rätt att kommersialisera högskoleuppfinningar. Liknande bedömningar har gjorts i Danmark, Finland och Norge i samband med diskussionerna om att ta bort lärarundantaget där. Det krävs alltså en lagändring som rör högskolans verksamhet för att högskolan skall kunna förfoga kommersiellt över forskningsresultat.
Utredningens överväganden i den del av uppdraget som avser behovet av en utvidgad sekretess, bland annat för att det skall vara möjligt att effektivt kommersialisera högskoleuppfinningar, tar sin utgångspunkt i hur man skall skapa en rimlig balans mellan öppenhet och hemlighållande. Öppenheten behövs och är given av högskolans roll som upprätthållare av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Högskolorna är myndigheter, som enligt tryckfrihetsförordningen är ålagda att ge varje svensk medborgare rätt att ta del av sådana handlingar vid myndigheten som är allmänna och inte sekretessbelagda. Det är alltså både lagfäst och ligger i sakens natur att högskolorna skall vara öppna med största möjliga insyn. Det finns därmed en inbyggd konflikt mellan önskan och krav på öppenhet och strävanden att kommersialisera. Vill man kommersialisera en högskoleuppfinning, framstår patentering som den kanske enda möjligheten att skydda uppfinningen och göra den rimligt attraktiv för en intressent, eller för att en investerare skall vilja gå in och vidareutveckla uppfinningen till en kommersialiserbar produkt. Patentlagstiftningen kräver att en uppfinning skall vara ny för att den skall kunna patenteras, dvs. den får inte ha varit allmänt tillgänglig innan den patentsöks. Det betyder att uppgifter om uppfinningen inte får göras allmänt tillgängliga förrän efter att patentansökan har lämnats in till registreringsmyndigheten.
Till detta kommer ett antal faktiska och praktiska problem med koppling till den svenska offentlighetsprincipens tillämpning vid högskolorna, problem som har varit kända sedan länge, och som inte sällan lett till att forskare och högskolor gör sekretessåtaganden som de inte kan leva upp till. Exempelvis krävs det
SOU 2005:95 Sammanfattning
17
sekretessförbindelser i strid med offentlighetsprincipen för deltagande i EU:s ramprogram. Ett annat känt problem är att framstående forskare kan tvingas avstå från att söka bidrag hos forskningsfinansiärer som är myndigheter, eftersom deras möjligheter till patentering går förlorad om ansökan innehåller uppgifter om patenterbara uppfinningar. Ytterligare ett problem rör möjligheter för högskoleforskare att ingå kommersiella avtal med privata finansiärer av forskningsprojekt. För sådana kommersialiseringsavtal och uppdragsforskning av skilda slag krävs det normalt att uppgifter om uppfinningar skall hållas hemliga. Utredningens analys visar att den svenska offentlighetsprincipen inte heller i den sistnämnda situationen erbjuder det sekretesskydd som krävs. Varken EU-bidrag eller kommersialisering är i grunden möjliga utan vissa ytterligare inskränkningar i offentlighetsprincipen.
Utredningens förslag
Utifrån de överväganden som utredningen gjort lämnas två alternativa och kompletta lösningsförslag. Båda förslagen innebär att högskolelagen behöver ändras för att möjliggöra kommersialisering av uppfinningar av högskolorna själva eller någon som ges detta uppdrag. Ändringarna i högskolelagen ser likadana ut oavsett lösningsalternativ, men innebörden av de krav som ställs på högskolan blir i praktiken olika. Till utredningens båda alternativ finns det också anpassade förslag till hur vissa inskränkningar i handlingsoffentligheten bör genomföras för att patentering och/eller ansökningar om forskningsbidrag och deltagande i forskningssamverkan skall kunna genomföras med den möjlighet till hemlighållande som krävs och med största bibehållna insyn i högskolans verksamhet.
Högskolelagen ändras
Högskolan får en ny uppgift i 1 kap. 2 § andra stycket högskolelagen. Den uttrycks som en skyldighet att främja nyttiggörande av forskningsresultat som har kommit till vid högskolan. Den nya uppgiften innebär bland annat att högskolan får förfoga kommersiellt över forskningsresultaten genom förvärv, avyttring, licensiering, patentering m.m.
Sammanfattning SOU 2005:95
18
Två alternativa lösningsförslag
Utredningens båda förslag bygger på att högskoleforskare skall vara skyldiga att anmäla patenterbara uppfinningar till arbetsgivaren/högskolan. Anmälan är en grundläggande förutsättning för högskolans möjlighet att fullgöra sin nya uppgift att främja nyttiggörande av forskningsresultat som har kommit till vid högskolan, oavsett om det sker enligtanmälningsalternativet eller övertagandealternativet.
Anmälningsalternativet: Lärare och andra arbetstagare med forskningsuppgifter vid högskolan skall anmäla patenterbara uppfinningar till arbetsgivaren, om uppfinningarna kan hänföras till området för den forskningsverksamhet som bedrivs vid den aktuella högskolan. Bestämmelsen om anmälningsskyldighet tas in i uppfinnarlagen. Även utan en lagstadgad rätt för högskolan att ta över högskoleuppfinningar, kan högskolan och arbetstagaren naturligtvis träffa avtal om att högskolan helt eller delvis skall ta över rättigheterna till en uppfinning.
Övertagandealternativet: Om lärarundantaget avskaffas skall det införas en ny lag om högskoleuppfinningar, lagen (xxxx:yy) om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid universitet och högskolor,. Den nya lagen skall ge arbetsgivaren rätt att mot ersättning förvärva alla rättigheterna till sådana anmälda uppfinningar som har ett samband med arbetstagarens anställning. Ersättningen föreslås bestå av ett schablonbelopp som utges vid högskolans övertagande av en uppfinning, samt en skälig ersättning. Den skäliga ersättningen skall uppgå till minst 30 procent av högskolans intäkter vid en kommersialisering.
Den akademiska friheten har alltid företräde, vilket manifesteras genom att arbetsgivarens rätt att förvärva en uppfinning förutsätter att arbetstagaren inte förbehållit sig rätten att publicera uppgifter om uppfinningen.
Med undantag för det som gäller arbetstagarens rätt till ersättning kan lagens bestämmelser sättas åt sidan genom avtal.
Om högskolan utnyttjar sin rätt att ta över en uppfinning, ställs det krav på att högskolan också skall vidta effektiva åtgärder för att övertagna uppfinningar nyttiggörs. Som ett minimikrav på effektiv åtgärd anges i lagen att arbetsgivaren skall patentsöka uppfinningen, om detta inte redan gjorts. Om högskolan inte vidtagit effektiva åtgärder för ett nyttiggörande, har arbetstagaren rätt att
SOU 2005:95 Sammanfattning
19
återfå rättigheterna till uppfinningen eller, om högskolan avyttrat rättigheterna, rätt till ersättning för skada som uppkommit.
Stockholms tingsrätt görs till exklusiv domstol i mål som gäller tillämpningen av den nya lagen.
Föreslagna ändringar i sekretesslagstiftningen
Som framkommit är de flesta förslagen till ändringar av sekretesslagstiftningen av sådant slag att de bör genomföras oavsett om ändringar genomförs enligt de två alternativ som utredningen föreslagit eller varianter på dessa. Ändringar i sekretesslagstiftningen är bland annat avgörande för svenska forskares möjligheter att delta i EU-program, för en effektiv samverkansforskning och även för att enskilda forskare skall våga ansöka om behövliga bidrag från statliga forskningsfinansiärer. Förslagen till ändringar i sekretesslagstiftningen omfattar följande moment:
• Femårig sekretess införs för uppgifter om uppfinningar och forskningsresultat vid forskningssamverkan mellan en högskola och annan myndighet, företag eller annan enskild part, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Regeringen skall ha möjlighet att förordna om undantag från sekretess, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas ut.
• Sekretess införs för uppgifter om patenterbara uppfinningar som skall anmälas eller har anmälts till arbetsgivaren enligt lagen (xxxx:yy) om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid universitet och högskolor. Sekretessen skall vara i högst 20 år. Sekretessen kan brytas tidigare av den i vars intresse sekretess har uppställts. Meddelarfrihet skall inte råda.
• I den utsträckning regeringen föreskriver det, skall sekretess kunna gälla för uppgifter om uppfinningar eller forskningsresultat som ingår i en ansökan om ekonomiskt stöd från en högskola till en statlig myndighet. Sådan sekretess skall dock endast gälla om det kan antas att en enskild lider skada om uppgiften röjs. Regeringen kan förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas ut.
Sammanfattning SOU 2005:95
20
Övriga förslag och konsekvenser
Under utredningens arbete har två förutsättningar för att kommersialisering av högskoleuppfinningar skall kunna realiseras återkommande gjort sig gällande:
• Det är av avgörande betydelse att högskoleforskare får grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter till forskningsmaterial, hur offentlighetsprincipen vid högskolan fungerar, när sekretess kan föreligga, vad avtal innebär etc. Sådan utbildning bör dels göras till en obligatorisk del av forskarutbildningen, dels ingå i högskolans utbud av intern vidareutbildning.
• Det är helt avgörande för högskolans möjligheter till framgång med ett nyttiggörande av forskningsresultat att det finns en professionell organisation för att bedöma patenterbarhet, och inte minst den kommersiella potentialen, hos anmälda uppfinningar.
Det har inte legat inom utredningens uppdrag att lämna detaljerade förslag på hur en sådan utbildning skall utformas i detalj eller hur den nödvändiga organisationen skall utformas. Utredningen har därför endast angett de generella utgångspunkterna för dessa nödvändiga förutsättningar.
21
Summary
Remit of the Inquiry
As specified in Terms of Reference 2004:106 (The right to the results of higher education research), the task of the Inquiry has been to clarify the legal consequences of abolishing the “teacher’s exception” (under which teachers have exclusive rights to their own inventions) provided for in the Act on the Right to Employees’ Inventions (1949:345; the “Inventors Act”). The deliberations have included the possible obligation of universities and other higher education institutions to facilitate commercialisation of research results that teachers and researchers have reported to the institution.
The Inquiry has also been instructed to consider the possibility, while retaining the teacher’s exception, of introducing an obligation for teachers and researchers to report inventions to their employers, as other employees are required to do.
The remit has also included considering the need for changes in the regulations to allow higher education institutions to take over ownership of patentable inventions made at the institution, so as to promote commercialisation of research results. In connection with considering what obligations a higher education institution (HEI) should have to facilitate commercialisation of research results, the Inquiry has further been required to consider whether there is a need to clarify the obligation of the HEI to cooperate with the surrounding community under Chapter 1, Section 2 of the Higher Education Act (1992:1434). Finally, the Inquiry has had the task of considering the need to extend the coverage of secrecy provisions applying to research data.
Summary SOU 2005:95
22
The Inquiry’s deliberations and implementation of its task
The Inquiry has interpreted the terms of reference to mean that the objective of more extensive facilitation of research commercialisation does not incorporate any immediate aspiration towards an “increased degree of self-sufficiency” for HEIs, through licence revenues from, or the sale of, inventions made by HEI employees. Instead, the underlying aim of regulations facilitating commercialisation is to create increased incentives for HEIs to turn inventions to account. The idea is also to provide a stronger spur for inventors to have the results of their research further developed into commercialisable products or, in general, to work to promote broader use of their research results by colleagues, businesses and the interested general public, with the assistance of the HEI. The Inquiry’s proposals have been strongly influenced by the view that HEI research should be utilised more extensively by society as a whole.
The Inquiry has been premised on the implicit condition that the fundamental tasks of higher education – to conduct research and education – must not be disrupted by any changes in legislation. Conducting free, independent and scientifically based research and education is, and will remain, the central task of HEIs. Academic freedom must not be compromised. This basic principle has led, for example, to proposed solutions where the researcher must always be free to choose between publishing and commercialising.
If achieving greater commercialisation of HEI inventions is desirable, there is reason to attach importance to both the actual compensation for a takeover and inspiration for future research. If HEIs are permitted to take over the rights to patentable HEI inventions, the terms for transferring ownership must be at least as good for researchers as the terms for commercialisation that a researcher may be offered today. This perspective has characterised legislation and other agreements in some of the other countries the Inquiry has studied, including Denmark, Norway, Japan and Germany.
Within the broad framework of the remit of the Inquiry, i.e., between the one extreme of abolishing the “teacher’s exception” and the other of introducing a system of mandatory reporting, it is possible to consider a wide range of diverse structures are possible to enable HEIs to take ownership of inventions in whole or in part. For example, it would be possible for HEIs to be given priority to
Summary
23
negotiate and/or the right to use HEI researchers’ inventions in their own activities. However, the Inquiry has chosen only to highlight the legal consequences of two alternative cases, namely a mandatory reporting and a takeover alternative. The chosen working method has allowed in-depth analysis and identification of the legal consequences of either abolishing the “teacher’s exception” or of retaining it but with an obligation to report patentable inventions. The broad spectrum that is thus presented also makes it possible to add or remove different aspects to see how different possible intermediate solutions can be designed and take into account their practical consequences.
The mandatory reporting alternative would mean retaining the “teacher’s exception” but introducing an obligation on the part of teachers and other employees engaged in research to report patentable inventions attributable to the sphere of activities of the HEI at which the researcher is employed. In this case, the main purpose is transparency and the dissemination of information on research at the HEI, but the reporting system may also result in the commercialisation of research results. As freedom of contract applies, there is every conceivable opportunity for the HEI to negotiate on taking over the rights to an HEI invention in whole or in part. In the takeover alternative, the HEI is instead given the exclusive right to acquire a reported patentable invention that is attributable to the sphere of activities of the HEI in question and that is connected with the researcher’s employment or actual research activities at the HEI. The Inquiry has concluded that without such an exclusive right, it is not reasonable to build up the organisation for evaluation and marketing, including support structures, that are required for professional and competitive commercialisation. For the takeover alternative to be realistic and practicable, the Inquiry has also chosen to go a step further than merely removing the “teacher’s exception” and letting the HEI researcher’s activities fall under the Inventors Act. If the HEI is to have a real chance to commercialise research results that are considered suitable for such utilisation, any acquisition should take place rapidly and smoothly and the scope to use the rights should be total. Furthermore, the takeover alternative does not exclude the possibility of the HEI and the researcher or research group reaching other agreements.
To examine what is required to enable the HEI to commercialise HEI inventions, the Inquiry has analysed the areas of legislation
Summary SOU 2005:95
24
that are central for HEIs, primarily the Higher Education Act but also other legislation involving the rights of HEIs to engage in commercial undertakings and to be parties in proceedings. One conclusion the Inquiry has drawn from its studies is that, at present, it is not clear that the current legislation allows HEIs the right to commercialise HEI inventions. Similar assessments have been made in Denmark, Finland and Norway in connection with discussions on abolishing the “teacher’s exception” in these countries. A legislative amendment on HEI activities is therefore required to allow HEIs to make commercial use of research results.
The deliberations of the Inquiry on the part of its remit related to the need for extended secrecy – in order, inter alia, to enable more effective commercialisation of HEI inventions – are based on how to create a reasonable balance between transparency and secrecy. Transparency is necessary and is inherent in the role of the HEI as an upholder of the free exchange of opinions and provider of all-round information. As government agencies, HEIs are required under the Freedom of the Press Act to give every Swedish citizen the right of access to public documents held by agencies that are official and not classified as secret. The law thus confirms, as indeed goes without saying, that HEIs must be as open and transparent as possible. Hence an inherent conflict exists between the desire for and requirements of transparency, and the ambition to commercialise. If one wishes to commercialise an HEI invention, patenting is perhaps the only way to protect the invention and make it reasonably attractive for an interested party, or for an investor to be willing to go in and further develop the invention into a commercialisable product. Patent legislation requires an invention to be new for it to be patentable, i.e., it is not to have been publicly available before the patent application is submitted. This means that information about the invention must not be made publicly available until the patent application has been submitted to the registration authority.
In addition, there are a number of real practical problems related to how the Swedish principle of public access to official documents is applied at HEIs, problems that have long been recognised and that have not infrequently led to researchers and HEIs entering into secrecy commitments that they cannot live up to. For example, secrecy undertakings that contravene the principle of public access to official documents are required for participation in EU framework programmes. Another well-known problem is that
Summary