SOU 2001:26
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
Genom beslut den 16 oktober 1997 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen (Dir. 1997:118).
Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Laila Freivalds, förordnade den 27 oktober 1997 hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin som ordförande i kommittén. Den 29 oktober 1997 förordnades direktören Birgitta Hermansson, professorn Marianne Levin och direktören Bertil Strömberg som ledamöter i kommittén.
Som experter i kommittén utsågs den 29 oktober 1997 patenträttsrådet Per Carlson och chefsjuristen Per Holmstrand samt den 30 oktober 1997 hovrättsassessorn Kenneth Nordlander.
Den 1 september 1998 entledigades Kenneth Nordlander från sitt uppdrag och i samband med det utsågs i stället hovrättsassessorn Anders Kylhammar som expert.
Till sekreterare förordnades den 27 oktober 1997 hovrättsassessorn Dan Sjöstedt.
Den 1 mars 1999 entledigades Dan Sjöstedt från sitt uppdrag och den 8 mars samma år förordnades Per Carlson till sekreterare i kommittén.
Kommittén har antagit namnet Varumärkeskommittén. Kommittén överlämnade i februari 1999 delbetänkandet
Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen(SOU 1999:19).
Kommittén överlämnar härmed sitt slutbetänkande Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26).
Stockholm i mars 2001
Anna-Karin Lundin
Birgitta Hermansson Marianne Levin Bertil Strömberg
/Per Carlson
Förkortningar
ABL Aktiebolagslagen (1975:1385) ABF Aktiebolagsförordningen (1975:1387) BEK Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker(* 1) BEK nr 376 af 19/06/1998 (Danmark) CPI Code de la Propriété Intellectuelle (den franska immaterialrättslagen) DBM De eenvormige Beneluxwet op de merken (varumärkeslagen i Benelux) Ds Departementsserien DVml Varemærkelov nr. 341 av den
6 juni 1991 (den danska varumärkeslagen)
EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol Varumärkesdirektivet Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar EG:s varumärkesförordning Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken
EG-varumärke Varumärke som registrerats i enlighet med bestämmelserna i Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken
FL Firmalagen (1974:156) FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) FVmL Varumärkeslag 10.1 1964/7 (den finska varumärkeslagen) FUV Förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. FörenL Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, Vlg Chemie GSMK Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-Marken G) HBL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag HrL Handelsregisterlagen (1974:157) HrF Handelsregisterförordningen (1974:188) IFIM Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet IIC International Review of Industrial Property and Copyright, Weinheim
INPI Institut national de la propriété industrielle (det franska patentverket) ISIC Rev. 3 Statistisk indelning i näringsgrenar enligt International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (Förenta nationernas näringsgrensindelning) IVmL Lög um Vörumerki den 22 maj 1997 (den isländska varumärkeslagen KmL Kollektivmärkeslagen (1960:645) LPBR Lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten Madridprotokollet Protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891
(intaget i prop. 1994/95:59)
Madridöverenskommelsen Se Madridprotokollet ML Mönsterskyddslagen (1970:485) NACE Rev. 1 Statistisk indelning i näringsgrenar enligt rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen NamnL Namnlagen (1982:670) Niceöverenskommelsen Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla (SÖ 1961:40) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NJA Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1.
Rättsfall från Högsta domstolen
NU Nordisk Utredningsserie NVmL Lov om varemerker den 3.3 1961 nr. 4 (den norska varumärkeslagen) OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (EG:s varumärkesmyndighet i Alicante) Pariskonventionen Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd reviderad i Stockholm
den 14 juli 1967 (SÖ 1970:60)
Parisunionen Paris Union for the Protection of Industrial Property Patentverket Patent- och registreringsverket PK Patentkungörelsen (1967:838) PL Patentlagen (1967:837) Prop. Proposition RB Rättegångsbalken RF Regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna RÅ Regeringsrättens årsbok SCB Statistiska Centralbyrån SekrL Sekretesslagen (1980:100) SNI 92 Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 SOU Statens offentliga utredningar StiftelseL Stiftelselagen (1994:1220) SvJT Svensk Juristtidning SÖ Sveriges Överenskommelser med främmande makter TF Tryckfrihetsförordningen TMA Trade Marks Act (varumärkeslagen i Storbritannien)
TRIPs-avtalet Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (intaget i prop. 1994/95:35. Bilaga 7. Del C) Varumärkesdirektivet Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar WIPO World Intellectual Property Organization WTO-avtalet Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (intaget i prop. 1994/95:35) VmL Varumärkeslagen (1960:644) VmF Varumärkesförordningen (1960:648) VäxtfL Växtförädlarrättslagen (1997:306) ÄrendeL Lagen(1996:242) om domstolsärenden ÄvmL Lagen (1884:29) om skydd för varumärken
Sammanfattning
Allmänt
Inledning
Varumärkeskommittén föreslår att en ny varumärkeslag skall ersätta den nuvarande varumärkeslagen från år 1960. Kommittén förslår också ändringar i firmalagen. Dessa har till stor del samband med kommitténs förslag till ny varumärkeslag. Men de innebär också en del andra nyheter.
Redan här skall sägas att reglerna om varumärken inte bara gäller märken som används för varor, utan även märken som används för tjänster.
Nordisk samverkan för att samordna varumärkeslagstiftningen i de nordiska länderna
En övergripande uppgift för kommittén har varit att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade lagar på varumärkesrättens område. Parallellt med kommitténs arbete har motsvarande arbete skett i Finland och Norge. Länderna har samarbetat nära och i dessa två länder finns det också förslag till nya varumärkeslagar. De tre ländernas lagförslag är till största delen disponerade på samma sätt och de innehåller samma lösningar i flertalet av de centrala varumärkesrättsliga frågorna.
I Danmark finns en ny varumärkeslag som trädde i kraft den 1 januari 1992 och i Island har man reviderat sin lag med verkan från och med den 1 juli 1997 så att den i stora drag stämmer överens med den danska. I dessa länder har det alltså inte funnits samma behov av att ta fram ett nytt lagförslag. Finland, Norge och Sverige har i strävandena att uppnå harmoniserande lagar ansett det naturligt att i stor utsträckning följa den danska lagens disposition.
I en bilaga till betänkandet redovisas Finlands och Norges lagförslag tillsammans med det svenska lagförslaget och den danska lagen.
Det finns en tradition att samarbeta inom Norden om lagstiftning på det känneteckensrättsliga området. I betänkandet finns det ett bidrag från Norge som behandlar det tidigare samarbetet. Författaren, professor Birger Stuevold Lassen, analyserar och diskuterar olika frågor som ett nordiskt samarbete aktualiserar. Bland frågorna som behandlas är i vad mån likalydande lagbestämmelser faktiskt också innebär en materiell rättslikhet. En annan fråga som diskuteras är vilken betydelse likartad lagstiftning kan få också för framtiden. I det sammanhanget betonas vikten av likartad rättstillämpning.
EG-rättens inverkan på förslaget
EG:s varumärkesdirektiv från år 1989 syftar till att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra. Direktivet präglar stora delar av förslaget till ny varumärkeslag.
Varumärkesdirektivets tvingande regler gäller bara registrerade varumärken, alltså inte varumärken eller andra varukännetecken som har fått ett skydd genom att innehavaren har använt dem på ett sådant sätt att de, med den terminologi som man använder inom varumärkesrätten, är inarbetade.
Kommittén anser att inarbetade varukännetecken bör ha samma skydd som registrerade varumärken. Lagförslaget innebär att inarbetade varukännetecken jämställs med registrerade varumärken så långt det är möjligt.
Utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan tillkomsten av den nuvarande varumärkeslagen
I ett särskilt bidrag från två av kommitténs ledamöter, Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg, analyseras utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan den nuvarande varumärkeslagen trädde i kraft. Författarna konstaterar att utvecklingen, särskilt vad det gäller snabbrörliga konsumentprodukter, har kännetecknats av en ökande globalisering och samtidigt av en ökande koncentration både inom producent- och distributionsledet. Författarna fram-
håller också att produktutvecklingstakten ständigt har ökat och livscykeln för enskilda produkter förkortats.
Ett annat förhållande som nämns är att företagen strävar efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt större utsträckning förpackas i enhetliga internationella förpackningar, vilket i sin tur kräver att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs.
Författarna pekar också på internationaliseringen av medierna som ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken.
En annan utvecklingstendens är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln tagit över distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandeln. Stora kedjor har vuxit fram inom dagligvaruhandeln och de internationaliseras i ökande takt. Det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig och bl.a. detta leder till att det skapas starka varumärken för själva kedjan.
I fråga om marknadsföring som riktar sig till professionella förbrukare framhåller författarna bl.a. tendensen att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst utan ett system av produkter eller tjänster.
Författarna pekar också på att det finns en del leverantörer som snarare har ett behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar företaget som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar olika varor och tjänster som företaget erbjuder.
Den moderna varumärkesrätten under utveckling
En av kommitténs ledamöter, Marianne Levin, behandlar i ett särskilt bidrag den moderna varumärkesrättens utveckling. Författaren konstaterar att varumärken och kännetecken under senare år väsentligt har accentuerat i ekonomisk och kulturell betydelse. Etableringen på marknaden har också fått allt större betydelse. Och eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill.
Författaren pekar också på att var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlings-
process. Rättsområdet är trendkänsligt och enligt författaren känns det som om vi befinner oss i ett – ännu ofullgånget – systemskifte.
Författaren behandlar också tendensen att se immaterialrätten som ett investeringsskydd och menar att med detta synsätt följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken.
Vidare belyser författaren effekter av att globala hänsyn och beroenden mera än någonsin präglar känneteckensrätten och teknikutvecklingens påverkan på rättsområdet. Författaren diskuterar också frågor om individualisering och goodwillskydd. Avslutningsvis konstaterar författaren att ett missbruk av dagens välutvecklade och generösa skyddsmöjligheter riskerar att pulvrisera ensamrättssystemet.
Varumärken och andra varukännetecken
Ensamrättens uppkomst m.m.
Patentverkets officialprövning inskränks
Ensamrätt till ett varumärke kan uppnås genom registrering eller genom inarbetning. Registrering i det svenska varumärkesregistret ger en ensamrätt som gäller i Sverige. I detta avsnitt behandlas endast sådana rent inhemska registreringar. Det är Patent- och registreringsverket (Patentverket) som för varumärkesregistret.
Kommittén föreslår att man förenklar den prövning som Patentverket skall göra innan ett märke registreras. Dagens system innebär att Patentverket undersöker om det finns hinder för registreringen. Det finns två huvudgrupper av hinder som Patentverket skall ta hänsyn till. Den ena består av hinder som är uppställda av allmänna hänsyn, s.k. absoluta registreringshinder. Den andra består av hinder som är uppställda av hänsyn till äldre ensamrätter, s.k. relativa registreringshinder. Om det finns ett hinder av något av dessa slag registrerar Patentverket inte märket.
Kommitténs förslag innebär att Patentverket inte skall vägra registrering på grund av något relativt hinder. Kommitténs förslag innebär med andra ord att Patentverkets s.k. officialprövning av relativa hinder tas bort.
Det finns flera skäl för detta förslag. Ett skäl är att det numera inte går att göra en tillräckligt tillförlitlig prövning av sådana hinder, eftersom det blivit allt svårare att få till stånd ett någorlunda fullständigt prövningsunderlag. Det viktigaste skälet hänger dock
samman med systemet med s.k. gemenskapsregistreringar. Det systemet innebär att det genom ett särskilt förfarande går att få varumärken registrerade med verkan i hela EU, och utan att EU:s varumärkesmyndighet (OHIM) i sitt förfarande självmant tar hänsyn till relativa hinder.
Kommitténs förslag innebär dock inte att Patentverkets undersökning av relativa hinder ovillkorligen skall upphöra. Det förutsätts att verket även i fortsättningen skall kunna göra en viss undersökning, men i vilken omfattning detta skall ske blir för regeringen att besluta om. Det kan bli fråga om att göra en automatisk identitets- eller likhetssökning i varumärkes- och andra känneteckensdatabaser. Om det vid en sådan undersökning kommer fram något som på givna bedömningsgrunder skulle vara till hinder för en ny registrering skall Patentverket underrätta sökanden. Han får på det sättet möjlighet att bedöma om det finns skäl för honom att vidhålla sin ansökan. Väljer han att göra det skall märket registreras.
Om någon anser att märket inte bör vara registrerat, t.ex. för att det inkräktar på någon annans ensamrätt, kan han – liksom i dag – göra en invändning mot registreringen. Eftersom Patentverket inte självmant kommer att ta hänsyn till de relativa hindren kommer invändningsförfarandet att få ökad betydelse.
I stort sett skall samma relativa hinder som hittills utgjort hinder mot varumärkesregistrering kunna läggas till grund för upphävande av en registrering efter invändning. Kommittén föreslår dock att bestämmelserna om det s.k. släktnamnshindret ändras samt att det s.k. titelskyddet avskaffas. Även i övrigt föreslår kommittén vissa ändringar i bestämmelserna om hinder.
Om den som ansöker om en registrering får ett meddelande om att det kan finnas ett absolut hinder men inte hör av sig till Patentverket skall hans ansökan avskrivas. En ansökan som har avskrivits skall kunna återupptas. Det är en nyhet inom varumärkesrätten, men den möjligheten finns bl.a. i fråga om patentansökningar.
Invändningsförfarandet
När ett varumärke har registrerats kan, som nämnts, invändning framställas mot registreringen. I denna del innebär förslaget två nyheter. Den ena är att fristen för att framställa en invändning förlängs från två till tre månader, vilket är den frist som gäller enligt
EG:s varumärkesförordning. Den andra innebär att en invändare som åberopar ett relativt hinder själv måste företräda det intresse som hindret avser för att Patentverket skall kunna lägga hindret till grund för ett beslut om att upphäva registreringen.
Under invändningsförfarandet får Patentverket inte pröva andra hinder än sådana som invändaren har åberopat. Om invändaren återkallar sin invändning får Patentverket ändå pröva den om det finns särskilda skäl. Som exempel på sådana särskilda skäl nämner kommittén att ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt. Ett relativt hinder bör aldrig kunna prövas när invändningen har återkallats.
Inget krav i lag på att ansökningar och invändningar skall vara skriftliga
I Patentlagen har man nyligen gjort den ändringen att det inte längre i lagen finns något krav på att ansökningar om patent skall vara skriftliga. I stället skall de formella kraven på ansökningar uteslutande regleras i en regeringsförordning. Kommittén föreslår i huvudsak samma ordning för ansökningar om registrering av varumärken och för invändningar mot varumärkesregistreringar.
Ombudskrav
I patentlagen har man nyligen ändrat reglerna om skyldighet för utländska patentsökande att ha ombud. Syftet med ändringen var att få överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster. Kommittén föreslår motsvarande ändring när det gäller varumärken. Det innebär att Patentverket skall kunna kräva att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall vara skyldig att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist här.
Konventionsprioritet och utställningsprioritet
Avgörande för vem som kan få ensamrätt till ett varumärke är normalt beroende av vilken ansökan om registrering som först
kom in till Patentverket. Men i en del fall kan en ansökan få tillgodoräkna sig företrädesrätt från en annan dag än då ansökan kom in till Patentverket. Sverige har nämligen genom internationella åtaganden utfäst sig att under vissa villkor ge ansökningar företräde från den tidigare dag en ansökan getts in för registrering i en annan stat, s.k. konventionsprioritet. Det finns detaljerade regler om detta i varumärkesförordningen.
Kommittén föreslår att huvuddelen av dessa regler i stället tas in i lag. Bakgrunden är att regeringen i ett ärende om ändring av patentlagen gjort bedömningen att detta är sådana regler som riksdagen måste besluta om enligt regeringsformen.
Kommittén föreslår vidare, också med hänvisning till regeringsformen, att de regler om s.k. utställningsprioritet som i dag finns i en förordning tas in i lag och att de förtydligas.
Överföring av ansökningar till den som har bättre rätt till varumärket
Kommittén föreslår att det skall bli möjligt att föra över en ansökan om registrering av ett varumärke till någon som har bättre rätt till märket. Detta är en nyhet inom varumärkesrätten, men möjligheten finns på annat håll, bl.a. inom i patenträtten.
För att Patentverket skall kunna föra över ansökan på någon annan än den som har ansökt om registreringen skall det krävas att denne visar att han har bättre rätt till varumärket än sökanden. Är saken tveksam får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte följer föreläggandet får Patentverket lämna påståendet om bättre rätt utan avseende vid den fortsatta prövningen av registreringsärendet.
Om det inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patentverket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar att en ansökan skall överföras får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkande har prövats.
Om någon under invändningsförfarandet gör gällande att han har bättre rätt till märket skall bestämmelserna om överföring tillämpas på i princip samma sätt som under ansökningsstadiet.
Förvärv av särskiljningsförmåga
En grundläggande förutsättning för att något skall kunna registreras som varumärke är att det har särskiljningsförmåga. Brister i ett märkes ursprungliga särskiljningsförmåga kan botas genom användning.
Vid prövningen i ett registreringsärende av om ett märke har särskiljningsförmåga tar man i dag hänsyn till all användning som har skett fram till registreringsdagen. Ensamrätten till märket gäller dock redan från ansökningsdagen. En effekt av denna ordning är att innehavaren kan få ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd.
Kommittén föreslår att man endast skall ta hänsyn till användning som har skett innan ansökan kom in till Patentverket.
Inarbetning
Ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken skall på ungefär samma sätt som nu kunna förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken skall även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.
När inarbetningen omfattar hela landet innebär ensamrätten, liksom nu, samma rättsföljder som ensamrätten på grund av en registrering.
Ensamrätten på grund av bara lokal inarbetning skall också innebära samma rättsföljder, men bara inom det geografiska område där ensamrätten består. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, som ju alltid gäller i hela landet.
Kommittén anser nämligen att det inte är sakligt motiverat att ensamrätten på grund av en lokal inarbetning får följder utanför det område som inarbetningen avser. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall dock kunna utgöra grund för förbud mot användning av ett registrerat märke inom det område där inarbetningen består.
Skydd oberoende av registrering eller inarbetning
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett viss geografiskt område skall även i fort-
sättningen ha skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom det området. Vidare skall innehavaren av ett näringskännetecken, t.ex. en firma, med skydd inom ett visst område ha ett skydd för detta som ett naturligt varukännetecken inom samma område.
Skyddet för naturliga varukännetecken skall till sitt innehåll också i fortsättningen i princip vara detsamma som det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. Ett naturligt varukännetecken som endast har skydd inom ett visst geografiskt område skall dock inte kunna vara ett hinder mot att en varumärkesregistrering består.
Adresser skall inte längre ha något skydd som naturliga varukännetecken.
Ensamrättens innebörd
EG:s varumärkesdirektiv innehåller tvingande bestämmelser om innebörden av det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. Enligt dessa skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användningen av identiska varumärken för samma slags av varor. Vidare skall registrerade märken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller liknande slag om det finns risk för att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för att ett yngre varumärke associeras med ett äldre. Även registreringshinder och grund för ogiltigförklaring skall föreligga i dessa situationer.
Direktivet innehåller också bestämmelser om ett utökat skydd för kända märken. Detta skydd gäller även om varorna inte liknar varandra.
Kommittén diskuterar innebörden av dessa bestämmelser. Kommitténs slutsats är att lydelsen av den svenska lagen bör följa direktivet närmare än i dag.
Ensamrättens upphörande
Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar
Den som vill att någon annans registrering av ett varumärke skall upphävas måste i dag väcka talan vid allmän domstol. Kommittén föreslår att det skall införas ett enklare förfarande som innebär att
Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.
Det förfarande som kommittén föreslår har lånat sina huvuddrag från den summariska processen, dvs. den förenklade process i vilken man t.ex. hanterar ansökningar om betalningsförelägganden. Gången blir följande.
Den som vill att en registrering skall upphävas skall kunna ansöka om detta hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller låter bli att bestrida den, skall Patentverket upphäva registreringen utan någon prövning i sak.
Om innehavaren däremot bestrider ansökan skall Patentverket underrätta sökanden om detta. Om sökanden i det läget vill gå vidare med sin ansökan om att registreringen skall upphävas kan han begära att Patentverket lämnar över ansökan till en tingsrätt. Tingsrätten behandlar sedan frågan på samma sätt som om sökanden hade väckt talan där direkt.
Innehavaren av en registrering kan angripa ett beslut av Patentverket om att upphäva en registrering genom att ansöka om återvinning.
Kommitténs förslag innebär att registreringar kan upphävas på ett enklare och billigare sätt än i dag. Systemets utformning innebär att de fall som kräver en materiell prövning kommer att lämnas över till tingsrätt och alltså få den mera allsidiga prövning som förfarandet där medger.
Övriga frågor som gäller varumärken och andra varukännetecken
Internationell registrering
Genom Madridsystemet, som innefattar Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, kan en varumärkesinnehavare få skydd för sitt varumärke i flera olika länder genom ett enda förfarande. Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet, men inte Madridöverenskommelsen.
Kommitténs bedömning är att nackdelarna med ett tillträde till Madridöverenskommelsen överväger fördelarna och anser därför att Sverige inte bör ansluta sig till den.
När det gäller förfarandet i ärenden om internationell registrering föreslår kommittén några mindre ändringar.
Geografiska ursprungsbeteckningar
En geografisk ursprungsbeteckning kan något förenklat beskrivas som en benämning som pekar ut varor med ett bestämt geografiskt ursprung – nationellt, regionalt eller lokalt.
Kommittén föreslår att det i lagen införs en särskild bestämmelse om att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och som garanti- och kontrollmärken.
Kommittén föreslår också att det i lagen införs en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller sprit inte får registreras om det avser vin eller sprit av annat ursprung. Detta skall gälla oberoende av om märket är vilseledande eller inte.
Kommittén föreslår att kollektivmärkeslagen upphävs och att regleringen där förs över till den nya varumärkeslagen.
Ersättning vid varumärkesintrång m.m.
Kommittén anser att reglerna om ersättning vid varumärkesintrång bör förtydligas. Kommittén föreslår inga ändringar när det gäller skyldigheten att betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Däremot föreslår kommittén en annan utformning av regeln om ersättning för den skada som intrånget medfört i övrigt. Enligt kommitténs uppfattning finns det nämligen anledning att tydligare lyfta fram vilka kriterier som skall tillmätas betydelse vid bedömningen av den frågan.
Kommittén anser att man vid bedömningen särskilt skall ta hänsyn till
den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill) rättighetshavarens uteblivna försäljning den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås
Vidare föreslår kommittén att förutsättningarna för allmänt åtal ändras vid varumärkesintrång så att åtal skall väckas om det är påkallat från allmän synpunkt. Särskilda skäl skall alltså inte längre krävas som förutsättning för åtal.
Sekretess
Det finns inga bestämmelser om sekretess i ärenden om varumärken hos Patentverket. För förfarandet i domstol gäller däremot sådana regler, både i mål som överklagats från Patentverket till förvaltningsdomstol och i mål som handläggs vid allmän domstol.
Kommittén föreslår att det införs en möjlighet till skydd för företagshemligheter i ärenden om registrering av varumärken som handläggs i Patentverket samt att bestämmelserna om sekretess i domstol ändras. Uppgifter som är av betydelse för bedömningen av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd skall dock aldrig kunna bli föremål för sekretess.
Talerätt. Fastställelsetalan.
I varumärkeslagen finns särskilda regler om talerätt och en särskild regel om fastställelsetalan. Kommittén föreslår att det inte tas in några sådana regler i den nya lagen. Detta innebär att de allmänna processrättsliga reglerna kommer att gälla.
Firma och andra näringskännetecken
Allmänna utgångspunkter
Kommitténs arbete har visat att det finns fördelar med att reglera varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag. En sådan reglering skulle dock få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. Och regeringen utgår i sina direktiv till kommittén snarast från att firmarätten och varumärkesrätten även i fortsättningen skall vara reglerade i skilda lagar. En gemensam reglering i samma lag skulle också bryta den nordiska rättslikheten.
Många frågor är reglerade på samma sätt i varumärkeslagen och firmalagen. En del av de nyheter som kommittén föreslår i fråga
om varumärken har därför sin motsvarighet i förslaget till ändringar i firmalagen.
En firma skall inte behöva ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras
Kommittén föreslår att man avskaffar kravet på att en firma för att få registreras skall ha särskiljningsförmåga för den verksamhet den avser. En firma som har särskiljningsförmåga skall dock även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen.
Förslaget påverkar inte bedömningen av ensamrättens omfattning för firmor som har särskiljningsförmåga och därmed ett berättigat anspråk på skydd. En registrerad firma som saknar särskiljningsförmåga skall dock inte längre ha något skydd på grund av registreringen. Förändringen kan uppfattas som en försämring för sådana firmor. Men detta är bara skenbart, eftersom förekomsten av särskiljningsförmåga utgör en grundförutsättning för registreringens bestånd och därmed ensamrättens omfattning.
Utformningen av verksamhetsbeskrivningar
Kommittén diskuterar om det finns skäl att kräva större precision i verksamhetsbeskrivningarna än man gör i dag. Det finns många fördelar med att göra detta, men kommittén stannar för att inte föreslå några nya krav.
Det finns dock skäl att närmare överväga att i företagsregistren klassificera verksamhetsbeskrivningarna med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92). En sådan klassificering skulle på olika sätt kunna användas som administrativt hjälpmedel.
Officialprövningens omfattning. Registreringsförfarandet
Kommittén föreslår, på i princip samma sätt som i fråga om varumärken, att registreringsmyndigheternas officialprövning begränsas till absoluta registreringshinder.
Invändningsförfarandet
I dag finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Men med ett system där firmor registreras utan någon officialprövning av relativa hinder måste det finnas ett sätt för innehavarna av äldre rättigheter att angripa registreringen. Kommittén föreslår att det införs en möjlighet att göra invändning mot registreringen. Invändningsförfarandet skall vara utformat på samma sätt i fråga om firmor som i fråga om varumärken.
Förhandsprövning av firma
I en rapport som Patentverket har gjort och som har lämnats över till kommittén har föreslagits ett system som skulle möjliggöra en förhandsgranskning av firmor. Kommittén gör bedömningen att ett sådant system inte bör införas. Denna bedömning har bl.a. samband med kommitténs förslag att det inte skall krävas att en firma har särskiljningsförmåga för att den skall få registreras, och med förslaget att avskaffa officialprövningen av relativa hinder.
Att registrera en firma och att registrera det rättssubjekt som firman avser är olika saker
Kommittén förslår att det i firmalagen införs en ny paragraf av vilken uttryckligen framgår att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om firman skall registreras för ett rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende.
Kommittén föreslår också att det införs en särskild bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av den näringsidkare (det rättssubjekt) som firman avser. På det sättet blir det tydligt att registreringen av en firman kan upphävas medan rättsubjektet som sådant består.
Partiell hävning
Kommittén föreslår att registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet.
Upphävande av en firma efter beslut av en registreringsmyndighet
Kommittén föreslår att en firmaregistrering skall kunna upphävas genom ett beslut av registreringsmyndigheten. Förslaget är detsamma som kommittén tidigare har redogjort för när det gäller varumärken.
Ersättning vid firmaintrång m.m.
De regler som kommittén föreslår om ersättning vid varumärkesintrång och åtal vid sådant intrång skall också gälla vid firmaintrång.
Konsekvenser av förslagen
Kommittén bedömer att förslagen innebär att Patentverkets handläggning av registreringsärenden blir billigare. En annan följd är att flertalet varumärken och firmor kommer att registreras betydligt snabbare än i dag. Även med en förväntad ökning av antalet invändningsärenden kommer avgifterna i ärenden om registrering av varumärken och firmor att kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på en oförändrad nivå.
Förslagen torde inte medföra några större konsekvenser för vare sig förvaltningsdomstolar, allmänna domstolar eller några andra myndigheter.
Summary
General remarks
Introduction
The Committee on Trademarks proposes that a new Trademark Act should replace the present Trademark Act of 1960. The Committee also proposes amendments to the Business Names Act. In many cases these are linked to the Committee’s proposals for a new Trademark Act, but some innovations are proposed.
It should be pointed out from the start that the provisions on trademarks not only apply to marks used for goods, but also for services.
Nordic cooperation on harmonizing trademark legislation in the Nordic countries
One of the Committee’s general tasks was to ensure that Nordic legislation on trademarks is harmonized wherever possible. Parallel with the work of the Committee, similar work has been undertaken in Finland and Norway. The three committees collaborated closely, and the Finnish and Norwegian committees have also proposed new trademark legislation in their respective countries. The structure of the draft legislation in the three countries is broadly similar and contains identical solutions as regards key trademark law issues.
A new Trademark Act entered into force in Denmark on January 1 1992, and legislation revised to make it broadly consistent with the Danish Act came into force in Iceland on July 1 1997. There has therefore been no need in these countries to enact new legislation. In their endeavours to harmonize the Nordic legislation in this field Finland, Norway and Sweden have
considered it appropriate to take the Danish Act as a point of departure.
The Nordic countries have a tradition of collaboration on legislation relating to trademarks and signs. Professor Birger Stuevold Lassen of Norway contributed a paper on previous collaboration for the Committee’s report in which he analyses and discusses various matters of interest within the context of Nordic collaboration. Among these matters is the question to what extent identical provisions imply substantive legal harmonization. Another matter discussed in the paper is the importance of similar legislation for the future. The paper emphasizes the need for uniform application of the law in this connection.
Effects of Community law on the Committee’s proposal
The EC Trademark Directive of 1989 was adopted in order to approximate the Member States’ trademark legislation. In many respects the Committee’s proposal for a new Trademark Act takes its cue from the Directive.
The binding provisions of the Trademark Directive apply only to registered trademarks and not to trademarks or other signs that are protected by the fact that the holder has used them in such a way that they are, to use the terminology of trademark law, established by usage.
The Committee considers that trademarks and signs established by usage should enjoy the same protection as registered trademarks. In the draft Act trade signs established in this way have the same status as registered trademarks as far as possible.
Developments in commerce and industry since the entry into force of the present Trademark Act
Two members of the Committee, Birgitta Hermansson and Bertil Strömberg, contributed a paper in which they analyse developments in trade and commerce. The authors note that the main trend, particularly as regards fast-moving consumer products, is increasing globalization and at the same time increasing concentration at both the producer and distribution levels. The authors also point out that the pace of product development has
constantly increased and that the life cycles of individual products are now shorter than they used to be.
The authors also mention companies’ efforts to reduce the number of product lines, which makes it possible to have longer production series and smaller stocks. As a result, uniform international packaging is increasingly used for their products, which in turn means that the trademark must be the same in all the countries where the products are sold.
The authors also refer to the internationalization of the media as a further reason for using uniform international trademarks.
Another trend is towards concentration at the distribution level and the fact that the daily consumer goods retail sector now distributes many products that were previously sold only in specialized shops. Large food retailing chains have emerged and are being internationalized at an ever faster pace. There is a tendency for these chains to try to stand out from the others, and one consequence of this is that strong trademarks are built for the chain itself.
As regards marketing directed at professional users, the authors mention the tendency for producers to seek to market not only a product or a service, but a system of products or services.
They also mention the fact that for some suppliers the protection of their company name is more important than a trademark that protects the various goods and services offered by the company.
Developments in modern trademark legislation
Marianne Levin, another member of the Committee, contributed a paper on the development of modern trademark legislation. The author notes that the economic and cultural value of trademarks and signs has risen sharply in recent years. Market establishment has also become increasingly important. And since it is largely true to say that a trademark represents the value created by the company in the form of an image, it is important to protect such expressions of advertisement value and goodwill.
The author also points out that the dividing-line between exclusive rights and objects of protection is determined in an interactive process between legislators, courts and external factors in a continuously evolving process. This area of law is trend-
sensitive and there are signs that we are experiencing a systemic shift.
The author also deals with the tendency to regard intellectual property rights as a form of investment protection, and there is consequently an increasing demand for wider protection of wellknown and reputable trademarks.
Another subject that is discussed is the consequences of the fact that global factors and dependencies and technological developments play a more significant role than ever in shaping trademark law. The author also discusses individualization and the protection of goodwill. She concludes by noting that there is a risk that abuse of the current well-developed and generous system of protection may destroy the exclusive rights system.
Trademarks and other signs
Origin of exclusive rights etc.
Reduced scope of statutory examinations by the Swedish Patent and Registration Office
An exclusive right to a trademark can be acquired by registration or establishment by usage. The registration of a trademark in the Swedish Trademark Register entitles the holder to an exclusive right in Sweden. This section deals only with such national registrations. The Trademark Register is kept by the Swedish Patent and Registration Office (‘the Patent Office’).
The Committee proposes that the examination conducted by the Patent Office before a trademark is registered should be simplified. Under today’s system the Patent Office checks whether there are any grounds for refusing registration. There are two main types of grounds which it must take into account. The first – absolute grounds for refusal – is based on public interest, while the second –relative grounds for refusal – relates to previous exclusive rights. Where either of these grounds for refusal exists the Patent Office does not register the trademark.
The Committee proposes that the Patent Office should no longer refuse registration on relative grounds, i.e. that the Patent Office’s examination of relative grounds ex officio should be abolished.
There are several reasons for this proposal. One is that nowadays it is impossible to carry out a sufficiently reliable examination of such grounds since it has become increasingly difficult to obtain sufficiently complete registration documentation. The most important reason, however, has to do with the Community trademark system. This system provides for a special procedure for registering trademarks throughout the EU without the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) taking account of relative grounds for refusal in its procedures.
The Committee does not propose, however, that the Patent Office’s examination of relative grounds for refusal should be abolished altogether. The Patent Office should continue to carry out searches in some form, but it will be up to the Government to determine their extent. One alternative might be to carry out automatic searches in trademark and related databases to check for identical or similar marks. If such a search gave any indication that grounds for refusal exist in accordance with the criteria specified for new registration, the Patent Office would inform the applicant. This would give applicants the opportunity to decide whether or not to withdraw their applications. Should the applicant decide not to withdraw the application, the trademark would be registered.
If a party considers that a trademark should not be registered, for example because it infringes someone else’s exclusive right, it could – as is the case today – file an opposition against registration. Since the Patent Office would not on its own initiative consider any relative grounds for refusal, the opposition procedure would be more important.
Revocation of a registration following an opposition procedure could in essence be based on the same relative grounds for refusal as now. However, the Committee proposes that the provisions relating to refusal on the grounds of a family name should be amended and that the protection of titles of literary works should be abolished. The Committee also proposes certain other amendments to the provisions concerning grounds for refusal.
If an applicant is informed that there may be absolute grounds for refusal, but does not contact the Patent Office, the application should be deemed to be withdrawn. Provision should, however, be made for the possibility to request further processing of an application that has been deemed to be withdrawn. This is an
innovation in trademark law, but the possibility exists in connection, inter alia, with patent applications.
Opposition procedure
As mentioned above, the registration of a trademark can be opposed. The Committee’s proposals in this respect contain two innovations. One is that the time limit for filing an opposition should be extended from two to three months, which is the time limit specified in the EC Trademark Regulation. The other is that an opponent who invokes relative grounds for refusal must himself represent the interest at stake for the Patent Office to base a revocation decision on such grounds.
During an opposition procedure the Patent Office cannot consider any grounds for refusal other than those referred to by the opponent. If the opponent withdraws his opposition, the Patent Office may nevertheless consider it if there are special reasons to do so. The Committee mentions, as an example of such special reasons, the fact that a registered trademark contains a racist element. Under no circumstances should relative grounds for refusal be considered once the opposition on which they are based has been withdrawn.
No requirement in the Act for written applications and oppositions
An amendment has recently been made to the Patents Act, under which it is no longer compulsory to present patent applications in writing. Instead, the formal requirements for applications will be laid down in a Government Ordinance. The Committee proposes basically the same system for applications for trademark registrations and for oppositions to trademark registrations.
Requirements concerning representatives
The provisions of the Patents Act requiring foreign patent applicants to have a representative were recently amended. The purpose of the amendment was to bring the Act into line with the EC Treaty’s provisions on freedom of establishment and free movement of services. The Committee proposes a corresponding
amendment with respect to trademarks. This would mean that the Patent Office could, in connection with trademark registration applications filed by foreign applicants, require such applicants to appoint a representative domiciled in Sweden who is authorized to receive service of notices or documents. Foreign holders of trademark registrations would also be required to appoint such a representative.
Convention priority and exhibition priority
In some situations the question of which application for registration was first filed with the Patent Office may decide who has an exclusive right to a trademark. But in some cases an application can claim priority from a date other than that on which it was submitted to the Patent Office. Sweden has signed international conventions under which it undertakes in certain conditions to give priority to applications submitted at an earlier date in another state, i.e. ‘convention priority’. The Trademark Regulation contains detailed rules in this respect.
The Committee proposes that most of these rules should be incorporated into the Act. The reason for this is that, in connection with consideration of amendments to the Patents Act, the Government concluded that such provisions must be adopted by Parliament under the Swedish constitution.
The Committee also proposes, with reference to the constitution, that the rules concerning exhibition priority, which at present are embodied in an Ordinance, should be incorporated into the Act and that they should be clarified.
Transfer of an application to a party who has a better right to the trademark
The Committee proposes that it should be possible to transfer an application for registration of a trademark to a party which has a better right to it. This is an innovation in trademark law, but the possibility exists elsewhere, for example in connection with patent applications.
For the Patent Office to transfer an application to a party other than the party that has applied for registration, that party must show that it has a better right to the trademark than the applicant.
In doubtful cases the Patent Office may require such a party to bring an action before a court within a certain period. If it fails to do so, the Patent Office may disregard the claim for a better right in its continued examination of the registration application.
If a proceeding relating to a claim for a better right to the trademark is instituted, the Patent Office will normally declare the matter of registration dormant. If a party requests that the application be transferred, it must not be altered, deemed to be withdrawn, dismissed or granted until the request has been considered.
If a party claims during the opposition procedure that it has a better right to the trademark, the provisions concerning transfer will be applicable in the same way as in connection with the application.
Acquisition of a distinctive character
An essential condition for the registration of a trademark is that it is distinctive, although a lack of distinctive character in the original trademark can be remedied by use.
The assessment of the distinctive character of a trademark in connection with the processing of an application for registration are currently based on the use of the trademark up to the date of registration. The exclusive right to the trademark applies, however, from the date of application. One result of this system is that the holder can enjoy an exclusive right to a trademark for a certain period although it does not fulfil the criteria for registration.
The Committee proposes that the assessment should only consider the use of the trademark up to the date on which the application is filed with the Patent Office.
Establishment by use
It should be possible to acquire exclusive rights to trademarks and signs by established usage, as is the case at present. As before, a sign should be considered as established by use if it is known to a significant part of the relevant sector of the public.
Where the sign is established all over the country the exclusive right should have the same legal effect as an exclusive right based on registration, as is the case at present.
An exclusive right established by use on a local basis should also have the same legal effect, but only within the geographical area to which the right relates. The existence of a sign established locally should, however, no longer constitute grounds for revocation of a registration, which by definition applies on a national basis.
The Committee cannot see any reason why a right established by local use should have any legal effect outside the area concerned. But the existence of a locally established trademark should constitute grounds for prohibition of the use of a conflicting registered trademark in the area where the sign is established.
Protection regardless of registration or establishment
A person who uses his own distinctive personal name as a brand for goods or services in a specific geographical area should continue to enjoy protection of the name as a trademark in that area. Furthermore, the holder of a business identifier, for example a company name, that is protected in a specific area should enjoy protection of it as a trademark in the same area.
In principle, the protection of marks consisting of personal or business names should as before be the same as the basic protection provided by registered trademarks. However, where such marks are only protected in a specific geographical area they should not constitute an obstacle to the validity of a trademark registration.
Addresses should no longer enjoy protection as signs.
Definition of exclusive rights
The Trademark Directive contains binding provisions on the definition of the basic protection of registered trademarks. Under these provisions the owner of a registered trademark can prohibit the use of an identical trademark for the same type of products. Furthermore, the owner of a registered trademark can prohibit the use of an identical or similar trademark for products of the same or a similar kind, if there is a risk that the public may confuse the trademarks, including the risk of the later trademark being associated with the earlier one. Such circumstances also represent grounds for refusal and for invalidity.
The Directive also contains provisions providing extended protection for well-known trademarks. This protection is provided even where the relevant products are not similar.
The Committee has discussed the implications of these provisions and has concluded that the wording of the Swedish Act should be closer to that of the Directive than is the case at present.
Termination of exclusive rights
The Patent Office should be authorized to revoke trademark registrations
At present, a party who wants to have another party’s registration of a trademark revoked must bring an action before a court of law. The Committee proposes that a simplified procedure should be introduced under which the Patent Office would be authorized to revoke trademark registrations independently of an opposition procedure.
The procedure proposed by the Committee is broadly similar to the existing simplified procedure for the processing of applications for orders to pay. The suggested procedure would be as follows.
A party wanting to have a registration revoked could file an application to that effect with the Patent Office. If the holder of the registration agreed to the application or refrained from contesting it, the Patent Office would revoke the registration without examining the merits.
If, however, the holder contested the application, the Patent Office would inform the applicant. If the applicant still wanted his revocation application to be considered he could request that the Patent Office referred the application to a district court. The district court would then examine the application in the same way as if the applicant had brought an action before the court from the start.
The holder of a registration could oppose a decision by the Patent Office to revoke a registration by applying for the procedure to be reopened.
The Committee’s proposal would make the revocation procedure simpler and less costly than it is today. Under this system, cases that require substantive examination would be referred to a district court, where they would be subject to the more detailed examination applied by the courts.
Other matters relating to trademarks and other signs
International registration
Under the Madrid System, which includes the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, the holder of a trademark can obtain protection for his trademark in several different countries under a single procedure. Sweden has acceded to the Madrid Protocol, but not to the Madrid Agreement.
In the Committee’s view, the disadvantages of acceding to the Madrid Agreement outweigh the advantages, and therefore the Committee does not recommend that Sweden should accede to it.
As regards the procedure in connection with applications for international registration, the Committee proposes a few minor changes.
Geographical indications
A geographical indication can be described simply as a description identifying products with a specified geographical origin – national, regional or local.
The Committee proposes that a provision be introduced in the Act to the effect that geographical indications can be registered as collective marks and as guarantee and certification marks.
The Committee also proposes the indication of a provision according to which a trademark that contains or consists of an element that can be construed as a geographical indication for wine or spirits should not be registered if it relates to wine or spirits of some other origin. This should apply regardless of whether or not the trademark is misleading.
The Collective Marks Act
The Committee proposes that the Collective Marks Act be repealed and that its provisions be incorporated into the new Trademark Act.
Compensation for trademark infringements etc.
In the Committee’s view, there is a need to clarify the provisions on compensation for trademark infringements. The Committee does not propose any changes as regards the obligation to pay compensation for the use of the trademark. But it proposes amendments to the provision concerning compensation for the damage caused by the infringement in other respects. The Committee considers it necessary to define more clearly the criteria that are relevant to an assessment of such damage.
In the Committee’s view, special consideration should be given in connection with the assessment to:
the damage caused to the reputation of the trademark
(goodwill) the loss of sales suffered by the right-holder the profit made by the infringer as a result of the infringement the right-holder’s interest in ensuring that his trademark is not
infringed.
The Committee also proposes that the provisions on prosecution by a public prosecutor should be changed in connection with trademark infringements so as to make it possible for the public prosecutor to prosecute where this is appropriate from the point of view of public interest. This means that prosecution would no longer be subjected to special circumstances.
Confidentiality
There are no provisions on confidentiality with respect to applications for trademarks filed with the Patent Office. Such provisions do apply, however, for court proceedings, both in appeals from decisions by the Patent Office to an administrative court and cases tried by ordinary courts of law.
The Committee proposes that arrangements be made to protect business secrets in connection with trademark applications processed by the Patent Office and that changes also be made in the provisions relating to confidentiality in courts of law. However, information that is relevant to the origin, extent or validity of exclusive rights should never be subject to confidentiality.
Right to bring an action; declaratory actions
The Trademark Act contains provisions on the right to bring actions and on declaratory actions. The Committee proposes that such provisions should not be included in the new Act, which would mean that the general procedural provisions would be applicable.
Business names
General points of departure
The Committee recognizes that dealing with trademarks and business names in one and the same Act would have certain advantages. However, such a course would have far-reaching consequences that are difficult to foresee, and it may be inferred from the Government’s terms of reference that business names and trademarks should continue to be regulated in different acts. Regulating them in a single act would also be inconsistent with the principle of harmonized legislation in the Nordic countries.
In many respects the provisions of the Trademark Act are similar to those of the Business Names Act, and some of the amendments proposed by the Committee with respect to trademarks are similar to those proposed for the Business Names Act.
A distinctive character should not be a condition for registration of a business name
The Committee proposes abolishing the requirement that a business name must have a distinctive character in the context of the business concerned. Registration should, however, continue to provide protection for business names that are distinctive.
This proposal does not affect assessment of the extent of exclusive rights associated with business names that are distinctive and therefore have a legitimate claim to protection. A registered business name that is devoid of any distinctive character should not, however, continue to enjoy protection by virtue of registration. This change may appear to be a change for the worse, but this is not really the case, since the existence of a distinctive character is a necessary condition for continued registration and thus for the scope of the exclusive right.
Business descriptions
The Committee has discussed whether it is necessary to require more detailed business descriptions than is the case today. This would have many advantages, but the Committee has decided not to propose any new requirements in this respect.
There is, however, a great deal to be said for classifying business descriptions in company registers on the basis of the Swedish Trade Classification. Such a classification would be very useful as an administrative aid.
Scope of statutory examinations; the registration procedure
The Committee proposes that the examination ex officio made by the registration authorities should, as with trademarks, be restricted to absolute grounds for refusal.
The opposition procedure
There is at present no opposition procedure in connection with the registration of business names. But in a system where business names are registered without any prior examination ex officio of
relative grounds for refusal, the holders of earlier rights must have the opportunity to oppose registration. The Committee proposes the introduction of an opposition procedure providing the possibility of opposing registration. The opposition procedure should be the same for business names as for trademarks.
Preliminary examination of business names
In a report submitted to the Committee the Patent Office proposes a system that would allow a preliminary examination of business names. The Committee has concluded that such a system should not be introduced. This conclusion is related, among other things, to the Committee’s proposal that distinctiveness should not be a condition for registration of a business name and to the proposal to abolish examinations ex officio of relative grounds for refusal.
Distinction between registration of a business name and registration of the legal entity to which the name relates
The Committee proposes the introduction of a new section in the Business Names Act which expressly stipulates that a business name is either to be registered in connection with registration of the legal entity to which the name relates or, if the business name relates to a legal entity that is already registered, in a separate procedure.
The Committee also proposes that a provision be introduced to make it clear that the revocation of the registration of a business name does not affect the registration of the legal entity to which the name relates. This would make it clear that the registration of a business name can be revoked while the legal entity remains.
Partial revocation
The Committee proposes that the registration of a business name can be revoked in respect of some of the activities for which it is registered.
Revocation of a business name by decision of a registration authority
The Committee proposes that it should be possible to revoke the registration of a business name by decision of a registration authority. The proposal is the same as that described above with reference to trademarks.
Compensation in connection with infringement of a business name etc.
The provisions proposed by the Committee concerning compensation for trademark infringements and prosecution in connection with such infringements should also apply to infringements of business names.
Consequences of the Committee’s proposals
The Committee concludes that its proposals would reduce the cost of the Patent Office’s processing of registration applications. Another consequence would be that most trademarks and business names would be registered much more quickly than is the case today. Even if the number of opposition procedures increases, as anticipated, it should be possible to reduce the charges for application procedures for the registration of trademarks and business names, or at least not to raise them. The proposals should not involve any major changes for the administrative courts, the ordinary courts of law or other public authorities.
Författningsförslag
1 Förslag till varumärkeslag
Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Lagen innehåller också andra föreskrifter om kännetecken.
Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.
Föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda gemensamma kännetecken för varor eller tjänster (kollektivmärken).
Myndigheter och stiftelser samt föreningar och andra sammanslutningar som fastställer normer för eller kontrollerar varor eller tjänster, kan förvärva ensamrätt till särskilda kännetecken för sådana varor eller tjänster som normerna eller kontrollerna avser (garanti- eller kontrollmärken).
Lagens bestämmelser om varor gäller i det följande i tillämpliga delar också tjänster.
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
Vad som kan utgöra varumärke
2 § Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom ord och sammansättningar av ord, inbegripet slagord, namn, bokstäver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varas form, utstyrsel eller förpackning, förutsatt att märket har särskiljningsförmåga.
Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömning av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning.
Förvärv av ensamrätt
3 § Ensamrätt till varumärken kan förvärvas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av
Patent- och registreringsverket (Patentverket).
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.
Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecken inom samma område.
Ensamrättens innebörd
4 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda
1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Som användning i näringsverksamhet anses bland annat
1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam. Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.
Begränsning av ensamrätten
5 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig.
Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn, sin firma eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan,
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.
Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed.
Konsumtion av ensamrätten
6 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
Kollision mellan ensamrätter
Företrädesrätt
7 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.
Verkan av passivitet (registrerade varumärken)
8 § Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor.
Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)
9 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.
Samexistens
10 § I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.
Upplysningsskyldighet
11 § Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på
Internet eller genom något annat elektroniskt medium.
Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.
Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfylld om symbolen
på ett tydligt
sätt återges tillsammans med märket.
2 kap. Nationell registrering av varumärken
Ansökan om registrering m.m.
12 § Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos Patentverket. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning). Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.
I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteckningen.
Allmänna registreringsvillkor
13 § Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.
Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk.
Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning före denna tidpunkt.
Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.
Registreringshinder
14 § Ett varumärke får inte registreras om det
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.
Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
Hinder mot en registrerings bestånd
15 § Hinder mot att en registrering består finns om någon begär att den skall upphävas och
1. användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 4 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke,
2. användning av märket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,
3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, eller märket innehåller en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. märket innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.
Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
Disclaimer
16 § Innehåller ett varumärke en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och finns det på grund av någon särskild omständighet anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.
Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.
Varu- och tjänsteklasser
17 § Varumärken registreras för bestämda varor i en eller flera klasser. Indelningen i klasser fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Konventionsprioritet m.m.
18 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter det att registrering först gjorts i en främmande stat som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det. Detsamma gäller en ansökan om registrering av ett varumärke som inom sex månader gjorts i en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet).
Prioritet enligt första stycket får åtnjutas också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan
gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta innan registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansökan, var och när den tidigare ansökan gjorts och vilket nummer den har.
Utställningsprioriet
19 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter att detta märke använts för en vara i samband visning på en internationell utställning enligt konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord första gången märket användes vid utställningen, om sökanden begär det.
En sökande som vill åtnjuta prioritet enligt första stycket skall begära detta innan registrering sker samt visa när märket användes på utställningen och att utställningen var sådan som avses i första stycket.
Behandlingen av ansökan
20 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §. Patentverket skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 15 §.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.
Framkommer det något hinder som avses i 15 §, skall Patentverket underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt 12 § eller något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patent-
verket avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får Patentverket avskriva ansökan.
Patentverket skall återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. En ansökan kan återupptas endast en gång.
Bättre rätt till ett varumärke
21 § Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall Patentverket överföra ansökan på honom, om han yrkar det. Den som ansökan överförs till skall betala ny ansökningsavgift.
Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gör det får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av frågan om registrering.
Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, skall Patentverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.
Om någon yrkar överföring av ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.
Registrering
22 § Om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall
Patentverket föra in märket i varumärkesregistret och kungöra detta.
När ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke registreras skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras.
Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna skall innehavaren anmäla detta till Patentverket. Anmäler innehavaren att bestämmelserna har ändrats tillämpas andra stycket på motsvarande sätt.
Invändning
23 § När Patentverket har kungjort registreringen får invändning framställas mot den.
Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma och adress, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
Om någon i en invändning gör gällande bättre rätt till varumärket och yrkar att registreringen skall överföras till honom tillämpas bestämmelsen i 21 § på motsvarande sätt.
Behandlingen av invändningen
24 § Patentverket skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 23 § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall
Patentverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.
Tar Patentverket upp invändningen skall verket underrätta innehavaren av registreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall Patentverket avslå den.
Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.
Patentverket skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 13– 15 §§.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.
Om Patentverket upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
Ändring i ett registrerat varumärke
25 § På begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den som ansöker om ändring av ett märke skall betala föreskriven avgift.
När ett registrerat varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.
Registreringens varaktighet
26 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till Patentverket och i tio år från registreringsdagen.
Registreringen kan förnyas enligt bestämmelserna i 27 §.
Förnyelse
27 § Registreringen kan, på ansökan av innehavaren, förnyas för en tid av tio år åt gången, räknat från utgången av föregående registreringsperiod.
En ansökan om förnyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse skall betala föreskriven förnyelseavgift.
En inbetalning av föreskriven förnyelseavgift som görs inom den i andra stycket angivna fristen, skall anses utgöra en ansökan om förnyelse.
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § samt om införande i varumärkesregistret och kungörande i 22 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en ansökan om förnyelse.
3 kap. Upphävande av registrering m.m.
Grunder för upphävande av registrering m.m.
28 § Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i 13 § om allmänna registreringsvillkor eller i 14 § om regi-
streringshinder, eller om det enligt 15 § finns något hinder mot registreringens bestånd, får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 8–10 §§ om verkan av passivitet m.m. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre registrerat varumärke, om registreringen av detta märke kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av varumärken. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
En registrering kan vidare upphävas om
1. märket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,
3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
4. bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patentverket enligt 22 § eller om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt märket här i landet för de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.
Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga och att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.
Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen.
Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.
Om grunden för upphävande endast avser vissa av de varor som märket registrerats för, skall registreringen hävas endast för dessa varor.
Talan om upphävande av registrering m.m.
29 § En registrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av Patentverket enligt bestämmelserna i 30–33 §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 28 § första stycket och de allmänna registreringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stöd av bestämmelsen i 28 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.
Upphävande i administrativ ordning
Ansökan
30 §
En ansökan om upphävande av en registrering i
administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.
Behandlingen av ansökan
31 § Tar Patentverket upp ansökan, skall verket förelägga innehavaren av varumärkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.
Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall Patentverket avslå ansökan.
Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.
Antar sökanden erbjudandet skall Patentverket förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Bestridande
32 § Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.
Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall Patentverket underrätta sökanden om detta.
Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till Patentverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall Patentverket avskriva ärendet i den del det är bestritt.
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.
Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en månad från
dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall Patentverket avvisa ansökan.
Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.
Anteckning om upphävande av registrering m.m.
33 § Om en registrering har upphävts enligt 24 § eller enligt 29– 32 §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och kungöras.
Detsamma gäller om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han begär att den skall strykas helt eller delvis.
Underrättelse om domar
34 § En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en varumärkesregistrering eller intrång i ett registrerat varumärke skall underrätta Patentverket om detta.
4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.
Hemlandsbevis
35 § En sökande, som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige och som inte är hemmahörande i en stat som har anslutit sig till
Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet skall, för att märket skall få registreras i Sverige, visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor som ansökan omfattar.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte, om sökandens hemland tillerkänner den som driver näringsverksamhet i Sverige
motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Med sökandens hemland avses en stat eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland en stat eller ett område där han är bosatt eller en stat där han är medborgare.
Rätt till registrering såsom i hemlandet (telle quelle)
36 § Ett varumärke som är registrerat i sökandens hemland skall registreras i Sverige så som det är registrerat i hans hemland (telle quelle) om detta land är anslutet till Pariskonventionen eller
WTO-avtalet. Detsamma gäller om sökanden är hemmahörande i ett område som är anslutet till WTO-avtalet.
Även ett varumärke som registrerats i någon annan stat eller något annat område får registreras här i landet så som det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
Ett varumärke får inte registreras telle quelle om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär eller om märket är uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 13 § andra–fjärde styckena om allmänna registreringsvillkor, 14 § om registreringshinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestånd.
En sökande som begär registrering enligt denna bestämmelse skall visa att märket är registrerat för honom i hans hemland eller motsvarande för de varor som ansökan omfattar.
Ett varumärke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland eller motsvarande.
Ombud
37 § Patentverket får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos verket.
Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett ombud som är bosatt här i landet. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren av ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet skall anmälas till Patentverket och antecknas i varumärkesregistret.
Om innehavaren inte har anmält något ombud enligt tredje stycket, kan delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
5 kap. Internationell varumärkesregistrering
Definition m.m.
38 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån (Internationella byrån) hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).
Patentverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
Ansökan om internationell registrering
39 § Den som innehar en varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke här i landet, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver
rörelse här, kan ansöka om internationell registrering av varumärket hos Internationella byrån.
Ansökan skall ges in till Patentverket och vara avfattad på engelska. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, en återgivning av märket och uppgifter om de varor som märket begärs registrerat för. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Behandlingen av ansökan
40 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 39 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en internationell registrering skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Uppfyller ansökan kraven enligt första stycket skall Patentverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.
Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder
41 § Den som innehar en internationell registrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering och som därefter vill att registreringen skall gälla i ytterligare länder kan ansöka om detta hos Internationella byrån.
Ansökan får ges in till Internationella byrån eller, om sökanden har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansökan som ges in till Patentverket skall vara avfattad på engelska samt uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
Begäran om att en internationell registrering skall gälla i Sverige
42 § Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering, som inte bygger på en svensk registrering eller ansökan om registrering, kan hos Internationella byrån begära att registreringen skall gälla i Sverige.
När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån med en begäran enligt första stycket, skall Patentverket undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Hinder mot att den internationella registreringen skall gälla i Sverige föreligger om märket inte uppfyller villkoren enligt 13– 15 §§.
Behandlingen av begäran om att registreringen skall gälla i Sverige
43 § Patentverket skall besluta att den internationella registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till den Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet.
Patentverket skall göra en ny prövning av frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige, om innehavaren av registreringen begär detta inom två månader från beslutet att registreringen helt eller delvis inte kan gälla här.
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en begäran om ny prövning.
Anteckning om att registreringen gäller i Sverige
44 § Finns det inte något hinder som avses i 43 § första stycket, skall Patentverket i varumärkesregistret göra en anteckning om att registreringen gäller i Sverige och kungöra detta.
Invändning
45 § När Patentverket har kungjort att registreringen gäller i
Sverige, kan invändning framställas mot att den gäller här.
Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra det till Patentverket. Invändningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.
Behandlingen av invändningen
46 § Bestämmelserna i 24 § första–fjärde styckena gäller också en invändning mot en internationell registrering.
Patentverket skall på grund av invändningen besluta att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder enligt 13–15 §§.
Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet. Har tiden för invändning enligt 45 § löpt ut efter 18-månadersfristen, får beslutet grundas på omständighet som meddelas till Internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång, under förutsättning att Patentverket inom 18 månader underrättat Internationella byrån om att ett meddelande kan komma att översändas senare.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
Registreringens verkan m.m.
47 § En internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Den internationella registreringen har sådan verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen eller för en senare begäran om verkan i Sverige.
En internationell registrering gäller i tio år från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Registreringen kan förnyas för en tid av tio år åt gången enligt bestämmelserna i
Madridprotokollet. När en registrering förnyats skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
I fråga om internationella registreringar skall 28–34 §§ tillämpas på motsvarande sätt.
Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering
48 § När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen i stället för den svenska, om den internationella registreringen har verkan här i landet från en senare tidpunkt än den svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.
På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta.
Verkan av att en internationell registrering upphör
49 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess verkan här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.
Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering
50 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen, på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
51 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör på grund av en uppsägning av Madridprotokollet, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
6 kap. Överlåtelse, licens m.m.
Överlåtelse
52 § Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första– tredje styckena kan överlåtas i samband med eller fristående från den rörelse i vilken de används.
Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till sådana varukännetecken som avses i första stycket och som är knutna till rörelsen i överlåtelsen, om inte annat är avtalat.
Rättsverkan av anteckning om innehavare m.m.
53 § I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av registreringen.
Överlåtelse av rätten till ett nationellt registrerat varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Den som begär att en ny innehavare antecknas skall betala föreskriven avgift.
I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av märket. Överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån.
Licens
54 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 3 § första– tredje styckena kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare, utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.
Innehavaren av ett varukännetecken kan åberopa de rättigheter som ensamrätten till kännetecknet innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren framställda varorna.
En licens som avser ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Den som begär att en upplåtelse av licens antecknas skall betala föreskriven avgift.
Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret.
Utmätning och konkurs
55 § Rätten till ett varukännetecken enligt 3 § tredje stycket får inte tas i mät.
Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn gäller detta endast övriga delar av kännetecknet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt denna bestämmelse inte tillhör konkursboet får ändå användas i rörelse som bedrivs för boets räkning.
7 kap. Pant m.m.
Panträtt i registrerat varumärke
56 § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57–65 §§.
57 § Panträtt i egendom som avses i 56 § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen.
Ansökan om registrering görs hos Patentverket. Den som ansöker om registrering skall betala föreskriven ansökningsavgift.
Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i Patentverkets diarium.
Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patentverket, om inte något annat har avtalats.
Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.
Ansökan om registrering av pantupplåtelse
58 § Ansökan om registrering enligt 57 § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.
Vid tillämpning av denna paragraf skall den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.
Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.
59 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.
60 § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon
som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.
61 § Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.
62 § Registreringen av en panträtt skall strykas, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.
63 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 57 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.
Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.
64 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 57 § kommer in till Patentverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.
Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
65 § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt.
Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.
Vitesförbud
66 § På yrkande av den som har rätt till ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda ett sådant varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till kännetecknet (varumärkesintrång) att fortsätta intrånget.
Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Skadestånd
67 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till
1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås.
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
Begränsning av skadeståndet
68 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.
Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.
Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.
Straffansvar
69 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 66 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.
Begränsning av straffansvaret
70 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.
Förebyggande av fortsatt intrång
71 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varukännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.
På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
9 kap. Intrångsundersökning m.m.
72 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (intrångsundersökning).
Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.
Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
73 § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad som sägs i rättegångsbalken om in-
skränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock inte tillämpas.
En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd, skall yrkandet framställas skriftligen.
Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.
I övrigt skall en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.
74 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.
I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
75 § Ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla uppgifter om
1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas. Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet.
76 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart.
Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.
Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av
intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.
77 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap.1–5 §§ samt 18 kap.utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.
En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.
78 § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om
1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.
Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.
79 § Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.
10 kap. Övriga bestämmelser
Preklusion m.m .
80 § Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till skadestånd eller straff eller besluta om annan åtgärd enligt 66–79 §§.
I mål om intrång i ett registrerat varumärke skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om upphävande av registreringen slutligt avgjorts. Är talan om upphävande inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom att göra det inom viss tid.
Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken
81 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 69 och 70 §§ om straffansvar. I övrigt gäller 66 § om vitesförbud, 67 och 68 §§ om skadestånd, 71 § om förebyggande åtgärder, 72–79 §§ om intrångsundersökning och 80 § om preklusion m.m. i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patentverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som begär omvandling av en ansökan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning.
Behörig domstol
82 § Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av en registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.
Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål som avses i 81 § och i artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Skyldighet för licenshavare och panthavare att underrätta innehavaren
83 § Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta. Gör han inte det skall talan avvisas.
Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen.
Överklagande
84 § Ett slutligt beslut av Patentverket får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.
Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag, om inte något annat följer av tredje stycket. Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.
Överklagande av beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning enligt 30–32 §§ görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.
Bemyndiganden
85 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Regeringen får också meddela närmare föreskrifter om avgifter.
Övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den…
2. Genom lagen upphävs varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645).
3. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts med bestämmelser i den nya varumärkeslagen, skall hänvisningen avse de nya bestämmelserna.
4. Ansökningar om registrering av varumärken som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.
5. I fråga om invändningar mot registreringar som gjorts på grundval av ansökningar som kommit in till Patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)
Härigenom föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)
dels att 2–10, 12, 15–20, 23–25 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 2 a, 8 a, 10 a, 11 a, 12 a, 12 b och 16 a–d §§ samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.
2 §
1
Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.
Ensamrätt till firma förvärvas genom registrering eller genom inarbetning.
En förutsättning för ensamrätt till firma på grund av registrering är att firman har särskiljningsförmåga.
Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.
Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.
Firma registreras enligt bestämmelserna i 8 a–12 §§ och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma.
Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.
Ett näringskännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som näringskännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett
1
Senaste lydelse 1994:1509
skydd för namnet som för näringskännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett varukännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för näringskännetecken inom samma område.
2 a § Ett näringskännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det är ägnat att skilja den verksamhet som bedrivs i en rörelse från den som bedrivs i en annan.
Vid bedömning av om ett näringskännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att kännetecknet kan förvärva sådan förmåga genom användning.
Innehåller ett näringskännetecken en beteckning för associationsform såsom aktiebolag, han-
delsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.
3 §
Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.
Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett
Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 § innebär, att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda
1. ett tecken som är identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet
med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.
risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet.
När ett näringskännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 2 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Ensamrätten till en registrerad firma utgör dock inte hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken inom det område där firman har skydd om denne visar att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.
4 §
Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.
Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväx-
Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som inte har särskiljningsförmåga.
Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om verksamhetens
lingsbart näringskännetecken. art eller beskaffenhet eller en i verksamheten utbjuden varas art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan, eller
3. allmänt brukat ortnamn.
5 §
Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke.
Om flera gör anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 6 eller 7 §.
6 §
2
Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.
Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Rätten till en registrerad firma skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att firman efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om firman har använts endast för en del av den verksamhet som den registrerats för, skall rätten bestå endast för denna verksamhet.
7 §
Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.
Rätten till ett inarbetat näringskännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid
2
Senaste lydelse 1994:1509
vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.
8 §
Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.
I fall som avses i första stycket kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande.
I de fall som avses i 6 och 7 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
I de fall som avses i 7 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse, eller att kännetecknet endast får användas för viss verksamhet eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.
8 a § Registrering av en firma sker i samband med registrering av en näringsidkare eller, om firman skall registreras för en
näringsidkare som redan är registrerad, i ett särskilt ärende.
9 §
3
Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.
Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.
En firma som skall registreras måste tydligt skilja sig från andra registrerade firmor. Vidare måste firman uppfylla de krav som anges i lag eller annan författning för visst slags firma.
10 §
4
En firma får inte registreras, En firma får inte registreras om den
1. om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning,
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed,
2. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed, eller
3
Senaste lydelse 1994:1509
4
Senaste lydelse 1995:1276
3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
4. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,
5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk,
6. om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,
7. om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett näringseller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller
8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
I fall som avses i första stycket 8 kan, även om känne-
3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten.
En firma får inte heller registreras om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.
tecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.
10 a §
Hinder mot att en
firmaregistrering består finns om någon begär att den skall upphävas och
1. användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 3 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken,
2. användning av firman i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett näringskännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,
3. firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans varukännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt
känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av kännetecknet skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,
4. firman innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt, eller
5. firman är ägnad att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.
Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
11 a § Registreringsmyndigheten skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som enligt lag eller annan författning ställs vid registrering av olika slags firma, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt samt om det finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §.
Registreringsmyndigheten skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 10 a §.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket eller finns det något hinder mot regi-
strering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.
Framkommer det något hinder som avses i 10 a §, skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt första stycket eller något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får registreringsmyndigheten avskriva ansökan.
12 §
Om ansökan uppfyller de krav som avses i 11 a § första stycket och det inte finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten föra in firman i föreskrivet register.
Vid registrering av en firma skall registreringsmyndigheten i registret anteckna den verksamhet
som firman avser.
Registrering gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.
Ensamrätten till en registrerad firma gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.
Invändning
12 a § När registreringen av en
firma har kungjorts får invändning framställas mot den. Detsamma gäller när registreringen av en ändrad verksamhet har kungjorts.
Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
12 b § Registreringsmyndigheten skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 12 a § andra stycket.
Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.
Tar registreringsmyndigheten
upp invändningen skall myndigheten underrätta innehavaren av firmaregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall registreringsmyndigheten avslå den.
Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.
Registreringsmyndigheten skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 9, 10 eller 10 a §.
Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.
Om registreringsmyndigheten upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i registret när avgörandet har vunnit laga kraft.
15 §
5
Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.
Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i någon annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).
Om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång), får domstol vid vite förbjuda honom att fortsätta intrånget.
Talan om förbud får föras av
5
Senaste lydelse 1996:850
var och en som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.
Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt fjärde stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt fjärde stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt fjärde eller femte stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite
förs av den som har ansökt om förbudet eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
får föras av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
16 §
Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.
Om en firma har registrerats i strid mot bestämmelserna i 9 § om allmänna registreringsvillkor eller 10 § om registreringshinder, eller om det enligt 10 a § finns något hinder mot registreringens bestånd får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. Firmaregistreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre registrerad firma, om registreringen av denna firma kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av firma. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre näringskännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
Registrering får även hävas,
En registrering får vidare upphävas om
1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,
1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,
2. firman har kommit att strida mot lag eller annan
författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,
3. firman har kommit att bli vilseledande.
4. om firman blivit vilseledande,
5. om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt firman här i landet för den verksamhet som den avser, eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att firman inte har använts.
Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att firman används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga.
Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4–7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.
Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt firman under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förbere-
delser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Med att innehavaren använder
en firma likställs också att någon annan använder firman med innehavarens samtycke.
Om grunden för upphävande endast avser viss verksamhet som firman registrerats för, skall registreringen hävas endast för denna verksamhet.
16 a § En firmaregistrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 16 § första stycket och det allmänna registreringsvillkoret i 9 § eller registreringshindren i 10 § eller med stöd av bestämmelsen i 16 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.
16 b § En ansökan om upphävande av en firmaregistrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i
33 kap. 1 § rättegångsbalken . Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Är ansökan så bristfällig att
den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.
16 c § Tar registreringsmyndigheten upp ansökan, skall myndigheten förelägga innehavaren av firmaregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet.
Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första– tredje styckena rättegångsbalken , i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan
komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.
Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan.
Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall registreringsmyndigheten bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.
Antar sökanden erbjudandet skall registreringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
16 d § Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.
Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta.
Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall registreringsmyndigheten avskriva ärendet i den del det är bestritt.
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall registreringsmyndigheten upphäva firmaregistreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan,
skall registreringsmyndigheten upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.
Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall registreringsmyndigheten avvisa ansökan.
Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har registreringsmyndigheten meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.
17 §
Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall firman avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.
Om en firmaregistrering har upphävts enligt 12 b § eller enligt 16 a–16 d §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret.
Detsamma gäller om innehavaren begär att registreringen skall upphävas helt eller delvis.
Upphävande av en firmaregistrering påverkar inte registreringen av näringsidkaren.
I ett avgörande om upphävande av en registrering kan beslutas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.
18 §
6
Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör firmaintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.
6
Senaste lydelse 1994:237
19 §
7
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till
1. den skada som hänför sig till näringskännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås.
Den som gör firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.
Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.
Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.
7
Senaste lydelse 1994:237
20 §
8
Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket kan domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetecken, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras så att det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.
Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som har lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta om en åtgärd som anges i första stycket eller besluta att egendomen skall lämnas ut mot lösen till den som har lidit intrånget, samt att ett föremål vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att näringskännetecken som olovligen förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.
På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta
8
Senaste lydelse 1994:237
att föremål, vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till brott.
Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 18 § andra stycket.
23 §
Talan om fastställelse, huruvida rätt till näringskännetecken består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, får av domstol upptagas till prövning, såvida ovisshet råder om förhållandet och denna medför förfång för käranden.
Grundas rätt till firma enbart på registrering och göres vid fastställelsetalan gällande att registreringen bör hävas, äger 22 § motsvarande tillämpning.
I fråga om överklagande av beslut i ärende om registrering av firma finns särskilda bestämmelser.
Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om invändning mot registrering av firma enligt 12 a och 12 b §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag.
Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om upphävande av firma i administrativ ordning enligt 16 b– 16 d §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.
24 §
Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid
Stockholms tingsrätt.
Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.
25 §
Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till patent– och registreringsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.
En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en firmaregistrering eller intrång i en registrerad firma skall underrätta registreringsmyndigheten om detta.
Övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den…
2. Ansökningar om registrering av firmor som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.
3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § sekretesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
8 kap. 13 §
Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.
Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt första stycket.
Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd.
Sekretess gäller i mål eller ärende om varukännetecken eller näringskännetecken för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om part begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket första meningen i högst tjugo år.
1. Kommittéarbetet m.m.
1.1. Direktiven
Varumärkeskommitténs uppdrag har varit att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen.
Kommitténs direktiv (dir. 1997:118) finns i bilaga 1
1.2. Kommitténs arbete
Kommittén inledde sitt arbete i slutet av år 1997. I november 1998 fick kommittén i uppdrag att särredovisa frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Kommittén fullgjorde den delen av sitt uppdrag i delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Delbetänkande lämnades i början av år 1999.
Regeringen har till kommittén lämnat över Patent- och registreringsverkets rapport Förenklad firmaregistrering.
Kommittén har yttrat sig över departementspromemorian Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning, Ds 2000:30.
Kommittén har besökt Patentverkets varumärkesavdelning och representanter för avdelningen har lämnat information vid sammanträden med kommittén. Vidare har sekreteraren besökt Patentverkets bolagsavdelning. Sekreteraren har arbetat i nära kontakt med varumärkesavdelningen och bolagsavdelningen.
Vid några av de sammanträden där frågorna om firma har diskuterats har chefsjuristen vid bolagsavdelningen, Per Nordström, deltagit.
Ordföranden vid en av OHIM:s överklagandenämnder, Kerstin Sundström, har besökt kommittén och informerat om verksamheten vid OHIM.
Parallellt med den svenska kommittén har liknande utredningsarbete bedrivits i Norge och Finland. Utredare i Norge har varit
professor emeritus Birger Stuevold Lassen och rådgiver Jostein Sandvik. I Finland arbetar en kommitté under ordförandeskap av linjedirektör Sirkka-Liisa Lahtinen. Sekreterare i den finska kommittén är regeringssekreteraren Sami Sunila.
I januari 1999 hölls ett möte i Stockholm med ett stort antal ledamöter, experter m.fl. från alla de nordiska länderna.
Representanter för de olika ländernas utredningar har hållit sammanlagt nio möten, varav tre i Helsingfors, tre i Oslo, två i Uppsala och ett i Umeå. Sverige har i allmänhet representerats av kommitténs ordförande och sekreterare.
Under den första tiden av utredningsarbetet deltog vid olika möten ofta en observatör från Danmark och vid några tillfällen även en observatör från Island.
De norska utredarna har avlämnat sitt betänkande. Den finska arbetsgruppen kommer att lämna sitt betänkande ungefär samtidigt som den svenska kommittén. I bilaga 3 redovisas det svenska förslaget till ny varumärkeslag tillsammans med de finska och norska förslagen samt den gällande danska lagen.
Kommittén har samrått med Mönsterutredningen och Utredningen om patentprocessen m.m.
I betänkandet finns tre avsnitt som de enskilda författarna svarar för. Det är avsnitten
Nordisk lovsamarbeid av Birger Stuevold Lassen Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagenav kommitténs ledamöter Birgitta Hermansson och Bertil
Strömberg
Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling av kommitténs ledamot Marianne Levin
1.3. Kommitténs lagförslag
1.3.1. Allmänt om lagförslagen
En övergripande uppgift för kommittén har varit att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade nordiska lagar på varumärkesrättens område. Enligt direktiven skall kommittén sträva efter att åstadkomma inte bara principiellt likartade lösningar utan också regler med samma sakliga innehåll och även likartad avfatt-
ning. Även en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna skall eftersträvas.
Samarbetet mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har varit inriktat på att utarbeta förslag till ny varumärkeslag i respektive land. Det har rått enighet om att bestämmelserna om kollektivmärken och garantioch kontrollmärken av praktiska skäl bör finnas i varumärkeslagen. Kommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller därför, liksom de finska och norska förslagen, bestämmelser om kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken.
Det finns flera bestämmelser i VmL som har likartat innehåll i alla svenska lagar på det industriella rättsskyddets område. Till dessa hör bl.a. bestämmelserna om pant, utsökning, konkurs och sanktioner samt vissa processuella bestämmelser. Det säger sig självt att en översyn av sådana bestämmelser som har ett likartat innehåll i flera lagar om möjligt bör göras i ett sammanhang för att behålla en enhetlig reglering. I direktiven nämns inte heller dessa bestämmelser bland dem som kommittén särskilt skall se över. Och kommittén har inte gjort någon fullständig genomgång av det behov av ändring som kan finnas i fråga om sådana bestämmelser som har ett likartat innehåll i flera lagar. När det gäller vissa av dessa bestämmelser har dock kommittén ansett det påkallat att föreslå en annan reglering i förslagen till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Det gäller t.ex. bestämmelserna om talerätt, fastställelsetalan och skadestånd.
Det är uppenbart att ett förslag till ny varumärkeslag kräver ändringar i lagen om patentbesvärsrätten. Vilka ändringar som kan behövas är dock beroende av vilka ändringar som Utredningen om patentprocessen m.m. kan komma att föreslå. Kommittén har därför stannat för att inte lämna något förslag till ändringar i den lagen.
Kommittén föreslår tämligen omfattande ändringar i firmalageni syfte att få till stånd ett så bra samspel som möjligt mellan firmarätten och varumärkesrätten. Vissa av ändringarna i FL är direkt följd av förslaget till ny varumärkeslag, medan andra är mer självständiga ändringar i firmarätten. De föreslagna ändringarna i firmalagen torde inte föranleda något större behov av sakliga ändringar i den till firmarätten anknutna associationsrättsliga lagstiftningen. Bestämmelsen i 9 § i förslaget till lag om ändring i FL medför dock ett behov av översyn av motsvarande bestämmelser i den associationsrättsliga lagstiftningen. Det bör framhållas
att kommittén inte har gjort någon fullständig genomgång i detta avseende. Vidare kan de föreslagna ändringarna i FL medföra att hänvisningar i den associationsrättsliga lagstiftningen till FL kan avse andra bestämmelser. Av övergångsbestämmelserna framgår att hänvisningarna i sådana fall skall avse de nya bestämmelserna i FL.
Kommittén föreslår härutöver att sekretesslagen ändras så att sekretess kan gälla för uppgifter om enskildas affärs- och driftförhållanden även i ärenden om varu- och näringskännetecken.
1.3.2. Den redaktionella utformningen av förslaget till ny varumärkeslag m.m.
Kommitténs strävan att uppnå harmoniserande nordiska lagar på varumärkesrättens område har fått till följd att förslaget till ny varumärkeslag inte i alla avseenden har samma formella utformning som svenska lagar brukar ha. Det har också varit ofrånkomligt att låta EU:s varumärkesdirektiv påverka lagens formella utformning.
Det tydligaste skillnaden mot hur en modern svensk lag vanligen är utformad är att kommitténs lagförslag har en genomgående paragrafnumrering i stället för att ha en ny paragrafnumrering för varje kapitel. Sverige är det enda nordiska land som normalt inte använder genomgående paragrafnumrering. För att uppnå en likartad nordisk redaktionell utformning är det därför rimligt att följa de andra ländernas teknik i detta avseende.
Den starka kopplingen till andra länders varumärkeslagstiftning har också medfört att lagen inte – som är vanligt i Sverige – inleds med definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. Vissa av de begrepp som används berörs dock nedan (se avsnitt 1.3.3).
Vidare har strävan efter nordisk enhetlighet inneburit att lagförslaget innehåller vissa bestämmelser som annars hade kunnat tas in i en förordning och att några paragrafer omfattar flera stycken än som är vanligt. En strävan har dock varit att i lagen inte ta in sådana bestämmelser som endast innehåller handläggningsregler för Patentverket.
Det finns en del bestämmelser i varumärkeslagarna som har ett sådant samband med annan nationell lagstiftning att det inte är meningsfullt att eftersträva en nordisk rättslikhet. Det gäller bl.a. de ovan nämnda bestämmelserna om pant, utsökning, konkurs och sanktioner samt vissa processuella bestämmelser.
Lagens disposition
Lagen består av tio kapitel. Paragrafnumreringen är genomgående.
Lagens disposition framgår av följande sammanställning.
1 kap. Allmänna bestämmelser
1–11 §§
2 kap. Nationell registrering av varumärken
12–27 §§
3 kap. Upphävande av registrering m.m.
28–34 §§
4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare
av utländska varumärken m.m.
35–37 §§
5 kap. Internationell varumärkesregistrering
38–51 §§
6 kap. Överlåtelse, licens m.m.
52–55 §§
7 kap. Pant m.m.
56–65 §§
8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m. 66–71 §§ 9 kap. Intrångsundersökning m.m. 72–79 §§ 10 kap. Övriga bestämmelser 80–85 §§
De finska, norska och svenska lagförslagen har samma huvudsakliga disposition som den danska lagen till och med kapitel 4. Sedan skiljer sig dispositionen åt. Det beror på att den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har ansett det mest naturligt att behandla den internationella registreringen före lagens övriga bestämmelser. Från och med kapitel 7 har de finska, norska och svenska förslagen inte samma disposition. Det beror på att bestämmelserna om pant är reglerade på skilda sätt i de olika länderna. I det svenska förslaget finns flera paragrafer om pant som i allt väsentligt har samma lydelse i alla lagar på det industriella rättsskyddets område. I det finska förslaget finns endast en paragraf om pant, medan det norska förslaget saknar bestämmelser om pant; frågor om pant i bl.a. rätten till varukännetecken regleras i Norge i en särskild lag.
I sak föreligger det stora likheter mellan de olika lagarna. Detta gäller givetvis särskilt sådana regler som bygger på varumärkesdirektivet. De största skillnaderna gäller frågor som har koppling till andra rättsområden än varumärkesrätten, t.ex. förvaltningsrätt, processrätt och straffrätt. I dessa delar har varje lands egen rättsordning givetvis satt sin prägel på respektive förslag.
1.3.3. Vissa begrepp
I betänkandet används vissa centrala begrepp som i stora drag ansluter till den terminologi som används i VmL och FL, men som i vissa avseenden används i en delvis annan betydelse (jfr SOU 1958:10 s. 212 och SOU 1967:35 s. 144 f.). Det kan vara praktiskt att redan här klargöra i vilken betydelse dessa begrepp används i betänkandet.
Varumärke används i den betydelse det har enligt 2 § i förslaget till ny varumärkeslag, vilken bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet. Med varumärke avses således ett kännetecken för varor som kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt och som har förutsättningar att skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Med varukännetecken avses alla kännetecken för varor, dvs. även sådana varukännetecken som inte kan återges grafiskt samt naturliga varukännetecken. Uttrycket andra kännetecken för varor eller tjänster avser alla kännetecken för varor utom varumärken. Naturliga varukännetecken är i första hand namn och firma när de används som kännetecken för varor, men även adress behandlas som naturligt varukännetecken. Med varor avses även tjänster om inte annat uttryckligen anges eller i övrigt framgår av sammanhanget. Begreppet andra särskilda varukännetecken – som i VmL:s ursprungliga lydelse användes för att beteckna varumärken och andra varukännetecken med undantag av naturliga varukännetecken – används inte.
Kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken används i den betydelse de har enligt artikel 15 varumärkesdirektivet.
Firma, bifirma, sekundära kännetecken och näringskännetecken används i den betydelse de har enligt 1 § FL. Firma är den benämning under vilken en näringsidkare driver verksamhet. Bifirma är ett kännetecken som används för en viss del av en näringsidkares verksamhet. Sekundära kännetecken är sådana kännetecken som en näringsidkare vid sidan av firma använder för sin verksamhet. Med näringskännetecken avses firmor och sekundära kännetecken.
Kännetecken används så att det kan avse såväl varukännetecken som näringskännetecken. Av sammanhanget framgår att det ibland avser bara varukännetecken, ibland bara näringskännetecken, men ibland både varu- och näringskännetecken.
I betänkandet används också vissa andra begrepp som bör nämnas i detta sammanhang. Tecken används i den vidaste betydelse det
kan ha i svenska språket. Förnamn, efternamn, personnamn och namn används i den betydelse de har inom namnrätten. Det bör här påpekas att begreppet släktnamn, som används i VmL, inte används i förslaget till ny varumärkeslag utan där har ersatts av begreppet efternamn.
2. Nordisk lovsamarbeid
Av Birger Stuevold Lassen
2.1. Det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegnsrettens område 1881–2000. En oversikt
Kjennetegnsretten ble tidlig emne for nordisk lovsamarbeid. Allerede i 1881 ble det oppnevnt kommisjoner i Danmark, Norge og Sverige med det oppdrag å utarbeide forslag til ”Love angaaende Handelsfirma og Prokura samt angaaende Beskyttelse for Varemærker, saa vidt muligt overensstemmende med de Lovforslag om de samme Æmner, som samtidigt maatte blive udarbeidede af Kommissionerne i de 2 andre Lande”.1 Kommisjonene avga i 1882 innstillinger med utkast til varemerkelover i svensk og dansk/norsk versjon og med felles motiver i dansk/norsk språkdrakt. Disse fremhevet at lovforslagene ikke frembød andre ulikheter enn ”saadanne, som have deres Grund i Uoverensstemmelser i de enkelte Landes konstitutionelle, administrative eller processuelle Ret, eller i Nødvendigheden af at beskytte Retsforhold, som i det ene eller det andet Land ere opstaaede under den nugjældende Lovgivning. Med Hensyn til alle andre Dele af de fremlagte Lovforslag har der hersket fuldkommen Samstemning mellem Kommissionsmedlemmerne, saa at Lovtexterne i disse Punkter slutte sig saa nær til hverandre, som Hensynet til de forskjellige Sprog har kunnet tilstede. ”2
Lovforslagene førte frem til norsk og svensk varemerkelov av 1884 og dansk varemerkelov av 1890. Forbilde for lovforslagene var det tyske registreringssystemet, og de tre lovene satte – for alle andre kjennetegn enn navn og firma – registrering i et sentralt varemerkeregister som ufravikelig vilkår for vern.
1 Motiver til det af de svensk-norsk-danske Kommitterede udarbeidede Forslag til Lov om
Beskyttelse for Varemærker, Kjøbenhavn 1882 (med endret tittelblad, jfr. nedenfor i teksten, Stockholm 1882), s. 1.
2
Motiver . . . 1882 (se note 1) s. 2.
En finsk forordning fra 1889 om beskyttelse for varemerker knyttet seg nært til disse lovene, og gjorde det skandinaviske fellesskapet nordisk.
På firmarettens område forelå et forslag til forordning med motiver, inngitt til den svenske regjering i 1877. 3 Dette kom til å utgjøre den viktigste basis for arbeidet i en felles dansk-norsksvensk komité som utarbeidet i det vesentlige enhetlige firmalovutkast for de tre landene.4 Disse utkastene resulterte i svensk lov om firma av 1887, dansk firmalov av 1889 og norsk av 1890. En finsk forordning av 1895 sluttet seg nær til den svenske loven av 1887.
Selv om varemerke- og firmalovene ikke medførte rettslikhet i alle henseender, skapte de en ganske stor grad av nordisk rettsenhet på det kjennetegnsrettslige området. Etter forholdsvis få år begynte imidlertid denne å bli brutt opp igjen.
Allerede før de nordiske varemerkelovene var vedtatt, var det i forbildets hjemland – Tyskland – reist sterk tvil om hensiktsmessigheten av et strengt og eksklusivt registreringssystem. Man fremholdt at varemerkeretten ikke burde oppfattes som en formell særrett, men måtte sees i sammenheng med mer allmenne konkurranserettslige prinsipper. En ny tysk varemerkelov fra 1894 ga plass for tanker om at varemerkeretten skal tjene tro og redelighet i handelsomsetningen, og denne utviklingen ble støttet gjennom loven om illojal konkurranse fra 1896 og gjennom anvendelse av Bürgerliches Gesetzbuchs ”Sittenparagraphen”.5
I Norge slo disse nye tankene tidlig an, og i en innstilling til ny varemerkelov som ble fremlagt i 1904 som del av et revisjonsprosjekt for hele det industrielle rettsvernets område, het det:
”Som et resultat af de sidste aartiers udvikling, praktisk og teoretisk, paa dette omraade kan det fastslaaes, at det er naaet til en stadig almindeligere erkjendelse, at de specielle varemerkelove ikke kan betragtes som et i sig selv afsluttet og afgrænset emne af væsentlig formel natur, men maa sees som et enkelt udslag af et almindeligt retsprincip, hvis fulde anerkjendelse i det praktiske retsliv ikke er udtømt ved en varemerkelov i snevrere forstand.
3 Förslag till Förordning angående handelsregister, firma och prokura, uprättadt på
föranstaltande af Stockholms Handels- och Sjöfarts-Nämnd år 1877, Stockholm 1877.
4
Jfr. Firmaskydd, S.O.U. 1967: 35 s. 109–110.
5
Jfr. historikken hos Ragnar Knoph, Åndsretten, Oslo 1936 s. 36–37 og s. 414–415.
Det almindelige retsprincip, som det her er tale om, er principet om retsstridigheden af ”concurrence déloyale”, om det retsstridige i konkurrence ved utilbørlige eller forkastelige midler.
At de forskjellige lovgivninger sikrer fabrikanter og handlende en eneret til visse varemerker og beskytter denne ret ved straffeog erstatningsbestemmelser beror i virkeligheten på erkjendelsen af det berettigede i, at det omdømme som en mand har erhvervet for sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekreds, bevares for ham og ikke uhjemlet kommer fremmede varer tilgode …”6
På denne bakgrunn foreslo man en helt prinsipiell omlegning av norsk varemerkerett. Et mindretallsforslag om å utsette gjennomføringen av det store revisjonsprosjektet ”indtil der har været forhandlet med Sverige og Danmark om muligheten av at faa indført i de tre skandinaviske riker ensartede lovbestemmelser”,7fikk ikke tilslutning. Med varemerkeloven av 1910 fikk så Norge bl.a. forbud mot å bruke et varemerke som det var vitterlig kjent at en annen allerede hadde innarbeidet for sine varer av samme slag, og regler om at et slikt varemerke kunne frakjennes den som måtte ha fått det registrert for seg. Med dette var den nordiske rettsenheten på varemerkerettens område brutt på sentrale punkter.
Spørsmål om å gjenoppta det nordiske lovsamarbeidet på dette området ble reist igjen i 1920-årene. 1 1926 og 1927 ble det etter initiativ av den svenske regjering holdt tre konferanser, der man – på bakgrunn av et utkast til ny svensk varemerkelov – oppnådde enighet om viktige hovedprinsipper for nordisk varemerkelovgivning.8 En tilpasning til disse konferanseresultatene skjedde for Norges vedkommende ved en endringslov av 1936 til loven av 1910.9
Forhandlingene på de to konferansene dannet også bakgrunn for den helt nye varemerkelov som Danmark fikk i 1936.10 Denne loven knyttet seg samtidig i mange henseender nært til den gjeldende loven av 1890, og dermed altså til det fellesnordiske forbildet for den. En endring av stor prinsipiell betydning var imidlertid at man i loven av 1936 brøt med det strenge registreringsprinsippet. Dette var, fant man, ikke forenlig med det
6
Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker og utilbørlige vare- og
forretningsbetegnelser med begrundelse og bilag, Kristiania 1904 s. 20.
7
Se Ot. prp. nr. 6 (1908) s. 4, jfr. s. 39–40.
8
Jfr. Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 9.
9
Jfr. Ot. prp. nr. 32 (1934).
10
Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker s. 22.
vern mot urettmessig konkurranse som rettspraksis hadde etablert med støtte i en lov av 1912 om forbud mot bruk av uriktig varebetegnelse m.v. Denne loven innførte den ”lille generalklausul”, som ble forsterket i 1918, og som innebar vern for varemerkebrukerne utenfor varemerkelovens rammer. I loven av 1936 tok man konsekvensen av denne utviklingen gjennom en bestemmelse om at den som godtgjorde, at ”et oprindeligt af ham anvendt Mærke eller en Efterligning deraf”, senere var blitt registrert for en annen for varer av samme eller lignende art, kunne få registreringen opphevet og merket registrert for seg (§ 10 stk. 4). Med forankring i denne regelen om førstebrukers rett skjedde det så gjennom rettspraksis gradvis en likestilling mellom registrerte varemerker og varemerker som var tatt i bruk.
I Sverige kom det prinsipielle brudd med registreringssystemet gjennom en endring av varemerkeloven i 1934, med en bestemmelse om at varemerke ikke skulle kunne registreres ”om det er helt och hållet likt eller lätt kan förväxlas med märke, som redan är här i riket för en annan inarbetat såsom i handeln gällande varukännetecken” (4 § mom. 6). Innarbeidelsen medførte altså at merket ble registreringshindring, slik at andre ikke gjennom registrering kunne stenge den som hadde innarbeidet et merke fra å bruke det. Og var registrering skjedd, kunne den oppheves etter søksmål fra innarbeideren. Men noen enerett til det innarbeidede merket fikk innarbeideren ikke, han kunne ikke gripe inn mot andres bruk av det.11
En lignende endring som den i Sverige ble gjennomført i Finland i 1953.12
På det femte og det sjette nordiske møte for foreningene for industriell rettsbeskyttelse, i 1946 og 1948, ble det vedtatt henstillinger til de nordiske lands regjeringer om å oppta offisielt samarbeid for i størst mulig utstrekning å komme frem til felles materiellrettslige regler innen varemerke- og firmaretten. Dette ledet til at det i 1949–50 i Danmark, Norge og Sverige ble nedsatt lovkomitéer med oppdrag å innlede samarbeid om revisjon av varemerke- og firmalovgivningen, og fra finsk side ble oppnevnt to delegerte til å delta i dette arbeidet. Komitéene konsentrerte seg i
11 Jfr. SOU 1958: 10 s. 53. 12
Jfr. SOU 1958: 10 s. 56.
første omgang om varemerkelovgivningen og avga innstillinger om dette emnet i 1958.13
Den nordiske rettslikhet man hadde gjort seg håp om, oppnåddes ikke gjennom dette arbeidet. Man hadde, fremholdt den danske komitéen, ”bestræbt sig for at bringe de enkelte landes udkast til en ny varemærkelov i så nær overensstemmelse med hinanden som muligt”. Lovutkastene viste ”i betydeligt omfang overensstemmelse”: 14
”De er saaledes alle opbygget efter et fælles system, der medfører, at tilsvarende materielle regler i hvert af lovudkastene i alt væsentligt findes på samme plads. I vidt omfang er også lovudkastenes regler af samme saglige indhold og tillige ensartet formuleret. Imidlertid har det af flere grunde ikke været muligt at gennemføre fuld overensstemmelse i alle enkeltheder. På nogle punkter har således nationale forskelligheder på processens og administrationens område nødvendiggjort afvigelser såvel med hensyn til visse retsreglers materielle indhold som med hensyn til den systematiske placering. I visse henseender har også ulighed inden for den varemærkeretten nærliggende konkurrenceret foranlediget forskelligheder i forslagene. I andre tilfælde har det vist sig ugørligt sprogligt at finde helt enslydende formulering af en eller anden retsregel, hvorfor man har været nødsaget til at vælge en afvigende formulering, uanset at ingen saglig forskel er tilsigtet.
De berørte forskelligheder mellem lovudkastene, der står i forbindelse med forskelligheder inden for retsområder, som ikke nu har været genstand for behandling, eller med sproglige vanskeligheder, har ikke kunnet undgås. Ej heller har det været muligt helt at undgå saglige forskelligheder i andre henseender, ogsaa i spørgsmaal om de rent varemærkeretlige regler. I de tilfælde, hvor sådanne afvigelser findes, har de deres forklaring i historiske forskelligheder inden for retsudviklingen og retspraksis i de pågældende lande samt i forskelligheder i henseende til næringslivets struktur og indretning i de enkelte lande.
Trods disse nationale forskelligheder er der i vidt omfang opnået overensstemmelse i opbygningen, i det saglige indhold og i formuleringen …”
13 Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, Innstilling til lov
om varemerker, Bergen 1958, S.O.U. 1958: 10.
14
Betænkning nr. 199/1958 s. 15.
Det kan nok likevel være delte meninger om hvorvidt det var god nok dekning for fortsettelsen på denne uttalelsen: ”Såfremt de forskellige landes lovudkast bliver ophøjet til lov i den foreliggende skikkelse, vil derved i hovedtræk være genvundet den tidligere herskende nordiske retsenhed inden for varemærkeretten …” Alle de fire landene fikk nye varemerkelover, Danmark i 1959, Sverige i 1960, Norge i 1961 og Finland i 1964, og i alle landene var lovene i det vesentlige i samsvar med komitéenes utkast. Men det var atskillige divergenser, og særlig den danske loven skilte seg fra de øvrige på sentrale punkter.
Allerede i selve utgangspunktet – ved fastleggelsen av hva som kan være varemerke, og hva som kan registreres som varemerke – var det ulikhet. I Danmark lot man varemerkebegrepet omfatte også firma og personnavn som ble brukt som kjennetegn for varer og tjenester, og slike kjennetegn kunne også registreres som varemerker. I Finland, Norge og Sverige regnet man firma og personnavn som en egen gruppe – ”naturlige varekjennetegn”. Slike var etter svensk oppfatning ikke varemerker, og kunne heller ikke bli det gjennom registrering. Etter norsk og finsk oppfatning var de ikke varemerker i og for seg, men de kunne bli det gjennom registrering i Varemerkeregisteret. I de nye lovene beholdt Danmark og Sverige sine systemer, mens Finland og Norge bøyde av og fulgte Sverige. Finsk, norsk og svensk lov satte forbud mot å registrere navn og firma som varemerker – det vil da si å registrere dem alene, som elementer i sammensatte merker kunne de komme inn i registeret i alle tre land. 15
Det lyktes heller ikke å nå frem til en felles løsning på et annet og enn mer sentralt punkt: Hvordan varemerkerett oppnås. Alle de fire landene lovfestet et tosporet system, slik at varemerkevern kunne oppnås ved registrering eller bruk, og vernets innhold og utstrekning var i alt vesentlig det samme uansett hvilket grunnlag det hvilte på. Men mens man i Finland, Norge og Sverige krevde at bruken skulle ha resultert i innarbeidelse – i at merket var blitt
15 Premissene for denne løsningen var imidlertid ikke de samme i de tre landene, og det
medførte at de likelydende lovbestemmelsene fikk et delvis ulikt materielt innhold. I Sverige var holdningen at slike kjennetegn falt utenfor selve varemerkebegrepet, i Finland og Norge anså man at de i og for seg kunne være varemerker, men altså ikke kunne registreres som sådanne. Etter Pariskonvensjonens art. 6quinquies skal et varemerke som er lovlig registrert i sitt hjemland normalt kunne kreves registrert i samme skikkelse – telle quelle – i andre Parisunionsland. I Finland og Norge så man det da slik at firma eller navn som var lovlig registrert som varemerke i hjemlandet, hadde krav på finsk og norsk registrering telle quelle, mens Sverige nektet svensk registrering fordi bare "varemerker" hadde krav på registrering telle quelle, og navn og firma var altså ikke omfattet av begrepet "varemerke" – se nærmere Birger Stuevold Lassen i TfR 1977 s. 330, på s. 341 flg.
allment kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn – opprettholdt den danske loven Danmarks ordning med at det var tilstrekkelig at merket var tatt i bruk som varemerke. Etter dansk rett kan det i prinsippet erverves varemerkerett på én dag, hvis merkede varer legges ut i butikkene og samtidig annonseres i dagspressen.16
Også på endel mindre vesentlige punkter var det divergenser mellom de nye varemerkelovene. Man nådde ikke en slik grad av rettsenhet, som man hadde fått til gjennom det samtidig pågående nordiske lovsamarbeidet innenfor opphavsretten. Og dermed er det også sagt, at man kom vesentlig kortere i retning av nordisk rettsenhet, enn man åtte–ti år senere nådde på patent- og mønsterrettens områder.17
Til tross for ulikhetene besto likevel også på varemerkerettens område et grunnleggende nordisk fellesskap. Og divergensene mellom tre av lovene – den finske, den norske og den svenske – hadde i de fleste henseender begrenset praktisk betydning.
I 1991 vedtok så Danmark en helt ny varemerkelov, som på flere punkter brøt klart med de tilvante nordiske løsningene. Bakgrunnen for dette var EØF-direktivet av desember 1988 om harmonisering av reglene om registrerte varemerker og om søknader om varemerkeregistrering, som forpliktet Danmark som medlem av Fellesskapet. I en kort periode var det nå en til dels ganske stor rettsulikhet mellom Danmark og de tre andre landene for varemerkerettens vedkommende. Så kom EØS-avtalen, som forpliktet også Finland, Norge og Sverige til harmonisering i samsvar med direktivet, og dette skjedde gjennom lovendringer som trådte i kraft i årene 1993–94.
Gjennomføringen av direktivet i alle de fire landene brakte atter deres varemerkerett på linje, i mange vesentlige henseender. Direktivet gjelder riktignok, som nevnt, bare registreringssøknader og registrerte varemerker, og det binder heller ikke i alle spørsmål om slike søknader og registreringer. Det har imidlertid hatt betydning også utenfor denne sektoren, idet alle de nordiske landene har ønsket å ha mest mulig like regler for de varemerker
16 Se Koktvedgaard og Wallberg, Varemærkeloven & fællesmærkeloven, 2. udg., København
1998,s. 11.
17
En direkte sammenligning her er imidlertid ikke rettferdig. På patentrettens område var det et overordnet mål at patentmyndigheten i hvert enkelt av landene skulle kunne utferdige nordiske patenter, med gyldighet og virkning også i de andre landene. Skulle dette bli en realitet, måtte man etablere full rettslikhet i svært mange henseender (jfr. NU 1963:6 s. 11). Og mønsterlovgivningen falt det i alle landene umiddelbart naturlig å forme etter modell av den nye, i fellesskap utmeislede og enhetlige patentlovgivningen.
som vernes på annet grunnlag enn registrering og for de registrerte merkene. Rimelig nok har man, f.eks., i alle de fire landene valgt å la direktivets definisjon av varemerkebegrepet gjelde også varemerker som vernes på annet grunnlag enn registrering.
Det spillerom direktivet gir, har imidlertid på den annen side gitt plass for at sentrale ulikheter har kunnet bestå. Uregistrerte varemerker vinner således i Danmark fortsatt vern ved å bli tatt i bruk, mens de i Finland, Norge og Sverige får beskyttelse først når de er innarbeidet. Det er også variasjoner i måten harmoniseringen etter direktivet er skjedd på.
Som følge av landenes tilslutning til ”Madridprotokollen av 1989” har et system for internasjonal registrering av varemerker fått anvendelse for de nordiske land, og for Danmark, Finland og Sverige er en fellesskapsrettslig varemerkeordning blitt gjeldende. Dette har gitt grunn til overveielser om disse systemene i større utstrekning enn hittil bør påvirke de nasjonale varemerkerettsordningene.
Det har dessuten gjennom de år som er gått siden de nordiske varemerkelovene ble til, skjedd en til dels betydelig utvikling og endring med hensyn til kjennetegnenes funksjon og med hensyn til handels- og distribusjonsformer. Denne utviklingen har medført at kjennetegnsretten har fått en helt annen betydning enn tidligere.
På denne bakgrunn ble det i Sverige i 1997 nedsatt en komité for å ”göra en samlad översyn” av den varemerkerettslige lovgivningen, og samtidig se over visse andre kjennetegnsrettslige spørsmål med tilknytning til varemerkeretten. Komitéen ble pålagt å utføre sitt oppdrag i samarbeid med lignende utredninger i de øvrige nordiske land. En finsk komité ble nedsatt i 1997, og norske utredere oppnevnt samme år.
Nordiske drøftelser om ny lovgivning på firmarettens område ble tatt opp i 1960, og en svensk utredning med lovforslag kom i 1967, en finsk i 1969, en norsk samme år og en dansk i 1971. Nye lover kom i Sverige i 1974, i Finland 1979 og i Norge 1985. I Danmark gjelder fortsatt loven av 1889 med enkelte endringer, kunngjort på ny som lovbek. 24. juni 1986.
Det synes å være ganske store divergenser mellom de nordiske firmaordningene, men rettsområdet kan være vanskelig å få oversikt over, idet ikke bare den egentlige firmalovgivningen, men også navnelovgivning, selskaps- og foreningslovgivning m.v. kan komme inn i bildet.
Hovedregelen etter finsk og svensk firmarett er at enerett til firma erverves ved registrering eller innarbeidelse. I Finland gir firmavern i kraft av registrering vern i hele landet, mens vern i kraft av innarbeidelse gjelder bare innenfor det geografiske området der firmaet er innarbeidet. I Sverige er regelen med hensyn til innarbeidelse her den samme som i Finland, mens registrering normalt må skje i länets handelsregister og gir vern innenfor det området registreringen er skjedd for. Vern for sekundære forretningskjennetegn kan i begge land bare erverves ved innarbeidelse, som da gir vern innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.
I Norge erverves enerett til firma prinsipalt ved ibruktagelse, men kan også oppnås gjennom registrering, dersom ibruktagelse skjer innen ett år fra den dag da firmaet ble meldt til Foretaksregisteret. Dette føres sentralt, men vernet er så vel for registrerte som for bare ibruktatte firma begrenset til å gjelde overfor virksomhet av samme slag innenfor det geografiske området der firmaet er i bruk eller kan ventes tatt i bruk. Sekundære forretningskjennetegn vernes også etter norsk rett bare dersom de er innarbeidet, og bare mot bruk for virksomhet av samme eller lignende slag innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.
I Danmark er etter rettspraksis et firma beskyttet når det er tatt i bruk. Det har vært antatt at vernet i utgangspunktet er begrenset til de tilfelle der det gjelder bruk innenfor samme geografiske område og samme bransje, men det foreligger nå en høyesterettsdom (UfR 1999 s. 1406) som legger til grunn at aksjeselskapslovens bestemmelser om at firma skal skille seg tydelig fra hverandre ikke er begrenset til situasjoner der de arbeider i samme bransje. Mens handelsregistrene føres lokalt i de enkelte købsteder, er aksjeselskapsregisteret et sentralt register, og lovens skilnadskrav innebærer således at heller ikke noen geografisk begrensning gjelder for aksjeselskapenes firmavern etter aksjeselskapsloven.
2.2. Reell og tilsynelatende rettsenhet
Når man tilstreber enhetlig nordisk lovgivning på et rettsområde, vil det normalt være ut fra et ønske om å oppnå – iallfall en betydelig grad av – materiell rettslikhet.
Man ønsker at innbyggerne i det ene land skal kunne regne med at den rettsposisjon de blir tilstått i nabolandene, skal være mest mulig den samme som de har hjemme. Dette vil gi en forutberegnelighet som er viktig, ikke minst i forretningsforhold, det vil gi trygghet og det vil spare tid og utgifter. Videre kan det gi andre fordeler, som at rettspraksis og rettslitteratur fra de andre landene kan nyttiggjøres til berikelse av det nasjonale rettskildebildet. Og i våre dager, med et langt videre regionalt samarbeid om etablering av ensartede rettsregler, er det ikke minst viktig at man gjennom det nordiske lovsamarbeidet kan skape fundamenter for felles opptreden i forhandlinger m.v., når slike ensartede regelsett skal hamres ut.
Også andre motiver kan nok tenkes å kunne virke med, f.eks. at det er blitt ført frem som en politisk flaggsak å få like nordiske regler på et rettsområde. Politiske krav kan til tider bli ansett oppfylt når de for et mere overflatisk blikk synes å være oppfylt. Det kan derfor være en risiko for at krav om nordisk rettsenhet oppfattes som imøtekommet når lovene er enslydende, uten at det blir grundig vurdert om de enslydende tekstene virkelig er bærere av det samme betydningsinnhold. Det lar seg kanskje ikke peke på noe tilfelle hvor en slik risiko har realisert seg i et virkelig betydningsfullt spørsmål, men den bør heller ikke bagatelliseres. Allerede det forhold at lovkomitéene får i oppdrag å forberede en felles nordisk lovgivning, kan lett virke som et press i retning av å utforme mest mulig enslydende lovtekster. Lykkes man så med det, er det nok en nærliggende risiko at man slår seg til ro med resultatet, uten noen dyperegående vurdering av om de enslydende tekstene vil gi samme materielle regel i alle landene. 18
Og selv om det ikke har foreligget noen følelse av slikt press, synes det klart at den rettsenhet som oppnås gjennom lovsamarbeid over landegrensene kan være mindre reell enn lovtekstene gir inntrykk av. Man vil gjerne – før eller senere – møte divergenser som ikke er skapt gjennom ulik rettsanvendelse i landenes domstoler, men som har vært der hele tiden, skjult av likelydende lovtekster. Ulikheter i den eldre rett som den enhetlige lovgivningen avløser, kan gi ulike utgangspunkter for lesningen av en bestemmelse. Ulikheter i alminnelige rettstradisjoner og i en innarbeidet fortolkningsstil kan medføre at teksten blir ulikt oppfattet og dermed ulikt anvendt. Innflytelse fra beslektet eller
18 Et eksempel på en slik situasjon ga nok telle quelle-regelen i finsk, norsk og svensk
varemerkelov før gjennomføringen av varemerkedirektivet, se note 15 foran under 1.
tilgrensende lovgivning, som ikke er nordisk enhetlig, kan gi tolkningsmomenter som varierer fra land til land.
Videre gjelder det – formentlig for all lovgivning, men iallfall ikke minst for kjennetegnsrettslig lovgivning – at den ikke kan leses og anvendes løsrevet fra det miljø den lever i. Og det er nok slik, at på kjennetegnsrettens område har selve grunnholdningene ikke vært ens i de nordiske land.
I Danmark og Norge har man fra ganske langt tilbake hatt en konkurranselovgivning som gjennom generalklausuler har rammet all slags illojal fremferd i konkurransekampen. Den illojale konkurranse, den lumpne eller tarvelige opptreden som er i strid med god forretningsskikk, har vært erklært ulovlig, uten at det har vært nødvendig å binde den skyldige til nærmere bestemte, i lovtekst beskrevne uakseptable handlinger.
I Sverige har man nok på en annen måte krevd presis, skreven lov, som vilkår for å gripe inn overfor uheldige innslag i konkurransekampen.
På denne måten kunne varemerkeloven i Sverige komme til å fremtre som en relativt formelt avgrenset lov om bestemt angitte rettigheter – en nokså rendyrket enerettslov i tradisjonell forstand, som sto for seg selv i det markedsføringsrettslige landskapet. I Danmark og Norge ble varemerkelovgivningen på en helt annen måte oppfattet som lover som inneholder presiserte utslag av generelle rettsprinsipper om at tarvelighet i konkurransen ikke skal tåles.
Trolig er disse ulikhetene i grunnholdninger avdempet gjennom de senere år, ikke minst som følge av utviklingen innenfor svensk markedsføringsrett. Likevel kan det nok være grunn til å regne med, at de fortsatt består i slik grad at danske og norske domstoler på en annen måte enn svenske, føler seg berettiget til en relativt fri og formålsrettet tolkning av varemerkerettslige lovbestemmelser, der en mer ordbunden tolkning ikke ville fremme kampen mot illojal konkurranse.
Blant annet av denne grunn bør man nok også fremtidig – iallfall innenfor en nær fremtid – regne med at likelydende lovbestemmelser på varemerkerettens område ikke nødvendigvis gir full rettsenhet. Kanskje vil det også være merkbare ulikheter mellom finske og svenske holdninger. Det kan synes som om man i Finland har stått i en mellomstilling mellom den svenske og den dansk-norske grunnoppfatningen av kjennetegnsrettens karakter.
2.3. Ambisjoner, forhåpninger og realistiske målsettinger
Fremstillingen foran vil ha vist at man ikke fortrøstningsfullt kan gå inn i et nordisk samarbeid om ny kjennetegnsrettslig lovgivning med ambisjoner om å oppnå materielt identiske regler. Og den vil ha vist at triumfer i form av enslydende paragrafer ikke nødvendigvis innebærer ensartede løsninger.
Der hvor vi i dag har like regler i nordisk varemerkerett, møter man ofte krav – særlig fra registreringssøkere og deres fullmektiger – om at reglene også skal anvendes likt. Og da mener man ikke bare at normene skal oppfattes og anvendes med de samme utgangspunkter og etter de samme linjer, men at det enkelte varemerke skal være sikret nøyaktig samme skjebne, uansett hvilket land det søkes registrert i. Slike krav kan man åpenbart ikke ta sikte på å oppfylle. Det ville i sin ytterste konsekvens innebære at enhver upåklaget avgjørelse i første instans av ett lands registreringsmyndighet skulle behandles som bindende presedens for registreringsmyndighetene i de øvrige landene.
Heller ikke bør det være en målsetting å oppnå enhetlige løsninger av ethvert detaljspørsmål. Slik enhetlighet – som altså under enhver omstendighet neppe ville kunne oppnås – ville likevel ha bare en nokså kosmetisk verdi. Og for brukerne – næringslivet – er det trolig av nokså underordnet om endel bagatellspørsmål som kan oppstå en gang i blant løses ulikt i de forskjellige nordiske land, hvis man kan regne med at hovedlinjene er ens. Det viktige er at de materielle hovedreglene samsvarer godt, og at normene for de vurderinger som skal foretas og det skjønn som skal utøves faller sammen. Ulike resultater i enkeltsaker er et fenomen man må leve med, og som i og for seg ikke uten videre kan hevdes å skyldes manglende rettsenhet.
Viktig er det videre, at begrepsbetegnelser dekker tilnærmet samme innhold – det er f.eks. en vesentlig vinning når man nå er nådd frem til at nøkkelbegrepet varemerke er definert likt i alle de nordiske land, og med plikt for alle landene til å tilpasse seg de européiske presiseringer av det som måtte komme.
Praktisk betydning har det også, at nabolandenes lovgivning er til å finne frem i for brukerne. En felles redaksjon av lovene har derfor betydning langt ut over den kosmetiske effekt en felles systematikk gir.
Det bør ellers ikke glemmes, at det ikke er nok å oppnå en betydelig grad av rettslikhet. Skal den ha verdi, må den også bevares. Og dette er bare delvis en oppgave som lovgiveren kan løse. I mange henseender er det i vel så stor grad en oppgave for de rettsanvendende organer – domstolene og registreringsmyndighetene. Når lovgiveren har tilstrebet nordisk rettsenhet, må rettsenhetstanken også veie tungt som tolkningsmoment. Skal dette få realitet, er den gode viljen i seg selv ofte ikke nok. Opprettholdelse av en etablert rettsenhet vil i stor grad være et spørsmål om informasjon til de rettsanvendende organer, om hvordan de tilsvarende organer i nabolandene leser og anvender loven.
3. Huvuddragen i den gällande varumärkesrätten m.m.
3.1. Inledning
I detta kapitel finns en redogörelse för huvuddragen i den gällande varumärkesrätten. Vidare finns en översiktlig redovisning av de internationella överenskommelser som är av central betydelse på bl.a. varumärkesrättens område, se avsnitt 3.2. En beskrivning av huvuddragen i firmarätten finns i avsnitt 9.1.
3.2. Huvuddragen i varumärkesrätten
Allmänt
I varumärkeslagen (VmL) och kollektivmärkeslagen (KmL) finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra varukännetecken för varor och tjänster. Vad som menas med varumärken och andra varukännetecken m.m. framgår av avsnitt 1.3.3. I betänkandet åsyftas med varor även tjänster.
Ensamrätten är en förmögenhetsrätt och dess värde kan realiseras på olika sätt. Rätten till ett varukännetecken kan t.ex. överlåtas (32 och 33 §§ VmL). Innehavaren av ensamrätten kan vidare ge annan licens att använda varukännetecknet (34 § 1–4 st. VmL). Innehavaren kan också använda sin rätt som säkerhet genom att pantsätta den (34 a–34 j §§ VmL). Rätten till vissa varukännetecken kan utmätas och ingå i konkurs (34 § 5 st. VmL).
Utgångspunkten är att ensamrätten till varukännetecken är nationellt begränsad. En ensamrätt till ett varukännetecken som förvärvas i Sverige gäller alltså endast här i landet. Sedan länge finns dock ett omfattande internationellt samarbete på bl.a. varumärkesrättens område. Samarbetet har lett fram till att många länder har likartade regler för ensamrätten till varukännetecken.
Det har också lett fram till att det är möjligt att förvärva ensamrätt till varukännetecken som gäller i flera länder.
Förvärv av ensamrätt
I Sverige kan förvärv av ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken ske på i princip tre olika sätt. Ensamrätt till varumärken kan till att börja med förvärvas genom registrering. Vidare kan ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken förvärvas genom inarbetning. Till detta kommer att den som är näringsidkare genom användning av sitt släktnamn eller en firma får ett självständigt skydd för dessa som naturliga varukännetecken.
Ensamrätt till varumärken genom registrering kan i sin tur förvärvas på tre olika sätt. Ensamrätt kan förvärvas genom nationell registrering hos Patentverket, vars varumärkesavdelning finns i Söderhamn. En nationell registrering gäller som nämnts i Sverige. Vidare kan ensamrätt förvärvas genom internationell registrering hos en central myndighet, Internationella byrån hos WIPO i Genève (se avsnitt 8.2). En internationell registrering gäller i alla länder anslutna till Madridprotokollet i vilka innehavaren begärt skydd för märket, under förutsättning att det inte finns något hinder mot att medge sådant skydd. Finns det ett hinder i något land, upphör skyddet i detta land. Ensamrätt kan också förvärvas genom s.k. gemenskapsregistrering hos EG:s varumärkesmyndighet, OHIM i Alicante. En registrering av ett EG-varumärke gäller i alla EU:s medlemsstater. Finns något hinder mot att medge skydd för märket i något EU-land upphör registreringen att gälla i alla EUländer.
En grundläggande princip inom bl.a. varumärkesrätten är att den som har tidigaste grund för sitt anspråk på ensamrätt har en företrädesrätt (7 § VmL). Det innebär att den som först ger in en ansökan om registrering av ett visst varumärke har ett företräde till registrering framför den som senare ger in en ansökan om registrering av ett förväxlingsbart märke. Och om den första ansökningen leder till registrering utgör denna registrering hinder mot bifall till den senare. På ungefär samma sätt har den som först lyckas inarbeta ett varukännetecken inom ett visst område företräde framför den som använder ett förväxlingsbart kännetecken
inom samma område men som inte fått till stånd en fullbordad inarbetning.
Närmare om nationell registrering
De grundläggande reglerna om nationell registrering av varumärken finns i 12–24 §§ VmL. Det finns inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Av detta följer att både fysiska och juridiska personer är behöriga att ansöka om registrering.
Det finns flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ansökan om varumärkesregistrering skall bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa formella krav, bl.a. uppgifter om alla de varuslag som märket avser (17 § VmL samt 7– 10 och 24 §§ VmF). Ett ytterligare krav är att varumärket måste kunna återges grafiskt, dvs. på papper. Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta hinder). Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (relativa hinder).
Till absoluta hinder hör det i 13 § första stycket VmL uppställda kravet på att ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärket skall kunna skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (se vidare avsnitt 5.7.2). Till dessa hinder räknas vidare tre av de hinder mot registrering som anges i 14 § första stycket VmL, bl.a. att varumärket utan tillstånd innehåller eller består av en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen (punkt 1), att märket är ägnat att vilseleda allmänheten (punkt 2), och att märket på annat sätt strider mot lag eller författning (punkt 3).
I de följande punkterna av 14 § första stycket anges sedan vad som utgör relativa hinder mot registrering. Ett relativt hinder finns bl.a. om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt (punkt 4), om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk eller kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller fotografisk bild, eller om märket kränker annans rätt till mönster (punkt 5) samt om märket är
förväxlingsbart med ett äldre varu- eller näringskännetecken (punkterna 6–9).
Ensamrätten på grund av registrering gäller i hela landet, såväl för nationella- och internationella registreringar som för gemenskapsregistreringar. Ensamrätten på grund av inarbetning gäller inom det område där inarbetningen består. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet har följaktligen ett skydd i hela landet, medan ett kännetecken som är inarbetat inom ett geografiskt begränsat område endast har skydd inom detta område. Skyddet för namn och firma gäller i princip inom det område där det bakomliggande namn- eller firmaskyddet finns. Angående ensamrättens omfattning, se vidare avsnitt 6.2. och 9.1.3.
Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två olika delar. I den första delen av registreringsförfarandet undersöker Patentverket om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt Patentverkets mening några brister i ansökan eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta. Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en äldre ensamrätt. I den andra delen av föfarandet prövar sedan Patentverket om varumärket kan registreras eller inte. Om det finns några brister i ansökan eller något hinder mot registrering avslår Patentverket ansökan. Om ansökan däremot uppfyller alla krav och det inte finns några hinder för Patentverket in märket i varumärkesregistret och kungör registreringen.
När ett varumärke har registrerats får den som vill framställa invändning mot registreringen. Det innebär att den som anser att det finns något absolut eller relativt hinder mot registreringen kan begära att den upphävs. Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom två månader från kungörelsedagen. Om någon framställer en invändning mot registreringen får innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig över invändningen. Invändningsförfarandet avslutas med att Patentverket prövar om registreringen skall upphävas. Ett beslut om upphävande av en registrering kan avse alla varor som registreringen avser eller endast vissa varor.
Den som är missnöjd med Patentverkets beslut i ett registrerings- eller invändningsärende får överklaga beslutet till Patentbesvärsrätten, om det har gått honom emot. Patentbesvärsrättens
avgörande får överklagas till Regeringsrätten. En förutsättning för att Regeringsrätten skall ta upp överklagandet till saklig prövning är att domstolen beviljar prövningstillstånd.
Ensamrättens innebörd
Ensamrätten till ett varukännetecken innebär i korthet att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. Ensamrätten kan utgöra grund för sanktioner av tre olika slag. Innehavaren av rätten till ett varukännetecken kan vid allmän domstol utverka förbud vid vite för den som begår varumärkesintrång att fortsätta intrånget (4 och 37 a § VmL). Vidare kan innehavaren med stöd av sin ensamrätt få skadestånd för den skada som ett intrång har medfört (4 och 38 §§), se vidare avsnitt 8.8.2. Vidare kan den som gör sig skyldig till varumärkesintrång dömas till straff (4 och 37 §§ VmL). En förutsättning för att åklagare skall väcka åtal för varumärkesintrång är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § 3 st. VmL).
Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad, utan den kan i princip bestå hur länge som helst. I detta avseende skiljer sig rätten till varukännetecken från andra immateriella rättigheter.
Skyddet för registrerade varumärken gäller för en tid av tio år åt gången, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Skyddet för inarbetade varukännetecken gäller så länge inarbetningen består inom ett visst område. Och skyddet för namn och firma som naturliga varukännetecken består så länge som innehavaren är näringsverksam, förutsatt att det bakomliggande namnrespektive firmaskyddet består.
Ensamrätten kan upphöra på olika sätt som skiljer sig åt mellan registrerade, inarbetade och naturliga varukännetecken. En nationell registrering kan upphöra genom att innehavaren begär att den skall avföras eller genom att registreringen upphävs efter invändning eller efter en talan vid allmän domstol. En inarbetning av ett varukännetecken gäller som nämnts så länge inarbetningen består inom ett visst område. Det finns således inget särskilt förfarande för att ”upphäva” inarbetningen. Skyddet för naturliga varukännetecken upphör som sagts om innehavaren upphör med sin näringsverksamhet. Med skyddet upphör också om det
bakomliggande namn- eller firmaskyddet upphör. Angående ensamrättens upphörande, se vidare avsnitt 7.2.
3.3. Internationella överenskommelser
Sedan länge finns som nämnts ett omfattande internationellt samarbete på varumärkesrättens område. I anslutning till de frågor som kommittén behandlar finns en redovisning av de internationella åtaganden som är av betydelse för respektive fråga. I det följande lämnas endast en kortfattad redovisning av de internationella överenskommelser som är av särskild betydelse för svensk del.
Av grundläggande betydelse är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (Pariskonventionen). Konventionen har reviderats vid flera tillfällen och för svensk del gäller sedan år 1970 den s.k. Stockholmstexten. I nuläget (i januari 2001) är sammanlagt 160 stater anslutna till konventionen. De anslutna staterna bildar tillsammans den s.k. Parisunionen. I konventionen finns bl.a. bestämmelser som innebär att konventionsstaterna skall tillerkänna varukännetecken ett visst minimiskydd.
Inom EU finns flera rättsakter som är av betydelse för varumärkesrätten. Av särskild betydelse är dels rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet), som innehåller bestämmelser med avseende på registrerade varumärken,
dels rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EG:s varumärkesförordning), som innehåller de grundläggande bestämmelserna om registrering av gemenskapsvarumärken (EG-varumärken).
I protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet) finns de grundläggande bestämmelserna om internationell registrering, se avsnitt 8.2.
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) innehåller också bestämmelser angående varukännetecken. I avtalet finns bl.a. bestämmelser om vilka tecken som skall kunna skyddas som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.
Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varu-
märken gälla (Niceöverenskommelsen) innehåller detaljerade regler om indelning av varor och tjänster i klasser som används vid registrering av varumärken.
I detta sammanhang bör vidare nämnas konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, som bl.a. innehåller bestämmelser med vissa krav för att en utställning skall anses vara internationell i konventionens mening, se avsnitt 5.5.2.
Avslutningsvis bör också nämnas den s.k. WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken från år 1999 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks), se avsnitt 6.3.1.
4. Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m.
4.1. Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagen
Av Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg
Sedan varumärkeslagen infördes har utvecklingen inom handel och näringsliv, särskilt vad det gäller snabbrörliga konsumentprodukter, kännetecknats av en ökande globalisering och samtidigt av en ökande koncentration både inom producent- och distributionsledet. Dessutom har marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad ökat i mycket hög grad, vilket har lett till ändringar i företagens sätt att använda sina varumärken. Koncentrationen inom distributionsledet och framväxandet av nya distributionsformer har också lett till framväxten av starka varumärken, som betecknar själva detaljiströrelsen, men också till produktvarumärken kontrollerade av detaljhandeln, s.k. own brands eller private labels.
Under 1900-talet har produktutvecklingstakten ständigt ökat och livscykeln för enskilda produkter förkortats. Kravet på att finansiera och erhålla en rimlig förräntning på investeringar i forskning och utveckling och i nya maskiner har lett till krav på ökade volymer för att kunna slå ut kostnaderna på fler enheter, vilket i sin tur lett till behov för företagen att etablera sina produkter på nya marknader, eftersom hemmamarknaden varit för liten för att kunna finansiera fortsatt utveckling. Transnationella företag har alltså etablerat sig i Sverige, ofta med aggressiva marknadsföringsmetoder och ofta med produkter som bättre tillfredsställer konsumenternas verkliga eller upplevda behov. Samtidigt har svenska företag, både storföretag och små och mellanstora företag, etablerat sig och sina produkter i andra länder.
Konkurrensen från nya konkurrenter med stora utvecklingsoch marknadsföringsresurser har tvingat andra aktörer på
marknaden till fortgående förnyelse av produktsortimentet. Den tillgängliga tiden för utveckling av nya eller förbättrade produkter och för att ta nyutvecklingarna till marknaden har därför blivit kortare, vilket bl. a. lett till ett behov av att snabbare kunna skydda varumärket för den nya produkten. Konkurrensen från transnationella företag har också i stor utsträckning lett till att företag slagits ut, eftersom de inte haft resurser att följa med i produktutvecklingstakten eller att möta konkurrenternas marknadsföring. I viss utsträckning sker säkert transnationell marknadsföring inom regioner bestående av områden i flera länder, men för att maximalt kunna utnyttja nedlagda kostnader för TV-reklam måste produkten finnas tillgänglig i hela det område som täcks av de TVkanaler som utnyttjas. Om effektiv marknadsföring kräver reklam i kanaler med nationell täckning, bör produkten alltså distribueras nationellt. I sådana fall blir regionerna alltså större enheter bestående av flera stater, t.ex. Tyskland och Österrike.
Etablering av en ny produkt eller av en produkt på en ny marknad kräver omfattande marknadsföringsåtgärder i syfte att bibringa konsumenterna kännedom om produkten, få dem att pröva den och förvandla dem till trogna kunder och på så sätt uppnå tillräckliga volymer för att motivera investeringar i tillverknings-, försäljnings- och distributionsapparat. Nya aktörers intensiva marknadsföring för sina produkter leder till att de etablerade företagen ökar sina marknadsföringsinsatser för att inte riskera att deras reklam drunknar i det allmänna reklambruset. Som exempel kan nämnas att Procter & Gambles introduktion av dambindan Always på den tyska marknaden ledde till en fördubbling eller tredubbling av de totala marknadsföringskostnaderna för dambindor i Tyskland. Ökningen berodde inte bara på Procter & Gambles reklamkampanj som under första året kostade mer än den totala försäljningsintäkten för produkten, utan på att andra företag ökade sina reklaminsatser för att försöka försvara marknadsandelarna. (Enligt vissa bedömare krävs för att bibehålla marknadsandelen att share of voice, dvs. produktens andel av marknadens totala reklamkostnader, är lika hög som marknadsandelen.)
Utslagningen av lokala konkurrenter har inte nödvändigtvis lett till minskad konkurrens på marknaden. Även om endast ett fåtal aktörer finns kvar på den lokala marknaden, leder kravet på stora volymer till en intensiv kamp om marknadsandelar. Dessutom föreligger alltid hotet om att internationella företag som ännu inte etablerat sig på den lokala marknaden kommer att etablera sig, om
konkurrensen på marknaden inte är effektiv. Till detta kommer konkurrens från detaljhandelns own brands.
I syfte att öka produktiviteten i produktionen och minska lagerhållningskostnaderna strävar företagen efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt högre utsträckning tillverkas och förpackas enligt en enhetlig internationell standard och i enhetliga internationella förpackningar. För att förpackningarna skall kunna förenhetligas, krävs det naturligtvis att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs. En sådan unitary branding förutsätter emellertid att samma varumärke kan skyddas i alla länder där varan kan komma att säljas.
Ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken är internationaliseringen av media. Annonsering riktad mot den tyska marknaden får effekt också i Österrike och Schweiz, där tyska TV- och radioprogram tas emot och där tyska tidningar säljs. Samma gäller naturligtvis mellan Frankrike och Italien och andra länder. Därtill kommer internationella TV-kanaler som direkt riktar sig till ett flertal länder, som t.ex. MTV. Detta leder inte bara till att ett enhetligt varumärke används i alla berörda länder, utan också till att själva marknadsföringen förenhetligas. Tendensen till sådana unitary brands och unitary marketing kommer att förstärkas i takt med medias internationalisering och framväxten av nya, helt internationella, media som Internet. I sammanhanget kan nämnas att ett marknadsföringsintensivt företag som Procter & Gamble uppgivit att de tror att 80 procent av deras marknadsföringskostnader i framtiden kommer att riktas mot internet. För att unitary marketing skall kunna genomföras, krävs emellertid att de ingående elementen, inte bara varumärket, kan användas i alla länder. Det föreligger alltså ett behov dels av harmonisering av marknadsföringslagstiftningen i olika länder för att undanröja lagliga hinder mot unitary marketing, dels av lagliga möjligheter att ingripa mot att en konkurrent i ett land föregriper användningen av ingående element genom att själv använda dem eller genom att skaffa sig varumärkesrätt till dem. Ett visst skydd mot sådana åtgärder som föregriper användningen finns inom det marknadsrättsliga systemet. Så innehåller t.ex. Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam en bestämmelse som förbjuder efterbildning av reklam, som används utomlands, i syfte att föregripa att reklamen introduceras på den lokala marknaden. Ändringarna av varumärkeslagen för att anpassa den till EG:s
harmoniseringsdirektiv, bl.a. att kravet på särskilt hög särskiljningsförmåga för utstyrselmärken tagits bort, har också lett till bättre möjligheter att skydda andra element i marknadsföringen än rena ord- och figurmärken.
Unitary branding innebär inte alltid standardisering av produktkvaliteten. Ett företag kan, för att introducera sin produkt och sitt internationella märke på en marknad med låg inkomst per capita, välja att sälja produkten i en annan, billigare, utformning på denna marknad. En sådan strategi förutsätter emellertid att sannolikheten för att dessa produkter med en billigare utformning flyter tillbaks till marknader där konsumenterna vant sig vid en annan och i dessa konsumenters ögon bättre kvalitet, är liten. Ett sådant tillbakaflytande, vanligen kallat parallellimport, kan undvikas om kostnaderna för att exportera produkten till marknader där produkter med den högre kvaliteten säljs är högre än skillnaden i pris mellan de olika marknaderna eller om märkesinnehavaren kan utnyttja sin varumärkesrätt för att förhindra import av produkterna med en billigare utformning.
En annan tendens i utvecklingen under 1900-talets senare del är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln övertagit distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandel. De kostnadsfördelar som kan nås genom centraliserade inköp, lagerhållning och distribution, har lett till framväxten av stora kedjor inom dagligvaruhandeln, ofta med stora butiksenheter. Även dessa kedjor internationaliseras i ökande takt och har till stor del slagit ut enskilda mindre butiker. Kraven på rationell lagerhållning och kraven på att öka omsättningen per kvadratmeter butiksyta har lett till en tendens hos dessa stora kedjor att begränsa sitt sortiment för varje produktkategori. Målet för många detaljhandlare är att för varje produktkategori endast ha två national brands, dvs. produkter märkta med producenternas varumärken och marknadsförda i TV och andra media, och ett own brand, dvs. butikskedjans eget varumärke. För att en vara som säljs under producentens varumärke skall accepteras inom sortimentet krävs alltså att producenten antingen kan dokumentera en ledande marknadsposition för produkten och fortsatt marknadsföringsstöd eller lova omfattande marknadsföringsåtgärder som kan förväntas leda till en ledande marknadsposition på kort tid. Är produkten en av flera varianter av samma vara tillverkade av samma producent kan detaljhandeln också ofta kräva att en annan variant stryks ur sortimentet.
Oavsett om koncentrationen inom detaljhandeln påverkar priskonkurrensen, kan konstateras att konkurrensen genom marknadsföringsåtgärder ökat och att det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig. Genom denna marknadsföring och profilering har skapats starka varumärken för själva kedjan med krav på skydd för varor inom hela det sortiment som säljs.
Som antytts har framväxten av stora dominerande detaljhandelskedjor också lett till möjligheten för dessa att sälja own brands. Dessa own brands stöds inte av marknadsföring från producentens sida och kan därför säljas till kedjan för lägre pris. Kedjans marknadsföring av own brands sker huvudsakligen inom ramen för marknadsföring för själva kedjan eller den enskilda butiken i form av s.k. veckoannonsering eller flygblad. Detaljistens marginal för own labels är därför högre än för märkesvaror. Karakteristiskt för own labels är att de normalt inte leder produktutvecklingen men däremot är så kallade fast followers som snabbt kan kopiera nya produktkarakteristika som lanseras av märkesvaruproducenterna. Ett internationellt fenomen, som hittills endast fått begränsat genomslag i Sverige, är att own labels ofta utformas för att likna den ledande produkten på marknaden, t.ex. genom att förpackningen ges en liknande utformning. Vissa möjligheter att ingripa mot sådana så kallade look-alikes finns enligt marknadsföringslagen men kravet på förväxlingsrisk ställs tämligen högt. Bland internationella företag tycks många anse att det svenska skyddet mot produktefterbildningar och renommésnyltning är otillräckligt, även om möjligheterna att genom registrering skydda varans förpackning ökat väsentligt genom 1992 år ändringar av varumärkeslagen.
Ovanstående resonemang avser huvudsakligen produkter och tjänster avsedda för och marknadsföring riktad till enskilda konsumenter. Marknadsföring av produkter och tjänster avsedda för professionella förbrukare skiljer sig i vissa avseenden från marknadsföring av snabbrörliga konsumentprodukter. En avgörande skillnad är att antalet potentiella kunder är avsevärt mindre än när det gäller konsumentvaror eller -tjänster. Förutsättningarna att nå adressater som kan tänkas intressera sig för produkten eller tjänsten utan att använda media som riktar sig till hela befolkningen är därför stora. I många fall kan en producent nå sina kunder genom fackpress, som ibland kan ha ett regionalt spridningsområde. Han kan till och med i en del fall bygga upp en marknadsförings- och
distributionsorganisation som personligen besöker alla potentiella kunder inom ett visst område.
En tendens i marknadsföringen av varor och tjänster till professionella förbrukare, business to business eller B2B, är att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst, utan ett system av produkter och tjänster. Producenterna strävar efter att erbjuda ett mervärde utöver den grundläggande produkten eller funktionen. Detta mervärde kan ta sig olika uttryck beroende på arten av den vara eller tjänst som erbjuds. En leverantör av insatsvaror kan försöka förädla varan eller förbättra dess kvalitet och på så sätt minska kundens förädlingskostnader. Det kan t.ex. gälla precisionsgjutna metallkomponenter, som kräver mindre bearbetning, eller höghållfast stål, som tillåter klenare dimensioner och därmed mindre materialförbrukning. Ett annat sätt att erbjuda ett mervärde kan vara att förbättra logistiken, t.ex. genom leveranser just in time och eller genom elektroniska system för beställning, avrop och orderbekräftelse. Särskilt när det gäller tillverkning och försäljning av komponenter till verkstadsindustrin, tycks förhållandet mellan kund och underleverantör alltmer utvecklas till ett intimt samarbete, där leverantören inte bara tillverkar enligt kundens specifikation eller anvisningar, utan själv utvecklar avancerade komponenter som motsvarar kundens önskemål om funktion snarare än om detaljerad utformning. Företag som säljer förbrukningsprodukter till professionella förbrukare inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn (horeca) kan erbjuda ett mervärde genom att tillhandahålla produkter och dispensers med tilltalande design och ett designmässigt sammanhållet sortiment. I samtliga fall kan produkterna kompletteras av utbildnings- och kontrollsystem för att se till att rätt produkt används vid rätt tillfälle och på rätt sätt.
Det säger sig självt att behovet av varumärken blir olika beroende på vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls. Kvaliteten på vissa tjänster och kundens val av leverantör av dessa tjänster är uteslutande eller nästan uteslutande beroende på företagets organisation, personal eller tillverkningsresurser. Detta gäller t.ex. advokat-, revisors- och andra konsulttjänster, men också en underleverantörs leverans av komponenter enligt kundens specifikation. Leverantören har då snarare behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar hans företag som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar de olika tjänster han erbjuder. När det gäller konkreta produkter eller tjänster som utvecklats
självständigt av leverantören och som innehåller ett mervärde har han emellertid ett behov av ett varukännetecken för att känneteckna just denna produkt eller tjänst, och skilja den från varor eller tjänster av standardkaraktär. Man kan därför anta att behovet av skydd för näringskännetecken kommer att bestå och t.o.m. öka för renodlade tjänsteföretag, men att också företag som levererar varor och tjänster till professionella förbrukare kommer att använda varumärken för att beteckna de av deras produkter som de anser erbjuder förbrukarna ett mervärde.
4.2. Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling
Av Marianne Levin
Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll, men de har väsentligt accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse under senare år. Det är nu drygt 40 år sedan 1960 års varumärkeslag trädde i kraft och det låter inte som så förfärligt länge sedan. Men det är på en klart annorlunda marknad och i en annan världsbild som en känneteckensrätt av det 21 århundradet skall fungera. I det nästan övermäktiga informationsflödet blir det än viktigare för konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna identifiera sig och stå ut ur det kraftiga bruset från omvärlden.
Etableringen på marknaden har fått allt större betydelse i våra dagar när trängseln är stor, budskapen är många, ljudnivån är hög och tillgången till information är i det närmaste obegränsad. Eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill. I dagens samhälle är kännetecken inte sällan att se som en självständig tillgång1. Den kommer att bli ökande bl.a. med ökande nätverkshandel2, för vem köper obesedda varor av okänt ursprung eller av en okänd avsändare(?).
Det är lagstiftarens utgångspunkt att allt som fungerar som kännetecken också skall kunna skyddas som sådant, antingen
1
Se Levin, Noveller i varumärkesrätt (1991) s. 9, 221 ff.
2
Sverige är ett av de fyra länder i Europa där sådan handel sannolikt kommer att bli
betydande inom några år. De övriga är Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, se DG XV Commercial Communication, September 1998 s. 4 ff.
genom registrering eller inarbetning. Varumärkesrätten skall med ensamrätt skydda sådana kännetecken och individualiseringsmedel som det finns både privata och ett samhälleliga behov av att skydda. Endera räcker inte, även om vad som uppfattas som sådana kan variera över tid. Men ensamrätten har sina gränser och den får inte skapa produktionsmonopol. Var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlingsprocess. Nya gränser uppkommer på detta sätt och nya företeelser dras in i den skyddsbara sfären.
Rättsområdet är som bekant högst trendkänsligt och interagerar snabbt med övriga samhällsvärderingar. Det känns också som om vi för närvarande befann oss i ett systemskifte med åtskilliga nya rambetingelser som rätt och marknad ännu inte smält, ett systemskifte som ännu är ofullgånget. Mycket står därför ännu står öppet. Kanske är detta i sig ett nytt slags permanent tillstånd i den nya världsbilden eller kommer det sena 1900-talets innovationer att sätta sig i en ny jämvikt. Bland aktuella tendenser som återspeglas i varumärkesrätten märks i varje fall bl.a. följande:
Investeringsskydd
Att ekonomi spelar en stor roll för varumärken är givet, eftersom de utgör ett instrument vid marknadsföring och annan försäljning. Men de ekonomiska aspekterna accentueras för närvarande. Pengar styr hårt och trenden är ekonomistisk. Det tar sig bl.a. uttryck i en ökad villighet att acceptera att investeringar som sådana utlöser skyddsbehov3. Synbara effekter på det varumärkesrättsliga området är ett utvidgat skydd för den som investerar mer. En sådan effekt är påtaglig i t.ex. EG-domstolens återkommande uttalanden om att vid helhetsbedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga och känneteckenskvaliteter skall hänsyn tas till hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra varan4. Synpunkten har
3
Ett uppenbart exempel är naturligtvis det skydd sui generis för sammanställningar som
följer av artikel 7 direktiv 96/9/EG, jfr 49 § upphovsrättslagen (1960:729).
4
Se t.ex. EG-domstolens avgörande av den 29.9.1998 i mål C-39/97 (Canon) nr 17 och av
den 22.6.1999 i mål C-342/97 mellan (Lloyd) med åberopande av det tionde övervägandet till harmoniseringsdirektivet 89/104/EG. Där uttalas att grundförutsättningen för skydd är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt notorietet på marknaden och associationsskapande samt likhet mellan märken och varor eller tjänster. Som i så många andra sammanhang framhålls alltså vikten av en helhetsbedömning.
även kommit till uttryck bl.a. i det utvidgade skyddet för s.k. väl ansedda och väl kända märken enligt EG-rätten5 samt enligt TRIPs-avtalet6.
Ses immaterialrätten som ett investeringsskydd följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken, som svarar mot ett fristående skyddsbehov för reklamfunktionen, när märken fått en sådan goodwill eller ”egenvärde” att de kan omsättas som något självständigt, frikopplade från de ursprungliga varor de förknippats med7. Det är därför naturligt att den moderna och handelsinriktade EG-rätten – under vissa förutsättningar – skyddar också andra värden som kan vara knutna till ett väl ansett varumärke än den rena varu- eller ursprungsförväxlingen. Ett märkes reklamfunktion har ansetts böra åtnjuta ett starkt och självständigt skydd i sig, som är frikopplat från förväxlingsläran. Det ligger i tiden att skydda investeringar i varumärken mot urvattning och otillbörligt utnyttjande av annan och urvattningsskyddet har vunnit erkännande både i USA och enligt EG-reglerna.
Internationalitet
Globala hänsyn och beroenden präglar immaterialrättsområdet och inte minst känneteckensrätten. Så har det visserligen alltid varit. Men det gäller idag mer än någonsin. Att varumärkesskyddet har en delvis internationell karaktär framgår redan av den grundläggande rättsakten på området, Pariskonventionen8. Sedan WTO:s tillkomst9 och USA:s dominerande roll i de internationella sammanhangen ställs det nya krav på regelefterlevnad på det internationella planet, ibland under hot om s.k. panelförfarande. Pariskonventionen är utvidgad genom TRIPSs-avtalet10. Madridsystemet för internationell registrering av varumärken11 och EGvarumärket underlättar den internationella marknadsföringen. Men
5
Se artikel 4.4a) och 5.2 direktiv 89/104/EG och artikel 8.5 förordning 94/40.
6
Se artikel 16.3 Avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including
Trade in Counterfeit Goods från december 1993 och som trädde i kraft den 1.1.1996.
7
Jfr för USA Trademark Dilution Act (1996) 15 USC § 1125(c) och generellt i aktuell
praxis verkar specialitetsprincipen att spela en allt mer underordnad roll.
8
Se artikel 6 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.
9
World Trade Organisation, som ersatt GATT, med säte i Genève, och som administrerar
bl.a. TRIPs-avtalet tillsammans med det 20-tal handelsavtal som blev resultatet av den s.k. Uruguay-rundan 1985–1993.
10
Se artikel 6bis Pariskonventionen jfrd med artikel 16.3 TRIPs.
11
Madridarrangemanget för internationell registrering av varumärken från 1891 med Protokoll från 1989.
det naturliga deltagandet i internationella överenskommelser har också ställt nya krav på nationell lagstiftning12.
Den nya internationaliteten gör att utländska förhållanden återverkar både direkt och indirekt. Allt fler produkter marknadsförs både hemma och borta och allt fler tvister uppstår om samma eller liknande saker i flera länder. Nationella uppfattningar formas alltmer också av andra länders attityder till de varumärkesrättsliga förhållandena och det är oundvikligt med anpassning och samspel. Det sker ett slags "kall harmonisering". Därtill kommer att varumärkesanvändningen på Internet naturligtvis är gränslös (och ibland laglös)13, vilket skapar särskilda lagvals- och jurisdiktionsproblem, som kräver effektivare lösningar än dagens och ytterligare ökar harmoniseringstrycket14.
Teknikutveckling
Den tekniska utvecklingen, som delvis har varit dramatisk under 1900-talets senare hälft, omformar tänkande, uppfattningar och beteenden. Det är till att börja med uppenbart att den elektroniska informationen ställer nya och delvis andra krav på kännetecken. En modern varumärkesrätt måsta svara mot e-handelns krav med allt det nya som det innebär.
Det är vidare en effekt av tekniken att vi har ett betydande inslag av konvergens, som i immaterialrätten tar sig uttryck i en sammansmältning av och en överlappning mellan skilda skyddsformer. Det får bl.a. betydelse för uppfattningen av vad som är ett märke och vad som kan utgöra och vad som faktiskt utgör kännetecken på marknaden. Slutligen är det en effekt av tekniken att varumärkeskvaliteter idag kommuniceras i ljud, musik, färg, rörelse m.m., som ger helt andra känsloupplevelser än ett ”platt märke”.
Med de utvidgade möjligheterna till utstyrselskydd har varumärkesrätten på ett nytt sätt öppnat för överlappande skydd: varumärkesrätt, upphovsrätt, mönsterrätt, marknadsrätt – ja t.o.m.
12
T.ex. i form av intrångsundersökning i immaterialrätten och andra anpassande lagändringar.
13
Jfr de nya tvistlösningssystem som utvecklats i samarbete med ICANN för lösning av tvister mellan domännamn och välkända varumärken i World Intellectual Property Organization (WIPO) m.fl.
14
Se t.ex. diskussionerna i WIPO, SCT/4/6 (September 19, 2000), SCT/5/5 (September 15, 2000) och SCT/5/2 (June 19, 2000), www.wipo.org/sct/index-5.htm och inom Haagkonferensen för internationell privaträtt om bl.a. en utvidgning av artikel 12 till att även omfatta immaterialrätt, se härtill AIPPI Q153:www.aippi.org.
patent har fått nya och kanske oväntade överlappningsområden. Men detta är givetvis inte endast en effekt av nya varumärkesrättsliga ställningstaganden till marknadens behov av känneteckensskydd. Det är också resultat av generellt öppnade gränser och sänkta trösklar inom hela det immaterialrättsliga systemet (och av stark lobbying). En gemensam förklaring är viljan att i högre grad se till önskan att skydda nedlagda investeringar än till traditionella legala avgränsningar samt allmänt mindre doktrinär syn på dessa bland dem som agerar i de nya, kameleontiska mediernas värld. Det gäller inte minst de nya marknadsförarna.
Sådana nya egenskaper hos rättssystemet är inte alltid av godo. Det uppstår prioriterings- eller dominansproblem. Om varukännetecken består av så gott som varje form och uttryck, och det skyddsbara området inom alla immaterialrätter väsentligt har töjts ut i alla riktningar, så är det inte ovanligt att det som söks skydd för består av skilda element som kan åtnjuta ett överlappande skydd mellan de olika immaterialrätterna. Då uppstår bl.a. fråga om vilken lag som skall ha företräde. Det gäller särskilt om skilda lagar ger olika långtgående kontrollmöjligheter för rättsinnehavaren. Den frågan har i ett enskilt fall diskuterats av EG-domstolen15. Men problemet är inte löst därmed.
Lobbyism
Skilda intressegruppers intensiva påverkan är säkert stark på många politiskt laddade och ekonomiskt betydelsefulla områden. Men intressegruppernas starka inverkan på immaterialrättslig lagstiftning och praxis kan ses som ett ökande och särskilt allvarligt problem. Den skapar skevheter i det system som måste vara väl balanserat mellan ensamrätt och fri konkurrens och innefattar klara risker för ensamrättssystemet. Sådana skevheter gör också lätt att domstolar, särskilt naturligtvis sådana av EG-domstolens dignitet, men också andra, söker skapa ”rättvisa” i efterhand. Det leder till oanade effekter. Det riskerar att skapa oförutsebarhet i det enskilda fallet och generellt att ensamrätter i högre grad bedöms utifrån ad hoc16. I ett sådant system blir större vikt lagd vid subjektiva rekvisit.
15
EG-domstolens avgörande av den 4.11.1997 i mål C-337/95 (Dior).
16
Jfr härtill EG-domstolens avgörande av den 4.5.1999 i Mål C-108/97 (Chiemsee).
Individualisering
Tekniken öppnar möjligheter för skräddarsydda lösningar och direkta, individualiserade meddelanden och uttrycksmedel, som kan utnyttjas i bl.a. varumärkesrättsliga sammanhang. Avtal kan slutas elektroniskt och utan mellanhänder. E-handeln förutsätter och utnyttjar ett nytt slags märkesmedvetande på flera plan. Och s.k. Internet branding blir till en egen varumärkeskultur med delvis nya förutsättningar. Man kan också iaktta hur nya konflikter uppstår mellan privat och kollektivt och mellan immaterialrätten och den privata rättssfären. Det finns säkert allt fler som efterlyser en ”mottagarfrihet”.
Imageskapande är idag en väsentlig del av modern marknadsföringsteknik, där varu- och näringskännetecken står för livsstilar, personegenskaper och grupptillhörighet. Men innan detta uppnåtts har innehavaren ofta investerat ansenliga belopp. Många meddelanden konkurrerar och allt fler medier måste användas för att nå ut och få genomslag. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på (de allt större) marknaderna, att bygga upp dem och att hålla deras goodwill vid liv17. Men för dem som lyckas blir belöningen desto större.
Genom att känslor och upplevelser utnyttjas i marknadsföringen och i varumärkesbyggandet, kommer också de uttrycksmedel en modern varumärkesrätt utnyttjar att medvetet präglas av personliga fördomar, minnen och mål samt utgöra en del i individualiseringen av varor och tjänster. Sådant har den moderna medietekniken möjliggjort på ett oerhört effektivt sätt. Tänk bara på hur musiken i en skräckfilm används och hur känslostämningar lätt och effektivt numera kan adderas inom ett väl genomtänkt marknadsföringskoncept.
Mot ett case law-system
Individualisering kan också i allt större utsträckning sägas prägla rättsområdet i domstolarnas aktuella sätt att hantera rättstvister. Den rådande tendensen till utvidgade och överlappande rättigheter medför som sagt att det allt mer kommer an på domstolarna att göra individualiserade bedömningar av ett nytt slag och att balansera intressen. EG-domstolens praxis blir tongivande och som ett
17
Jfr härtill Uggla i NIR 1988 s. 523.
utflöde av EG-rätten har över huvud taget tillkommit att domstolarnas rättsskapande roll ökar. Med den bilden kan man kanske också fråga sig om det är ensamrätter vi har – annat än en grundläggande kärnrättighet – och allt kringskydd snarare blir en bedömning av illojal konkurrens eller en rimlig avvägning av skilda intressen i det enskilda fallet. Så kanske det också bör vara, men i så fall krävs en ny medvetenhet.
Goodwillskydd
Varumärkens egentliga betydelse ligger i deras symbolfunktion och förmåga att utgöra en kommunikationskod18. Genom användningen av symbolen/symbolerna skapas en förbindelselänk mellan näringsidkarens företag och hans kundkrets. Det är den länken som skyddas. Men alla andra har rätt att dra till sig kundkretsen. Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera med att erbjuda bättre och billigare varor. Goodwill i företagsekonomisk mening har traditionellt inte ansetts skyddad enligt varumärkesrätten. Det som däremot skyddats är det värde som ligger i varumärket och dess upparbetning på marknaden.
Det som dock så påtagligt tillkommit i våra dagars informationssamhälle med en mycket stor mängd skilda medier som kan användas vid marknadsföringen av varor, tjänster och företag är att vid den moderna marknadsföringen fungerar varumärken ofta som en bärare av företagets (produktens eller tjänstens) totala goodwillvärde och relationer på marknaden. Man skulle därmed kunna säga att det finns en ny och sammanfallande relation mellan det företagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumärkesrättsliga19, men också att de känslor och associationer som ett märke ger skall respekteras i det varumärkesrättsliga sammanhanget. Särskilt för väl ansedda märken blir sådant naturligt att uppmärksamma vid den helhetsbedömning som alltid skall göras20. Men det innebär också indirekt att varumärkesrättens specialiseringsprincip framstår som allt mindre väsentlig och i varje fall bör uppfattas både vidare och snävare än vad som hittills varit fallet. Den passar också illa i många sammanhang, inte minst på Internet.
18
Se vidare Koktvedgaard, Levin, Immaterialrätt 6 uppl. (2000) s. 318 f.
19
Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965 s. 164 ff. om den tidigare påtagliga diskrepansen.
20
Se 13 § första stycket VML och vidare Koktvedgaard/Levin a.a. s. 347.
Indirekt konkurrensbegränsning
Om ett tecken enligt modernt marknadsföringsmanér är laddat med allehanda ”kvaliteter” och utvecklas till ett märke med högt anseende, får det något av en monopolkaraktär på marknaden. En etablerad image är mycket värd i den särskilda kommersiella miljö där det förekommer. I det moderna varumärkeslivet kan det därför mycket väl vara så att en märkesförsedd vara uppfattas som bättre, värdefullare och läckrare än en annan identisk utan märket. Varor försedda med märket framstår som icke substituerbara. Det förhållandet utgör också en del av förklaringen till att parallellimport framstår som intressant. Det är inte bara varorna man vill ha, utan varorna med just det rätta märket. Det säljer i sig. Men varumärkesrätten innefattar idag inga inskränkningar mot sådana ibland överdrivna marknadseffekter.
Allt kan utgöra kännetecken
Idag skulle man därför kunna säga att varumärken är alla kommersiella, identifierande, kommunicerande ”skiljetecken”, som har en latent ursprungsangivelsefunktion. Men dessa nödvändiga funktionella egenskaper är sannolikt den enda avgränsning som idag gäller. Om ett varumärke i juridisk mening utgörs av allt som kan kommunicera identifierande skillnader i ett kommersiellt sammanhang, så är det också lätt att inse att finns det en oändlig reservoar att ösa ur när det gäller vad som kan utgöra skyddsbara kännetecken. Av aktuell praxis framgår att inte bara allt kan utgöra varukännetecken, utan det mesta kan också registreras som varumärke enligt nationell eller europeisk rätt21. Det kan vara ljud, ljus, form, lukt, synintryck, färger och kombinationer osv., dvs. allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnena. Det är uppenbart att hela detta
21
För exempel se t.ex. betr. bokstavskombinationer: Patentbesvärsrätten (PBR) 15.1.1998 mål nr 97-098, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 122 (RSL), RÅ 1999 ref. 20 (L 10, L 11 och L 12); betr. slagord: Office for Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) Second Board of appeal 11.2.1999 i sak R 73/1998-2 (Beauty isn´t about looking young but looking good; betr. siffor: PBR 29.3.1996 i mål nr 94-110 (”57”); betr. associationsskapande: PBR 23.4.1999 i mål nr 96-316 (Tulosba Akdov); betr. dofter: OHIM Appl. No 000428870, 11.12.1996, publ. 25.4.2000 (The smell of fresh cut green grass); betr. ljud: PBR 17.12.1998 mål nr 95-491 (Glassmelodi); beträffande färg: OHIM First Board of appeal 25.1.2000 i sak R 136/1999 (färgkombination, jfr även OHIM Second Board of appeal 19.4.2000 i sak R 282/1999-2 (orange färg) betr. form: OHIM Appl. No. 00107029 (LEGO-kloss) samt OHIM First Board of appeal 4.8.1999 i sak R 139/1999-1 (flaska) och OHIM Third Board of appeal 29.5.2000 i sak R 608/1999-3 (Karlsong).
spektrum av särskiljande, identifierande och kommunicerande möjligheter också utnyttjas av dagens märkesbyggare.
Lagstiftarens utgångspunkt att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra kännetecken har med tiden blivit allt mer komplex. Moderna varumärken består inte bara av text och bild. Det kan handla om ljud, dofter, färger, produktformer och inte sällan är det hela koncept som förmedlas i ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets. Genom bl.a. dagens digitala medieteknik har varumärken många dimensioner, synliga, hörbara, taktila, upplevda.
Konvergensen mellan medier gör att vi kopplar samman vad som framförs på skilda sätt och i olika medieformer till en helhetsbild som uppenbarar sig för mottagaren oavsett om mediebilden för ögonblicket är av det ena eller andra slaget, dimensionen eller färgen osv. Det spelar sällan roll i vilken skepnad ett visst kännetecken framträder i stunden. Sådana mångdimensionella känslo- och minnesbetonade upplevelser gäller förstås i första hand de mest kända och väl ansedda kännetecknen. Men de är också definitionsmässigt allt fler. Det gör att den tveksamhet man idag kan känna för varumärkesrättens specialitetsprincip i praktiken neutraliseras.
Helhetsbedömning
En fråga som juristen naturligtvis ställer sig är om allt detta som reellt uppfattas som ett särskiljande tecken på marknaden också kan åtnjuta lagstiftningens skydd på ett tillfredsställande och rättvisande sätt. Det vi har som inre bild eller association av märket är väl just alla dessa sinnen som präglats. Genom sofistikerade påverkansmetoder har vi kommit att betingas som Pavlovs hundar som dräglar vid blotta tanken… Medvetet och vetenskapligt inprogrammerad i oss är märkets skilda element, både sådant som är registrerbart och sådant som inte direkt är registrerbart. Hur kan lagstiftaren beakta alla dessa element och ta hänsyn till sådana faktiska skyddsvärden? Den frågan är lättare att ställa än att besvara i form av konkreta lagregler. Men åtminstone vid domstolarnas helhetsbedömning borde t.ex. också en medvetet uppbyggd ”betingning” kunna spela roll.
Med utgångspunkten att i princip allt kan utgöra kännetecken och också skyddas som sådana blir den varumärkesrättsliga hel-
hetsbedömningen helt avgörande. Men det är också viktigt att rättshavare inte spänner bågen för högt. Ett missbruk av dagens välutvecklade skyddsmöjligheter riskerar på ett nytt sätt att pulvrisera ensamrättssystemet med dagens generösa skyddsmöjligheter. Ett starkt skydd förutsätter att skydd söks och utnyttjas där det finns reell grund, men också att rättshavare avstår från att hävda enbart formella känneteckenskrockar som i grunden är ointressanta för märkets värden och reella funktion.
5. Ensamrättens uppkomst m.m.
5.1. Inledning
En rätt till varukännetecken med verkan i Sverige kan som framgår av avsnitt 3.2 uppkomma på i princip tre olika sätt. Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering: genom nationell registrering hos Patentverket, genom internationell registrering hos Internationella byrån (WIPO) och genom gemenskapsregistrering hos OHIM. Ensamrätt till både varumärken och andra varukännetecken kan vidare förvärvas genom inarbetning. Till detta kommer att näringsidkare har ett självständigt skydd för släktnamn och firma som naturliga varukännetecken.
I detta kapitel behandlar kommittén frågor som på olika sätt har anknytning till ensamrättens uppkomst. I det följande finns en kortfattad redovisning av vilka frågor som kommittén enligt direktiven skall se över och som har anknytning till ensamrättens uppkomst. Vidare anges vilka frågor i övrigt som kommittén tar upp i detta kapitel. I avsnitt 5.3–5.7 finns sedan en redovisning av kommitténs bedömningar och förslag. Kapitlet inleds emellertid med ett avsnitt om varumärkesrättens skyddsföremål och skyddsintresse (se avsnitt 5.2).
Allmänt om behovet av ändring
Regeringen har som tidigare nämnts i sina direktiv uppdragit åt kommittén att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade nordiska lagar på varumärkesrättens område. Ett område där intresset av nordisk rättslikhet gör sig starkt gällande är just i de frågor som anknyter till ensamrättens uppkomst, bl.a. för att det underlättar för den som vill ansöka om registrering i övriga nordiska länder. En utgångspunkt för kommittén är därför att
reglerna för ensamrättens uppkomst så långt möjligt skall samordnas i alla de nordiska länderna.
En central uppgift i kommitténs uppdrag är enligt direktiven att se över officialprövningens omfattning. Vid en översyn av officialprövningens omfattning är det naturligt att göra en allmän översyn av registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Kommittén skall enligt direktiven också överväga om det finns anledning att införa en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskriven ansökan om registrering. I sina överväganden skall kommittén enligt direktiven bedöma om varumärkesrätten i större utsträckning än nu bör anpassas till de internationella registreringssystemen, dvs. internationell registrering och gemenskapsregistrering.
I detta kapitel behandlar kommittén också vissa andra frågor med anknytning till ensamrättens uppkomst. Med verkan från den 1 januari 2001 har bestämmelserna i bl.a. patentlagen ändrats i fråga om prioritet (6–6g §§ PL) och ombud (12 § PL). Angående ändringarna i PL, se SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13. Det finns anledning att se över dessa frågor även i fråga om varumärken och det kan lämpligen göras i detta kapitel. Vidare behandlar kommittén frågan om huruvida användning av ett varumärke som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering skall få beaktas vid bedömningen av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Kommittén behandlar också frågan om det finns anledning att införa en bestämmelse om bättre rätt i varumärkeslagen.
En fråga som brukar uppmärksammas i samband med officialprövningens omfattning och som kommittén enligt direktiven skall överväga är släktnamnens ställning i varumärkesrätten. Denna fråga behandlar dock kommittén i kapitel 8 tillsammans med övriga frågor angående varukännetecken. En annan fråga som kommittén enligt direktiven skall se över är reglerna om disclaimer. I denna del framgår kommitténs överväganden av författningskommentaren till 16 § i förslaget till varumärkeslag.
5.2. Skyddsföremål och skyddsintresse
Alla slags tecken kan som nämnts utgöra varukännetecken. En förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är visserligen att märket kan återges grafiskt. Men i övrigt finns inga for-
mella begränsningar av vilka tecken som kan förvärva ett skydd. Alla slags tecken kan t.ex. få ett varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning.
Ett varukännetecken behöver till skillnad från andra immaterialrätter inte uppvisa nyhet för att kunna bli föremål för ett skydd. I stället är det varumärkets faktiska (eller potentiella) ekonomiska värde som är skyddsvärt. En förutsättning för att ett varukännetecken skall kunna få ett skyddsvärt ekonomiskt värde är att kännetecknet kan fungera på marknaden. Ett grundläggande krav för varumärkesrättsligt skydd är därför att kännetecknet har sådana kärnegenskaper att det har förutsättningar att kunna fungera som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser.
EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i målen C-108--109/97 (CHIEMSEE-fallet), bekräftat att den särskiljningsförmåga som ett geografiskt namn enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall vara ägnat (geeignet) att fungera som kännetecken för de varor som märket avser (46). Angående detta fall, se vidare avsnitt 5.7.2. Det är alltså tillräckligt att märket har sådana egenskaper att det kan fungera som kännetecken. Det fordras i och för sig inte att märket i praktiken också används och fungerar som kännetecken. Ensamrätten som sådan till ett kännetecken gör att innehavaren med rimlig säkerhet kan göra investeringar i märket och därigenom bygga upp dess slagkraft och styrka. Även ensamrätten till ett varumärke som ännu inte använts har därigenom ett ekonomiskt värde som motiverar ett grundläggande skydd. Genom användning kan sedan märkets ekonomiska värde byggas upp vilket i sin tur kan ge märket ett vidare skyddsomfång. Angående skyddsomfång, se kapitel 6.
Den enskildes intresse av skydd måste emellertid vägas mot det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. För att konkurrenterna skall kunna marknadsföra sina varor och tjänster fordras att de fritt kan använda beteckningar som anger dessas art och som i övrigt är beskrivande för dem. En utgångspunkt är därför att uppgifter om varornas art och i övrigt beskrivande beteckningar bör hållas fria och inte omfattas av ensamrätt. På motsvarande sätt bör enkla figurer m.m. primärt hållas fria så att den som vill kan använda dem vid marknadsföring. Det säger sig
självt att rena fantasibeteckningar kan vara föremål för ensamrätt utan att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor inskränks. Vidare anses suggestiva beteckningar kunna vara föremål för ensamrätt utan att det på ett menligt sätt påverkar konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sin varor.
I vissa fall anses emellertid den enskildes intresse av ensamrätt väga tyngre än det allmänna intresset av frihållning. Även beskrivande beteckningar kan därför innehas med ensamrätt under förutsättning att de i praktiken fungerar som kännetecken. EG-domstolen har nämligen i CHIEMSEE-fallet slagit fast att artikel 3.3 i varumärkesdirektivet inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag (48). Detta kan enligt kommitténs mening förklaras med att ett märke som fungerar som individualiseringsmedel anses ha ett sådant ekonomiskt värde för innehavaren att det motiverar ensamrätt trots att det finns ett allmänt intresse av frihållning. Det bör dock uppmärksammas att kravet på särskiljningsförmåga inte är högre för beskrivande beteckningar än för andra.
Det krav på särskiljningsförmåga som lagstiftaren ställer upp är alltså ett resultat av en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Ett varukännetecken som konstaterats ha erforderlig särskiljningsförmåga kan följaktligen inte anses vara föremål för något frihållningsbehov.
Härutöver måste av rättssäkerhetsskäl ytterligare en förutsättning vara uppfylld för att någon skall få ensamrätt till ett kännetecken: Konkurrenterna måste ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster. Vid registrering får andra möjlighet att ta del av vilka varumärken som omfattas av ensamrätt genom att märkena antecknas i varumärkesregistret och genom att registreringen kungörs. Vid inarbetning tillgodoses tredje mans intresse i sådant hänseende genom att det ställs krav på att det inarbetade varumärket är känt i viss omfattning. Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda har konkurrenterna en möjlighet att bedöma om det finns en inarbetad ensamrätt som det finns anledning att ta hänsyn till och hur stort skyddsomfång den aktuella ensamrätten har.
Skyddet för efternamn som naturligt varukännetecken är som nämnts inte beroende av att namnet är känt som kännetecken inom omsättningskretsen. Det innebär att det kan vara svårt för tredje man att hålla sig underrättad om att någon tagit ett namn i bruk i näringsverksamhet och därigenom har ett skydd för namnet. I praktiken uppstår dock sällan några problem med att namn används som varukännetecken. Namnet är som sådant skyddat enligt namnlagens regler och det är lätt att ta reda på vilka namn som bärs här i landet. Det kan bl.a. ske genom en kontroll i något av de register som innehåller upplysningar om namn, t.ex. folkbokföringsregistret, se lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Vidare ger uppgifterna i telefonkatalogen en god uppfattning om vilka namn som används i näringsverksamhet inom ett visst område. Den som förlitar sig på skyddet för namnet som naturligt varukännetecken använder normalt namnet inom ett begränsat geografiskt område. Den som står i begrepp att använda sitt namn som kännetecken eller på annat sätt bruka det i sin marknadsföring inom ett visst område har därför förhållandevis goda möjligheter att ta reda på om detta är möjligt med hänsyn till äldre rättigheter.
Det är emellertid inte bara en manifesterad ensamrätt som på detta sätt har ett ekonomiskt värde. Även företrädesrätter av olika slag kan ha ett ekonomiskt värde. Det finns också regler som avser att skydda detta ekonomiska värde. Den företrädesrätt som följer av reglerna om utställningsprioritet (18 § VmL) och konventionsprioritet (30 § VmL) har således ett ekonomiskt värde. På motsvarande sätt har den företrädesrätt till registrering som en ansökan om varumärkesregistrering ger i förhållande till en senare ansökan ett ekonomiskt värde (14 § 1 st. 6 VmL). Så förhåller det sig också med den företrädesrätt som följer av att den som tagit ett varumärke i bruk kan hindra annan som är i ond tro att få registrering av ett förväxlingsbart varumärke (14 § 1 st. 7 VmL). Angående sistnämnda företrädesrätt, se vidare avsnitt 5.6.
5.3. Nationell registrering
5.3.1. Officialprövningens omfattning
Den nuvarande officialprövningen
Det nuvarande förprövningssystemet vid registrering av varumärken kan, som framgår av avsnitt 3.2, sägas bestå av två olika delar. Den ena innebär att Patentverket granskar ansökningarna och undersöker dels om ansökan uppfyller alla formella krav, dels om det finns något hinder av allmänna hänsyn enligt 13 § eller 14 § första stycket 1–3 VmL (absoluta registreringshinder), dels om det finns något hinder av hänsyn till äldre ensamrätter enligt 14 § första stycket 4–9 VmL (relativa registreringshinder). Den andra delen innebär att verket med utgångspunkt i denna granskning prövar om varumärket kan registreras eller inte. Om Patentverket bifaller ansökan för verket in märket i varumärkesregistret och utfärdar en kungörelse om detta. Den som vill har sedan möjlighet att inom två månader från kungörelsedagen framställa invändning mot den beviljade registreringen och begära att den upphävs. Invändaren kan till stöd för sin invändning åberopa både absoluta och relativa registreringshinder. Sökanden skall underrättas om invändningen och beredas tillfälle att yttra sig över denna. Även under invändningsförfarandet har Patentverket möjlighet att ex officio beakta både absoluta och relativa registreringshinder (se prop. 1994/95:59 s. 41). Och om invändningen återkallas får Patentverket fullfölja sin prövning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (se 20 § 4 st. VmL). Patentverket får dock inte ex officio ta initiativ till ett invändningsförfarande (se prop. 1994/95:59 s. 41).
En grundläggande tanke vid utformningen av VmL var att stärka registrerade varumärkens ställning. Och ett önskemål var att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkesregister som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara överflödig. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville förvissa sig om att han inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensamrätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvän-
digt att Patentverket fullt ut prövade om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder. Angående innehållet i förarbetena till VmL, se SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f.
Tidigare överväganden
En allmän uppfattning har varit att det nuvarande systemet med officialprövning av både absoluta och relativa hinder mot registrering i stort sett fungerat bra. Patentverkets officialprövning har ända in på 1990-talet gett en förhållandevis säker garanti för att det sökta märket inte skulle komma att inkräkta på äldre registrerade ensamrätter. Frågan om det finns anledning att behålla förprövningen i dess nuvarande omfattning har dock diskuterats i olika sammanhang under senare år. Det har rått enighet om att officialprövningen av de absoluta registreringshindren bör finnas kvar. Av särskild betydelse i detta avseende är prövningen av kravet på särskiljningsförmåga. Denna prövning utgör den från konkurrenssynpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteckningar hålls fria (se avsnitt 5.7.2). Däremot har meningarna gått isär när det gäller prövningen av de relativa registreringshindren.
Officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades bl.a. vid den översyn av vissa bestämmelser i VmL som gjordes år 1994, se Ds 1993:97 s. 44 f. och prop. 1994/95:59 s. 38 f. I det sammanhanget fördes i huvudsak fyra olika skäl fram som talade för att behålla officialprövningen i befintlig omfattning, dels att man undvek osäkerhet om innebörden och styrkan hos de registrerade varumärkena, dels att antalet invändningar i registreringsärenden kunde hållas relativt lågt, dels att innehavarna slapp att själva eller genom ombud bevaka sina rättigheter och dels att övriga nordiska länder och ett antal andra industriländer hade liknande system. Regeringen fann att övervägande skäl talade för att tills vidare behålla officialgranskningen av de relativa registreringshindren. Av särskild betydelse för detta ställningstagande var att övriga nordiska länder och vissa andra industriländer hade liknande system samt att små och medelstora företag – för vilka det kunde vara betungande att anlita professionell hjälp – slapp att själva bevaka sina rättigheter.
Internationella förhållanden
Officialprövningen vid OHIM
I det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet undersöker OHIM inledningsvis bl.a. om det finns några absoluta hinder mot den sökta registreringen (artikel 7 i EG:s varumärkesförordning). OHIM prövar sedan ex officio om ansökan skall avslås helt eller delvis på grund av något av dessa hinder (artikel 38). Om ansökan inte avslås undersöker OHIM sedan om det finns några relativa registreringshinder i form av äldre gemenskapsregistreringar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas (artikel 39.1). Vidare skickar OHIM en kopia av ansökan till de nationella registreringsmyndigheter som har begärt att få göra en granskning om förekomsten av relativa registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artikel 39.2). Varje sådan nationell registreringsmyndighet upprättar därefter på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som den (inom tre månader från mottagandet av ansökan) skickar till OHIM (artikel 39.3). OHIM skickar sedan sin egen granskningsrapport och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artikel 39.5). På så sätt får sökanden tillfälle att avgöra om han vill hålla fast vid sin ansökan eller inte. Sökanden har också möjlighet att försöka förebygga invändning från innehavaren av den äldre ensamrätten, t.ex. genom att inskränka sin varuförteckning eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre rätten. Om sökanden inte återkallar sin ansökan offentliggörs den en månad efter att sökrapporterna skickats till sökanden. I samband med att ansökan offentliggörs underrättar OHIM de innehavare av äldre gemenskapsregistreringar som finns upptagna i granskningsrapporten för gemenskapen om att det yngre märket sökts registrerat (artikel 39.6). Någon underrättelse skickas emellertid inte till innehavarna av äldre nationella ensamrätter. Innehavaren av äldre ensamrätter har därefter möjlighet att inom en tid av tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om det inte framställs någon invändning registreras det sökta märket utan någon ytterligare prövning, under förutsättning att sökanden betalar föreskriven registreringsavgift. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om det sökta märket kan registreras trots invändning.
Officialprövningen i de andra nordiska länderna
I Danmark beslutade man den 19 juni 1998 att med verkan från den 1 januari 1999 ändra officialprövningens omfattning efter förebild av det gemenskapsrättsliga systemet. Ett avgörande skäl till att man i Danmark övergav officialprövningen av de relativa registreringshindren var att denna prövning kunde leda till att fler valde att ansöka om gemenskapsregistrering framför dansk nationell registrering, se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, 2 uppl., 1998, s. 9. Patent- og Varemærkestyrelsen undersöker på samma sätt som förut om det finns några absoluta och/eller relativa hinder. Styrelsen sammanställer sedan resultatet av undersökningen och antecknar förekommande relativa hinder i en s.k. søgningsrapport. Om det finns något absolut registreringshinder bereds sökanden tillfälle att inom viss tid yttra sig över detta. Och om det finns något relativt hinder får sökanden på motsvarande sätt som i EG-systemet tillfälle att avgöra om han vill att det sökta märket skall registreras eller inte. Om sökanden inte återkallar sin ansökan tar styrelsen ställning till om märket skall registreras eller inte. Styrelsen prövar ex officio om det finns något absolut hinder mot registrering. Men styrelsen avslår inte ex officio någon ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder. Sedan ett varumärke registrerats kan den som vill på samma sätt som tidigare göra invändning mot registreringen. Styrelsen underrättar inte automatiskt innehavarna av sådana äldre registreringar som tas upp i rapporten. De innehavare som vill kan emellertid mot särskild avgift få en underrättelse av styrelsen när deras registreringar tas upp i en søgningsrapport.
I Finland, Island och Norge omfattar officialprövningen, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder.
Frågan om officialprövningens omfattning har vid flera tillfällen diskuterats i överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén. Man har då varit enig om att officialprövningen av de absoluta registreringshindren bör finnas kvar. Men det har funnits olika uppfattningar när det gäller de relativa registreringshindren. Den finska arbetsgruppen och den norska utredningen föreslår att man skall behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. En anledning till att det inte varit möjligt att uppnå enighet i denna fråga är att förutsättningarna för prövningen i vissa avseenden skiljer sig åt
mellan de olika länderna. En omständighet av betydelse för den norska utredningen är att Norge inte är bundet av det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet.
Vid de kontakter som kommittén haft med observatörer från Danmark och Island har framkommit att man i dessa länder inte har för avsikt att ändra sina nuvarande regler om prövningens omfattning.
Officialprövningen i vissa andra länder
Även i flera andra länder har man sedan länge en officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder, bl.a. i
Storbritannien och USA.
I Tyskland är officialprövningen på ungefär samma sätt som i Danmark inskränkt till absoluta registreringshinder.
I Frankrike prövar registreringsmyndigheten (Institut national de la propriété industrielle, INPI) sedan den 4 januari 1991 ex officio om det finns några absoluta hinder mot registrering (artikel 712-7 Code de la Propriété Intellectuelle, CPI). INPI gör emellertid inte någon undersökning av om det kan finnas några relativa hinder mot registrering. Den som är innehavare av ett registrerat varumärke, en ansökan om ett registrerat varumärke eller ett välkänt varumärke har möjlighet att inom två månader från publiceringen av ansökan göra invändning mot den sökta registreringen på grund av den egna varumärkesrätten (artikel 712-4 CPI). Absoluta hinder eller relativa hinder av annat slag kan inte utgöra grund för invändning. Var och en har emellertid en möjlighet att inom invändningsperioden fästa INPI:s uppmärksamhet på att det kan finnas sådana hinder mot registrering (artikel 712-3 CPI).
I Benelux prövar varumärkesmyndigheten (Benelux-Merkenbureau) sedan den 1 januari 1996 ex officio om det finns några absoluta hinder mot registrering (artikel 6 bis i De eenvormige Beneluxwet op de merken, DBM). Vidare undersöker myndigheten på begäran om det finns några äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot registrering och underrättar sökanden om resultatet av undersökningen (artikel 9 DBM). Myndigheten har emellertid inte någon möjlighet att avslå en ansökan om registrering på grund av relativa hinder. Frågan om det finns något relativt hinder mot registrering kan endast prövas inom ramen för en ogiltighetstalan vid
domstol i Belgien, Nederländerna eller Luxemburg. Något invändningsförfarande finns följaktligen inte.
Förslag: Patentverkets officialprövning vid registrering av
varumärken begränsas till absoluta hinder.
Skälen för förslaget
Fördelar med den nuvarande officialprövningen
Flera av de skäl som låg till grund för utformningen av den nuvarande officialprövningen och som tidigare anförts för att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren gör sig alltjämt gällande.
En väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder skapar en grundläggande ordning och reda på varumärkesområdet. Den bidrar till att ett registrerat märke inte inkräktar på äldre svenska nationella registrerade ensamrätter eller internationella registreringar med verkan i Sverige. Den bidrar också till att ett sökt märke inte inkräktar på äldre gemenskapsregistreringar. En sådan officialprövning, grundad på granskning av samtliga, eller i vart fall det stora flertalet ensamrätter, gör därför att antalet invändningar kan hållas lågt och att tvister om varumärkesregistreringens giltighet och ensamrättens omfattning förebyggs.
Den som får en registrering beviljad har med en väl fungerande officialprövning rimlig grund för att anta att det registrerade märket inte gör intrång i någon annans rätt. På grundval av en varumärkesregistrering kan innehavaren därför göra investeringar i sitt varumärke och bygga upp märkets slagkraft, anseende och styrka. Innehavaren kan i olika sammanhang använda registreringsbeviset för att styrka sin rätt, inte bara i händelse av tvister om intrång eller ogiltighet utan också vid överlåtelse m.m. av varumärken. Officialprövningen kan härigenom sägas bidra till att skapa förutsättningar för att ge registrerade varumärken ett förmögenhetsvärde.
Vidare leder en väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder till att varumärkesregistret innehåller information om flertalet gällande ensamrätter. Den information som finns i varumärkesregistret kan användas på olika sätt.
Den som står i begrepp att skaffa sig ett varumärke kan t.ex. genom registret få en uppfattning om huruvida det finns utrymme för ett visst märke. En officialprövning som omfattar relativa registreringshinder leder också till att varumärkesregistret speglar administrativ praxis på ett mer fullständigt sätt. Den som vill har t.ex. möjlighet att genom registret få en uppfattning om hur frågor om förväxlingsbarhet bedöms i administrativ praxis.
De nu anförda skälen talar i och för sig för att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. Det finns emellertid anledning att redan här understryka att bärkraften hos dessa skäl är beroende av granskningsunderlagets och därmed prövningens tillförlitlighet.
Det förhållandet att man i Danmark övergivit officialprövningen av de relativa registreringshindren, medan man i Finland, Island och Norge har för avsikt att behålla den, gör att det kommer att finnas två olika system för officialprövningen i nordisk rätt. En nordisk rättslikhet är således för närvarande inte möjlig att nå i detta avseende, oavsett hur förprövningen utformas i Sverige. När det gäller förprövningens omfattning har därför betydelsen av nordisk rättslikhet inte längre samma tyngd som tidigare.
Nackdelar med den nuvarande officialprövningen
Det finns flera skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registreringshindren. Till att börja med kan det ifrågasättas om staten skall ansvara för bevakningen av enskildas varumärkesrätter. Vidare finns det skäl som talar emot officialprövningen av de relativa hindren och som är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Det finns också skäl som talar emot officialprövningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillförlitlighet. I det följande utvecklar kommittén dessa skäl.
Statens ansvar
Varje medborgares egendom skall enligt 2 kap. 18 § RF vara tryggad genom att ingen kan tvingas att avstå sin egendom till någon enskild. Och av 8 kap. 2 § RF framgår att föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden inbördes skall regleras i lag. Vidare får enligt 11 kap. 3 § RF rättstvist mellan enskilda inte utan lagstöd avgöras av annan myndighet än domstol. Av detta följer att staten
är skyldig att tillhandahålla sådana materiella bestämmelser som gör att den enskildes egendomsrätt tryggas och sådana processuella bestämmelser som gör att de materiella får genomslagskraft. Men i detta ligger inte att staten vid myndighetsutövning också skall bevaka den enskildes rätt.
Av grundläggande betydelse i ett samhälle med marknadsekonomi är att det finns en frihet att bedriva näring och utöva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag. Avtalsfriheten är av särskild betydelse på förmögenhetsrättens område, där både fysiska och juridiska personer i princip anses ha möjlighet att själva tillvarata sina intressen, se SOU 1982:26 s. 111. Det medel som den enskilde ytterst kan använda sig av för att bevaka sin rätt är det allmänna rättegångsförfarandet. Detta motiverar att parternas processuella dispositionsrätt i förmögenhetsrättsliga mål i princip överensstämmer med deras förfoganderätt på det civilrättsliga planet. En utgångspunkt är därför att det bör vara parternas sak att bedöma om tvisteföremålet är värt det besvär och de kostnader som kan uppkomma genom en process. Förfarandet i förmögenhetsrättsliga tvistemål präglas därför av den s.k. dispositionsprincipen. Principen innebär att de allmänna domstolarna endast efter ansökan om stämning får ta upp t.ex. ett mål om ogiltigförklaring av eller intrång i rätten till ett varumärke. Den innebär vidare bl.a. att domstolen i ett sådant mål inte får gå utöver parternas yrkanden eller grunda sin bedömning i själva saken på andra omständigheter (rättsfakta) än dem parterna åberopat (17 kap. 3 § RB). Angående dessa frågor, se Per Olof Ekelöf och Robert Boman, Rättegång, Första häftet, 7 uppl., 1990, s. 32 f.
Det finns emellertid vissa intressen som motiverar att de är föremål för en mer övergripande styrning från det allmännas sida. Ett sätt att dela in dessa intressen är att skilja mellan allmänna, kollektiva och enskilda intressen, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 44 f. Styrningen från det allmännas sida kan vara av olika slag och vara mer eller mindre ingripande. Den kan bl.a. bestå i skapandet av både materiella och processuella rättsregler.
Inom den offentliga rätten finns flera bestämmelser som syftar till att skydda olika allmänna intressen. Det är intressen som avser den grundläggande samhällsstrukturen i socialt och ekonomiskt hänseende. Hit hör t.ex. intresset av en samhällsekonomiskt lönsam markanvändning, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 45 f. Hit hör också bl.a. intresset av en fri konkur-
rens, se Torbjörn Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, 1999, s. 205 f. Inom den allmänna förmögenhetsrätten, till vilken immaterialrätten hör, finns åtskilliga bestämmelser som syftar till att skydda den typiskt sett svagare parten i ett avtalsförhållande. Det starkare skyddet i detta hänseende är dock normalt förbehållet konsumenter och tillkommer vanligen inte näringsidkare.
Inom processrätten finns flera regler som syftar till att tillgodose de intressen som skyddas i de materiella reglerna. Ett inslag av officialprövning finns i dispositiva tvistemål på så sätt att domstolen har en skyldighet att utöva ett inflytande på processen genom materiell processledning. Domstolen skall t.ex. verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet (42 kap. 8 § 2 st. RB). Vidare anses domstolen ha en skyldighet att ex officio beakta vissa omständigheter, s.k. officialfakta, se Per Henrik Lindblom, Processhinder, 1974, s. 246 f.
Ytterst kan alltså förmögenhetsrättsliga intressen tryggas i civilprocessuell ordning. Men förmögenhetsrättsliga intressen kan också tillgodoses på andra sätt, t.ex. i förvaltningsrättslig ordning, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 38 f. Utanför det immaterialrättsliga området finns dock knappast några exempel på att staten bevakar den enskildes rätt på det sätt som sker genom Patentverkets officialprövning av relativa hinder. Frågan är därför hur starka intressen som egentligen gör sig gällande när det gäller just denna officialprövning.
Ett allmänt intresse är att det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga företag som kan generera tillväxt och sysselsättning. Den ensamrätt som ett varumärke ger är ett av de verktyg som företagen behöver för att kunna konkurrera på ett effektivt sätt. Officialprövningen av varumärkens särskiljningsförmåga syftar, som nämnts (avsnitt 5.2), bl.a. till att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. En förutsättning för att ett märke skall anses ha särskiljningsförmåga är således att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor inte blir otillbörligt beskurna. Emellertid finns det inget som tyder på att officialprövningen av relativa registreringshinder som sådan har någon avgörande betydelse för en effektiv konkurrens. Det finns således inget stöd för ett antagande att ett system med en officialprövning av relativa registreringshinder allmänt sett skapar bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga företag än system som inte innehåller någon sådan prövning. Officialprövningen av de relativa registrerings-
hindren kan därför inte anses vara av grundläggande betydelse för en fungerande marknad och ett gott företagsklimat.
Det finns här anledning att uppmärksamma de små och medelstora företagens situation, särskilt som dessa företag sammantaget har mycket stor betydelse för samhällsekonomin. I olika sammanhang har man betonat vikten av att hinder för etablering och tillväxt i småföretag i möjligaste mån undanröjs. Bl.a. har Småföretagsdelegationen understrukit vikten av att företagen i sin verksamhet möts av färre och mindre krångliga regler, se bl.a. SOU 1997:186 s. 20 och SOU 1998:94 s. 37. Det är t.ex. viktigt att förfarandet för att ansöka om registrering av varumärken och firmor är snabbt och enkelt. Det är också viktigt att Patentverket tillhandahåller snabb och billig service i andra frågor som rör bl.a. sådana kännetecken. Av stor betydelse är också att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina känneteckensrätter.
Näringsidkare förutsätts dock, som kommittén nyss anfört, i allmänhet själva eller genom att anlita ombud kunna tillvarata sina rättigheter. Det gäller inte bara större företag utan även små och medelstora företag. De små och medelstora företagen har av naturliga skäl inte samma möjligheter som större företag att själva bevaka sina varumärkesrätter. I allmänhet behöver dessa företag därför anlita sakkunnig hjälp för att göra detta. En förutsättning för att de små och medelstora företagen i praktiken skall anlita hjälp med bevakning av sina varumärkesrätter torde dock vara att det inte ställer sig för dyrt. Kommittén har inhämtat upplysningar om vilka möjligheter det finns att anlita ombud för att bevaka varumärkesrättigheter och vad en sådan bevakning kostar.
Det finns i huvudsak två olika typer av företag som åtar sig bevakning av varumärkesregistreringar, dels företag som har specialiserat sig på att sköta sådana bevakningar, dels patentbyråer med varumärkesombud som förutom att de åtar sig bevakning kan företräda sin uppdragsgivare i andra angelägenheter, t.ex. i invändningsärenden och förhandlingar med andra innehavare av ensamrätter.
Bevakningsföretagen undersöker endast med databehandling om det registrerats varumärken som kan vara förväxlingsbara med uppdragsgivarens märke. Bevakningen kan omfatta såväl nationella och internationella registreringar som gemenskapsregistreringar. Kostnaden för en sådan bevakning avseende märken med verkan i Sverige uppgår (i januari 2001) till ca 400 kr per märke och år för bevakning i en klass och ytterligare ca 200 kr för bevakning i varje klass utöver den första. Varumärkesombuden gör normalt en närmare granskning av vilka registreringar som kan vara förväxlingsbara med uppdragsgivarens märke. Kostnaden för en sådan bevakning uppgår till ca 1 600 kr per märke
och år för en klass och ytterligare ca 800 kr för varje tillkommande klass.
Kostnaderna för att anlita ombud för bevakning är visserligen inte obetydliga. Härtill kommer att den som behöver anlita ombud för bevakning i vissa fall också kan behöva anlita ombud för att framställa invändning. Enligt kommitténs mening kan dock kostnaderna för bevakning m.m. inte anses vara högre än att även små och medelstora företag kan bära dem. Vidare finns det anledning att räkna med att ett ökat behov av bevakningstjänster kan leda till att fler företag kommer att erbjuda sådana tjänster och att det i sin tur kan ge upphov till ökad konkurrens och lägre priser. Inte heller hänsynen till de små och medelstora företagen kan därför enligt kommitténs mening anses väga så tungt att det motiverar en officialprövning.
Handläggningen i Patentverket
Vissa skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registreringshindren är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Ett sådant skäl är att officialprövningen är arbetskrävande och därmed tämligen dyr samt att den i många registreringsärenden leder till längre handläggningstider. Ett annat är att officialprövningen av dessa hinder i vissa fall ger upphov till en jävsliknande situation.
Handläggningen av registreringsärendena kan förenklas om man avskaffar officialprövningen av de relativa registreringshindren. Patentverket behöver då inte utfärda några förelägganden på grund av relativa registreringshinder. En sådan ordning torde därför leda till en förhållandevis stor tidsbesparing i registreringsärendena. Om officialprövningen av de relativa registreringshindren avskaffas får man dock räkna med att antalet invändningar kan komma att öka. Vid OHIM har under de tre senaste åren invändning gjorts mot i genomsnitt ca 20 procent av alla offentliggjorda ansökningar. I Danmark har emellertid antalet invändningar inte uppgått till samma nivå. Under år 1999 gjordes där invändning mot 4,3 procent av alla varumärkesregistreringar. Och under år 2000 (januari–oktober) var motsvarande siffra 5,5 procent.
Det finns enligt kommitténs mening anledning att räkna med att en ändring av officialprövningens omfattning här i landet skulle medföra en ökning av antalet invändningar. Det är knappast troligt att invändning kommer att göras i samma utsträckning som vid
OHIM. Men det finns omständigheter som talar för att invändning kommer att göras i fler fall än i Danmark. Det framstår som rimligt att räkna med att invändning kommer att göras mot ca 10 procent av alla varumärkesregistreringar. Sammantaget torde dock Patentverkets arbetsbörda komma att minska om officialprövningen av de relativa registreringshindren överges. Det torde i sin tur kunna leda till att Patentverkets kostnader för handläggningen av varumärkesärenden minskar.
En minskad arbetsbörda för Patentverket borde – med i övrigt oförändrade förhållanden – kunna leda till totalt sett kortare handläggningstider. I sådana fall där Patentverket i dag finner att det föreligger hinder mot en ansökan endast på grund av något relativt registreringshinder skulle t.ex. handläggningstiden från ansökan till registrering förkortas avsevärt. Handläggningstiden är emellertid i första hand beroende av hur registreringsförfarandet i övrigt utformas. Av särskild betydelse är om invändningsförfarandet placeras före eller efter registreringen. Kommittén föreslår i avsnitt 5.3.3 att invändningsförfarandet även fortsättningsvis skall vara placerat efter registreringen.
I ett invändningsärende får Patentverket ofta göra en ny prövning av sådant som tidigare har prövats i registreringsärendet. Patentverket kan därigenom komma i något som kan uppfattas som en jävsliknande situation. En sådan ny prövning kan komma i fråga både när det gäller absoluta och relativa hinder. I de flesta invändningsärenden åberopas dock endast relativa hinder till stöd för invändningen. Det är t.ex. inte helt ovanligt att Patentverket i ett registreringsärende anfört att ett äldre registrerat märke utgör hinder mot registrering, men senare finner att så inte är fallet och därför registrerar märket. Det kan finnas flera skäl till att Patentverket ändrar sin inställning till registrerbarheten. I de flesta fall beror det dock på att sökanden ändrar sin ansökan på något sätt. Det kan t.ex. vara så att sökanden inskränker det sökta märkets varuförteckning och på det sättet skapar ett större avstånd i förhållande till ett äldre märke. Om innehavaren av det motanförda äldre märket sedan gör invändning mot registreringen kan Patentverkets opartiskhet komma att ifrågasättas. Risken för att Patentverket skulle anse sig bundet av sin tidigare uppfattning oavsett vad som kommer fram under invändningsförfarandet skall visserligen inte överdrivas, särskilt som invändningsärenden kan prövas av annan personal än den som beslutat i registreringsärendet. För en invändare vars invändning avslås kan det nog ändå framstå som om
Patentverket haft svårt att frigöra sig från sin tidigare uppfattning. Om officialprövningen inskränks till absoluta registreringshinder minskar antalet fall där Patentverket på nytt måste ta ställning till sådant som tidigare prövats.
Prövningens omfattning och tillförlitlighet
Slutligen behandlar kommittén de skäl som talar emot officialprövningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillförlitlighet. I vissa fall är prövningen mer omfattande än vad som kan anses önskvärd. I andra fall grundas den på ett ofullständigt underlag och är därför inte helt tillförlitlig.
Officialprövningen leder ganska ofta till att sökta varumärken vägras registrering på grund av äldre registrerade varumärken eller firmor, trots att registrering och användning av det sökta märket i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Det finns flera anledningar till att en konflikt som vid officialprövningen framstår som klar i själva verket är skenbar. Det kan vara så att innehavaren av en äldre rätt till ett varumärke eller en firma inte längre är intresserad av denna. Vidare kan det vara så att ett registrerat varumärke omfattar fler varor och/eller tjänster än vad det faktiskt används för. Ofta är det också så att det sökta märket endast kommer att användas inom ett geografiskt område som är helt skilt från det område i vilket ett äldre kännetecken används.
På liknande sätt leder officialprövningen till att sökta varumärken vägras registrering på grund av förekomsten av släktnamn, trots att registrering och användning av märket i praktiken inte skulle vara till någon olägenhet för bärarna av namnet. Kommittén föreslår i avsnitt 8.4.4 en förändring av det s.k. släktnamnshindret. Enligt förslaget skall ett varumärke inte få registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn och en användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet. Om detta förslag genomförs torde efternamn – även med en oförändrad officialprövning – i praktiken komma att utgöra registreringshinder endast om någon bärare av ett egenartat efternamn gör invändning och åberopar sådana omständigheter som visar att en användning av märket skulle medföra olägenhet för honom.
I fall där det inte finns någon verklig konflikt går det att undvika det oönskade resultatet av officialprövningen. Sökanden kan t.ex.
inhämta medgivande från den vars rätt är i fråga och därigenom undanröja registreringshindret. Vanligen fordras dock en tämligen omständlig förhandling mellan berörda parter och ombud innan en överenskommelse kan träffas. En sådan förhandling är särskilt komplicerad om de inblandade parterna har hemvist i olika länder. Vidare leder en förfrågan om medgivande ofta till att innehavaren av registreringen gör anspråk på någon form av motprestation. Innehavaren av en äldre varumärkesrätt ställer normalt krav på att sökanden utfärdar en s.k. motförbindelse, i vilken sökanden åtar sig att inte på grund av det sökta märket göra gällande någon rätt mot den som utfärdat medgivandet. Inte sällan ställer innehavaren av den äldre rätten också sådana krav på ersättning i pengar att en överenskommelse inte kan träffas. I de fall där det finns en verklig risk för konflikt är det naturligt att en ersättning utgår, t.ex. om innehavaren av ett äldre varumärke måste begränsa användningen av sitt märke på något sätt. Nackdelen med officialprövningen visar sig dock tydligt i de fall där det objektivt sett inte finns någon sådan risk, utan anspråket på ersättning endast är ett resultat av förfrågan om medgivande.
En annan möjlighet att undgå det oönskade resultatet av officialprövningen är att vidta åtgärder för att få den äldre rätten upphävd. Det kan t.ex. förhålla sig så att ett äldre varumärke eller en äldre firma inte har använts och därför kan hävas på denna grund (se 25 a § VmL). Den som vill få en registrering upphävd sedan tiden för invändning löpt ut är hänvisad till att väcka talan om upphävande vid allmän domstol. En sådan talan är emellertid ofta förenad med betydande arbete, kostnader och tidsutdräkt, även om det inte råder tvist om förutsättningarna för registreringens bestånd. Möjligheten att väcka talan vid allmän domstol för att få en äldre registrering upphävd undanröjer inte det oönskade resultatet av officialprövningen. Kommittén föreslår i kapitel 7 att det införs ett förfarande för upphävande av varumärkesregistreringar i administrativ ordning. Inte heller ett sådant förfarande kan emellertid helt undanröja det oönskade resultatet av officialprövningen.
Även om officialprövningen är omfattande framstår den i vissa avseenden som ofullständig och därför inte helt tillförlitlig. Officialprövningen är i praktiken begränsad till registrerade äldre ensamrätter. Patentverket har inte någon möjlighet att undersöka om det finns inarbetade ensamrätter som kan utgöra hinder mot en sökt registrering. Verket har inte heller någon möjlighet att undersöka om det finns någon särskild omständighet som gör att ett
äldre registrerat märke har anspråk på ett större skyddsomfång, t.ex. att märket är väl ansett. Omständigheter av detta slag åberopas i större utsträckning nu än tidigare och denna utveckling kan förväntas fortsätta (jfr avsnitt 6.2.3). Vidare saknar Patentverket möjlighet att efterforska om sökanden gjort sin ansökan i ond tro och det därför föreligger hinder mot registrering. Hinder av detta slag kommer således normalt fram först genom att innehavaren av den äldre rätten själv avger protest eller gör invändning. Det är visserligen inte särskilt vanligt att en registrering hindras av en äldre inarbetad rätt eller på grund av att ansökan gjorts i ond tro. Däremot är det tämligen vanligt att det finns omständigheter som kan påverka skyddsomfånget hos ett äldre märke men som inte framgår av registreringen. I de fall där det förhåller sig på detta sätt innebär det att officialprövningen inte fullt ut fyllt sin funktion. Kommittén föreslår i avsnitt 5.7.3 att lokalt inarbetade varukännetecken inte skall kunna utgöra vare sig registreringshinder eller grund för en dom på upphävande av registrering. Det bör framhållas att en sådan ordning kan bidra till att öka säkerheten i officialprövningen.
Ett annat förhållande som begränsar Patentverkets möjligheter att göra en fullständig officialprövning är reglerna om prioritet. De problem som är förknippade med prioritet förekommer både i fråga om nationella registreringar och internationella registreringar.
Den som ansöker om en svensk nationell varumärkesregistrering kan begära att ansökan skall anses gjord en tidigare dag och som mest sex månader innan den dag ansökningen i praktiken gavs in, se reglerna om konventionsprioritet (30 § VmL), som bygger på artikel 4 i Pariskonventionen, och utställningsprioritet (18 § VmL). Det är inte rimligt att Patentverket i alla registreringsärenden skall dröja med sin prövning i minst sex månader för att kunna ta hänsyn till ansökningar med prioritet. Efter registreringen av ett varumärke kan det därför visa sig att det finns ett märke som på grund av rätt till prioritet rätteligen skulle ha utgjort hinder mot den först beviljade registreringen. Prioritet av olika slag begärs i och för sig i förhållandevis få nationella ansökningsärenden och kan därför allmänt sett inte anses påverka officialprövningens tillförlitlighet på något avgörande sätt.
Reglerna om prioritet har emellertid större betydelse när det gäller internationella registreringar där verkan begärs i Sverige. Underrättelser från WIPO:s internationella byrå med begäran om
att en internationell registrering skall gälla i Sverige kommer normalt in till Patentverket först fyra till fem månader efter dagen för den internationella registreringen (jfr 54 § VmL). En internationell registrering har verkan från dagen för registreringen i det internationella varumärkesregistret (artikel 4.1 a i Madridprotokollet). En internationell registrering har därmed normalt verkan från den dag då den internationella ansökningen kom in till varumärkesmyndigheten i sökandens hemland (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Innehavaren av en internationell registrering har emellertid den rätt till prioritet som följer av artikel 4 i Pariskonventionen (artikel 4.2 i Madridprotokollet). Om innehavaren av den internationella registreringen har rätt till prioritet anger Internationella byrån detta i underrättelsen till Patentverket. I vissa fall har alltså innehavaren av en internationell registrering rätt till prioritet som ligger nästan ett år bakåt i tiden. Internationella registreringar där verkan begärs i Sverige och där det finns en rätt till prioritet är förhållandevis vanliga. Det innebär att Patentverkets officialprövning i förhållande till de internationella registreringarna i många fall sker mot ett ofullständigt material.
Patentverket har goda möjligheter att hålla sig underrättat om de relativa registreringshinder som är registrerade. Den snabba utvecklingen på känneteckensområdet har emellertid medfört att antalet registrerade kännetecken ökat mycket kraftigt. Patentverket skall i sin officialprövning inte bara ta hänsyn till svenska nationella registreringar av olika slag, utan även beakta alla internationella registreringar där verkan begärts i Sverige och alla gemenskapsregistreringar. Trots att Patentverket använder moderna tekniska hjälpmedel i sin granskning och att dessa instrument ständigt förfinas är det i praktiken svårt för verket att med säkerhet beakta alla registrerade äldre ensamrätter. Det skulle kanske i och för sig vara möjligt för Patentverket att öka säkerheten i sin prövning genom att lägga ned ännu mer arbete på sin granskning. Men det är knappast praktiskt genomförbart, eftersom det skulle leda till ökade kostnader och längre handläggningstider.
Det stora antalet svenska nationella varumärkesregistreringar och firmaregistreringar har på senare år gjort officialprövningen av de relativa registreringshindren till en alltmer krävande uppgift. Det gäller bl.a. prövningen i förhållande till äldre figurmärken där granskningen alltjämt i hög grad görs utan tekniska hjälpmedel. Vidare är de internationella registreringarna redan så pass många att de bidrar till att göra det svårare för Patentverket att överblicka
alla relativa registreringshinder. Härtill kommer att gemenskapsregistreringarna på olika sätt har förändrat förutsättningarna för officialprövningen. Även dessa är redan så många till antalet att det i praktiken är svårt för Patentverket att bemästra officialprövningen i förhållande till dem. Patentverket gör för övrigt en mer summarisk prövning i förhållande till gemenskapsregistreringarna än de nationella och internationella registreringarna. Av större betydelse är emellertid att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering kommer till stånd med verkan i Sverige. Ett EG-varumärke kan alltså komma att registreras trots att det är förväxlingsbart med t.ex. ett äldre svenskt nationellt varumärke.
Kommitténs bedömning
Officialprövningen av både absoluta och relativa registreringshinder har under lång tid utgjort en väsentlig del av svensk och övrig nordisk varumärkesrätt. Patentverkets prövning i varumärkesärenden har, liksom prövningen i de övriga nordiska patentverken, varit av hög kvalitet. Flera av de skäl som låg till grund för utformningen av officialprövningen och som talar för att behålla prövningen av de relativa registreringshindren gör sig, som kommittén tidigare framhållit, alltjämt gällande.
En utgångspunkt för kommittén är emellertid att innehavaren av ett registrerat varumärke själv bör bevaka sin rätt. Det bör därför vara upp till innehavaren att själv begära prövning av om ett sökt märke kommer i konflikt med ett äldre kännetecken. Med en sådan ordning undviker man att sökta varumärken i vissa fall nekas registrering på grund av äldre ensamrätter, trots att registrering och användning i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Vidare leder den nuvarande officialprövningen, med den skyldighet Patentverket har att vägra registrering så snart det finns äldre kännetecken som kan utgöra registreringshinder, till att handläggningstiden förlängs. Till detta kommer att Patentverket i prövningen av relativa registreringshinder ibland kommer i vad som kan uppfattas som en jävsliknande situation. En fortsatt officialprövning av de relativa registreringshindren kan enligt kommitténs mening få till följd att det för många framstår som mer fördelaktigt att ansöka om gemenskapsregistrering än att ansöka om svensk nationell registrering eller internationell registrering med verkan i
Sverige. Det kan i sin tur leda till att antalet svenska nationella ansökningar och internationella registreringar där verkan begärs i Sverige minskar. Ett minskat underlag skulle göra det svårare för Patentverket att bibehålla och utveckla sin kompetens på varumärkessidan. Det anförda talar enligt kommitténs mening starkt mot att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. Men det är ändå inte tillräckligt för att motivera en ändring av den ordning som funnits så länge och som i huvudsak fungerat väl.
Med denna bedömning blir det av särskild vikt om officialprövningen kan anses vara så tillförlitlig att den innebär en tillräcklig garanti, både för att en beviljad registrering inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter och för att registrerade varumärken inte kränks. När en sökt registrering beviljas trots att den kommer i konflikt med en äldre förväxlingsbar ensamrätt finns det alltid risk för rättsförluster. Om saken blir föremål för prövning inom ramen för invändningsförfarandet kan skadeverkningarna normalt begränsas. Vid en tidig prövning av frågan om upphävande har innehavaren av det registrerade varumärket normalt inte hunnit använda märket i någon större omfattning. En tidig prövning minskar risken för att innehavaren av varumärket gör investeringar i märket som han sedan inte får någon nytta av. En tidig prövning minskar också risken för att innehavaren gör intrång i någon annans ensamrätt och därigenom ådrar sig skadeståndsskyldighet. Till detta kommer att en prövning i administrativ ordning normalt är betydligt billigare för parterna än en prövning vid allmän domstol. Det är därför viktigt för innehavarna av registrerade varumärken att bevakningen av nya registreringar sköts på ett effektivt sätt.
Utvecklingen har medfört att Patentverket inte längre har samma möjligheter som tidigare att beakta alla förekommande ensamrätter och skapa ett riktigt underlag för sin bedömning. Det var redan tidigare i praktiken en omöjlig uppgift för Patentverket att ta hänsyn till alla inarbetade men inte registrerade ensamrätter. Nu är det också svårt för verket att beakta det allt större antalet registrerade ensamrätter. Avgörande är emellertid att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering får verkan i Sverige. Det innebär att Patentverkets officialprövning aldrig kan innebära någon rimlig garanti för att gällande nationella registreringar och internationella registreringar med verkan här i landet inte kränks.
En sammanvägning av det anförda leder enligt kommitténs mening till slutsatsen att det inte kan anses vara lämpligt att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren, särskilt med hänsyn till att prövningsunderlaget inte kan anses vara tillräckligt tillförlitligt.
Kommittén föreslår alltså att officialprövningen av de absoluta registreringshindren skall bestå medan officialprövningen av de relativa hindren skall avskaffas.
5.3.2. Registreringsförfarandet
Förslag: Patentverket skall på samma sätt som nu undersöka
om det finns några absoluta hinder mot registrering. I den omfattning som regeringen föreskriver skall verket också undersöka om det finns några relativa hinder. Framkommer det något relativt hinder skall Patentverket underrätta sökanden om detta och bereda honom tillfälle att yttra sig. Men verket skall ex officio avslå en ansökan om registrering endast om det finns något absolut registreringshinder.
Patentverket skall även i fortsättningen kunna avskriva en ansökan i ett ärende om registrering om sökanden inte svarar på ett föreläggande. Det införs dock en möjlighet för sökanden att få en avskriven ansökan återupptagen.
Skälen för förslaget
Granskningens omfattning
Av naturliga skäl skall Patentverket undersöka om en ansökan uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift. Vidare skall Patentverket även i fortsättningen undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering och underrätta sökanden om dessa, eftersom verkets officialprövning alltjämt skall omfatta alla sådana hinder. En särskild fråga är emellertid om Patentverket också skall undersöka om det enligt verkets mening finns några relativa hinder mot registrering och uppmärksamma sökanden på dessa.
En utgångspunkt för kommittén är, som tidigare framhållits (avsnitt 5.3.1), att innehavarna av ensamrätter själva skall bevaka dessa. I detta ligger också att den som står i begrepp att välja ett varumärke och ansöka om registrering av detta själv bör undersöka
om det finns risk för att märket kolliderar med någon äldre rättighet. Vidare har sökanden helt andra möjligheter att anpassa sin ansökan om undersökningen av om det finns några relativa hinder görs innan ansökan ges in. Han kan då t.ex. göra sådana ändringar i märket som inte är möjliga sedan ansökan lämnats in. Det måste också beaktas att en skyldighet för Patentverket att göra en undersökning av relativa hinder och att underrätta sökanden om dessa förlänger handläggningstiden. Till detta kommer att en skyldighet för Patentverket att göra en undersökning av detta slag måste finansieras med avgifter, vilket gör att ansökningsavgifterna blir högre än de annars skulle bli.
Förslaget att begränsa officialprövningen till absoluta registreringshinder innebär dock att prövningen får ungefär samma omfattning som enligt EG:s varumärkesförordning och den danska varemærkeloven. Vid utformningen av registreringsförfarandet är det därför naturligt att ta hänsyn till förfarandena enligt dessa författningar. Att Patentverket i sin myndighetsutövning undersöker och underrättar sökanden om vilka relativa hinder som finns ger sökandena en hög grad av service. Sökandens möjligheter att göra ändringar i själva märket är visserligen begränsade sedan ansökan lämnats in. Men sökanden kan på grundval av en sådan undersökning bedöma om det är lämpligt att vidhålla sin ansökan med en oförändrad eller ändrad varuförteckning. Sökanden får också möjlighet att ta kontakt med innehavare av äldre ensamrätter och försöka nå en uppgörelse om samexistens. Vidare kan en undersökning av detta slag för användarna underlätta övergången till en begränsad officialprövning vid registrering av varumärken.
Mot den angivna bakgrunden bör det alltjämt enligt lag finnas en möjlighet för Patentverket att göra en granskning av det nu aktuella slaget. Kommittén har tidigare anfört att det finns anledning att räkna med att s.k. bevakningstjänster kan bli billigare i framtiden. Enligt kommitténs mening finns det också anledning att räkna med ett större utbud av andra tjänster i framtiden, bl.a. undersökningar av om det finns förutsättningar för en hållbar registrering med hänsyn till förekomsten av äldre ensamrätter. Det är därför något osäkert vilket praktiskt behov det kommer att finnas av att Patentverket i sin myndighetsutövning ex officio undersöker om det finns relativa hinder och underrättar sökanden om dessa. Det kan mycket väl visa sig att det kommer att framstå som naturligt och mer fördelaktigt för sökandena att själva eller genom ombud göra en sådan undersökning, särskilt som undersökningen då
kan göras innan ansökan ges in. En annan sak är att Patentverket inom ramen för sin uppdragsverksamhet även i fortsättningen kan tillhandahålla undersökningar av det här slaget. Således är det enligt kommitténs mening lämpligt att skapa en flexibel reglering i detta avseende.
Regeringen bör ges rätt att föreskriva om och i vilken omfattning Patentverket inom ramen för sin handläggning i registreringsärenden skall undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om dessa. Vid en sådan reglering kan regeringen också överväga att låta Patentverket underrätta innehavarna av äldre varumärkesregistreringar om nya varumärkesansökningar. Det kan också tänkas att regeringens förordningsbestämmelse inskränks till ett åläggande för Patentverket att tillhandahålla en automatiskt framställd datalista över potentiella hinder. Det bör understrykas att kommitténs förslag inte förutsätter att regeringen utnyttjar ett bemyndigande att föreskriva att Patentverket skall utföra ett visst mått av granskning med avseende på relativa hinder. I den mån det framkommer några relativa hinder – genom Patentverkets undersökning eller på annat sätt – skall dock verket underrätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig.
Föreläggande vid påföljd av avskrivning
En fråga som bör beröras i detta sammanhang är om Patentverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att i ett registreringsärende förelägga sökanden att besvara ett föreläggande vid äventyr att hans ansökan annars avskrivs från vidare handläggning.
Visar Patentverkets granskning att ansökan inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan eller att det finns något materiellt hinder mot registrering skall verket i den nuvarande ordningen förelägga sökanden att inom viss tid ”avgiva yttrande eller vidtaga rättelse”, vid äventyr att ansökan annars avskrivs (19 § 1 st. VmL). Om sökanden inte besvarar föreläggandet i rätt tid skall Patentverket alltså avskriva ansökan från vidare handläggning. Om sökanden besvarar förläggandet men det alltjämt finns någon formell brist med avseende på ansökan eller något materiellt hinder mot registrering skall Patentverket avslå ansökan, såvida det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande (19 § 2 st. VmL). Om ansökan däremot uppfyller alla formella krav och det inte finns något materiellt hinder registrerar Patentverket märket genom att föra in det i registret.
En huvudregel i svensk civilprocessrätt och förvaltningsprocessrätt är att en ansökan skall avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den skall avslås om den tas upp till prövning i sak men inte kan bifallas (jfr t.ex. 42 kap. 4 § RB, 10 § ÄrendeL och 5 § FPL). Handläggningsbestämmelserna i 19 § VmL skiljer sig alltså på två sätt från denna huvudregel. Den ena skillnaden är att ansökan skall avskrivas om sökanden inte besvarar ett utfärdat föreläggande i rätt tid; en ordning som synes bygga på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. Den andra är att ansökan skall avslås även om anledningen till föreläggandet är att ansökan inte uppfyller något av de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet att sökanden inte betalat föreskriven ansökningsavgift.
En utgångspunkt för kommittén är att de regler som styr förfarandet vid registrering av varumärken så långt möjligt bör stämma överens med de grundläggande principerna i den allmänna processrätten. Detta talar för att ändra utformningen av handläggningsbestämmelsen i en ny varumärkeslag. Den ordning som finns i VmL är emellertid sedan länge etablerad på det industriella rättsskyddets område (angående den historiska bakgrunden, se SOU 1958:10 s. 298). Motsvarande bestämmelser finns också i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område (se 15 § PL, 14 § ML, 5 kap. 5 § VäxtfL). Även i NamnL och de associationsrättsliga lagar som innehåller bestämmelser om registrering av t.ex. firma finns motsvarande bestämmelser (se 40 § NamnL samt t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 § FörenL). Liknande bestämmelser finns för övrigt också på det industriella rättsskyddets område i de andra nordiska länderna. Kommittén stannar därför vid att inte föreslå någon saklig ändring av Patentverkets möjlighet att förelägga sökanden att svara vid äventyr av avskrivning. En redaktionell ändring av bestämmelserna bör dock göras så att de bättre speglar vad Patentverkets granskning omfattar och vilka åtgärder som verket kan förelägga sökanden att vidta.
Av bestämmelserna bör framgå att Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något absolut hinder mot registrering. Vidare bör det framgå att Patentverket i den omfattning som regeringen föreskriver skall undersöka om det finns något relativt hinder samt underrätta sökanden om detta. Det bör också framgå att Patentverket skall förelägga
sökanden att komplettera sin ansökan (med avseende på formella brister) eller ändra sin ansökan (för att undanröja något absolut registreringshinder) samt att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte yttrar sig.
Återupptagning av en avskriven ansökan
Patentverket bör alltså även i fortsättningen kunna förelägga en sökande i ett registreringsärende att besvara ett föreläggande vid äventyr att dennes ansökan annars kan komma att avskrivas från vidare handläggning. Liksom andra slutliga beslut i ärenden om registrering av varumärken kan ett sådant beslut omprövas eller överklagas. Till skillnad mot vad som gäller vid ansökan om patent eller mönster kan dock en ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits inte återupptas till fortsatt handläggning (jfr 15 § 3 st. PL och 14 § 3 st. ML).
I förarbetena till VmL angav Varumärkes- och firmautredningen två olika skäl till att inte införa en möjlighet till återupptagning (se SOU 1958:10 s. 298). Utredningen framhöll – vid en jämförelse med förhållandena inom patenträtten – att det inte fanns något nyhetskrav inom varumärkesrätten och att det därför inte fanns samma intresse av att vidmakthålla en ansökan om varumärkesregistrering som en ansökan om patent. Vidare anförde utredningen att den ursprungliga ansökningsdagen inte hade samma betydelse för en varumärkessökande som för en patentsökande med hänsyn till bestämmelserna om företrädesrätt på grund av tidigare ibruktagande (14 § 1 st. 7 VmL) och ensamrätt på grund av inarbetning (2 § och 14 § 1 st. 6 VmL).
Det finns alltså inte något hinder mot registrering av ett varumärke som tidigare varit föremål för ansökan om registrering. En sökande vars varumärkesansökan har avskrivits har därför möjlighet att på nytt ansöka om och få registrering av samma varumärke. Annorlunda förhåller det sig som nämnts inom patenträtten och mönsterrätten där en ny ansökan avseende samma uppfinning respektive mönster som blivit allmänt tillgänglig inte kan vinna bifall, eftersom kravet på nyhet inte är uppfyllt om samma ansökan lämnas in på nytt. Om inte möjligheten till återupptagning fanns skulle en sökande vars ansökan avskrivits därför vara avskuren från vidare möjligheter att få skydd för sin uppfinning eller sitt mönster.
Den som ansöker om varumärkesregistrering och får sin ansökan avskriven har alltså inte på grund av detta förlorat möjligheten att få ett skydd för sitt märke genom registrering. En avskrivning av ansökan kan emellertid medföra betydande olägenheter för sökanden, särskilt om avskrivningen sker i ett sent skede av handläggningen. Sökanden förlorar till att börja med sin plats i den turordning i vilken Patentverket avgör inkommande ärenden. Det innebär att den tid som sökanden måste vänta på att få en registrering av sitt varumärke kan komma att förlängas avsevärt. Av större betydelse är emellertid att sökanden förlorar den företrädesrätt som den ursprungliga ansökan givit honom i förhållande till senare ansökningar. Även om sökanden senare ger in en ny ansökan och får registrering av sitt varumärke kan det visa sig att en annan varumärkesregistrering – som tillkommit på grundval av en ansökan som lämnats in efter den avskrivna ansökan – då utgör hinder mot registreringens bestånd.
Det är förhållandevis vanligt att en sökande begär omprövning av eller överklagar sådana beslut om avskrivning. Sökandens möjligheter att få framgång med en begäran om omprövning eller ett överklagande är dock i praktiken begränsade. I huvudsak kan en ändring av ett avskrivningsbeslut ske i tre olika typer av fall, dels om Patentverket skickat ett föreläggande till sökanden utan att det funnits sakliga skäl för detta, dels om föreläggandet innehållit någon allvarlig brist, t.ex. att det saknats uppgift om avskrivningspåföljd, och dels om sökanden inte har fått del av föreläggandet.
Under de tre senaste åren avskrev Patentverket i genomsnitt 2 642 ärenden per år på den grunden att sökanden inte hade besvarat ett utfärdat föreläggande, vilket motsvarar ca 20 procent av alla inkomna ansökningar. År 1998 avskrevs 1 493 ärenden, år 1999 avskrevs 2 642 ärenden och år 2000 avskrevs 4 099 ärenden. Patentverket omprövade varje år ca 200 av dessa beslut och återupptog ansökan till fortsatt handläggning.
Under samma tid överklagades varje år i genomsnitt ca 60 beslut om avskrivning till Patentbesvärsrätten. År 1998 överklagades 50 beslut, år 1999 överlagades 51 beslut och år 2000 överklagades 80 beslut. I genomsnitt undanröjde domstolen varje år 6 av de överklagade besluten. Av de år 1998 överklagade besluten undanröjdes 11 beslut, av de år 1999 överklagade undanröjdes
7 och av de år 2000 över-
klagade besluten undanröjdes 1 beslut.
Ordningen med avskrivning bygger som sagts på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. I många fall är det uppenbarligen också så att sökanden av olika skäl inte finner anledning att vidhålla sin
ansökan och därför underlåter att besvara Patentverkets föreläggande. Att sökanden i många fall vill hålla fast vid sin ansökan framgår dock av att så pass många begär omprövning av eller överklagar Patentverkets beslut om avskrivning. Det finns för övrigt anledning att räkna med att många är medvetna om att möjligheterna till ändring av ett avskrivningsbeslut är begränsade och därför avstår från att begära omprövning eller att överklaga.
Det bör uppmärksammas att en möjlighet till återupptagning medför en olägenhet för tredje man, eftersom denne måste räkna med att en avskriven ansökan kan komma att återupptas med den företrädesrätt som den ursprungliga ansökningsdagen ger. Med hänsyn till hur viktigt det kan vara för den enskilde att få tillgodoräkna sig den prioritet som en första ansökan ger, bör det enligt kommitténs mening ändå införas en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan. Bestämmelserna om återupptagning kan lämpligen utformas på ungefär samma sätt som i 14 § tredje stycket ML. En ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits skall alltså kunna återupptas om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. Också när det gäller varumärkesansökningar bör föreskrivas att återupptagning endast kan ske en gång.
5.3.3. Invändningsförfarandet
Förslag: Den som vill skall på samma sätt som nu kunna göra
invändning mot en beviljad registrering. Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändaren skall även i fortsättningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande av registreringen.
Patentverket skall lika lite som nu kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller skall verket ex officio kunna ta upp andra hinder till prövning än dem som invändaren åberopat. Återkallas invändningen skall dock Patentverket även i fortsättningen kunna pröva den om det finns särskilda skäl. En förutsättning för fortsatt prövning skall dock vara att invändningen grundas på ett absolut hinder.
Skälen för förslaget
Var och en bör få framställa invändning
Av flera skäl är det naturligt att även i fortsättningen ha ett invändningsförfarande. Den huvudsakliga anledningen till att ett invändningsförfarande tillskapades genom VmL var att det skulle kunna komplettera Patentverkets officialgranskning av relativa hinder, särskilt i fråga om inarbetade varukännetecken och skyddade firmor, se SOU 1958:10 s. 117. Med kommitténs förslag att officialprövningen av relativa hinder skall slopas är det av ännu större betydelse att innehavare av äldre ensamrätter i ett tidigt skede bereds tillfälle att på ett enkelt och billigt sätt angripa en registrering. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen, och den svenska kommittén har det rått enighet om att invändningsfristen i fortsättningen bör vara tre månader. Invändningsfristens längd kommer därigenom att överensstämma med den tremånadersfrist som gäller enligt EG:s varumärkesförordning (artikel 42).
Även i fortsättningen bör var och en kunna framställa invändning mot en varumärkesregistrering. I avsnitt 8.5.3 föreslår emellertid kommittén att en förutsättning för bifall till en invändning skall vara att invändaren för talan i eget intresse. Det innebär inte någon ändring i sak när det gäller möjligheten för en invändare att till grund för sin invändning med framgång åberopa att det förelegat ett absolut hinder mot registrering. Var och en får anses kunna företräda det allmänna intresse som ligger bakom de absoluta hindren. Däremot skall en invändare i fortsättningen endast kunna åberopa ett relativt hinder med framgång om han innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för invändningen.
Nya omständigheter till stöd för invändningen
En annan fråga som det finns anledning att överväga i detta sammanhang är om invändaren när som helst bör kunna åberopa nya omständigheter till grund för invändningen. En begränsning i invändarens möjligheter att åberopa nya omständigheter gör det möjligt för innehavaren av registreringen att på grundval av invändningen bedöma sina möjligheter att hävda den. Innehavaren kan då på ett annat sätt överblicka om det finns anledning att lägga
ned tid och kostnader på att försvara registreringen eller om han bör medge att den upphävs helt eller delvis.
För närvarande finns som nämnts inte någon begränsning i möjligheten att i Patentverket åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Inte heller finns det någon uttrycklig begränsning i möjligheten att åberopa nya omständigheter i Patentbesvärsrätten. En annan sak är att prövning av en ny omständighet kan strida mot instansordningens princip och föranleda att målet av det skälet återförvisas till Patentverket för ny prövning. I Regeringsrätten får nya omständigheter beaktas endast om det föreligger särskilda skäl (37 § FPL).
Vid OHIM finns en viss begränsning i möjligheterna att åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Enligt artikel 42.3 i EG:s varumärkesförordning skall invändningen innehålla uppgift om de grunder som åberopas till stöd för invändningen. Av samma artikel framgår emellertid att invändaren därefter får åberopa fakta, bevis och argument inom en tid som fastställs av OHIM.
I de övriga nordiska länderna finns för närvarande inte någon begränsning i möjligheterna att åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Inte heller innehåller vare sig det finska eller det norska förslaget någon sådan begränsning.
Att framställa en invändning är i kommitténs förslag till ny varumärkeslag ett av tre olika sätt att angripa en varumärkesregistrering. Liksom tidigare skall en registrering också kunna angripas genom en talan vid allmän domstol om upphävande av registreringen. Vidare föreslår kommittén i kapitel 7 att det införs en möjlighet att upphäva en registrering i administrativ ordning. Vid bedömning av om nya omständigheter skall få åberopas under invändningsförfarandet finns anledning att beakta i vilken utsträckning nya omständigheter får åberopas när talan om upphävande förs vid domstol eller genom upphävande i administrativ ordning.
En talan i tvistemål – t.ex. en talan om upphävande av en varumärkesregistrering – får enligt huvudregeln inte ändras (13 kap. 3 § 1 st. RB). Förbudet mot ändring av talan motiveras av att svaranden skall kunna bedöma sina möjligheter att vinna processen med utgångspunkt i vad käranden har anfört i stämningsansökningen. Käranden får emellertid åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan under förutsättning att saken inte ändras (13 kap. 3 § 3 st. RB). Det innebär att käranden får åberopa nya omständigheter som är alternativa till dem han ursprungligen
åberopat till stöd för samma yrkande, se Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 136 f. I kravet på att omständigheterna skall vara alternativa ligger att de senare åberopade omständigheterna inte får leda till en kvalitativt sett annan rättsföljd än de ursprungligen åberopade. Den som väcker talan om att en varumärkesregistrering skall upphävas får alltså åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan, eftersom saken inte ändras; alla omständigheter som kan åberopas till stöd för en talan av detta slag avser rättsföljden upphävande av registreringen.
Kommitténs förslag till bestämmelser om upphävande av varumärkesregistrering i administrativ ordning innehåller inte någon uttrycklig reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter (se kapitel 7). Inte heller i BfL – som tjänat som förebild för kommitténs förslag till bestämmelser om upphävande i administrativ ordning – finns någon sådan reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter. Det finns därför inget hinder mot att sökanden ändrar sin talan innan föreläggandet för innehavaren att yttra sig skickas ut (jfr Häggman m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning, 5 uppl., 1999, s. 52 f.). Av det sätt på vilket förfarandet är anordnat följer dock att sökanden därefter inte har någon möjlighet att inom ramen för förfarandet åberopa nya omständigheter, se 30–32 §§ i förslaget till ny varumärkeslag. Om en ansökan om upphävande i administrativ ordning senare överlämnas till tingsrätt blir RB:s regler om ändring av talan tillämpliga.
De finns enligt kommitténs mening inte skäl att i invändningsärenden ha strängare regler än vid talan i allmän domstol när det gäller möjligheten att åberopa nya omständigheter. Invändaren bör därför också i fortsättningen få åberopa nya omständigheter till stöd för sin invändning i Patentverket. I vilken mån nya omständigheter kan beaktas efter överklagande av ett beslut om invändning får som hittills avgöras av de allmänna förvaltningsprocessuella bestämmelserna.
Officialprövningen under invändningsförfarandet
En särskild fråga är i vilken utsträckning Patentverket bör få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som har utbildats i praxis gäller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan återkallas (jfr 27 § FL). I fråga om sådana beslut är det av naturliga skäl
viktigt för den enskilde kunna lita på att ett meddelat avgörande står fast. Patentverket har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan stöd i lag rätta en felaktig registrering till nackdel för innehavaren, se RÅ 1992 ref. 64. Inte heller har verket befogenhet att ta initiativ till ett invändningsförfarande. Däremot får Patentverket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången, se prop. 1994/95:59 s. 52. Vidare får Patentverket fullfölja invändningsförfarandet även om invändaren återkallar sin invändning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (20 § 3 st. VmL). De möjligheter som Patentverket har att ex officio ta upp nya omständigheter till prövning och att fullfölja ett pågående invändningsförfarande används dock sällan i praktiken.
Kommittén har tidigare framhållit (avsnitt 5.2 och 5.7.2) att officialprövningen av absoluta hinder bl.a. innefattar en prövning av särskiljningsförmåga och alltså den ur konkurrenssynpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteckningar hålls fria. Det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock som kommittén konstaterat att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändningsförfarandet är i sina grunddrag också utformat som en ackusatorisk process i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot varandra. Angående tvåpartsprocess, jfr prop. 1995/96:22 s. 70 f.
Mot den angivna bakgrunden finns det enligt kommitténs mening inte anledning att utvidga Patentverkets möjligheter till officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt skall disponera över både om en prövning skall komma till stånd och vad den i så fall skall omfatta. Patentverket bör därför inte ex officio kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio kunna ta upp ett nytt absolut hinder mot registrering till prövning. Än mindre bör verket ex officio kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering.
Även i fortsättningen bör dock Patentverket i undantagsfall få fullfölja prövningen av en invändning trots att invändaren återkallar den. En förutsättning för en sådan prövning bör dock vara att invändningen grundas på ett absolut hinder. Det framstår t.ex. som rimligt att Patentverket får pröva en invändning om att
ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, även om invändaren av någon anledning återkallar invändningen. I lagen bör på ungefär samma sätt som nu anges att Patentverket får pröva en återkallad invändning om det finns särskilda skäl.
5.3.4. Ansökan och invändning – och kravet på skriftlighet
Nuvarande krav på en ansökan och behovet av ändring
En ansökan om registrering av varumärke skall enligt 17 § VmL vara skriftlig samt innehålla uppgift om sökandens namn eller firma, uppgift om de varor för vilka märket är avsett och uppgifter om de klasser varorna tillhör. Vidare finns vissa bestämmelser om ansökan i 9 och 10 §§ VmF, bl.a. krav på att ansökan skall vara underskriven av sökanden eller dennes ombud samt krav på att sökanden skall ge in avbildningar av märket.
Inom patenträtten och mönsterrätten finns på ungefär samma sätt som i VmL krav på att ansökan skall innehålla vissa grundläggande uppgifter, även om dessa i vissa avseenden är mer detaljerade än dem i VmL (jfr 8 § PL och 2–5 §§ PK samt 10 § ML och 2– 4 §§ MF).
Hittills har gällt att en ansökan om patent skall vara skriftlig och underskriven av sökanden eller dennes ombud. Kravet på skriftlighet (8 § 1 st. PL) har dock ändrats i syfte att förbereda införandet av elektronisk ingivning av patentansökningar; ändringen av skriftlighetskravet skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13).
I den departementspromemoria som föregick propositionen gjordes bedömningen att det inte fanns något behov av att ta bort kravet på skriftlighet i syfte att möjliggöra elektronisk ingivning. I propositionen anförde regeringen att detta framstod som en rimlig slutsats. Med hänvisning till remissynpunkterna på bedömningen i promemorian föreslog dock regeringen att formerna för ansökan om patent borde regleras i PK och att skriftlighetskravet i 8 § PL i linje med detta borde slopas. Regeringen anförde därvid att avsikten var att i PK meddela föreskrifter som på lämpligt sätt skulle ge uttryck för skriftlighetskravet och som skulle reglera ingivningen av patentansökningar i både pappersform och elektronisk form. I fråga om den närmare motiveringen till ändringarna, se Ds 2000:30 s. 41 f. och prop. 2000/01:13 s. 36 f.
En ansökan om mönsterregistrering skall liksom en ansökan om varumärkesregistrering vara skriftlig (10 § ML). Vidare skall ansökan vara underskriven av sökanden (2 § 2 st. MF). Mönsterutredningen har föreslagit vissa ändringar i 10 § ML, dock inte någon ändring med avseende på skriftlighetskravet, se delbetänkandet SOU 2000:79 s. 139.
Nuvarande krav på en invändning och behovet av ändring
I VmL finns inte några bestämmelser om vad en invändning skall innehålla (jfr 20 § VmL). I 11 § första stycket VmF föreskrivs emellertid att en invändning skall innehålla uppgifter om 1. invändarens namn eller firma samt postadress, 2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress och 3. de omständligheter som åberopas till grund för invändningen. Vidare skall invändningen enligt 11 § andra stycket VmF vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Både PL och ML innehåller till skillnad från VmL en bestämmelse om utformningen av en invändning. Enligt 24 § PL skall en invändning mot ett patent vara skriftlig. Vidare framgår av 33 § PK att invändningen skall innehålla uppgift om vad den grundas på. På motsvarande sätt skall en invändning mot en ansökan om mönsterregistrering vara skriftlig och innehålla uppgift om vad den grundas på (18 § ML och 16 MF). Frågan om ändring av skriftlighetskravet för invändningar när det gäller patent och mönster har inte varit föremål för några överväganden.
Förslag: De grundläggande krav som måste ställas på en an-
sökan om varumärkesregistrering bör anges i lag. På motsvarande sätt bör de grundläggande krav som ställs på en invändning mot en registrering anges i lag.
I lag bör inte finnas något krav på att en ansökan eller en invändning skall vara skriftlig. Regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver bör få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan måste uppfylla.
Skälen för förslaget: En ansökan som skall kunna ligga till grund
för beviljandet av en ensamrätt på det industriella rättsskyddets område måste innehålla vissa grundläggande uppgifter. Det ligger i sakens natur att ansökan måste innehålla uppgifter om sökandens
namn eller firma och adress. Vidare måste ansökan innehålla sådana uppgifter som behövs för att individualisera det skyddsobjekt som ansökan avser och det skyddsomfång som sökanden begär.
Av det anförda följer att en varumärkesansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare skall ansökan innehålla en återgivning av varumärket och en förteckning av de varor som märket avser. En ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke bör dessutom innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas. Att en ansökan skall innehålla dessa grundläggande uppgifter bör framgå av lag. Någon särskild bestämmelse om att en ansökan i förekommande fall skall innehålla uppgift om ombudets namn eller adress kan inte anses nödvändig, eftersom detta får anses följa av allmänna förvaltningsprocessuella principer. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör på samma sätt som nu få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan skall uppfylla.
Med hänsyn till att det lagfästa kravet på skriftlighet slopats för patentansökningar finns det anledning att räkna med att motsvarande ändringar kommer att göras när det gäller kravet på skriftlighet för mönsteransökningar. Enligt kommitténs mening är det värdefullt om kravet på skriftlighet för ansökningar är reglerat på ett enhetligt sätt i de olika författningarna på det industriella rättsskyddets område. Något krav på att en ansökan om varumärkesregistrering skall vara skriftlig bör därför inte införas i en ny varumärkeslag.
En invändning måste på ungefär samma sätt som en ansökan innehålla vissa grundläggande uppgifter, vilka bör framgå av lag. Invändningen måste till att börja med innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare måste invändningen innehålla uppgifter som individualiserar den registrering som den riktas emot. Invändningen måste också innehålla uppgift om de omständigheter som den grundas på. Kravet på skriftlighet bör enligt kommitténs mening vara reglerat på samma sätt när det gäller ansökningar och invändningar. Inte heller i fråga om invändningar bör det därför i lag finnas något krav på skriftlighet. Enligt kommitténs mening finns det inte skäl att behålla ett krav i lag på skriftlighet för invändningar. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör även i fråga om invändningar få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en invändning skall uppfylla.
5.4. Ombudskrav
5.4.1. Nuvarande ordning och behovet av ändring
En innehavare av ett registrerat varumärke, som inte har hemvist i Sverige, skall enligt 31 § VmL ha ett här bosatt ombud med behörighet att företräda honom i allt som rör märket.
I övriga lagar på det industriella rättsskyddets område finns liksom i VmL bestämmelser om skyldigheten för en innehavare att ställa ombud för sig. Bestämmelserna är obligatoriska men ställer inte något annat krav på ombudet än att denne skall ha behörighet att ta emot delgivning. En patenthavare som inte har hemvist här i landet skall ha ett här bosatt ombud med behörighet att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol (71 § PL). På motsvarande sätt är utländska innehavare av växtförädlarrätter och utländska innehavare av mönsterrätter skyldiga att ha ombud med hemvist i Sverige som kan ta emot delgivning (11 kap. 1 § VäxtfL och 45 § ML).
Dessa lagar innehåller till skillnad från VmL också bestämmelser om skyldighet för utländska sökande att i vissa fall ställa ombud för sig.
Bestämmelserna om skyldigheten för sökanden i ett ärende om patent eller ett ärende om registrering av växtsort att ställa ombud för sig har ändrats med verkan från den 1 januari 2001, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 23 f. och prop. 2000/01:13 s. 20 f.). Enligt dessa bestämmelser får en sökande som inte har hemvist i Sverige föreläggas att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet samt att anmäla ombudet hos respektive myndighet (12 § PL och 5 kap 4 § VäxtfL). Om sökanden inte följer ett sådant föreläggande får delgivning ske genom att handlingen med posten sänds till honom under hans senast kända adress, varvid delgivning anses ha skett när detta blivit gjort. I propositionen har regeringen understrukit att bestämmelserna bör utformas på ett enhetligt sätt i de båda lagarna, se prop. 2000/01:13 s. 25.
En sökande i ett ärende om mönsterregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett här bosatt ombud som äger företräda honom i allt som rör ansökningen (12 § ML). Mönsterutredningen
har föreslagit att denna bestämmelse ändras så att den i allt väsentligt får motsvarande utformning som dem i PL och VäxtfL. Utredningen har emellertid föreslagit att uttrycket ”anvisa en fysisk eller juridisk person” skall användas i stället för ”att för sig ställa ett ombud” för att bättre klargöra att det endast är fråga om en s.k. delgivningsadress, se SOU 2000:79 s. 119 f. Utredningen har av samma skäl föreslagit att detta uttryck skall används i 45 § ML.
Samma skäl som ligger bakom ändringarna i PL och VäxtfL och förslaget till ändring i ML gör sig gällande även när det gäller ombudskravet i varumärkesrätten. Även bestämmelserna i en ny varumärkeslag måste därför utformas så att de står i överensstämmelse med EG-fördragets regler om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster.
5.4.2. Förslag
Förslag: Patentverket skall kunna kräva att sökanden i ett
ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. Innehavaren av en varumärkesregistrering skall ha (obligatorisk) skyldighet att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist i Sverige.
Skälen för förslaget: De skäl som kan anföras till stöd för kraven
på ombud för sökande i registreringsärenden och för innehavare av registrerade rättigheter är i allt väsentligt desamma i patenträtten, växtförädlarrätten, mönsterrätten och varumärkesrätten. Bestämmelserna om ombud bör därför enligt kommitténs mening utformas på ett enhetligt sätt i lagarna på dessa områden.
Även i varumärkeslagen bör alltså finnas en fakultativ bestämmelse som innebär att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering kan föreläggas att utse någon som har hemvist i Sverige och som är behörig att ta emot delgivning i ärendet. Vidare bör det finnas en obligatorisk bestämmelse som innebär att innehavaren av en varumärkesregistrering är skyldig att utse någon med hemvist här i landet och med behörighet att ta emot delgivning.
Kommittén delar Mönsterutredningens uppfattning att uttrycket ”fysisk eller juridisk person” bättre än ”ombud” klargör att innehavare och i vissa fall sökande endast är skyldiga att ha en delgivningsadress här i landet. Uttrycket ombud har emellertid
behållits i PL och VäxtfL, uppenbarligen i syfte att använda samma terminologi som i 33 kap. 8 § RB, jfr Ds 2000:30 s. 31 och prop. 2000/01:13 s. 28. Med hänsyn till den strävan som finns att utforma de nu aktuella bestämmelserna på ett enhetligt sätt finns det anledning att räkna med att uttrycket ombud kommer att behållas också i ML. Kommittén stannar därför vid att föreslå att uttrycket ombud skall användas också i en ny varumärkeslag.
5.5. Prioritet m.m.
5.5.1. Konventionsprioritet
Nuvarande ordning och behovet av ändring
I VmL finns en grundläggande bestämmelse om konventionsprioritet, enligt vilken regeringen kan förordna att en nationell ansökan om registrering av ett varumärke, vilket tidigare sökts registrerat utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands (30 § VmL). Vidare finns bestämmelser om prioritet i FuV, bl.a. om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, om den ordning i vilken yrkanden om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som Patentverket kan ställa i fråga om rätten till prioritet (3 och 4 §§ FuV). Bestämmelserna om konventionsprioritet i VmL och FuV bygger på artikel 4 i Pariskonventionen.
Konventionsprioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som är gjorda i en stat som är ansluten till Pariskonventionen samt från ansökningar gjorda utomlands och som Patentverket finner särskilda skäl att jämställa med ansökningar gjorda i en konventionsstat (3 § 1 st. FuV). En förutsättning för prioritet är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader från det att den första ansökan avseende samma märke gavs in utomlands. Vidare fordras att sökanden själv skriftligen begär sådan prioritet innan registrering sker samt att han därvid lämnar uppgift om var och när den första ansökan gjordes och vilket nummer den har (3 § 2 st. FuV).
Patentverket får förelägga sökanden att inom viss tid – som inte får utlöpa tidigare än tre månader från ansökningsdagen – styrka sin rätt till prioritet genom att inge vissa handlingar, dels ett bevis, utfärdat av den utländska myndighet som tagit emot den åberopade ansökan, om sökandens namn och ansökningsdagen,
dels en av myndigheten bestyrkt kopia av ansökan och dels en därvid fogad bild som visar märket (4 § 1 st. FuV). Följer sökanden inte ett sådant föreläggande får han inte tillgodoräkna sig den begärda prioriteten (4 § 2 st. FuV).
Bestämmelser om konventionsprioritet finns också i bl.a. PL och ML.
Bestämmelserna i bl.a. PL om konventionsprioritet har ändrats med verkan från den 1 januari 2001, i syfte att uppfylla Sveriges åtaganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet från en ansökan om patent eller motsvarande som gjorts i en WTO-stat (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 33 f. och prop. 2000/01:13 s. 31 f.). Av bestämmelserna framgår att prioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som gjorts i en stat ansluten till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat eller ett område som är anslutet till WTOavtalet (6 § 1 st. PL). Av bestämmelserna framgår också att prioritet medges från ansökningar gjorda i andra länder eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen (6 § 1 st. PL).
Vidare har bestämmelserna i dessa lagar ändrats på så sätt att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lagen (6 a–6 g §§ PL samt 3 kap. 6 a § VäxtfL). I lagstiftningsärendet anförde lagrådet att det var ett ofrånkomligt krav att de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet skulle finnas i lag, se prop. 2000/01:13 s. 36 och bilaga 5.
Bestämmelserna om konventionsprioritet i ML är utformade på ungefär samma sätt som bestämmelserna i VmL. I ML finns en grundläggande bestämmelse om att regeringen kan förordna att en ansökan om registrering av mönster, vilket tidigare angivits i ansökan om skydd utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands (8 § ML). Och i MF finns bestämmelser om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken ett yrkande om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som Patentverket kan ställa (8–11 §§ MF).
Mönsterutredningen har föreslagit att bestämmelserna om konventionsprioritet i 8 § ML skall ändras så att det framgår att prioritet medges för en ansökan om registrering av mönster eller nyttighetsmodell som gjorts i en WTO-stat, se SOU 2000:79 s. 120 f. Utredningen har också föreslagit att bestämmelserna ändras så att det av ML framgår vilka tidigare ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas.
Som har framgått anses TRIPs-avtalet medföra en skyldighet att i Sverige medge prioritet från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till WTO-avtalet. Bestämmelserna om konventionsprioritet i en ny varumärkeslag bör utformas så att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden i detta avseende. Vid utformning av bestämmelserna bör särskild uppmärksamhet ägnas åt vad som måste regleras i lag och vad som kan regleras i förordning.
5.5.2. Utställningsprioritet
Nuvarande ordning och behovet av ändring
Enligt 18 § VmL skall en ansökan om registrering av ett varumärke som första gången använts för en vara visad på en internationell utställning, anses vara gjord samma dag som märket användes vid utställningen. En förutsättning för prioritet är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader efter det att varan först utställdes. Vidare fordras enligt 16 § VmF att sökanden begär prioritet innan registrering sker. Till sin begäran om prioritet skall sökanden foga den utredning som han vill åberopa till styrkande av att utställningen är att anse som internationell. Angående de övervägandena om utställningsprioritet som gjordes i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 40 och 295 f. samt prop. 1960:167 s. 122 f.
Bestämmelsen om utställningsprioritet bygger på artikel 11 i Pariskonventionen. Enligt denna artikel skall en medlemsstat, i enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd för bl.a. varumärken som används för varor som visas på officiella eller officiellt erkända utställningar som anordnas i någon av medlemsstaterna. Artikeln, som enligt sin lydelse alltså är fakultativ, avser också prioritet för bl.a. patent och mönster.
Bestämmelser avseende internationella utställningar finns även i PL och ML. Också bestämmelserna i dessa lagar bygger på artikel 11 i Pariskonventionen och omfattar endast sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (SÖ 1932:27 och 1950:34).
Enligt 2 § femte stycket PL får patent meddelas trots att uppfinningen blivit allmänt tillgänglig, om sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt, inom sex månader innan patentansökan gjordes, förevisat uppfinningen på en sådan internationell utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade
konventionen om internationella utställningar. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes med anledning av Sveriges tillträde till Europeiska patentkonventionen. Ändringarna innebar bl.a. att det i lagen uttryckligen angavs att det endast var fråga om sådana utställningar som avsågs i den ovannämnda konventionen (se prop. 1977/78:1 Del A s. 326).
Enligt 3 § första stycket 2 ML får på motsvarande sätt ett mönster registreras utan hinder av ett det blivit allmänt tillgängligt om det har visats på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning. I bestämmelsen anges inte uttryckligen vilka internationella utställningar som avses. Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär dock begränsningen till sådan internationell utställning som är officiell eller officiellt erkänd att den endast omfattar sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (se SOU 1965:61 s. 117 f. och prop. 1969:168 s. 149 f.).
Utställningsprioritet är som nämnts visserligen av liten praktisk betydelse när det gäller varumärken. I de fall där frågan om utställningsprioritet aktualiseras är det dock viktigt att bestämmelserna om detta slag av prioritet är tydliga. Det finns därför anledning att precisera vilka internationella utställningar som kan grunda prioritet vid ansökan om varumärke. Även när det gäller utformningen av denna bestämmelse bör närmare övervägas vad som måste regleras i lag.
Förslag: I lag bör anges att konventionsprioritet kan grundas på
en ansökan från dels en stat som är ansluten till Pariskonventionen, dels en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till WTO-avtalet och dels någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.
I lag bör uttryckligen anges att utställningsprioritet endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar.
Alla de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet skall framgå av lag.
Skälen för förslaget: De konventionsåtaganden som ligger bakom
bestämmelserna om vilka ansökningar som skall kunna grunda konventionsprioritet är desamma inom varumärkesrätten, patenträtten och mönsterrätten. Bestämmelserna om konventionsprioritet bör därför i detta avseende regleras på samma sätt på dessa rättsområden. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör således prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i de stater och områden som anges i den ändrade 6 § PL. Med andra ord bör prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i stater som är anslutna till Pariskonventionen, i stater eller områden som är anslutna till WTO-avtalet samt i andra stater eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.
I detta sammanhang bör uppmärksammas att endast den första ansökan om registrering av ett visst varumärke som gjorts i någon av de nu aktuella staterna kan vara prioritetsgrundande. En förutsättning för att en senare ansökan enligt artikel 4 i Pariskonventionen skall få läggas till grund för prioritet är att den första ansökan inte har blivit allmänt tillgänglig. Varumärkesansökningar blir emellertid – i motsats till patentansökningar och mönsteransökningar – i praktiken allmänt tillgängliga så snart de ges in. Jfr G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 45 f.
Bestämmelserna om konventionsprioritet bör – som lagrådet anfört i det ovannämnda lagstiftningsärendet (prop. 2000/01:13
bilaga 5) – utformas så att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lag. Det innebär att det av lagen måste framgå vilka ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas. Av lagen måste också framgå när ett yrkande om prioritet skall framställas och vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas.
Vad först gäller frågan om när ett yrkande om prioritet måste framställas är det enligt kommitténs mening tillräckligt att detta på samma sätt som nu görs innan registrering av varumärket sker.
När det sedan gäller frågan om hur kraven på utredning bör utformas finns det enligt kommitténs mening inte behov av en sådan reglering som den i 12 § PL, dvs. en detaljerad reglering byggd på formella rekvisit. Det är tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som har gjort den tidigare ansökan samt var och när den har gjorts och vilket nummer den har. En sådan reglering innebär att sökanden måste styrka sin rätt till prioritet, men den ger sökanden frihet att föra bevisning på det sätt han finner lämpligt inom ramen för de förvaltningsrättsliga förfarandereglerna. En reglering av detta slag innebär en fördel för sökanden, eftersom den ger honom en frihet att välja den utredning som han vill åberopa. Den har också fördelar ur lagteknisk synvinkel, eftersom bestämmelserna om konventionsprioritet inte behöver bli så omfattande.
Det finns som tidigare framhållits (se avsnitt 5.5.1) inte något utrymme för att i förordning föreskriva ytterligare villkor som sökanden måste uppfylla för att få rätt till konventionsprioritet. Andra föreskrifter om prioritet kan emellertid meddelas i förordning, bl.a. föreskrifter om vad Patentverket skall iaktta vid handläggning av ansökningar om prioritet.
Bestämmelserna om utställningsprioritet bör, som kommittén tidigare anfört, preciseras så att det tydligare framgår vilka utställningar som kan grunda prioritet.
Enligt artikel 11 i Pariskonventionen avses sådana utställningar som är ”officiella eller officiellt erkända” och ”internationella”. Någon definition av detta uttryck finns emellertid inte i Pariskonventionen. Enligt Bodenhausen torde utställningen anses som officiell om den är ”organized by the State or other public authority”, officiellt erkänd om den ”has been recognized as such by the State or other public authority” och internationell om den ”include the exhibition of goods coming from foreign countries”, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris
Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 151 f.
Den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar innehåller däremot en definition av begreppet internationell utställning. Enligt huvudregeln i artikel 2 i denna konvention anses som internationell utställning ”varje uppvisning (manifestation) till vilken främmande länder inbjudas på diplomatisk väg; vilken i allmänhet har en icke periodisk karaktär; vars huvudändamål är att uppvisa de olika ländernas framsteg inom en eller flera produktionsgrenar och vid vilken principiellt ingen åtskillnad göres mellan köpare eller besökande vad beträffar tillträde till utställningens lokaler. Enligt en undantagsregel i samma artikel är konventionen inte tillämplig på ”1. utställningar som pågå under mindre än 3 veckor; 2. vetenskapliga utställningar, som anordnas i samband med internationella kongresser, förutsatt att de icke pågå längre tid än den under nr 1. angivna tidrymden;
3. utställningar av skön konst; 4. utställningar, som anordnas av ett enda land i ett annat land och på inbjudan av sistnämnda land.”.
Begreppen ”officiella”, ”officiellt erkända” och ”internationella utställningar” synes inte ha exakt samma innebörd i Pariskonvention och konventionen om internationella utställningar, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 150 not 1. Artikel 11 i Pariskonventionen är dock som tidigare framhållits fakultativ och utgör inget hinder mot en reglering av vilka internationella utställningar som skall vara prioritetsgrundande. Enligt kommitténs mening är det lämpligt att i detta avseende ha samma reglering inom varumärkesrätten som inom patenträtten och mönsterrätten. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör därför utställningsprioritet endast kunna grundas på användning vid sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar. Det innebär i praktiken att utställningsprioritet endast kan förekomma undantagsvis, eftersom sådana utställningar är ovanliga.
Även när det gäller utställningsprioritet måste alla krav som skall vara uppfyllda för att sökanden skall få tillgodoräkna sig prioritet framgå av lag. I lag bör därför uttryckligen anges att utställningsprioritet endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den nyssnämnda konventionen. Vidare bör anges från vilken tidpunkt prioritet kan åtnjutas
samt när ett yrkande om prioritet skall framställas. Det bör också anges vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas. På ungefär samma sätt som i fråga om konventionsprioritet är det tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som använde märket på utställningen, när användningen ägde rum och att utställningen var internationell i den ovan angivna meningen.
5.6. Bättre rätt till varukännetecken
5.6.1. Nuvarande ordning och behovet av ändring
I VmL finns till skillnad mot regleringen i t.ex. PL och ML inte några bestämmelser om bättre rätt till föremålet för en registrering eller ansökan om registrering.
Enligt 14 § första stycket 7 VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte har använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det innebär med andra ord att den som är i ond tro med avseende på en tidigare användning av ett varumärke för vissa varor inte har någon rätt att få märket registrerat för de varor som märket avser. Bestämmelsen är ett utflöde av den grundläggande principen inom immaterialrätten om företräde för den som har tidigaste grund för sitt anspråk på ensamrätt och som för varukännetecken kommer till uttryck i 7 § VmL.
Den rätt som ett ibruktagande av ett kännetecken ger i detta avseende kan beskrivas som en företrädesrätt eller bättre rätt till registrering av kännetecknet för de varor som det avser. Företrädesrätten har som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 5.2) ett ekonomiskt värde och är liksom ensamrätten till ett varukännetecken en förmögenhetsrätt. Företrädesrätten är följaktligen överlåtbar på samma sätt som andra förmögenhetsrätter. Den kan också göras till föremål för prövning i rättegång, t.ex. i en positiv fastställelsetalan. Innehavaren kan i en sådan begära att få sin rätt bekräftad genom att yrka fastställelse av att han har tidigare (rätts)grund för sitt anspråk på rätt till varukännetecknet för vissa varor än motparten på den grunden att han tagit kännetecknet i bruk före denne.
Frågan om det föreligger hinder mot registrering på grund av att sökanden är i ond tro kan i den nuvarande ordningen prövas både
under registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Patentverket kan således för närvarande inom ramen för sin officialprövning ta upp frågan om det finns hinder mot registrering på denna grund. Det förekommer också att Patentverket ex officio tar upp frågor om hinder på denna grund, främst i fall där ett märke som sökts registrerat är förväxlingsbart med ett väl ansett kännetecken. Normalt fordras emellertid att någon gör invändning om att sökanden vid tidpunkten för ansökan var i ond tro med avseende på användningen av ett annat kännetecken, eftersom Patentverket inte har några möjligheter att självt undersöka detta.
Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att officialprövningen av relativa hinder skall slopas. Om detta förslag genomförs kommer frågan om hinder på grund av ond tro endast att kunna prövas efter invändning. I fortsättningen utgår kommittén i sin diskussion om bättre rätt från att förslaget att begränsa officialprövningen kommer att genomföras.
En invändare som visar att han har bättre rätt till ett varumärke i den nu aktuella meningen kan således hindra att en registrering består. Men invändaren har inte någon möjlighet att genom ett förfarande i Patentverket få registreringen (eller en ansökan om registrering) överförd på sig. En annan sak är att innehavaren av en registrering eller en ansökan om registrering kan överlåta sin rätt och att förvärvaren har rätt att antecknas som innehavare av registreringen respektive upptas som sökande i ansökningsärendet.
Den som på detta sätt har bättre rätt till ett varumärke är alltså hänvisad till att själv lämna in en ny ansökan om registrering av varumärket. I de flesta fall kan den som har bättre rätt till märket och själv ger in en ny ansökan också få till stånd en hållbar registrering. Av flera skäl kan det emellertid finnas hinder mot att en sådan registrering består.
En invändare som i en situation som denna ansöker om registrering kan inte tillgodoräkna sig någon prioritet från den första ansökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslår kommer det visserligen inte att finnas några hinder mot registrering på grund av äldre ensamrätter. Men det kan finnas hinder mot att en sådan registrering består på grund av en registrering som tillkommit efter en ansökan under mellantiden. En utgångspunkt är, som kommittén tidigare framhållit, att var och en själv måste bevaka sin rätt. Den som vill skaffa sig en ensamrätt till ett kännetecken måste därför själv vara aktiv i detta avseende, t.ex. genom att så tidigt som möjligt ansöka om registrering. Och den
som är passiv får räkna med att någon annan kan skaffa sig en företrädesrätt genom att ansöka om registrering.
I vissa fall kan det emellertid vara otillfredsställande att den som på detta sätt har bättre rätt inte kan få till stånd en hållbar registrering. Ett exempel på detta är att en handelsagent eller en återförsäljare i ond tro ansöker om registrering av ett varumärke till vilket huvudmannen har bättre rätt. Enligt fast praxis har huvudmannen i förhållande till en handelsagent eller en återförsäljare rätt till de varukännetecken som används för de varor som agenten eller återförsäljaren säljer inom ramen för avtalet mellan parterna, se t.ex. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., 2000, s. 332 f. och Patentbesvärsrättens dom i mål 97-539 (BENSINBOOSTER).
Bestämmelser som rör s.k. agentvarumärken finns både i Pariskonventionen och i EG:s varumärkesförordning.
Enligt artikel 6 septies i Pariskonventionen skall den som har en rätt till ett märke i en medlemsstat – om hans ombud eller agent begär registrering av varumärket i eget namn i någon medlemsstat – ha rätt att göra invändning mot registreringen eller ha rätt att begära att registreringen upphävs eller, om landets lag tillåter det, att registreringen överförs till honom, om inte ombudet eller agenten visar att hans handlande varit berättigat.
Enligt artikel 18 i EG:s varumärkesförordning har innehavaren av en gemenskapsregistrering – om ett ombud eller en företrädare för innehavaren registrerat varumärket i eget namn – rätt att få registreringen av märket överförd till sig om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande. Jfr vidare artikel 8.3 och artikel 11 i förordningen.
Inte någon av de nordiska varumärkeslagarna innehåller för närvarande någon bestämmelse om överföring av registrering eller ansökan om registrering. Däremot finns sådana bestämmelser i bl.a. de nordiska lagarna om patent och mönster. Bestämmelserna i dessa lagar är ytterst betingade av att en uppfinning eller ett mönster som blivit allmänt tillgängligt inte kan göras till föremål för en ny ansökan, eftersom kravet på nyhet då inte är uppfyllt.
Inom bl.a. patenträtten och mönsterrätten finns alltså särskilda regler om bättre rätt (17 och 18 §§ PL resp. 16 och 17 §§ ML). Vidare finns det regler om överföring av ansökan avseende dessa rättigheter (18 § PL resp. 17 § ML). Det finns också bestämmelser om överföring av patent (53 § PL) och överföring av mönsterregistrering (32 § ML).
Bestämmelserna i PL har sammanfattningsvis följande innehåll. Patentverket får pröva yrkanden om överföring av en ansökan om patent. Bestämmelserna om överföring är enligt sin lydelse endast tillämpliga i ansökningsärendet (jfr dock Patentbesvärsrättens beslut i föreläggande den 13 januari 1998 i mål 97-696). Ett yrkande om överföring får framställas när som helst under prövningen av en ansökan, även i Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten (prop. 1966:40 s. 362). Och bestämmelserna är tillämpliga på både rättigheter som uppkommit innan ansökan gjordes och sådana som uppkommit därefter (prop. 1966:40 s. 362). Om någon visar att han har bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall Patentverket om yrkande om detta framställs överföra ansökan på honom (18 § PL). Sedan ett yrkande om överföring framställts får ansökan inte avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet slutligt prövats (18 § 2 st. PL). Men den omständigheten att någon har bättre rätt till uppfinningen kan också utgöra hinder mot att meddela patent och grund för upphävande av ett meddelat patent (1 § 1 st. PL). Förhållandevis många frågor om bättre rätt till uppfinning avgörs numera i administrativ ordning, bl.a. på grund av att parterna önskar en billigare process än den vid allmän domstol. Parterna disponerar emellertid inte över huruvida frågan om bättre rätt skall prövas i administrativ ordning eller inte, utan den avgörs av Patentverket. Angående förutsättningarna för prövning av talan enligt 18 § PL, se RÅ 1982 ref 2:69.
Om någon påstår att han har bättre rätt än sökanden till en uppfinning får Patentverket – om saken är tveksam – förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid, vid äventyr att påståendet annars lämnas utan avseende i den fortsatta prövningen av ansökan (17 § 1 st. PL). I de fall där en prövning ligger bättre till för de allmänna domstolarna får således Patentverket skjuta saken ifrån sig, t.ex. om utredningen är beroende av muntlig bevisning. Ett beslut i föreläggande om att den som påstår bättre rätt skall väcka talan vid domstol får inte överklagas (Patentbesvärsrättens beslut i mål 79-173). Inleds eller pågår en tvist om bättre rätt vid domstol får Patentverket förklara ansökningsärendet vilande i avvaktan på att målet slutligt avgörs (17 § 2 st. PL).
Angående bättre rätt till uppfinning och överföring av ansökan, se vidare Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s. 204 f.
Bestämmelserna i ML om bättre rätt och överföring av registrering eller ansökan om registrering har i allt väsentligt samma innehåll som dem i PL.
Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har gemensamt kommit fram till att det bör införas en möjlighet att överföra en registrering eller en ansökan om registrering även när det gäller varumärken. Av särskild betydelse för denna bedömning har varit att det då blir möjligt att undvika det otillfredsställande resultat som kan uppstå om en handelsagent eller en återförsäljare i ond tro får registrering av ett märke till vilket huvudmannen har bättre rätt.
5.6.2. Förslag
Förslag: Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett
varumärke som en ansökan om registrering avser skall Patentverket överföra ansökan på honom. Är saken tveksam får Patentverket förelägga den som påstår bättre rätt till märket att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om föreläggandet inte följs får Patentverket lämna påståendet utan avseende vid den fortsatta prövningen i registreringsärendet.
Inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patentverket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar överföring av en ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet prövats slutligt.
Bestämmelserna om överföring skall under invändningsförfarandet tillämpas på motsvarande sätt i fråga om registrering.
Skälen för förslaget: Det bör alltså införas bestämmelser som gör
det möjligt för Patentverket att pröva frågor om överföring av ansökningar om och registreringar av varumärken på grund av påståenden om bättre rätt. De skäl som motiverar en möjlighet till prövning av detta slag när det gäller varumärken skiljer sig visserligen från de skäl som ligger bakom den möjlighet till sådan prövning som finns i bl.a. PL och ML. Intresset av en enhetlig reglering i lagarna på det industriella rättsskyddets område motiverar dock enligt kommitténs mening att bestämmelserna om överföring inom varumärkesrätten så långt möjligt utformas på samma sätt som i PL och ML.
Den som vill skall alltså kunna begära att en ansökan om varumärkesregistrering förs över till honom på den grunden att han har bättre rätt till kännetecknet än sökanden. Ett yrkande om överföring bör på samma sätt som i fråga om patent och mönster kunna framställas när som helst under handläggningen, dvs. även i överinstanserna. Vidare bör alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt, och som därmed kan läggas till grund för en överföring, få åberopas.
Patentverket skall emellertid inte ha skyldighet att pröva sådana frågor om bättre rätt som ligger bättre till för allmän domstol. I sådana fall skall verket på samma sätt som enligt PL och ML kunna förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan i saken. Sökanden kan t.ex. följa föreläggandet genom att väcka en fastställelsetalan med yrkande om att domstolen skall fastställa att han har bättre rätt än sökanden till kännetecknet för vissa varor.
Inleds en rättegång om bättre rätt skall Patentverket kunna förklara registreringsärendet vilande tills målet slutligt avgjorts. I de flesta fall är det också lämpligt att Patentverket vilandeförklarar ett sådant registreringsärende. I vissa fall kan det emellertid finnas skäl att fortsätta handläggningen av ärendet, t.ex. om undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete. Att ett ärende normalt bör vilandeförklaras bör enligt kommitténs mening framgå av lagen. Det bör därför uttryckligen anges att registreringsärendet skall vilandeförklaras i avvaktan på att målet om bättre rätt slutligt avgjorts, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.
När det pågår en tvist om rätten till ett märke är det normalt svårt för de inblandade parterna att bedöma om det är värt att lägga ned tid och resurser på ansökan om varumärkesregistrering som sådan. Det kan t.ex. vara svårt att bedöma om det lönar sig att genomföra en marknadsundersökning eller sörja för annan utredning för att styrka att märket förvärvat särskiljningsförmåga eller att det har anspråk på ett utökat skydd. Att inga åtgärder får vidtas med avseende på ansökan bör därför framgå av lagen på ungefär samma sätt som enligt PL och ML. Utöver den reglering som finns i dessa lagar bör anges att ansökan inte får ändras, eftersom en ändring kan vara till nackdel för den som får ansökan överförd till sig. Ändringar som annars är tillåtna – ändringar i ett märke som inte påverkar helhetsintrycket och begränsningar av varuförteckningen (jfr 12 § 3 st. i förslaget till varumärkeslag) – bör alltså inte få göras så länge en tvist om märket pågår. I lagen bör således anges att an-
sökan varken får ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet om överföring prövats slutligt.
Bestämmelserna om överföring och bättre rätt skall som nämnts kunna tillämpas också under invändningsförfarandet. I allt väsentligt kan prövningen ske på samma sätt under invändningsförfarandet som under registreringsförfarandet. Det är därför i princip tillräckligt att i lagen ange att de nu aktuella bestämmelserna skall tillämpas på motsvarande sätt. I ett avseende är emellertid förhållandena olika i registreringsärenden och invändningsärenden. Inom ramen för ett registreringsärende kan den som anser sig ha bättre rätt till det varumärke som begärs registrerat endast framställa ett yrkande, nämligen att ansökan skall överföras till honom. I ett invändningsärende kan en invändare som gör gällande bättre rätt till ett registrerat varumärke yrka antingen att registreringen överförs till honom eller att den upphävs. En särskild fråga är därför om det finns anledning att behandla endast ett påstående om bättre rätt annorlunda än ett yrkande om överföring av en ansökan eller registrering.
Inom patenträtten utgör som nämnts den omständigheten att någon annan än sökanden har bättre rätt till en uppfinning hinder mot att bevilja patent (1 § 1 st. PL). Patentverket skall inom ramen för sin officialprövning ta hänsyn till alla hinder som kan föreligga mot att patent beviljas. Ett påstående om bättre rätt har därför självständig betydelse vid prövningen av en patentansökan. Inom patenträtten är det således naturligt att Patentverket avgör frågan om bättre rätt även om ett formellt yrkande om överföring inte framställts eller förelägger den som påstår bättre rätt att väcka talan samt att underlåtenhet att följa ett sådant föreläggande att väcka talan leder till rättsföljden att påståendet om bättre rätt lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslagit kan dock Patentverket inte avslå en ansökan om varumärkesregistrering på grund av en äldre rätt. Vid sin prövning i ett registreringsärende kan Patentverket därför inte beakta ett påstående om bättre rätt till det sökta märket, utan endast ett uttryckligt yrkande om överförande av ansökan. Detta talar i och för sig för att Patentverket inte bör kunna förelägga den som påstår sig ha bättre rätt till varumärket att väcka talan, om denne inte uttryckligen yrkat överförande av ansökan.
Enligt kommitténs förslag skall emellertid bestämmelserna om överföring och bättre rätt vara tillämpliga även under invänd-
ningsförfarandet. Det är också i invändningsärenden som dessa bestämmelser torde få sin största betydelse. I invändningsärenden får Patentverket också pröva sådana relativa hinder som invändaren åberopar. Den som gör invändning mot en registrering på den grunden att han har bättre rätt än sökanden till varumärket kan som nämnts yrka att Patentverket skall överföra registreringen på honom eller att verket skall upphäva registreringen. Om invändaren yrkar att registreringen skall upphävas på den grunden att han har bättre rätt till varumärket än sökanden får denna omständighet betydelse på ungefär samma sätt som i patenträtten. I ett invändningsärende är det följaktligen en adekvat rättsföljd att ett påstående om bättre rätt lämnas utan avseende om invändaren inte följer ett föreläggande att väcka talan.
Enligt kommitténs mening finns det inte anledning att utforma den nu aktuella rättsföljden på olika sätt beroende på om påståendet framställs i ett registreringsärende eller i ett invändningsärende. Kommittén stannar därför vid att föreslå att bestämmelsen i detta avseende utformas på samma sätt som enligt PL och ML, dvs. så att ett påståendet om bättre rätt skall lämnas utan avseende om ett föreläggande att väcka talan inte följs.
Ett beslut av Patentverket om överföring av en registrering eller en ansökan om registrering är ett slutligt beslut som får överklagas på samma sätt som andra slutliga beslut. Ett beslut om att utfärda ett föreläggande om att väcka talan vid äventyr att ett påstående om bättre rätt är däremot ett beslut under handläggningen som inte bör få överklagas särskilt. Några speciella bestämmelser om överklagande behövs följaktligen inte med anledning av reglerna om bättre rätt.
5.7. Användning av varukännetecken
5.7.1. Inledning
Användning av kännetecken har på olika sätt betydelse för ensamrättens uppkomst och omfattning. Användningen av ett kännetecken kan även ha betydelse vid bedömning av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Vid denna bedömning skall därför hänsyn tas till den omfattning och den tid som kännetecknet varit i bruk. Redan ett ibruktagande ger enligt VmL upphov till ett skydd för de s.k. naturliga varukännetecknen släktnamn, adress och firma. Den som tar sitt släktnamn i bruk
som varukännetecken har således ett skydd mot att någon annan använder ett namn som är förväxlingsbart med detta namn. Den som tar ett kännetecken i bruk har också ett skydd mot att någon annan i ond tro vinner registrering av ett med detta förväxlingsbart kännetecken. Vidare kan ensamrätt till ett kännetecken förvärvas genom inarbetning. Ensamrätten gäller i det område där märket är inarbetat och kan således vara alltifrån lokal till landsomfattande. Slutligen kan användning av ett kännetecken leda till att det blir känt och får ett anseende och därigenom ett större skyddsomfång.
I det följande tar kommittén upp några frågor som alla hänger samman med användning av varukännetecken. Inledningsvis behandlar kommittén i vilken utsträckning frågan om användning skall beaktas vid bedömning av särskiljningsförmåga vid registrering. Sedan tar kommittén upp bl.a. frågan om skydd på grund av inarbetning och frågan om skydd för naturliga varukännetecken
5.7.2. Förvärv av särskiljningsförmåga
Nuvarande ordning
Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall enligt 13 § VmL hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt den omfattning och den tid märket varit i bruk. Bestämmelsen i 13 § VmL innehåller inte någon närmare redovisning av vad som fordras för att bota bristerna i ett märkes särskiljningsförmåga.
När bestämmelsen togs in i VmL var det i första hand möjligheten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. Man anförde i förarbetena att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anförde man att ett beskrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrunden. Se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.
Varumärkes- och firmautredningen uttalade i fråga om tillämpningen av bestämmelsen att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha medfört en fullbordad inarbetning. Utredningen anförde emellertid att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. inarbetat. Utred-
ningen underströk dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det endast starkt suggestiva. Se SOU 1958:10 s. 103. Jfr vidare prop. 1960:167 s. 100 f.
Bestämmelsen synes ha tillämpats i huvudsak i enlighet med de uttalanden som Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande. När det varit fråga om i hög grad beskrivande märken har man i administrativ praxis således krävt att märket varit inarbetat för att det skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga, se t.ex. Patentbesvärsrättens domar den 25 juni 1998 i mål 97–271, NIR 1998 s. 336 (SVENSKA LANTÄGG i figur), den 6 april 1999 i mål 98–236 (HÄSTENS rutmönster) och den 14 mars 2000 i mål nr 99–028 (KEXCHOKLAD). När det däremot varit fråga om märken som stått på gränsen mellan det starkt suggestiva och det deskriptiva har det varit tillräckligt att märket använts i viss omfattning och under viss tid och därigenom visat sig fungera som ett kännetecken, se Patentbevärsrättens domar den 11 november 1994 i mål 93–135 (SÄKRA), den 21 april 1995 i mål 94–466 (A WAY OF LIVING), den 23 februari 1996 i mål 94–688 (HERBA MEDICA), och den 20 februari 1998 i mål 97–385 (TAXIKURIR i figur). Vidare har generiska och vissa starkt beskrivande ord ansetts vara föremål för ett absolut frihållningsbehov och därför vägrats registrering, trots att de använts i mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kännetecken, se t.ex. Patentbesvärsrättens dom den 1 februari 1999 i mål 95–237 (ODDSET i figur).
Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunkten för ansökan om registrering och användning som skett efter ansökningsdagen. Det är svårt att mera precist ange vilka krav som i praktiken ställts på den användning som i olika fall ansetts tillräcklig för att bota förekommande brister i ursprunglig särskiljningsförmåga, eftersom man varken i administrativ eller judiciell praxis närmare angivit vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen i olika fall.
Internationella förhållanden
Internationella åtaganden
Pariskonventionen innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga skall ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6 quinquies C.1 i konventionen skall man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och särskilt den tid som märket har använts.
Pariskonventionens bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbetydelse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser. Härutöver synes bestämmelsen syfta till att hänsyn till användningen skall kunna tas vid bedömning av om ett sökt märke skall kunna samexistera med äldre märken. Angående innehållet i artikel 6 quinquies C.1, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 118. Avsikten med konventionsbestämmelsen torde ursprungligen främst ha varit att möjliggöra skydd för vissa mycket enkla märken som använts sedan gammalt, se SOU 1958:10 s. 103 not 1.
Enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkterna 1 b, c, och d innebär att bestämmelsen är tillämplig på b. märken som saknar särskiljningsförmåga, c. märken som endast anger art eller i övrigt är beskrivande för de varor eller tjänster som märket avser samt d. märken som endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.
På motsvarande sätt stadgas i artikel 7.3 i EG:s varumärkesförordning att man skall ta hänsyn till användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen framgår inte huruvida även användning som sker efter
ansökningsdagen skall beaktas. Enligt en tillämpningsföreskrift till artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, den 1 mars 1999) måste dock märket uppfylla kravet på särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för ansökan.
EG-domstolens praxis
EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i målen C-108--108/97 (CHIEMSEE-fallet) yttrat sig över hur artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall tolkas med avseende på geografiska namn. Domstolen har därvid närmare redogjort för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömning av om ett geografiskt namn genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. I samma dom har domstolen också yttrat sig över hur artikel 3.1 c skall tolkas i fråga om sådana namn. EG-domstolens bedömning innebär bl.a. att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet.
När det gäller artikel 3.1 c har EG-domstolen bekräftat att förbudet mot registrering av beskrivande tecken ställts upp i syfte att skydda det allmänna intresset av att beskrivande tecken skall kunna användas fritt av alla (25). Domstolen har också berört förhållandet mellan artikel 3.1 c och artikel 6.1 b i direktivet. Domstolen har därvid anfört att artikel 6.1 b, som bl.a. avser de fall då ett varumärke helt eller delvis består av ett geografiskt namn, inte innebär att någon annan har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke, utan endast medför en rätt att använda namnet i upplysningssyfte under förutsättning att det sker i enlighet med god affärssed (28).
Vad sedan gäller artikel 3.3 om förvärv av särskiljningsförmåga har domstolen anfört att bestämmelsen utgör en betydande lindring av regeln i artikel 3.1 b, 3.1 c och 3.1 d, enligt vilka varumärken inte får registreras om de saknar särskiljningsförmåga, om de endast anger varornas art eller i övrigt endast innehåller beskrivande tecken eller upplysningar, eller om de endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (45). Vidare har domstolen anfört att den
särskiljningsförmåga som ett varumärke skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall fungera som kännetecken för de varor som märket avser (46). I anslutning härtill har domstolen förklarat att detta innebär att det geografiska namnet fått en annan innebörd, och att dess betydelse, som inte längre är rent beskrivande, rättfärdigar (rechtfertigt) att namnet registreras som varumärke (47). Domstolen har därvid anfört att artikel 3.3 inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag (48).
När det gäller prövningen av om ett märke genom användning skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga har domstolen anfört att man skall göra en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (49). Vidare har domstolen anfört att särskild hänsyn skall tas till det geografiska namnets karaktär. Om det geografiska namnet är mycket välkänt kan det enligt domstolens mening anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga endast om det intensivt och under lång tid använts som varumärke. Och om namnet redan är känt som geografisk ursprungsbeteckning för ett visst slags varor måste det enligt domstolens mening ställas särskilda krav på, att den som vill låta registrera namnet som varumärke för varor av detta slag visar, att märket använts intensivt och under lång tid för sådana varor (50). Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga kan hänsyn också tas till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts, hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (51). Om omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del (ein erheblicher Teil) av denna krets uppfattar märket som ett kännetecken för de varor som märket avser skall kravet på särskiljningsförmåga under alla omständigheter anses uppfyllt. Kravet på särskiljningsförmåga kan emellertid inte bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (52). I anslutning härtill har EG-domstolen
förklarat att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att marknadsundersökningar används för att bedöma om ett varumärke förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga (53).
EG-domstolen har i sin dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97 (LLOYD-fallet) vidhållit vad domstolen anfört i CHIEMSEE-fallet när det gäller bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga. Domstolen har bekräftat att man skall göra en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (22). Vidare har domstolen upprepat att man skall ta hänsyn till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts, hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (23). I samband därmed har domstolen tillagt att man skall ta hänsyn till märkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar sådana element som är deskriptiva för de varor eller tjänster som registreringen omfattar (23). Även i denna dom har EG-domstolen anfört att kravet på särskiljningsförmåga inte kan bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (24).
Förhållandena i vissa andra länder
I Danmark har man en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning skall beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § 3 st. DVmL). Skälet till utformningen av den danska regeln är bl.a. att innehavaren annars skulle beviljas en retroaktiv ensamrätt (tilbagevirkende gyldighet), se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 99.
I Finland och Norge är frågan om användning reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Angående tillämpningen i Norge, se Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl., 1997, s. 32 f.
Även i Island är saken reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Och i den isländska rättstillämpningen tar man, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen.
I Frankrike, Storbritannien och Tyskland tas hänsyn endast till användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registrering.
Behovet av ändring
Både artikel 6 quinquies C.1 i Pariskonventionen och artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär en skyldighet för unionsländerna respektive medlemsländerna att vid bedömning av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som kommit till stånd. Det ligger i sakens natur att i första hand beakta användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Bestämmelsen i Pariskonventionen kan emellertid inte anses hindra att hänsyn tas även till användning som sker efter ansökningsdagen. Enligt varumärkesdirektivet skall hänsyn tas till den användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Vidare får enligt direktivet en medlemsstat besluta att hänsyn skall tas till användning som sker efter ansökningsdagen.
När varumärkesdirektivet genomfördes ansågs bestämmelsen i 13 § VmL uppfylla direktivets krav på denna punkt, se prop. 1992/93:48 s. 75. I det aktuella lagstiftningsärendet berördes inte särskilt huruvida hänsyn skulle få tas även till användning som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering.
Det föreligger alltså en skyldighet att beakta användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registrering vid bedömning av om ett märke är registrerbart. Det finns emellertid anledning att överväga om det är lämpligt att även fortsättningsvis beakta den användning som sker efter ansökningsdagen.
Förslag: Vid bedömningen av om ett märke har förvärvat sär-
skiljningsförmåga skall hänsyn tas endast till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen.
Skälen för förslaget: Att hänsyn tas till också användning som
sker efter ansökningsdagen innebär en tämligen stor fördel för sökanden, eftersom det ger denne större möjligheter att få bifall till sin ansökan. I många fall torde det också framstå som rimligt att
beakta användning efter ansökningsdagen, t.ex. om det är fråga om ett varumärke som står på gränsen mellan det deskriptiva och det starkt suggestiva och det inte finns något som tyder på att en registrering av märket skulle vara till förfång för någon annan. Andra sökande har också möjlighet att hålla sig underrättade om att en sådan ansökan finns och kan därigenom ta hänsyn till att den kan komma att leda till registrering.
En naturlig utgångspunkt är emellertid att endast den användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan skall beaktas, eftersom ensamrätten på grund av registrering gäller från ansökningsdagen. Om man tar hänsyn till användning som sker efter ansökningsdagen, kan det innebära att innehavaren får ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Vidare är tidpunkten för ansökan prioritetsgrundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mellan olika ensamrätter. Andra ensamrätter som åberopas till grund för en invändning mot ett sökt märke bedöms med utgångspunkt i det skydd de hade vid tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning för att ett registrerat varumärke eller en registrerad firma skall utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke är bl.a. att det registrerats efter tidigare ansökan. Vidare utgör ett inarbetat märke hinder mot registrering av ett yngre märke endast om inarbetningen fullbordats före tidpunkten för ansökan av det yngre märket. Det innebär alltså en mer konsekvent likabehandling av olika ensamrätter om endast den användning beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan.
I detta sammanhang bör också uppmärksammas att handläggningstiderna kan påverkas av i vilken utsträckning användningen beaktas. Om endast den användning beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan är det klart avgränsat i tiden vilka omständigheter som är relevanta. Det gör det lättare för sökanden, och i förekommande fall även för en invändare, att ta ställning till vilken utredning som är av betydelse. Om även den användning beaktas som sker efter ansökningsdagen kan det ligga nära till hands för innehavaren av ett varumärke att medvetet försöka utnyttja denna ordning. Det kan t.ex. vara lockande för innehavaren att ansöka om registrering, trots att märket inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, och sedan försöka läka bristen på distinktivitet under förfarandets gång. Det ligger i sådana fall nära till hands att sökanden begär anstånd i avsikt att få ytterligare tid för att använda märket, vilket i sin tur leder till att handläggningstiden förlängs.
Till detta kommer att man i många andra länder inte beaktar användning som ägt rum efter ansökningsdagen. Av särskild betydelse för kommittén är att man varken i Danmark, Finland eller Norge beaktar sådan användning.
Vid dessa förhållanden talar enligt kommitténs mening övervägande skäl för att fortsättningsvis endast ta hänsyn till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen.
EG-domstolens tolkning av artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär, som nämnts (avsnitt 5.7.2), att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet. Domstolens tolkning av artikel 3.3 torde i allt väsentligt gälla även i fråga om andra beskrivande beteckningar. Det synes innebära att i vart fall starkt beskrivande beteckningar fortsättningsvis skall kunna registreras som varumärke i den mån de fungerar som individualiseringsmedel. Domstolen har vidare anfört flera omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av frågan om särskiljningsförmåga. Det är emellertid svårt att med säkerhet förutse hur artikel 3.3 i direktivet kommer att tolkas i fråga om andra tecken än geografiska namn. Det är också svårt att förutse vilka omständigheter som kan anses vara relevanta vid bedömning av olika fall. Det är därför inte lämpligt att i lagen närmare precisera de krav som skall vara uppfyllda för att ett varumärke skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Det är inte heller lämpligt att i lagen ange vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen. Bestämmelsen bör i stället utformas i anslutning till artikel 3.3. i direktivet. Med en sådan utformning uppfyller bestämmelsen också kraven enligt artikel 6 quinquies C.1 i Pariskonventionen. I lagen bör därför uttryckligen anges att endast användning som ägt rum fram till ansökningsdagen skall beaktas vid bedömningen av om märket skall anses ha särskiljningsförmåga.
5.7.3. Inarbetning
Nuvarande ordning
Ett begränsat skydd för inarbetade kännetecken infördes i svensk rätt under slutet av 1920-talet genom att man i praxis tog viss hänsyn till inarbetade oregistrerade varumärken. Den praxis som ut-
vecklats lagfästes med verkan fr.o.m. den 1 januari 1934 då det i ÄVmL infördes ett förbud mot registrering av ett varumärke som redan var inarbetat för annan. Inarbetningen fick därigenom viss rättsverkan, men gav inte upphov till någon självständig ensamrätt till märket. Innehavaren av ett inarbetat varumärke kunde t.ex. inte utverka förbud för någon annan att använda ett yngre märke som var förväxlingsbart med det inarbetade varumärket. Angående den historiska utvecklingen, se SOU 1958:10 s. 53 f.
I VmL gjordes inarbetning till en med registrering i princip likvärdig grund för förvärv av ensamrätt till varumärken. Enligt lagen i dess ursprungliga lydelse skulle ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet bland dem som det riktade sig till var allmänt känt som beteckning för innehavarens varor (2 § 3 st. VmL). Bestämmelsen var utformad i anslutning till artikel 6 bis i Pariskonventionen. Vidare infördes en särskild bestämmelse om lokalt inarbetade varukännetecken (4 § 1 st. VmL). Enligt denna bestämmelse skulle kännetecken som inte var inarbetade i hela landet åtnjuta skydd endast inom det område där de var inarbetade.
I förarbetena till 2 § VmL anförde Varumärkes- och firmautredningen att man vid bedömningen av om ett varukännetecken skulle anses vara inarbetat i allmänhet skulle ta hänsyn till den tid och den omfattning i vilken kännetecknet varit i bruk. Vidare anförde utredningen att kravet på att kännetecknet skulle vara allmänt känt inte skulle tillämpas så att var och en inom omsättningskretsen måste känna till tecknet. Utredningen anförde också att det inte heller fordrades att en viss procentuell andel av omsättningskretsen kände till märket. Däremot fordrades att en så avsevärd del av omsättningskretsen kände till kännetecknet att detta till följd därav fått ett påtagligt goodwillvärde. Angående innehållet i de ursprungliga förarbetena till bestämmelsen, se SOU 1958:10 s. 221 f. och prop. 1960:167 s. 56 f. När det gäller lokalt inarbetade varukännetecken konstaterades att dessa skulle kunna utgöra registreringshinder, eftersom registreringen gav upphov till en ensamrätt i hela landet, jfr SOU 1958:10 s. 221 och prop. 1960:167 s. 71 f.
Även om man i förarbetena hade understrukit att det inte fordrades att kännetecknet var känt av en viss procentuell andel av omsättningskretsen kom marknadsundersökningar att bli av stor betydelse vid bedömning av om ett kännetecken var inarbetat, jfr Sten Tengelin i NIR 1975 s. 371 f. och Karin Synnerstad i IFIM nr 65 1992. Bestämmelsen tillämpades mycket strängt och det krävdes i allmänhet stor kännedom inom omsättningskretsen för
att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat. Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd, som bedömde många frågor om inarbetning, fordrade t.ex. regelmässigt att ett kännetecken var känt av minst 50 procent av omsättningskretsen för att det skulle anses inarbetat. En utbredd uppfattning var att det ställdes för höga krav på kännedom för att ett märke skulle anses inarbetat. Detta ledde till att inarbetningskriteriet ändrades med verkan fr.o.m. den 1 januari 1995.
Enligt 2 § tredje stycket VmL skall ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var ”allmänt kända” kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Det ansågs därför lämpligt att utforma kravet på kännedom så att kännetecknet skulle vara känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Se Ds 1993:97 s. 45 f. och prop. 1994/95:59 s. 43 f.
I fråga om tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. ”Bedömningen av vad som är en ’betydande del’ kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas.” Se prop. 1994/95:59 s. 45.
Ändringen av inarbetningskriterierna synes ha lett till att fler kännetecken än tidigare anses inarbetade. Vid tillämpning av bestämmelsen tas, liksom tidigare, hänsyn till omständigheter av olika slag. Marknadsundersökningar torde dock alltjämt ha stor praktisk betydelse för bedömningen av om ett märke skall anses vara inarbetat. Varken i administrativ eller judiciell praxis har närmare redovisats att någon viss procentuell andel av omsättningskretsen skall anses vara tillräcklig för att ett kännetecken skall anses vara inarbetat. Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd anser dock numera att ett kännetecken är inarbetat om det är känt av åtminstone en tredjedel av omsättningskretsen, under
förutsättning att märket i varumärkesrättslig mening har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster det avser. Om kännetecknet är beskrivande anser nämnden att kännetecknet måste uppfattas som ett kännetecken av fler än hälften av dem som ingår omsättningskretsen. Jfr Örjan Grundén i NIR 1995 s. 227 f.
När det gäller lokal inarbetning har kännedom inom allt för små områden inte ansetts tillräcklig för att skapa en självständig ensamrätt. Inarbetning inom större tätorter/kommuner har emellertid ansetts tillräcklig, se PBR:s dom i mål 83/102 (varumärket BALLO inarbetat i Stockholm) och 94-859 (ej styrkt att varumärket DIN OPTIKER var inarbetat i Gävle). Jfr vidare NJA 1977 s. 485 (näringskännetecknet TV-Lindström ansågs inarbetat i Danderyd och Täby).
Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder som rätten till ett registrerat varumärke utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat märke har inte någon rätt enligt 11 § VmL att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke.
Internationella förhållanden
Internationella åtaganden
Pariskonventionen innehåller ett grundläggande skydd för välkända varumärken. Enligt artikel 6 bis i konventionen skall ett notoriskt känt varumärke (a well known trademark/marque … notoirement connue) åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Bestämmelsen omfattar inte något skydd för inarbetade s.k. servicemärken, dvs. märken som avser tjänster. Den omfattar inte heller något skydd för ett inarbetat märke mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Bestämmelsen är en minimiregel som skall uppfyllas i förhållande till dem som tillhör andra konventionsländer och hindrar således inte att dessa länder tillerkänner inarbetade varukännetecken ett mer omfattande skydd. Det finns t.ex. inget hinder mot att i ett land ge skydd för inarbetade märken, inbegripet servicemärken, mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor eller tjänster av annat slag. Inte hel-
ler finns det något hinder mot att tillerkänna ett välkänt varumärke skydd, trots att märket i varumärkesrättslig mening inte använts i det aktuella landet.
Vidare innehåller Pariskonventionen andra bestämmelser som bör nämnas i detta sammanhang. Utöver artikel 6 quinquies C.1, som handlar om betydelsen av användning vid bedömning av särskiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2), innehåller konventionen också ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens. Av särskild betydelse är artikel 10 bis enligt vilken 1. medlemsländerna skall tillförsäkra dem som tillhör något unionsland ett verksamt skydd mot illojal konkurrens, 2. varje konkurrenshandling som strider mot god affärssed är en handling av illojal konkurrens, varvid,
3. särskilt skall förbjudas 1. alla handlingar av beskaffenhet att framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel, 2. oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri och handel,
3. angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet. Angående räckvidden av denna bestämmelse, jfr SOU 1993:59 s. 137 f.
Varumärkesdirektivet skall enligt artikel 1 tillämpas för varumärken som är föremål för registrering eller ansökan om registrering. Direktivet hindrar emellertid inte att ensamrätt till ett varumärke förvärvas genom användning (trade marks aquired through use), se det fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad.
Direktivet innehåller inte några bestämmelser som direkt rör förutsättningarna för skydd genom användning. I direktivet finns emellertid – utöver artikel 3.3 som rör betydelsen av användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2) – bestämmelser som rör förhållandet mellan registrerade och oregistrerade varumärken.
Enligt artikel 4.1 i direktivet skall ett varumärke inte registreras eller, om märket är registrerat, registreringen kunna ogiltigförklaras: a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som märket avser är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem,
inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Angående association, se avsnitt 6.3.2.
I artikel 4.2 i direktivet anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 4.1. Bl.a. skall enligt artikel 4.2 d ett märke som är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 bis i Pariskonventionen åtnjuta skydd och således kunna utgöra både registreringshinder och grund för upphävande. Bestämmelsen tar endast sikte på vad som skall förstås med begreppet välkänt. De begränsningar som artikel 6 bis innehåller när det gäller servicemärken och märken som avser varor av annat slag omfattas således inte av hänvisningen.
EG:s varumärkesförordning innehåller också flera olika bestämmelser som rör betydelsen av användning av varumärken.
Enligt artikel 7.3 skall, som tidigare nämnts (avsnitt 5.7.2), vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga hänsyn tas till användningen av märket fram till ansökningsdagen.
I artikel 8.1 anges att ett varumärke inte skall registreras efter invändning: a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster för vilka märket begärts registrerat är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 8.1.
Enligt artikel 8.2 c skall ett märke som i den aktuella medlemsstaten är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 bis i Pariskonventionen åtnjuta skydd och således utgöra registreringshinder.
Vidare skall enligt artikel 8.4 ett icke registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning (of more than local significance) efter invändning av dess innehavare utgöra registreringshinder, om a. rätten till kännetecknet förvärvats före dagen för ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke och b. kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken.
Vidare kan de nu aktuella kännetecknen enligt artikel 52.1 a utgöra grund för ogiltigförklaring av en gemenskapsregistrering.
Ett nationellt kännetecken som är lokalt inarbetat – och således inte nått den utbredning som anges i artikel 8.4 – kan alltså varken
utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Ett sådant lokalt inarbetat kännetecken kan dock enligt artikel 107 utgöra grund för ett yrkande om förbud mot användning av ett EG-varumärke inom det område där inarbetningen består, i den mån det aktuella landet har sådana bestämmelser.
I TRIPs-avtalet finns bestämmelser om ett i förhållande till artikel 6 bis Pariskonventionen kompletterande skydd för välkända varumärken (well-known trademarks). Enligt artikel 16.2 i TRIPsavtalet skall sålunda artikel 6 bis Pariskonventionen tillämpas även till skydd för notoriskt kända servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster skall alltså åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Vid bedömning av om ett märke är välkänt enligt artikel 16.2 skall hänsyn tas till kännedomen om märket i omsättningskretsen (the relevant sector of the public), inbegripet kännedom i medlemslandet som är ett resultat av marknadsföring (promotion) med varumärket.
WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling har i en särskild resolution rekommenderat sina medlemsländer att följa de bestämmelser som anges i en Gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken). Dokumentet innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger. Av särskild betydelse är, när det gäller inarbetning som sådan, att dokumentet innehåller kriterier på vad som skall anses utgöra ett välkänt varumärke.
Artikel 2 handlar om vad som skall anses vara ett välkänt varumärke. I artikel 2.1 a anges att alla omständigheter skall beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt. Vidare ges i artikel 2.1 b vissa exempel på omständigheter som kan beaktas, t.ex. 1. Kännedom om märket i omsättningskretsen, 2. användning av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
3. marknadsföring med märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, 4. registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket, 5. i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprättshållas (the record of successful enforcement of rights in the mark), sär-
skilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och 6. märkets värde (the value associated with the mark). I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke skall anses vara välkänt.
I artikel 2.2 anges sedan vad som kan utgöra en relevant sektor av en omsättningskrets och vad som krävs för att ett märke skall anses vara välkänt i denna sektor. Enligt artikel 2.2 a kan en sådan sektor bestå av bl.a. i. dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, ii. dem som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller iii. affärskretsar (business circles) som tar befattning med sådana varor eller tjänster. Och ett märke skall enligt artikel 2.2 b anses vara välkänt om det är välkänt åtminstone i en av dessa sektorer. Sverige har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 2.2 b, bl.a. av det skälet att regleringen medför att ett varumärke som avser varor som köps av konsumenter i allmänhet, t.ex. chokladkakor, skall anses vara välkänt även om det är helt okänt bland de slutliga förbrukarna av varorna. Vidare får ett märke enligt artikel 2.2 c anses vara välkänt om det är känt i en av dessa sektorer. Och i 2.2 d anges att ett märke får anses vara välkänt även om det inte är vare sig välkänt eller känt i någon sådan sektor i det aktuella landet.
I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke skall anses vara välkänt. Det får således inte krävas i. att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i landet, ii. att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land eller iii. att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet.
Artikel 3 är en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 3.1 anges att ett välkänt varumärke skall åtnjuta skydd i förhållande till andra varukännetecken (marks), näringskännetecken (business identifiers) och domännamn (domain names), åtminstone från den tidpunkt då varumärket har blivit välkänt i det aktuella landet. Vidare anges i artikel 3.2 att ond tro är en av de omständigheter som skall beaktas vid tillämpning av de bestämmelser som rör skyddets omfattning.
Artikel 4 handlar om i vilka fall ett annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Enligt artikel 4.1 a skall ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända märket
och det avser varor av samma eller liknande slag som det välkända märket och det finns en risk för förväxling. Vidare skall enligt artikel 4.1 b ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända varumärket även om det avser varor av annat slag, om någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det väl kända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle nedsvärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett yngre varukännetecken nedsvärtar eller urvattnar det välkända varumärket eller om det drar otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända varumärket är välkänt bland konsumenterna i allmänhet.
I artikel 4.2 anges att ett välkänt varumärke skall kunna utgöra grund för invändning mot registrering av ett yngre varumärke. Och i artikel 4.3 och 4.4 anges att ett välkänt varumärke skall kunna utgöra grund för upphävande av en registrering avseende ett yngre märke och grund för förbud mot användning av ett yngre märke. Talan om ogiltigförklaring av registrering av ett yngre märke skall enligt artikel 4.4 kunna väckas inom en tid som inte får understiga fem år från den dag då registreringen offentliggjordes och talan om förbud mot användning av det yngre märket inom fem år från den dag då innehavaren av det välkända varumärket fick kännedom om användningen. Om det yngre märket registrerats eller använts i ond tro skall enligt artikel 4.5 a och b rätten att väcka talan inte vara inskränkt till viss tid. Vid bedömning av om ond tro förelegat skall enligt artikel 4.5 c hänsyn tas till om innehavaren av det yngre märket vid tiden för ansökan om registrering respektive vid tiden för användningen av märket kände till det välkända varumärket eller borde ha känt till märket. Någon inskränkning i rätten att väcka talan om upphävande av en registrering av ett yngre märke får enligt artikel 5.6 inte heller finnas om märket inte använts.
I artikel 5 anges i vilka fall ett näringskännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre
varukännetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a skall således ett näringskännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända märket och någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan den verksamhet som bedrivs under kännetecknet och innehavaren av det välkända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle nedsvärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Även enligt artikel 5.1 b får krävas att märket är känt bland konsumenter i allmänhet, vid bedömning av om ett yngre näringskännetecken nedsvärtar eller urvattnar eller om kännetecknet drar otillbörlig nytta av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga.
Slutligen skall ett välkänt varumärke enligt artikel 6 åtnjuta skydd mot domännamn. Ett domännamn skall enligt artikel 6.1 anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om domännamnet är identiskt med eller liknar det välkända varumärke och namnet har registrerats eller använts i ond tro. Och enligt artikel 6.2 skall innehavaren av ett välkänt varumärke kunna utverka att innehavaren av en registrering till ett sådant domännamn låter avföra eller överföra registreringen till innehavaren av det välkända varumärket. Sverige har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 6.2. Anledningen till detta är att det är ett privat subjekt (f.n. Network Information Centre Sweden (NIC-SE) AB) som sköter registreringen av domännamn här i landet och att ett sådant subjekt utan stöd i lag inte har någon skyldighet att verkställa en dom som går ut på att innehavaren av en domännamnsregistrering skall låta avföra eller överföra en registrering. Jfr SOU 2000:30 s. 73 f.
Förhållandena i vissa andra länder
I Danmark kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas genom att märket tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga (3 § 2 st. DVmL). Om det finns brister i märkets särskiljningsförmåga kan ensamrätt till märket i
stället förvärvas genom inarbetning (3 § 3 st. DVmL). Vid bedömning av om ett kännetecken skall anses inarbetat görs i Danmark ungefär samma slags bedömning som vid prövning av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I Danmark är det inte möjligt att förvärva en lokal inarbetningsrätt. Angående inarbetning i dansk rätt, se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 50 f. och 41 f.
Även i Island kan, på ungefär samma sätt som i Danmark, ensamrätt förvärvas genom ibruktagande och vid brister i ursprunglig särskiljningsförmåga genom inarbetning (3 § 2 st. IVmL resp. 3 § 3 st. IVmL). Inte heller i Island finns det någon möjlighet att förvärva en lokal inarbetningsrätt.
I Finland kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i Sverige, förvärvas genom inarbetning (2 § FVmL). Ett kännetecken anses därvid inarbetat om det i Finland inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är ”allmänt känt” som särskild beteckning för innehavarens varor.
I Norge kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning (2 § NVmL). Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i Norge är ”godt kjent” som särskilt kännetecken för någons varor. Angående förhållandena i Norge, se Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl., 1997, s. 196 f.
I Benelux kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast förvärvas genom registrering (jfr artikel 3 DBM). Välkända varumärken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen kan dock utgöra grund för ogiltigförklaring av en registrering (artikel 14.B.1 jämförd med artikel 4.5 DBM). Sådana märken kan dock inte utgöra grund för en talan om intrång enligt den beneluxiska varumärkeslagen (artikel 12 DBM). Däremot finns ett visst skydd för sådana märken enligt de nationella lagarna om illojal konkurrens i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
I Frankrike kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast förvärvas genom registrering (artikel L. 712-1 CPI). Även oregistrerade välkända varumärken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen kan dock utgöra grund för upphävande eller ogiltigförklaring av en registrering av ett yngre märke. Ett välkänt märke kan utgöra grund för invändning mot en beviljad registrering av ett yngre märke som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 712-3 och L. 712- 7 c). Vidare kan ett välkänt märke ut-
göra grund för en talan vid domstol om upphävande av en registrering av ett märke avseende, förutom varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 714-3 CPI), varor eller tjänster av annat slag om det är sannolikt att användning av det yngre märket skulle orsaka innehavaren av märket skada (artikel L. 713-5 CPI). Oregistrerade välkända märken kan emellertid inte utgöra grund för vare sig en talan om förbud eller skadestånd enligt CPI (artikel L 716-1 CPI). Däremot kan de utgöra grund för en talan om förbud eller skadestånd enligt reglerna om illojal konkurrens (artikel 1382 i Code Civil).
I Storbritannien kan en självständig ensamrätt till ett varumärke endast förvärvas genom registrering. Varumärken som är välkända enligt 6 bis Pariskonventionen kan dock utgöra registreringshinder och grund för hävande av en registrering (section 6.1 c jämförd med section 5 och 47.2 TMA). De kan vidare utgöra grund för utverkande av förbud mot fortsatt användning av ett yngre förväxlingsbart märke som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (section 56.2 TMA). Intrång i ett oregistrerat välkänt varumärke torde dock inte kunna medföra en rätt till skadestånd. Oregistrerade varumärken som genom användning kommit att uppfattas som varumärke men som inte kan anses var välkända åtnjuter också ett visst skydd. Dessa märken skyddas i common law inom ramen för s.k. ”passing off”. Det innebär att innehavaren kan utverka ett förbud mot användning av ett kännetecken om faktisk förväxling eller överhängande risk för förväxling kan styrkas i det enskilda fallet.
I Tyskland kan ensamrätt till ett oregistrerat varumärke förvärvas antingen om märket genom användning kommit att uppfattas som ett kännetecken i omsättningskretsen eller om det blivit välkänt enligt artikel 6 bis Pariskonventionen (4 § 2 och 3 GSMK). Av de oregistrerade varumärkena kan endast välkända märken utgöra grund för ogiltigförklaring inom ramen för invändningsförfarandet (42 § 2 st GSMK). Andra oregistrerade varumärken kan, liksom välkända märken, utgöra grund för en talan vid domstol om ogiltigförklaring av en registrering (55 § jämförd med 51 § GSMK). Båda slagen av oregistrerade varumärken kan utgöra grund för en talan om förbud mot användning av ett annat kännetecken och grund för talan om skadestånd (14 § GSMK).
I USA kan varumärkesskydd i princip förvärvas genom användning. Välkända varumärken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen, liksom s.k. berömda märken (famous marks) kan, även om de inte
är registrerade, utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke och, i fall där registrering skett, grund för upphävande av registreringen, om det med hänsyn till de varor och tjänster som det yngre märket avser finns risk för förväxling, misstag eller vilseledande (section 2.1 d, 13, 14 och 32 LA). Varken välkända eller berömda märken kan utgöra grund för en talan om intrång (section 37 LA). Däremot kan berömda märken utgöra grund för en talan om förbud mot fortsatt användning eller en talan om skadestånd enligt de särskilda reglerna till skydd mot urvattning (sektion 43 c LA). Vidare torde både välkända och berömda varumärken kunna utgöra grund för en talan om illojal konkurrens.
Behovet av ändring
I sina direktiv har regeringen anfört att kommittén skall se över förutsättningarna för ensamrätt genom användning, närmare bestämt vilken grad av användning som skall kunna grunda en sådan rätt. Regeringen har därvid anfört att en uppgift i arbetet skall vara att se om en gemensam nordisk syn kan nås i denna fråga.
Skyldigheter att tillhandahålla skydd
Sverige har enligt artikel 6 bis Pariskonventionen åtagit sig att tillhandahålla ett skydd för ”notoriskt kända” varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har denna konventionsbestämmelse tillämpats så att ett skydd lämnats för inarbetade varumärken. Sverige har också enligt artikel 10 bis i konventionen åtagit sig att upprätthålla ett verksamt skydd mot illojal konkurrens. Vidare har Sverige enligt artikel 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken (i den mening som avses i artikel 6 bis) mot registrering av yngre identiska varumärken. Sverige har också enligt artikel 16.2 TRIPs-avtalet en skyldighet att erbjuda skydd för ”notoriskt kända” varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Till detta kommer att Sverige i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken som är mer omfattande än det som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger.
Behovet av skydd
Den utveckling som ägt rum under senare år kännetecknas, som tidigare framhållits (se kapitel 4), av bl.a. en ökande globalisering och en större koncentration, både inom producent- och distributionsledet. Även små och medelstora företag har haft ett behov av att vända sig mot nya marknader, inte bara marknader i Sverige utan också marknader utomlands. Etableringen på marknaden har fått ökad betydelse i takt med att konkurrensen ökat. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på marknaden, att bygga upp deras goodwill och att vidmakthålla deras ställning. Marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har också ökat i mycket hög grad. Denna utveckling och en större medvetenhet om varukännetecknens betydelse har lett till att fler väljer att registrera sina kännetecken, eftersom det framstår som osäkert att förlita sig på nationellt inarbetade rättigheter.
De allra flesta företag registrerar nuförtiden sina firmor. I vissa fall är firmaregistreringen en följd av valet av associationsform. Exempelvis måste aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar registreras för att vinna rättskapacitet, se avsnitt 9.7.3. Även för enskilda näringsidkare, liksom för ideella föreningar, är det ofta nödvändigt att ansöka om registrering. Enskilda näringsidkare är nämligen skyldiga att ansöka om registrering, om de skulle ha varit bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1929:17), om denna hade gällt även efter utgången av år 1976 (2 § 2 st. HrL).
En övervägande del av alla företag ser också till att skydda sina varumärken genom registrering. Under de senaste åren har det också på flera sätt blivit lättare att ansöka om varumärkesregistrering, både i Sverige och utomlands. Madridprotokollet och EG:s varumärkesförordning har t.ex. gjort det enklare att ansöka om registrering av varumärken med verkan utomlands. De allra flesta slag av varukännetecken som för närvarande används kan också registreras som varumärken. Det finns enligt kommitténs mening inte något som tyder på att denna utveckling mot en större andel registrerade varumärken skulle komma att brytas.
Alltjämt är det dock vanligt att särskilt små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom att registrera dem. I många fall kan det helt enkelt bero på okunskap om de möjligheter som finns att skydda kännetecken. Även i större företag förekommer det att varumärken inte registreras innan de introduceras på marknaden. Ibland kan det helt enkelt bero på bristande kom-
munikation mellan marknadsavdelning och varumärkesavdelning. Av större betydelse är emellertid att många företag har ett behov av skydd för kännetecken som över huvud taget inte kan registreras och för kännetecken som kan registreras först sedan de använts. Trots att möjligheterna att registrera olika slags varumärken har vidgats finns det fortfarande sådana kännetecken som inte kan registreras. Det torde t.ex. alltjämt finnas vissa kännetecken som inte kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt och därför inte kan registreras, bl.a. vissa ljud och doftmärken. Vidare använder många företag märken som är beskrivande för de varor eller tjänster de avser. Dessa märken kan därför inte registreras innan de använts, men kan efter användning fungera alldeles utmärkt som kännetecken och då också vinna registrering. Det förekommer bl.a. i dylika fall att ett märke använts i sådan omfattning att det blivit inarbetat innan ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade märket fyller då en viktig funktion i avvaktan på att märket registreras. Dessutom har många företag ett behov av skydd mot att element, som de använder i sin marknadsföring utomlands och som är skyddade där, används av någon konkurrent i Sverige innan de erhållit skydd här i landet. Till detta kommer att det inte är möjligt att förutse vilka möjligheter som i framtiden kommer att finnas för att marknadsföra olika varor och tjänster. Erfarenheten visar att det hela tiden tillkommer nya typer av kännetecken som är av ekonomisk betydelse på marknaden och därför behöver skyddas. Det är inte säkert att sådana kännetecken uppfyller kraven för registrering, men de kan mycket väl uppfylla kraven för inarbetning.
Sammanfattningsvis råder det enligt kommitténs mening inte någon tvekan om att det finns ett fortsatt behov av skydd för oregistrerade varukännetecken. Det gäller både kännetecken som nått en hög grad av marknadspenetration och kännetecken som ännu inte nått en sådan penetration. Behovet av skydd finns för både kännetecken som används över hela landet och kännetecken som används lokalt. Det finns emellertid anledning att närmare överväga vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett kännetecken skall anses inarbetat och hur ensamrättens omfattning bör vara reglerad.
Förslag: Ensamrätt till varukännetecken skall på ungefär samma
sätt som hittills kunna förvärvas genom inarbetning. Ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.
Ensamrätten på grund av en landsomfattande inarbetning skall liksom nu kunna utgöra grund för samma rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering.
Ensamrätten på grund av lokal inarbetning skall, inom det område där ensamrätten består, också kunna utgöra grund för i princip samma rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering. Ett lokalt inarbetat varukännetecken skall dock inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registrering.
Skälen för förslaget: Vid bedömning av vilka krav som bör vara
uppfyllda för att ett varukännetecken skall få ett skydd genom inarbetning gör sig i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som skall kunna få ett skydd genom registrering, jfr avsnitt 5.7.2. Till att börja med måste kännetecknet kunna fungera som ett individualiseringsmedel för de varor och tjänster det avser, dvs. det måste ha särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga har, som framhållits i nyssnämnda avsnitt, sin grund i en avvägning mellan innehavarens intresse av skydd och det allmänna intresset av att aktuella och presumtiva konkurrenters möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Vidare fordras av rättssäkerhetsskäl att konkurrenterna skall ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster.
En första förutsättning för ensamrätt till ett varukännetecken på grund av inarbetning är alltså att kännetecknet uppfyller det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. Enligt kommitténs mening bör det i princip ställas samma krav på särskiljningsförmåga vid förvärv av ensamrätt på grund av inarbetning som vid förvärv av ensamrätt på grund av registrering. Ett varukännetecken som har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser uppfyller alltså detta krav även om kännetecknet inte har använts i praktiken. Ett kännetecken som saknar inneboende distinktivitet behöver däremot användas för att förvärva särskiljningsförmåga. Avgörande för om ett sådant kännetecken
skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga bör vara att kännetecknet faktiskt fungerar som individualiseringsmedel för de varor eller de tjänster det avser. Frågan om ett kännetecken skall anses ha förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga bör avgöras vid en helhetsbedömning av de omständigheter som talar för och emot att märket fungerar som ett kännetecken. Ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen bör under alla förhållanden anses ha erforderlig särskiljningsförmåga.
En ytterligare förutsättning för ensamrätt till ett kännetecken på grund av inarbetning är att kravet på rättssäkerhet är uppfyllt, dvs. konkurrenterna måste ha rimliga möjligheter att hålla sig underrättade om att kännetecknet är föremål för ensamrätt. För att konkurrenterna i praktiken skall ha möjlighet att hålla reda på om ett varukännetecken är föremål för ensamrätt fordras att kännetecknet är känt. I detta avseende är alltså kännedomen om kännetecknet som sådant av särskild betydelse. Konkurrenterna har i första hand behov av att veta vilka kännetecken som här i landet är föremål för ensamrätt på ett visst varuområde, eftersom ensamrätten är nationellt begränsad och primärt begränsad till varor av samma eller liknande slag. Det får därför anses vara tillräckligt att det finns en kännedom om märket i den aktuella omsättningskretsen här i landet. Härvid får förutsättas att den som har ett behov att veta vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt har kunskap om den omsättningskrets till vilket märket riktar sig och vad som är känt i denna omsättningskrets.
När det gäller kravet på kännedom måste en avvägning göras mellan innehavarens möjligheter att visa att kännetecknet är känt och konkurrenternas intresse av att i praktiken hålla sig underrättade om vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt. Ett lågt krav på kännedom underlättar för innehavaren att föra bevisning om att kännetecknet uppfyller kravet på kännedom, men gör det svårt för konkurrenterna att i praktiken ha vetskap om att kännetecknet är föremål för ensamrätt. Ett högt krav på kännedom försvårar däremot i hög grad för innehavaren att visa att kännetecknet är tillräckligt känt, men innebär att konkurrenterna har goda möjligheter att överblicka vilka kännetecken som är innehas med ensamrätt. Det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen – får anses ge innehavaren rimliga möjligheter att visa att ett kännetecken är känt. Och det finns inget som tyder på att detta krav skapat en besvärande osäkerhet om vilka kännetecken som är föremål för
ensamrätt. Ett lämpligt krav på kännedom i detta avseende är därför enligt kommitténs mening kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen.
Av det anförda följer att varukännetecken bör få skydd på grund av inarbetning om de har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som de avser och är kända inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet. Lagens bestämmelse om inarbetning bör därför utformas så att den innefattar båda dessa kriterier. Vid utformning av bestämmelsen bör emellertid hänsyn tas till att den tillräckliga förutsättningen för särskiljningsförmåga sammanfaller med den nödvändiga förutsättningen för rättssäkerhet. Förutsättningen är i båda fallen att kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet. Det innebär med andra ord att ett kännetecken som uppfyller kravet på kännedom också uppfyller kravet på särskiljningsförmåga. Enligt kommitténs mening är det därför lämpligt att på samma sätt som nu anknyta till kravet på kännedom. Ett varukännetecken bör alltså även i fortsättningen anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.
I frågan om hur kriteriet för inarbetning skall vara utformat har den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén inte kunnat enas. Den finska arbetsgruppen och den norska utredningen har ansett att de kriterier för inarbetning som i dag gäller även i fortsättningen skall gälla i respektive land. Den finska arbetsgruppen föreslår alltså att ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är ”allmänt känt”, medan den norska utredningen föreslår att ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är ”godt kjent”.
När det gäller ensamrättens geografiska omfattning är en naturlig utgångspunkt att inarbetningen av ett varukännetecken skall ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller kravet på att fungera som kännetecken i hela landet. Vidare uppfyller ett sådant kännetecken kravet på att konkurrenterna skall ha en rimlig möjlighet att ta hänsyn till märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör alltså även fortsättningsvis kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Rätten till ett sådant kännetecken bör således, på samma sätt som hittills, kunna utgöra grund för bl.a. förbud mot användning av ett yngre kännetecken, grund
för skadestånd och grund för straff. Rätten bör också kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registrering. Innehavaren av ett inarbetat varukännetecken bör dock inte heller i fortsättningen på grund av inarbetningsrätten kunna ställa krav på författare och utgivare av uppslagsböcker m.m. att vid publicering av ett varukännetecken ange att fråga är om ett skyddat kännetecken.
Med den ovan angivna utgångspunkten bör lokalt inarbetade varukännetecken även i fortsättningen åtnjuta skydd endast inom det begränsade område där inarbetningen består. Också lokalt inarbetade kännetecken bör i princip kunna utgöra grund för de rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering eller landsomfattande inarbetning ger. Men det är angeläget att ensamrätten inte sträcker sig utanför det aktuella geografiska området, eftersom det utan sakliga skäl skulle innebära ett hinder för andra att marknadsföra sina varor eller tjänster. Ett lokalt inarbetat varukännetecken bör således, på samma sätt som hittills, inom detta område kunna utgöra grund förbud, skadestånd och straff. Men det bör alltså inte hindra någon annan från att använda ett i och för sig förväxlingsbart kännetecken utanför detta område.
En särskild fråga är i vilken utsträckning ensamrätten på grund av en lokal inarbetning skall kunna utgöra hinder mot registrering. De nuvarande reglerna är, som kommittén tidigare anfört, utformade med utgångspunkt i det förhållandet att ensamrätten till ett registrerat varumärke omfattar hela landet. En följd av detta är att lokalt inarbetade kännetecken kan utgöra grund för upphävande av en yngre registrering. Det innebär att lokalt inarbetade varukännetecken tillerkänns verkan även utanför det område där ensamrätten består. Denna ordning är inte förenlig med utgångspunkten att en lokal inarbetning endast skall ge ett skydd inom det område där inarbetningen råder. Inte heller är den förenlig med artikel 8.4 i EG:s varumärkesförordning, enligt vilken endast kännetecken som är inarbetade i mer än lokal omfattning kan utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Inte heller av andra skäl kan det anses sakligt motiverat att ensamrätten på grund av ett lokalt inarbetat kännetecken sträcker sig så långt. Ensamrätten på grund av lokal inarbetning bör därför avgränsas på annat sätt i förhållande till registrerade varumärken.
Enligt kommitténs mening är det lämpligt att skyddet för de lokalt inarbetade varukännetecknen i detta avseende begränsas på ungefär samma sätt som enligt artikel 107 i EG:s varumärkesförordning. Det finns emellertid inte anledning att i svensk lag
göra någon skillnad mellan lokalt och regionalt inarbetade varumärken på det sätt som görs i artikel 8.4 i förordningen. Av det anförda följer bl.a. att ett lokalt inarbetat varumärke skall kunna utgöra grund för förbud mot användning av ett registrerat märke inom det område där inarbetningen består. Det skall dock inte kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, vare sig genom talan vid allmän domstol, ansökan om upphävande i administrativ ordning eller genom invändning.
5.7.4. Skydd oberoende av registrering eller inarbetning
Nuvarande ordning
Skyddet för naturliga varukännetecken
Ett skydd för s.k. naturliga varubeteckningar fanns redan enligt ÄvmL. Enligt 1 § ÄvmL hade bäraren av ett släktnamn, innehavaren av en firma och ägaren till en fastighet ett varumärkesrättsligt skydd till släktnamn, firma respektive fastighetsnamn. Skyddet för namn och firma som varukännetecken ansågs vara ett utflöde av den rätt som fanns på namn- respektive firmarättsliga grunder. Skyddet för fastighetsnamn synes närmast ha haft sin grund i att det varit vanligt att fastighetsnamn använts för att ange varors kommersiella ursprung. En grundläggande förutsättning för skyddet för släktnamn och firma var därför att den bakomliggande rätten bestod. Vidare fordrades att namnet, firman och fastighetsnamnet hade erforderlig särskiljningsförmåga. Släktnamn, firma och fastighetsnamn som användes i näringsverksamhet åtnjöt alltså ett skydd som varukännetecken oberoende av registrering eller inarbetning. Det ansågs tveksamt i vad mån detta skydd kunde göras gällande i andra fall än där innehavaren faktiskt använde beteckningarna som varukännetecken. I Patentverket utvecklades en praxis enligt vilken sökandens eget släktnamn och firma inte kunde registreras som varumärke, eftersom sökanden redan hade ett skydd för sitt namn och sin firma såsom naturliga varubeteckningar. Någon motsvarande praxis hade dock inte utformats i fråga om fastighetsnamn. Sådana namn kunde alltså i princip registreras som varumärken. Angående förhållandena enligt ÄvmL, se SOU 1958:10 s. 54 f. och 234 f.
Det skydd för naturliga varubeteckningar som lagfästes i VmL innebar i stort sett en kodifiering av då rådande praxis. Var och en
fick rätt att i näringsverksamhet använda sitt släktnamn och sin firma som kännetecken för sina varor, under förutsättning att användningen inte var ägnad att framkalla förväxling med annans skyddade varukännetecken (3 § VmL i dess lydelse före den 1 januari 1993). Vidare fick näringsidkaren skydd mot att namnet eller firman av annan obehörigen användes som varukännetecken. Fastighetsnamn tillerkändes dock inte längre skydd som naturliga varubeteckningar. Sådana varukännetecken som enbart bestod av något som var ägnat att uppfattas som personnamn eller firma kunde däremot inte registreras som varumärke (13 § 3 st. VmL i dess tidigare lydelse).
Avsikten var att den som var näringsidkare skulle åtnjuta ett skydd för sitt namn och sin firma oavsett om de faktiskt användes som varukännetecken eller ej. Tanken var att en näringsidkares namn och firma var potentiella varukännetecken till vilka näringsidkaren hade ett behov av skydd, eftersom annans obehöriga användning av dessa kännetecken kunde leda till förväxling. En grundläggande förutsättning för skyddet var att den bakomliggande namn- respektive firmarätten bestod. Vidare fordrades att namnet respektive firman hade särskiljningsförmåga som varukännetecken. Skyddet för näringsidkarens släktnamn och firma gällde endast namnet respektive firman i dess helhet. En viss del av namnet eller firman kunde således inte åtnjuta något självständigt skydd som naturlig varubeteckning. Vidare hade de naturliga varukännetecknen endast skydd mot att någon annan använde identiska eller liknande beteckningar för varor av samma eller liknande slag. Slutligen var skyddet begränsat till det område där namnet eller firman hade skydd. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 68 f., 225 f. och 276 f. samt prop. 1960:167 s. 27, 58 f. och 95 f.
Bestämmelsen ändrades i samband med att artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet genomfördes med verkan från den 1 januari 1993. Ändringen innebar bl.a. att näringsidkares adress fick ett självständigt skydd som naturlig varubeteckning vid sidan av släktnamn och firma. Vidare ändrades bestämmelsen i fråga om begränsningen av ensamrätten till varukännetecken på så sätt att var och en i näringsverksamhet fick använda sitt släktnamn, sin adress och sin firma, under förutsättning att det var i överensstämmelse med god affärssed. I samband med dessa ändringar togs förbudet mot registrering av sökandens eget släktnamn och av firma bort. Se Ds 1992:13 s. 110 f. och prop. 1992/93:48 s. 85 f.
Bestämmelserna om naturliga varukännetecken har inte tillämpats i någon större omfattning. Skyddet för släktnamn och firma får dock anses ha i stort sett det innehåll som redovisades i de ursprungliga förarbetena. En näringsidkare har alltså ett självständigt skydd för sitt släktnamn eller firma som varukännetecken. Skyddet följer av ställningen som näringsidkare och kan alltså göras gällande av den som är näringsverksam. Den är emellertid som sådan inte beroende av att namnet eller firman faktiskt används som varukännetecken. En grundläggande förutsättning för skyddet är att den bakomliggande rätten till namnet eller firman består. Vidare fordras att släktnamnet eller firman har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Skyddet innefattar ett värn mot att någon annan utan samtycke använder en yngre identisk eller liknande beteckning för varor av samma eller liknande slag. Skyddet avser namnet eller firman i dess helhet och omfattar inte något direkt skydd för olika delar i kännetecknet. Ett indirekt skydd finns dock även för delarna i kännetecknet, eftersom en distinktiv del av ett kännetecken som används ensam för sig ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Skyddet gäller endast inom det område där släktnamnet respektive firman åtnjuter skydd. Ett släktnamn skulle därför i princip ha ett skydd i hela Sverige, eftersom rätten till namnet gäller i hela landet, och firma ett skydd inom det område där den åtnjuter skydd som näringskännetecken. Enligt kommitténs mening är det dock tveksamt om skyddet för släktnamn verkligen gäller i hela landet. Rimligare synes vara att tillämpa bestämmelsen så att namnet anses ha ett skydd inom det område där näringsidkaren är verksam.
I tillämpliga delar torde skyddet för näringsidkares adress ha samma innehåll som skyddet för släktnamn och firma. Även när det gäller adress framstår det enligt kommitténs mening som rimligt att tillämpa bestämmelsen så att adressen anses ha ett skydd inom det område där den faktiskt används som varukännetecken.
Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande
Någon självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukännetecken kan inte förvärvas på annat sätt än genom registrering eller inarbetning.
Varumärkes- och firmautredningen övervägde huruvida ibruktagande av andra varukännetecken än naturliga varubeteckningar också skulle kunna konstituera ett självständigt skydd. I sitt betänkande konstaterade utredningen att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades. Utredningen stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibruktagande. I huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant skydd, dels att ett märke som endast tagits i bruk inte hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, dels att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde försvaga märkeshavarens intresse av att söka registrering, och dels att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinktivt när det togs i bruk. Se SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58.
Internationella förhållanden
Internationella åtaganden
Enligt artikel 8 i Pariskonventionen skall firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, och oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning, se SOU 1967:35 s. 166 f. och prop. 1974:4 s. 172 f.
Sverige har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken skall åtnjuta ett självständigt skydd, utan vare sig registrering eller inarbetning.
I detta sammanhang bör dock artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet beröras. Av denna bestämmelse följer, som tidigare nämnts (avsnitt 5.7.2), att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress, under förutsättning att användningen är i enlighet med god affärssed.
Förhållandena i övriga nordiska länder
I Danmark finns inte längre någon särskild reglering av skyddet för naturliga varubeteckningar. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom vinna skydd genom att de tas i bruk (2 och 3 §§ DvmL). Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed (5 § 1 DvmL). Se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 44 f.).
I Finland finns på ungefär samma sätt som i Sverige ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken (3 § FVmL).
I Island kan, på liknande sätt som i Danmark, skydd för namn, firma och fastighetsnamn förvärvas genom ibruktagande (2 och 3 §§ IvmL). Även i Island är ensamrätten begränsad på så sätt att den inte kan utgöra hinder för någon annan att i näringsverksamhet använda sitt namn, firma eller fastighetsnamn, om det sker i enlighet med god affärssed (6 § 1 st. 1 IVmL)
I Norge finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken (3 § NvmL). Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukännetecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där namnet eller firman används, jämte vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår. Vidare är skyddet, på samma sätt som skyddet för registrerade och inarbetade varukännetecken, begränsat på så sätt det inte kan utgöra hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder sitt släktnamn, sin adress eller firma som varukännetecken, under förutsättning att användningen är i överensstämmelse med god affärssed (5 § 2 st NvmL). Se Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl. 1997, s. 22 f. och 224 f.
Behovet av ändring
En grundläggande skillnad mellan de naturliga varukännetecknen firma å ena sidan och namn och adress å den andra är att firma har
ett bakomliggande självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan således innehas med ensamrätt för viss verksamhet (2–5 §§ FL) på ungefär samma sätt ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor. Namn som naturligt varukännetecken har också ett bakomliggande skydd i lag. I NamnL finns emellertid inte något självständigt skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett indirekt skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § 2 st. NamnL), se vidare avsnitt 8.4.4. Adress har till skillnad från firma och namn överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning.
I många företag används firman och sekundära näringskännetecken också som (naturliga) kännetecken för företagets varor eller tjänster, se vidare avsnitt 9.4. I sin egenskap av varukännetecken har firman en central betydelse i samspelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Det råder därför inte någon tvekan om att det finns ett behov av ett skydd för firma som naturligt varukännetecken. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum är det däremot inte lika klart vilken betydelse namn och adress har som naturliga varukännetecken. Det finns därför anledning att överväga om det även i fortsättningen bör finnas ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken. Under alla förhållanden är det viktigt att skyddet för de naturliga varukännetecknen är avgränsat på ett rimligt sätt. Det finns därför också skäl att se över regleringen av skyddets omfattning, särskilt dess geografiska utsträckning.
I detta sammanhang bör också frågan om skydd genom ibruktagande för andra kännetecken än naturliga varukännetecken beröras.
Förslag: Den som använder eget namn med särskiljningsför-
måga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område skall även i fortsättningen ha ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom detta område. Vidare skall innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst område ha ett skydd för detta som naturligt varukännetecken inom samma område.
Skyddet för naturliga varukännetecken skall till sitt innehåll i princip vara detsamma som det grundläggande skyddet för registrerade (eller inarbetade) varumärken. Naturliga varukännetecken som endast har skydd inom en visst geografiskt område i Sverige skall dock inte kunna utgöra hinder mot att en varumärkesregistrering består.
Adress skall inte längre ha något skydd som naturligt varukännetecken.
Det bör inte införas något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken är naturliga varukännetecken.
Skälen för förslaget: Firma bör alltså enligt kommitténs mening
även i fortsättningen ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är emellertid om det finns något behov av ett sådant skydd för namn och adress.
Allt fler väljer, som kommittén tidigare framhållit att registrera sina kännetecken. I större utsträckning än tidigare har också många enskilda näringsidkare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken. Ett exempel på detta är sådana hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används gårdsnamn ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården.
Av det anförda följer att det alltjämt får anses finnas ett behov av självständigt skydd för namn och firma, inbegripet sekundära kännetecken, som naturliga varukännetecken. Vid överläggningarna
mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också enighet rått om att skyddet för dessa naturliga varukännetecknen bör behållas. Däremot kan det inte anses finnas ett behov av skydd för adress som naturligt varukännetecken. En annan sak är att det även i fortsättningen bör finnas en uttrycklig bestämmelse i lag som klargör att ensamrätten till ett varukännetecken inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att använda bl.a. sin adress, förutsatt att användningen är enlighet med god affärssed (jfr 6.1 a i varumärkesdirektivet).
En grundläggande förutsättning för att ett naturligt varukännetecken skall få ett skydd bör på samma sätt som nu vara att kännetecknet har särskiljningsförmåga för de varor som det avser. Frågan om särskiljningsförmåga för firma och namn som naturliga varukännetecken bör givetvis prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. Angående särskiljningsförmåga hos namn, se Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f. I detta sammanhang bör uppmärksammas att kommittén i avsnitt 9.5.2 föreslår att en firma i fortsättningen skall kunna registreras även om den inte har särskiljningsförmåga. En förutsättning för att firman skall få ett känneteckensrättsligt skydd skall dock vara att den har särskiljningsförmåga.
Skyddet för naturliga varukännetecken bör svara mot det faktiska behov som kan finnas i olika avseenden. Ett skydd bör till att börja med endast tillkomma sådana kännetecken som används kommersiellt. Vidare bör skyddets omfattning vara anpassat till det geografiska område där kännetecknet används.
När det gäller näringskännetecken bör skyddet som naturligt varukännetecken på samma sätt som tidigare vara kopplat till skyddet som näringskännetecken. Den som innehar ett skyddat näringskännetecken bör följaktligen åtnjuta ett skydd för detta som naturligt varukännetecken inom samma område. I den mån skyddet för firma upphävs faller också skyddet som naturligt varukännetecken, t.ex. om skyddet för en firma upphävs på den grunden att firman inte använts.
Vad sedan gäller namn bör skyddet vara beroende av att namnet faktiskt används som varukännetecken. Endast den som tar sitt namn i bruk och använder det som varukännetecken bör därför också få ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken. Den som använder sitt namn som varukännetecken bör således ha ett skydd inom det område där han faktiskt använder det på detta sätt.
Upphör användningen av namnet varaktigt, faller också skyddet för namnet som naturligt varukännetecken.
Till sitt innehåll bör skyddet för naturliga varukännetecken i princip vara detsamma som för registrerade varumärken och skyddade varukännetecken. Alla de rättsföljder som kan göras gällande på grund av ensamrätten till sådana kännetecken bör också kunna göras gällande på grund av skyddet för ett naturligt varukännetecken.
Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har det rått enighet om att det inte bör införas något självständigt skydd för andra kännetecken än naturliga varukännetecken redan genom ibruktagande. Av avgörande betydelse för denna bedömning har varit att en ordning i vilket skydd för sådana kännetecken medges utan vare sig registrering eller inarbetning inte uppfyller det krav på rättssäkerhet som måste ställas (jfr avsnitt 5.2). I detta avseende kommer det alltså även i fortsättningen att finnas en skillnad mellan förhållandena i Danmark och Island å ena sidan och i övriga nordiska länder å den andra.
Enligt artikel 8.1 har EG-varumärken ett skydd mot registrering av yngre identiska eller liknande märken som svarar mot det skydd som följer av artikel 4.1 i varumärkesdirektivet. Vidare har EGvarumärken, som är kända i gemenskapen, enligt artikel 8.5 ett skydd som motsvarar skyddet enligt artikel 4.4 a och 4.3 i direktivet. EG-varumärken som är kända i gemenskapen har alltså ett skydd mot registrering av yngre märken vars användning utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. I dessa situationer kan ett EG-varumärke enligt artikel 9.1 också utgöra grund för ett förbud mot användning av det yngre kännetecknet.
Även TRIPs-avtalet innehåller bestämmelser som rör ensamrättens omfattning.
Enligt artikel 16.1 i TRIPs-avtalet skall ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster av samma slag som dem som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling. Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket och avser varor av samma slag, skall en risk för förväxling presumeras. Vidare följer av artikel 16.2 i avtalet, att artikel 6 bis i Pariskonventionen skall tillämpas på (oregistrerade) varukännetecken även såvitt de avser tjänster.
Enligt artikel 16.3 i avtalet skall artikel 6 bis i Pariskonventionen under vissa förutsättningar tillämpas till skydd för registrerade varumärken, som är notoriskt kända, i förhållande till yngre märken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren av ett sådant märke skall enligt bestämmelsen ha ett skydd mot att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband (would indicate a connection) mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det kända varumärket.
TRIPs-avtalet innehåller i en särskild del dessutom vissa bestämmelser om säkerställande av skyddet för bl.a. varukännetecken, se artikel 41 och följande artiklar i avtalet.
WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) innehåller också flera
bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. Vad som sägs om varor gäller i tillämpliga delar också tjänster.
I artikel 4 anges i vilka fall ett annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Enligt artikel 4.1 a skall ett yngre varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken, om det är identiskt med eller liknar det välkända kännetecknet, om det avser varor av samma eller liknande slag och om det finns en risk för förväxling. Och i vissa fall skall ett sådant yngre varukännetecken enligt artikel 4.1 b anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken även om det yngre kännetecknet avser varor av annat slag. Så förhåller det sig om någon av följande förutsättningar föreligger: om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det välkända varukännetecknet och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varukännetecknet (i), om det är sannolikt att användning av det yngre kännetecknet på ett otillbörligt sätt skulle försämra eller urvattna det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (ii), eller om användning av det yngre kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av det välkända kännetecknets särskiljningsförmåga (iii). Vid bedömning av om det yngre varukännetecknet försämrar eller urvattnar det välkända varukännetecknet eller om det drar otillbörlig fördel av det välkända kännetecknets särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända kännetecknet är välkänt bland konsumenterna i allmänhet.
I artikel 4.2 anges att ett välkänt varukännetecken skall kunna utgöra grund för invändning mot registrering av ett yngre varukännetecken. Och av artikel 4.3 och 4.4 följer att ett välkänt varukännetecken skall kunna utgöra grund för upphävande av en registrering avseende ett yngre varumärke och grund för att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken.
I artikel 5 anges i vilka fall ett yngre näringskännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre varukännetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a skall således ett näringskännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken om det är identiskt med eller liknar det välkända varukännetecknet och någon av följande förutsättningar föreligger: om användning av näringskännetecknet skulle kunna tyda på ett samband mellan den verksamhet
som bedrivs under kännetecknet och innehavaren av det välkända varukännetecknet samt det är sannolikt att användningen av näringskännetecknet skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varukännetecknet (i), om det är sannolikt att användning av näringskännetecknet på ett otillbörligt sätt skulle försämra eller urvattna det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (ii), eller om användning av näringskännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (iii). Även enligt artikel 5.1 b får, vid bedömning av om ett yngre näringskännetecken försämrar eller urvattnar eller drar otillbörlig nytta av det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga, krävas att det välkända kännetecknet är känt bland konsumenter i allmänhet.
Angående WIPO-rekommendationen, se Annette Kur i IIC, Vol 31 No 7–8, 2000, s. 824 f.
6.3.2 EG-domstolens praxis
EG-domstolen har i flera fall tolkat bestämmelser i varumärkesdirektivet som har betydelse för ensamrättens omfattning.
I sin dom den 11 november 1997 i mål C-251/95 (Puma-fallet) har EG-domstolen slagit fast att begreppet risk för association i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan syftar till att precisera dess räckvidd, samt att ordalydelsen utesluter att bestämmelsen tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling (18). Domstolen har därvid anfört att denna tolkning inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade (20). Vidare har domstolen, med hänvisning till tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, anfört att frågan om förväxling skall avgöras med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (22) samt att bedömningen av risken för förväxling skall grunda sig på de helhetsintryck som varumärkena ger, med hänsyn till bl.a. deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (22). I anslutning till detta har domstolen anfört att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en
helhet och inte ägnar sig åt att undersöka märkets olika detaljer. I denna dom har domstolen också bekräftat att ju större ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto större är dess skyddsomfång (24).
Vidare har domstolen i sin dom den 29 september 1999 i mål C-39/97 (Canon-fallet) upprepat att ett märke med stor särskiljningsförmåga har ett stort skyddsomfång (18). Domstolen har därvid tillagt att det särskilt gäller märken som är kända (19). Vidare kan domstolen i detta fall sägas ha bekräftat att den s.k. produktregeln skall tillämpas, dvs. att kravet på varuslagslikhet är mindre om märkeslikheten är stor och vice versa (17 och 19). I anslutning härtill har domstolen tillagt att det är av särskild betydelse att det äldre märket är känt. När det gäller kravet på förväxling har domstolen uttalat att artikel 4.1 b i direktivet föreskriver – i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra – att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling (22). Domstolen har också slagit fast att begreppet förväxling även omfattar indirekt förväxling, dvs. att det kan föreligga en risk för förväxling även om allmänheten förstår att varorna kommer från olika företag, men tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen (29). En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (30).
I sin dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97 (Lloyd-fallet) har EG-domstolen anfört att det enligt dess fasta rättspraxis kan föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (17). Enligt denna praxis skall det enligt domstolen göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en risk för förväxling (18). Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de aktuella varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (25). I anslutning härtill har domstolen framhållit att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och
inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (25). Vid bedömningen skall dock hänsyn även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet (26). Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (26).
EG-domstolen har hittills avgjort ett mål av särskild betydelse för bedömningen av det utökade skyddets omfattning. I sin dom den 14 september 1999 i mål C-375/97 (Chevy-fallet) har domstolen yttrat sig över hur artikel 5.2 i varumärkesdirektivet skall tolkas. Inledningsvis har domstolen berört det förhållandet att den tyska, den nederländska och den svenska direktivtexten innehåller uttryck som innebär att märket skall vara känt, medan övriga versioner av artikeln innehåller uttrycket renommé eller liknande uttryck. Domstolen har därvid anfört att de uttryck som används i de olika språkversionerna inte utgör någon motsägelse, utan att de alla innebär att varumärket i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten (21–22). När det gäller kravet på kännedom har EG-domstolen anfört att märket skall vara känt av en betydande del av omsättningskretsen (d'une partie significative du public concerné) (24 och 26). Prövning av denna fråga skall göras på ungefär samma sätt som prövningen av om ett beskrivande märke har särskiljningsförmåga, jfr Chiemsee-fallet och Lloydfallet. Vid prövning av om märket är känt av en betydande del skall alltså hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket (27). Det fordras inte att märket är känt i hela medlemsstaten, utan det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av staten (28). Vidare har domstolen anfört att ju större särskiljningsförmåga eller renommé som märket har desto lättare är det att anse att en viss användningen är till förfång (30). EG-domstolens tolkning avser formellt endast det utökade skyddet enligt artikel 5.2, men är relevant även när det gäller artikel 4.1 a i direktivet.
EG-domstolen har ännu inte prövat frågan om det utökade skyddet mot användning (utan skälig anledning) som skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé även omfattar användning för varor av samma eller liknande slag. I Puma-fallet och Canon-fallet
har domstolen dock gjort uttalanden som har betydelse i detta avseende, se nedan under skälen för förslaget.
6.3.3 Förhållandena i vissa andra länder
I Danmark är ensamrätten till ett varumärke reglerad i nära överensstämmelse med artikel 5 i varumärkesdirektivet. Innehavaren av ett varumärke har således rätt att hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor av samma slag (4 § 1 st. 1 DVmL), tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag och det finns en risk för förväxling, inbegripet ”at det antages, at der er en forbindelse med varemærket” (4 § 1 st. 2 DVmL). Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art ”hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet” (4 § 2 st. DVmL). Se vidare Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 52 f.
I Island är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i Danmark (4 § IVmL).
I Finland och Norge är skyddet utformat på ungefär samma sätt som i Sverige. I dessa länders lagar används dock inte rekvisitet väl ansett, utan rekvisiten ”väl kända” (6 § 2 st. FVmL) respektive ”velkjent” (6 § 2 st. NVmL).
I Storbritannien och Tyskland är bestämmelserna om ensamrättens omfattning utformade i nära anslutning till artiklarna 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet (artikel 10 TMA och artikel 14 GSMK).
I Benelux kan innehavaren av ett varumärke hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder märket för varor av samma slag (artikel 13 A.1.a DBM), märket eller ett liknande tecken för varor av samma eller liknande slag och det finns en risk för association mellan märkena (artikel 13 A.1.b DBM). Angående kravet på association, se Herman Cohen Jehoram i Festskrift till Gunnar Karnell, s. 313. Vidare kan innehavaren av ett varumärke hindra att någon annan, utan skälig anledning, använder märket eller ett liknande tecken för varor av annat slag, om märket
har ett anseende i Benelux och användningen innebär ett otillbörligt utnyttjande av, eller är till förfång för, märkets särskiljningsförmåga eller anseende (artikel 13 A.1.c DBM). I Benelux finns det alltså inte något uttryckligt krav på att användningen skall leda till förväxling. Härutöver finns en särskild bestämmelse om att innehavaren av ett varumärke, i enlighet med artikel 5.5 i varumärkesdirektivet, kan hindra att någon annan i näringsverksamhet använder märket eller ett liknande tecken för något annat ändamål än att särskilja varor, om användningen utan skälig anledning innebär ett otillbörligt utnyttjande av, eller är till förfång för, märkets särskiljningsförmåga eller anseende (artikel 13 A.1.d DBM).
I Frankrike innebär ensamrätten till ett varumärke ett förbud för andra att, utan samtycke, på närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för identiska varor (artikel L. 713-2 a CPI), samt att på närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för liknande varor och ett liknande märke för identiska eller liknande varor, om det finns en risk för förväxling hos allmänheten (artikel L. 713-3 a och b CPI). Ensamrätten till ett varumärke som har ett anseende i Frankrike innebär vidare ett förbud för andra att använda märket för varor av annat slag, om användningen är till förfång för innehavaren av märket eller innebär ett otillbörligt utnyttjande av märket (artikel L. 713-5 CPI).
6.4 Behovet av ändring
Ensamrätten till varukännetecken syftar, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 5.2), till att skydda det ekonomiska värde som kännetecknet representerar och därigenom främja en effektiv konkurrens. Mot denna bakgrund har alla innehavare av skyddade varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken inte blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken torde behovet av ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens kunna tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. skydd mot användning av identiska eller liknande märken för identiska eller liknande varor. Vissa kännetecken har emellertid ur ett konkurrensrättsligt perspektiv ett behov av ett utökat skydd, som är oberoende av förväxlingsrisk och som går utöver varuslagsgränserna. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd.
Det bör emellertid framhållas att varken det grundläggande eller det utökade skyddet är statiskt. Båda slagen av skydd är tvärtom dynamiska i den meningen att ensamrätten kan ha olika omfattning. Ett kännetecken som har ett grundläggande skydd mot förväxlingsbara märken kan således ha ett mycket begränsat skydd, medan ett annat kan ha ett tämligen omfattande skydd. På motsvarande sätt förhåller det sig i fråga om kännetecken som har ett utökat skydd. Avgörande för ensamrättens omfattning är vilken ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga som märket har, där kännedomen om märket är av särskild betydelse.
Varje stat har i grunden frihet att bestämma hur skyddet för varukännetecken skall vara ordnat inom sitt territorium. Sverige har emellertid gjort flera internationella åtaganden som begränsar möjligheterna att fritt bestämma vad ensamrätten till svenska nationella varukännetecken skall omfatta. Bestämmelserna i VmL om ensamrättens omfattning innehåller en reglering med ett grundläggande och ett utökat skydd inom ramen för näringsverksamhet. Det finns emellertid anledning att undersöka om utformningen av bestämmelserna i alla avseenden svarar mot de internationella åtaganden som Sverige har gjort. Av särskild betydelse är om ensamrättens omfattning med hänsyn till dessa åtaganden även i fortsättningen kan regleras på grundval av ett kriterium om förväxling.
En annan fråga som bör beröras i detta sammanhang är om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken mot obehörig användning utom näringsverksamhet, dvs. ett skydd enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.
6.5 Förslag
Förslag: Bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör ut-
formas i anslutning till varumärkesdirektivets reglering i detta hänseende.
Det bör inte införas något skydd för varukännetecken mot användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.
Skälen för förslaget: En given utgångspunkt är att ensamrätten till
ett varukännetecken skall ge ett skydd mot obehörig användning i
näringsverksamhet. Bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör utformas så att de speglar behovet av ett grundläggande skydd och ett utökat skydd. Kommittén tar först upp frågan om regleringen av det grundläggande och det utökade skyddet i näringsverksamhet. Därefter berör kommittén frågan om det bör införas ett särskilt skydd som omfattar användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.
Det grundläggande skyddet
Sverige är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken skall utgöra grund för förbud mot användning av identiska varumärken för samma slag av varor samt grund för vägran och ogiltigförklaring av registreringar av identiska varumärken för samma slags varor (artikel 5.1 a resp. 4.1 a). Vidare skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av samt registreringshinder och ogiltighetsgrund för identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för att ett yngre varumärken associeras med ett äldre varumärke (artikel 5.1 b resp. 4.1 b).
Varumärkesdirektivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet såvitt avser skyddets omfattning. I övrigt har Sverige inte några särskilda förpliktelser när det gäller detta skydd. Det grundläggande skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i direktivets bestämmelser.
Varumärkesdirektivet har i och för sig direkt betydelse endast för registrerade varumärken. Ensamrätten till varukännetecken bör dock enligt kommitténs mening – inom det geografiska område där ensamrätten består – så långt möjligt vara densamma för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och naturliga varukännetecken. Det grundläggande skyddet bör därför även i fortsättningen utformas på ett enhetligt sätt. Ensamrätten till ett varukännetecken bör på samma sätt som hittills kunna utgöra grund för förbud mot obehörig användning, skadestånd och annan ersättning samt straff och åtgärder med olagliga varor. Även i
fortsättningen skall ensamrätten givetvis kunna utgöra grund för upphävande av varumärkesregistrering.
Det sätt på vilket ensamrätten avgränsas i varumärkesdirektivet motsvarar i allt väsentligt det skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken som sedan länge funnits i svensk rätt och nordisk rätt i övrigt. I och för sig skulle det därför vara möjligt att även i fortsättningen utforma skyddet så att ensamrätten innebär ”att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken” (4 § 1 st. VmL). En tillämpning av en sådan bestämmelse i ljuset av varumärkesdirektivet skulle utan tvekan innebära att direktivets innehåll fick genomslagskraft.
Flera skäl talar emellertid enligt kommitténs mening för att det grundläggande skyddet bör utformas i närmare anslutning till varumärkesdirektivet. Av särskild betydelse är att det då blir tydligare att den risk för ”association” som i förekommande fall skall vägas in vid bedömning av frågor om förväxling är den som regleras i direktivet, dvs. att konsumenterna skall uppfatta att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band, se Canon-fallet (30). Till detta kommer att motsvarande bestämmelser i den danska och den isländska lagen är utformade på detta sätt samt att man i även i Finland och Norge har för avsikt att utforma motsvarande bestämmelser på detta vis.
Bestämmelserna om det grundläggande skyddet bör alltså utformas så, att ensamrätten till ett varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda 1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller 2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
Det utökade skyddet
Ett starkt och flexibelt skydd för varukännetecken är, som tidigare framhållits (avsnitt 5.2), av stor betydelse för en effektiv konkurrens. Med hänsyn till att det är varukännetecknets ekonomiska värde som skyddas och därmed investeringar i marknaden är det
naturligt att väl ansedda och väl kända kännetecken tillerkänns ett större skydd än andra märken. Utvecklingen talar för att allt fler varukännetecken kommer att behöva ett förstärkt skydd mot otillbörligt utnyttjande. Enligt artikel 4.3 i varumärkesdirektivet och artiklarna 8.5 och 9.1 i EG:s varumärkesförordning har också EG-varumärken ett sådant utökat skydd. Artikel 8.5 i förordningen ger även ett svenskt varumärke som är välkänt i Sverige ett utökat skydd mot registrering av ett yngre gemenskapsvarumärke. Med hänsyn härtill och till den betydelse det utökade skyddet har för en fungerande konkurrens är det naturligt att Sverige har bestämmelser som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 respektive 4.4 a i varumärkesdirektivet. Med ett sådant skydd får sådana varukännetecken ett starkt och självständigt skydd som i princip är frikopplat från kriteriet om förväxling.
Av övriga internationella åtaganden som Sverige har gjort är det endast artikel 16.3 i TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPOrekommendationen som rör det utökade skyddet. Det skydd som följer av varumärkesdirektivet täcker emellertid det skydd som dessa bestämmelser avser att ge. Några särskilda överväganden med hänsyn till TRIPs-avtalet eller WIPO-rekommendationen är därför inte påkallade när det gäller skyddets omfattning. Även det utökade skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivet.
En förutsättning för att ett registrerat varumärke skall ges ett utvidgat skydd är enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är ”känt”, medan vissa andra språkversioner använder uttryck som renommé eller liknande. Enligt EG-domstolens tolkning av direktivet i Chevy-fallet utgör de olika uttryck som används inte någon motsägelse (21–22). Uttrycket väl ansett som används i 6 § VmL får därför anses svara mot direktivets innehåll. Med hänsyn till vad EG-domstolen anfört om att rekvisitet innebär att ett varumärke i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten (21–22) och att det därvid fordras att märket är känt av en betydande del av omsättningskretsen (24 och 26) finns det enligt kommitténs mening anledning utforma rekvisitet som ett krav på kännedom. Ett rekvisit som anknyter till kännedom torde också för de allra flesta framstå som mer konkret och lättare att tillämpa än ett rekvisit som hänför sig till anseende. Vidare skapar ett rekvisit som bygger på kännedom ett tydligt förhållande mellan kravet för utökat skydd och kravet för visad
särskiljningsförmåga, eftersom ett varumärke under alla förhållanden skall anses ha särskiljningsförmåga om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, jfr avsnitt 5.7.2. I svensk varumärkesrätt skapar ett sådant rekvisit också ett samband med kravet för inarbetning, då ett märke skall anses inarbetat om det är känt av en betydande del av omsättningskretsen, jfr avsnitt 5.7.3.
En förutsättning för skydd är vidare enligt artikel 4.4 a och 5.2 i direktivet att det yngre märket är identiskt med eller liknar det äldre märket. HD har i NJA 1995 s. 635 tolkat uttrycket ”liknande kännetecken” i 6 § andra stycket VmL på samma sätt som enligt äldre rätt, dvs. så att det för skydd förutsätts att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande. Kommittén är av den uppfattningen att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.
En särskild fråga är om det utökade skyddet enligt artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet också gäller inom ramen för varuslagslikhet enligt artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet. Enligt sin lydelse är artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet inte direkt tillämpliga inom ramen för varuslagslikhet. De skäl som bär upp det utökade skyddet gör sig dock gällande både inom och utanför varuslagsgränserna. Det säger sig således självt att ett märke som är känt inte har mindre behov av skydd mot yngre märken som avser varor och tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra varor och tjänster.
I de allra flesta fall där identiska eller liknande yngre märken används för varor av samma eller liknande slag som äldre kända varumärken finns det också en risk för förväxling. Men snyltning kan mycket väl förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling, jfr NJA 1995 s. 635 (GAETANO ? GALLIANO). Också förfång kan förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling, t.ex. i form av urvattning vid s.k. varumärkesparodier, jfr PBR:s ovan nämnda dom i mål 97-65 (TULOSBA AKDOV = ABSLOLUT VODKA). En möjlighet att hindra sådan snyltning eller sådant förfång med tillämpning av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 skulle främja det helhetsresultat som en tillämpning av artiklarna syftar till och bidra till en effektiv konkurrens.
I Puma-fallet har EG-domstolen, som tidigare nämnts, berört förhållandet mellan artikel 4.1 b och artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i direktivet. Domstolen har därvid anfört att det förhållandet att ordalydelsen i artikel 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en
risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé kan hindra andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, ”och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade” (”ohne daß eine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müßte” på rättegångsspråket tyska, ”even where there is no similarity between the goods in question”, i den engelska språkversionen och ”et ceci même si les produits en cause ne sont pas similaires”, i den franska versionen) (20).
När det gäller kravet på förväxling har dock domstolen i det efterföljande Canon-fallet uttalat att artikel 4.1 b i direktivet föreskriver – i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra – att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling (”Im Gegensatz zu dem, was z. B. in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorgesehen ist, der sich ausdrücklich auf die Fälle bezieht, in denen die Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind, sieht Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nämlich vor, daß eine Verwechslungsgefahr eine Identität oder eine Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraussetzt.”, på rättegångsspråket tyska.)(22).
Vad EG-domstolen anfört i Puma-fallet om att ordalydelsen i 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, ”och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade” (20), talar för att det enligt varumärkesdirektivet finns ett utökat skydd också inom varuslagsgränserna. Det bör emellertid uppmärksammas att detta förutsätter att begreppet likhet ges en vidare innebörd i de artiklar i varumärkesdirektivet som rör det utökade skyddet (artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2) än i dem som rör det grundläggande skyddet (artiklarna 4.1 och 5.1), något som enligt kommitténs mening bara kan komma i fråga för de mest välkända varumärkena. EGdomstolens ovan berörda uttalande i Canon-fallet, om att det enligt artikel 4.1 b måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor och tjänster för att det skall föreligga en risk för förväxling (22), vilket uttryckligen sätter artikel 4.4 a i motsatsställning till artikel 4.1 b, kan dock även anföras till stöd för att det utökade skyddet är begränsat till användning utanför varuslagsgränserna.
Någon säker slutsats om hur EG-domstolens praxis kommer att utveckla sig i detta avseende är inte möjlig att dra. Även bestämmelserna om det utökade skyddet bör därför enligt kommitténs uppfattning utformas i anslutning till artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet. Rättsutvecklingen inom gemenskapen får sedan visa vilken omfattning det utökade skyddet har inom varuslagsgränserna.
Det finns enligt kommitténs mening inte skäl att låta det utökade skyddet omfatta också användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.
På grund av det anförda föreslår kommittén att bestämmelsen om det utökade skyddet utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som är känt av en betydande del av omsättningskretsen här i landet innebär, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett yngre kännetecken som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Det utökade skyddet bör, på samma sätt som det grundläggande, regleras på ett enhetligt sätt för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och naturliga varubeteckningar.
7. Ensamrättens upphörande m.m.
7.1. Inledning
I detta kapitel behandlar kommittén frågor som rör upphörande av ensamrätten, främst frågan om upphävande av registrering. Inledningsvis finns en översikt över hur ensamrätten kan upphöra för olika slags varukännetecken. I samband med det redovisas också vissa överväganden som tidigare gjorts när det gäller upphävande av varumärkesregistreringar. Sedan följer en redogörelse för upphävande av nationella och internationella registreringar i den nuvarande ordningen.
7.2. Nuvarande ordning
7.2.1. Allmänt
Den ensamrätt som ett skyddat varukännetecken ger är till skillnad från andra immateriella ensamrätter inte tidsbegränsad, utan den kan i princip bestå hur länge som helst. Registrerade varumärken är visserligen registrerade för en period om tio år åt gången, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Det gäller såväl nationella och internationella registreringar som gemenskapsregistreringar (22 § VmL, artikel 6.1 i Madridprotokollet och artikel 46 i EG:s varumärkesförordning). En registrering som inte förnyas avförs ur respektive register.
En varumärkesregistrering kan också avföras helt eller delvis på grund av att innehavaren avstår rätten till registreringen (27 § VmL, artikel 9 bis iii-iv i Madridprotokollet och artikel 49 EG:s varumärkesförordning).
I VmL finns en bestämmelse om att en registrering kan avföras om innehavaren har hemvist utanför Sverige och inte följer ett föreläggande om att för sig ställa ett ombud som har hemvist här
(31 § VmL). Kommittén har i avsnitt 5.4 föreslagit att en innehavare av en nationell varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett s.k. delgivningsombud som är bosatt här i landet (se 37 § i förslaget till varumärkeslag). Bestämmelsen innehåller också en ordning för delgivning med en innehavare som inte har anmält något ombud. En följd av bestämmelsens utformning är att underlåtenhet att anmäla ombud inte skall utgöra grund för att avföra en registrering.
En nationell varumärkesregistrering kan upphöra på tre olika sätt: genom att registreringen inte förnyas, genom att innehavaren begär att registreringen skall avföras eller genom att registreringen upphävs, antingen efter invändning hos Patentverket eller efter talan vid allmän domstol. En internationell registrerings verkan här i landet kan på motsvarande sätt upphöra om den inte förnyas, om innehavaren begär att den skall avföras eller om den upphävs efter invändning eller efter särskild talan om detta. Vidare upphör en internationell registrerings verkan här i landet om den ursprungliga registreringen upphävs helt eller delvis inom fem år.
En registrering som inte längre kan bli föremål för invändning kan således för närvarande endast angripas genom en talan om upphävande vid allmän domstol. Det finns t.ex. ingen möjlighet för Patentverket att genom omprövning ändra ett felaktigt beslut om registrering, se RÅ 1992 ref. 64.
I ÄvmL fanns en möjlighet för ”Kungl. Maj:t i statsrådet” att upphäva en registrering, dels i fall där märket utan tillstånd bestod av eller innehöll offentliga vapen eller beteckningar och dels i fall där märket innehöll något som kunde väcka förargelse. Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande att de stora ekonomiska värden som varumärken kunde representera gjorde det angeläget att märkeshavare tillförsäkrades den ökade trygghet som det innebar att en registrering mot innehavarens vilja endast kunde upphävas av domstol, se SOU 1958:10 s. 304 f. I propositionen förklarade departementschefen att han anslöt sig till denna principiella ståndpunkt, ”som förestavats av rättssäkerhetshänsyn”, se prop. 1967:167 s. 146.
I samband med den översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen som gjordes år 1993 diskuterades frågan om upphävande i administrativ ordning inom Justitiedepartementet. I promemorian erinrade man till att börja med om att det vid prövning av om en varumärkesregistrering skulle upphävas typiskt sett var fråga om att slita en tvist mellan olika intressenter samt att det
enligt svensk rättstradition i princip borde ankomma på domstol att avgöra sådana saker. Sedan diskuterades möjligheten av att låta Patentverket upphäva registreringar i de fall där det enkelt kunde konstateras att registreringen borde upphävas och där det inte förelåg någon tvist i egentlig mening. Man fann emellertid att det skulle vara svårt att avgränsa dessa fall och svårt att undvika att frågan om upphävande samtidigt blev föremål för prövning i domstol. Se Ds 1993:97 s. 60 f.
När det gäller gemenskapsvarumärken regleras frågan om upphörande i EG:s varumärkesförordning (se nedan).
Inarbetade varukännetecken har ett skydd så länge inarbetningen består inom ett visst område, dvs. så länge kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen i ett visst geografiskt område är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Inarbetningen är en faktisk omständighet som antingen föreligger eller inte föreligger. Det finns följaktligen inte någon ordning för att ”upphäva” inarbetningen.
En annan sak är det är möjligt att i domstol föra talan om huruvida en rätt på grund av inarbetning består eller inte består.
Naturliga varukännetecken åtnjuter för närvarande skydd mot att någon annan använder namnet, firman eller adressen så länge innehavaren är näringsidkare. Om näringsidkaren upphör med sin näringsverksamhet och således inte längre är näringsidkare upphör också skyddet för det naturliga varukännetecknet. Skyddet för namn eller firma upphör också om den bakomliggande namn- eller firmarätten upphör enligt bestämmelserna i namnlagen respektive firmalagen. Och skyddet för en adress upphör om näringsidkaren inte längre använder adressen i sin verksamhet.
I avsnitt 5.7.4 föreslår kommittén att näringskännetecken som har ett skydd inom ett visst område skall ha ett skydd som för varukännetecken inom detta område. I den mån skyddet för näringskännetecknet upphör, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Vidare föreslår kommittén att namn som faktiskt används som varukännetecken också skall ha ett skydd som sådant varukännetecken. Upphör användningen av namnet varaktigt, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Adress skall enligt kommitténs förslag i fortsättningen inte åtnjuta skydd som naturligt varukännetecken.
I detta sammanhang bör också nämnas att ensamrätten till ett varukännetecken som använts på ett visst exemplar av en vara konsumeras i och med att just det exemplaret säljs eller på annat sätt
förs ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (4 a § VmL).
7.2.2. Närmare om upphävande av nationella och internationella varumärkesregistreringar
Nationella och internationella varumärkesregistreringar kan som tidigare nämnts angripas på två olika sätt, antingen genom invändning hos Patentverket eller genom en talan vid allmän domstol.
Upphävande efter invändning
Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att Patentverkets officialprövning begränsas till relativa hinder. Patentverket skall på samma sätt som nu undersöka om det finns några absoluta hinder. Vidare skall verket i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns några relativa hinder. Framkommer det några hinder skall Patentverket underrätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig. Patentverket skall även i fortsättningen ex officio avslå en ansökan om det finns något absolut hinder mot registrering. Däremot skall verket inte längre ex officio avslå en ansökan på grund av ett relativt hinder.
I avsnitt 5.3.3 föreslår kommittén att den som vill på samma sätt som nu skall kunna göra invändning mot en beviljad nationell registrering. På motsvarande sätt föreslår kommittén att den som vill skall kunna framställa invändning mot att en internationell registrering gäller här i landet. Var och en som har rättskapacitet skall alltså kunna framställa invändning mot en registrering. Men kommittén föreslår därvid att endast den som gör invändning i eget intresse skall kunna få bifall till sin invändning. En invändning skall även i fortsättningen kunna grundas på både absoluta och relativa hinder. Att invändningsförfarandet är placerat efter registreringen innebär alltså att Patentverket kan upphäva varumärkesregistreringar i administrativ ordning.
Upphävande efter talan vid allmän domstol
En talan om upphävande av en varumärkesregistrering får i den nu gällande ordningen föras av var och en som lider förfång av registreringen samt i vissa fall av åklagare eller av en sammanslutning av berörda näringsidkare (26 § VmL). Kommittén föreslår i avsnitt 8.5.3 att denna talerättsregel tas bort. Det innebär att allmänna processuella regler om talerätt kommer att gälla. Var och en skall alltså kunna få en talan om upphävande prövad i sak. Men endast den som för talan i eget intresse skall kunna få bifall till sin talan.
En talan vid allmän domstol kan liksom en invändning grundas på både absoluta och relativa hinder. Enligt 25 § första stycket VmL skall en registrering således hävas om den beviljats trots att det vid tiden för registreringen fanns något absolut hinder (13 § eller 14 § 1 st 1–3 VmL) eller något relativt hinder (14 § 1 st 4– 9 VmL). En talan vid allmän domstol kan dessutom grundas på senare inträffade omständigheter. Enligt 25 § andra stycket VmL skall en registrering upphävas om märket 1. blivit vilseledande,
2. inte längre har någon särskiljningsförmåga, 3. kommit att strida mot allmän ordning, eller 4. blivit ägnat att väcka förargelse. En registrering kan enligt 25 a § VmL, som infördes den 1 januari 1993, också upphävas om innehavaren av varumärket inte inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutades gjort verkligt bruk av märket här i landet för de varor som registreringen omfattar och det inte finns giltiga skäl till att märket inte använts. Detsamma gäller om märket visserligen tagits i verkligt bruk för de varor som registreringen avser, men sedan inte använts inom en period av fem år i följd. Vid tillämpning av bestämmelsen likställs annans användning av märket, om den sker med innehavarens samtycke.
Med verkligt bruk avses enligt förarbetena till bestämmelsen på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till omsättningskretsen. Även användning i reklam och förberedande marknadsföringsåtgärder kan konstituera verkligt bruk, under förutsättning att varan inom en rimlig tid därefter blir tillgänglig för omsättningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller rent bortslumpande av varor torde däremot inte uppfylla kravet på verkligt bruk, jfr prop. 1992/93:48 s. 99. – Att en vara tillhandahålls utan vederlag har inte ensamt för sig ansetts som ett bruk av varan, se NJA 1987 s 22 alternativt NIR 1987 s. 263 (BUDWEISER BUDWAR). Ett varumärke som använts som firma har inte ansetts på den grunden varit i bruk som varukännetecken, NJA 1983 s. 875 (AGRIVET). – Underlåten användning efter talans väckande har inte
ansetts kunna läggas till grund för hävning, se Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 7 juni 1995, DT 5125 (BIERPINNE). Användning av ett varumärke för att skilja ut ett antal varor – av olika varumärken – på vilka priserna satts ned under en realisationsperiod har ansetts inte utgöra verkligt bruk, se Svea hovrätts dom den 6 maj 1996, DT 26, i mål T 979/95 (PAYLESS). Användning av ett varumärke för våffelstrutar har ansetts inte omfatta bruk av märket för kex och konditorivaror, Stockholms tingsrätts dom den 2 september 1994, DT 551, i mål T 7-1478-93 (TRIUMF). – Inte giltigt skäl att avvakta utgången av en annan tvist, se NJA 1983 s. 875 (AGRISEPT).
7.3. Internationella förhållanden
7.3.1. Internationella åtaganden
Pariskonventionen förutsätter att medlemsländerna har en ordning för att upphäva eller ogiltigförklara registreringar av varumärken.
Men konventionen innehåller inte några bestämmelser om hur förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring skall vara utformat, utan överlämnar åt varje medlemsland att självt bestämma detta.
Även varumärkesdirektivet förutsätter att medlemsländerna har en fungerande ordning för att upphäva och ogiltigförklara varumärkesregistreringar. I femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, anges dock uttryckligen att medlemsländerna är fria att själva fastställa procedurregler om bl.a. upphävande och ogiltigförklaring.
Enligt EG:s varumärkesförordning kan registreringen av ett gemenskapsvarumärke upphöra på tre olika sätt: genom att registreringen inte förnyas (jfr artikel 47), genom att innehavaren frånfaller registreringen (artikel 49) eller genom att registreringen upphävs eller ogiltigförklaras. Registreringen kan upphävas eller ogiltigförklaras antingen av OHIM efter ett särskilt förfarande med administrativ omprövning (artikel 55-56) eller av en nationell domstol vid prövning av ett genkäromål om upphävande eller ogiltigförklaring i ett mål om intrång i varumärket (artikel 90– 101). När en nationell domstol prövar frågor om upphävande eller ogiltigförklaring skall domstolen tillämpa de processuella regler som annars tillämpas i landet i den typen av mål (artikel 97). I Sverige är Stockholms tingsrätt exklusivt forum i bl.a. mål om upphävande och ogiltigförklaring av gemenskapsregistreringar (66 § VmL).
TRIPs-avtalet förutsätter liksom Pariskonventionen och varumärkesdirektivet att medlemsländerna har ett fungerande system
för att upphäva och ogiltigförklara varumärkesregistreringar. Inte heller TRIPs-avtalet innehåller dock någon närmare reglering av hur ett sådant system skall vara utformat. Avtalet innehåller emellertid några allmänna bestämmelser med vissa minimikrav på förfarandet för att säkerställa olika immaterialrätter. Enligt dessa bestämmelser skall ländernas förfaranden var rättvisa och skäliga (fair and equitable), inte vara onödigt komplicerade eller kostsamma och inte innehålla oskäliga tidsfrister eller medföra omotiverade dröjsmål (artikel 41.2). Slutliga avgöranden bör vara skriftliga och motiverade, de skall vara grundade på (omständigheter och) bevis som parterna kunnat yttra sig över och de skall tillställas parterna utan dröjsmål. Vidare innehåller avtalet en särskild regel enligt vilken bl.a. administrativa förfaranden om upphävande och ogiltigförklaring skall uppfylla de krav som enligt artikel 41.2 i avtalet ställs på förfarandet för att säkerställa immaterialrätter (artikel 62.4).
7.3.2. Förhållandena i de andra nordiska länderna
De övriga nordiska länderna har regler som i allt väsentligt överensstämmer med de svenska när det gäller registreringsperiodens längd och de möjligheter innehavaren har att begära att registreringen avförs. Även i de andra nordiska länderna är invändningsförfarandet placerat efter registreringen, vilket innebär att registreringsmyndigheterna även i dessa länder efter invändning upphäver registreringar i administrativ ordning.
När det gäller registreringar där tiden för invändning gått ut skiljer sig reglerna åt mellan de nordiska länderna. I Finland kan på samma sätt som i Sverige en registrering hävas endast efter talan vid domstol (25 § FVmL). Även i Danmark, Island och Norge kan en registrering hävas efter talan i domstol (29 § DVmL, 29 § IVmL resp. 25 § NVmL). I Danmark, Island och Norge finns därutöver olika ordningar som gör det möjligt att få en registrering hävd i administrativ ordning utan tidsbegränsning.
I Danmark, Island och Norge har registreringsmyndigheterna en möjlighet att ex officio upphäva en registrering helt eller delvis, om registreringen tillkommit efter ett uppenbart fel i handläggningen och den kan hävas inom tre månader från registreringsdagen (32 § DVmL, 31 § IVmL resp. 21 c § NVmL). På ansökan av den som har ett rättsligt intresse kan registreringsmyndigheterna i dessa
länder också avföra en registrering om det kan antas att det inte längre finns någon innehavare av registreringen eller om dennes adress är okänd (31 § DVmL, 30 § IVmL resp. 26 § NVmL).
I Danmark och Norge finns dessutom mer fullständiga förfaranden för upphävande av registrering i administrativ ordning.
I Danmark kan var och en hos Patent- og Varemærkestyrelsen ansöka om att en registrering skall upphävas (30 § 1 st DVmL). Sökanden kan till stöd för sin ansökan åberopa alla sådana omständigheter som kan utgöra grund för att upphäva en registrering (se 28 § DVmL). Förfarandet är i allt väsentligt utformat på samma sätt som invändningsförfarandet (30 § 2 st DVmL och 12 § BEK). Det finns inget förbud för Patent- og Varemærkestyrelsen att pröva en sak som samtidigt är föremål för prövning i domstol. I sådana fall låter emellertid styrelsen normalt sin prövning vila till dess frågan är avgjord i domstol (Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven och Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 179).
I Norge kan två parter som tvistar om en registrerings giltighet enas om att låta Patentstyrets överklagandeinstans, Patentstyrets annen avdelning, pröva frågan om upphävande (25 c § NVmL). Ett beslut om att registreringen skall hävas är slutligt och kan således inte överklagas. Sedan lagens tillkomst 1961 har endast ett fall prövats i denna ordning, se NIR 1976 s. 220. Vidare kan Patentstyrets annen avdelning sedan 1995 upphäva en registrering i administrativ ordning om villkoren för varumärkesskydd ”åpenbart icke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede” och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (25 c § 2 st. NVmL). Patentstyrets annen avdelning har hittills prövat några enstaka fall där innehavaren av registreringen varit ett bolag som gått i konkurs och där konkursen avslutats. I alla dessa fall har emellertid registreringen fått stå kvar, eftersom de känneteckensrättigheter som funnits i bolaget har ansetts kunna bestå hos de tidigare aktieägarna. Ännu har alltså inte någon registrering upphävts efter en prövning i denna ordning.
Varemerkeutredningen II föreslår i sitt betänkande att Patentstyret på samma sätt som nu skall kunna upphäva en registrering i fall där det är ”begrunnet tvil” om att det inte längre finns någon märkesinnehavare eller om dennes adress är okänd (31 § 1 st. i det norska utkastet till ny varemerkelov). Vidare föreslår utredningen att Patentstyrets annen avdelning liksom nu skall kunna upphäva en registrering, dels om parterna enats om att hänskjuta frågan om
upphävande till avdelningen och dels om det är uppenbart att villkoren för varumärkesskydd inte funnits eller inte längre finns och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (31 § 4 st. och 5 st. i det norska förslaget).
Härutöver föreslår utredningen att Patentstyret skall kunna upphäva en registrering även på övriga förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (ogyldigkjennelse eller slettelse). Innehavaren av registreringen, eller var och en i övrigt som har ett rättsligt intresse av det, skall kunna ansöka om upphävande i administrativ ordning och därvid åberopa alla förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (30 § 1 st.). Patentstyret skall emellertid inte vara skyldigt att pröva frågan om upphävande, om ”saken är lite opplyst eller av annen grunn ikke egner sig for avgjørelse av Patentstyret” (30 § 3 st.). Sökanden skall i sådana fall hänvisas att i stället väcka talan vid domstol. Vidare skall det inte vara möjligt att ansöka om upphävande i administrativ ordning, om det pågår ett mål om samma sak vid domstol och vice versa (30 § 2 st.).
Den finska arbetsgruppen föreslår att det även i Finland skall införas en möjlighet för Patent- och registerstyrelsen att upphäva en varumärkesregistrering i administrativ ordning. En registrering skall enligt det finska förslaget kunna upphävas helt eller delvis, om varumärket inte längre har någon innehavare eller om det finns någon annan grund för upphävande (30 § 1 st. i det finska förslaget). I de fall där det finns en innehavare av varumärket skall denne beredas tillfälle att yttra sig över ansökan om upphävande samt underrättas om att registreringen kan komma att upphävas om han inte svarar (31 § 1 st.). Om innehavaren inte svarat, i sitt svar inte anfört någon grund för bestridandet eller endast åberopat en omständighet som inte klart påverkar avgörandet av ärendet kan Patentstyrelsen upphäva registreringen helt eller delvis (32 § 1 st.). Om ärendet inte kan avgöras på någon av dessa grunder eller saken annars är oklar, skall Patentstyrelsen förkasta ansökan om upphävande (32 § 2 st.).
7.4. Behovet av ändring
Till att börja med konstaterar kommittén att bestämmelserna i VmL om upphörande av registrering uppfyller Sveriges internationella åtaganden i detta avseende. Det finns alltså inte något
behov av att ändra bestämmelserna om upphävande med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden.
I sina direktiv till kommittén har regeringen anfört att ett eventuellt slopande av officialprövningen av relativa registreringshinder kan ge anledning att överväga om man bör införa en möjlighet för Patentverket att upphäva varumärkesregistreringar i administrativ ordning. Regeringen har dessutom uttalat att kommittén, oavsett vilken bedömning som kommittén gör i fråga om förprövningen, skall överväga om det är möjligt och lämpligt att införa en sådan ordning.
De bestämmelser som anger vilka omständigheter som kan läggas till grund för upphävande av en registrering speglar de överväganden som gjorts för att åstadkomma ett känneteckensrättsligt system som främjar en effektiv konkurrens. En förutsättning för att dessa bestämmelser skall få genomslagskraft är en väl fungerande ordning för att upphäva felaktiga registreringar och sådana registreringar som av andra skäl inte längre uppfyller kraven för att bestå. Allmänt sett finns därför ett behov av ett system där registreringar som inte uppfyller kraven för att bestå kan upphävas på ett snabbt, billigt och säkert sätt.
Man kan dela in de registreringar som det finns grund för att upphäva i fyra olika kategorier, dels registreringar mot vilka det redan från början fanns något absolut hinder, dels registreringar mot vilkas bestånd det senare uppkommit ett absolut hinder, dels registreringar mot vilkas bestånd det visats föreligga något relativt hinder och dels registreringar som helt eller delvis inte kan bestå därför att märket inte uppfyller kravet på användning.
Patentverket skall som ovan nämnts även i fortsättningen undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering och ex officio avslå de ansökningar mot vilka det finns något sådant hinder. Och det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att göra invändning mot registreringar på den grunden att det finns ett absolut hinder mot registreringens bestånd. Det finns därför inget som talar för att det i framtiden skulle uppstå ett ökat behov av att kunna upphäva sådana registreringar. Inte heller finns det något som talar för att det i fortsättningen skulle uppstå ett ökat behov av att kunna upphäva registreringar mot vilka det senare uppkommit ett absolut hinder.
Förslaget att Patentverkets officialprövning inte längre skall omfatta relativa hinder torde dock innebära en ökning av antalet invändningar. Kommittén har uppskattat att invändning kan
komma att göras mot ca tio procent av alla registreringar. Många frågor om hinder mot en registrerings bestånd på grund av något relativt hinder kommer därför även i fortsättningen att avgöras inom ramen för invändningsförfarandet. Det finns dock anledning att räkna med att många innehavare som har grund för att göra invändning mot en registrering ändå inte gör det. Särskilt inledningsvis kan ovanan vid ett nytt system göra att många inte kommer att framställa invändning. Förslaget att begränsa officialprövningen talar således för att införa en möjlighet för Patentverket att upphäva en registrering i administrativ ordning.
Men också av andra skäl finns det behov av ett snabbt och billigt system för att upphäva registreringar som helt eller delvis inte uppfyller kraven för att bestå.
Ett skäl är att ett sådant system bidrar till att den som ansöker om registrering avgränsar sin ansökan så att den kan läggas till grund för en hållbar registrering. Med ett sådant system är det mindre lockande att begära skydd för fler varuslag än dem märket verkligen kommer att användas för. Varumärken som begärs registrerade med en begränsad varuförteckning kommer typiskt sett inte lika ofta i konflikt med andra märken. Det kan i sin tur leda till färre invändningar och ett mindre behov av att senare inleda ett förfarande för att få registreringen upphävd. Inte heller framstår det som lika lockande att försöka åstadkomma en s.k. spärr- eller defensivregistrering för att hindra andra att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för näraliggande varuslag. Det bör i och för sig framhållas att det inte finns något som tyder på att sådana registreringar är särskilt vanliga. Vidare är ensamrätten till en sådan registrering begränsad, eftersom det registrerade märket inte används. Men i vissa fall är förekomsten av sådana registreringar en stor olägenhet och ett hinder för en effektiv konkurrens. Ett snabbt och billigt system för att upphäva varumärkesregistreringar kan bidra till att förebygga registreringar som inte har förutsättning att bestå.
Även med ett system som förebygger defensivregistreringar måste man räkna med att många av de varumärken som är registrerade inte används. Många företag har flera registrerade varumärken i sin portfölj, men använder av olika skäl inte alla märken. Och många varumärken är registrerade för betydligt fler varuslag än de varuslag som de i praktiken används för. Ofta beror det på att det är svårt att förutse vilka varor eller tjänster ett märke kan komma att användas för. Fler märken än tidigare hör också till
dem som inte uppfyller kraven på användning, eftersom de krav som kan ställas på en kontinuerlig användning skärpts. Det är också främst de nya kraven på användning som en förutsättning för fortsatt registrering som aktualiserat behovet av ett snabbare och billigare förfarande för upphävande av registreringar.
Till detta kommer att många märken närmast kan beskrivas som ”övergivna” därför att innehavaren har upphört med sin näringsverksamhet. Det är t.ex. inte ovanligt att märken helt enkelt glöms bort när en rörelse avvecklas. Tillgången på goda varumärken är som kommittén tidigare framhållit begränsad. Det är därför angeläget att de märken som finns också används på ett effektivt sätt.
Vid en begränsning av Patentverkets officialprövning till absoluta registreringshinder kommer som tidigare framhållits äldre varumärken inte att utgöra hinder mot registrering. Nya varumärken kommer alltså att registreras utan hinder av bl.a. äldre registrerade varumärken som helt eller delvis inte används. Innehavarna av märken som inte används kommer knappast att göra invändning mot registreringen av yngre märken, i de fall där det är klart att det äldre märket inte uppfyller kravet på användning. Men för innehavaren av en yngre registrering innebär en sådan äldre registrering en osäkerhetsfaktor så länge den består. Denna osäkerhet kan göra det svårare att planera användningen av det yngre varumärket och hämma en effektiv användning av märket. Även av detta skäl är det viktigt att det finns ett system för att upphäva registreringar som är snabbt och billigt.
Den som i dag vill framställa ett yrkande om upphävande av en varumärkesregistrering måste väcka talan vid allmän domstol. En sådan talan handläggs enligt reglerna för vanliga tvistemål och följer således inte den enklare ordningen för s.k. småmål. I de fall det objektivt sett är klart att det föreligger en grund för upphävande behöver en talan vid domstol inte vara särskild komplicerad. Ofta kan saken då avgöras genom tredskodom eller genom att innehavaren av registreringen medger yrkandet om upphävande. Men många små och medelstora företag sköter själva sina varumärken. Och även om fler innehavare i framtiden kan komma att anlita hjälp, måste man räkna med att många även i fortsättningen kommer att sköta sina märken på egen hand.
Små och medelstora företag har normalt begränsad kännedom vad som krävs för att föra talan vid domstol. För många av dem framstår det därför som komplicerat att väcka en talan om upphävande vid domstol. Ofta torde det också uppfattas som
onödigt formellt och krångligt att behöva vända sig till domstol när saken är mer eller mindre uppenbar. Det ter sig däremot naturligt att vända sig direkt till Patentverket som registrerat varumärket, särskilt som det är möjligt att framställa invändning till verket.
Det anförda talar för det bör införas en möjlighet att få en registrering hävd snabbt och billigt och utan ett domstolsförfarande. Sådana system med administrativ hävning finns också som kommittén anfört i andra länder, bl.a. Danmark och Norge. Den finska arbetsgruppen förslår också som sagts att ett sådant system skall införas i Finland. Med hänsyn till de stora värden som registrerade varumärken kan representera, måste en administrativ ordning för upphävande uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet. Det kan således inte komma i fråga att införa ett system som innebär att en registrering mot innehavarens bestridande kan upphävas utan att en rättssäker prövning skett.
7.5. Förslag
Förslag: Kommittén föreslår att det införs en möjlighet för
Patentverket att upphäva en registrering, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats. Ansökan om upphävande skall göras hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller lämnar den obestridd, skall Patentverket upphäva registreringen. Innehavaren av registreringen skall därefter ha möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt. Om innehavaren däremot bestrider en ansökan om upphävande skall Patentverket underrätta sökanden om detta. På begäran av sökanden skall Patentverket överlämna ansökan till en tingsrätt som är behörig. Tingsrätten skall sedan handlägga frågan om upphävande av registreringen på samma sätt som om talan väckts direkt vid tingsrätten.
Skälen för förslaget: Placeringen av invändningsförfarandet efter
registreringen innebär att Patentverket sedan år 1995 prövar frågan om upphävande av registreringar i administrativ ordning. Den nya ordningen med att Patentverket i ett invändningsförfarande prövar om en registrering skall stå kvar eller upphävas har fungerat väl. Detta talar för att man skulle kunna överväga att låta Patentverket pröva denna fråga även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.
Det finns emellertid en avgörande skillnad mellan en prövning av om en registrering skall upphävas efter invändning och en prövning av om den senare skall kunna upphävas i administrativ ordning.
Prövningen inom ramen för invändningsförfarandet görs vanligen ganska kort tid efter registreringen och innan det registrerade varumärket använts i någon större omfattning. Det innebär normalt att innehavaren inte har hunnit bygga upp varumärket och att märkets goodwillvärde därför också är begränsat. Innehavaren av en ny registrering kan också förutse att en invändning kan komma framställas mot registreringen och därför avvakta med att göra investeringar i märket. Det finns därför inte några principiella invändningar mot att Patentverket kan upphäva en registrering efter invändning.
Annorlunda förhåller det sig emellertid vid en prövning av om märket skall upphävas i administrativ ordning som sker efter det att invändningsförfarandet avslutats, något som kan komma att göras flera år efter registreringen. Varumärket kan då vara av central betydelse för innehavaren och representera ett mycket stort förmögenhetsvärde. Inte heller har innehavaren av registreringen i sådana fall någon möjlighet att förutse att frågan om upphävande kan komma att aktualiseras.
De argument som tidigare anförts mot ett system med upphävande i administrativ ordning har mot den angivna bakgrunden fortfarande bärkraft. Med hänsyn till de stora ekonomiska värden som varumärken ofta representerar är det således angeläget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan upphävas under former som ger denne tillräcklig trygghet. En ordning som innebär att Patentverket kan upphäva en registrering, även efter det att invändningsförfarandet avslutats, måste därför utformas så att det motsvarar högt ställda krav på rättssäkerhet. Vidare bör det utformas så att frågan om upphävande inte samtidigt kan vara föremål för prövning både i Patentverket och i domstol.
Viktiga moment i en rättssäker prövning är att parterna kan få tillfälle att lägga fram sin sak muntligen vid förhandling samt att de kan få åberopa den bevisning de vill och få denna bedömd på ett kvalificerat sätt. Det är också viktigt att den som Patentverkets beslut gått emot på något sätt kan få till stånd en ny prövning av saken.
Enligt 14 § första stycket förvaltningslagen skall en sökande, klagande eller annan part få tillfälle att lämna uppgifter muntligt i
ett ärende, om han vill det och om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Enligt bestämmelsens andra stycke bestämmer myndigheten om handläggningen i andra fall skall vara muntlig. Myndigheten skall därvid särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för enskilda att ha med myndigheten att göra. Patentverket har alltså redan genom förvaltningslagens bestämmelser möjligheter att besluta om muntlig handläggning. Vidare finns det inga hinder mot att i lag särskilt reglera att muntlig förhandling skall hållas i ett ärende om upphävande av varumärkesregistrering. En sådan bestämmelse skulle kunna utformas så att muntlig förhandling skall hållas om den som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det (jfr 9 § FPL samt 9 § LPBR).
I förvaltningslagen finns det inga särskilda bestämmelser som reglerar vilka möjligheter en förvaltningsmyndighet har att ta upp bevisning. Av allmänna principer följer emellertid att en förvaltningsmyndighet skall beakta och värdera både de skriftliga och muntliga uppgifter som tillförs ett ärende. Det innebär att myndigheten ofta får ta ställning till och värdera skriftlig bevisning av olika slag. Vidare innebär det att myndigheten skall beakta och värdera uppgifter som lämnas muntligen vid en förhandling. Men en förvaltningsmyndighet får inte ta upp muntlig bevisning i form av förhör under sanningsförsäkran med part eller förhör med vittnen eller sakkunniga under ed. Möjligheten att ta upp bevisning av detta slag bör också av rättssäkerhetsskäl vara förbehållen domstolarna. Det kan därför inte komma i fråga att ge en förvaltningsmyndighet som Patentverket möjlighet att ta upp muntlig bevisning i samma ordning som i domstol.
Även om Patentverket kan ha ett muntligt sammanträde i ett ärende om upphävande av en registrering i administrativ ordning kan verket alltså inte ta upp alla former av bevisning. I de fall där en part åberopar muntlig bevisning som kan vara avgörande för bedömningen uppfyller ett sådant förfarande i Patentverket inte de krav på rättssäkerhet som måste ställas. Enligt kommitténs mening är det därför inte lämpligt att införa en ordning som innebär att Patentverket i alla lägen skall få pröva ett yrkande om att en registrering skall upphävas.
En möjlighet att skilja ut de fall där bedömningen inte är beroende av muntlig bevisning skulle kunna vara att endast tillåta att vissa omständigheter får läggas till grund för en begäran om upphävande i Patentverket. En sådan ordning skulle bygga på att
vissa grunder är av det slaget att det inte finns något behov av att åberopa muntlig bevisning. Vissa omständigheter är också sådana att det typiskt sett inte finns något större behov av att åberopa muntlig bevisning till stöd för dem. En sådan omständighet är t.ex. att ett varumärke utan tillstånd består av eller innehåller en officiell beteckning av något slag, vilket som nämnts var en sådan omständighet som kunde utgöra grund för upphävande i administrativ ordning enligt ÄvmL. I många fall behövs det inte heller någon muntlig bevisning om det är fråga om upphävande på den grunden att märket strider mot lag eller annan författning. Ofta torde också frågan om ett yngre märke är förväxlingsbart med ett äldre kunna avgöras utan att muntlig bevisning förebringas. Men även i många sådana fall måste man räkna med att det finns anledning att åberopa muntlig bevisning. Det gäller särskilt som man vid bedömning av frågan om förväxlingsbarhet numera tar större hänsyn till kännedomen om det äldre märket (jfr avsnitt 6.2.3). Och för att visa i vilken grad det äldre märket är känt på marknaden är det ofta nödvändigt att förebringa även muntlig bevisning.
En ordning där endast vissa omständigheter får läggas till grund för ett upphävande skulle inte heller kunna fånga in de praktiskt viktiga fallen där det görs gällande att det registrerade varumärket inte använts. I de fall det råder tvist mellan parterna om ett märke har använts eller inte torde det nästan alltid finnas ett behov för innehavaren av varumärket att åberopa även muntlig bevisning. En ordning där endast vissa omständigheter får utgöra grund för upphävande av en registrering är mot den angivna bakgrunden inte någon framkomlig väg.
Muntlig bevisning kan i och för sig tas upp i Patentbesvärsrätten. I Patentbesvärsrätten får enligt 11 § LPBR förhör hållas med vittnen och sakkunniga. Bestämmelserna om förhör är utformade på ungefär samma sätt som dem i 26 § FPL. Det finns visserligen inte något stöd för att hålla förhör med part under sanningsförsäkran. Några principiella hinder mot att införa en sådan möjlighet finns dock inte enligt kommitténs mening. Sedan ett avgörande om upphävande överklagats till Patentbesvärsrätten skulle alltså frågan om upphävande kunna prövas i hela dess vidd. Det finns emellertid skäl som starkt talar emot en ordning i vilken en fullständig bevisupptagning skulle göras först i andra instans. Det skulle innebära att tyngdpunkten i förfarandet i många fall skulle förskjutas från första till andra instans. Vidare skulle det
innebära att den del av utredningen som var beroende av muntlig bevisning endast undantagsvis skulle bli föremål för prövning i mer än en instans, eftersom reglerna om prövningstillstånd medför att Regeringsrätten överprövar endast ett fåtal mål från Patentbesvärsrätten varje år.
Det finns alltså problem av olika slag med de alternativ som beskrivits. I sista hand faller de alla tillbaka på de svårigheter som finns att få en allsidig och rättssäker prövning i Patentverket. En tänkbar ordning vore i och för sig att utforma ett system som liknar det som den norska utredningen föreslår eller en ordning som liknar den som den finska arbetsgruppen föreslår. I ett förfarande utformat i enlighet med något av dessa förslag skulle Patentverket kunna lägga alla relevanta omständigheter till grund för ett upphävande av en registrering, men kunna skjuta sådana ärenden ifrån sig där saken var tveksam eller oklar. Patentverket skulle då t.ex. inte behöva pröva fall där parterna hade ett behov av att åberopa muntlig bevisning. I ett förfarande utformat i enlighet med det norska förslaget skulle Patentverket i sådana fall kunna hänvisa sökanden att väcka talan om upphävande vid allmän domstol. I ett förfarande utformat i enlighet med det finska förslaget skulle Patentverket alltid kunna upphäva en registrering om innehavaren av registreringen inte svarade på ett föreläggande att yttra sig över ansökan om upphävande. En annan tänkbar ordning är en i vilken Patentverket helt enkelt skulle avslå en ansökan om upphävande om innehavaren bestred.
Enligt kommitténs mening ligger det dock närmare till hands för svensk del att utforma ett system som lånar sina huvuddrag från den s.k. summariska processen enligt BfL. I denna process kan t.ex. den som har ett betalningsanspråk på en gäldenär ansöka om betalningsföreläggande för denne hos kronofogdemyndigheten. Bestrider gäldenären får kronofogdemyndigheten inte pröva ansökan. I stället kan sökanden begära att målet överlämnas till en behörig tingsrätt. Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen där den slutade hos kronofogdemyndigheten. Angående förfarandet i ärenden om betalningsföreläggande, se Häggman m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning. En kommentar, 5 uppl., 1999.
Överförs huvuddragen i förfarandet vid betalningsföreläggande till ett system med upphävande i administrativ ordning skall alltså den som vill ha en varumärkesregistrering upphävd kunna ansöka om detta hos Patentverket. Verket skall därefter förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan inom viss tid.
Om innehavaren inte hör av sig (eller om han medger) skall Patentverket upphäva registreringen helt eller delvis. Innehavaren av registreringen skall sedan få möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt inom viss tid. Om innehavaren däremot bestrider ansökan, skall sökanden få möjlighet att begära att den överlämnas till tingsrätt.
Med ett förfarande av det här slaget skapas en enkel ordning i vilken alla relevanta omständigheter kan utgöra grund för ett beslut om upphävande. Samtidigt upprätthålls kravet på rättssäkerhet, eftersom endast ansökningar som medges eller lämnas obestridda kan avgöras av Patentverket. Systemet innebär också att prövningen av frågan om upphävande kan fortsätta på ett naturligt sätt genom möjligheten att överlämna den till tingsrätt. Att det finns en naturlig fortsättning vid domstol innebär flera fördelar för sökanden. Sökanden kan begära att frågan om upphävande överlämnas till tingsrätt så snart han får del av ett bestridande. Vid tingsrätten kan förfarandet på en gång fortsätta där det slutade hos Patentverket. Vidare behöver sökanden inte upprätta någon stämningsansökan eller nya handlingar i övrigt, utan alla handlingar i Patentverkets akt i ärendet om upphävande blir en del av akten i målet vid tingsrätten. En sökande som vid tingsrätten vinner ett mål som börjat i Patentverket kan också få ersättning för sådana rättegångskostnader som är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Till detta kommer att en ordning som denna innehåller ett förfarande som är beprövat för att handlägga tvister om civila rättigheter.
Ett förfarande av det här slaget skulle också fånga in de fall som gör det särskilt angeläget att ha ett förenklat förfarande för upphävande. Förfarandet skulle således för det mesta fungera bra när det gäller registreringar av märken som är övergivna, eftersom ansökningar om upphävande av sådana registreringar kommer att lämnas obestridda. Det skulle också kunna fungera i fall där det är uppenbart att det finns hinder mot att en registrering består. På grund av det anförda bör det enligt kommitténs mening införas ett system av det ovan beskrivna slaget.
Närmare om förfarandet
Av flera skäl bör förfarandet utformas i nära anslutning till det som gäller vid ansökan om betalningsföreläggande. Detta förfarande är
utformat så att det tillfredsställer de krav som måste finnas ur rättssäkerhetssynpunkt. Med en sådan utformning kan också den praxis som finns när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om betalningsföreläggande vara till ledning vid tillämpning av bestämmelserna om upphävande av varumärkesregistrering.
Det föreslagna förfarandet innebär sammanfattningsvis följande. Den som vill skall hos Patentverket kunna ansöka om upphävande av en varumärkesregistrering. En förutsättning för att ansökan skall kunna bifallas är dock, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 7.2.2), att sökanden för talan i eget intresse.
Ansökan skall på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande innehålla uppgifter om sökanden och innehavaren i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § RB (jfr 18 § BfL). Ansökan skall också innehålla uppgifter om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Vidare bör regeringen få meddela föreskrifter om att ansökan skall innehålla ytterligare uppgifter. Även i ärenden om upphävande i administrativ ordning skall sökanden betala en ansökningsavgift.
Med hänsyn till att en ansökan skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande, utan att innehavaren yttrar sig, är det viktigt att ansökan innehåller alla uppgifter som behövs i detta avseende. Uppfyller ansökan inte de krav som ställs på en sådan bör Patentverket ha möjlighet att förelägga sökanden att komplettera ansökan. Följer sökanden inte ett sådant kompletteringsföreläggande skall ansökan på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande kunna avvisas (20 § BfL). En ansökan skall också kunna avvisas i vissa andra fall, bl.a. om den avser något annat än upphävande av en varumärkesregistrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning i sak (jfr 21 § BfL). En ansökan skall t.ex. kunna avvisas om den avser en fråga om upphävande som redan är föremål för rättegång mellan samma parter (jfr 13 kap. 6 § RB samt Häggman m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning. En kommentar, 5 uppl., 1999, s. 82).
I nästan alla typer av rättsliga angelägenheter förekommer det anspråk som är uppenbart ogrundade eller obefogade. I flera författningar finns bestämmelser som gör det möjligt att handlägga sådana anspråk på ett processekonomiskt sätt. Enligt 42 kap. 5 § RB får rätten meddela dom utan att först utfärda stämning, om kärandens framställning inte innefattar laga grund för käromålet
eller om det annars är uppenbart att käromålet är ogrundat. Och enligt 23 § BfL skall en ansökan om betalningsföreläggande behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att kärandens yrkande är ogrundat eller obefogat. Även i ärenden om upphävande av varumärkesregistreringar i administrativ ordning bör det finnas en möjlighet att ta ställning till ogrundade eller obefogade anspråk utan att höra innehavaren. Enligt kommitténs mening bör Patentverket i dessa ärenden kunna avslå en ansökan om det är uppenbart att yrkandet om upphävande är ogrundat.
Tar Patentverket upp ansökan till prövning och ansökan inte är uppenbart ogrundad, skall verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § BfL). I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan, och om han bestrider ansökan, ange skälen för bestridandet. Innehavaren skall också uppmanas att lämna kompletterande uppgifter om sig i den mån de uppgifter som sökanden lämnat är ofullständiga eller felaktiga. Vidare skall innehavaren underrättas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid. (Jfr 26 § BfL)
Ett beslut att häva en registrering kan få långtgående konsekvenser för innehavaren av registreringen. Det är därför viktigt att innehavaren verkligen får del av föreläggandet så att han kan yttra sig. Det enda sättet att säkerställa detta är att ansökan delges med innehavaren. En ansökan om upphävande i administrativ ordning är närmast att jämföra med en ansökning om stämning i tvistemål. Bestämmelserna om delgivning i tvistemål bör därför på samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande gälla även i ärenden om upphävande i administrativ ordning (se 29 § BfL). Vidare bör det, liksom i ärenden om betalningsföreläggande, finnas bestämmelser om att sökanden själv kan erbjudas att ombesörja delgivningen (se 30 § BfL).
Om innehavaren vill bestrida ansökan helt eller delvis måste han yttra sig inom den förelagda svarstiden. Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis skall Patentverket underrätta sökanden om detta samt bereda honom tillfälle att begära att ärendet överlämnas till tingsrätt (jfr 33 § BfL). Den tid inom vilken sökanden skall begära ett överlämnade bör var lika lång som i ärenden om betalningsföreläggande, dvs. en månad (jfr 34 § BfL). Även i ärenden om upphävande i administrativ ordning bör sökanden vara skyldig att ange de omständigheter och bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje bevis samt att ge
in de skriftliga bevis som han vill åberopa (jfr 35 § BfL). Underlåter sökanden att begära överlämnande i rätt tid skall Patentverket avskriva ansökan från vidare handläggning (jfr 37 § BfL). Begär däremot sökanden överlämnade i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som är behörig, normalt tingsrätten i den domsaga där innehavaren har hemvist (se 10 kap. 1 § RB). Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen enligt bestämmelserna om rättegången i dispositiva tvistemål.
Om innehavaren inte har något emot att registreringen upphävs kan han medge att den upphävs eller helt enkelt låta bli att yttra sig inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansökan i rätt tid skall Patentverket alltså upphäva registreringen i enlighet med ansökan (jfr 42 § BfL). Bestrider innehavaren ansökan endast med avseende på vissa varor eller tjänster skall Patentverket upphäva registreringen för övriga varor eller tjänster. Innehavaren av en registrering som blivit upphävd måste som nämnts ha en möjlighet att få till stånd en ny prövning. På samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande skall innehavaren kunna ansöka om återvinning hos tingsrätt mot beslutet att upphäva registreringen (52 § BfL). Även i övrigt bör ordningen för återvinning vara utformad på samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande. Det innebär bl.a. att innehavaren måste begära återvinning inom en månad från beslutets dag (53 § BfL).
Det är inte bara innehavaren av en registrering som kan vara missnöjd med ett beslut i ett ärende om upphävande i administrativ ordning. Även sökanden kan vara missnöjd med ett beslut av Patentverket och bör därför ha möjlighet att klaga på beslutet. Sökanden kan t.ex. vilja klaga på ett beslut att avvisa hans ansökan på den grunden att den ansetts så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning. Enligt kommitténs mening är det lämpligt att Patentverkets beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning – även i de fall där rättsmedlet inte är återvinning – överklagas till tingsrätt.
Det bör enligt kommitténs mening inte införas någon särskild möjlighet för parterna att få ersättning för kostnader inom ramen för ett ärende om upphävande i administrativ ordning. Däremot bör det i ett tvistemål om upphävande av en varumärkesregistrering som börjat i Patentverket, vara möjligt att få ersättning även för kostnader som är hänförliga till handläggningen i verket. Någon särskild bestämmelse om detta behövs emellertid inte, utan detta följer av de allmänna reglerna om rättegångskostnad
(se 18 kap. RB). Angående kostnadsersättning i förvaltningsärenden, se prop. 1972:132 s. 196 samt Tryggve Hellners och Bo Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl., 1999, s. 99 f.
8. Övriga frågor om varukännetecken
8.1. Inledning
I detta kapitel behandlar kommittén vissa övriga frågor om varukännetecken. Det är både sådana frågor som nämns i direktiven och sådana frågor som kommittén av andra skäl funnit anledning att ta upp. Inledningsvis tar kommittén upp frågor med anknytning till internationell registrering, bl.a. frågan om Sverige skall tillträda Madridöverenskommelsen (avsnitt 8.2). Sedan tar kommittén upp frågan om geografiska ursprungsbeteckningar skall kunna registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken (avsnitt 8.3). Kommittén tar vidare upp några frågor som rör förhållandet mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, bl.a. det s.k. släktnamnshindret och det s.k. titelskyddet (avsnitt 8.4). I detta kapitel behandlar kommittén också frågor om talerätt (avsnitt 8.5) och om fastställelsetalan (avsnitt 8.6). I anslutning härtill behandlar kommittén frågan om sekretess för uppgifter i mål och ärenden angående varumärken (avsnitt 8.7). Kommittén tar också upp vissa frågor som rör sanktioner, bl.a. skadestånd vid varumärkesintrång (avsnitt 8.8.2) och förutsättningarna för åtal vid sådant intrång (avsnitt 8.8.3). Avslutningsvis berör kommittén frågan om det bör införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet (avsnitt 8.9).
8.2. Internationell registrering
8.2.1. Allmänt om Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet
Genom systemet med internationella registreringar av varumärken kan ett företag få skydd för sina varumärken i flera länder genom ett enda registreringsförfarande.
Madridöverenskommelsen från år 1891 innehåller ett system för registrering av varumärken och är öppet för stater (men inte mellanstatliga organisationer) som är anslutna till Pariskonventionen. För närvarande (i januari 2001) är 52 stater anslutna till överenskommelsen. Angående Madridöverenskommelsen, se avsnitt 8.2.3.
Madridprotokollet från år 1989 är en utveckling av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. Protokollet är en självständig internationell konvention som är öppen för stater som är anslutna till Pariskonventionen och mellanstatliga organisationer, t.ex. EU. Hittills (i januari 2001) har 49 stater anslutit sig till protokollet.
En anledning till att Madridprotokollet kom till stånd var att Madridöverenskommelsen hade förhållandevis få medlemsstater trots att den hade varit i kraft i mer än 100 år samt att flera viktiga industriländer inte hade anslutit sig till överenskommelsen. USA, Japan och Storbritannien hade t.ex. inte anslutit sig till Madridöverenskommelsen. Inte heller hade något av de nordiska länderna anslutit sig till överenskommelsen.
En stat kan vara ansluten till både Madridprotokollet och Madridöverenskommelsen. I nuläget (i januari 2001) har 35 av de stater som tillträtt överenskommelsen också tillträtt protokollet. En särskild bestämmelse i protokollet avgör vilka bestämmelser som skall tillämpas mellan länder som är anslutna till både protokollet och överenskommelsen (artikel 9 sexies i Madridprotokollet). Den innebär att överenskommelsens bestämmelser skall tillämpas med avseende på internationella registreringar som har verkan i länder som är anslutna till båda fördragen.
Enligt båda dessa system kan man genom en ansökan om internationell registrering hos en central myndighet – Internationella byrån hos WIPO i Genève – på grundval av en nationell registrering få skydd för ett varumärke i ett eller flera av de anslutna länderna. Enligt protokollet kan man också få ett sådant skydd på grundval av en nationell ansökan om registrering.
Båda systemen bygger alltså på de nationella (i fråga om protokollet även regionala) ordningarna för registrering av varumärken och en grundläggande förutsättning för en internationell registrering är alltså att sökanden innehar en nationell registrering eller, i fråga om protokollet, en ansökan om registrering av ett varumärke. Internationella byrån gör inte någon prövning av om det aktuella märket kan registreras som varumärke utan lägger den
nationella ansökan eller registreringen till grund för den internationella registreringen. Men de nationella varumärkesmyndigheterna i de länder där sökanden vill ha skydd (i Sverige Patentverket) kan sedan göra en materiell prövning av om registreringen kan gälla där.
Internationell registrering enligt Madridprotokollet
Parter, ombud m.m.
En sökande som vill ansöka om internationell registrering på grundval av en svensk nationell registrering eller ansökan om registrering måste vara svensk medborgare, ha hemvist i Sverige eller driva rörelse här i landet (artikel 2.1 i protokollet och 51 § 1 st. VmL). I protokollet finns inga bestämmelser om invändare, utan frågan om vem som kan uppträda som en sådan regleras i varje enskilt lands lag. I Sverige får, på samma sätt som i nationella registreringsärenden, var och en uppträda som invändare i ett ärende om internationell registrering (55 § 3 st VmL). Men det finns inget hinder mot att sökanden i ett ärende om internationell registrering företräds av ombud, vare sig inför Patentverket eller Internationella byrån.
Förfarandet
En ansökan om internationell registrering skall var skriftlig och avfattad på engelska samt gjord på ett särskilt formulär som fastställs av Internationella byrån eller på en handling som till innehåll och format motsvarar ett sådant formulär (artikel 3 och 52 § VmL). Enligt protokollet finns det inte något krav på att ansökan skall vara underskriven. Men det finns inte heller något hinder mot att ett land i sin nationella lagstiftning föreskriver att ansökan skall vara undertecknad.
Ansökan skall innehålla bl.a. sökandens namn och adress, numret på den nationella registrering eller ansökan som åberopas, en återgivning av märket samt uppgifter om de varor som märket avser och det land eller de länder där sökanden vill att registreringen skall gälla (artikel 3 och regel 9.6 v i tillämpningsföreskrifterna till protokollet). Ansökan behöver dock inte från början omfatta alla de länder i vilka sökanden kan komma att vilja
ha skydd. Sökanden kan när som helst ge in en begäran om att registreringens verkan skall utsträckas till något ytterligare land, en s.k. senare designering (artikel 3 ter 2).
I Sverige skall engelska användas som s.k. arbetsspråk i ärenden om internationell registrering. Det innebär bl.a. att all kommunikation mellan Patentverket och Internationella byrån skall ske på engelska. En utgångspunkt är vidare att kommunikationen mellan en sökande från Sverige och Internationella byrån skall vara på engelska. Men en svensk sökande kan också välja att använda franska i sina kontakter med byrån (regel 6.2 b i tillämpningsföreskrifterna till protokollet).
Kommunikationen mellan Patentverket och en svensk sökande skall naturligtvis ske på svenska. Även kommunikationen mellan Patentverket och en innehavare i utlandet skall i princip alltid vara på svenska. Det framgår inte av någon speciell bestämmelse i VmL, men det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att skriftväxling och annan kommunikation vid handläggning av förvaltningsärenden skall ske på svenska (jfr prop. 1994/95:59 s. 56).
Ansökan från en svensk fysisk eller juridisk person om skydd utomlands
En ansökan som bygger på en svensk nationell registrering eller ansökan om registrering skall ges in till Patentverket (51 § 1 st VmL). Även senare designeringar skall ges in till Patentverket, om ansökan om den internationella registreringen lämnats in till verket och sökanden eller innehavaren har hemvist här i landet (51 § 2 st. VmL).
När Patentverket får in en ansökan om internationell registrering (s.k. Madrid-ut ärenden) skall verket endast kontrollera att innehållet i ansökan stämmer överens med innehållet i den bakomliggande nationella ansökan eller registreringen (53 § 1 st. VmL); en materiell prövning görs endast i det nationella registreringsärendet.
Om det är någonting som inte stämmer skall verket förelägga sökanden att rätta till detta (53 § 2 st. VmL). Verket har i en sådan situation samma möjligheter som i ett nationellt ärende att rikta ett föreläggande till sökanden om att denne skall vidta rättelse. Och följer sökanden inte föreläggandet kan ansökan alltså avskrivas.
Om handlingarna är i ordning skall Patentverket skicka dem vidare till Internationella byrån (53 § 3 st. VmL). Verket skall därvid intyga att uppgifterna i den internationella ansökan motsvarar dem som finns i den nationella registreringen eller ansökan om registrering (regel 9.2).
Det är viktigt att ansökan kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att den kom in till Patentverket. Det är nämligen bara då som registreringen får bära det datum som motsvarar inkomstdagen hos Patentverket (artikel 3.4). Och det skydd som registreringen ger gäller från registreringens datum (artikel 4.1 a och 57 § VmL). Om det dröjer mer än två månader innan ansökan kommer in till Internationella byrån blir i stället inkomstdagen hos byrån avgörande (artikel 3.4). Patentverket skall därför normalt skicka i väg ansökan till Internationella byrån redan inom en månad (53 § 3 st. VmL).
Internationella byrån gör ingen materiell prövning av ansökan utan inskränker sig till en formell granskning. Byrån kontrollerar bl.a. att sökanden är behörig, att ansökan är gjord enligt formulär och att föreskrivna avgifter är betalda (regel 11). Och byrån kan förelägga såväl Patentverket som sökanden att avhjälpa brister av detta slag inom viss tid (normalt tre månader) vid äventyr att ansökan annars anses vara återkallad.
Sedan Internationella byrån har kontrollerat ansökan och funnit att den är i ordning, skall byrån omedelbart registrera märket och därefter underrätta myndigheterna i de länder där sökanden har begärt skydd (artikel 3.4). Byrån skall också publicera registreringen i en särskild tidskrift som byrån ger ut, WIPO
Gazette of International Marks (jfr regel 32.1). Registreringen gäller sedan i tio år om den inte upphör i förtid och kan därefter förnyas (artikel 6.1) för en tid av tio år åt gången (artikel 7).
Begäran från en innehavare i utlandet om skydd i Sverige
När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån om att en innehavare i utlandet begär att en internationell registrering skall gälla i Sverige (s.k. Madrid-in ärenden), skall verket ex officio undersöka om det föreligger något hinder mot att registreringen får verkan här (54 § 1 st. VmL). Patentverkets granskning går till på ungefär samma sätt som i ett ärende om nationell registrering. Patentverket undersöker alltså om det
föreligger några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Det betyder bl. a. att verket skall pröva om märket har tillräcklig särskiljningsförmåga enligt 13 § VmL, om det föreligger något annat absolut hinder mot registrering enligt 14 § första stycket 1–3 VmL och om det föreligger något relativt hinder med hänsyn till sådana äldre rättigheter som anges i 14 § första stycket 4–9 VmL (54 § 2 st. VmL).
Om det enligt Patentverkets mening finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet, skall verket skicka ett meddelande om detta (preliminärt beslut) till Internationella byrån inom 18 månader från den dag då byrån sände sin underrättelse om att skydd begärts Sverige (55 § 1 st. VmL). I meddelandet skall verket ange skälen för beslutet att registreringen inte kan gälla här. Vidare bör verket ange vad innehavaren av registreringen kan göra för att få en ändring till stånd. Patentverket kan t.ex. ange att innehavaren (inom viss tid) måste acceptera en disclaimer eller att han måste inskränka sin varuförteckning för att registreringen skall kunna gälla här. Patentverket kan i detta meddelande också underrätta Internationella byrån om att ytterligare hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det framställs invändning. Internationella byrån skall sedan i sin tur underrätta innehavaren om innehållet i meddelandet (artikel 5.3). Innehavaren kan därefter kommunicera direkt med Patentverket och argumentera för sin sak och göra de ändringar han anser godtagbara. Innehavaren får med andra ord inget besked från Patentverket förrän han får meddelandet om hinder via Internationella byrån. Om Patentverket sedan finner att det inte finns något hinder mot ansökan, skall verket i ett slutligt beslut förklara att registreringen kan gälla här i landet (se nedan) och kungöra meddelandet från Internationella byrån.
Den som vill göra invändning mot att registreringen gäller här i landet har sedan två månader på sig att göra detta (55 § 3 st. VmL). En invändning mot en internationell registrering skall i princip ha samma innehåll som en invändning mot en nationell registrering.
Efter invändningstiden skall Patentverket på nytt ta upp frågan om den internationella registreringen skall gälla här i landet och meddela ett slutligt beslut (56 § VmL). Ett sådant slutligt beslut skall alltså Patentverket meddela även om den internationella registreringen inte har kungjorts.
Om det inte finns något hinder innebär beslutet att registreringen skall gälla här i landet. Och när beslutet har vunnit laga
kraft skall verket i det svenska varumärkesregistret anteckna att registreringen har verkan här och kungöra detta. Om det däremot finns något hinder skall Patentverket meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte skall gälla här.
Har något meddelande om hinder inte tidigare skickats till Internationella byrån, skall ett sådant meddelande sändas i väg (56 § 2 st. VmL). Även när ett meddelande om hinder skickas efter invändningstiden skall det om möjligt lämnas inom 18 månader från underrättelsen om designeringen. Men om invändningstiden löper ut först efter 18-månadersperioden får meddelandet från verket lämnas senare, dock senast en månad från det att invändningstiden löpt ut. I sådana fall måste Patentverket ändå upplysa Internationella byrån om att ett meddelande om hinder kan komma efter 18-månadersperioden. Patentverket måste med andra ord alltid lämna ett besked till Internationella byrån inom 18 månader för att verkan i Sverige skall kunna vägras. Gör Patentverket inte det kan verket sedan inte vägra verkan här i landet. Men det räcker inte med att Patentverket lämnar ett meddelande i rätt tid; meddelandet måste också innehålla de skäl som gör att registreringen inte kan gälla här. Det innebär således att endast sådana omständigheter som meddelats till Internationella byrån inom den aktuella fristen kan läggas till grund för ett beslut – inom ramen för registreringsförfarandet eller invändningsförfarandet – om att registreringen inte skall gälla här. Löper invändningstiden ut efter 18-månadersperiodens utgång måste alltså Patentverket meddela den Internationella byrån om inkomna invändningar inom en månad från invändningsfristens utgång. Resultatet av invändningsförfarandet kan dock meddelas den Internationella byrån när slutgiltigt beslut fattas, även om det sker senare.
Den som är missnöjd med ett slutligt beslut av Patentverket i ett ärende om internationell registrering, kan överklaga det till Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten på samma sätt som i ett nationellt ärende (63 § VmL). Både Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten är i och för sig oförhindrade att avgöra en sak på andra skäl än dem som varit föremål för prövning hos Patentverket, under förutsättning att det inte strider mot instansordningens princip. Men för att överinstanserna skall kunna vägra verkan här i landet på nya skäl fordras alltså att prövningen sker i så god tid att ett meddelande om det kan sändas till Internationella byrån inom 18-månadersfristen.
I varje designerat land är skyddet för en internationell registrering detsamma som en nationell registrering i landet skulle ha givit (artikel 4 och 57 § VmL). Och skyddet gäller som tidigare nämnts från den registreringsdag som Internationella byrån har angett för märket (dvs. normalt från den dag då ansökan kom in till den nationella myndigheten). En förutsättning för att registreringen skall medföra skydd för märket i ett visst land är naturligtvis att registreringsmyndigheten i det landet inte har vägrat märket skydd där.
Upphörande m.m.
En internationell registrering kan upphöra att gälla på olika sätt. Upphör en internationell registrering som gäller i Sverige helt eller delvis, så upphör också registreringens verkan i här i landet i motsvarande utsträckning (59 § VmL). En internationell registrering upphör bl.a. om den ursprungliga nationella registreringen upphör inom fem år (artikel 6.3). Den ursprungliga registreringen kan t.ex. upphöra efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet; en s.k. central attack.
Efter fem år blir den internationella registreringen oberoende av den ursprungliga registreringen och påverkas alltså inte om den skulle upphöra. Men det innebär inte att den internationella registreringen är oangripbar. Registreringens verkan kan när som helst angripas enligt den nationella lagen i varje enskilt land; i Sverige genom en talan vid allmän domstol om att registreringen inte skall gälla här (57 och 26 §§ VmL). En sådan talan kan naturligt nog inte omfatta mer än registreringens verkan här i landet.
Den som innehaft en registrering som upphört inom fem år kan emellertid ansöka om en svensk nationell registrering med bibehållen prioritet och på det sättet omvandla sin internationella registrering till en nationell (60 § VmL).
En internationell registrering skall automatiskt anses träda i stället för en svensk nationell registrering om innehavaren är densamme och den internationella registreringen omfattar de varor som den nationella avser (58 § 1 st. VmL). Det behöver alltså inte vara identitet mellan den internationella och den nationella förteckningen över varor och tjänster. En innehavare av en internationell registrering kan på det här sättet låta en internationell registrering ta över en eller flera nationella registreringar för att
förenkla bevakningen av sina varumärken. Men en förutsättning för att ett sådant utbyte skall antecknas i varumärkesregistret är att innehavaren särskilt begär det (58 § 2 st. VmL). Patentverket har med andra ord ingen skyldighet att ex officio hålla reda på vilka nationella registreringar som kan ersättas på detta sätt.
8.2.2. Behovet av ändring
I samband med att Sverige tillträdde Madridprotokollet diskuterade man om Sverige även borde tillträda Madridöverenskommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde göra det. I propositionen framhöll dock regeringen att ett tillträde till Madridöverenskommelsen skulle kunna vara till fördel för svensk industri och att frågan om tillträde till överenskommelsen därför borde prövas på nytt i ett senare sammanhang, se prop. 1994/95:59 s. 33 f.
Mot den angivna bakgrunden finns det anledning för kommittén att ta upp frågan om Sverige bör tillträda Madridöverenskommelsen. En annan fråga som kommittén har funnit anledning att ta upp är om senare designeringar även i fortsättningen skall ges in till Patentverket.
Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också vissa andra frågor om internationell registrering tagits upp. En övergripande fråga har varit hur bestämmelserna om internationell registrering bör vara utformade i redaktionellt hänseende. Andra frågor som har diskuterats och föranlett förslag till sakliga ändringar i förhållande till de nu gällande bestämmelserna redovisas nedan.
8.2.3. Tillträde till Madridöverenskommelsen
Bedömning: Sverige bör inte ansluta sig till Madridöverens-
kommelsen.
Skälen för bedömningen: Överenskommelsen och protokollet är
som nämnts utformade på ungefär samma sätt, se avsnitt 8.2.1. Det finns emellertid några betydelsefulla skillnader mellan de båda dokumenten.
En skillnad är vilket land som skall anses vara sökandens hemland. Enligt Madridöverenskommelsen skall sökandens hemland (i första hand) anses vara det land bland dem som tillträtt överenskommelsen (överenskommelseland) där han har ett industri- eller handelsföretag; har sökanden inte något sådant företag i något av länderna skall sökandens hemland (i andra hand) anses vara det överenskommelseland där han har hemvist; och har sökanden inte vare sig något sådant företag eller hemvist i något av länderna skall sökandens hemland (i sista hand) anses vara det överenskommelseland där han är medborgare. Enligt protokollet anses sökandens hemland (utan någon rangordning) vara det land bland dem som är anslutna till protokollet där han har ett industri- eller handelsföretag, eller där han har hemvist eller där han är medborgare.
En internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan endast grundas på en nationell registrering, medan en registrering enligt Madridprotokollet kan grundas på antingen en nationell registrering eller en ansökan om registrering. Arbetsspråket är enligt överenskommelsen alltid franska, medan det enligt protokollet är möjligt för varje stat att välja mellan engelska och franska. Vidare upphör en internationell registrering enligt överenskommelsen om den ursprungliga nationella registreringen upphör inom viss tid (central attack) utan att det – till skillnad mot vad som gäller enligt protokollet – finns någon möjlighet att omvandla den internationella registreringen till en nationell. Meddelanden om att den internationella registreringen inte kan ges verkan i ett designerat land måste enligt överenskommelsen komma in till Internationella byrån inom ett år, medan det enligt protokollet är tillräckligt att sådana meddelanden kommer in inom 18 månader. De nationella registreringsmyndigheterna har enligt överenskommelsen inte samma möjligheter att få kostnadstäckning för sitt arbete som de har enligt protokollet. I detta sammanhang bör understrykas att en internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen inte kan överlåtas till någon som själv inte är behörig att ansöka om en sådan registrering. Det innebär bl.a. att ett företag med säte i ett land som endast är anslutet till Madridprotokollet inte kan förvärva en internationell registrering som regleras uteslutande av Madridöverenskommelsen. Angående skillnaderna mellan Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, se vidare prop. 1994/95:59 s. 22 f.
I samband med att Sverige anslöt sig till Madridprotokollet framhölls som nämnts (avsnitt 8.2.2) att det skulle finnas fördelar
för svensk industri med en anslutning också till Madridöverenskommelsen. En fördel var att svenska företag då till en lägre kostnad skulle kunna få registrering i sådana länder som var anslutna till överenskommelsen men inte till protokollet. En annan fördel var att svenska företag skulle kunna förvärva registreringar som var reglerade uteslutande av överenskommelsen. Ett avgörande skäl mot ett tillträde till Madridöverenskommelsen var dock att Patentverket inte skulle kunna få kostnadstäckning för sitt arbete med internationella registreringar enligt överenskommelsen, särskilt som avsikten då var att tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder. Angående dessa överväganden, se prop. 1994/95:59 s. 33 f.
En internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan som tidigare framhållits (avsnitt 8.2.1) endast grundas på en nationell registrering i ett land som är anslutet till överenskommelsen. Det innebär bl.a. att svenska företag varken kan ansöka om internationell registrering med verkan i ett land som endast är anslutet till överenskommelsen eller förvärva sådana internationella registreringar som uteslutande är reglerade av överenskommelsen. Som redovisats i nyssnämnda avsnitt är för närvarande 35 av de stater som är anslutna till Madridprotokollet också anslutna till Madridöverenskommelsen. Det innebär att svenska företag genom en internationell registrering enligt protokollet numera kan nå de flesta av de länder som är anslutna till överenskommelsen. Behovet av ett tillträde till Madridöverenskommelsen har därigenom för de flesta företag minskat. Alltjämt finns det emellertid enstaka företag som skulle kunna ha nytta av ett svenskt tillträde till överenskommelsen, särskilt sådana företag som har ett behov av att förvärva internationella registreringar reglerade uteslutande enligt överenskommelsen.
Om kommitténs förslag att Patentverkets officialprövning skall begränsas till absoluta registreringshinder genomförs skulle verket i större utsträckning än tidigare kunna få kostnadstäckning för ett arbete med internationella registreringar enligt Madridöverenskommelsen. Det bör emellertid framhållas att det är tveksamt om verket ens med en begränsad officialprövning skulle kunna få full kostnadstäckning. Det finns emellertid andra nackdelar med ett tillträde till Madridöverenskommelsen som har betydelse vid bedömningen av om Sverige skall ansluta sig till denna. Om Sverige skulle tillträda Madridöverenskommelsen skulle överenskommelsens regler som nämnts bli gällande på internationella registrer-
ingar baserade på svenska nationella registreringar i den mån de avser skydd i ett annat land anslutet till överenskommelsen. En sådan internationell registrering som avser länder anslutna till överenskommelsen skulle alltså inte kunna baseras på en ansökan utan endast på en registrering. Och i en ansökan som baseras på en svensk ansökan skulle Internationella byrån stryka designeringen av länder som är anslutna till överenskommelsen (regel 11.1 b). Vidare skulle överenskommelsens särskilda regler bli tillämpliga i fråga om vilket land som är innehavarens hemland. Dessutom skulle ansökan och all korrespondens rörande ansökan behöva avfattas på franska.
Vid avvägning mellan fördelen för svenska företag att kunna förvärva internationella registreringar reglerade uteslutande av överenskommelsen och de nyss nämnda nackdelarna överväger enligt kommitténs mening nackdelarna för samtliga brukare de fördelar som något enstaka företag skulle kunna uppnå. Kommittén bedömer därför att Sverige inte skall ansluta sig till Madridöverenskommelsen.
8.2.4. Senare begäran om verkan i ytterligare länder
Förslag: En senare begäran om att en internationell registrering
skall gälla även i ytterligare länder (senare designering) skall i fortsättningen kunna lämnas in också till Internationella byrån.
Skälen för förslaget: En ansökan om internationell registrering
som grundas på en svensk registrering eller ansökan om registrering skall som nämnts (avsnitt 8.2.1) göras hos Internationella byrån men ges in via Patentverket. Bestämmelsen om att ansökan skall ges in via den nationella registreringsmyndigheten är obligatorisk och det finns alltså ingen möjlighet för en sökande att lämna in sin ansökan direkt till Internationella byrån. En senare designering skall också göras hos Internationella byrån, men regleringen i protokollet av var den skall ges in är fakultativ. Utgångspunkten enligt protokollet är att en sådan senare designering skall ges in direkt till Internationella byrån, jfr artikel 3 ter 2 i protokollet. Men ett land som vill att även senare designeringar skall ges in via den nationella registreringsmyndigheten får ha en sådan ordning, under förutsättning att landet lämnar en förklaring om detta till WIPO:s generaldirektör, se
regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Om ett land lämnat en sådan förklaring skall alltså senare designeringar lämnas in via det egna landets registreringsmyndighet. Om ett land inte har lämnat någon sådan förklaring får senare designeringar lämnas in antingen direkt till Internationella byrån eller via den nationella registreringsmyndigheten. Hittills är det endast fyra av de länder som anslutit sig till Madridprotokollet som har förklarat att de vill att senare designeringar skall lämnas in via det egna landets registreringsmyndighet.
I samband med Sveriges anslutning till protokollet ansåg man att Sverige borde utnyttja möjligheten att föreskriva att även senare designeringar skulle ges in via Patentverket (prop. 1994/95:59 s. 36). Det kan emellertid inte anses vara förenat med någon fördel vare sig för sökandena eller Patentverket att senare designeringar skall lämnas in via verket. Det inskränker sökandens valfrihet att lämna in ansökan där det passar honom bäst. Patentverket behöver visserligen inte lägga ned något större arbete på varje enskild senare designering; i princip tar verket endast emot begäran och vidarebefordrar den till Internationella byrån. Men verket får inte ta ut någon avgift för sitt arbete med senare designeringar och får således inte någon kostnadstäckning för detta arbete. Inte heller i övrigt kan det anses finnas något intresse av att senare designeringar i fortsättningen ges in via Patentverket.
På grund av det anförda föreslår kommittén att senare designeringar i fortsättningen också skall få ges in direkt till Internationella byrån. Om kommitténs förslag i denna del genomförs måste Sverige underrätta WIPO:s generaldirektör om att Sverige inte längre kräver att senare designeringar lämnas in till Patentverket (regel 7.3 b i tillämpningsföreskrifterna till protokollet).
8.2.5. Övriga frågor om internationell registrering
Förslag: Bestämmelserna om internationell registrering bör
redaktionellt så långt möjligt utformas i överensstämmelse med bestämmelserna om nationell registrering.
En ansökan om internationell registrering som innehåller brister som inte avhjälps skall dock avvisas och inte avskrivas.
Av lagen bör framgå att en internationell registrerings verkan i Sverige inte är beroende av anteckning i det svenska varumärkesregistret.
Patentverkets beslut om att en internationell registrering inte kan gälla i Sverige bör vara ett slutligt beslut. Av lagen bör framgå att ett sådant beslut kan gå ut på att den internationella registreringen delvis inte kan gälla här. Patentverket skall få göra en ny prövning av denna fråga om innehavaren begär detta.
I mål eller ärenden om internationellt registrerade varumärken skall den som i det internationella registret är antecknad som innehavare anses vara innehavare av märket.
Skälen för förslaget: Den första frågan som kommittén tar upp i
detta avsnitt är den redaktionella utformningen av bestämmelserna om internationell registrering.
Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har en utgångspunkt varit att varumärkeslagarnas bestämmelser om internationell registrering bör vara utformade på samma sätt som bestämmelserna om nationell registrering så långt det är möjligt. Därför har bestämmelserna om internationell registrering disponerats om utan att det medfört någon ändring i sak. Det bör här framhållas att sådana bestämmelser som endast är handläggningsregler för Patentverket, och som kan tas in i förordning, utmönstras ur lagen.
Den andra frågan som kommittén behandlar i detta avsnitt är om en ansökan om internationell registrering som inte uppfyller de krav som ställs på en sådan bör avskrivas eller avvisas.
När Patentverket får in en ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk nationell registrering eller en ansökan om registrering (Madrid-ut ärende) skall verket undersöka om uppgifterna i den internationella ansökan stämmer överens med uppgifterna i den nationella registreringen eller ansökan (53 § 1 st. VmL). Om uppgifterna inte stämmer överens skall Patentverket förelägga sökanden att inom viss tid rätta
uppgifterna vid äventyr att hans ansökan annars avskrivs från vidare handläggning (53 § 2 st. VmL). Vid brister i en ansökan om internationell registrering tillämpas alltså samma rättsföljd som vid brister i en nationell ansökan om registrering (jfr 19 § VmL).
Kommittén har tidigare framhållit att det i svensk civilprocessrätt och förvaltningsrätt är en huvudregel att en ansökan skall avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den skall avslås om den tas upp till prövning men inte kan bifallas (se avsnitt 5.3.2). När det gäller brister i nationella ansökningar har dock kommittén stannat för att inte föreslå någon ändring i det nu aktuella avseendet. Kommittén har därvid konstaterat att ordningen med avskrivning av nationella ansökningar har använts under lång tid på det industriella rättsskyddets område och att liknande bestämmelser också finns i de andra nordiska länderna på detta område. Vidare har kommittén framhållit att möjligheten till återupptagning på ett mer naturligt sätt kan förenas med avskrivning än med avvisning.
Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har enighet rått om att brister i en ansökan om internationell registrering som inte rättas till bör leda till att ansökan avvisas. En omständighet av betydelse för denna bedömning har varit att de brister som kan finnas hos en ansökan om internationell registrering och som den nationella registreringsmyndigheten skall kontrollera är brister av formell karaktär, vilka enligt processuella grundprinciper bör leda till att ansökan avvisas. En annan omständighet av betydelse har varit att det knappast finns anledning att införa en möjlighet till återupptagning i fråga om ansökningar av detta slag, eftersom det inte skulle påverka sökandens rätt till prioritet i någon större omfattning. En internationell registrering får som nämnts (avsnitt 8.2.1) verkan från den dag ansökan kom in till den nationella registreringsmyndigheten, under förutsättning att ansökan kommer in till Internationella byrån inom två månader därefter. Kommer ansökan in till Internationella byrån först senare får registreringen verkan från den dag då den faktiskt kom in till byrån. Även med en möjlighet till återupptagning av en sådan ansökan skulle tvåmånadersfristen i de allra flesta fall hinna löpa ut innan ansökan kunde återupptas och vidarebefordras till Internationella byrån. Sökanden skulle därför endast i undantagsfall kunna vinna någon tid genom att begära återupptagning i jämförelse med att ge in en ny ansökan om internationell registrering.
Vid dessa förhållanden bör en ansökan om internationell registrering som innehåller brister avvisas om bristerna inte avhjälps.
Kommittén går därefter över till frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att en internationell registrering skall få verkan i
Sverige.
Internationella byrån skall som nämnts (avsnitt 8.2.1) utan dröjsmål underrätta de berörda nationella registreringsmyndigheterna om registreringen samt publicera registreringen i den av byrån utgivna tidskriften (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Vidare skall byrån skicka ett antal exemplar av tidskriften till de berörda nationella registreringsmyndigheterna för att dessa skall kunna ge offentlighet åt registreringen. Ett sådant offentliggörande skall anses som tillräckligt med avseende på alla avtalsslutande parter (artikel 3.5). Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett skall skyddet för registreringen beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos den avtalsslutande partens registreringsmyndighet (artikel 4.1 a).
Av det anförda följer enligt kommitténs mening att en internationell registrering för vilken verkan begärts i Sverige blir gällande här utan att det krävs någon åtgärd från Patentverket. Det är alltså endast innehållet i den internationella registreringen som reglerar vilken rättsverkan registreringen har i Sverige. Det innebär med andra ord att någon rättsverkan inte kan uppkomma genom att Patentverket i det svenska varumärkesregistret för in en anteckning om att registreringen gäller här i landet. Att en internationell registreringen på detta sätt automatiskt får verkan bekräftas också av t.ex. de uttalanden som gjorts i samband med en ändring av regel 17.6 i tillämpningsföreskrifterna, vilken trätt i kraft den 1 november 2000, se Information Notice No. 23/2000. En annan sak är att den internationella registreringens omfattning kan påverkas av att Patentverket inom den för svensk del gällande 18–månadersfristen lämnar ett besked till Internationella byrån om att den internationella registreringen helt eller delvis inte kan gälla här i landet.
Med denna tolkning av protokollet bör det av lagen tydligt framgå att den internationella registreringens verkan i Sverige inte är beroende av att det sker någon form av anteckning eller registrering här i landet. Det är emellertid lämpligt att det svenska varumärkesregistret även i fortsättningen innehåller upplysningar om vilka internationella registreringar som gäller här i landet. Om
det inte finns några absoluta hinder mot att en internationell registrering får verkan i Sverige skall Patentverket därför göra en anteckning i varumärkesregistret om att registreringen gäller här.
I anslutning härtill finns det också anledning att se över frågan om vilket slags beslut i formell mening som skall ligga till grund för ett meddelande till Internationella byrån om att en internationell registrering inte kan gälla i Sverige.
Om det enligt Patentverkets mening finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet skall verket som nämnts (avsnitt 8.2.1) skicka ett meddelande om detta till Internationella byrån inom 18 månader från den dag då byrån sände sin underrättelse om att verkan har begärts i Sverige (55 § 1 st VmL). Ett sådant meddelande kan beskrivas som ett ”preliminärt” beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter ett meddelande av detta slag skall innehålla finns i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Av dessa bestämmelser framgår att meddelandet (Notification of refusal) – förutom uppgifter om den aktuella registreringsmyndigheten, numret på registreringen, de omständigheter som ligger till grund för beslutet att vägra verkan m.m. – skall innehålla ett besked om huruvida beslutet kan omprövas eller överklagas (regel 17.2 vii). Av detta följer att det finns en frihet för varje land att utforma bestämmelserna om vilket slags beslut som skall ligga till grund för ett meddelande om att vägra verkan. Ett sådant beslut kan t.ex. utformas såsom i VmL, dvs. som ett preliminärt beslut. Men det kan också utformas som ett slutligt beslut, som då naturligtvis bör kunna antingen omprövas eller överklagas.
Den norska utredningen och den svenska kommittén har vid sina överläggningar kommit fram till att det nu aktuella meddelandet bör utformas som ett slutligt beslut, vilket dock skall kunna omprövas om sökanden begär detta inom viss tid. Den finska arbetsgruppen har här stannat för en annan ordning. Den lösning som kommittén föreslår har den fördelen framför ett system med ett preliminärt och ett slutligt beslut att Patentverket endast behöver meddela ett beslut i de fall innehavaren inte begär en ny prövning.
Kommitténs förslag i denna del innebär att Patentverket skall undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering och, om det gör det, besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Av lagen bör framgå att Patentverkets beslut kan gå ut på att den internationella registreringen helt eller delvis
inte kan gälla här i landet. Innehavaren skall sedan kunna begära att Patentverket gör en ny prövning av frågan om registreringens verkan här i landet. Den tid inom vilken sökanden måste begära en sådan ny prövning bör av flera skäl vara lika lång som överklagandetiden, dvs. två månader. Sökanden bör i och för sig vara oförhindrad att överklaga Patentverkets beslut att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Men det blir naturligt för innehavaren att i stället begära ny prövning, eftersom det innebär att han kan få sin sak prövad i åtminstone två instanser. Om innehavaren endast överklagar Patentverkets beslut bör dock verket – på samma sätt som vid överklaganden av andra slutliga beslut – ändå undersöka om det finns skäl att ompröva beslutet.
Om sökanden varken begär någon ny prövning eller överklagar Patentverkets beslut att registreringen inte skall gälla i Sverige står detta beslut fast. Om innehavaren däremot begär en sådan prövning skall Patentverket på nytt pröva frågan och meddela ett nytt slutligt beslut. Handläggningen av en begäran om ny prövning liknar på flera sätt handläggningen av en nationell ansökan om registrering. De skäl som ligger bakom reglerna om avskrivning och återupptagande i nationella registreringsärenden gör sig gällande även i de nu aktuella ärendena. Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande bör därför vara tillämpliga vid handläggningen av en begäran om ny prövning av frågan om den internationella registreringen skall gälla i Sverige.
Om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller i Sverige skall Patentverket i (en särskild del av) varumärkesregistret anteckna att registreringen gäller här i landet och kungöra detta. Den som vill får härigenom tillfälle att framställa invändning mot att registreringen gäller i Sverige. Om någon framställer en invändning får den prövas på ungefär samma sätt som i nationella invändningsärenden.
Avslutningsvis berör kommittén frågan om vem som skall anses vara innehavare av en internationell registrering.
I VmL finns som nämnts (avsnitt 8.2.1) en särskild bestämmelse om s.k. passiv saklegitimation (33 § 2 st. VmL). Enligt denna bestämmelse skall i mål och ärenden angående varumärken den anses vara innehavare av märket som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare. I VmL finns ingen särskild bestämmelse om vem som anses vara innehavare av en internationell registrering. Bestämmelsen om innehavare av nationella registreringar skall
emellertid tillämpas även i fråga om internationella registreringar (57 § VmL).
Enligt kommitténs mening kan det inte råda någon tvekan om att det är den som i det internationella registret är antecknad som innehavare som bör ha passiv saklegitimation. Det bör därför av en särskild bestämmelse i lagen framgå att i mål och ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den anses vara innehavare som i det internationella registret är antecknad som innehavare av märket.
8.3. Geografiska ursprungsbeteckningar
8.3.1. Allmänt
Det finns olika slags beteckningar som pekar ut produkter med ett bestämt geografiskt ursprung. Den terminologi som används med avseende på beteckningar av detta slag är emellertid inte enhetlig, utan olika definitioner används i skilda sammanhang. Ofta används dock geografiska ursprungsbeteckningar som ett samlingsbegrepp (jfr designation of origin/indication geographique) och ursprungskännetecken som en underbestämning (jfr geographical indication/ apellation d´origines). Angående geografiska ursprungsbeteckningar, se bl.a. SOU 1993:59 s. 659 f.
En geografisk ursprungsbeteckning kan något förenklat beskrivas som en benämning som pekar ut varor med ett bestämt geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt). Ett ursprungskännetecken kan på motsvarande sätt beskrivas som en benämning som utmärker varor med ett visst geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt) och vars kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den geografiska miljön, inbegripet de naturliga och mänskliga faktorerna.
I första hand används geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter av olika slag, inbegripet vin och sprit. Som exempel på skyddade geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter kan nämnas ”Jambon de Bayon” för skinka samt ”Newcastle brown ale” och ”Munchener Bier” för öl (Munchener Bier är dock ej skyddat för alkoholfritt öl). Vidare kan som exempel på skyddade urspungskännetecken för varor av detta slag nämnas ”Roquefort”, ”Parmiggiano Reggiano” och ”Svecia”, samtliga för ost. Men geografiska ursprungsbeteckningar kan också
användas för produkter av annat slag. Exempelvis är ”Switzerland” och ”Swiss” geografiska beteckningar för bl.a. klockor.
Svenska bestämmelser som rör geografiska ursprungsbeteckningar
En utgångspunkt är att skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar, på samma sätt som skyddet för andra immateriella rättigheter, bestäms enligt nationell lag. I Sverige finns inte några nationella bestämmelser enligt vilka en beteckning kan förvärva ett positivt skydd som geografisk ursprungsbeteckning. Däremot finns det nationella bestämmelser som säkerställer det skydd som sådana beteckningar kan ha förvärvat på annat sätt.
Enligt 13 VmL får ett varumärke inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger bl.a. en varas geografiska ursprung, eftersom märket då anses sakna särskiljningsförmåga. Det innebär att utrymmet för att registrera geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella) varumärken är begränsat. Angående förvärv av särskiljningsförmåga, se avsnitt 5.7.2. Vidare föreligger enligt 14 § 1 st. 2 VmL hinder mot registrering av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten. Denna bestämmelse är bl.a. tillämplig vid vilseledande med avseende på geografiskt ursprung.
Härutöver får en näringsidkare enligt 6 § MFL vid marknadsföring inte använda vilseledande reklam, bl.a. inte vilseledande uppgifter avseende en produkts ursprung. Bestämmelsen är tillämplig på bl.a. användning av vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungskännetecken.
Enligt 4 kap. 13 § alkohollagen (1994:1738) får regeringen med avseende på främmande stat förordna, att det vid marknadsföring av sådana drycker är förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar. Detta gäller enligt bestämmelsen även om det äkta ursprunget anges eller om beteckningen endast anges i översättning eller är åtföljd av uttryck som ”art”, ”sort”, ”typ”, ”kopia” eller liknande uttryck. Bestämmelsen skall enligt 26 § alkoholförordningen (1994:2046) tillämpas på främmande stater som är anslutna till Madridöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och stater som är medlemmar i WTO.
8.3.2. Internationella förhållanden
Inom EU finns bestämmelser – som också gäller i Sverige – om förvärv av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar.
Det finns ett omfattande regelverk avseende geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter samt för vin och sprit. Skyddet för jordbrukprodukter (utom vin och sprit) regleras i rådets förordning (EG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel samt i rådets förordning (EG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel.
Skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för vin regleras i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, medan skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för sprit regleras i rådets förordning (EG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker.
Dessa EG-förordningar innehåller också bestämmelser om säkerställande av skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar.
I varumärkesdirektivet finns också bestämmelser som på olika sätt rör geografiska ursprungsbeteckningar. Enligt artikel 3.1 c i direktivet får bl.a. sådana varumärken inte registreras som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung. Och har sådana varumärken registrerats så skall registreringen kunna upphävas. Enligt artikel 15 i direktivet får dock en medlemsstat oberoende av artikel 3.1 c besluta att geografiska ursprungsbeteckningar får registreras som kollektivmärken eller garanti– eller kontrollmärken. I artikeln anges särskilt att rätten till ett sådant märke inte kan läggas till grund för ett förbud för tredje man att använda en sådan beteckning, förutsatt att användningen är i överensstämmelse med god affärssed.
EG:s varumärkesförordning innehåller bestämmelser som motsvarar de nyss nämnda bestämmelserna i direktivet. Enligt artikel 7.1 c föreligger hinder mot gemenskapsregistrering av sådana märken som endast består av något som visar varornas geografiska ursprung. Men enligt artikel 64.2 får sådana märken registreras som kollektivmärke.
I övrigt finns flera internationella konventioner som reglerar skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar. Sverige har tillträtt
tre sådana konventioner: Pariskonventionen, Madridöverenskommelsen om geografiska ursprungsbeteckningar och TRIPs-avtalet.
Enligt artikel 10, jämförd med artikel 9, i Pariskonventionen skall unionsländerna skydda geografiska ursprungsbeteckningar mot användning av falska ursprungsangivelser. En förutsättning för detta skydd är att den geografiska ursprungsbeteckningen är skyddad i ursprungslandet.
Enligt artikel 3.4 i Madridöverenskommelsen om geografiska ursprungsbeteckningar skall unionsländerna skydda geografiska ursprungsbeteckningar mot användning av vilseledande ursprungsangivelser. Av artikel 4 följer emellertid att det – i fråga om alla beteckningar utom sådana som avser vin – är domstolarna i varje enskilt land som avgör om en beteckning förtjänar skydd eller om den har generisk karaktär och därför får användas fritt. Vinodlingsprodukter åtnjuter däremot ett absolut skydd.
Enligt artikel 22.2 i TRIPs-avtalet skall varje land tillhandahålla en möjlighet för berörda parter att utverka förbud mot användning av vilseledande geografiska ursprungsangivelser. Varje land skall också enligt artikel 23.1 i avtalet göra det möjligt att – oberoende av vilseledande – utverka förbud mot användning av sådana geografiska ursprungsbeteckningar för vin eller sprit som inte har sitt ursprung i det av ursprungsbeteckningen angivna området. Ett sådant förbud skall kunna utverkas även om varornas riktiga ursprung anges eller om den geografiska ursprungsbeteckningen anges i översättning eller tillsammans med uttryck som ”slag”, ”typ”, ”stil”, ”efterbildning” eller liknande. Vidare skall varumärken som innehåller vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar enligt artikel 22.2 eller oriktiga ursprungsbeteckningar enligt artikel 23.1 kunna vägras registrering och om en sådan beteckning har registrerats så skall registreringen kunna upphävas (artiklarna 22.3 och 23.2).
I detta sammanhang bör också nämnas att bestämmelser om geografiska ursprungsbeteckningar även finns i bl.a. Lissabonöverenskommelsen (1958) och Stresakonventionen (1951), vilka dock Sverige inte har anslutit sig till.
I Danmark finns till skillnad från övriga nordiska länder en uttrycklig bestämmelse enligt vilken geografiska ursprungsbeteckningar får registreras som kollektivmärken, se 3 § fællesmærkeloven.
8.3.3. Behovet av ändring
Användningen av varukännetecken syftar till att skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan, medan användningen av geografiska ursprungsbeteckningar syftar till att peka ut produkter med ett bestämt geografiskt ursprung. Det finns som tidigare framhållits (avsnitt 5.7.2) ett allmänt intresse av att beteckningar som anger bl.a. geografiskt ursprung kan användas av alla som marknadsför varor med ett visst ursprung. Utrymme för enskilda näringsidkare att använda geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella) varukännetecken är därför begränsat. Däremot kan geografiska ursprungsbeteckningar under vissa förutsättningar användas som kollektivmärken eller som garanti– eller kontrollmärken, jfr artikel 15.1 i varumärkesdirektivet.
I Sverige finns som ovan nämnts inga särskilda bestämmelser enligt vilka geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken eller garanti– eller kontrollmärken. Frågan om registrering av sådana beteckningar har emellertid varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Den har också varit föremål för prövning i några fall, se t.ex. Patentbesvärsrättens domar den 23 december 1993 i mål 91-084 (MÜNCHENER BIER) och den 30 maj 2000 i mål 98-454 (PARMIGGIANO REGGIANO). Av dessa domar framgår att det funnits olika uppfattningar om huruvida geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken eller garanti- eller kontrollmärken utan uttryckligt stöd i lag.
Mot den angivna bakgrunden finns det anledning att överväga om det i lag uttryckligen bör anges att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke. I detta sammanhang finns det också anledning att se över bestämmelserna om registrering av varumärken som innehåller geografiska ursprungsbeteckningar.
8.3.4. Förslag
Förslag: I lagen bör införas en särskild bestämmelse om att
geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken.
Vidare bör det i lagen införas en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke, som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller sprit, inte får registreras om det avser vin eller sprit av annat ursprung oberoende av om märket är vilseledande eller ej.
Skälen för förslaget: I svenskt näringsliv har det tidigare inte
funnits något större intresse av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar. För närvarande (i januari 2001) finns det också endast en svensk geografisk ursprungsbeteckning som förvärvat skydd, nämligen den ovan nämnda beteckningen ”Svecia” för ost. I takt med att betydelsen av kännetecken ökat har även intresset av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar ökat. Det finns enligt kommitténs mening också anledning att räkna med att ett skydd för geografiska ursprungsbeteckningar kan bli av större betydelse för svenskt näringsliv i framtiden. Under alla förhållanden bör det klart framgå av lagen om geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken. Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också varit eniga om att det i respektive lands lag bör införas en bestämmelse som motsvarar artikel 15 i varumärkesdirektivet.
På grund av det anförda föreslår kommittén att det i lagen införs en särskild bestämmelse enligt vilken geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken. En förutsättning för registrering är naturligtvis att övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.
De bestämmelser i VmL som rör skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar svarar enligt kommitténs mening mot Sveriges internationella åtaganden utom i ett avseende. Det finns ingen bestämmelse i VmL som motsvarar artikel 22.3 i TRIPsavtalet och som gör det möjligt att – oberoende av vilseledande – vägra registrering av varumärken som innehåller oriktiga ursprungsbeteckningar för vin eller sprit eller upphäva registreringen av sådana märken. Det bör därför införas en särskild bestämmelse
enligt vilken varumärken som består av något som är ägnat att uppfattas som geografiska ursprungsbeteckningar för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat slag.
8.4. Vissa frågor om hinder m.m.
8.4.1. Nuvarande ordning
Annans släktnamn och annans porträtt
Den som använder sitt efternamn – med VmL:s terminologi släktnamn – som varukännetecken inom ett visst geografiskt område har som kommittén tidigare redovisat (avsnitt 5.7.4) ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom detta område (3 § VmL). En förutsättning för skyddet som naturligt varukännetecken är att den bakomliggande namnrätten består. Med stöd av sin rätt kan bäraren av namnet bl.a. utverka förbud för andra att använda ett med namnet förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § VmL). Vidare utgör ett namn som är skyddat som naturligt varukännetecken hinder mot registrering av varumärken som är förväxlingsbara med namnet (14 § 1 st. 6 och 7) VmL. I kravet på förväxlingsbarhet ligger som kommittén tidigare framhållit (avsnitt 6.2.2) normalt ett krav på både märkeslikhet och varuslagslikhet.
Men det är inte bara den som faktiskt använder ett efternamn som varukännetecken som har ett skydd enligt VmL. Alla som har ett efternamn som är skyddat enligt namnlagen har i princip också ett skydd enligt VmL mot att någon annan – som inte själv har behörighet till namnet enligt NamnL – får namnet registrerat som varumärke. Ett varumärke får således inte registreras om det är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, såvida namnet inte åsyftar någon som är avliden sedan länge (14 § 1 st. 4 VmL). Bestämmelsen omfattar också konstnärsnamn och liknande namn, bl.a. pseudonymer och signaturer.
Denna bestämmelse reglerar alltså inte skyddet för namn som kommersiellt kännetecken utan innefattar ett skydd för namnrätten som sådan. Bestämmelsen utformades genom användning av rekvisitet ”ägnat att uppfattas som” bl.a. för att lagfästa en sedan länge tillämpad praxis enligt vilken ord med en s.k. dubbelbetydelse hade undantagits från skyddet, dvs. ord vars semantiska
primärbetydelse var en annan än att vara namn. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att avsikten var att släktnamnsskyddet skulle sträcka sig lika långt som namnrätten. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 230 och 284 f. samt prop. 1960:67 s. 105. I praxis har den som är folkbokförd i Sverige ansetts ha ett skydd för sitt namn enligt denna bestämmelse, se Patentbesvärsrättens dom i mål 850-95 (Batt). Angående innebörden av rekvisitet sedan länge avliden, jfr t.ex. Patentbesvärsrättens dom i mål 511-94 (August Strindberg).
Vid tillämpningen av bestämmelsen har följande grupper av ord ansetts inte vara ägnade att uppfattas som släktnamn: 1. vanliga ord i svenskan, i de andra nordiska språken och i de stora världsspråken, 2. ord som i första hand är förnamn, 3. namn på mytologiska gudar och gudinnor och andra liknande namn, 4. ord som främst uppfattas som geografiska namn, 5. namn som blivit inarbetade som varumärken och 6. namn som till sin bildning avviker i så hög grad från släktnamn här i landet att de inte uppfattas som sådana. Se Claes Uggla i NIR 1994 s. 97 och Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f.
Vid den översyn av VmL som gjordes i samband med Sveriges tillträde till Madridprotokollet behandlades frågan om släktnamnens ställning i varumärkesrätten, se Ds 1993:97 s. 50 f. I det sammanhanget anfördes bl.a. att ett stort antal nya släktnamn fanns i bruk i Sverige – både på grund av den ökade invandringen och på grund av att ett antal nya släktnamn antagits – samt att det bl.a. lett till svårigheter för utländska företag att få registrering här i landet av märken som var grundade på utländska släktnamn. I promemorian stannade man emellertid för att inte föreslå någon ändring av bestämmelsen om släktnamn som registreringshinder samt anförde följande (s. 53).
Den idé till lösning som har förts fram går ut på att det här behandlade registreringshindret borde utgå som ett element i förprövningen av relativa registreringshinder och bli beroende av invändning. Åtminstone när det gäller egenartade efternamn skulle detta emellertid vara svårförenligt med det skydd som namnlagen ger åt sådana namn. Man kan inte heller gärna göra en skillnad i behandlingen av egenartade efternamn och andra. Det kan således knappast åläggas Patentverket att göra en bedömning av vad som i ett konkret fall är ett egenartat släktnamn eller inte och behandla de två kategorierna olika.
I den efterföljande propositionen anförde regeringen att det fanns skäl att ytterligare överväga dessa frågor, se prop. 1994/95:59 s. 21.
Skyddet i den här behandlade bestämmelsen avser inte bara namn av olika slag utan också porträtt. Ett varumärke får således inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt, där porträttet inte åsyftar någon sedan länge avliden (14 § 1 st. 4 VmL).
Även om ett varumärke innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn eller porträtt får registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt medgivande till registreringen (14 § 4 st. VmL). En förutsättning för registrering av ett märke som innehåller eller består av ett släktnamn är att samtliga bärare av namnet som är folkbokförda i Sverige lämnar sitt medgivande till registreringen.
Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som egenartad titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk (14 § 1 st. 5 VmL). Med egenartad titel förstås närmast en titel som har ett slags särskiljningsförmåga, men titeln behöver inte som sådan ha upphovsrättslig verkshöjd, jfr SOU 1956:25 s. 399 f. Även när ett varumärke innehåller en titel av det här slaget får registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt medgivande till registreringen (14 § 4 st. VmL).
8.4.2. Internationella förhållanden
Sverige är inte bundet av några internationella åtaganden som uttryckligen tar sikte på vare sig rätten till släktnamn, porträtt eller titlar och deras ställning i varumärkesrätten.
I detta sammanhang bör dock nämnas att det av Pariskonventionen och TRIPs-avtalet även i detta avseende följer att samma regler måste gälla för svenska och utländska rättssubjekt.
Enligt artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna bestämma att ett varumärke inte får registreras – eller om det är registrerat, att registreringen skall kunna upphävas – om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsländernas eller gemenskapens varumärkeslagstiftning. En förutsättning för att rätten till namn, porträtt och titel skall kunna utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering är följaktligen att den också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken.
8.4.3. Behovet av ändring
En av de frågor som kommittén enligt sina direktiv kan behöva ta upp är den om släktnamnens ställning i varumärkesrätten. Den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslår innebär, om den genomförs, att äldre rättigheter inte kommer att utgöra hinder mot registrering. Sådana rättigheter kommer emellertid även i fortsättningen att kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, t.ex. efter invändning från innehavaren av rättigheten. Detta förhållande, att Patentverkets möjligheter att upphäva en registrering blir beroende av invändning, kommer sannolikt att leda till att släktnamn mer sällan får någon relevans som hinder.
Även om kommitténs förslag således kan förväntas medföra att namnskyddet i praktiken mjukas upp, finns det anledning att överväga i vilken mån rätten till namn bör kunna läggas till grund för upphävande av en varumärkesregistrering. I detta sammanhang finns det också skäl att se över bestämmelserna enligt vilka ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt eller om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärlig verk.
8.4.4. Förslag
Förslag: Rätten till egenartade efternamn samt allmänt kända
konstnärsnamn och liknande namn, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.
Vidare skall rätten till bild, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, kunna utgöra grund för upphävande av registrering av ett varumärke som innehåller en sådan bild.
Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk skall dock inte längre utgöra självständig grund för upphävande av en varumärkesregistrering.
Skälen för förslaget: Av artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet följer
som ovan nämnts (se avsnitt 8.4.2) att rätten till namn, porträtt
och titel kan utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering endast under förutsättning att rätten också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken som registreringen avser. Det kan enligt kommitténs mening inte fordras att det finns uttryckliga regler om att användningen av ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som t.ex. annans släktnamn kan förbjudas. Det är tillräckligt att rättigheten kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan. Att obehörig användning av en äldre rättighet i ett varumärke är kriminaliserad medför t.ex. att det finns stöd för bestämmelser om att registreringen av ett sådant märke skall upphävas.
Det skydd som äldre rättigheter har mot att de obehörigen används i varumärken bör vara avgörande för vilka rättigheter som kan utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. En utgångspunkt är därför att rätten till ett namn eller ett porträtt eller en titel på annans upphovsrättsligt skyddade verk endast skall utgöra hinder mot att en registrering består om rätten i fråga kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan.
Släktnamn och porträtt
Enligt NamnL är det endast sådana namn som är föremål för ensamrätt som har ett skydd mot obehörig användning i näringsverksamhet. Ingen får således obehörigen till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet (20 § 2 st. NamnL). Med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. Ett efternamn skall anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt (20 § 3 st. NamnL). Angående ensamrätt till namn och egenartade efternamn, se Olle Höglund, Namnlagen. En kommentar, 2 uppl. 1998, s. 146.
En förutsättning för att ett egenartat efternamn skall kunna vara föremål för ensamrätt är att efternamnet har förvärvats enligt namnlagen (1963:521) eller enligt NamnL. Av en jämförelse mellan övergångsbestämmelserna till dessa lagar framgår emellertid att i stort sett alla efternamn som bars vid ikraftträdandet av lagarna skall anses förvärvade enligt NamnL, se Olle Höglund, Namnlagen. En kommentar, 2 uppl. 1998, s. 147.
I NamnL finns en reglering av förhållandet mellan å ena sidan egenartade efternamn och å andra sidan bl.a. allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn. Den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn måste inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett allmänt känt konstnärsnamn som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet, annars får konstnärsnamnet användas i näringsverksamhet (21 § 1 st. NamnL). På samma sätt måste den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett inarbetat kännetecken som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet (21 § 2 st. NamnL).
Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § NamnL). Däremot finns i NamnL varken bestämmelser om förbud mot användning av ett egenartat namn eller straff för användning av ett sådant namn. Ett förbud mot användning av egenartade namn kan dock meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, jfr NJA 1992 s. 491 (Ell).
Av det anförda följer att det bör finnas ett skydd mot att det registreras varumärken som innehåller ett namn som är föremål för ensamrätt, men att detta skydd i princip bör betingas av att användningen av varumärket är till nackdel för innehavaren av rätten till namnet. Bestämmelsen bör på ungefär samma sätt som hittills vara utformad så att hinder föreligger om ett varumärke innehåller något som är ägnat att uppfattas som ett sådant namn. Med en sådan utformning framgår att det i princip saknar betydelse vilka varor eller tjänster som märket avser. En sådan utformning tydliggör också att undantag även i fortsättningen alltid kan göras i fråga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse. Vidare bör det i NamnL använda begreppet egenartade efternamn användas i stället för det inom varumärkesrätten hittills använda begreppet släktnamn.
I NamnL finns inga bestämmelser om vare sig förbud, skadestånd eller straff med avseende på obehörig användning av allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn. En annan sak är att det finns bestämmelser enligt vilka ett efternamn inte får godkännas som nytt efternamn – vare sig det är nybildat eller ej – om det lätt kan förväxlas med ett sådant namn (13 § 1 st. 4 NamnL).
Ett särskilt skydd mot att annans namn och bild används i kommersiella syften finns dock i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En näringsidkare får enligt denna lag inte vid marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar en annan person. Den som använder någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (3 §) samt dömas till straff (2 §). På yrkande kan rätten också förordna om åtgärder för att förebygga fortsatt missbruk (4 §). Den som använt någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan även förpliktas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av domen i målet. I lagen finns inte några bestämmelser om förbud och något sådant kan inte heller meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, eftersom straff är utsatt (jfr 9 kap. 8 § 1 st. RB).
Av dessa bestämmelser följer att rätten till allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varumärke. Även i fortsättningen bör därför rätten till allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Skyddet för rätten till namn av detta slag mot att de förekommer i registrerade varumärken bör utformas på samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn i detta avseende. Rätten till allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall alltså kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för rättsinnehavaren.
Av de ovan nämnda bestämmelserna följer att även rätten till egen bild kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning bilden i ett varumärke. Också rätten till bild bör därför framdeles kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Även skyddet för rätten till bild bör i detta avseende utformas på ungefär samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn. Det finns emellertid inte skäl att ställa upp något krav på att användning av varumärket skall medföra nackdel. Vidare bör uttrycket bild användas i stället för porträtt för att bättre spegla den bakomliggande rätten. Rätten till bild, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall alltså
kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller en sådan bild.
Titel på upphovsrättsligt skyddat verk
Ett litterärt eller konstnärligt verk får inte göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman (50 § URL). Den som vidtar en sådan åtgärd kan vid vite förbjudas att fortsätta överträdelsen (53 a § URL). Han kan också, om överträdelsen görs uppsåtligen eller av oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (54 § 3 st. URL). Angående titelskyddet, se Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., 2000, s. 72 f. samt Henry Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, 1996, s. 340 f.
I URL finns däremot inte några bestämmelser om sanktioner med avseende på användning av ett varumärke som innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade verk. Det finns således inte något stöd för bestämmelser om att rätten till en sådan titel skall kunna läggas till grund för upphävande av en varumärkesregistrering (se ovan angående artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet). Enligt kommitténs mening finns det inte heller skäl att införa något självständigt skydd för titlar med avseende på användning som varukännetecken. Att ett registrerat varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk skall därför inte längre utgöra självständig grund för upphävande av registreringen.
En titel som uppfyller det upphovsrättsliga originalitetskravet har emellertid ett skydd som självständigt verk. Upphovsrätten till en sådan titel kan därför läggas till grund för upphävande av ett registrerat varumärke, om märket innehåller något som utgör intrång i upphovsrätten.
8.5. Talerätt m.m.
8.5.1. Nuvarande ordning
En talan vid allmän domstol om att en varumärkesregistrering skall upphävas får enligt 26 § VmL föras av var och en som lider förfång av registreringen. I vissa fall får talan även föras av åklagare samt av
en sammanslutning av berörda näringsidkare. Bestämmelsen är enligt sin lydelse utformad som en talerättsregel, där förekomsten av förfång framstår som en processförutsättning.
I svensk rätt har uttrycket talerätt använts i två olika betydelser. Den ena är den nyssnämnda, där uttrycket står för en processuell förutsättning för att överhuvudtaget få talan upptagen till prövning i sak. Detta synes numera vara den betydelse uttrycket har, åtminstone i processrättslig doktrin, och så används det i den följande framställningen. Använt i den betydelsen leder en brist i talerätten till att talan skall avvisas. Ett annat uttryck som används för att beskriva att någon har rätt att föra talan som part är saklegitimation.
I den andra betydelsen menas med ordet talerätt ett materiellt rättsfaktum som är nödvändigt för bifall till den förda talan. Avsaknaden av talerätt i denna mening leder till att talan väl skall prövas men ogillas. Angående talerätt i allmänhet, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 54 f.
Bestämmelsen om upphävande av registrering i 1884 års varumärkeslag innehöll också ett krav på förfång. I 10 § andra stycket ÄVmL stadgades: ”Förmenar någon, att registrering af varumärke skett honom till förfång, eger han vid domstol föra talan om registreringens uphäfvande.”. I förarbetena till bestämmelsen anförde de ”dansk-norsk-svensk komiterade” att den som förmenade att en varumärkesregistrering var till förfång för honom fick föra talan vid domstol om att registreringen skulle upphävas. Vidare anförde de att vem som med framgång kunde föra en sådan talan framgick av andra ställen i förslaget. Kravet på förfång synes här ha behandlats som ett materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall och inte som en processförutsättning. Angående innehållet i förarbetena till 1884 års lag, se förslag till lag angående varumärken 1882, s. 38.
I sin redogörelse för då gällande rätt anförde Varumärkes- och firmautredningen att en talan om ogiltighet kunde föras av den som kunde visa att registreringen var till förfång för honom, se SOU 1958:10 s. 160. Utredningen gick emellertid inte närmare in på om talerätten ansågs vara en förutsättning för att få föra talan eller om den var ett rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall. I fråga om innehållet i begreppet förfång hänvisade utredningen till uppsatsen Om förfång, särskilt inom immaterialrätten av Seve Ljungman, publicerad i Festskrift till Gösta Eberstein, 1950. I uppsatsen synes förfång närmast användas
i betydelsen materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skall kunna vinna bifall.
I sin specialmotivering till den föreslagna 26 § VmL anförde utredningen att talan ”tillkommer var och en som har intresse därav” samt att varje ”näringsidkare, som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande”, se SOU 1958:10 s. 307 f. Utredningen anförde därvid att en enskild part kunde vara företrädare för både absoluta och relativa hinder mot registrering. Angående absoluta och relativa hinder mot registrering (jfr avsnitt 5.3.1).
Utredningen berörde inte uttryckligen huruvida förslaget i fråga om talerätt innebar någon ändring i förhållande till gällande rätt. Departementschefen anförde emellertid i propositionen att utredningens förslag i sak stämde överens med gällande rätt, se prop. 1960:167 s. 154.
I detta sammanhang kan nämnas att Varumärkes- och firmautredningen föreslog att talan skulle få föras av var och en som hade ”intresse” av det, se SOU 1958:10 s. 307 f. Departementschefen anförde dock i propositionen att han förordade att man i stället för ”intresse” skulle behålla uttrycket ”förfång”, eftersom detta uttryck hade vunnit hävd, se prop. 1960:167 s. 149 f.
Även i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område är bestämmelserna om upphävande enligt sin lydelse utformade som talerättsregler (16 § 2 st. FL, 52 § 2 st. PL och 31 § 3 st. ML). Av förarbetena till dessa lagar framgår inte klart huruvida avsikten var att förekomsten av förfång skulle vara en processförutsättning eller ett materiellt rättsfaktum. Angående innehållet i förarbetena till firmalagen, se SOU 1967:35 s. 267 f. och prop. 1974:4 s. 222 f., till patentlagen, se NU 1963:6 s. 318 f. och prop. 1967:40 s. 190 f., samt till mönsterskyddslagen, se SOU 1965:61 s. 301 och prop. 1969:168 s. 222.
I praxis synes de nämnda bestämmelserna om talerätt i de immaterialrättsliga lagarna ha tillämpats främst som talerättsregler, se Södra Roslags tingsrätts dom den 25 november 1994, DT 1708 i mål T 465/93, Sollentuna tingsrätts dom den 27 januari 1995, DT 94 i mål T 1577-91 och Svea hovrätts dom den 30 juni 1998, DT 19 i mål T 740/97. Det finns emellertid exempel på att de tillämpats så att kravet på förfång betraktats som ett materiellt rättsfaktum, se Malmö tingsrätts dom den 26 januari 1995, DT 13 T 5352/93 och Handens tingsrätts dom den 5 maj 1997 i mål T 2389-96.
8.5.2. Behovet av ändring
Talerätten i svensk civilprocessrätt är i dispositiva tvistemål på förmögenhetsrättens område utformad så att den står i samklang med den rådighet som finns på det civilrättsliga planet. Förutsättningarna för att få föra talan skiljer sig emellertid något vid fullgörelsetalan och fastställelsetalan.
Vid fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § RB är det tillräckligt att den som anser sig ha rätt till en prestation från en annan påstår att han har en sådan rätt för att han skall få sin talan prövad i första instans. En annan sak är att han måste bevisa att han har en fordran på svaranden för att få bifall till sin talan. Det innebär t.ex. att den som anser sig ha en fordran på en annan har rätt att för egen del föra en talan mot denne med yrkande om betalning. Käranden behöver alltså inte visa att han har den fordran han påstår för att få föra sin talan. Även om käranden aldrig haft någon fordran, om han överlåtit den till någon annan, om fordringen är preskriberad eller om svaranden betalat sin skuld har käranden rätt få sin talan prövad. Reglerna om den tappande partens skyldighet att ersätta den vinnande partens rättegångskostnad anses här vara ett tillräckligt skydd mot okynnesprocesser. Angående talerätt i tvistemål, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 71 f.
Även vid fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB kan man säga att käranden måste påstå att han har den rätt som yrkandet går ut på. Närmare bestämt måste käranden göra gällande att det föreligger ett rättsförhållande, se avsnitt 8.6.1. Men för att kärandens talan skall tas upp till prövning i sak fordras därutöver att det råder ovisshet om detta rättsförhållande och att denna ovisshet är till förfång för käranden.
En förutsättning för en fastställelsetalan skall tas upp till prövning är alltså att det råder ovisshet om rättsförhållandet. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga funktionen att det hindrar onödiga processer. Utan kravet på ovisshet skulle det i många situationer vara möjligt för käranden att utan fog besvära svaranden med en fastställelsetalan och dessutom vinna bifall till denna. Käranden skulle t.ex. kunna väcka talan mot en svarande och yrka att domstolen fastställde att han hade bättre rätt till viss egendom, trots att han visste att så var fallet och att svaranden aldrig gjort något anspråk på den ifrågavarande egendomen. Rättegångskostnadssanktionen skulle därför i fråga
om fastställelsetalan inte ensam vara tillräcklig för att hindra onödiga rättegångar.
Förfång föreligger vid tillämpning av bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB så snart ovissheten gör det svårt för käranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otrygghet för denne. Förfånget kan också vara av processuell natur och kan t.ex. utgöras av det faktum att bevisning av betydelse för rättsförhållandet riskerar att gå förlorad. Angående fastställelsetalan, se vidare avsnitt 8.6.1.
Enligt en icke lagfäst huvudregel får ingen föra talan mot någon annan till förmån för en tredje person. En sådan talan skall avvisas på grund av att käranden saknar talerätt, se NJA 1993 s. 338. I vissa undantagsfall får emellertid en person föra talan mot en annan om att denne skall fullgöra något till en tredje person. Utöver de i lag reglerade situationerna – se bl.a. 4 kap. 23 § första stycket och 9 kap. 11 § tredje stycket UB – torde t.ex. en talan få föras till förmån för tredje man om två avtalsparter avsett att ge en tredje en självständig rätt att göra avtalet gällande, se NJA 1984 s. 215 och RH 1983:49.
I doktrinen har Ekelöf gjort gällande att kravet på förfång i de immaterialrättsliga lagarna bör behandlas som ett element i själva saken, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996 s. 75 f. Han har därvid anfört bl.a. följande när det gäller bestämmelsen i 52 § andra stycket PL.
Här kan det inte vara fråga om «talerätt» i den mening termen används i detta arbete. Har käranden inte den rätt han påstår, skall käromålet ogillas. Uppenbarligen skall så ske med ett av denne framställt skadeståndsyrkande. Och det finns ingen anledning att förfara på annat sätt med ett yrkande om att patentet måtte förklaras ogiltigt. Att det kan vålla svårigheter att avgöra vem som är berättigad att kräva att hävdandet av patenträtt upphör, utgör enligt min mening icke något skäl att anse denna fråga avse en processförutsättning.
Mönsterutredningen har i sitt delbetänkande, bl.a. med hänvisning till Ekelöf, anfört att övervägande skäl talar för att förutsättningarna för att föra talan skall behandlas genom en prövning i sak, dvs. som ett materiellt rättsfaktum, se SOU 2000:79 s. 96.
8.5.3. Bedömning
Bedömning: Någon särskild bestämmelse om vem som har rätt
att föra talan om upphävande av en varumärkesregistrering bör inte finnas i en ny varumärkeslag. Även i en ny lag bör dock finnas en bestämmelse om att licenstagare och panthavare som till grund för sin talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken har skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning.
Skälen för bedömningen: En förutsättning för att någon skall få
en talan om upphävande prövad i sak bör även i fortsättningen vara att han för talan i sitt eget intresse. I kärandens talan måste med detta synsätt ligga att den registrering som han yrkar upphävd berör hans rätt på ett negativt sätt. Detta bör gälla oavsett vilka omständigheter käranden åberopar till grund för sin talan. Det bör alltså inte vara någon skillnad i detta hänseende om käranden åberopar en omständighet som konstituerar ett absolut eller ett relativt hinder mot registrering.
Ett varumärke som registrerats trots att det föreligger ett absolut hinder mot registrering ger typiskt sett innehavaren en fördel i förhållande till konkurrenterna. Registreringen medför t.ex. i många fall att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inskränks. Den kan därför sägas vara till nackdel för konkurrenterna så länge den består. Var och en bör därför kunna föra talan om att en registrering som står i strid med ett absolut registreringshinder skall upphävas. Föreningar och andra sammanslutningar, bl.a. branschorganisationer, bör t.ex. få föra talan om upphävande.
Annorlunda förhåller det sig om det finns något relativt hinder mot att en registrering består. Talan om upphävande bör i dessa fall på samma sätt som nu få föras endast av den som innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. En innehavare av en inarbetad firma bör alltså få föra talan om att det registrerade varumärket utgör intrång i hans firma. Däremot bör han inte få sin talan prövad om han som grund åberopar att det registrerade varumärket gör intrång i någon annans skyddade firma.
Enligt kommitténs mening finns inga sakliga skäl för en särskild talerättsregel som anger vem som har rätt att få en talan om upphävande av en varumärkesregistrering prövad. Än mindre finns
det någon anledning att ha en ordning som innebär att frågan om talerätten skall avgöras innan målet ta upp till prövning i sak. Av praktiska skäl är det, som kommittén tidigare anfört, lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövning av tvister angående varukännetecken, om det inte finns goda sakliga skäl för att ändå ha specialregler. De allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt tillgodoser det behov av reglering som finns i mål om upphävande av varumärkesregistreringar. Någon motsvarighet till bestämmelsen i 26 § VmL bör därför inte införas i en ny lag.
Även i fortsättningen bör licenstagare och panthavare som till grund för talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken ha skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning. Kommittén föreslår därför att det i en ny lag införs en bestämmelse som motsvarar 43 § VmL.
Skälen för de allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt gör sig gällande även i andra fall där frågan om upphävande av en registrering är föremål för prövning. Talerätten bör av naturliga skäl vara reglerad på samma sätt när ett yrkande om upphävande framställs i en ansökan om upphävande i administrativ ordning, särskilt som ett sådant ärende komma att överlämnas till allmän domstol (se vidare avsnitt 7.5). Men även i invändningsärenden bör det vara en förutsättning för prövning i sak att invändaren för sin talan i eget intresse. Inte heller i dessa fall finns det enligt kommitténs mening någon anledning att införa särskilda bestämmelser om talerätt (se vidare avsnitt 5.3.3).
8.6. Fastställelsetalan m.m.
8.6.1. Nuvarande ordning
I 44 § VmL finns en särskild bestämmelse om fastställelsetalan som med avseende på rätten till varukännetecken gäller framför den allmänna bestämmelsen om en talan av detta slag i 13 kap. 2 § RB. Enligt 44 § VmL får talan föras om fastställelse huruvida rätt till ett varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte. En förutsättning för att talan skall få föras är att det råder ovisshet om det förhållande som är föremål för prövning och att denna ovisshet är till förfång för käranden.
Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varukännetecken, såväl registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken som
naturliga varukännetecken. Med stöd av bestämmelsen är det möjligt att föra både positiv och negativ fastställelsetalan.
Genom en positiv fastställelsetalan kan käranden få svar på frågan om han har ett skydd mot att svaranden använder ett visst kännetecken för vissa varor. Käranden kan utforma sitt yrkande som en begäran om att domstolen skall fastställa att svarandens användning av kännetecknet för vissa varor utgör intrång i kärandens rätt till ett visst varukännetecken. Käranden kan också utforma sitt yrkande på andra sätt, t.ex. som en begäran om att domstolen fastställer att ett kännetecken som svaranden använder för vissa varor är förväxlingsbart med kärandens varukännetecken. Angående utformningen av yrkandet i en positiv fastställelsetalan, se Hovrättens för Övre Norrland dom den 14 juni 2000 i mål T 176/97.
Genom en negativ fastställelsetalan kan käranden få bekräftat att han kan använda ett visst kännetecken utan att göra intrång i en ensamrätt som svaranden är innehavare av eller som denne företräder. Käranden kan i en sådan talan yrka att domstolen fastställer att hans användning av ett visst varukännetecken för vissa varor inte utgör intrång i svarandens rätt till ett kännetecken. Även i en negativ fastställelsetalan kan käranden formulera sitt yrkande på andra sätt, t.ex. så att domstolen skall fastställa att ett varukännetecken som han använder för vissa varor inte är förväxlingsbart med svarandens kännetecken.
Med hänsyn till att bestämmelsen är skriven i presens är en utgångspunkt att fastställelsetalan skall avse ett vid tiden för talans väckande aktuellt rättsförhållande. Det finns emellertid exempel på att fastställelsetalan har avsett förhållanden i förfluten tid, se RH 1987:75 och NJA 1993 s. 507. I doktrinen har olika uppfattningar framförts huruvida en fastställelsetalan måste avse nutid. Robert Boman har anfört att det synes tillräckligt att det som skall fastställas har prejudiciell betydelse för en uppkommen eller latent tvist i nuläget, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl,. 1996, s. 112 not 39. Jfr dock Lars Welamson i SvJT 1987 s. 516 och Ulla Jacobsson i Process och exekution: Vänbok till Robert Boman, 1990, s. 217.
En fastställelsetalan kan knappast avse endast frågan om ”ensamrätten till ett visst varukännetecken består eller inte består”, trots att det enligt ordalydelsen i 44 § VmL skulle vara möjligt. Att det torde föreligga hinder mot att ta upp en sådan talan hänger samman med att yrkandet saknar en rättsföljd som uttryckligen
berör förhållandet mellan käranden och svaranden i rättsligt hänseende. Det skulle inte vara rimligt att besvära en enskild svarande med en talan där den yrkade rättsföljden inte tar sikte på förhållandet mellan parterna. Vidare skulle det vara svårt att överblicka vilka rättsliga relationer som skulle komma att påverkas av en dom i ett sådant mål. Frågan om ensamrättens bestånd och omfattning skulle också kunna komma upp till prövning i en ny rättegång och där kanske bedömas på ett annat sätt, eftersom den tidigare domens rättskraft är begränsad till en ny rättegång mellan samma parter. Se nedan avsnitt 8.6.2.
Kraven på ovisshet och förfång har i 44 § VmL samma innebörd som i den allmänna bestämmelsen om fastställelsetalan i 13 kap. 2 § RB. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga funktionen att det hindrar onödiga processer (jfr avsnitt 5.2). Förfång föreligger vid tillämpning av denna bestämmelse så snart ovissheten gör det svårt för käranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otrygghet för denne. Förfånget kan också vara av processuell natur och kan t.ex. vara det faktum att bevisning av betydelse för rättsförhållandet riskerar att gå förlorad.
Särskilda bestämmelser om fastställelsetalan utformade på ungefär samma sätt som i 44 § VmL finns också i 63 § PL, 23 § FL, 41 § ML och 22 § NamnL. Någon motsvarande bestämmelse finns däremot inte i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
8.6.2. Behovet av ändring
I förarbetena till 44 § VmL anförde man att det inom lagens tillämpningsområde borde vara möjligt att föra fastställelsetalan av två olika slag, dels huruvida en rätt till ett visst varukännetecken består eller inte består och dels huruvida ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller ej. Vidare anförde man att det sistnämnda slaget av talan inte var möjlig enligt den allmänna bestämmelsen om fastställelsetalan i 13 kap. 2 § RB och att det därför var erforderligt att ha en särskild regel om fastställelsetalan i VmL. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 344 f. och prop. 1960:167 s. 194 f.
Enligt den allmänna bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB får fastställelsetalan avse frågan huruvida ett visst rättsförhållande består eller inte består. Förarbetena innehåller inte någon närmare definition av vad som menas med begreppet rättsförhållande. Begreppet användes ursprungligen för att beteckna en rättslig relation mellan två parter. En talan som tydligt tar sikte på om ett rättsförhållande föreligger är t.ex. en talan om fastställande av att ett visst avtal är bindande mellan parterna. Efterhand har emellertid innebörden av begreppet rättsförhållande utvidgats. Det är t.ex. möjligt att föra en talan med yrkande om att domstolen skall fastställa att svaranden är skyldig att till käranden betala ersättning för en viss skada som han orsakat. Vidare är det t.ex. möjligt att föra en fastställelsetalan där yrkandet går ut på att domstolen skall fastställa att käranden har bättre rätt än svaranden till viss egendom.
I doktrinen har man fört fram olika uppfattningar om vad begreppet rättsförhållande skall inrymma. Det gäller särskilt frågan om det skall vara möjligt att föra en talan som går ut på fastställelse av ett sakförhållande, dvs. att en viss händelse inträffat eller att en viss företeelse existerar. Det råder dock enighet om att ett yrkande om fastställelse måste innehålla åtminstone en uttrycklig rättsföljd som berör förhållandet mellan käranden och svaranden i rättsligt hänseende. Härigenom begränsas domens juridiska betydelse till just denna rättsföljd. Det innebär bl.a. att domens rättskraft i princip är begränsad till denna rättsföljd. Angående innebörden av rättsförhållande, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, åttonde uppl., 1996, s. 109 f, särskilt s. 111 not 35 och s. 115 samt Bengt Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, 1987, s 432 f, särskilt 435, och Civilprocessen, 1998, s. 215 f, särskilt s. 217. Se även Peter Fitger, Rättegångsbalken, Del 1, avsnitt 13:17.
I doktrinen har de särskilda bestämmelserna om fastställelsetalan i de immaterialrättsliga lagarna kritiserats. Ekelöf har gjort gällande att den allmänna regeln i 13 kap. 2 § RB är tillämplig också på de fall som motiverat de särskilda reglerna i de immaterialrättsliga lagarna, se Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 115. Han har t.ex. pekat på att det i fråga om kravet på att det skall föreligga ett rättsförhållande mellan parterna inte är någon principiell skillnad mellan en talan enligt 13 kap. 2 § RB om bättre rätt och en talan enligt 63 § PL om att en viss produktion strider mot ett patent samt anfört bl.a. följande.
Man har menat att härom behövs ett särskilt stadgande i patentlagen, enär det ej föreligger något »rättsförhållande» mellan parterna. Enligt mitt resonemang rörande äganderättstvister förhåller det sig emellertid inte på det sättet, varför det ifrågavarande stadgandet i patentlagen framstår som onödigt. En konsekvens av det kritiserade betraktelsesättet är också att det ej skulle föreligga något rättsförhållande mellan innehavare av en upphovsrätt och den som påstår sig kunna förfoga över verket. Då lagen om upphovsrätt inte innehåller något stadgande om fastställelsetalan, skulle en sådan sålunda inte kunna föras på detta område. Det förefaller mig vara en ohållbar uppfattning.
8.6.3. Bedömning
Kommitténs bedömning: Någon särskild bestämmelse om
fastställelsetalan bör inte införas i en ny varumärkeslag.
Skälen för bedömningen: Det finns ett behov av att även i
fortsättningen kunna föra fastställelsetalan i den omfattning som nu är möjlig. Tillämpningen av den allmänna bestämmelsen om fastställelsetalan i 13 kap. 2 § RB har efterhand utvidgats så att den kan användas också i de situationer som omfattas av 44 § VmL. Så som kommittén tidigare anfört är det lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövning av tvister angående varukännetecken, om det inte finns goda sakliga skäl för att ändå ha specialregler. När det gäller behovet av att kunna föra fastställelsetalan med avseende på rätten till varukännetecken finns det enligt kommitténs mening inte skäl att ha någon annan reglering än den i 13 kap. 2 § RB. Någon motsvarighet till 44 § VmL bör därför inte införas i en ny lag.
8.7. Sekretess m.m.
8.7.1. Allmänt om sekretess
Enligt 2 kap. 1 § TF skall varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar är en viktig del av den svenska offentlighetsprincipen och får enligt 2 kap. 2 § TF endast begränsas om det är påkallat av vissa där
särskilt uppräknade intressen, bl.a. skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.
Grundläggande bestämmelser om sekretess finns i SekrL. En tanke är att alla bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet skall finnas i SekrL eller i en lag till vilken SekrL hänvisar. I nuvarande sammanhang är det närmast reglerna om skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden i 8 kap. SekrL som är av intresse. I 14 kap. SekrL finns bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen. En viktig begränsning är t.ex. att sekretessen, enligt huvudregeln i 14 kap. 5 § SekrL, inte hindrar att en part tar del av handlingar eller annat material i ett mål eller ärende.
Det finns inga särskilda bestämmelser om sekretess med avseende på varumärke eller firma. Däremot finns t.ex. sådana bestämmelser som avser patent och mönster. Allmänna bestämmelser om företagshemligheter finns emellertid i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Sekretess med avseende på varu- och näringskännetecken
Det förhållandet att det inte finns några särskilda bestämmelser om sekretess såvitt avser varumärke eller firma innebär att det inte finns någon möjlighet för Patentverket att besluta om sekretess i ett ärende om registrering av sådana kännetecken. I SekrL finns emellertid allmänna bestämmelser om sekretess som är tillämpliga också i mål som rör kännetecken och som är föremål för prövning i domstol. Enligt 8 kap. 17 § SekrL gäller t.ex. sekretess hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I administrativ praxis har emellertid denna bestämmelse ansetts inte vara tillämplig på uppgifter som kan ha betydelse för bedömning av frågor om ensamrättens till ett varukännetecken giltighet och omfattning, se PBR:s beslut den 16 oktober 1997 i mål nr 96–778 (DEMACELL). I beslutet har PBR anfört bl.a. att det inom immaterialrätten är en grundläggande princip att en beviljad ensamrätt som med straffsanktion gäller mot var och en endast får stödja sig på material som är allmänt tillgängligt.
Sekretess med avseende på patent
När det gäller patent finns bestämmelser om sekretess både i SekrL och PL. Enligt 8 kap. 13 § SekrL gäller sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av gällande lagstiftning om patent. Det innebär med andra ord att det enligt huvudregeln råder sekretess och att bestämmelserna i PL utgör undantag från denna huvudregel.
Det huvudsakliga syftet med sekretessen är att sökanden skall få ytterligare tid för att göra olika överväganden rörande uppfinningen. Sökanden kan i många fall ha ett behov av att bedöma om utsikterna till patent är tillräckligt stora för att fullfölja ansökan. Vidare kan sökanden ha ett intresse av att få mer tid för att undersöka i vilken mån uppfinningen kan exploateras. I det sammanhanget kan sökanden också ha anledning att överväga om det är motiverat att ansöka om patent utomlands. Angående syftet med sekretessen, se vidare NU 1963:6 s. 248.
Av 22 § första stycket PL följer att handlingarna i ett ärende om patent blir offentliga när patent beviljas. I syfte att hindra att utdragna handläggningstider leder till att handlingarna i ett patentärende hålls hemliga under lång tid skall handlingarna hållas tillgängliga när 18 månader förflutit – antingen från ansökningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs. På begäran av sökanden kan handlingarna enligt tredje stycket hållas tillgängliga tidigare.
Om en handling innehåller en företagshemlighet får Patentverket enligt 22 § femte stycket PL under vissa förutsättningar besluta att handlingen inte får lämnas ut. En första förutsättning för att Patentverket skall kunna besluta om fortsatt sekretess är att någon framställer en begäran om att en handling skall hållas hemlig. Det är inte bara sökanden som kan framställa en sådan begäran, utan även t.ex. den som gör gällande bättre rätt till uppfinningen.
Vidare fordras att handlingen innehåller företagshemlighet med avseende på något annat än den patentsökta uppfinningen. Begreppet företagshemlighet synes ha en särskild betydelse i PL och kan därför inte utan vidare tolkas med ledning av innebörden av liknande uttryck i andra lagar, se prop. 1966:40 s. 362. Med företagshemlighet avses dock främst affärs- eller fabrikationshemligheter i vanlig mening, men det kan också omfatta andra förhållanden beträffande företaget. Undantagsbestämmelsen om
fortsatt sekretess syftar i första hand till att hindra att sådana uppfinningselement blir offentliga som framgår av patentansökningen men på vilka patent inte sökts i det aktuella ärendet. En förutsättning för att sådana element skall kunna hållas hemliga är emellertid att de inte behövs för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen, se NU 1963:6 s. 252. Det innebär att uppgifter som har betydelse för ensamrättens giltighet och omfattning är uteslutna från sekretess.
Slutligen fordras att det föreligger särskilda skäl för att hålla handlingen hemlig. Särskilda skäl kan t.ex. vara att uppgifter i handlingen kan komma att bli nyhetshinder för en annan patentansökan som sökanden har för avsikt att ge in. Men det kan också vara fråga om uppgifter som inte har ett tekniskt innehåll, såsom uppgifter om affärsförbindelser, kontraktsförhållanden m.m. Sådana uppgifter kan t.ex. förekomma i en tvist om bättre rätt till ett sökt eller beviljat patent. Vid bedömning av om det finns särskilda skäl för sekretess skall en avvägning göras mellan den enskildes intresse av sekretess och det allmänna intresset av offentlighet.
Om ett yrkade om sekretess har framställts får handlingen i fråga enligt 22 § femte stycket sista meningen PL inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som vunnit laga kraft.
Angående sekretessen enligt PL, se vidare Måns Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980, s. 219 f samt Regner m.fl., Sekretesslagen. En kommentar, s. 8.37 f.
Sekretess med avseende på mönster
I fråga om mönster finns på motsvarande sätt som enligt PL bestämmelser både i SekrL och ML. Men utformningen av bestämmelserna om sekretess i ML skiljer sig från motsvarande regler i PL.
Enligt 8 kap. 13 § tredje stycket SekrL gäller sekretess för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd. Och enligt 19 § ML får en handling som omfattas av sekretess inte lämnas ut utan sökandens samtycke förrän den av honom begärda fristen löpt ut eller sex månader förflutit – antingen från den dag ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, från prioritetsdagen. I ärenden om mönsterskydd är alltså, till skillnad mot vad som gäller i patent-
ärenden, handlingarna enligt huvudregeln i 8 kap. 13 § SekrL offentliga. Men om sökanden begär det skall handlingarna enligt 19 § ML hållas hemliga upp till en sexmånadersperiod, utan något krav på att det skall föreligga särskilda skäl.
Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna om sekretess är att tillgodose sökandens intresse av att få viss tid på sig för att förbereda sin tillverkning av mönstervaran, innan mönstret görs tillgängligt för allmänheten, se prop. 1969:168 s. 94 f. Genom sekretessen får dock sökanden också, på ungefär samma sätt som sökanden i ett patentärende, möjlighet att göra andra överväganden när det gäller mönstret, t.ex. bedöma om det finns skäl att ansöka om mönsterregistrering även utomlands.
Vidare är det enligt 8 kap. 13 § ML i mönsterärenden endast uppgifter om mönstret som kan vara föremål för sekretess. Det finns alltså enligt bestämmelsens lydelse inte något utrymme att förordna om sekretess för uppgifter som avser något annat än själva mönstret. Det är således t.ex. inte möjligt att besluta om sekretess med avseende på företagshemligheter enligt dessa bestämmelser. I propositionen anförde departementschefen att det inte fanns något övertygande skäl att låta sekretesskyddet omfatta också andra handlingar, se prop. 1969:168 s. 95. En annan sak är att 8 kap. 17 § SekrL enligt sin lydelse är tillämplig på handläggning av mål angående mönster i domstol.
Om Patentverket har avskrivit eller avslagit en ansökan innan tiden för hemlighållande gått ut får handlingen enligt 19 § ML lämnas ut endast om sökanden begär att ansökan återupptas eller överklagar avskrivningsbeslutet. Det finns ingen särskild bestämmelse om överklagande av beslut om sekretess, vilket torde hänga samman med att sekretess alltid skall beviljas om sökanden begär det.
Allmänt om företagshemligheter
I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns bestämmelser om skydd för information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Av 1 § första stycket lagen följer att i stort sett varje slags uppgift i en näringsverksamhet kan utgöra en företagshemlighet. Begreppet affärs- och driftförhållanden används på samma sätt som i t.ex. 8 kap 1 § SekrL och omfattar både kommersiella uppgifter om enskilda affärs-
händelser och information om affärshändelser av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. Information som kan vara av betydelse med avseende på ensamrätten till ett kännetecken kan alltså utgöra företagshemlighet. Begreppet inbegriper information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information som rör konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande. Avgörande för om uppgiften skall anses vara en företagshemlighet är att informationen hålls så skyddad att den inte är lätt åtkomlig för var och en som vill ta del av den och att den är av värde för näringsverksamheten. En förutsättning för att det skall vara fråga om en företagshemlighet är alltså att det skulle medföra skada att informationen röjs.
Information som är knuten till en särskild individ i verksamheten och därför kan sägas vara av personlig art ingår däremot inte i näringsidkarens rörelse. Information anses vara av sådan personlig art om den inte genom en instruktion eller anvisning kan överflyttas till någon annan. Se vidare prop. 1987/88:155 s. 12 f och 35 f.
8.7.2. Behovet av ändring
Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i svensk rättskipning och förvaltning. Den utgör en garanti för bl.a. rättssäkerhet och effektivitet. Av särskild betydelse i detta sammanhang är rätten att ta del av allmänna handlingar. Det krävs därför mycket starka skäl för införa ytterligare begränsningar i offentligheten. Emellertid är det viktigt att reglerna om sekretess är utformade så att de ger ett ändamålsenligt skydd för sådana uppgifter för vilka det finns ett berättigat intresse av sekretess. Annars finns en risk för att förtroendet för den svenska offentlighetsprincipen holkas ur. Inte minst för Sveriges mellanfolkliga förbindelser är det viktigt att det finns ett förtroende för de svenska reglerna om offentlighet.
De svenska reglerna om offentlighet sträcker sig i många fall längre än motsvarande regler i andra länder. I olika sammanhang har det också gjorts gällande att de svenska reglerna inte ger medborgare i andra länder ett tillräckligt skydd. På det immaterialrättsliga området har det t.ex. gjorts gällande att de svenska
reglerna inte skulle uppfylla de åtaganden som Sverige gjort i Bernkonventionen och TRIPs-avtalet, se RÅ 1998 ref. 42 (den s.k. scientologbibeln). Mot denna bakgrund har nya bestämmelser införts om sekretess till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet, se 8 kap. 27 § SekrL och 9, 26 och 26 a §§ URL.
En näringsidkares kunnande är i jämförelse med andra produktionsfaktorer av allt större betydelse för förmågan att konkurrera på marknaden. Det är därför viktigt för den enskilde näringsidkaren att kunna behålla och skydda sådan information som är av betydelse ur konkurrenssynpunkt. Näringsidkare har i dag också ett skydd för information om sina affärs- och driftförhållanden, både skydd enligt lagen om skydd för företagshemligheter mot att någon olovligen skaffar sig tillgång till företagshemligheter och ett korresponderande skydd enligt olika sekretessbestämmelser mot att uppgifter om företagshemligheter röjs i allmän verksamhet.
Det skydd som en näringsidkare har för sina affärs- och driftförhållanden enligt lagen om skydd för företagshemligheter avser sådana uppgifter som på olika sätt kan vara av betydelse i mål och ärenden som rör kännetecken. Det kan t.ex. vara uppgifter i marknadsundersökningar eller uppgifter om planerade reklamkampanjer. Men det finns, som kommittén tidigare anfört, inte någon möjlighet till skydd för sådana uppgifter i Patentverkets handläggning av ärenden om registrering av varumärke. Sedan ett ärende om registrering överklagats till domstol är det dock möjligt att skydda sådana uppgifter enligt den allmänna bestämmelsen om sekretess i 8 kap. 17 § SekrL.
I praktiken förekommer det ofta att marknadsundersökningar som rör varukännetecken omfattar flera kännetecken. Sådana undersökningar kan också kombineras med andra frågeställningar som rör ett företags affärs- eller driftförhållanden. En anledning till sådana samlade undersökningar är att det skulle ställa sig för dyrt att göra en undersökning för varje kännetecken eller frågeställning. En annan anledning är att det kan finnas ett samband mellan de olika frågeställningarna som motiverar att de behandlas i en och samma undersökning. Alla uppgifter i en sådan samlad undersökning behöver emellertid inte vara relevanta i ett mål eller ärende som rör ensamrätten till ett visst varukännetecken. Men det kan av olika skäl vara svårt att bryta ut de uppgifter som har betydelse för ensamrätten till detta kännetecken. Det kan
därför finnas ett behov av att i det pågående målet eller ärendet förordna om sekretess för de uppgifter som inte åberopas.
Det säger sig självt att behovet av skydd för företagshemligheter inte är mindre i ett ärende om registrering när saken är föremål för prövning i Patentverket än när saken överklagats till domstol. Vidare innebär den rådande ordningen en risk för att tyngdpunkten i sådana mål och ärenden om registrering där företagshemligheter utgör en del av utredningen riskerar att förskjutas från Patentverket till dess överinstanser. Den som vill åberopa utredning av det nu aktuella slaget kan ju förhindra att uppgifterna blir offentliga genom att helt enkelt vänta med att åberopa dem tills saken överklagats till domstol.
Mot den angivna bakgrunden bör det enligt kommitténs mening införas en möjlighet till skydd för företagshemligheter i ärenden om varumärken som handläggs i Patentverket. Det finns emellertid inte – till skillnad från vad som gäller på patent- och mönsterområdet – skäl att införa någon bestämmelse som gör det möjligt att hålla en ansökan om varumärkesregistrering hemlig.
8.7.3. Förslag
Förslag: En särskild bestämmelse bör införas om sekretess för
uppgifter om företagshemligheter i mål och ärenden om varukännetecken.
Skälen för förslaget: En naturlig utgångspunkt är att sekretessen
bör avse affärs- eller driftförhållanden i den mening som avses i 1 § lagen om skydd för företagshemligheter och 8 kap 17 § SekrL. Sekretess bör alltså gälla för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Vidare bör skyddets omfattning vara detsamma i alla förekommande mål och ärenden.
Vid utformning av skyddet bör en avvägning göras mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av fri tillgång till uppgifter som är av betydelse i den nu aktuella typen av mål och ärenden. Av rättssäkerhetsskäl har tredje man ett intresse av att kunna bedöma om en giltig ensamrätt uppkommit och består samt, om så är fallet, vilket skyddsomfång denna ensamrätt har. Endast om tredje man har tillgång till sådana uppgifter har han tillräckliga möjligheter att bedöma sin rörelsefrihet och att planera
sin ekonomiska verksamhet. På ungefär samma sätt som enligt PL bör därför uppgifter som har betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning och bestånd vara uteslutna från sekretess.
En särskild fråga är om skyddet för företagshemligheter i mål och ärenden om varukännetecken skall vara beroende av att den som uppgiften rör framställer ett yrkande om sekretess. Det torde vara svårt för Patentverket att ex officio bedöma om utredningen i ett ärende innehåller uppgifter om företagshemligheter för vilka sekretess skall gälla, särskilt med hänsyn till den mängd ärenden av detta slag som Patentverket handlägger. I ärenden om varukännetecken som handläggs i Patentverket bör därför av praktiska skäl frågan om sekretess endast tas upp efter ett särskilt yrkande om detta. Intresset av en enhetlig reglering gör enligt kommitténs mening att frågor om sekretess endast bör kunna tas upp på begäran även i mål om varukännetecken som handläggs i domstol. Bestämmelsen bör därför utformas så att frågor om sekretess tas upp på yrkande av part.
Frågan om sekretess i mål och ärenden om varukännetecken bör regleras i en och samma bestämmelse som placeras i ett nytt stycke i 8 kap. 13 § SekrL, vilken innehåller motsvarande regler för patent och mönster. Den särskilda bestämmelsen om sekretess i mål och ärenden om varukännetecken kommer att gälla framför den allmänna bestämmelsen om domstolssekretess för företagshemligheter i 8 kap. 17 § SekrL. Bestämmelserna om bl.a. begränsning av sekretessen i förhållande till part i 14 kap. 5 § SekrL och om utlämnande av uppgifter med förbehåll i 14 kap. 9 och 10 §§ SekrL kommer emellertid att vara tillämpliga även i mål och ärenden om varukännetecken. Det innebär bl.a. att den som är part i ett sådant mål eller ärende enligt huvudregeln skall ha rätt att rätt att ta del också av uppgifter som omfattas av sekretess.
De allmänna bestämmelserna om överklagande i 15 kap 7 och 8 §§ SekrL bör vara tillämpliga även i mål och ärenden om varukännetecken.
8.8. Sanktioner
8.8.1. Allmänt
I detta avsnitt tar kommittén upp vissa frågor om sanktioner med avseende på användningen av varukännetecken.
Bestämmelserna om sanktioner har i allt väsentligt samma innehåll i alla de immaterialrättsliga lagarna efter de ändringar gjordes med verkan från den 1 april 1994 (se Ds 1992:13, prop. 1993/94:122, 1993/94:LU17). Det finns också ett intresse av att det även i fortsättningen råder överensstämmelse mellan dessa lagar i fråga om sanktioner i så stor utsträckning som möjligt. Mer ingripande ändringar i sanktionsbestämmelserna bör därför göras först efter överväganden i fråga om samtliga immaterialrättsliga lagar. I kommitténs direktiv uppdrag ingår inte heller att se över sanktionerna i den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén har dock frihet att behandla andra frågor än sådana som uttryckligen tas upp i direktiven. Kommittén har funnit skäl att ta upp tre olika frågor som rör sanktioner, dels bestämmelserna om ersättning vid varumärkesintrång, dels bestämmelsen som reglerar förutsättningarna för väckande av allmänt åtal och dels bestämmelserna om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken.
8.8.2. Skadestånd vid varumärkesintrång
Nuvarande ordning
Bestämmelser om ersättning vid intrång finns i samtliga lagar som rör de immateriella ensamrätterna. Den 1 juli 1994 ändrades huvudreglerna i ersättningsbestämmelserna i bl.a. VmL (38 §) och FL (19 § 1 och 2 st.) så att de kom att överensstämma med ersättningsbestämmelsen i PL (58 § 1 st. och 2 st.).
Enligt 38 § första stycket VmL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Enligt 38 § andra stycket VmL skall den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör
varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. Ersättningsbestämmelsen i 19 § första och andra styckena FL har motsvarande ordalydelse.
Ersättningsbestämmelserna ändrades i syfte att stärka rättighetshavarnas ställning vid intrång (prop. 1993/94:122).
I förarbetena anfördes att varumärkeslagens bestämmelse borde ändras så att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår varumärkesintrång blir skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Regeln angavs vara en minimiregel. Sådan ersättning skall betalas även om rättighetshavaren faktiskt inte har lidit någon förlust till följd av intrånget. Med sådan ersättning avsågs närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Vidare angavs att vid fall av god tro hos den som begår intrång skall ersättning betalas i den mån det är skäligt (prop. 1993/94:122 s. 50 f.).
Vad gäller ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört – när intrånget har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet – anfördes bl.a. följande.
”För att få ersättning utöver den miniminivå som ovan har berörts krävs att rättighetshavaren visar att ytterligare skada föreligger. Exempel på sådan skada är kostnad för produktionsmedel som på grund av intrånget inte har kunnat tas i anspråk, nedgång i rättighetshavarens försäljning och uteblivna beställningar.
Enligt allmänna bevisregler måste rättighetshavaren styrka skadans omfattning. Som redan har berörts är detta i intrångsmål ofta förenat med stora svårigheter. I de fall då rättighetshavaren inte kan prestera full bevisning om skadans storlek får domstolen med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskatta skadan till ett ”skäligt” belopp. Bestämmelsen är avsedd att förhindra det oskäliga resultatet att domstolen, trots att den finner att skadeståndsskyldighet föreligger, ogillar ett framfört skadeståndskrav därför att full bevisning om skadans omfattning eller värde inte kan förebringas.
Dessa svårigheter skulle till stor del kunna elimineras om man när ersättningen bestäms kunde ta hänsyn till också andra omständigheter än sådana som har rent ekonomisk betydelse för rättighetshavaren. Det kan vara fråga om rättighetshavarens intresse av att ensamrätten respekteras. Vidare bör den vinst som den som har begått intrånget har gjort genom att missbruka en ensamrätt kunna tillmätas betydelse. Det bör t.ex. vara möjligt att bestämma skadeståndet under hänsynstagande till denna vinst. I många fall torde det nämligen vara lättare att utreda omfattningen av denna vinst än att beräkna rättighetshavarens uteblivna vinst. På samma sätt bör skadeståndet kunna sättas i relation också till ersättningen för det olovliga utnyttjandet.
En rätt till ersättning på de grunder som nu har redovisats kan jämföras med den rätt till ersättning för lidande och annat förfång som finns i upphovsrättslagen. Med hänsyn till den koppling till upphovs-
mannen som det ideella skadeståndet enligt denna lag har kan det dock inte gärna komma i fråga att överföra sådana regler till området för det industriella rättsskyddet.” (Prop. 1993/94:122 s. 51 f.)
”Ytterligare en skada för vilken ersättning skall betalas är den försämring av varukännetecknets anseende (good-will) intrånget kan ha medfört. Om intrång görs i ett varukännetecken kan man i de flesta fall utgå från att kännetecknet har en good-will; annars skulle det olovliga utnyttjandet av det inte komma i fråga.” (Prop. 1993/94:122 s. 70.)
Vidare hänvisades i förarbetena till att man i 58 § PL tidigare hade infört en regel som gör det möjligt att vid bestämmandet av skadeståndet beakta även patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
”På patentområdet har man infört en regel (58 §) som för det möjligt att vid bestämmandet av skadeståndet beakta även patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och omständigheter av annan än rent ekonomisk natur. Regeln, som infördes år 1986 (prop. 1985/86:86 s. 29 f.), syftar till att förbättra patenthavarens möjlighet att få full ersättning för den skada han lider.
En omständighet som därvid enligt förarbetena särskilt bör beaktas är om patenthavaren allmänt befinner sig i ett underläge mot den som gör intrång. Det kan exempelvis röra sig om en situation där ett stort företag har använt ett patent som innehas av en uppfinnare med små ekonomiska resurser. I sådana fall kan det vara svårt att bedöma om omfattningen av patenthavarens eventuella uteblivna vinst. Skadeståndet kan då bestämmas under hänsynstagande till vinsten av missbruket av patentet. Andra omständigheter som kan påverka skadeståndets storlek är intrångets varaktighet och graden av skuld hos den som gör intrånget. Uppsåtliga eller grovt oaktsamma angrepp kan föranleda högre skadestånd än gärningar som framstår som mindre allvarliga.” (Prop. 1993/94:122 s. 52.)
I specialmotiveringen till 38 § VmL (prop. 1993/94:122 s. 70) hänvisades till vad som anförts i specialmotiveringen till 58 § PL. Där hade anförts bl.a. följande.
”De grundläggande reglerna om rätten till skadestånd och den praxis i detta hänseende som föreligger nu avses inte ändrade genom tillägget i paragrafen. Det innebär att utgångspunkten alltjämt är att patenthavaren skall ha rätt till full ersättning för utnyttjandet av patentet och den ytterligare skada som patentintrånget har medfört. Härav följer också att den som begär skadestånd även i fortsättningen har bevisbördan för skadans omfattning. Liksom hittills skall inte heller parternas inbördes styrkeförhållande inverka vid bevisbedömningen. En i ekonomiskt hänseende underlägsen patenthavare skall alltså inte ha någon lättnad i sin bevisskyldighet. I de fall käranden inte lyckas förebringa full bevisning, får alltjämt en skälighetsbedömning göras enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Av allmänna processuella regler
följer att domstolen vid utdömande av skadestånd självfallet inte kan gå utöver det belopp som har yrkats.
Tillägget i paragrafen innebär emellertid att domstolen när den fastställer ersättningens storlek skall beakta även andra än rent ekonomiska omständigheter. De omständigheter som kan komma i fråga vid bedömningen hänför sig dels till parterna, dels till arten och graden av intrånget.
Beträffande parterna bör särskilt beaktas fall när patenthavaren allmänt befinner sig i ett underläge gentemot intrångsgöraren. Det kan t.ex. röra sig om en situation där ett stort företag har använt ett patent som innehas av en uppfinnare med små ekonomiska resurser. I sådana fall kan det vara svårt att bedöma omfattningen av patenthavarens eventuella uteblivna vinst. Intrångsgörarens vinst av intrånget är då en sådan omständighet som kan tillmätas betydelse. Har denne haft god ekonomisk utdelning av intrånget, samtidigt som patenthavarens beräkningar rörande sin uteblivna vinst framstår som osäkra, bör skadeståndet närmast beräknas med utgångspunkt i intrångsgörarens vinst.
Det bör också vara möjligt att beakta den omsättning som intrångsgöraren har haft vid t.ex. försäljning av en produkt som omfattas av intrånget, även om det inte är möjligt att visa att intrångsgöraren har haft någon vinst därav.
I de fall osäkerhet föreligger om den eventuella vinst som intrångsgöraren har gjort, medan patenthavaren har lyckats styrka omfattningen av sin uteblivna vinst, bör i normala fall den ersättning som utgår härutöver inte bli omfattande.
Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång bör kunna föranleda högre belopp än när intrånget framstår som mindre allvarligt. Även intrångets varaktighet bör inverka på motsvarande sätt. Det bör särskilt beaktas om intrånget har skett vid en för patenthavaren ogynnsam tidpunkt. Det kan röra sig om fall där patenthavaren har lagt ned betydande belopp för exploatering av patentet och står i begrepp att tillverka och marknadsföra en produkt eller metod men blir överflyglad av någon som olovligen börjar utnyttja uppfinningen.
En annan omständighet som kan behöva beaktas vid bestämmande av skadeståndet är om intrångsgöraren genom att t.ex. marknadsföra en sämre produkt har skadat patenthavarens good-will.” (Prop. 1985/86:86 s. 44 f.)
I den allmänna motiveringen till 58 § PL hade anförts bl.a. följande.
”Det får givetvis inte vara så att det skadestånd som utgår vid patentintrång är så lågt att det blir mer ekonomiskt lönsamt att handla på det sättet än att på laglig väg förvärva rätten att utnyttja ett patent, exempelvis genom licensavtal. Skadestånden bör ligga på en sådan nivå att det aldrig är ekonomiskt föredelaktigt att kalkylera med patentintrång, särskilt inte för företag med betydande resurser. För att detta syfte skall uppnås krävs att de nya grunderna tillämpas på det sätt jag har förutsatt och verkligen föranleder avsevärt högre skadestånd vid omfattande intrång.” (Prop. 1985/86:86 s. 31.)
Vid en talan om ersättning för varumärkesintrång kan 35 kap. 5 §RB tillämpas. Enligt denna bestämmelse får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras. (Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.) Denna regel kan således bidra till att den skadelidande rättighetshavaren får full ersättning för sin skada, vid en bedömning både enligt 38 § första stycket VmL och enligt lagrummets andra stycke.
Behovet av ändring
Sedan ersättningsbestämmelsen i VmL ändrades den 1 juli 1994 har den tillämpats i vissa tingsrätts- och hovrättsavgöranden (se t.ex. Svea hovrätts, avd. 2, dom DT 32 den 22 december 1998 i mål T 78-97 (ABSOLUT), Göta hovrätts, avd. 5, dom den 3 september 1999 i mål T 319/98 (LEVI’S), Stockholms tingsrätts, avd. 7, domar den 3 december 1999 i mål T 3364-99 (POLO/LAUREN), den 27 april 2000 i mål T 7-1283-97 (PEAK), den 15 juni 2000 i mål T 12366-98 (MAGLITE) och den 27 oktober 2000 i mål T 1435-99 (HÅLL SVERIGE RENT). Däremot har inte något sådant fall prövats i Högsta domstolen. Högsta domstolen har emellertid i NJA 1998 s. 633 prövat ett mål angående skadestånd enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Även om skadeståndsbestämmelserna i lagen om skydd för företagshemligheter har i princip samma utformning som 38 § VmL, kan inte några säkra slutsatser dras från denna dom vad gäller skadestånd vid varumärkesintrång.
Frågan om skadeståndets bestämmande vid intrång i immaterialrättigheter har utförligt behandlats i den juridiska litteraturen (se t.ex. Mogens Koktvedgaard & Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt 6 u. 2000, s. 422 f., Olaf Eskildsen, Immaterialretlige erstatninger i Danmark, NIR 2000 s. 116 f., Nils J. Sejersted, Erstatning som sanksjon på immaterialrettens område – fyller den sin funksjon?, NIR 2000 s. 121 f., Peter von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s. 132 f., Dag Sandart & Anders Kylhammar, Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland, NIR 2000 s. 138 f., Annika Ryberg,
Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA, NIR 2000 s. 144 f., Håkan Borgenhäll, Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000 s. 153 f., Gunnar Karnell, Skadeståndsbestämning vid patentintrång, NIR 1996 s. 249 f., Olle Westlander & Lennarth Törnroth, Patent – Allmänna domstolars praxis åren 1983–1991, 1995, s. 313 ff., Marianne Levin, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 187 f., Lars Pehrson, Ersättning och patentintrång – en kritisk granskning, i Ulf 50, 1986, s. 89 f., Josephine Alin & Helena Larsson, Skadestånd vid varumärkesintrång, IFIM nr 100, 1998). Det har därvid framhållits att de skadestånd som döms ut ofta inte kan anses i tillräcklig mån ersätta rättighetshavaren. Det har även ifrågasatts vad som i skadeståndsbestämmelserna avses med att hänsyn skall tas till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
En förstärkning av rättighetshavarnas ställning inom varumärkesrätten och den övriga immaterialrätten har särskilt fokuserats genom TRIPs-avtalet. Dessutom har i Sverige och övriga Europa på senare tid uppmärksammats den betydelse varumärkesrättigheter och övriga immateriella ensamrätter har för att åstadkomma konkurrenskraftiga företag. Uppsåtlig s.k. piratkopiering men även övriga former av intrång hämmar denna konkurrenskraft. Förutom de förändringar i de immaterialrättsliga lagarna som genomfördes den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:122) infördes den 1 januari 1999 i dessa lagar bestämmelser om intrångsundersökning (41 a §–41 h § samt 42 och 66 §§ VmL; prop. 1998/99:11). I förarbetena till dessa bestämmelser anfördes bl.a. att det är ett viktigt inslag i regeringens inställning till intrång i de immateriella ensamrätterna att näringslivet självt bör ingripa mot intrång och att staten därvid bör tillhandahålla näringslivet effektiva medel för att komma till rätta med intrången. Vad som då kommer i fråga är civilrättsliga och civilprocessuella åtgärder. Sådana åtgärder ersätter naturligtvis inte det straffrättsliga systemet, men de utgör ett mycket betydelsefullt komplement (prop. 1998/99:11 s. 45).
Inom EU pågår ett arbete för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering på den inre marknaden. Kommissionen lade den 15 oktober 1998 fram en grönbok i denna fråga i syfte att inleda en debatt med alla berörda kretsar (Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, KOM (98)569 slutlig). Grönboken har därefter följts upp, senast i november 2000 genom Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén
(KOM (2000)789). Kommissionen har konstaterat bl.a. att varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ett stort problem för flertalet av branscherna på den gemensamma marknaden.
Med hänsyn till de nämnda förhållandena finns det för svensk del ett starkt behov av att ytterligare understryka skadeståndets betydelse i dessa sammanhang. Detta bör enligt Varumärkeskommitténs mening komma till uttryck genom ett tydliggörande i varumärkeslagens ersättningsbestämmelse.
Förslag: Bestämmelserna om skadestånd vid varumärkesintrång
bör förtydligas.
Skälen för förslaget: Det kan konstateras att avsikten med att
ändra 38 § VmL var att – på motsvarande sätt som tidigare hade skett inom patenträtten – stärka rättighetshavarens ställning genom att tillförsäkra rätten till full ersättning vid fall av uppsåtliga eller oaktsamma intrång. Den nya bestämmelsen har fått viss genomslagskraft genom domstolsavgöranden i tingsrätt och hovrätt. Däremot har ännu inte förekommit några avgöranden i Högsta domstolen som ger vägledning för hur bestämmelsen närmare bör tillämpas.
I praktiken sker det stora flertalet ingripanden mot intrång i varumärkesrättigheter och andra immaterialrätter genom åtgärder från rättighetshavarens sida. Detta förhållande ligger i linje med inställningen att näringslivet självt bör ingripa mot sådana intrång. Bestämmelserna om ersättning har därvid en central betydelse för att både motverka intrång och tillförsäkra rättighetshavaren full kompensation för intrånget medan straffsanktionen mycket sällan används.
Enligt kommitténs mening har syftena med VmL:s huvudregel om ersättning och motsvarande bestämmelser i immaterialrätten i övrigt kommit väl till uttryck i förarbetena (se ovan). Samtliga de skäl som låg bakom ersättningsbestämmelsen avseende patentintrång (58 § PL) gör sig även gällande beträffande ersättningsbestämmelsen i VmL (38 §). Det bör således framhållas bl.a. att ersättningsbestämmelsen syftar till att fylla både en reparativ och preventiv funktion samt att skadestånden bör ligga på en sådan nivå att det aldrig lönar sig att kalkylera med att göra sig skyldig till intrång.
Det kan ifrågasättas om ordalydelsen i 38 § VmL i tillräcklig mån ger stöd för den rättstillämpning som åsyftas i de nämnda
förarbetsuttalandena. Utgångspunkten att det aldrig skall löna sig att kalkylera med varumärkesintrång skulle kunna göras tydligare genom att vissa av de bedömningskriterier som nämns i de tidigare förarbetena lyfts fram.
Enligt den inledande satsen i 38 § första stycket VmL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Här avses i första hand en ersättning motsvarande den licensavgift som hade utgått om det hade varit fråga om ett frivilligt licensavtal. Enligt Varumärkeskommitténs mening bör denna del av bestämmelsen kvarstå oförändrad.
I enlighet med nu gällande ordning bör det finnas möjlighet att – utöver ersättningen för utnyttjandet av varukännetecknet – få ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.
I de flesta fallen lär det krävas ytterligare ersättning för att kompensera rättighetshavaren för skadad goodwill. Dessa är omständigheter av ekonomisk betydelse för rättighetshavaren vilka lämpligen anges uttryckligen i lagen. Ersättning såvitt avser skadad goodwill bör enligt kommitténs mening ofta kunna uppgå till betydande belopp, särskilt eftersom varumärkesrätten typiskt sett karaktäriseras av behovet att skydda varumärkens anseende och rättighetshavarnas investeringar som i regel krävs för en kommersialisering av varumärkena. För att fastställa ersättningens storlek kan användas bl.a. en uppskattning av varumärkets kommersiella värde och kostnader för att genom marknadsföringsåtgärder söka återställa varumärkets anseende. Intrångsgöraren bör alltså kunna bli skyldig att ersätta rättighetshavaren med betydande belopp och inte bara i fall av intrång i ensamrätten till väl ansedda varumärken utan även vid intrång i ensamrätten till mindre kända varumärken. En annan sak är att intrång i ensamrätten till väl ansedda varumärken typiskt sett föranleder större ersättning för goodwillskada än i andra fall.
Intrångsgöraren skall även ersätta rättighetshavaren för dennes uteblivna försäljning vilket bör klart framgå av lagen.
Vidare bör även möjligheten att bestämma ersättningen med hänsyn till intrångsgörarens vinst framgå direkt av lagen. I sammanhanget kan det noteras att denna regel – som redan tidigare har framgått av förarbetena – inte syftar till utdömande av ersättning i straffande syfte på det sätt som sker i amerikansk rätt (punitive damages). Däremot möjliggör regeln att den vinst som
uppstått hos intrångsgöraren vid ett uppsåtligt eller oaktsamt intrång utgör en del av ersättningen till rättighetshavaren.
Att hänsyn skall tas till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås framgår redan av lagen i dess nuvarande lydelse. Denna bedömningsgrund bör i linje med kommitténs inställning, att det aldrig skall löna sig att kalkylera med varumärkesintrång, uttryckligen anges även i den nya lagen.
Kommitténs överväganden leder till att bestämmelsen om ersättning bör ändras så att det i lagen anges vilka kriterier som skall läggas till grund för bedömningen om ersättningens storlek för den skada som intrånget i övrigt medför, dvs. den skada som hänför sig till varumärkets anseende (goodwill), rättighetshavarens uteblivna försäljning, den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås. Med en sådan lösning bör det enligt kommitténs mening inte längre vara behövligt att i lagen ange att hänsyn skall tas till ”övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse”.
Även i fortsättningen bör den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt, varvid den naturliga utgångspunkten är en tänkt licensavgift. Lydelsen av 38 § andra stycket VmL bör således kvarstå.
Det bör i sammanhanget nämnas att en skadelidande rättighetshavare givetvis själv måste välja vilka omständigheter som han vill åberopa till grund för sitt yrkande om ersättning. Rättighetshavaren kan åberopa alla omständigheter som enligt hans mening leder till att intrångsgöraren skall förpliktas att betala ersättning. Han kan åberopa även ändra omständigheter än sådana som svarar mot de rekvisit som räknas upp i bestämmelsen, eftersom denna uppräkning inte är uttömmande. Det bör också nämnas att regeln i 35 kap. 5 § RB kan tillämpas vid fastställandet både av skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet och ersättning för den skada som intrånget i övrigt medfört.
8.8.3. Förutsättningar för väckande av allmänt åtal
Nuvarande ordning
Bestämmelserna om straff i VmL innebär att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (37 § 1 st. VmL). Även försök och förberedelse är straffbart (37 § 2 st. VmL). Det finns en särskild regel om åtalsbegränsning som innebär att åklagare får väcka talan endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § 3 st. VmL). Förutsättningarna för åtal är utformade på väsentligen samma sätt i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område (se t.ex. 57 § 3 st. PL, 40 § 3 st. ML och 18 § 5 st. FL). I fråga om upphovsrättsintrång får dock åklagaren väcka åtal om målsäganden anmäler brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt (jfr 59 § 1 st. URL).
I VmL föreskrevs ursprungligen att åklagare fick väcka åtal bara om målsäganden hade angett brottet till åtal. I samband med PL:s tillkomst i senare delen av 1960-talet ändrades åtalsregeln i VmL så att det dessutom krävdes att åtal var påkallat från allmän synpunkt. I det lagstiftningsärendet anförde föredragande departementschefen – mot bakgrund av att patentintrång, liksom varumärkesintrång, stod nära de egentliga förmögenhetsbrotten – att övervägande skäl talade för att patentintrång borde läggas under allmänt åtal. Med hänvisning till att straffansvar torde aktualiseras endast i grövre och mera uppenbara fall begränsades åtalsrätten så att allmänt åtal endast fick väckas om detta av särskilda skäl var påkallat från allmän synpunkt (se prop. 1966:40 s. 205 f.) Motsvarande överväganden gjordes när det gällde åtalsrätten vid varumärkesintrång (se prop. 1966:40 s. 227).
I samband med de skärpningar av sanktionsreglerna i de immaterialrättsliga lagarna som gjordes år 1994 diskuterades också åtalsreglernas utformning (Ds 1993:24, prop. 1993/93:122, 1993/94:LU17). I den promemoria som hade utarbetats inom Justitiedepartementet föreslogs att kravet på särskilda skäl för åtal vid varumärkesintrång skulle avskaffas (Ds 1993:24 s. 52 f.).
Några näringslivsorganisationer kritiserade promemorians förslag som alltför restriktivt, medan en majoritet av remissinstanserna lämnade förslaget utan erinran. Riksåklagaren avstyrkte dock förslaget samt anförde att det skulle kräva ökade resurser (i form av tre årsarbetskrafter) till åklagarmyndigheterna.
Regeringen framhöll i propositionen att de senaste årens utveckling mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som var skyddade genom industriella rättigheter hade gjort det alltmer angeläget att också kunna utnyttja de straffrättsliga sanktionerna för att komma åt dessa olovliga förfaranden. Regeringen anförde därvid att det var ett allmänt intresse att intrång som begicks i stor omfattning eller avsåg betydande värden kunde beivras straffrättsligt. Vidare anförde regeringen att olovlig kopiering på helt affärsmässiga grunder ansågs särskilt klandervärd i de internationella strävanden som gick ut på att stärka de immaterialrättsliga skyddssystemen samt att den åtalsprövningspraxis som hade vuxit fram i Sverige vid en internationell jämförelse tedde sig så sträng att den uppfattades som att allmänt åtal för intrång i industriella rättigheterna aldrig skulle ske. Regeringen stannade emellertid för att inte föreslå någon ändring i åtalsreglerna inom immaterialrätten med hänvisning till det då rådande statsfinansiella läget. Se prop. 1993/94:122 s. 57 f.
Behovet av ändring
Utvecklingen mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som är skyddade genom industriella rättigheter har inte brutits. Varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör alltjämt ett stort och växande problem för världsindustrin. Angående begreppen varumärkesförfalskning och pirattillverkade varor, se bl.a. Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt.
Enligt en uppskattning utgörs ca 5–7 procent av den totala världshandeln av varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor, vilket motsvarar 200–300 miljarder euro per år (se Countering Counterfeiting. A Guide to Protecting & Enforcing Intellectual Property Rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, Internationella handelskammaren, 1997).
I olika sammanhang har betydelsen av effektiva åtgärder mot intrång i de immateriella rättigheterna framhållits. Europeiska gemenskapernas kommission har som tidigare nämnts (avsnitt 8.8.2) lagt fram en grönbok angående varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. I grönboken
behandlas bl.a. betydelsen av straffrättsliga sanktioner. Och inom EU pågår som nämnts för närvarande ett uppföljningsarbete till kommissionens grönbok.
Det finns mot denna bakgrund anledning att överväga en ändring av åtalsregeln vid varumärkesintrång.
Förslag: Om någon begår varumärkesintrång skall åklagaren
väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Det skall alltså inte längre krävas att åtal är påkallat av särskilda skäl.
Skälen för förslaget: Reglerna om åtalsprövning på det industriella
rättsskyddets område medför normalt en mycket stor restriktivitet vid åtalsprövningen. Det innebär i praktiken att åklagare endast i undantagsfall väcker åtal för brott som består i intrång i industriella rättigheter. Det medför i sin tur att straff för närvarande inte är någon effektiv sanktion mot t.ex. varumärkesintrång.
Med hänsyn till den utveckling som ägt rum är det enligt kommitténs mening angeläget att reglerna om åtalsprövning ändras. Den reglering som ligger närmast till hands är den som föreslogs i det ovan nämnda lagstiftningsärendet, dvs. att kravet på särskilda skäl vid åtalsprövningen avskaffas. Det innebär att regleringen i detta avseende skulle utformas i nära överensstämmelse med den som finns inom upphovsrätten, låt vara att det där inte finns något ovillkorligt krav på att målsäganden anmäler brottet till åtal.
Kommittén förslår alltså att åtalsprövningen vid varumärkesintrång skall ske mot bakgrund av om åtal är påkallat från allmän synpunkt.
8.8.4. Förbud mot användning av vilseledande varukännetecken
Nuvarande ordning
I VmL finns två olika bestämmelser som omfattar förbud mot användning av varukännetecken, dels en bestämmelse om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken (35 § VmL) och dels en bestämmelse om förbud mot fortsatt intrång i ensamrätten till ett varukännetecken (37 a § VmL). Beslut om förbud med stöd av dessa bestämmelser kan förenas med vite.
Av förarbetena till VmL framgår att den särskilda bestämmelsen om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken tillskapades bl.a. för att den reglering om illojal reklam som fanns i dåvarande lagen om illojal konkurrens ansågs otillräcklig, se SOU 1958:10 s. 326. Varumärkes- och firmautredningen framhöll bl.a. att en förutsättning för ingripande med stöd av lagen om illojal konkurrens var att en oriktig uppgift om illojal reklam var ägnad att framkalla uppfattningen om ett fördelaktigt anbud och att den lämnats i uppenbar strid mot god affärssed.
Bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken tar enligt sin lydelse sikte på två olika situationer, dels den där ett kännetecken efter överlåtelse eller licensupplåtelse blir vilseledande i den nye ägarens eller licenstagarens hand (35 § 1 st. VmL), dels den där kännetecknet i sig är vilseledande eller innehavaren eller någon som har hans samtycke använder kännetecknet på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds (35 § 2 st. VmL). Talan om förbud får i dessa situationer väckas av åklagare samt av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet, inbegripet sammanslutningar av näringsidkare (35 § 3 st. VmL jämförd med 26 § VmF).
När det gäller bestämmelsen i första stycket konstaterade utredningen i specialmotiveringen endast att domstol – i den omfattning som var påkallad – skulle kunna förbjuda användning av ett kännetecken som blivit vilseledande i en ny innehavares eller licenstagares hand. Vad gäller bestämmelsen i andra stycket anförde utredningen att den riktade sig emot både mot användning av kännetecken som i och för sig var vilseledande oberoende av vem som använde dem och mot kännetecken som var vilseledande vid viss användning. Utredningen framhöll att vilseledandet i det senare fallet kunde bestå i att den som använde kännetecknet saknade de kvalifikationer som märket angav eller att han använde märket på ett sätt som var vilseledande, t.ex. genom att en viss detalj accentuerades och gjordes till en bärande beståndsdel i kännetecknet (se SOU 1958:10 s. 327 f.).
Utredningen framhöll att det inte var särskilt vanligt med vilseledande användning av varukännetecken samt att utredningen därför räknade med att bestämmelsen endast skulle tillämpas undantagsvis.
Behovet av ändring
Bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukännetecken har fört en undanskymd tillvaro. Kommittén har inte funnit något fall där bestämmelsen använts. Vid vilseledande användning av varukännetecken har i stället bestämmelserna i marknadsföringslagstiftningen tillämpats.
I MFL finns en i princip heltäckande reglering av marknadsföringen av varor och tjänster och andra nyttigheter, inbegripet bestämmelser om vilseledande användning av varukännetecken. Utöver en generalklausul mot otillbörlig marknadsföring (4 § MFL) innehåller lagen bl.a. särskilda bestämmelser om vilseledande reklam (6 § MFL) och vilseledande efterbildningar (8 § MFL) samt bestämmelser om jämförande reklam (8 a § MFL). I lagen finns olika slags sanktioner, bl.a. förbud mot fortsatt marknadsföring av visst slag (14 § MFL). Förbud kan förenas med vite och kan också meddelas genom interimistiska beslut (19 och 20 §§ MFL).
Det råder ingen tvekan om att bestämmelserna i MFL är tillämpliga på de fall som den särskilda bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukännetecken avser. Det finns därför anledning att överväga om det behövs särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken i varumärkeslagstiftningen.
Bedömning: Någon särskild bestämmelse om förbud mot
vilseledande användning av varukännetecken bör inte finnas i en ny varumärkeslag.
Skälen för bedömningen: Det är naturligt att skyddet för den
ensamrätt som kan förvärvas enligt den varumärkesrättsliga lagstiftningen också regleras i denna lagstiftning. Bestämmelserna om sanktioner mot intrång i ensamrätten till varukännetecken bör därför finnas i varumärkeslagstiftningen. I denna lagstiftning bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om förbud mot användning av tecken som innebär varumärkesintrång. Vidare bör denna lagstiftning spegla det skydd som finns i annan lagstiftning mot att rättigheter som skyddas där obehörigen används som varukännetecken. I varumärkeslagstiftningen bör, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 8.4.4), t.ex. finnas ett skydd mot
registrering av varumärken som innehåller egenartade efternamn som är skyddade enligt NamnL.
Däremot bör det enligt kommitténs mening i varumärkeslagstiftningen inte finnas sanktioner eller skydd för rättigheter eller intressen som på ett naturligare sätt effektivt och heltäckande regleras i annan lagstiftning. Konsumenternas och näringslivets intresse av att varukännetecken inte används på ett vilseledande sätt hör till de intressen som lämpligen helt och hållet kan tillgodoses med regler i marknadsföringslagstiftningen. Några särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken bör följaktligen inte tas in i en ny varumärkeslag. En annan sak är att det även i fortsättningen måste finnas bestämmelser i varumärkeslagstiftningen med förbud mot registrering av vilseledande varumärken (jfr artikel 3.1 g i varumärkesdirektivet).
8.9. Användning av varukännetecken på Internet
8.9.1. Allmänt
Den tekniska utvecklingen har, som tidigare framhållits (avsnitt 4.2) haft stor betydelse för användningen av kännetecken. Det gäller kanske framför allt de möjligheter som nu finns att använda olika kännetecken vid marknadsföring på Internet. I det följande berörs skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. Vad som sägs om varukännetecken gäller i allt väsentligt också näringskännetecken.
8.9.2. Nuvarande ordning och behovet av ändring
Av varumärkesrättens territoriella begränsning följer att identiska eller liknande varukännetecken (som avser varor av samma eller liknande slag) kan vara skyddade för olika innehavare i olika länder (eller regioner) i enlighet med den lagstiftning som gäller i varje enskilt land (eller region). Det är för övrigt inte helt ovanligt att identiska eller liknande varukännetecken används för identiska eller liknande varor i olika länder. Denna ordning fungerar så länge som ett sådant varukännetecken inte används där ett annat identiskt eller liknande kännetecken är skyddat för varor av samma eller liknande slag (här bortses från det utökade skydd som kan tillkomma välkända varukännetecken).
Vid användning av varukännetecken i mer traditionell marknadsföring är det normalt inte några problem med att begränsa användningen av ett kännetecken till ett visst land. Användningen kan därigenom avgränsas så att den inte leder till intrång i någon annans rätt till ett kännetecken. Annonsering i tidningar och tidskrifter kan t.ex. vanligen begränsas till ett visst land. Även användningen av varukännetecken i TV-reklam kan i många fall begränsas till ett visst territorium. Men vid användning av varukännetecken på Internet finns det för närvarande inte några tekniska möjligheter att styra användningen till ett visst land. Det framstår också som osäkert när användningen av varukännetecken på Internet kan kontrolleras i detta avseende. Ett kännetecken som används på Internet, t.ex. i marknadsföring på en webb-plats, blir därför normalt på en gång tillgängligt i hela världen.
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar användningen av varumärken på Internet. Men de nationella reglerna om ensamrättens omfattning och om sanktioner är naturligtvis tillämpliga även på denna användning. Det säger sig självt att det finns en stor risk att användningen av ett varukännetecken på Internet bedömd enligt nationella regler kan utgöra intrång i en nationellt skyddad rätt. Med tillämpning av nationell rätt kan en innehavare av ett nationellt skyddat varukännetecken i sådana fall utverka ett förbud för andra att på Internet använda identiska eller liknande märken för varor av samma eller liknande slag. Det kan förenklat uttryckt sägas innebära att ”alla kan stoppa alla” och att således ingen kan använda ett varukännetecken på Internet som också är skyddat för någon annan. En annan sak är att det kan vara svårt för den som utverkat ett sådant förbud mot användning av ett annat varukännetecken att få beslutet verkställt. Mot den angivna bakgrunden finns det således ett behov av en reglering som överbryggar de motsättningar som finns mellan varumärkesrättens nationella karaktär och Internets globala räckvidd.
8.9.3. Bedömning
Bedömning: Det bör för närvarande inte införas några särskilda
bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet.
Skälen för bedömningen: Inom WIPO:s ständiga kommitté för
varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar (Standing Committee on the law on Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT) pågår för närvarande ett arbete som är inriktat på att finna en lösning som innebär att i och för sig förväxlingsbara kännetecken kan samexistera vid användning på Internet. En grundläggande tanke i detta arbete kan sägas vara att den som i god tro använder ett varukännetecken på Internet skall ha rimliga möjligheter att fortsätta med detta även om det uppstår en kollision med någon annans skyddade kännetecken. Angående det förslag som för närvarande (i mars 2001) föreligger, se SCT/6/2, Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet.
Det är ännu inte klart när arbetet i SCT kan komma att avslutas eller vilket slags dokument som arbetet kan komma att utmynna i. En förhoppning är dock att arbetet skall kunna avslutas under våren 2001. Och det är tänkbart att arbetet kan utmynna i en gemensam rekommendation om skydd för varumärken och andra industriella kännetecken vid användning på Internet, dvs. ett dokument av ungefär samma slag som WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken, se avsnitt 6.3.1.
I detta sammanhang bör också nämnas att det inom ramen för Haag-konferensen angående internationell privaträtt pågår ett arbete på en internationell konvention om jurisdiktion och verkställighet av avgöranden angående civila och kommersiella rättigheter (se Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters). Arbetet syftar till att skapa regler som begränsar antalet domstolar som har domsrätt i privaträttsliga tvister samt regler som förenklar och skyndar på verkställigheten av domar. En sådan konvention kan få betydelse för bl.a. tvister angående användningen av varukännetecken på Internet. Arbetet på denna konvention beräknas kunna avslutas i slutet av år 2001 eller i början av år 2002.
Det ligger i sakens natur att en reglering av skyddet för varukännetecken vid användning på Internet måste vara världsomspännande för att kunna fungera på ett effektivt sätt. Det är därför inte meningsfullt att närmare överväga en reglering på det nationella planet innan det står klart vilka principer som kommer att gälla på det internationella planet. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska
kommittén har det mot denna bakgrund rått enighet om att det är lämpligt att invänta det arbete som för närvarande pågår inom bl.a. WIPO. Det bör således inte för närvarande införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet.
9. Ändringar i firmalagen
9.1. Allmänt om firma
9.1.1. Firmans funktion m.m.
En firma är som nämnts den (fullständiga) benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § 1 st. FL). Firman är med andra ord ett kännetecken för den verksamhet som den avser. Men den är inte bara ett kännetecken för verksamheten som sådan. Den individualiserar också den helhet som ett företag utgör, både företaget med dess verksamhet – organisation, byggnader, lokaler, maskiner m.m. – och ”yttringar av dess verksamhet” i form av varor och tjänster. Firman är därigenom även ägnad att fungera som varukännetecken. Det är också vanligt att företag använder sin firma som varumärke eller annat kännetecken för sina varor och tjänster. Aktiebolaget Volvo använder t.ex. sin firmadominant både som ett kännetecken för sin verksamhet och för de bilar m.m. som företaget tillverkar och säljer. Se vidare avsnitt 9.4.
En näringsidkare får i princip inte använda mer än en firma för samma verksamhet (enhetsprincipen). Däremot finns det inte något hinder mot att en och samma näringsidkare bedriver flera verksamheter under samma firma eller under olika firmor. En fysisk person som är näringsidkare kan bedriva olika verksamheter under olika (huvud)firmor. Detsamma gäller emellertid inte för en juridisk person vars namn sammanfaller med firman. Det innebär t.ex. att ett aktiebolags huvudfirma – som sammanfaller med rättssubjektets namn – alltid avser hela den verksamhet som bolaget bedriver. Av enhetsprincipen följer därför att bolaget inte kan bedriva flera verksamheter under olika huvudfirmor. Både fysiska och juridiska personer som är näringsidkare kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma (1 § 1 st. FL). Möjligheten att använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från principen om firmans enhet. Av enhetsprincipen följer att en bifirma inte
får avse hela verksamheten. Den bör inte heller avse en så stor del av verksamheten att den framstår som en parallell till huvudfirman. Angående firmans enhet, se vidare SOU 1967:35 s. 145 och s. 151 f. samt prop. 1974:4 s. 167.
En näringsidkare kan också använda ett s.k. sekundärt kännetecken för vissa av firmans funktioner (1 § 2 st. FL). Sekundära kännetecken kan vara av många olika slag och bestå av t.ex. firmaförkortningar eller firmadominanter, särskilda benämningar på verksamhetsställen, speciell utformning av verksamhetslokaler eller anställdas klädsel, slagord, samt kännetecken av utstyrselbetonad eller akustisk karaktär. De sekundära kännetecknen används i än högre grad än huvudfirma och bifirma på ungefär samma sätt som varukännetecken. AB Nordiska Kompaniet använder t.ex. sin firmaförkortning NK både som näringskännetecken och varukännetecken.
Firmor, bifirmor och sekundära kännetecken är i känneteckensrättslig mening en särskild grupp och kallas gemensamt näringskännetecken (1 § 3 st. FL).
I många fall är, som nyss nämnts, firman också namn på det rättssubjekt som bedriver verksamheten. Firman har därför en viktig uppgift som individualiseringsmedel på det privaträttsliga och offentligrättsliga planet där den identifierar bäraren i olika sammanhang, t.ex. som part i ett avtal eller som part i en rättegång. En fysisk person kan t.ex. använda sitt namn som firma, men han kan också välja att använda en särskild firma för sin näringsverksamhet. På ungefär samma sätt förhåller det sig med ideella föreningar och stiftelser; i den mån de bedriver näringsverksamhet kan de göra det under sitt namn eller välja att använda en särskild firma. När det gäller aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är dock huvudfirman alltid också namnet på själva rättssubjektet.
9.1.2. Ensamrättens uppkomst
Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller ej, se SOU 1967:35 s. 150 och prop. 1974:4 s. 166. Ensamrätt till en firma (inbegripet bifirma) kan, på ungefär samma sätt som ensamrätt till ett varumärke, förvärvas genom registrering eller
inarbetning (2 § 1 st. FL). Ensamrätt till ett sekundärt kännetecken kan endast förvärvas genom inarbetning (2 § 1 st. FL). Härutöver har näringsidkare – oberoende av registrering eller inarbetning – enligt FL ett skydd för sitt släktnamn som naturligt näringskännetecken och ett (potentiellt) skydd för sådana varukännetecken som han har ensamrätt till (5 § FL). Skyddet för släktnamn och varukännetecken enligt FL innebär att ingen annan får använda släktnamnet eller varukännetecknet som näringskännetecken.
I FL finns vissa grundläggande bestämmelser om registrering av firma (9–12 §§ FL). Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. Firma registreras i olika register beroende på vilket rättssubjekt som firman avser. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som utövar näringsverksamhet samt deras firmor registreras i handelsregistret (2 § HrL). Även bolagsmän i enkla bolag registreras i handelsregistret, men någon firma får inte registreras för verksamheten (2 § 3 st. 1 HrL). Aktiebolags firmor registreras i aktiebolagsregistret (18 kap. 1 § ABL). Ekonomiska föreningars firmor registreras i föreningsregistret (15 kap. 1 § FörenL). Och stiftelser registreras i stiftelseregistret (10 kap. 1 § StiftelseL). Patentverket sköter registreringen av alla de nu nämnda firmorna utom dem som avser stiftelser. När det gäller stiftelser är länsstyrelsen registreringsmyndighet, normalt länsstyrelsen i det län där stiftelsen har sitt säte. Även andra myndigheter sköter registrering av firmor, t.ex. Finansinspektionen som registrerar bl.a. bankers och försäkringsbolags firmor, se 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) och 1 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713). Patentverket skall emellertid ta över Finansinspektionens registeransvar för banker och försäkringsbolag med verkan från och med den 1 januari 2002 (se bl.a. SFS 2000:818 och 2000:844 samt prop. 1999/2000:131).
Ensamrätten till en firma på grund av registrering gäller inom det område som registret avser. För t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller registreringen i hela landet. För enskilda näringsidkare och handelsbolag gäller registreringen i det län som registreringen avser.
En firma kan, på ungefär samma sätt som ett varumärke, registreras om det inte finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. De absoluta registreringshindren består av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga (9 § FL) samt hänsyn till
allmänna intressen (10 § 1 st. 1–3 FL). De relativa hindren består av äldre ensamrätter och andra enskilda hänsyn (10 § 1 st. 4–8 FL).
En första förutsättning för att en firma skall kunna registreras är enligt FL att den uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, dvs. firman skall kunna fungera som ett namn på verksamheten och kunna förbehållas en enskild näringsidkare utan olägenhet för andra näringsidkare. Det innebär bl.a. att verksamhetsord och allmänna benämningar på varor inte utan vidare uppfyller kravet på särskiljningsförmåga (9 § 2 st. FL). I praktiken ställs dock inte alls samma krav på särskiljningsförmågan hos firmor som hos varumärken. Det är därför inte ovanligt att firmor i känneteckensrättslig mening är beskrivande. Vidare skall vid bedömning av om en firma har erforderlig särskiljningsförmåga, på motsvarande sätt som enligt VmL, hänsyn tas till den tid och den omfattning som firman varit i bruk (9 § 2 st. FL). En firma som enbart består av ett verksamhetsord kan alltså genom användning förvärva tillräcklig särskiljningsförmåga. På ungefär samma sätt som när det gäller beskrivande varumärken fordras därvid att firman genom användning förvärvar en sekundärbetydelse som kännetecken, jfr avsnitt 5.7.2. Angående kravet på särskiljningsförmåga, se vidare Eric W. Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998 s. 70 f.
De hinder mot registrering av firma som ställts upp av hänsyn till allmänna intressen motsvarar i sak dem som hindrar registrering av varumärken (jfr 14 § 1 st. 1–3 VmL). En firma får inte registreras om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning (10 § 1 st. 1 FL), om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte obehörigen får användas som firma eller något som lätt kan förväxlas med en sådan benämning (10 § 1 st. 2 FL) eller om firman är ägnad att vilseleda allmänheten (10 § 1 st. 3 FL).
Skyldigheten att ange verksamhetsbeskrivning regleras inte i FL utan i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett aktiebolag skall t.ex. i sin bolagsordning ange ”föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art” (2 kap. 4 § 1 st. 3 ABL). Verksamhetens art skall anges med viss precision, t.ex. genom hänvisning till en viss bransch. Det ställs emellertid inte några större krav på utformningen av beskrivningen, se avsnitt 9.6. Vidare är det möjligt att i princip när som helst ändra verksamhetsbeskrivningen. Det finns emellertid i FL inte något stöd för att i samband med en sådan ändring göra en
ny prövning av registrerbarheten, se RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7).
Det sätt på vilket ett aktiebolag beskriver sin verksamhet har betydelse i flera olika avseenden. Ur känneteckensrättslig synvinkel har beskrivningen betydelse för firmans skyddsomfång (3 § 1 st. och 6 § 1 st. FL). Verksamhetsbeskrivningen har i detta avseende ungefär samma betydelse för firmans skyddsomfång som varuförteckningen har för ett varumärkes skyddsomfång. I associationsrättsligt hänseende har verksamhetsbeskrivningen betydelse både för rättsförhållandena mellan dem som är verksamma i bolaget, såsom bolagsorganens befogenhet och behörighet, och för bolagets förhållande till tredje man, se vidare avsnitt 9.6.
Branschbegreppet inom firmarätten är av hävd elastiskt och det är inte alltid möjligt att definitionsmässigt ange vilka verksamheter eller kombinationer av verksamheter som hör till vissa branscher.
Vid bedömningen av sådana branschfrågor måste man därför ta hänsyn till den speciella karaktären hos varje verksamhetsgren och till det sätt på vilket branschen utvecklas. Angående branschbegreppet, se SOU 1967:35 s. 188 f. och prop. 1974:4 s. 179 och 207.
I den associationsrättsliga lagstiftningen finns också regler med vissa krav på firman som sådan för att den skall kunna registreras. Ett krav enligt såväl ABL, HrL som FörenL är att en firma måste tydligt skilja sig från tidigare registrerad firma som fortfarande består (se 16 kap. 1 § 2 st. ABL, 7 § HrL och 14 kap 1 st. FörenL). Dessa bestämmelser har närmast karaktär av ordningsföreskrifter som tillkommit för att hindra att olika näringsidkare blandas samman vid handhavandet av registret. I praktiken innebär dessa krav endast små krav på olikhet mellan firmorna. Ur associationsrättslig synvinkel torde det i de allra flesta fall vara tillräckligt att en firma inte är identisk med en äldre registrerad firma.
De olika registreringsmyndigheterna granskar ex officio om förutsättningarna för registrering av en sökt firma är uppfyllda. Granskningen av om det finns några formella eller absoluta hinder mot registrering görs manuellt. Däremot görs granskningen av om det finns några relativa hinder mot registrering i stor utsträckning med hjälp av databaserade likhetsgranskningssystem.
Avslår registreringsmyndigheten en ansökan om registrering kan sökanden överklaga beslutet. Exempelvis överklagas Patentverkets beslut om firmaregistrering till Länsrätten i Västernorrlands län
(18 kap 7 § 3 st. ABL, 21 § 1 st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. FörenL samt 14 § 1 och 2 st. lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar). Länsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall, men det krävs prövningstillstånd.
När Patentverket registrerar en firma kungörs detta i Post- och Inrikes Tidningar. Till skillnad mot vad som gäller vid registrering av varumärken finns inte något invändningsförfarande. Den som vill angripa registreringen är i stället hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om upphävande av registreringen.
Ett näringskännetecken uppfyller kraven för inarbetning om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § 3 st. FL). Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som inarbetningsregeln i 2 § VmL och bör så långt möjligt tillämpas på överensstämmande sätt, jfr avsnitt 5.7.3. Ett inarbetat näringskännetecken har, liksom ett inarbetat varukännetecken, skydd inom det område där inarbetningen består. I kravet på kännedom om firman som kännetecken ligger att firman har tillräcklig särskiljningsförmåga. Angående inarbetning av firma, se Eric W. Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 33 f.
Den som är näringsidkare har också skydd för sitt släktnamn som naturligt näringskännetecken. En enskild näringsidkare har en uttrycklig rätt att använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om detta inte är ägnat att framkalla förväxling med någon annans skyddade närings- eller varukännetecken (4 § 1 st. FL). En förutsättning för rätten att använda släktnamnet som näringskännetecken är att den bakomliggande namnrätten enligt namnlagen består. Däremot fordras alltså varken att namnet är registrerat eller inarbetat som näringskännetecken. Den rätt som näringsidkaren enligt denna bestämmelse har att använda sitt släktnamn som näringskännetecken är dock inte en positiv ensamrätt. Även andra näringsidkare som har en rätt till släktnamnet enligt namnlagen får därför använda namnet som näringskännetecken, så länge det inte är ägnat att framkalla förväxling. I rekvisitet ”ägnat att framkalla förväxling” ligger, i motsats till rekvisitet ”förväxlingsbart”, inte något krav på bransch- eller varuslagslikhet. Det kan därför närmast jämföras med uttrycket ”ägnat att uppfattas som” i 14 § första stycket 4 VmL. Det fordras normalt en större grad av likhet mellan ett släktnamn och andra kännetecken för att rekvisitet ”ägnat att framkalla förväxling” skall vara uppfyllt, än för att rekvisitet ”förväxlingsbart” skall vara uppfyllt.
En näringsidkare som faktiskt använder sitt släktnamn som näringskännetecken har ett skydd mot att någon annan inom samma geografiska område använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med namnet (4 § 2 st. FL). I begreppet näringsidkare ligger att personen i fråga bedriver verksamhet; upphör personen med verksamheten är han alltså inte längre näringsidkare. Den som är näringsidkare och som använder sitt släktnamn som kännetecken för sin verksamhet använder således namnet som näringskännetecken. Det allmänna kravet på särskiljningsförmåga gäller även när släktnamn används som näringskännetecken. En näringsidkare som använder namnet som näringskännetecken kan på samma sätt som den som har en ensamrätt på grund av registrering eller inarbetning utverka förbud för den som använder ett med namnet förväxlingsbart kännetecken inom det aktuella området. Namnet kan också utgöra grund för övriga rättsföljder som ensamrätten till ett näringskännetecken ger.
Inom det geografiska område där en näringsidkare har skydd för ett näringskännetecken genom registrering eller inarbetning har han också ett potentiellt skydd för sitt släktnamn och sitt skyddade ”varumärke” (5 § FL). Detta skydd för namnet gäller oavsett om näringsidkaren använder namnet som näringskännetecken eller ej.
Varumärkes- och firmautredningens förslag till firmalag innehöll inte något uttryckligt skydd för näringsidkarens varumärke. Utredningen anförde att man inte hade kunnat påvisa något praktiskt exempel då ett ordmärke använts som firma utan att det samtidigt kommit till någon slags användning som varukännetecken. Enligt utredningens mening fanns det därför inte något behov av ett särskilt skydd i FL, eftersom bestämmelsen i 3 § andra stycket VmL då var tillämplig. Under remissbehandlingen gjordes det emellertid gällande att det fanns fall i vilka ett ordmärke användes enbart som firma. I propositionen föreslog därför departementschefen att det borde införas en särskild bestämmelse om skydd för varumärke i FL. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1967:35 s. 172 f. och prop. 1974:4 s. 170.
Det särskilda skyddet enligt 5 § FL avser enligt bestämmelsens lydelse näringsidkarens släktnamn eller ”skyddade varumärke”. Med hänsyn till bestämmelsens syfte måste den enligt kommitténs mening anses ta sikte inte bara på registrerade varumärken, utan även inarbetade varukännetecken.
Inom det område där näringsidkaren har skydd för ett näringskännetecken får i princip inte någon annan använda ett näringskän-
netecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller varukännetecken. En näringsidkare kan alltså med stöd av denna bestämmelse hindra andra från att obehörigen som näringskännetecken använda ett med hans släktnamn förväxlingsbart släktnamn eller annat kännetecken. Enligt bestämmelsens lydelse avser skyddet endast obehörig användning. Det innebär bl.a. att en näringsidkare som i och för sig har ett skydd för sitt släktnamn ändå inte med stöd av denna bestämmelse kan hindra en annan från att använda ett släktnamn som är förväxlingsbart med hans släktnamn, om den andre också har en rätt till sitt släktnamn enligt namnlagen. Om näringsidkaren själv använder sitt släktnamn som näringskännetecken kan han dock hindra användningen enligt 4 § andra stycket FL. Bestämmelsen i 5 § FL svarar mot 3 § andra stycket VmL, som ger en näringsidkare ett skydd mot att hans släktnamn och firma (och adress) obehörigen används som varukännetecken. Dessa bestämmelser innehåller den konstruktion som brukar beskrivas som det korsvisa skyddet. Jfr NJA 1990 s. 469 (Silva Miljö AB ? SILVA) och NJA 1992 s. 633 (Bakis & Skakis ? FRISKIS & SVETTIS), vilka dock avser bestämmelserna i deras lydelse före genomförandet av varumärkesdirektivet.
9.1.3. Ensamrättens omfattning
Ensamrätten till en firma enligt FL innebär ett skydd mot att något annat kännetecken används som näringskännetecken (3–5 §§ FL). Skyddet för en firma mot att ett annat kännetecken används som varukännetecken finns i den varumärkesrättsliga lagstiftningen (4 § VmL). Med hänsyn till att ett kännetecken kan användas både som näringskännetecken och varukännetecken kan både FL:s och VmL:s bestämmelser vara tillämpliga i en intrångssituation.
Ensamrätten till en registrerad firma innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för sin verksamhet inom det geografiska område för vilket firman är registrerad, om det inte visas att innehavaren inte kan lida någon skada av användningen (3 § 1 st. FL). Bestämmelsen är alltså utformad som en presumtionsregel som ger skydd inom ett viss område så länge den som använder ett yngre näringskännetecken inte bevisar att innehavaren av den äldre firman inte lider någon skada genom användningen av det yngre kännetecknet. Ensamrätten på grund av registrering gäller inom olika områden beroende
på vilket rättssubjekt det är fråga om. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar åtnjuter skydd för sin firma inom det eller de län där rättssubjektet är registrerat. På motsvarande sätt har stiftelser skydd för sin firma inom det län där stiftelsen är registrerad. Aktiebolag och ekonomiska föreningar har däremot på grund av registrering skydd för sin firma i hela landet.
Ensamrätten till en inarbetad firma innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för sin verksamhet inom det geografiska område där inarbetningen består (3 § 2 st. FL). Till skillnad från vad som gäller i fråga om registrerade firmor är det i fråga om inarbetade firmor inte möjligt att motbevisa att innehavaren av den äldre firman inte lider någon skada genom användningen av ett yngre näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.
När det gäller förväxlingsbedömningen skall den i princip göras på samma sätt inom firmarätten som inom varumärkesrätten. Ett yngre kännetecken är enligt huvudregeln förväxlingsbart med ett äldre näringskännetecken om det råder en likhet mellan firmorna (firmalikhet) och de avser verksamhet av samma eller liknande slag (branschlikhet)(6 § 1 st. FL). Angående praxis, se Eric W. Essén, Firmarätt, 3 uppl., 1998, s. 47 f.
Ett yngre kännetecken kan vidare vara förväxlingsbart med ett äldre näringskännetecken även om kännetecknen avser verksamhet av olika slag. Ett skydd utanför branschgränserna finns om det äldre kännetecknet är väl ansett och användningen av det yngre kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § 2 st. FL). Angående det utökade skyddet för firma, se vidare Eric W. Essén, Firmarätt, 3 uppl., 1998, s. 47 f.
Kollisioner mellan varumärken och firmor
En utgångspunkt för lagstiftaren har varit att bedömningen av frågor om förväxlingsbarhet mellan ett varumärke och en firma så långt möjligt bör göras på samma sätt som bedömningen av frågor om förväxlingsbarhet mellan ett yngre och ett äldre varumärke, dvs. som en känneteckensrättslig bedömning. Ett varumärke skall alltså enligt huvudregeln anses vara förväxlingsbart med en äldre firma, om märket är identiskt med eller liknar firman och märket avser varor eller tjänster med anknytning till den bransch där
firman används, inbegripet att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av firman. Det som här sägs om varumärke och firma gäller också andra varu- och näringskännetecken.
Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning av likheten mellan kännetecknen och anknytningen mellan de varor och tjänster som märket avser och den bransch där firman används, varvid kravet på likhet mellan kännetecknen är mindre om anknytningen mellan varor och tjänster och aktuell bransch är stor och vice versa. Vid denna helhetsbedömning skall hänsyn tas till alla i sammanhanget relevanta omständigheter. Av särskild betydelse är emellertid hur stor ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga det äldre kännetecknet har; ju större särskiljningsförmåga det äldre kännetecknet har desto större är dess skyddsomfång.
Vid bedömning av likheten mellan ett näringskännetecken och ett varukännetecken bör, på samma sätt som vid bedömningen av likheten mellan två varukännetecken, huvudvikten läggas vid kännetecknens distinktiva delar. I den praktiska tillämpningen tar man emellertid inte alltid tillräcklig hänsyn till att många firmor har svag särskiljningsförmåga, se avsnitt 9.5. Vid bedömning enligt VmL av om ett varumärke är förväxlingsbart med en beskrivande firma tillerkänns firman därför ofta ett större skyddsomfång än vad som är motiverat med hänsyn till dess särskiljningsförmåga.
Av betydelse vid likhetsbedömningen är i första hand de synintryck och de hörselintryck som kännetecknen ger. Men också kännetecknens begreppsmässiga innehåll eller föreställningsinnehåll är av betydelse. Vidare måste hänsyn tas till att en konsument i allmänhet inte har möjlighet att samtidigt jämföra två kännetecken. Och vid bedömning av likheten mellan de varor och tjänster som ett märke avser och den verksamhet ett företag bedriver under sin firma är det i första hand av betydelse om företaget i sin rörelse tar befattning med sådana varor eller tjänster som märket avser, jfr SOU 1958:10 s. 286. Av betydelse är också om en bransch av hävd också omfattar andra varuslag än dem som firmahavaren tar befattning med, jfr Eric W. Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 54 f.
Ett näringskännetecken som är väl ansett har ett utökat skydd också mot användning av yngre varukännetecken om innehavaren av det yngre kännetecknet genom användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller om användningen skulle vara till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende
(6 § 2 st. FL). Vad kommittén anfört om det utökade skyddet för varukännetecken gäller i allt väsentligt också i fråga om näringskännetecken, se kapitel 6.
Tidigaste rättsgrund m.m.
Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som har tidigast rättsgrund (7 § FL). Om innehavaren av ett äldre inarbetat kännetecken visar passivitet och inte inom rimlig tid vidtar åtgärder för att stoppa användningen av ett yngre förväxlingsbart kännetecken får rätten till det yngre kännetecknet bestå vid sidan av det äldre (8 § 1 st. FL). I sådana fall får domstol besluta att något av kännetecknen endast får användas på visst sätt (8 § 2 st. FL).
9.1.4. Sanktioner
Ensamrätten till en firma kan utgöra grund för samma rättsföljder som ensamrätten till ett varumärke, dvs. bl.a. vitesförbud (15 § FL), skadestånd (19 § FL) och straff (18 § FL).
9.1.5. Ensamrättens upphörande
Även när det gäller ensamrättens upphörande råder stor likhet mellan varumärke och firma. En skillnad är dock att registreringen av en firma i princip kan bestå under obegränsad tid. Den behöver alltså till skillnad från registreringen av ett varumärke inte förnyas. I de associationsrättsliga författningarna finns regler om avförande av firma, t.ex. om innehavaren begär det eller om den juridiska personen upplöses. Vidare kan registreringen av en firma upphävas av domstol på den grunden att registreringen skett i strid med FL eller någon annan författning om firma, att innehavaren upphört att vara näringsidkare, att firman förlorat sin särskiljningsförmåga, att den blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning, att den blivit vilseledande, eller att den inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman (16 § 1 och 2 st. 1–5 FL). Till skillnad mot vad som gäller i fråga om registrerade varumärken kan dock en firma inte hävas för viss verksamhet. Det innebär t.ex. att
registreringen av en firma kan bestå även för verksamheter som den inte används för, se vidare avsnitt 9.8.
Patentverket har vissa skyldigheter att ex officio verka för att rättssubjekt som är registrerade, men som inte bedriver någon näringsverksamhet, avförs ur respektive register (13 kap. 18 § ABL, 17 § HrL och 11 kap. 18 § FörenL). När registreringen av rättssubjektet avförs, upphör också rätten till firman (jfr 17 § FL).
9.2. Internationella förpliktelser
9.2.1. Allmänt
Firmarätten har inte varit föremål för internationell harmonisering på samma sätt som varumärkesrätten och övrig immaterialrätt. Bestämmelser av betydelse för utformningen av firmarätten finns emellertid i flera internationella rättsakter.
9.2.2. Internationella förpliktelser
Enligt artikel 8 i Pariskonventionen skall varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt utländsk firma, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller inte. Vidare skall, som tidigare nämnts, den som tillhör ett unionsland i övriga unionsländer åtnjuta de förmåner i fråga om den industriella äganderätten som varje land tillerkänner det egna landets medborgare (artikel 2). I Sverige har denna skyldighet att bereda skydd för utländsk firma ansetts uppfylld genom möjligheten att förvärva firmaskydd genom inarbetning, se SOU 1967:35 s. 166 f. och prop. 1974:4 s. 172 f.
Inom EU finns inte någon särskild reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller regleringen av vad som kan utgöra hinder mot registrering och förbud mot användning av varumärken.
Enligt artikel 4.4 b i varumärkesdirektivet kan en medlemsstat besluta att ett varumärke inte får registreras eller, om det redan är registrerat, att registreringen skall kunna upphävas, bl.a. på grund av rätten till andra tecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det fordras därvid att rätten till ett sådant tecken förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket
och att tecknet i fråga ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av märket.
I artikel 8.4 i varumärkesförordningen anges att ett gemenskapsvarumärke inte får registreras bl.a. om innehavaren av ett annat kännetecken än varumärke, som används i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning, gör invändning mot ansökan om registrering på grund av denna rättighet. Det fordras därvid att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 52.1 c i förordningen framgår att en gemenskapsregistrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 106.1 i förordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.
Av dessa bestämmelser följer alltså att medlemsstaterna får ha särskilda bestämmelser om skydd för firma i förhållande till registrerade varumärken.
9.2.3. Övrigt
I detta sammanhang bör också nämnas att artikel 5 i WIPOrekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken är av betydelse vid utformningen av firmarätten. Angående artikel 5 i WIPO-rekommendationen, se avsnitt 6.3.1.
9.3. Allmänt om behovet av ändring
En skillnad mellan firmarätten och varumärkesrätten är att firmarätten inte i samma omfattning som varumärkesrätten varit föremål för internationell harmonisering. Regleringen av firmarätten och dess förhållande till varumärkesrätten skiljer sig därför åt mellan olika länder. I många andra länder är dock firma- och varumärkesrätten, liksom i Sverige och övriga nordiska länder, reglerad i skilda lagar. I olika sammanhang har det emellertid gjorts gällande att alla bestämmelser som rör kännetecken bör samlas i en gemensam lagstiftning, se bl.a. SOU 1958:10 s. 301, Seve Ljungman i NIR 1974 s. 384 och Marianne Levin i NIR 1995 s. 516. Den huvudsakliga anledningen till detta är naturligtvis att de olika slagen av kännetecken har likartade funktioner på marknaden. Det gäller särskilt
varukännetecken och näringskännetecken. Men det gäller även t.ex. geografiska ursprungsbeteckningar av olika slag. En sådan samlad känneteckenslagstiftning finns i bl.a. Tyskland (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, som trädde i kraft den 25 juli 1996). I en samlad lagstiftning skulle också den känneteckensrättsliga ställningen för t.ex. domännamn och titlar på periodiska skrifter kunna regleras.
I sina direktiv till kommittén har dock regeringen närmast utgått ifrån att firmarätten och varumärkesrätten även i fortsättningen skall vara reglerade i skilda lagar, se bilaga 1. Och vid de inledande överläggningarna med de andra nordiska länderna framkom att det inte fanns intresse från alla länderna att arbeta för en samlad känneteckenslagstiftning. Kommittén har mot denna bakgrund inriktat sitt arbete på den övergripande uppgiften att försöka uppnå förslag till harmoniserade nordiska varumärkeslagar. Kommitténs arbete har emellertid visat att det skulle finnas fördelar med att reglera bl.a. varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag. Ett sådan reglering skulle dock få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka och skulle bryta den överensstämmelse som finns mellan de finska, norska och svenska förslagen till varumärkeslagar. På grund av det anförda innebär kommitténs förslag bl.a. att varumärkesrätten och firmarätten alltjämt skall vara reglerade i skilda lagar.
Kommitténs uppdrag är enligt direktiven i denna del att undersöka vilka samordningsbehov som finns och överväga hur en lämplig ordning kan uppnås. Regeringen har särskilt pekat på att det är möjligt att med hjälp av firmarätten kringgå det skärpta kravet på användning av registrerade varumärken.
På regeringens uppdrag har Patentverket övervägt och tagit fram förslag till vissa åtgärder som kan bidra till ett enklare och snabbare förfarande för registrering av firmor. I sin slutrapport till regeringen den 28 april 1999 har Patentverket bl.a. föreslagit att det införs en möjlighet till förhandsprövning av firma och att en firma som godkänts för registrering skall kunna reserveras för sökanden under en tid av två månader.
Patentverket har i sin rapport också anfört att det närmare bör övervägas om det är möjligt att slopa officialprövningen av relativa registreringshinder vid registreringen av firma. I anslutning till detta har verket också anfört att det finns skäl att överväga om det bör införas en möjlighet att häva en firmaregistrering i administrativ ordning. Vidare har verket framhållit att även ett par
andra frågor bör belysas. Den ena av dessa frågor är om det finns anledning att begränsa det firmarättsliga skyddet i tiden. Den andra är om det med anledning av Regeringsrättens avgörande i RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7) finns skäl att se över möjligheterna att göra en förnyad prövning vid ändring av t.ex. ett företags verksamhetsbeskrivning.
Regeringen har i dessa delar överlämnat Patentverkets rapport till kommittén för vidare överväganden. I det följande tar kommittén därför upp också dessa frågor.
Varukännetecken och näringskännetecken har formellt olika funktion: Näringskännetecken fungerar som kännetecken för en näringsidkares verksamhet, medan varukännetecken fungerar som kännetecken för varor och tjänster. I många fall skiljer sig dock firmans funktion bara i ringa grad från varumärkets. FL och VmL bygger ju också på att firman och varumärket har likartade funktioner.
Bestämmelserna om ensamrättens uppkomst och omfattning överensstämmer i allt väsentligt mellan VmL och FL. Av kommitténs redovisning av gällande rätt (avsnitt 9.1.2) framgår emellertid att den praktiska tillämpningen av dessa bestämmelser skiljer sig åt när det gäller registrerade varumärken och firmor. En skillnad är att kravet på särskiljningsförmåga är större för registrering av varumärken än för registrering av firmor. En annan skillnad är att kravet på precision när det gäller skyddets omfattning är större vid registrering av varumärken än vid registrering av firmor. I det följande belyser kommittén närmare de behov av ändringar som finns i dessa avseenden. Inledningsvis berör kommittén emellertid den övergripande frågan om det finns behov av ett särskilt skydd för firma som kännetecken.
En annan sak som bör uppmärksammas i detta sammanhang är att Patentverkets beslut i ärenden om registrering av varumärken och registrering av firma överklagas till olika domstolar. Patentverkets beslut i varumärkesärenden får överklagas till Patentbesvärsrätten, vars avgöranden kan överprövas i Regeringsrätten om prövningstillstånd meddelas. Besluten angående registrering av firma överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol. Det innebär, som tidigare nämnts, t.ex. att Patentverkets beslut om firmaregistrering överklagas till Länsrätten i Västernorrlands län. Ett beslut av länsrätt kan i sin tur överklagas till kammarrätt, men en överprövning där förutsätter prövningstillstånd. Kammarrättens
beslut kan på vanligt sätt överklagas till Regeringsrätten där en prövning kan ske om prövningstillstånd beviljas.
De överväganden som kan behöva göras när det gäller instansordningen har ett nära samband med de frågor som Utredningen om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12, dir. 1999:28) arbetar med. Utredningen skall enligt sina direktiv nämligen bl.a. se över ordningen för prövning av mål som handläggs i Patentbesvärsrätten samt av patentmål vid Stockholms tingsrätt. Utredningen om patentprocessen m.m. och Varumärkeskommittén har gemensamt kommit fram till att det ligger närmast till hands att utredningen ser över frågan om överklagande av Patentverkets beslut i varumärkes- och firmaärenden. Samma bedömning har gjorts när det gäller frågan om det finns anledning att lokalisera alla mål vid allmän domstol som rör varumärken och firma till ett gemensamt forum i första instans.
9.4. Behovet av ett särskilt skydd för firma som kännetecken
Bedömning: Det behövs ett särskilt känneteckensskydd för
firma.
Skälen för bedömningen: Mot bakgrund av de problem som
kommittén berört (avsnitt 9.3) när det gäller samspelet mellan skyddet för varumärken och skyddet för firma finns det anledning att ta upp frågan om det behövs ett särskilt skydd för firma som kännetecken. Frågan är alltså om firman fyller någon funktion som kännetecken för ett företags verksamhet i sig och som inte kan skyddas av egentliga varukännetecken.
Liksom tidigare är det vanligt att företag använder sin firma som enda kännetecken, både för verksamheten som sådan och för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Det gäller i hög grad små och medelstora företag som tillhandahåller tjänster, där verksamheten i inskränkt mening utgörs av de tjänster som företaget producerar. Hit hör bl.a. företag som sysslar med reparationer och service av olika slag, t.ex. bilreparationer, kemtvätt m.m. Men det gäller också tillverkande företag, även om det inte finns samma nära koppling mellan företagets verksamhet och de produkter som företaget tillverkar. Exempelvis använder snickerier ofta sin firma som kännetecken för de varor som de tillverkar.
Många företag använder emellertid inte sin firma i marknadsföringen av sina varor och tjänster utan använder i stället ett eller flera varukännetecken. Vissa företag som tillverkar och säljer snabbrörliga konsumentprodukter använder t.ex. ofta olika varumärken för varje produkt. Ett sådant företag är Unilever som inte använder sin firmadominant Unilever som varukännetecken, utan olika varukännetecken som t.ex. SUN och VIA. Grossistföretag tillhandahöll tidigare nästan uteslutande varor under andras varukännetecken. Nu använder många sådana företag också egna varumärken för olika varuslag. Köpmannakooperativet ICA använder t.ex. varumärkena ICA-handlarnas och SKONA. Och konsumentkooperativet KF använder bl.a. de egna varumärkena SIGNUM och ÄNGLAMARK. Även detaljhandelsföretag använder ibland särskilda varukännetecken för olika varor. Härutöver finns givetvis också företag som använder både sin firma och särskilda varukännetecken för de varor och tjänster som de tillhandahåller.
Även om firman inte används i marknadsföringen av de varor och tjänster som företaget tillhandahåller kan den som kännetecken för rörelsen ha ett stort goodwillvärde.
Det säger sig självt att alla näringsidkare som använder en skyddad firma som varukännetecken också har nytta av det korsvisa skydd för firman som varukännetecken som VmL ger. Detta gäller även om företaget använder både sin firma och särskilda varukännetecken vid marknadsföring av sina varor. Vissa företag skulle dock kunna få ett tillfredsställande känneteckensskydd, även utan ett särskilt känneteckensskydd för firma. Det gäller inte bara sådana företag som i dag använder särskilda varukännetecken för de varor och tjänster som de tillhandahåller, utan även vissa av de företag som nu faktiskt använder firman som varukännetecken. Det skulle t.ex. vara möjligt för dem att registrera dominanten i firman som varumärke och därigenom förvärva ett känneteckensrättsligt skydd. Men för andra företag skulle enbart ett skydd för varukännetecken vara alltför begränsat. Vissa företag skulle t.ex. ha svårt att använda ett varukännetecken i den omfattning som krävs för att vidmakthålla skyddet.
Ett företag som skall överleva måste (förr eller senare) producera varor eller tjänster som företaget kan sälja och tjäna pengar på. Många företag kan täcka sitt behov av kännetecken genom att låta registrera eller genom att inarbeta ett eller flera varukännetecken. Ett krav för att företaget skall kunna vidmakthålla ett skydd för sina varukännetecken är emellertid att företaget också använder
dem. Vissa företag bedriver emellertid under lång tid verksamhet utan att det resulterar i en produktion av varor eller tjänster. Det gäller särskilt företag som sysslar med utveckling av nya produkter eller tjänster. I sådana företag kan det dröja flera år innan en vara eller tjänst kan tillhandahållas på ett sätt som gör att företaget kan uppfylla det krav på användning som finns för varukännetecken. Ett exempel på ett sådant företag är SinterCast Aktiebolag med säte i Stockholm som grundades år 1983. Under åren 1984–1991 utvecklade bolaget en idé (ett processtyrningssystem för industriell produktion av kompaktgrafitjärn) till ett koncept och under åren 1992–1996 fortsatte bolaget med att utveckla sitt koncept till en industriell produktion (se www.sintercast.com).
Vidare finns det företag för vilka firman har en funktion som är värdefull för företaget, men som knappast kan skyddas genom egentliga varukännetecken. Den utåt iakttagbara marknadsföringen i ett företag i form av reklam i olika media - i tidningar, på TV, på Internet m.m. - är normalt inriktad på varor eller tjänster. Marknadsföring av detta slag används i första hand på marknader som brukar beskrivas som massmarknader, dvs. marknader där det finns många kunder och många konkurrenter och där försäljningen är utspridd på många olika företag.
De allra flesta konsumentvarumarknader kan beskrivas som massmarknader där beteendet hos kunderna i princip är homogent, låt vara att det finns olika segment till vilka ett företag kan rikta olika varor eller tjänster. Också vissa industriella marknader har karaktär av massmarknader, t.ex. marknaderna för kontorsutrustning m.m. Men den typiska industriella marknaden präglas av fåtal och koncentration, där ett begränsat antal kunder ofta svarar för en stor del av ett säljande företags avsättning, se t.ex. H. Håkansson, Corporate Technological Behaviour, 1989.
Medan marknadsföringen på en massmarknad är standardiserad bygger marknadsföringen på en typisk industriell marknad på specifika kundkontakter. Marknadsföringen brukar ibland beskrivas som en interaktionsprocess i vilken man försöker lösa olika problem. Till stor del handlar marknadsföringen om att få till stånd ett så bra samspel som möjligt med kunden och att göra delar av det egna företagets resurser och kunnande tillgängliga för kunden, se Jörgen Ljung m.fl., Företag och Marknad, 2 uppl., 1998, s. 89.
En viktig tillgång i ett företag är de s.k. kopplingar som företaget har till andra företag och som kan avse aktiviteter (verksamheten), resurser (maskiner och kunnande) och aktörer
(de enskilda människorna) i olika företag. När ett företag söker nya kontakter letar företaget efter sådant som företaget behöver men inte självt har. På motsvarande sätt erbjuder företag sådana resurser som företaget förfogar över och som andra behöver. I detta avseende är de kopplingar som ett företag har till andra företag av intresse. Det finns för övrigt s.k. virtuella företag som har mycket liten egen produktion men som specialiserat sig på att koppla ihop andra företag.
Vid bl.a. industriell marknadsföring av detta slag kan firman på ett annat sätt än egentliga varukännetecken fungera som en beteckning för de resurser och den förmåga som ett företag har och som kan vara av intresse för ett annat företag.
Firman har också betydelse i förhållande till andra intressenter än företagets kunder. Den har t.ex. betydelse i kontakterna med finansiärer som banker och investerare, i kontakterna med stat och kommun, i kontakterna med forskningsinstitut och i kontakterna med anställda och presumtiva anställda. Den goodwill som är knuten till firman kan i dessa kontakter ha avgörande betydelse för företagets möjligheter att finansiera sin verksamhet, att få de tillstånd som kan fordras för etablering av viss verksamhet, att få samarbete till stånd i olika utvecklingsprojekt samt att behålla och rekrytera den personal som behövs för verksamheten.
Av det anförda följer att firman och dess goodwill på olika sätt har betydelse för ett företag. Enligt kommitténs uppfattning är skyddet för varukännetecken inte alltid tillräckligt för att ge företagen det skydd som de behöver för en effektiv konkurrens. Vissa företag skulle helt enkelt ha svårt att använda egentliga varukännetecken i den omfattning som behövs för vidmakthålla ett varumärkesrättsligt skydd. Vidare kan ett varumärkesrättsligt skydd i vissa situationer inte fylla samma funktion som det skydd en firma ger. Till detta kommer att det skulle skapa svåra övergångsproblem att gå över till ett känneteckensskydd som endast bygger på ensamrätt till egentliga varukännetecken.
Enligt kommitténs mening bör det alltså även i fortsättningen finnas ett särskilt känneteckensskydd för firma. Skyddet bör vara utformat så att det skapas förutsättningar för en bra balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten. En utgångspunkt är därför att det skall vara möjligt för den som innehar en firma att förvärva ett grundläggande skydd mot användning av andra förväxlingsbara närings- och varukännetecken inom ramen för bransch- och varuslagslikhet. Vidare skall innehavaren av
en väl ansedd firma ha ett utökat skydd som sträcker sig utanför gränserna för bransch- eller varuslagslikhet om användningen leder till snyltning och urvattning/nedsvärtning.
9.5. Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firma
9.5.1. Behovet av ändring
Kravet på särskiljningsförmåga är som nämnts större vid registrering av varumärken än vid registrering av firmor (avsnitt 9.1.2). Det har medfört att många registrerade firmor är beskrivande för den verksamhet de avser, jfr Eric W. Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 70 f. Ur känneteckensrättslig synvinkel bör skyddets omfång för en sådan beskrivande firma vara begränsat. Vid bedömning av frågor om förväxling mellan firmor enligt FL tillerkänns sådana firmor också ett förhållandevis snävt skyddsomfång, se t.ex. NJA 1999 s. 3 (Vakuumplast AB ? Vakuum Plast Industri AB). Beskrivande firmor utgör därför sällan något hinder mot registrering av andra firmor. Vid prövning av frågor om förväxling mellan firmor och varumärken enligt VmL bedöms emellertid firmans skyddsomfång i dess egenskap av varukännetecken på ungefär samma sätt som skyddsomfånget för egentliga varukännetecken. Detta har lett till att beskrivande firmor i vissa fall tillerkänns ett alltför stort skyddsomfång i förhållande till varumärken. Och vid prövning av frågor om förväxling mellan varukännetecken och firmor enligt FL tillerkänns varukännetecken ibland ett för snävt skyddsomfång. Sammantaget innebär det lägre kravet på särskiljningsförmåga att det kan vara en fördel att använda näringskännetecken som varukännetecken. Användningen av firmor som varukännetecken synes också ha ökat i vissa branscher på senare år. Så förhåller det sig i bl.a. branscher med utvecklad e-handel och modern marknadsföring, där t.ex. domännamn används både som närings- och varukännetecken.
I en väl fungerande känneteckensrätt fordras att det råder balans och gott samspel mellan de olika slagen av skydd. Det gäller särskilt i förhållandet mellan varu- och näringskännetecken, eftersom dessa kännetecken har likartade funktioner på marknaden. Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av varumärken styrs numera i hög grad av rättsutvecklingen inom EU (se avsnitt 5.7.2). Det är därför inte möjligt att i Sverige gå en egen väg när det gäller
synen på särskiljningsförmåga för registrerade varumärken. En bättre balans mellan varumärkesrätten och firmarätten i detta avseende kan därför endast nås i den mån det är möjligt att förändra kravet på särskiljningsförmåga i firmarätten.
9.5.2. Förslag
Förslag: Kravet på att en firma för att få registreras skall ha sär-
skiljningsförmåga för den verksamhet den avser slopas. En firma som vid registreringen har särskiljningsförmåga skall dock även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen.
Skälen för förslaget: Det finns en lång tradition bland närings-
idkare att använda beskrivande beteckningar i sina firmor. Användningen av beskrivande firmor är i stor utsträckning ett resultat av att sådana i praktiken fungerar bra i många branscher. Särskilt för små och medelstora företag som tillhandahåller tjänster av olika slag fungerar beskrivande firmor bra. Den som efterfrågar sådana tjänster får redan genom firman en upplysning om vilka tjänster ett visst företag tillhandahåller. I praktiken söker också den som efterfrågar en tjänst ofta ledning i företagens firma. Det är t.ex. vanligt att den som söker en viss tjänst använder telefonkatalogen (t.ex. GULA SIDORNA) eller någon annan sammanställning ordnad efter de verksamheter som olika företag bedriver. I valet mellan olika företag ger sedan den beskrivande firman ytterligare ledning i fråga om företagets verksamhet. Användningen av beskrivande firmor är i detta avseende en naturlig följd av de behov som finns på marknaden. Det är knappast möjligt och heller inte önskvärt att försöka styra valet av firmor i riktning mot sådana som har större särskiljningsförmåga.
Bruket av beskrivande firmor leder emellertid till att många firmor i en viss bransch uppvisar tämligen stor likhet, eftersom det ligger nära till hands att välja vissa ord och uttryck. Användningen av beskrivande firmor medför dock inte några problem om skyddet för dessa firmor begränsas på lämpligt sätt. Beskrivande firmor får således inte ges ett sådant skydd att det hindrar en effektiv konkurrens.
Ett grundläggande associationsrättsligt krav är att en firma som skall registreras skiljer sig från andra registrerade firmor. I detta
avseende bör det normalt vara tillräckligt att den firma som skall registreras inte är identisk med en tidigare registrerad firma. I vissa situationer kan det dock finnas skäl att ställa något högre krav på skillnaden mellan firmorna, t.ex. om det endast är fråga om en mycket liten stavningsskillnad eller om det råder fullständig fonetisk överensstämmelse.
Ur innehavarens synvinkel finns som nämnts inte alltid ett behov av en firma med ursprunglig särskiljningsförmåga. Inte heller behöver sådana firmor utgöra någon olägenhet för andra näringsidkare, i så måtto att deras möjligheter att anta nya firmor försvåras på ett sätt som försämrar en effektiv konkurrens. En förutsättning för detta är dock att de firmor som är beskrivande tillerkänns ett rimligt skyddsomfång vid bedömning av frågor om förväxling. Vid dessa förhållanden är det enligt kommitténs mening tveksamt om det finns anledning att upprätthålla ett krav på särskiljningsförmåga vid registrering av firma.
I ett registreringssystem utan krav på särskiljningsförmåga blir det grundläggande kravet för firmaregistrering – utöver kravet att firman skall innehålla viss beteckning som t.ex. aktiebolag – att firman tydligt skall skilja sig från tidigare registrerade firmor. Ett sådant associationsrättsligt betingat krav på skillnad innebär att en yngre firma som är identisk med en äldre registrerad firma inte får registreras. En registrerad firma har i detta avseende ett skydd mot att en yngre identisk firma registreras. Den har också ett skydd mot att en registrering av en yngre identisk firma som ändå kommer till stånd består. Det skydd som i detta avseende tillkommer registrerade firmor motverkar i praktiken också att sådana firmor används. Ett skydd av det här slaget utgör emellertid ingen ensamrätt i firmarättslig mening. Den omständigheten att en yngre firma inte tydligt skiljer sig från en äldre registrerad firma kan därför inte utgöra grund för ett förbud enligt FL mot att använda den yngre firman. En förutsättning för ensamrätt till en firma på grund av registrering blir i stället att firman har särskiljningsförmåga.
Förekomsten av särskiljningsförmåga är, som kommittén tidigare anfört, en faktisk omständighet som i enlighet med principen om känneteckenskraft har direkt betydelse för ett känneteckens skyddsomfång; ju starkare (ursprunglig eller förvärvad) särskiljningsförmåga ett kännetecken har desto större är dess skyddsomfång (se avsnitt 6.2.3).
Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt att på ett absolut sätt fastställa hur stort skyddsomfång ett kännetecken har på grund
av registrering. En bedömning av skyddets omfattning måste därför i praktiken göras varje gång ensamrättens omfattning prövas. Detta gäller både vid bedömning av skyddsomfånget på grund av registrering och skyddsomfånget på grund av inarbetning. Av detta följer att kännetecknets särskiljningsförmåga är föremål för bedömning vid prövning av ensamrättens omfattning. Även om utgångspunkten är att en registrerad firma har särskiljningsförmåga bedöms den alltså vid prövning av kännetecknets skyddsomfång. En firma med svag särskiljningsförmåga skall följaktligen tillerkännas ett snävt skyddsomfång (jfr NJA 1999 s. 3).
Att slopa kravet på särskiljningsförmåga som villkor för registrering innebär en principiell förändring av registreringsförutsättningarna. Det medför dock inte någon egentlig skillnad vid en senare bedömning av vilken ensamrätt som en firma har på grund av registreringen. Utgångspunkten för bedömningen blir visserligen inte längre att en registrerad firma skall anses ha särskiljningsförmåga och därmed ett visst skyddsomfång. Bedömningen måste i stället inriktas på om firman faktiskt har särskiljningsförmåga och, om så är fallet, hur stort dess skyddsomfång är.
En förändring av detta slag påverkar inte bedömningen av ensamrättens omfattning för firmor som har särskiljningsförmåga och därmed ett berättigat anspråk på skydd. Förändringen medför emellertid att firmor som saknar särskiljningsförmåga i praktiken knappast kommer att tillerkännas någon ensamrätt på grund av registreringen. I detta avseende kan förändringen uppfattas som en försämring av den rättsliga ställningen för sådana firmor, eftersom det förekommer att sådana firmor i dag tillerkänns ett visst skydd. Den försämrade ställningen i detta avseende är emellertid skenbar, eftersom förekomsten av särskiljningsförmåga egentligen utgör en förutsättning för registreringens bestånd och därmed för ensamrätten på grund av registrering. En firma som saknar distinktivitet har således inget befogat anspråk på skydd utan tvärtom kan registreringen upphävas på den grunden att firman aldrig haft eller förlorat sin särskiljningsförmåga. En annan sak är att registreringen av en sådan firma i praktiken kan stå kvar tills någon väcker talan om och får bifall till att registreringen skall upphävas samt att firman i vissa fall tillerkänns ett visst skydd så länge registreringen består.
Även utan ett distinktivitetskrav vid registrering av firma finns det således anledning för de näringsidkare som behöver en firma med ett visst kringskydd, att välja en firma som har ursprunglig
särskiljningsförmåga. Däremot behöver de som bara har behov av ett namn på sin verksamhet inte lägga ned möda på att skaffa sig en särskiljande firma.
Om kravet på särskiljningsförmåga slopas kan förfarandet vid registrering av firma förenklas. Patentverket behöver inte utföra ett moment i granskningen av firma som delvis måste göras manuellt. Inte heller blir det aktuellt med någon skriftväxling med sökanden i denna fråga. I många fall kan de näringsidkare som ansöker om registrering därför få sin ansökan om registrering beviljad både enklare och snabbare. Som kommittén tidigare redovisat (avsnitt 5.3.1) är detta något som bl.a. Småföretagsdelegationen anfört som angeläget, se SOU 1997:186 s. 20 och 1998:94 s. 37.
På grund av det anförda föreslår kommittén att kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firma slopas. Sådana firmor som har (ursprunglig eller förvärvad) särskiljningsförmåga skall emellertid alltjämt ha ett känneteckensrättsligt skydd på grund av registrering.
9.6. Kravet på precision i verksamhetsbeskrivningen
9.6.1. Behovet av ändring
Skyldigheten att ange en verksamhetsbeskrivning regleras som nämnts inte i FL utan i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Exempelvis skall aktiebolag vid registrering lämna uppgift om ”föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art” (3 § 1 st. 1 och 4 ABF jämförd med 2 kap. 4 § 1 st. 3 ABL). Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar skall på motsvarande vis lämna uppgift om ”näringsverksamhetens art” (5 § HrF jämförd med 4 § HrL). Ekonomiska föreningar skall på ungefär samma sätt lämna uppgift om ”verksamhetens art” (5 § FörenF jämförd med 2 kap. 2 § 1 st. 3 FörenL). Även stiftelser som avser att bedriva näringsverksamhet skall för registrering lämna uppgift om ”näringsverksamhetens art” (10 kap. 6 § 1 st. 2 StiftelseL).
Verksamhetsbeskrivningen fyller som nämnts både en associationsrättslig och en känneteckensrättslig funktion. Det sätt på vilket verksamheten beskrivs synes i första hand vara betingat av de behov som finns ur associationsrättslig synvinkel. Verksamhetens art skall visserligen anges med viss precision, t.ex. genom hänvis-
ning till viss bransch. Men det ställs inte några krav på en mer detaljerad utformning av beskrivningen.
Ett avgörande som haft betydelse för rättsutvecklingen i detta avseende är RÅ 1951 s. 94. I detta fall godtogs ett aktiebolags verksamhetsbeskrivning enligt vilken bolaget skulle ”i alla branscher, där tillfälle bjödes, göra tillfällighetsaffärer, däri inbegripet importoch exportaffärer på kompensationsbas, exploatera uppfinningar, lämna sina delägare krediter samt att bedriva annan med dessa uppgifter förenlig verksamhet”. Det är för övrigt mycket vanligt att verksamhetsbeskrivningar innehåller det vidgande och föga precisa tillägget ”och därmed förenlig verksamhet”. I praxis har också tillägget ”i övrigt bedriva med nu nämnda verksamheter icke oförenlig verksamhet” godtagits, se Svea hovrätts, avd. 09, dom den 17 november 2000, DT 38.
Kravet på beskrivning av verksamhet vid registrering av firmor skiljer sig i hög grad från kravet på angivande av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor (eller tjänster) enligt en klassificering som fastställs av Patentverket (16 § VmL). Och en ansökan om varumärkesregistrering skall innehålla uppgift om de varor som omfattas av registreringen och de klasser som dessa tillhör (17 § VmL).
Patentverkets indelning i varu- och tjänsteklasser motsvarar den s.k. klasslistan enligt Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla (Niceöverenskommelsen), se SÖ 1961:40. Klasslistan enligt Niceöverenskommelsen är föremål för översyn vart femte år och reviderades senast den 1 januari 1997. Klassificeringen är så detaljerad att varje enskilt varuslag som registreringen skall omfatta måste anges i varuförteckningen.
Ensamrätten på grund av firmaregistrering omfattar i princip all den verksamhet som är angiven i verksamhetsbeskrivningen. I sin känneteckensrättsliga funktion har alltså verksamhetsbeskrivningen på samma sätt som varuförteckningen direkt betydelse för det grundläggande känneteckensskyddet. Av flera skäl är det därför värdefullt om verksamhetsbeskrivningen för en registrerad firma är preciserad.
Preciserade verksamhetsbeskrivningar gör det till att börja med lättare att bedöma firmaskyddets omfattning. Med ett bestämt skydd för registrerade firmor är det lättare för andra att välja kännetecken och att planera sin marknadsföring. De kan bättre bilda
sig en uppfattning om hur långt skyddet för en äldre firma sträcker sig och därigenom undvika att använda kännetecken som kan komma i konflikt med denna. Ett preciserat skyddsomfång minskar således risken för att innehavare av yngre kännetecken gör intrång i äldre registrerade firmor.
Vidare minskar preciserade verksamhetsbeskrivningar risken för att registrerade firmor tillerkänns ett större skyddsomfång än de rätteligen bör. Det gäller särskilt vid bedömningen av frågor om förväxling mellan varukännetecken och registrerade firmor. Kommittén har tidigare beskrivit hur det lägre kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firmor leder till att registrerade firmor i jämförelse med varumärken får ett förhållandevis omfattande skydd (se avsnitt 9.5.1). På ungefär samma sätt leder det lägre kravet på precision av verksamhetsbeskrivningarna till att firmor vid prövning av frågor om förväxling enligt VmL får ett för stort skyddsomfång.
Utrymmet för att tolka vad en varuförteckning omfattar är i de flesta fall begränsat eftersom förteckningen över varor och tjänster är tämligen preciserad. Innehållet i varuförteckningen läggs därför normalt direkt till grund för bedömningen av märkets skyddsomfång. Vid bedömning enligt VmL av en firmas skyddsomfång läggs på motsvarande sätt firmans verksamhetsbeskrivning till grund för bedömningen av dess skyddsomfång. Firman tillerkänns därför i allmänhet ett skydd för all den verksamhet som är upptagen i verksamhetsbeskrivningen. Det leder också till att firman åtnjuter ett förhållandevis stort skydd som sträcker sig utanför verksamhetens kärnområde. Skyddet för registrerade firmor blir härigenom förhållandevis stort vid jämförelse med registrerade varumärken.
Ett krav på större precision vid utformningen av verksamhetsbeskrivningarna kan också bidra till att dessa bättre svarar mot det verkliga behovet av skydd. Är kravet på precision lågt behöver den som ansöker om registrering inte reflektera närmare över vilken verksamhet som firman skall användas för. Det ligger i stället nära till hands att använda sedvanliga övergripande beskrivningar, oavsett om de svarar mot det behov av skydd som finns eller inte. Till detta kommer att mer preciserade verksamhetsbeskrivningar gör det lättare att individualisera viss verksamhet vid upphävande av firmaregistreringen för viss verksamhet, något som kommittén utvecklar i avsnitt 9.8.2.
9.6.2. Bedömning
Bedömning: Det bör inte göras någon ändring av de bestäm-
melser som reglerar utformningen av de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare. Det kan emellertid finnas skäl att närmare överväga en klassificering med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92) av de verksamhetsbeskrivningar som registreras. En sådan klassificering skulle på olika sätt kunna användas som ett administrativt hjälpmedel.
Skälen för bedömningen
Användning av Svensk näringsgrensindelning (SNI 92)
Det finns ingen klassificering av företags verksamheter som motsvarar Niceklassificeringen, dvs. en klassificering som tillkommit för att bestämma skyddsomfånget ur känneteckensrättslig synvinkel. Däremot finns en klassificering av olika slags företag och branscher som tagits fram som ett verktyg vid behandling av statistiska uppgifter: Rådets förordning (EEG) nr 3037 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen. Indelningen i näringsgrenar, som reviderades senast år 1993, brukar kallas NACE Rev. 1, vilket är en initialförkortning av den franska benämningen nomenclature statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes. Förordningen gäller endast klassificering för statistiska ändamål. Syftet med näringsgrensindelningen är att säkerställa jämförbarhet mellan nationell statistik och gemenskapsstatistik. NACE Rev. 1 överensstämmer i stora drag (på tvåsiffernivån) med FN:s näringsgrensindelning International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, reviderad senast 1989 (ISIC Rev. 3).
Av artikel 3.2 i förordningen framgår att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får sammanställa egna näringsgrensindelningar som är härledda ur NACE Rev. 1. En förutsättning för användning av en sådan nationell indelning är att den innehåller nivåer som svarar mot de fyra nivåer som finns i NACE Rev. 1. Det finns emellertid inte något hinder mot att en nationell indelning innehåller ytterligare nivåer eller att den innehåller en annan kodning av dessa nivåer.
I Sverige finns en näringsgrensindelning som bygger på NACE Rev. 1: Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 92). Den används bl.a. inom nationalräkenskaperna och som grundläggande information i statistiska analyser på olika områden. Alla näringsidkare som registreras hos skattemyndigheterna åsätts en (femsiffrig) branschkod, eller ibland flera sådana koder, med utgångspunkt i vad som är respektive näringsidkares huvudsakliga verksamhet. Alla näringsidkare som skall registreras är därför skyldiga att till skattemyndigheten lämna uppgift om sin huvudsakliga verksamhet. Vid skattemyndigheterna ligger denna klassificering sedan till grund för bl.a. skyldigheten att betala mervärdesskatt. Skattemyndigheterna vidarebefordrar uppgifterna till Statistiska Centralbyrån (SCB), där de används för att samla in statistik om olika branscher. SCB för bl.a. in uppgifter om firma och huvudsaklig verksamhet i det allmänna företagsregistret som myndigheten ansvarar för (se förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret). Inom ramen för sin uppdragsverksamhet säljer SCB bl.a. sammanställningar av uppgifter ur företagsregistret baserade på SNI-koder, t.ex. till företag som använder dem vid planering av sin marknadsföring. I sådana sammanställningar finns det normalt ett behov en så detaljerad redovisning av verksamheten som möjligt.
SNI 92 innehåller, liksom NACE Rev. 1, 17 olika avdelningar, benämnda A–Q. I SNI 92 innehåller varje avdelning fem nivåer medan den i NACE Rev. 1 som sagt endast innehåller fyra – avdelning C (Utvinning av mineral) och D (Tillverkning) innehåller dock två (CA och CB) respektive 14 (DA–DN) särskilda underavdelningar. De fyra första nivåerna (avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp) överensstämmer i de två systemen, medan den femte nivån (detaljgrupp) alltså är en svensk tilläggsnivå. Sifferkoden är självständig i förhållande till bokstavskoden, vilket innebär att sifferkoden kan användas ensam för att entydigt ange en viss näringsgren.
Näringsgrensindelningen är primärt en indelning i s.k. aktivitetsarter som beskriver sådan verksamhet i företag som ger upphov till varor och tjänster av olika slag. Men indelningen utgör också en branschindelning, eftersom varje aktivitet är knuten till en viss bransch. Så långt möjligt markeras skillnaden genom att benämningen på en viss aktivitet knyter an till verksamheten som sådan (t.ex. jordbruk, textilvarutillverkning eller vägtransport av gods), medan benämningen på en viss bransch är kopplad till de
faktiska produktionsenheterna (t.ex. jordbruksföretag, textilindustri eller åkerier).
Den första avdelningen, A, som avser jordbruk, jakt och skogsbruk innehåller bl.a. följande undergrupper.
Avdelning m.m. Aktivitetsart A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
01.1 Växtodling 01.11 Odling av jordbruksväxter 01.111 Spannmålsodling m.m.
Avdelning m.m.
Bransch
A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 01 Jordbruksföretag, serviceföretag till jordbruk
01.1 Växtodlare 01.11 Jordbruksväxtodlare 01.111 Spannmålsodlare m.fl.
SNI 92 innehåller en klassificering av i stort sett all slags näringsverksamhet som bedrivs i Sverige och i övriga industriländer. Klassificeringen är visserligen mer detaljerad på vissa områden än på andra och i enskilda fall kan det säkert finnas vissa svårigheter att bestämma till vilken klass en viss verksamhet skall anses höra. Men på det hela taget är SNI 92 väl lämpad för klassificering av olika verksamheter ur känneteckensrättslig synvinkel. Det är också klart att SNI 92 i och för sig är tillräckligt detaljerad för att det skall vara möjligt att precisera verksamhetsbeskrivningarna på önskvärt sätt.
Vid en bedömning av möjligheten att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92 vid utformning av verksamhetsbeskrivningar måste en utgångspunkt vara att graden av precision skall vara av betydelse i känneteckensrättslig mening. Det innebär bl.a. att det inte finns fog för att ställa så stora krav på precision att en mer övergripande beskrivning kan fylla samma funktion. Vidare måste hänsyn tas till att det är svårt för den som startar ett företag att i detalj förutse vilka verksamhetsgrenar han kan komma att ägna sig åt. Det bör också finnas rimliga möjligheter att utveckla en verksamhet inom ramen för en rimligt omfattande beskrivning. Kravet på precision får alltså inte ställas så högt att det leder till ett behov av ohanterligt långa verksamhetsbeskrivningar.
Den mest detaljerade nivån, den femsiffriga s.k. detaljgruppen är mot denna bakgrund alltför detaljerad. Den innehåller i de flesta avdelningar verksamheter som står så nära varandra att det är tveksamt om uppdelningen har någon känneteckensrättslig betydelse. I underavdelning DJ innehåller den t.ex. 27.310 Tillverkning av kalldragen stålstång, 27.320 Tillverkning av kallvalsade stålband, 27.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål, 27.340 Tillverkning av dragen ståltråd samt 27.350 Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferrolegeringar (ej EKSGprodukter) - verksamheter som måste anses ligga mycket nära varandra. Det finns också risk för att ett krav på en så detaljerad redovisning av verksamheterna kan leda till mycket långa och därmed opraktiska beskrivningar.
Även den näst mest detaljerade nivån, den fyrsiffriga s.k. undergruppen, framstår av samma skäl som alltför detaljerad. Undergrupperna innehåller i flera underavdelningar samma verksamhet som detaljgrupperna. Så förhåller det sig t.ex. i den nyss nämnda underavdelningen DJ, där koderna 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 och 27.35 i undergruppen betecknar samma verksamhet som koderna 27.310, 27.320, 27.330, 27.340 och 27.350 i detaljgruppen.
Den tresiffriga s.k. gruppen är också tämligen detaljerad, men verksamheterna ligger där inte lika nära varandra som i de två mest detaljerade nivåerna. Inte heller har verksamheterna på denna nivå i något fall samma kodbeteckning som verksamheterna på nivån ovanför, dvs. den tvåsiffriga huvudgruppen. I underavdelning DJ innehåller den tresiffriga gruppen 27.1 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter), 27.2 Tillverkning av järn och stålrör, 27.3 Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter), 27.4 Framställning av andra metaller än järn samt 27.5 Gjutning av järn och metall. Ändå skiljer sig verksamheterna på denna nivå så pass mycket från varandra att det har betydelse i känneteckensrättslig mening. En användning av klassificeringen på denna nivå skulle dock knappast medföra någon risk för otympliga verksamhetsbeskrivningar.
De två övriga nivåerna – den tvåsiffriga huvudgruppen och avdelningen som betecknas med versal – kan däremot inte anses vara tillräckligt detaljerade för att uppfylla det önskvärda kravet på precision.
Kommitténs bedömning
Kommitténs förslag innebär att den verksamhetsbeskrivning som registreras i samband med registrering av ett rättssubjekt även i fortsättningen skall vara utgångspunkten för firmaskyddets omfattning. En annan sak är att registreringen av firman inte skall behöva avse allt det som verksamhetsbeskrivningen innehåller. Kommitténs förslag innebär alltså att verksamhetsbeskrivningen också framdeles skall ha både en känneteckensrättslig och en associationsrättslig funktion.
Ovan har kommittén redovisat flera skäl som ur känneteckensrättslig synvinkel talar för att man bör ställa högre krav på precision hos de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare. Vidare har kommittén pekat på att det skulle vara möjligt att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92 för att åstadkomma en sådan precision. Det behov av ökad precision som finns ur känneteckensrättslig synvinkel måste emellertid vägas mot de nackdelar som kan finnas ur associationsrättslig synvinkel.
Verksamhetsbeskrivningen är för olika slags rättssubjekt nära kopplad till eller en del av det avtalsdokument som ligger till grund för bildandet av rättssubjektet. Ett aktiebolags stiftelseurkund skall t.ex. innehålla ett förslag till bolagsordning, vilken i sin tur skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som bolaget skall utöva (2 kap. 3 och 4 §§ ABL). Och det ligger i sakens natur att ett avtal som ligger till grund för bildandet av ett handelsbolag också måste innehålla uppgift om den verksamhet som bolaget skall bedriva (2 kap. 1 § och 3 § HBL). På motsvarande sätt måste ett sådant avtal som ibland ligger till grund för bildandet av en ekonomisk förening innehålla uppgift om den verksamhet som föreningen skall bedriva. Och en ekonomisk förenings stadgar skall innehålla uppgift om föreningens verksamhet (2 kap. 2 § 1 st. 3 FörenL).
Genom sambandet med det grundläggande avtalsdokumentet har verksamhetsbeskrivningen betydelse för rättsförhållandet mellan dem som har ett bestämmande inflytande över rättssubjektet. Verksamhetsbeskrivningen har t.ex. betydelse för olika bolags– och föreningsorgans befogenhet och behörighet. Den påverkar härigenom bl.a. ansvarsförhållandena i t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (se 15 kap. 1 § ABL, 2 kap. 3 och 14 §§ HBL samt 13 kap. 1 § FörenL). Men beskrivningen har också en obligationsrättslig betydelse i den meningen
att den påverkar i vilken mån en rättshandling som företas för t.ex. ett bolags eller en ekonomisk förenings räkning är bindande för rättssubjektet i förhållande till tredje man (se 8 kap. 35 § ABL, 2 kap. 18 § HBL och 6 kap. 14 § FörenL).
Av grundläggande betydelse i en marknadsekonomi är som kommittén tidigare framhållit att det finns en frihet att bedriva näring och utöva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag (se avsnitt 5.3.1). Mot denna bakgrund är det en naturlig utgångspunkt att de som vill bedriva näringsverksamhet skall få beskriva föremålet för verksamheten på det sätt de själva vill.
Ett krav på att verksamhetsbeskrivningarna skall utformas så att de motsvarar aktivitetsarterna i den tresiffriga SNI-koden skulle för de allra flesta näringsidkare inte vara särskilt betungande. För många skulle en användning av sådana aktivitetsarter tvärtom kunna underlätta utformningen av verksamhetsbeskrivningen, eftersom dessa aktivitetsarter innehåller bestämda beteckningar också på verksamheter som kan vara svåra att beskriva på ett kortfattat sätt. Men ett krav på att verksamhetsbeskrivningarna skall utformas på ett visst närmare angivet sätt skulle innebära en inskränkning av avtalsfriheten på detta område. I vissa fall skulle ett sådant krav också kunna leda till ett merarbete för den som vill starta ett företag. Särskilt för små och medelstora företag skulle ett sådant krav i vissa fall kunna upplevas som betungande. Det skulle därigenom kunna uppfattas som ett hinder i vägen för dem som vill starta nya företag. En mer genomgripande styrning av det sätt på vilket de associationsrättsliga verksamhetsbeskrivningarna skall vara utformade bör därför komma i fråga endast om det finns starka skäl för detta.
Det intresse av större precision som finns ur känneteckensrättslig synvinkel kan enligt kommitténs mening inte anses väga så tungt att det motiverar särskilda, tvingande föreskrifter om detta. Även ur associationsrättslig synvinkel finns emellertid allmänt sett intresse av att verksamhetsbeskrivningen är preciserad. Både när det gäller förhållandena inom ett rättssubjekt och i förbindelserna med tredje man kan således en preciserad beskrivning bidra till att förebygga tvister. Särskilt nyttan för tredje man är ett sådant intresse som skulle kunna utgöra skäl för begränsa friheten för dem som vill bedriva näringsverksamhet att beskriva föremålet för verksamheten. Emellertid finns det inte något påtagligt stöd för att det i praktiken finns ett behov av ett större krav på precision i detta avseende. Inte heller det intresse som finns ur associationsrättslig
synvinkel gör därför att det bör ställas högre krav på precision av verksamhetsbeskrivningarna. Kommittén stannar därför vid att inte föreslå någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av verksamhetsbeskrivningarna för olika slags rättssubjekt.
Enligt kommitténs mening kan det emellertid ändå finnas anledning för registreringsmyndigheterna att vid registrering av firmor överväga att klassificera verksamhetsbeskrivningarna med användning av SNI-koder. En klassificering av detta slag kan ske genom att registreringsmyndigheten hänför uppgifterna i verksamhetsbeskrivningen till koderna i SNI 92. Registreringsmyndigheten kan vid en sådan klassificering alltså inte påfordra någon ändring av uppgifterna i verksamhetsbeskrivningen för att underlätta klassificeringen, utan endast göra en kodning av de befintliga uppgifterna. Men registreringsmyndigheten kan på olika sätt rekommendera och uppmuntra sökandena att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92. Ett sätt är att hålla dem tillgängliga så att de är lätta att använda, t.ex. via Internet. Klassificeringen kan emellertid inte tillmätas någon självständig betydelse vid bedömning av uppgifterna i en verksamhetsbeskrivning. Den kan t.ex. inte läggas till grund för bedömningen av ensamrättens omfattning för en registrerad firma. Klassificeringen kan med andra ord endast fungera som ett administrativt hjälpmedel.
En klassificering av det här slaget kan användas på flera olika sätt. Klassificeringen kan till att börja med underlätta användningen av datorstöd vid handhavandet av registren. Den kan därigenom göra det lättare att söka och hämta uppgifter ur registren, inte bara för registreringsmyndigheten själv utan också för andra myndigheter och för allmänheten i den mån dessa har tillgång till registren. Detta kan t.ex. förenkla införandet och användningen av IT-baserade söksystem av olika slag, jfr Patentverkets tidigare nämnda (avsnitt 9.3) Slutrapport 1999-04-28 s. 3 f. En klassificering av uppgifterna i en verksamhetsbeskrivning skulle också kunna öka möjligheten för olika myndigheter att använda dessa uppgifter. Det kan i sin tur leda till att enskilda näringsidkare i mindre utsträckning än nu behöver lämna samma uppgifter till mer än en myndighet. Uppgifterna i en klassificerad verksamhetsbeskrivning skulle t.ex. kunna användas för att fullgöra den skyldighet som f.n. finns att till skattemyndigheten lämna uppgift om huvudsaklig verksamhet vid redovisning av mervärdesskatt. Vidare skulle en klassificering av verksamhetsbeskrivningen
snabbare ge en kodning som kunde användas för statistisk bearbetning av uppgifterna i registren.
För att andra myndigheter skall kunna använda de klassificerade uppgifterna fordras naturligtvis att klassificeringen är gjord på ett sätt som motsvarar de krav som dessa myndigheter har. Ett villkor för att bl.a. skattemyndigheterna och SCB skall kunna använda de klassificerade uppgifter kan t.ex. vara att dessa är tillräckligt detaljerade. Det får därför förutsättas att berörda myndigheter samråder om ett system för klassificering. Enligt kommitténs mening kan en klassificering av detta slag göras utan något särskilt lagstöd.
9.7. Registreringen av firma m.m.
9.7.1. Den nuvarande ordningen m.m.
Den förprövning som görs vid registrering av firmor motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Även vid registrering av firmor kan man dela in prövningen i två olika delar. I den ena görs en undersökning av om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på en firma och om det finns något hinder för registrering av allmänna hänsyn (absoluta hinder). Till de absoluta hindren hör bl.a. kravet på särskiljningsförmåga enligt 9 § FL och de hinder av allmänna hänsyn som finns enligt 10 § första stycket 1–3 FL. Till de absoluta hindren hör också sådana särskilda krav som finns i olika associationsrättsliga författningar, t.ex. kraven att ett handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om det finns en kommanditdelägare, ordet kommanditbolag (6 § HrL) samt att firman skall skilja sig tydligt från andra i handelsregistret förut registrerade och bestående firmor med säte i samma län (7 § HrL). Vidare görs en undersökning av om det finns några hinder av hänsyn till äldre ensamrätter enligt 10 § första stycket 4–8 FL (relativa hinder). I den andra delen av prövningen beslutar registreringsmyndigheten på grundval av den gjorda granskningen om firman kan registreras eller inte.
Det finns emellertid vissa skillnader i granskningen och förprövningen av firma i förhållande till den vid registrering av varumärken. I den följande redogörelsen för granskningen och förprövningen av firmor hänför sig kommittén av praktiska skäl till förfarandet i Patentverket om inte annat sägs.
En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av varumärken är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag. De flesta ansökningar (ca 80–90 procent) innehåller också mer än ett namnförslag. Det finns ingen gräns för hur många namnförslag som får lämnas i varje ansökan. I genomsnitt innehåller ansökningar med fler än ett namnförslag tre olika namn. Innehåller en ansökan fler än ett namnförslag är de olika namnen normalt rangordnade.
Vid granskningen av ansökningar med fler än ett namnförslag undersöker Patentverket namnen i den rangordning som sökanden valt. Föreligger det något hinder mot det första förslaget går verket över till nästa osv. Visar granskningen att det inte finns något hinder mot ett förslag registreras detta.
Om det däremot föreligger hinder mot registrering av det eller alla de förslag som ansökan innehåller underrättar Patentverket sökanden om detta. Vidare förelägger verket sökanden att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse vid äventyr att ansökan annars avskrivs (se t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 § FörenL). I föreläggandet upplyser verket sökanden om möjligheten att föra fram nya firmaförslag. Sökanden kan därefter ge in ett nytt namnförslag eller vidhålla sin ansökan och argumentera för sin sak.
Besvarar sökanden inte föreläggandet i rätt tid avskriver Patentverket ansökan från vidare handläggning. Ger sökanden in ett nytt firmaförslag granskar verket detta på samma sätt som det tidigare. Vidhåller sökanden sin ansökan i oförändrat skick och således inte godtar den bedömning som gjorts i föreläggandet tar Patentverket upp ärendet till slutlig prövning, om det inte finns skäl att ge sökanden ett nytt föreläggande. Om verket vid den slutliga prövningen finner att det alltjämt föreligger hinder mot registrering avslår Patentverket ansökan. Om verket däremot finner att det inte finns något hinder mot registrering förs firman in i det aktuella registret.
En annan skillnad mellan förfarandet vid registrering av firmor och förfarandet vid registrering varumärken är att det vid registrering av firma inte finns någon möjlighet att göra invändning. Den som vill angripa en firmaregistrering är därför hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om att registreringen skall upphävas (se 16 § FL).
En ytterligare skillnad är att ett beslut som går sökanden emot överklagas till allmän förvaltningsdomstol och således inte till
Patentbesvärsrätten (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL, 21 § HrL och 15 kap. 6 § FörenL).
Patentverket har ca 900 000 registrerade firmor i sina register (vid utgången av år 2000).
De tre senaste åren har Patentverket i genomsnitt årligen tagit emot sammanlagt 97 000 ansökningar om registrering av firma, varav 61 000 i ärenden om nybildning och 36 000 i ärenden om firmaändring. I knappt hälften av alla ärenden om registrering av firma (ca 45 procent), kan ansökan läggas till grund för registrering utan någon skriftväxling med sökanden. Det hinder som är vanligast är att den sökta firman är förväxlingsbar med en tidigare registrerad firma. Det näst vanligaste hindret är att firman är förväxlingsbar med ett tidigare registrerat varumärke eller ett släktnamn. Vidare är det inte helt ovanligt att det finns brister i den sökta firmans särskiljningsförmåga.
När det gäller t.ex. aktiebolag kunde år 1999 ansökan om registrering av firma läggas till grund för registrering utan någon skriftväxling i 45 procent av alla ärenden. I oktober månad år 2000 förelåg det i fråga om aktiebolag hinder mot registrering på grund av tidigare registrerade firmor i 1 183 fall och på grund av registrerade varumärken eller släktnamn i 328 fall. Vidare fanns det under samma månad hinder mot registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga i 295 fall.
Ett fåtal (ca 3 procent) av de sökande som får en underrättelse från Patentverket om att det enligt verkets mening föreligger hinder mot registrering av en föreslagen firma vidhåller sin ansökan i oförändrat skick. I hälften av dessa fall (50 procent) registreras den föreslagna firman, men det sker normalt efter att sökanden kompletterat eller ändrat sin ansökan på något sätt.
Under de tre senaste åren (1998–2000) har i genomsnitt ca 40 ärenden varit föremål för slutlig prövning varje år. Av dessa har registrering beviljats i enlighet med ansökan i ca 5 fall medan ansökan avslagits i övriga fall. Av de fall där ansökan avslagits har i genomsnitt ca 10 fall årligen överklagats till Länsrätten i Västernorrlands län. I 7–8 av dessa fall har länsrätten lämnat överklagandena utan bifall medan Patentverkets beslut ändrats i något enstaka fall.
9.7.2. Förhållandena i de andra nordiska länderna
I Danmark ansvarar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen för firmaregistreringen. Bestämmelserna om firmaregistrering finns i lov 123/18.2 1994 om erhvervsdrivende virksomheder som trädde i kraft den 1 januari 1995. I den nya lagen används inte begreppet firma utan det talas i stället om ”virksomhedernes navne”. Numera omfattar officialprövningen endast absoluta hinder mot registrering. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersöker således till att börja med om det finns någon identisk eller nära nog identisk firma registrerad. Denna undersökning avser endast likheten mellan firmorna och omfattar således inte verksamhetsbeskrivningarna. Hinder mot registrering finns i detta avseende endast om
en yngre firma är identisk eller om det endast finns en helt liten stavningsskillnad eller om det råder fullständig fonetisk överensstämmelse mellan firmorna. Vidare undersöker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om det föreligger några andra absoluta hinder mot registrering, bl.a. om firman uppfyller kravet på särskiljningsförmåga. Någon granskning med avseende på relativa hinder såsom varumärken eller släktnamn görs emellertid inte. I den mån en firma enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mening är förväxlingsbar med ett väl ansett kännetecken underrättar styrelsen sökanden om detta. Att en firma är förväxlingsbar med en äldre ensamrätt utgör dock inte i något fall hinder mot registrering. Någon möjlighet att göra invändning mot registreringen finns inte utan en registrering kan i princip endast upphävas efter en talan vid allmän domstol.
I Finland, Norge och Island omfattar officialprövningen, på samma sätt som i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Det bör emellertid nämnas att man i Norge och Danmark kan förvärva ensamrätt till en firma också genom ta den i bruk för en viss verksamhet. Inte heller i dessa länder finns någon möjlighet att göra invändning mot registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registreringen av en firma i dessa länder i princip endast angripas genom en talan vid domstol.
9.7.3. Behovet av ändring
I svensk rätt har det sedan länge funnits en strävan att varje näringsidkare som har en firmarätt också skall vara angiven i ett offentligt register. Det huvudsakliga syftet med registreringen av firma var tidigare att klargöra vilka personer som faktiskt fanns bakom en firma för att på det sättet undvika rättsosäkerhet. Registrering har vidare varit en förutsättning för att vissa juridiska personer skall vinna rättskapacitet, bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar. De juridiska personer för vilka registrering i detta avseende varit nödvändig har genom registreringen också vunnit skydd för sin firma. Tidigare kunde vissa juridiska personer, bl.a. handelsbolag, förvärva firmarätt redan genom att ta en firma i bruk. Men även sådana rättssubjekt hade en skyldighet att anmäla firman för registrering. Registreringen av firma har på detta sätt under lång tid haft en stark ställning i svensk rätt. Angående den historiska utvecklingen på firmaområdet, se SOU 1967:35 s. 124 f. och 156 f.
Vid FL:s tillkomst fanns en strävan att ytterligare stärka de registrerade firmornas ställning. På ungefär samma sätt som vid utformningen av VmL ville man sörja för ordning och reda på firmaområdet och därigenom värna om rättssäkerheten. Registreringsförfarandet skulle göra det möjligt för tredje man att hålla sig underrättad om vilka firmor som hade skydd. Och den som hade en registrerad firma skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin rätt till firman. Detta krävde att firmarätten var noga preciserad med avseende på föremål och omfattning. Med detta synsätt var det naturligt att registreringsmyndigheterna så långt möjligt skulle pröva om det fanns några hinder mot registreringen av en ny firma. I förarbetena framhöll man emellertid att det inte var möjligt att åstadkomma samma säkerhet vid registreringen av firma som vid registreringen av varumärken, eftersom registreringen av firma sköttes av olika registreringsmyndigheter och omfattade flera register. Ett led i att stärka de registrerade firmornas ställning var att avskaffa möjligheten att förvärva firmarätt genom ibruktagande för andra kännetecken än släktnamn. Angående innehållet i förarbetena i denna del, se SOU 1967:35 s. 156 f. och prop. 1974:4 s. 71 f.
Vissa betydelsefulla förändringar med avseende på bl.a. registreringen av firma har gjorts på senare år. Patentverket har övertagit länsstyrelsernas ansvar för handels- och föreningsregistren. Det innebär att Patentverket sedan den 1 november 1994 är registreringsmyndighet för samtliga bolag och föreningar (jfr t.ex. 1 § HrL och 15 kap. 1 § FörenL). Vidare skall Patentverket som nämnts överta Finansinspektionens registeransvar för banker och försäkringsbolag med verkan från och med den 1 januari 2002 (jfr avsnitt 9.1). Officialprövningens omfattning m.m. när det gäller firma har dock inte varit föremål för några överväganden i lagstiftningsärenden sedan FL:s tillkomst.
Inte heller i något annat sammanhang har det tidigare gjorts gällande att officialprövningen av absoluta hinder bör avskaffas vid registrering av firma. Patentverket har dock som nämnts i den rapport som överlämnats till kommittén anfört att en översyn bör göras av frågan om prövningens omfattning med avseende på relativa registreringshinder. I denna del har verket betonat att det är värdefullt med likformiga bestämmelser inom känneteckensrätten, både i materiellt och processuellt hänseende. Patentverket har därvid anfört att det – i den mån Varumärkeskommittén föreslår ändringar i officialprövningens omfattning vid registrering av varu-
märken – är naturligt att överväga samma förändringar vid registreringen av firmor. Men verket har också anfört att en översyn av officialprövningen vid registreringen av firmor bör göras oavsett om kommittén föreslår några ändringar i prövningen vid registrering av varumärken.
I rapporten har Patentverket erinrat om att det från näringslivets sida i olika sammanhang förts fram krav på en snabbare handläggning vid registreringen av framför allt bolag. Vidare har verket framhållit att det vid registreringen av bolag är granskningen med avseende på firma som tar lång tid. Patentverket har därvid pekat på att antalet äldre ensamrätter totalt sett hela tiden ökat samt att särskilt äldre firmor och varumärken men även släktnamn oftare påträffas vid granskningen än tidigare. En omständighet av särskild betydelse i detta avseende är att verket numera granskar alla firmor även mot innehållet i handels- och föreningsregistren. Verket har också pekat på olika omständigheter som har betydelse vid bedömningen av officialprövningens omfattning, både sådana som talar för att behålla prövningen av relativa hinder och sådana som talar för att slopa den. De omständigheter som verket anfört i denna del omfattas i allt väsentligt av dem som kommittén övervägt när det gäller officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken (se avsnitt 5.3.1). Någon särskild redogörelse för dessa omständigheter lämnas därför inte här. Vidare har Patentverket hänvisat till att man i bl.a. Danmark numera i princip endast undersöker om det finns några absoluta hinder mot registrering.
Patentverket har anfört att det vid en begränsning av officialprövningen vid firmaregistrering är naturligt att utforma registreringsförfarandet på ungefär samma sätt som vid registrering av varumärken. Med en sådan ordning skulle en firma få registreras om den skilde sig från tidigare registrerade firmor och det inte heller i övrigt fanns något absolut hinder mot registrering. Den som ville skulle därefter få tillfälle att framställa invändning mot registreringen. Patentverket skulle sedan pröva frågan om registreringens bestånd och antingen upphäva registreringen eller avslå invändningen.
9.7.4. Officialprövningens omfattning
Förslag: Registreringsmyndigheternas officialprövning vid regi-
strering av firmor begränsas till absoluta registreringshinder.
Skälen för förslaget: Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att
officialprövningen vid registrering av varumärken inskränks till att avse absoluta hinder. De skäl som har betydelse vid bedömningen av officialprövningen när det gäller relativa hinder mot registrering av varumärken har betydelse även när det gäller registreringen av firmor. I sin bedömning av officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken har kommittén konstaterat att det är av särskild vikt att prövningen är tillförlitlig. Vidare har kommittén anfört att en förutsättning för att behålla prövningen är att den innebär en tillräcklig garanti för att en beviljad ensamrätt inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter. Kommittén har därvid funnit att det redan tidigare i praktiken var en omöjlig uppgift för Patentverket att ex officio ta hänsyn till alla icke registrerade ensamrätter samt att det nu också är svårt att beakta det allt större antalet registrerade ensamrätter. Avgörande för kommitténs bedömning har emellertid varit att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering får verkan i Sverige. Detta innebär enligt kommitténs mening att officialprövningen aldrig kan innebära en rimlig garanti för att vare sig nationella registreringar eller internationella registreringar med verkan här inte kränks.
De skäl som talar för och de som talar emot officialprövningen vid registrering av varumärken gör sig gällande även vid bedömningen av om det finns skäl att behålla denna prövning vid registrering av firma. Vissa av de skäl som talar emot officialprövningen av relativa hinder väger enligt kommitténs mening tyngre med avseende på firmaregistrering än varumärkesregistrering. Ett sådant skäl är att officialprövningen förlänger handläggningstiden, eftersom kravet på snabbhet är större vid firmaregistrering än vid varumärkesregistrering.
Även när det gäller officialprövningen vid firmaregistrering är det av särskild vikt att den är så tillförlitlig att den ger en rimlig säkerhet för att en beviljad ensamrätt inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter. Också vid firmaregistreringen har det i praktiken alltid varit en omöjlig uppgift för Patentverket att ex officio ta hänsyn till icke registrerade ensamrätter. Likaså är det numera svårt att vid registreringen av firma beakta alla registrerade äldre ensamrätter, särskilt äldre gemenskapsregistreringar. Och även med avseende på registreringen av firma är det av avgörande betydelse att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att gemenskapsregistreringar får verkan i Sverige. Inte heller
officialprövningen vid registreringen av firma kan därför medföra någon rimlig garanti för att en registrerad firma inte kränks. Till detta kommer intresset av likformighet vid registrering av varumärke och firma.
På grund av det anförda föreslår kommittén att officialprövningen av de relativa registreringshindren skall avskaffas.
9.7.5. Registreringsförfarandet
Förslag: Registreringsmyndigheterna skall på samma sätt som
nu ex officio undersöka om det finns några absoluta registreringshinder. I den omfattning regeringen föreskriver skall myndigheten också undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om dessa. Framkommer något relativt hinder skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig. Men myndigheten skall ex officio vägra registrering endast om det föreligger något absolut registreringshinder.
Skälen för förslaget: Med en ordning där en firma registreras utan
någon officialprövning av relativa registreringshinder är det naturligt att utforma förfarandet på ungefär samma sätt som vid registrering av varumärken (jfr avsnitt 5.3.2). Varje registreringsmyndighet skall alltså på samma sätt som nu undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering. Med hänsyn till kravet på snabbhet vid registreringen av framför allt bolag är det enligt kommitténs mening tveksamt om det finns utrymme för att också undersöka om det finns några relativa hinder mot registrering och underrätta sökanden om dessa. Än mindre kan det komma i fråga att registreringsmyndigheterna skall underrätta innehavarna av äldre registreringar om sådana ansökningar/registreringar. Inte heller vid registreringen av firma bör det i lag anges huruvida registreringsmyndigheterna skall göra en sådan undersökning eller ej. Även när det gäller registreringen av firma framstår det emellertid som lämpligt att i lag ange att myndigheterna – som kommittén föreslagit i fråga om varumärken – skall göra en sådan undersökning i den omfattning som regeringen föreskriver. Härigenom kan förfarandet på ett tämligen enkelt sätt regleras efter de behov som kan finnas i detta avseende. Det bör understrykas att denna ordning inte förutsätter att regeringen
föreskriver att registreringsmyndigheten måste utföra ett visst mått av granskning med avseende på relativa hinder. I den mån registreringsmyndigheterna skall göra en granskning av detta slag skall dock myndigheterna göra den både vid ansökan om nyregistrering och ansökan om ändring av en tidigare registrering. Och framkommer det något relativt hinder skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och bereda honom tillfälle att yttra sig. Härigenom får sökanden tillfälle att överväga om han vill att den aktuella firman registreras trots förekomsten av detta hinder.
Sammanfattningsvis innebär kommitténs förslag att registreringsförfarandet utformas på följande sätt. Registreringsmyndigheten skall på samma sätt som nu ex officio kontrollera att ansökan uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt. Vidare skall registreringsmyndigheten undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering, inbegripet kravet att firman skall skilja sig tydligt från tidigare registrerade firmor. Myndigheten skall också i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Om ansökan är bristfällig eller om det finns något absolut hinder mot registrering skall myndigheten på samma sätt som nu underrätta sökanden om detta samt förelägga denne att inom viss tid komplettera eller ändra ansökan. Hör inte sökanden av sig i rätt tid skall registreringsmyndigheten avskriva ansökan. Hör sökanden av sig men finns det fortfarande någon brist med avseende på ansökan eller något absolut hinder mot registrering skall myndigheten avslå ansökan om det inte finns anledning att förelägga sökanden på nytt. Om däremot ansökan är i sin ordning och det inte finns något absolut hinder mot registrering skall registreringsmyndigheten föra in firman och övriga uppgifter i registret samt kungöra detta. Att kungörelse skall utfärdas när uppgifter förs in i de aktuella registren framgår av de associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 18 kap. 2 § ABL, 18 § HrL och 15 kap. 2 § FörenL).
I FL bör två nya paragrafer införas, en med grundläggande bestämmelser om handläggningen och en med bestämmelser om registreringen av firma. Bestämmelserna bör utformas på ungefär samma sätt som dem i förslaget till varumärkeslag.
Kommittén föreslår i avsnitt 5.3.2. att det skall införas en möglighet till återupptagning i ärenden om varumärkesregistrering.
Något behov av återupptagning i ärenden om firmaregistrering finns inte.
9.7.6. Invändningsförfarandet
Förslag: Den som vill skall kunna framställa invändning mot
registreringen av en firma. Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändaren skall till grund för invändningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande av firmaregistreringen. Återkallas invändningen skall myndigheten ändå få pröva den om det finns särskilda skäl. Myndigheten skall dock själv inte kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller skall myndigheten under invändningsförfarandet ex officio få ta upp andra hinder till prövning än dem som invändaren åberopat.
Skälen för förslaget: I ett förfarande där en firma registreras utan
någon officialprövning av relativa hinder måste innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa registreringen. Också i detta avseende är det lämpligt att utforma förfarandet på samma sätt som vid registrering av varumärken, dvs. som ett invändningsförfarande (jfr avsnitt 5.3.3). Även här gör sig kravet på en snabb handläggning gällande och det finns t.ex. inte anledning att närmare överväga en ordning där invändningsförfarandet är placerat före registreringen.
När registreringsmyndigheten har utfärdat kungörelse om en registrering skall den som vill alltså ha möjlighet att framställa invändning mot registreringen. Invändning skall få framställas både mot nyregistreringar och ändringar av tidigare registreringar. Det innebär bl.a. att invändning får framställas mot registrering av en ändrad verksamhetsbeskrivning, jfr RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7). Invändningen måste komma in till registreringsmyndigheten inom tre månader från registreringsdagen. Till stöd för invändningen får invändaren åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna
läggas till grund för ett beslut om upphävande av registreringen (se avsnitt 8.5).
När en invändning kommit in skall registreringsmyndigheten kontrollera att invändningen uppfyller de formella krav som ställs på en sådan. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av invändningsärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna vid äventyr att invändningen annars avvisas. Tar registreringsmyndigheten upp invändningen skall myndigheten bereda innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig inom viss tid. Sedan skriftväxlingen avslutats skall registreringsmyndigheten pröva om registreringen på grund av invändningen skall upphävas helt eller delvis, eller om invändningen skall avslås. Är det uppenbart att invändningen är ogrundad skall registreringsmyndigheten avslå invändningen utan att dessförinnan underrätta innehavaren.
Registreringsmyndigheten bör på samma sätt som vid registreringen av varumärken i begränsad omfattning få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet (jfr avsnitt 5.3.3). I undantagsfall bör alltså myndigheten få fullfölja en prövning av ett absolut hinder även om invändaren återkallar sin invändning. Däremot bör myndigheten inte få fullfölja prövningen av ett relativt hinder om invändaren återkallar invändningen. Registreringsmyndigheten bör inte ex officio få ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör myndigheten få ta upp nya absoluta hinder till prövning under invändningsförfarandet.
9.7.7. Förhandsgranskning
Nuvarande möjligheter till förhandsgranskning
Patentverket skall enligt 51 § ABF på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordning m.m. Det innebär bl.a. att verket på begäran har skyldighet att undersöka om det finns något hinder mot registrering av ett aktiebolags firma. En sådan undersökning görs på samma sätt som vid prövningen av om en firma kan registreras. Förhandsgranskningen omfattar med andra ord både absoluta och relativa registreringshinder. Det förekommer också att Patentverket gör en förhandsgranskning med avseende på firmor för andra rättssubjekt än aktiebolag, t.ex. handelsbolag och ekonomiska föreningar. Något ut-
tryckligt lagstöd för en sådan förhandsgranskning finns emellertid inte.
Ärenden om förhandsgranskning handläggs vid bolagsavdelningens kundserviceenhet, men själva granskningen görs av de enheter (registreringsteam) som också prövar ärenden om nyregistrering av firma. Den som begär förhandsgranskning av en firma kan normalt få svar inom tre dagar, förutsatt att begäran inte behöver kompletteras på något sätt. Under de senaste tre åren har Patentverket varje år handlagt i genomsnitt ca 750 ärenden om förhandsgranskning som omfattat firma. Avgiften för denna granskning uppgår för närvarande till 700 kr för varje namnförslag (i januari 2001).
Av förhandsgranskningen framgår, med den säkerhet som officialprövningen ger, om det vid tiden för granskningen finns något hinder mot registrering av en firma. Förhandsgranskningen medför dock inte någon rätt till prioritet vid en senare ansökan om registrering. Ett företräde i förhållande till andra kännetecken uppkommer först genom en ansökan om registrering, även om firman varit föremål för förhandsgranskning (12 § FirmaL). Det finns därför inte någon garanti för att en firma som vid tiden för förhandsgranskningen bedömts möjlig att registrera också kan registreras när en ansökan om registrering ges in. En ansökan om registrering av firma som görs i nära anslutning till förhandsgranskningen kan emellertid normalt läggas till grund för registrering.
Behovet av en särskild förhandsprövning
Patentverket har som nämnts i den rapport som överlämnats till kommittén föreslagit att det införs en ordning där den som vill skall kunna få en firma förhandsprövad och reserverad under en viss tid (avsnitt 9.3). Denna förhandsprövning kan sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt.
Den som vill skall kunna ansöka om förhandsprövning av om en firma kan registreras. Prövningen skall avse alla hinder mot registrering, dvs. både absoluta och relativa registreringshinder. Innehåller en ansökan flera firmaförslag skall en fullständig prövning göras av samtliga förslag. Ärendet skall handläggas skyndsamt och normalt inte ta mer än två arbetsdagar. En ansökan om förhandsprövning skall från ansökningsdagen och under den tid som prövningen pågår medföra företrädesrätt vid en senare ansökan om
registrering. Och en firma som kunnat godkännas vid en förhandsprövning skall reserveras under en tid av två månader från dagen för ansökan om förhandsprövning. En på detta sätt reserverad firma skall således utgöra hinder mot registrering av yngre förväxlingsbara kännetecken under tvåmånaderstiden. En förutsättning för att företrädesrätten skall kunna användas är alltså att det inte finns något hinder mot registrering av den aktuella firman. Ytterligare förutsättningar är att firman inte ändras och att verksamhetsbeskrivningen inte utvidgas.
En del av avgiften för prövningen av en firma skall kunna avräknas mot avgiften i ett senare ärende om registrering. Företrädesrätten skall kunna överlåtas, både den företrädesrätt som en ansökan om förhandsprövning ger och den företrädesrätt som en godkänd förhandsprövning ger. De bestämmelser om föreläggande och avskrivning som tillämpas i ärenden om registrering av firma skall tillämpas också i ärenden om förhandsbesked. Ett beslut att avskriva en ansökan skall få överklagas på samma sätt som ett beslut om avskrivning i ärenden om registrering. Däremot skall ett beslut om att en firma inte kan godkännas på grund av att det föreligger något hinder mot registrering inte kunna överklagas.
Till stöd för förslaget har Patentverket anfört i huvudsak två olika skäl, dels att handläggningstiden för ärenden om registrering kan förkortas om granskningen av firman redan är gjord, dels att det är lättare att i ett inledande skede planera verksamheten i ett bolag om det inte råder någon tvekan om att firman kommer att registreras. Patentverket har därvid anfört att en förkortad handläggningstid och en ökad förutsebarhet innebär påtagliga fördelar för dem som står i begrepp att ansöka om registrering av ett bolag. Enligt Patentverkets mening finns det en nackdel med förslaget och den består i att det inte finns något hinder för att ansöka om förhandsprövning av samma firma så snart tvåmånaderstiden löpt ut och på det sättet hindra andra från att vinna registrering av firman. I anslutning till detta har dock verket anfört att den korta reservationstiden torde motverka att möjligheten till förhandsprövning används på detta sätt.
Bedömning: Det finns inte skäl att införa en särskild möjlighet
till förhandsprövning av firma.
Skälen för bedömningen: Kommittén har tidigare framhållit att
det är viktigt att registreringen av bolag kan ske på ett snabbt och
enkelt sätt. En möjlighet till förhandsprövning kan, som Patentverket anfört, i och för sig bidra till en snabbare handläggning vid registrering av bolag, eftersom någon granskning i fråga om firma i princip inte behöver göras i registreringsärendet. Så som Patentverket anfört gör förhandsprövningen det också lättare för den som står i begrepp att registrera ett bolag att i ett inledningsskede planera verksamheten i bolaget, om det står klart under vilken firma den kommer att bedrivas. Kommittén delar Patentverkets bedömning att det knappast finns någon risk för att möjligheten till förhandsprövning missbrukas i syfte att hindra andra från att erhålla registrering en viss firma.
En grundläggande tanke i kommitténs förslag är emellertid att den som innehar en ensamrätt själv skall bevaka denna, både när det gäller varukännetecken och näringskännetecken. Kommittén har därför föreslagit att officialprövningen begränsas till absoluta registreringshinder, både vad det gäller registrering av varumärke och firma. Med denna utgångspunkt är det, som kommittén tidigare anfört, naturligt att den som står i begrepp att ansöka om registrering av ett kännetecken också själv undersöker om det finns utrymme för användning av detta kännetecken med hänsyn till äldre ensamrätter (se avsnitt 5.3.1). Förutsättningarna för ett system med förhandsprövning som bygger på officialprövning har därigenom kommit i ett annat läge.
En förhandsprövning av det slag som Patentverket föreslagit omfattar en prövning med avseende på både absoluta och relativa registreringshinder. Det är naturligtvis värdefullt för en sökande att veta att det inte finns något absolut hinder mot registrering av en viss firma. När det gäller absoluta registreringshinder är det framför allt kravet på särskiljningsförmåga som för närvarande kan vara svårt att bedöma. Kommittén har emellertid föreslagit att en firma inte behöver uppfylla kravet på särskiljningsförmåga för att kunna registreras (se avsnitt 9.5). En annan sak är att en firma enligt kommitténs förslag måste ha särskiljningsförmåga för att få ett känneteckensrättsligt skydd genom registrering. Om kommitténs förslag i denna del genomförs kan det inte anses finnas något större behov av förhandsprövning med avseende på absoluta registreringshinder.
Ur sökandens synvinkel kan det emellertid alltjämt finnas ett intresse av en förhandsprövning med avseende på relativa registreringshinder. Det är ju också i förhållande till andra ensamrätter som en ansökan om förhandsprövning skall ge en företrädesrätt.
En förhandsprövning av det slag som Patentverket föreslagit skulle emellertid innebära att verket i sin myndighetsutövning skulle göra en officialprövning med avseende på relativa registreringshinder. En officialprövning med avseende på relativa registreringshinder i ett ärende om förhandsprövning skulle emellertid inte kunna tillerkännas någon verkan i ett senare ärende om registrering av firma, eftersom någon officialprövning enligt kommitténs förslag inte skall göras i sådana ärenden. Det är därför inte lämpligt att förena en förhandsprövning som bygger på officialprövning med en registreringsprövning som saknar sådan prövning.
Kommittén vill här erinra om att förslaget att begränsa officialprövningen i ärenden om firmaregistrering torde leda till kortare handläggningstider. Förändringen av förprövningen kan härigenom bidra till att det går snabbare att registrera ett bolag i framtiden. Vidare finns det goda möjligheter för den som står i begrepp att starta ett företag att själv undersöka om en firma kommer att kunna användas utan att den kommer att göra intrång i någon äldre ensamrätt. Det kan ske genom direktåtkomst till vissa av de register som innehåller uppgifter om firmor, t.ex. Patentverkets register. Det kan vidare ske genom att anlita de tjänster som vissa registreringsmyndigheter tillhandahåller, bl.a. Patentverkets tjänster i form av förhandsgranskning. Men det kan också ske genom att anlita de särskilda företag som tillhandahåller speciella tjänster på känneteckensområdet.
9.7.8. Registrering av firma och registrering av det rättssubjekt som firman avser
En firma registreras enligt bestämmelserna i FL och de särskilda bestämmelser om registrering av firma som finns i olika associationsrättsliga författningar (2 § 2 st. FL). Bestämmelserna i FL innehåller bl.a. de materiella krav som skall vara uppfyllda för att en firma skall få registreras (9–12 §§ FL). Däremot innehåller FL inga bestämmelser om vare sig de formella krav som ställs på en ansökan eller handläggningen i registreringsärenden. Sådana bestämmelser finns i stället i de olika associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 18 kap 1–6 §§ ABL, 1–5 §§ HrL och 15 kap. 1– 6 §§ FörenL).
Handläggningsreglerna i de associationsrättsliga författningarna avser inte bara registrering av firma, utan alla registreringsåtgärder som kan förekomma med avseende på den associationsform som
respektive författning rör. Reglerna om registrering är alltså tillämpliga också på registrering av rättssubjektet som sådant. Vid registrering av ett rättssubjekt måste alla sådana uppgifter kunna föras in som enligt lag eller annan författning skall finnas i registret. Det gäller både vid registrering av sådana rättssubjekt som vinner rättskapacitet genom registreringen (t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) och vid registrering av sådana subjekt vars rättskapacitet inte är beroende av registreringen (t.ex. enskilda näringsidkare). En förutsättning för registrering av ett aktiebolag är bl.a. att en firma kan registreras (2 kap. 4 och 9 §§ ABL jämförda med 3 § 1 st. 4 och 44 § ABF). I samband med registrering av ett aktiebolag kan också en bifirma registreras (32 § ABF). Att alla registeruppgifter skall kunna föras in för att registrering skall få ske kan enligt kommitténs mening förklaras med att registren inte bör belastas med uppgifter om rättssubjekt som inte från början har förutsättningar att bedriva verksamhet.
Ett villkor för registrering av ett rättssubjekt är alltså att en firma kan registreras. Sedan registreringen av rättssubjektet kommit till stånd är den emellertid inte direkt beroende av att registreringen av firman består. Registreringen av en firma kan med andra ord upphävas utan att det påverkar registreringen av rättssubjektet. Det gäller både i fråga om sådana rättssubjekt vars namn sammanfaller med firman (t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) och sådana vars namn vanligtvis skiljer sig från firman (t.ex. enskilda näringsidkare). Upphävande av firmaregistreringen påverkar således inte heller registreringen av andra uppgifter, såsom rättssubjektets verksamhetsbeskrivning. Att ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening saknar firma utgör t.ex. inte grund för likvidation och upplösning av rättssubjektet (jfr 13 kap. ABL, 24–45 §§ HBL och 11 kap. FörenL).
I 16 § första stycket FL används uttrycket ”häva registreringen” och i 17 § första meningen FL används ”hävande av registreringen”. I dessa uttryck ligger att det endast är registreringen av firman som upphävs. Och enligt 17 § andra meningen FL kan domstol vid upphävande av en firmaregistrering förordna att firman skall få stå kvar i registret i avvaktan på att rättssubjektet antar en ny firma. Av detta framgår indirekt att upphävande av firmaregistreringen inte påverkar registreringen av rättssubjektet. Om firmaregistreringen har upphävts och någon ny firma inte har registrerats gör registreringsmyndigheten i vissa fall en anteckning i registret om att rättssubjektet saknar firma. Användningen av
sådana anteckningar vittnar om att en hävning av firmaregistreringen inte påverkar registreringen av rättssubjektet. Av det anförda följer att registreringen av en firma bör betraktas som en särskild registreringsåtgärd, även om den görs i samband med registreringen av det rättssubjekt som den avser.
Ett rättssubjekt som saknar namn och firma har av förklarliga skäl svårt att bedriva verksamhet, även om subjektet kan identifieras genom sitt organisationsnummer. Ett företag som varken har namn eller firma kan t.ex. inte på ett naturligt sätt kommunicera med andra företag eller med myndigheter på det sätt som behövs i en rörelse. Vissa rättssubjekt har också en skyldighet att använda sin firma på skriftliga handlingar av olika slag. Skriftliga handlingar som utfärdas för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening bör t.ex. undertecknas med firma (16 kap. 3 § ABL resp. 14 kap. 2 § FörenL). Vidare skall ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter ange bl.a. bolagets firma (16 kap. 4 § ABL).
I allmänhet har ett rättssubjekt vars firmaregistrering upphävts ett sådant behov av en ny firma att det i praktiken måste anta och få registrering av en ny firma för att kunna fortsätta sin verksamhet. I vissa fall kan ett rättssubjekt vars firma har upphävts få samma firma registrerad på nytt, t.ex. om det är tillräckligt att verksamhetsbeskrivningen ändras för att firman inte längre skall vara förväxlingsbar med ett annat kännetecken. I ett sådant fall kan det också vara möjligt att anta en bifirma för den verksamhet som inte längre kan bedrivas under huvudfirman, se vidare avsnitt 9.8.1.
Det praktiska behovet av en firma gör att de rättssubjekt som fortsätter med sin verksamhet normalt också ser till att skaffa sig en ny firmaregistrering. Registreringsmyndigheterna förutsätts ändå övervaka att sådana rättssubjekt som i princip är skyldiga att ha en firma också låter registrera en ny firma, se Eric W. Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 114. En näringsidkare som inte vidtar åtgärder för att få en ny registrering till stånd kan t.ex. föreläggas att göra detta vid äventyr av vite (jfr t.ex.19 kap 2 § ABL, 22 § HrL och 16 kap 2 § FörenL). Det är naturligtvis också möjligt att ansöka om registrering av en ny eller ändrad firma utan att registreringen av den registrerade firman dessförinnan upphävts.
Behovet av ändring
Kommittén har tidigare framhållit att det finns skäl som talar för att registreringen av firma bör frikopplas från registreringen av det
rättssubjekt som firman avser (se avsnitt 9.3). Det skulle bl.a. innebära att alla bestämmelser som rör registreringen av näringskännetecken kunde samlas i en och samma författning. Var och en av de författningar som avser en viss associationsform kunde då renodlas till att innehålla bestämmelser av associationsrättslig betydelse. Kopplingen mellan registreringen av rättssubjektet och registreringen av firman bidrar, tillsammans med det förhållandet att bestämmelserna om registrering av firma finns i flera olika författningar, till att göra firmarätten svår att överblicka.
En sak som är besvärlig att utläsa i de nuvarande bestämmelserna är att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om rättssubjektet redan är registrerat, i ett särskilt ärende. En annan sak som är otydlig är att upphävandet av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av rättssubjektet som sådant. Bestämmelserna i FL och deras förhållande till bestämmelserna i de associationsrättsliga författningarna blir enligt kommitténs mening lättare att förstå om dessa förhållanden framgår tydligare.
Det bör därför införas en bestämmelse av vilken det uttryckligen framgår att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om rättssubjektet redan är registrerat, i ett särskilt ärende. Vidare bör det införas en bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Klarhet i sistnämnda avseende är av särskild betydelse med hänsyn till kommitténs förslag om att registreringen av en firma skall kunna upphävas med avseende på viss verksamhet och att registreringen också skall kunna upphävas i administrativ ordning (se avsnitt 9.8 och 9.9).
Förslag: I FL införs en ny paragraf av vilken det framgår att en
firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om firman skall registreras för ett rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende. Vidare införs en särskild bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av den näringsidkare (rättssubjekt) som firman avser. Härigenom blir det tydligt att registreringen av en firma kan upphävas fast rättssubjektet som sådant består.
Skälen för förslaget: I FL finns de grundläggande bestämmelserna
om registrering av firma och upphävande av firmaregistrering, vilka
avser alla slags firmor. De bestämmelser som kommittén här föreslår är sådana grundläggande bestämmelser som avser alla slags firmor och bör därför föras in i FL.
I 9 § FL och följande paragrafer finns bestämmelserna om registrering av firma. Bestämmelsen av vilken det framgår att en firma registreras i samband med registrering av rättssubjektet eller, om firman skall registreras för rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende bör därför föras in omedelbart före sistnämnda paragraf, dvs. i en ny 8 a §.
Bestämmelserna om upphävande av firmaregistrering finns – med undantag för de i avsnitt 9.7.6 föreslagna bestämmelserna om upphävande efter invändning – i 16–17 §§ FL. Av 17 § FL framgår bl.a. vilka åtgärder som skall vidtas i registret när registreringen av en firma har upphävts. Det framstår som lämpligt att föra in bestämmelsen, som klargör att upphävande av en firma inte påverkar registreringen av rättssubjektet, som ett nytt stycke i 17 § FL.
9.8. Upphävande av skyddet för viss verksamhet
9.8.1. Behovet av ändring
Registreringen av en firma kan som nämnts upphävas av domstol på olika grunder, bl.a. om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman (16 § 2 st. 5 FL). Men en firmaregistrering kan endast hävas om firman inte alls har använts inom en tid av fem år. Det är alltså inte möjligt att häva registreringen endast för viss verksamhet. Det innebär följaktligen att en firmaregistrering kan bestå även för verksamheter som firman inte används för.
Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande bl.a. att det inte var befogat med ett rättsskydd genom registrering för firmor som inte användes för sitt ändamål och att ett användningstvång kunde bidra till att ”döda firmor” avlägsnades ur registren, se SOU 1967:35 s. 266 f. Och departementschefen anförde i propositionen bl.a. att s.k. spärr- eller skyddsregistreringar inte borde godtas, dvs. registreringar vars enda syfte är att hindra att någon annan tar en likartad firma i bruk, se prop. 1974:4 s. 186 f. och 223. Frågan om partiell hävning synes emellertid inte ha varit föremål för några överväganden i förarbetena. Den synes inte heller ha varit föremål för prövning i rättstillämpningen, jfr Eric W.
Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 22 och 107. Vid bedömning av frågor om förväxlingsbarhet har man dock tagit hänsyn till att en firma inte använts för viss verksamhet, se bl.a. NIR 1993 s. 478 (Silva Sweden AB – Sylva Futura AB).
Ett registrerat varumärke måste, till skillnad från en registrerad firma, i princip användas för allt det som registreringen omfattar. Enligt 25 a § första stycket VmL jämfört med 25 b § VmL kan en registrering av ett varumärke som inte använts för vissa varor (eller tjänster) inom en period av fem år i följd hävas för dessa varor. Ett skäl till detta s.k. användningstvång för registrerade varumärken är att tillgången på goda kännetecken är begränsad och att de som finns bör användas på ett effektivt sätt för att främja en effektiv konkurrens.
De skäl som ligger bakom kravet på användning för att upprätthålla skyddet för registrerade varumärken gör sig gällande också när det gäller registrerade firmor. Även när det gäller firmor är tillgången på goda kännetecken begränsad och de som finns bör användas på ett effektivt sätt. Till detta kommer att avsaknaden av möjlighet att upphäva en registrerad firma för viss verksamhet delvis sätter det skärpta kravet på användning av registrerade varumärken ur spel. Med hänsyn till att firma och varumärke ofta används på ett likartat sätt är det möjligt att genom en registrerad firma upprätthålla ett skydd för viss verksamhet och därigenom indirekt också vidmakthålla ett skydd med avseende på sådana varor och tjänster som har anknytning till den bransch som firman avser. Och att man i vissa fall kan ta hänsyn till att en firma inte använts för viss verksamhet är inte tillräckligt för att skapa ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten.
Det finns emellertid en skillnad mellan firmarätten och varumärkesrätten som har betydelse i detta avseende. Branschbegreppet inom firmarätten är elastiskt i den meningen att det skall vara möjligt att utveckla verksamheten inom ramen för huvudfirman och dess verksamhetsbeskrivning. Kommittén har när det gäller kravet på precision i verksamhetsbeskrivningarna anfört att viss hänsyn måste tas till behovet av att inom ramen för huvudfirman utveckla verksamheten på ett naturligt sätt (se avsnitt 9.6.2). Det är dock inte förenligt med intresset av en effektiv konkurrens att låta näringsidkare under obegränsad tid ha ensamrätt till en firma för viss verksamhet av det skälet att det i en avlägsen framtid eventuellt kan komma uppstå ett behov att använda firman för denna verksamhet. Det nu anförda gäller särskilt som en näringsidkare är
oförhindrad att utvidga sin verksamhetsbeskrivning och använda sin firma för den nya verksamheten under förutsättning att det inte innebär intrång i någon annans ensamrätt. I princip är det också möjligt för honom att anta en bifirma om han vill ta upp nya verksamheter i sin rörelse och det inte är möjligt att använda huvudfirman för dessa. Det behöver knappast påpekas att det saknas anledning att främja beståndet av ensamrätten till en registrerad firma som endast nyttjas för att hindra andra från att använda liknande kännetecken.
I detta sammanhang bör framhållas att en möjlighet att upphäva registreringen av en firma för viss verksamhet kan ha en betydelse också i andra situationer. Så förhåller det sig t.ex. om det föreligger hinder mot registreringens bestånd av det skälet att firman avser verksamhet av samma eller liknande slag som en äldre firma.
Det nu anförda leder till slutsatsen att det finns ett behov av att begränsa ensamrätten till firma för sådan verksamhet som den inte faktiskt används för.
9.8.2. Förslag
Förslag: Registreringen av en firma skall kunna upphävas för
viss verksamhet (partiell hävning).
Skälen för förslaget: Det är i och för sig möjligt att på olika sätt
begränsa ensamrätten till firma för sådan verksamhet som den inte används för. Man måste emellertid ta hänsyn till att verksamhetsbeskrivningarna har betydelse i två olika avseenden. De fyller inte bara en känneteckensrättslig funktion, utan också en associationsrättslig funktion. Behovet av att kunna upphäva skyddet för firman gör sig emellertid endast gällande från känneteckenssynpunkt.
Kommittén har i avsnitt 9.7.8 konstaterat att upphävandet av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Det innebär bl.a. att registreringen av en verksamhetsbeskrivning består även om firmaregistreringen upphävs. Verksamhetsbeskrivningen står alltså kvar i registret, men registreringsmyndigheten gör en anteckning om att firman inte längre är registrerad för viss verksamhet. Verksamhetsbeskrivningens associationsrättsliga funktion påverkas således inte av att firmaregistreringen upphävs. Ur associationsrättslig synvinkel finns därför
inte något hinder mot en ordning i vilken det är möjligt att upphäva firmaregistreringen för viss verksamhet.
En särskild fråga är dock om verksamhetsbeskrivningarna allmänt sett är utformade så att det är möjligt att upphäva registreringen för viss verksamhet. Vid partiell hävning av en firmaregistrering är det viktigt att precist kunna ange vilken verksamhet som avses. Många registrerade firmor har dock som nämnts vida och föga preciserade verksamhetsbeskrivningar (se avsnitt 9.6.1). Det innebär att en firma kan vara använd för en verksamhet som i och för sig ryms inom det sätt på vilket verksamheten är beskriven, men som endast avser en mindre del av denna. Antag att en firma är registrerad för "partihandel med jordbruksråvaror och levande djur”, vilket är en s.k. aktivitetsart som motsvarar klass 51.2 i SNI 92. Antag vidare att firman används för partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder (klass 51.21) och sådan handel med blommor och växter (klass 51.22), men inte för t.ex. partihandel med levande djur (klass 51.23). I sådana fall bör det alltså inte vara möjligt att häva skyddet för verksamheten så som den är beskriven, dvs. för partihandel med jordbruksråvaror och levande djur. Skyddet bör endast kunna hävas med avseende på den verksamhet för vilken firman faktiskt inte har använts, t.ex. partihandel med levande djur.
Ett grundläggande krav på ett yrkande i ett dispositivt tvistemål är enligt 42 kap. 2 § första stycket 1 RB att yrkandet är bestämt. Det är inte lämpligt att därutöver i lag reglera hur ett yrkande om upphävande av en firmaregistrering skall vara utformat. Kommittén vill emellertid framhålla att det vid utformning av yrkanden om upphävande av skyddet för viss verksamhet är möjligt använda sig av eller hämta ledning i aktivitetsarter som finns i SNI 92. I många fall kan den verksamhet för vilken registreringen skall upphävas avgränsas med en aktivitetsart som korresponderar med en tre- eller fyrsiffrig SNI-kod. Skall skyddet hävas för en mer vittomfattande verksamhet finns det i och för sig inget hinder mot att en mer övergripande aktivitetsart används. Varje enskild aktivitetsart individualiserar på ett tämligen klart sätt den verksamhet som den avser. Vad varje aktivitetsart omfattar framträder vidare med ökad tydlighet vid en jämförelse med näraliggande aktivitetsarter.
Kommittén har i avsnitt 9.6.2 funnit att det inte bör göras någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av verksamhetsbeskrivningarna. Den som ansöker om registrering av en
firma skall därför också i fortsättningen ha frihet att utforma verksamhetsbeskrivningarna på det sätt han själv önskar, under förutsättning att verksamheten anges till sin art. Kommittén har emellertid framhållit att det inte finns något som hindrar att registreringsmyndigheterna rekommenderar och uppmuntrar dem som ansöker om firmaregistrering att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92. Kommittén har därvid anfört att det också kan finnas anledning att klassificera uppgifterna i verksamhetsbeskrivningarna i enlighet med dessa koder. Det råder ingen tvekan om att en verksamhet som är angiven med den precision som sådana aktivitetsarter ger är tillräckligt preciserad för att användas i ett yrkande om upphävande. Oavsett med vilken precision verksamhetsbeskrivningen är gjord torde dock förteckningen över aktivitetsarter i SNI 92 kunna användas för att individualisera den verksamhet för vilken en firmaregistrering begärs upphävd.
Bestämmelser om upphävandet av en firmaregistrering för viss verksamhet kan tillämpas också på redan registrerade firmor. På motsvarande sätt gjordes reglerna om partiell hävning av varumärkesregistrering tillämpliga också på redan registrerade varumärken, se prop. 1992/93:48 s. 107 f.
Kommittén föreslår mot den angivna bakgrunden att det införs en möjlighet att upphäva skyddet för en firma som kännetecken för viss verksamhet om firman inte används för denna verksamhet inom viss tid.
Det behov som ett företag har av att kunna utveckla sin verksamhet inom ramen för en registrerad firma kan anföras till stöd för att den tid inom vilken firman måste användas bör vara längre än motsvarande tid för ett registrerat varumärke. Varje skillnad i kravet på användning mellan registrerade varumärken och registrerade firmor medför dock att det skärpta användningstvånget för registrerade varumärken kan kringgås. Målet att skapa ett så bra samspel som möjligt mellan varumärkes- och firmarätten gör därför att den tid inom vilken en firma måste användas för viss verksamhet också bör bestämmas till fem år. Det överensstämmer för övrigt med den tid inom vilken en firma enligt 16 § FL måste användas för någon verksamhet för att grund för upphävande inte skall föreligga. Bestämmelsen om upphävande av firmaregistrering för viss verksamhet bör införas i 16 § FL, vilken så långt möjligt bör utformas på samma sätt som 28 § i förslaget till varumärkeslag.
Innehavaren av en firmaregistrering som upphävts för viss verksamhet kan som nämnts i vissa fall tillgodose sitt behov av känne-
tecken för denna verksamhet genom att anta en bifirma (se avsnitt 9.8.1). En förutsättning för registrering av bifirma för viss verksamhet är att denna verksamhet är registrerad för rättssubjektet som sådant. Det fordras dock inte att huvudfirman är registrerad för denna verksamhet. Enligt 26 § FL måste emellertid även huvudfirman anges vid teckning av bifirma. Den som antagit en bifirma för viss verksamhet måste alltså använda även huvudfirman för att göra en korrekt firmateckning. Vidare skall ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter ange bl.a. bolagets firma (16 kap. 4 § ABL). Enligt artikel 5.3 d i varumärkesdirektivet hör användning av ett kännetecken på affärshandlingar till sådan användning som kan förbjudas. Även enligt 4 § tredje stycket 4 i förslaget till varumärkeslag skall användning av ett kännetecken på affärshandlingar anses som användning av kännetecken. Men detta är en användning som inte har någon ekonomisk betydelse. Användning av en huvudfirma tillsammans med en bifirma som inte sker i något annat syfte än uppfylla de krav som ställs på en korrekt firmateckning bör därför enligt kommitténs mening inte anses som en sådan användning som kan förbjudas. Inte heller bör ett aktiebolags användning av firman på brev m.m. anses som sådan användning som kan förbjudas, om den endast syftar till att uppfylla det krav som anges i 16 kap. 4 § ABL. Om det i rättstillämpningen skulle visa sig att direktivet skall tolkas så att även angivande av huvudfirma i de nu angivna situationerna är sådan användning som kan förbjudas, finns anledning att överväga om de associationsrättsliga reglerna angående användning av huvudfirma bör ändras.
9.9. Upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning
9.9.1. Nuvarande ordning
En registrering av firma kan för närvarande upphöra på i princip tre olika sätt: registreringen kan upphöra efter anmälan av innehavaren, registreringen kan upphöra efter att registreringsmyndigheten ex officio tagit upp frågan om att avföra den och registreringen kan upphävas genom en dom av allmän domstol efter att någon väckt talan om detta.
Innehavaren, eller någon som i hans ställe är behörig, kan begära att registreringen av rättssubjektet skall avföras på den grunden att
han upphört med sin verksamhet (se t.ex. 13 § 1 st. HrL). I samband med att registreringen av rättssubjektet avförs, avförs också firmaregistreringen. Innehavaren kan också begära att firmaregistreringen skall ändras helt eller delvis. Registreringsmyndigheten kan ex officio avföra registreringen på den grunden att näringsidkaren upphört med sin verksamhet (se t.ex. 13 kap. 18 § ABL, 17 § HrL och 11 kap. 18 § FörenL). En talan vid allmän domstol om upphävande av en firmaregistrering kan grundas på någon av de omständigheter som anges i 16 § FL.
En registrering av firma kan enligt 16 § första stycket FL upphävas av allmän domstol om registreringen gjorts i strid mot bestämmelserna i FL eller mot vad som i någon av de associationsrättsliga författningarna är föreskrivet om firma. En förutsättning för att firman skall kunna hävas på denna grund är att hindret mot registrering består när saken prövas och att registreringen inte kan bestå enligt bestämmelsen om samexistens i 8 § FL. Vidare kan registreringen upphävas av domstol på de grunder som anges i 16 § andra stycket FL: 1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare, 2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga, 3. om den blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning, 4. om den blivit vilseledande eller 5. om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda den.
9.9.2. Behovet av ändring
Frågan om prövningen av upphävande av registrering enligt grunderna i 16 § FL har inte varit föremål översyn i något lagstiftningsärende sedan FL:s tillkomst. Det har inte heller gjorts gällande att det skulle finnas behov av något alternativ till eller förändring av de rättegångsregler enligt vilka talan om upphävande av firmaregistrering förs. Annorlunda har det, som kommittén tidigare anfört (avsnitt 7.2.1), förhållit sig när det gäller prövning av frågor om upphävande av en varumärkesregistrering. Kommittén har emellertid presenterat två olika förslag som aktualiserar en översyn av ordningen för prövning av frågor om upphävande.
Kommittén har i avsnitt 9.7.4 föreslagit att officialprövningen i ärenden om registrering av firma begränsas till absoluta registreringshinder. Enligt förslaget skall registreringsmyndigheten i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns
något relativt hinder mot registrering. Men registreringsmyndigheten skall inte ex officio avslå en ansökan om registrering på grund av en äldre ensamrätt. Meningen är som tidigare framhållits (jfr avsnitt 5.3.2) att den som vill ansöka om registrering själv skall undersöka om det finns äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot att en registrering av firman består. En begränsning av officialprövningen till absoluta registreringshinder innebär emellertid typiskt sett en risk för att även sådana firmor kommer att registreras som inte kan bestå vid sidan av äldre ensamrätter. Kommittén har föreslagit att det skall vara möjligt att göra invändning mot en firmaregistrering och på det sättet få en prövning till stånd av om registreringen kan bestå eller inte. De flesta konflikter mellan nya firmaregistreringar och äldre ensamrätter torde också kunna avgöras inom ramen för invändningsförfarandet. Det finns emellertid anledning att räkna med att det kommer att uppstå ett ökat behov av prövning huruvida en firmaregistrering kan bestå vid sidan av en äldre ensamrätt.
Vidare har kommittén föreslagit att skyddet för en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet om firman inte används för denna verksamhet inom en tid av fem år i följd, se avsnitt 9.8.2. Förslaget innebär att kravet på användning av en registrerad firma blir i stort sett detsamma som kravet på användning av ett registrerat varumärke. Många mål angående upphävande av varumärkesregistreringar rör just upphävande av registreringen för vissa varor eller tjänster. När det gäller varumärken är det också bl.a. behovet av att kunna upphäva en registrering i dessa situationer som legat bakom kraven på en snabbare och billigare process. Om kommitténs förslag, att registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet, genomförs torde det komma att finnas ett större behov av ett snabbare och billigare sätt att få en registrering upphävd.
9.9.3. Förslag
Förslag: En firmaregistrering skall kunna upphävas i administ-
rativ ordning i fall där innehavaren av registreringen inte bestrider detta. Om innehavaren bestrider skall den som ansökt om upphävande kunna begära att saken överlämnas till en tingsrätt.
Skälen för förslaget: Kommitténs förslag om begränsning av offi-
cialprövningen innebär, tillsammans med förslaget om att skyddet för en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet, att behovet av och förutsättningarna för upphävande av firmaregistrering i stort sett är desamma som för upphävande av varumärkesregistrering, jfr avsnitt 7.4. Det bör därför införas en möjlighet för registreringsmyndigheterna att – utöver de möjligheter att häva en registrering som redan finns – upphäva registreringen av en firma helt eller delvis. Intresset av en så stor likformighet som möjligt mellan firma- och varumärkesrätten gör sig gällande även när det gäller utformningen av bestämmelserna om upphävande i administrativ ordning. Kommittén föreslår därför att det också i fråga om upphävande av firmaregistrering införs en ordning som i sina huvuddrag överensstämmer med den summariska processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Bestämmelserna skall vara tillämpliga på alla slags firmor.
Den ordning som kommittén föreslår innebär sammanfattningsvis följande. Den som vill att en firmaregistrering skall upphävas skall kunna ansöka om detta hos den myndighet som har ansvar för det register i vilket firman är införd. Myndigheten skall förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan inom viss tid, vid äventyr att skyddet för registreringen annars upphävs i enlighet med ansökan. Föreläggandet skall delges innehavaren enligt bestämmelserna om delgivning av stämningsansökan i tvistemål, jfr 33 kap. 4 och 6 §§ RB. Om innehavaren medger ansökan eller underlåter att svara på föreläggandet, skall registreringsmyndigheten utan någon ytterligare prövning upphäva registreringen. Innehavaren skall sedan ha möjlighet att inom en månad ansöka om återvinning av firmaregistreringen. Ansöker innehavaren om återvinning skall myndigheten överlämna handlingarna i ärendet till en tingsrätt som är behörig. Vid tingsrätten skall sedan frågan om upphävande handläggas som ett vanligt tvistemål. Om innehavaren i stället bestrider ansökan hos registreringsmyndigheten, skall myndigheten bereda sökanden tillfälle att begära att den överlämnas till domstol. Och om sökanden framställer en sådan begäran skall myndigheten skicka handlingarna i ärendet till en behörig tingsrätt där saken sedan skall handläggas på ungefär samma sätt som om handlingarna överlämnats dit efter en ansökan om återvinning. Det skall inte vara möjligt att få ersättning för kostnader inom ramen för handläggningen hos registreringsmyndigheten. Däremot skall det vara möjligt att i ett tvistemål som över-
lämnats från en registreringsmyndighet få ersättning av motparten också för kostnader som är hänförliga till förfarandet hos myndigheten. Registreringsmyndighetens slutliga beslut skall, i den mån reglerna om återvinning inte är tillämpliga, få överklagas till en tingsrätt som är behörig.
Bestämmelserna om upphävande av firmaregistrering finns i 16 § FL. De nya bestämmelserna om upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning bör placeras efter denna paragraf. Bestämmelserna bör utformas så att de motsvarar dem i 29–32 §§ i förslaget till ny varumärkeslag.
9.10. Vissa andra ändringar i firmalagen
I det föregående har kommittén föreslagit vissa ändringar i FL, främst för att få till stånd ett så bra förhållande som möjligt mellan firmarätten och varumärkesrätten. Ett bra samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten fordrar emellertid vissa ytterligare ändringar i FL som betingas av utformningen av förslaget till ny varumärkeslag, bl.a. följande.
När det gäller ensamrättens uppkomst bör bestämmelserna om skydd på grund av inarbetning och skydd för namn som naturliga varukännetecken utformas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag (se avsnitt 5.7.3 och 5.7.4). Vidare bör bestämmelsen om det korsvisa skyddet i FL ändras så att den korresponderar med motsvarande bestämmelse i förslaget till ny varumärkeslag.
Bestämmelserna i FL om ensamrättens omfattning bör de ändras så att de korresponderar med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag. Bestämmelserna bör följaktligen utformas i anslutning till varumärkesdirektivets reglering (se avsnitt 6.5). Även bestämmelserna om vad som kan utgöra hinder mot registrering av firma bör utformas så att de korresponderar med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag (se av Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs förslag snitt 8.4).
Bestämmelserna om sanktioner bör utformas i enlighet med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag. Det innebär att bestämmelserna om skadestånd och bestämmelserna om förutsättningarna för åtal bör ändras samt att bestämmelserna
om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken bör utgå (se avsnitt 8.8.2–8.8.4).
Vad kommittén anfört om talerätt och fastställelsetalan med avseende på rätten till varukännetecken gör sig gällande även i fråga om rätten till näringskännetecken (se avsnitt 8.5 och 8.6). Bestämmelserna om talerätt och fastställelsetalan bör således utmönstras ur FL.
Också det som kommittén anfört om sekretess i mål och ärenden avseende varukännetecken (avsnitt 8.7) gör sig gällande med avseende på näringskännetecken. Bestämmelsen om sekretess för uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhållanden bör därför också avse mål eller ärenden om näringskännetecken.
10. Författningskommentar
10.1. Förslaget till varumärkeslag
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § I denna lag finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Lagen innehåller också andra föreskrifter om kännetecken.
Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.
Föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda gemensamma kännetecken för varor eller tjänster (kollektivmärken).
Myndigheter och stiftelser samt föreningar och andra sammanslutningar som fastställer normer för eller kontrollerar varor eller tjänster, kan förvärva ensamrätt till särskilda kännetecken för sådana varor eller tjänster som normerna eller kontrollerna avser (garanti- eller kontrollmärken).
Lagens bestämmelser om varor gäller i det följande i tillämpliga delar också tjänster.
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
Denna paragraf, som delvis motsvarar 1 § VmL, anger lagens tillämpningsområde.
En redogörelse för olika begrepp som förekommer inom känneteckensrätten finns i avsnitt 1.3.3.
I paragrafens första stycke förekommer begreppet varumärke. Vad ett varumärke är framgår av 2 § i förslaget.
I andra stycket anges att var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Att detta gäller även i dag framgår av 1 § VmL. Före den 1 januari 1995 var det bara näringsidkare som kunde göra det (prop. 1994/95:59).
Tredje och fjärde styckena handlar om kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken. I dag finns motsvarande bestämmelser i en särskild lag, kollektivmärkeslagen (1960:645). Kommitténs
motiv för att föreslå att bestämmelserna i den lagen tas in i varumärkeslagen redovisas i avsnitt 1.3.1.
Kommitténs förslag i paragrafens tredje och fjärde stycken innehåller några terminologiska nyheter.
Varken begreppet garantimärke eller begreppet kontrollmärke finns i kollektivmärkeslagen eller i annan lag, men de är vedertagna benämningar. Det är alltså en nyhet att begreppen tas in i lag. Begreppet kollektivmärke används i kollektivmärkeslagen som en samlingsbeteckning för alla de typer av varumärken som nämns i tredje och fjärde stycket i 1 § förslaget, dvs. som en samlingsbeteckning för det som i förslaget kallas kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken. Anledningen till att kommittén föreslår att begreppet skall ges en snävare definition är att begreppet används på det sättet i varumärkesdirektivet (artikel 1). Nackdelen med den lösningen är att det är svårt att hitta ett annat ord som samlingsbeteckning för alla de tre slagen av märken. Kommittén anser dock att intresset av att begreppen har samma innebörd i svensk rätt och i varumärkesdirektivet bör väga över.
En nyhet i sak i tredje stycket är att det inte längre skall krävas att sammanslutningen består av näringsidkare. Detta ligger i linje med den ändring i 1 § VmL som nämns i kommentaren till andra stycket. Med begreppet sammanslutningar avses – liksom i KmL – bl.a. aktiebolag (SOU 1958:10 s. 367). Begreppet förekommer i artikel 7 Pariskonventionen. I den artikeln ges ett visst skydd för sammanslutningar konventionsstaterna emellan.
I femte stycket anges att lagens bestämmelser om varor i det följande, dvs. i resten av lagen, i tillämpliga delar också gäller tjänster. Kommittén anser att det i och för sig skulle vara av värde för förståelsen av lagen om man genomgående använde begreppet varor eller tjänster, inte minst för att de flesta nyregistreringarna numera inte gäller varor. Å andra sidan skulle det bli tungt med denna upprepning ett stort antal gånger. Kommittén har stannat för att ha den längre formuleringen bara i 1 §.
EU:s regler om gemenskapsvarumärken innebär att ensamrätt till varumärken med giltighet i Sverige kan förvärvas utan att varumärkeslagen tillämpas. Avsikten med bestämmelsen i sjätte stycket är att ge upplysning om detta så att ingen skall vilseledas att tro att varumärkeslagen innehåller all reglering på området.
Vad som kan utgöra varumärke
2 § Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom ord och sammansättningar av ord, inbegripet slagord, namn, bokstäver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varas form, utstyrsel eller förpackning, förutsatt att märket har särskiljningsförmåga.
Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömning av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning.
Paragrafens första stycke motsvarar 1 § andra stycket VmL. Den bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet och fick sin lydelse i samband med att direktivet genomfördes i svensk lag (prop. 1992/93:48).
En grundläggande förutsättning för att något skall utgöra ett varumärke är enligt artikel 2 i varumärkesdirektivet att det kan återges grafiskt. Vidare fordras enligt samma artikel att kännetecknet kan ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.
I andra stycket definieras begreppet särskiljningsförmåga. Någon sådan definition finns inte i VmL. Begreppet särskiljningsförmåga är centralt i varumärkesrätten och det är därför av värde det kan definieras i lag.
I andra stycket andra meningen finns en upplysning om att man vid bedömning av om varukännetecken har särskiljningsförmåga skall ta hänsyn till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning. Vilka omständigheter som skall beaktas vid en bedömning av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga framgår av 13 § tredje stycket.
Förvärv av ensamrätt
3 § Ensamrätt till varumärken kan förvärvas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patent- och registreringsverket (Patentverket).
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.
Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Om kännetecknet är
inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecken inom samma område.
I paragrafen anges hur ensamrätt kan förvärvas till varumärken och andra varukännetecken. Paragrafen motsvaras närmast av 1 § första stycket, 2 §, 3 § andra stycket och 13 § andra stycket VmL.
Av paragrafen framgår att ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom registrering och genom inarbetning. Det finns två slag av registrering. Den ena är den nationella som sker i varumärkesregistret som Patentverket för. Den andra är den internationella som sker i det internationella varumärkesregistret (se 38 §), men under viss medverkan av Patentverket. Förslagets regler om förvärv genom registrering innebär inga nyheter i sak.
Reglerna om inarbetning finns i tredje stycket. Kommitténs överväganden i fråga om inarbetning finns i avsnitt 5.7.3.
I VmL finns ingen föreskrift om hur länge ett varumärke skall anses vara inarbetat. En sådan bestämmelse har däremot tagits in i förslaget. Det beror på att rättsläget i Norge motiverar ett klarläggande. I sak är det inte fråga om någon ändring av svensk rätt.
När ett varumärke har inarbetats har det samma skydd som ett registrerat märke. Varumärkesdirektivet gäller dock endast registrerade varumärken. Inarbetade märken har dessutom – oavsett om de också är registrerade eller inte – ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket i förslaget. Kommittén föreslår nämligen att samma kriterier skall gälla för när ett varumärke skall anses inarbetat som när det skall ha ett utökad skydd (se avsnitt 6.5).
Bestämmelsen i fjärde stycket har sin motsvarighet i 13 andra stycket VmL. En skillnad är att kommittén föreslår att det skall föreskrivas att ensamrätt inte kan uppkomma till sådana kännetecknen som behandlas här, medan dagens reglering innebär att de inte får registreras.
Varumärkesdirektivets bestämmelser i ämnet finns i artikel 3.1 e. De innebär att det föreligger registreringshinder för dessa varukännetecken. Självklart bör inte heller skydd kunna uppkomma genom inarbetning. Det uppnår man genom att föreskriva ett en-
samrätt inte kan förvärvas i stället för att bara knyta hindret till registreringen.
I femte stycket finns regler om skydd för namn och firma när de används som varukännetecken. Kommitténs allmänna överväganden finns i avsnitt 5.7.4 i den allmänna motiveringen. Sådana regler finns i dag i 3 § andra stycket VmL.
Förslaget innebär att skyddet för namn begränsas något i förhållande till VmL. Enligt förslaget omfattar skyddet nämligen bara namn som någon använder som varukännetecken. Som framgår av formuleringen krävs det vidare att namnet har särskiljningsförmåga som varukännetecken. Att ett namn kan åtnjuta skydd som varukännetecken endast om det har särskiljningsförmåga i känneteckensrättslig mening gäller redan i dag (SOU 1958:10 s. 231).
Ett personnamn som beskriver den vara för vilket det används som varukännetecken, s.k. beskrivande namn (t.ex. Lax) torde lika litet som beskrivande beteckningar i övrigt ha särskiljningsförmåga. I den mån ett beskrivande namn kan anses ha särskiljningsförmåga är skyddet dock begränsat som en följd av 5 § andra stycket i förslaget. Huruvida namn som inte är beskrivande har särskiljningsförmåga som varukännetecken är däremot en omdiskuterad fråga. Angående särskiljningsförmågan hos namn, se Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f.
I förslaget behandlas skyddet för firma på samma sätt som skyddet för namn, se även 2 § sjätte stycket i förslaget till lag om ändring i firmalagen.
Förslaget i denna del innebär slutligen att det inte längre kommer att finnas något känneteckensrättsligt skydd för adress (se avsnitt 5.7.4).
Den användning som bestämmelserna i detta stycke vill skydda mot är givetvis obehörig användning. Detta behöver inte skrivas ut i lagen.
Ensamrättens innebörd
4 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda
1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Som användning i näringsverksamhet anses bland annat
1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam. Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.
I 4 § anges vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär. Bestämmelsen motsvaras närmast av 4 och 6 §§ VmL, som ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i Sverige (prop. 1992/93:48). Den bygger på artikel 4.1 a och b, artikel 4.4 a, artikel 5.1 a och b samt artikel 5.2 och 5.3 i varumärkesdirektivet.
Kommittén behandlar förslaget ingående i avsnitt 6.5. Som närmare har utvecklats i nyss nämnda avsnitt föreslår kommittén att samma kriterier skall gälla för när ett varukännetecken skall ha utökat skydd enligt bestämmelsen i andra stycket och när det skall anses inarbetat enligt 3 § tredje stycket förslaget.
I tredje stycket finns exempel på vad som kan anses som användning i näringsverksamhet. Bestämmelsen följer mycket nära artikel 5.3 i varumärkesdirektivet.
Kommittén har övervägt att här ta in en föreskrift av innebörd att användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning – t.ex. användning av det registrerade varumärket ALLDUK som beteckning för en annan rengöringsprodukt – skall anses vara sådan användning i näringsverksamhet som behandlas i detta stycke. Med hänsyn till att det inte finns någon sådan föreskrift i varumärkesdirektivet har kommittén dock stannat för att inte göra det. Kommittén vill dock peka på att bestämmelsen i första stycket måste anses täcka in användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning. Kommittén har gjort samma överväganden när det gäller registrering av ett kännetecken som domännamn.
Begränsning av ensamrätten
5 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig.
Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn, sin firma eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan,
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.
Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed.
I denna paragraf finns bestämmelser om begränsning av ensamrätten.
Första stycket har sin motsvarighet i 15 § första stycket VmL. En skillnad är dock att förslaget också omfattar inarbetade varukännetecken och inte bara registrerade varumärken.
Det som sägs i bestämmelsen följer av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser och det är inte nödvändigt att ha en uttrycklig föreskrift i lagen. Trots detta valde man efter noggranna överväganden att ha en sådan föreskrift i VmL (se SOU 1958:10 s. 291). Kommittén har samma förslag. Genom formuleringen klargörs nämligen att ensamrätten i och för sig omfattar varukännetecknet som helhet och att det inte finns något självständigt skydd för sådana delar som inte har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras för sig.
Bestämmelserna i andra stycket punkterna 1 och 2 bygger på artikel 6.1 i varumärkesdirektivet.
Frågor om skydd för firma behandlas i kapitel 9. I tredje stycket finns en särskild regel om begränsning av ensamrätten till geografiska ursprungsbeteckningar som är kollektivmärken. Bestämmelsen korresponderar med registreringsbestämmelsen i 13 § fjärde stycket i förslaget och bygger på artikel 15.2 i varumärkesdirektivet.
Konsumtion av ensamrätten
6 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
I paragrafen finns föreskrifter om konsumtion av ensamrätten till varumärken. Paragrafen har exakt samma lydelse som nuvarande 4 a § VmL. Den paragrafen har nyligen införts i VmL. Den bygger på ett förslag av kommittén i ett tidigare betänkande. Förarbetena till paragrafen finns i SOU 1999:19 och prop. 1999/2000:93.
Kollision mellan ensamrätter
Företrädesrätt
7 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.
I 7–10 §§ finns bestämmelser om kollision mellan ensamrätter.
I 7 § slås som huvudregel fast att det är företrädesrätten som är avgörande när flera gör anspråk på ensamrätt till samma varukännetecken. Samma regel finns i dag i 7 § VmL. I 8–10 §§ förslaget finns regler om undantag från huvudregeln.
Föreskriften i 7 § avser alla kollisionsfall enligt 4 §. För varumärken som registrerats i varumärkesregistret enligt bestämmelserna i 2 kap. räknas prioriteten som huvudregel från den dag då ansökan om registrering med en återgivning av märket kom in till Patentverket. Detta följer av 26 §. I 18 § finns särskilda regler om s.k. konventionsprioritet och i 19 § om s.k. utställningsprioritet.
I fråga om internationella registreringar finns regler om prioritet i 47 §.
För inarbetade varukännetecken räknas prioriteten från den dag då kännetecknet blev så inarbetat att ensamrätt till märket uppstod enligt bestämmelserna i 3 § tredje stycket.
I fråga om naturliga varukännetecken enligt 3 § femte stycket, dvs. namn och firmor, räknas prioriteten från det att namnet eller
firman började att användas som varukännetecken inom det geografiska området i fråga.
Verkan av passivitet (registrerade varumärken)
8 § Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd.
Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor.
I paragrafen regleras verkan av passivitet. En bestämmelse av i stort sett samma innehåll finns i dag i 8 § VmL. Den bygger på artikel 9.1 varumärkesdirektivet och artikel 6 bis Pariskonventionen. Den fick sin nuvarande lydelse i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk lag (prop. 1992/93:48).
Kommitténs förslag följer varumärkesdirektivets ordalydelse närmare än regeln i VmL.
Bestämmelsen behandlar situationen att det föreligger en kollision mellan ett yngre registrerat varumärke och ett äldre kännetecken. Det äldre kännetecknet kan vara vilket slags kännetecken som helst, t.ex. en firma, men det är användningen som kännetecken för varor eller tjänster som är relevant vid tillämpningen av bestämmelsen. Enligt huvudregeln i 7 § skall det äldre tecknet ha företrädesrätt. Regeln i 8 § innebär att de båda kännetecknen skall bestå vid sidan av varandra om två förutsättningar är uppfyllda. Den första är att ansökan om registrering har gjorts i god tro. Den andra är att innehavaren av den äldre rätten har varit passiv och – trots att han känt till det yngre varumärket – funnit sig i att det har använts här i landet fem år i följd efter registreringsdagen.
Som har framgått föreskrivs att rätten kan bestå. Av 10 § framgår att båda kännetecknen också kan användas utan hinder av varandra.
Sista meningen i 8 § har ingen uttrycklig motsvarighet i svensk lag, men torde spegla gällande rätt.
Regeln i 8 § har knappast någon större praktisk användning.
Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)
9 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.
Bestämmelsen i 9 § i förslaget motsvarar närmast 9 § VmL. Den behandlar verkan av passivitet. En skillnad i förhållande till 8 § är att denna gäller det fallet att det yngre varukännetecknet är inarbetat, medan 8 § gäller det fallet att det yngre tecknet är ett registrerat varumärke. Avgörande är, liksom i dag, om ensamrätten har uppkommit genom inarbetning. Om kännetecknet dessutom har registrerats saknar betydelse (SOU 1958:10 s. 78). Liksom enligt 8 § kan det äldre kännetecknet vara vilket slags kännetecken som helst, men det är användningen som varukännetecken som är relevant vid tillämpning av bestämmelsen.
Regeln i andra stycket har ingen motsvarighet i VmL. Den gäller de varukännetecken som har ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket. Bestämmelsen om en femårig frist bygger på artikel 4.4. i WIPO–rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks).
Samexistens
10 § I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.
I dag finns regler om samexistens i 10 § VmL. Förslaget innebär vissa nyheter. I 8 och 9 §§ förslaget föreskrivs att rätten till ett
yngre varukännetecknen i vissa situationer kan bestå vid sidan av rätten till ett äldre varukännetecken. I första stycket klargörs att i sådana situationer får de båda kännetecknena också användas.
Regeln i andra stycket innebär en inskränkning i förhållande till VmL, där motsvarande bestämmelse innehåller en hänvisning till både 8 och 9 §§. Anledningen till att förslaget inte omfattar 8 § är att det bygger på en tvingande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 9) som inte beträffande registrerade varumärken medger en sådan lösning som föreslås i 10 § andra stycket.
Av tredje stycket framgår att bestämmelsen också är tillämplig vid lokal inarbetning.
Bestämmelsen är dispositiv (jfr prop. 1960:167 s. 87).
Upplysningsskyldighet
11 § Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium.
Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.
Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfylld om symbolen
på ett tydligt sätt återges till-
sammans med märket.
Föreskrifterna i första och andra styckena har sin motsvarighet i 11 § VmL. Den gäller, liksom nu, bara registrerade märken. Avsikten med bestämmelsen är att motverka degeneration av varumärken (SOU 1958:10 s 170 f).
En nyhet är att bestämmelsen föreslås inte gälla bara tryckta skrifter i traditionell mening utan också publicering via Internet och t.ex. CD-rom.
Regeln i tredje stycket är ny. Symbolen ® kommer från amerikansk varumärkesrätt. Den är vanlig också i många europeiska länder. Givetvis kan skyldigheten enligt första stycket uppfyllas på många andra sätt.
2 kap. Nationell registrering av varumärken
Ansökan om registrering m.m.
12 § Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos Patentverket. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning). Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.
I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteckningen
.
Bestämmelsen innehåller i huvudsak regler om ansökan om registrering. Motsvarande bestämmelser finns i 17 § VmL och i VmF.
I första stycket anges de grundläggande krav som en ansökan om registrering måste uppfylla.
Av andra stycket framgår att föreskrifter om ytterligare krav på en ansökan kan meddelas med stöd av bemyndigandet i 85 §. I paragrafen finns inga bestämmelser om att ansökan måste vara skriftlig, se avsnitt 5.3.4. På det sättet öppnas möjlighet att godta ansökningar som ges in på elektronisk väg. Föreskrifter om rutiner för elektronisk ingivning kan dock meddelas med stöd av det nämnda bemyndigandet.
Regeln i tredje stycket om ändringar av varumärken är ny. I VmL finns i 24 § en regel om ändringar i registrerade varumärken. Förslaget här tar sikte på ansökningsstadiet, dvs. ändringar innan märket har registrerats.
Anledningen till att det måste finnas begränsningar i vilka ändringar som får göras under ansökningsstadiet är att sökanden annars skulle kunna göra ändringar i ansökan och därigenom få prioritet för något som inte har kommit in till Patentverket. Bestämmelsen i 24 § VmL har tillämpats analogt på märken som ännu inte har registrerats. Genom förslaget görs rättsläget klart.
När det gäller kriterierna för tillåtna ändringar följer förslaget det som i dag gäller för redan registrerade märken. Förslagets bestämmelse om registrerade märken finns i 25 §.
Av hänsyn till tredje man måste bestämmelserna om ändringar i varumärken tillämpas restriktivt.
I tredje stycket har begreppet varuförteckning införts. Det används i dagligt tal och det är praktiskt att det också finns i lagen.
I tredje stycket finns också en regel om begränsning av varuförteckningen. Någon motsvarande lagregel finns inte i dag, men det är uppenbart att det inte kan möta något hinder att medge att varuförteckningen inskränks. När det sker bör Patentverket avskriva ärendet i den delen.
Allmänna registreringsvillkor
13 § Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.
Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk.
Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning före denna tidpunkt.
Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.
Paragrafen motsvaras delvis av 13 § VmL.
En grundläggande förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Det begreppet definieras i 2 § förslaget.
Hänvisningen till 3 § fjärde stycket innebär att ett märke inte kan registreras om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Detta gäller även i dag enligt 13 § andra stycket VmL. Anledningen till att kommittén inte ser denna begränsning som en registrerings– förutsättning har redovisats i kommentaren till 3 § fjärde stycket i förslaget.
Bestämmelserna i andra stycket bygger på artikel 3.1 c och 3.1 d i varumärkesdirektivet. När det gäller bestämmelsen i andra stycket andra meningen bör påpekas att den avser tecken eller uppgifter som det finns ett intresse av att hålla fria för alla att använda. Vidare bör nämnas att regeln om att man inte tar hänsyn
till mindre ändringar eller tillägg inte finns i direktivet. Den finns i 13 § första stycket VmL och innebär enligt kommitténs uppfattning en rimlig tillämpning av direktivbestämmelsen.
Bestämmelsen i tredje stycket bygger på artikel 3.3 i varumärkesdirektivet.
Enligt den skall man – vilket också framgår av 2 § andra stycket förslaget – ta hänsyn till att märke kan förvärva särskiljningsförmåga genom att användas. Ett märke som genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor som märket avser när ansökan ges in uppfyller alltså kraven för registrering. Om ett märke har förvärvat sådan särskiljningsförmåga först efter det att ansökan har getts in, men innan Patentverket har registrerat märket får registrering inte ske. Om Patentverket i ett sådant fall ändå skulle registrera märket föreligger grund för upphävande av registreringen med stöd av 28 § första stycket första meningen. Och detta gäller även om det inte föreligger något registreringshinder då, se vidare kommentaren till den bestämmelsen. Angående förvärv av särskiljningsförmåga, se avsnitt 5.7.2.
I motsvarande bestämmelse i VmL (13 § första stycket tredje meningen) betonas omfattningen och den tid som märket varit i bruk. I förslaget ligger tyngdpunkten på verkan av användningen. Därigenom stämmer förslaget bättre överens med varumärkesdirektivet.
Bestämmelsen i fjärde stycket innebär ett undantag från registreringsförbudet i andra stycket i fråga om märken som anger geografiskt ursprung. Undantaget syftar i första hand på kollektivmärken, men kan också avse garanti- eller kontrollmärken. Förebilden för bestämmelsen finns i 3 § i den danska fællesmærkeloven.
Inledning till 14 och 15 §§
En viktig nyhet i kommitténs förslag är att s.k. relativa registreringshinder inte skall leda till att Patentverket ex officio avslår en ansökan om registrering av ett varumärke. Kommittén behandlar den frågan i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.
Sådana hinder som i dag kallas relativa registreringshinder kommer enligt kommitténs förslag inte att utgöra något hinder mot en registrering, utan de får endast betydelse för registreringens bestånd. Därför blir det missvisande att tala om relativa registreringshinder.
De registreringshinder som i dag kallas absoluta hinder behandlas i 14 §. Hindren mot en registrerings bestånd behandlas i 15 §.
Registreringshinder
14 § Ett varumärke får inte registreras om det
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.
Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
Första stycket punkterna 1 och 2 i bygger på artikel 3. 1 f och g i varumärkesdirektivet. Att Sverige kan ha bestämmelsen i punkt 3 följer av artikel 3.2. Hela stycket har i stort sett sin motsvarighet i 14 § första stycket 1–3 VmL.
I punkt 1 finns begreppet goda seder. I andra språkversioner av direktivet förekommer t.ex. begreppen ”principles of morality”, ”bonnes moeurs” och ”gute Sitten”. Det är svårt att hitta ett adekvat svenskt begrepp. Skälet till att kommittén har stannat för att föreslå det begreppet goda seder är att det finns i andra immaterialrättsliga lagar.
Föreskrifter om skydd för vapen m.m. finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.
Bestämmelsen i andra stycket är tillkommen för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 23 i TRIPs-avtalet. I förslaget har begreppet geografisk ursprungsbeteckning samma innebörd som i artikel 22.1 i TRIPs-avtalet. Enligt den artikeln avses med geografiska ursprungsbeteckningar ”beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i en medlems territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium, om varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung.” (prop. 1994/95:35, bilaga 7). Angående geografiska ursprungsbeteckningar, se avsnitt 8.3.
Hinder mot en registrerings bestånd
15 § Hinder mot att en registrering består finns om någon begär att den skall upphävas och
1. användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 4 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke,
2. användning av märket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,
3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, eller märket innehåller en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. märket innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.
Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
De omständigheter som kommittén föreslår skall utgöra hinder mot en registrerings bestånd är i stort sett samma omständigheter som i dag utgör s.k. relativa registreringshinder enligt 14 § första stycket 4–9 VmL.
Genom hänvisningen i första stycket punkt 1 till 4 §, som i sin tur hänvisar till 3 §, och omnämnandet av äldre gemenskapsmärken anges vilka äldre kännetecken som kan utgöra hinder mot en registrerings bestånd.
Bestämmelsen i punkt 2 har sin motsvarighet i 14 § första stycket 7 VmL. Det finns en skillnad. I dag krävs det att sökanden har vetskap om att det andra märket har tagits i bruk. Förslaget innebär ett ökat krav på aktsamhet från sökandens sida genom att det ställer upp kriteriet ”kände till eller borde ha känt till”. Anledningen till att kommittén föreslår denna skärpning är att regeln annars riskerar att bli verkningslös i praktiken. Jfr artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen om välkända varumärken.
Bestämmelsen motsvarar artikel 4.4. g i varumärkesdirektivet med den skillnaden att den föreslagna bestämmelsen inte är begränsad till märken som har tagits i bruk utomlands. Enligt kommitténs uppfattning ger artikel 3.2 d utrymme för att tillämpa bestämmelsen också på märken som har tagits i bruk endast i Sverige.
Regeln om firma i punkt 3 behandlas i avsnitt 5.7.4. De namn som åsyftas i samma punkt är sådana som har skydd enligt namnlagen (20 § andra stycket och 21 §). Reglerna i punkterna 3 och 4 har sin motsvarighet i artikel 4.4 c varumärkesdirektivet, som dock förutsätter att innehavaren av den tidigare rätten kan förbjuda användningen av ett varumärke som innehåller namnet, bilden, upphovsrätten etc. De efternamn som åsyftas i punkt 3 är sådana som har skydd enligt namnlagen (20 § andra stycket). Enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam får näringsidkare inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans namn eller bild eller annan beteckning som klart utpekar viss person utnyttjas. Allmänt känt konstnärsnamn torde klart utpeka en viss person, och innehavaren kan därför förbjuda användning av konstnärsnamnet i marknadsföring. Angående namn och bild som hinder, se avsnitt 8.4.
Innehavaren av en titel på ett litterärt eller konstnärligt verk kan dock inte förbjuda dess användning annat än som titel på ett annat sådant verk enligt 50 § URL. Kommittén föreslår därför att en sådan titel inte skall utgöra registreringshinder, se avsnitt 8.4.
I andra stycket föreskrivs två undantag från reglerna i första stycket. Det ena gäller – genom hänvisningen till 3 § tredje stycket i förslaget – lokalt inarbetade varukännetecken. Det andra gäller – genom hänvisningen till 3 § femte stycket i förslaget – sådana namn och firmor som har känneteckensrättsligt skydd enligt varumärkeslagen. Att det finns ett sådant skydd inom ett visst område skall alltså inte utgöra hinder mot att registreringen består. Kommittén föreslår också att sådana rättigheter inte heller skall vara grund för upphävande av en registrering. Det följer av 28 § första stycket i förslaget, jfr avsnitt 5.7.3 och 5.7.4.
Disclaimer
16 § Innehåller ett varumärke en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och finns det på grund av någon särskild omständighet anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.
Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.
Bestämmelserna har sin motsvarighet i 15 § andra och tredje styckena VmL.
I direktiven till kommittén anger regeringen att disclaimers är en fråga som kan behöva övervägas. I denna del hänvisas till prop. 1994/95:59 som i sin tur (s. 21) hänvisar till departementspromemorian Översyn av varumärkeslagen (Ds 1993:97). Där anges att det tycks ha förekommit situationer där frånvaro av disclaimer har vållat osäkerhet om omfattningen av en varumärkesrättighet och att det därför från en del håll hävdats att utsättandet av en disclaimer skulle vara obligatoriskt. I promemorian konstaterades att en sådan regel skulle föra mycket långt och vålla åtskilligt merarbete för Patentverket. Därför och med hänsyn till att olägenheterna med regeln ändå tycktes vara ringa föreslogs ingen ändring (s. 58).
Kommittén har ingen annan uppfattning och anser alltså att disclaimer skall antecknas bara när sökanden godtar det, givetvis dock endast när de förutsättningar som anges i paragrafen är uppfyllda.
Hänvisningen till att det ”på grund av någon särskild omständighet finns anledning att anta” att en registrering av märket kan leda till ovisshet, syftar till att göra det möjligt för Patentverket att inte ställa krav på disclaimer i alla fall där detta sker idag.
Varu- och tjänsteklasser
17 § Varumärken registreras för bestämda varor i en eller flera klasser.
Indelningen i klasser fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Bestämmelsen motsvarar 16 § VmL. En nyhet är att begreppet tjänsteklasser har tagits in i lagen.
Konventionsprioritet m.m.
18 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter det att registrering först gjorts i en främmande stat som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det. Detsamma gäller en ansökan om registrering av ett varumärke som inom sex månader gjorts i en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av
Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet).
Prioritet enligt första stycket får åtnjutas också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta innan registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansökan, var och när den tidigare ansökan gjorts och vilket nummer den har.
Utställningsprioriet
19 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter att detta märke använts för en vara i samband visning på en internationell utställning enligt Konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord första gången märket användes vid utställningen, om sökanden begär det.
En sökande som vill åtnjuta prioritet enligt första stycket skall begära detta innan registrering sker samt visa när märket användes på utställningen och att utställningen var sådan som avses i första stycket.
Reglerna om konventionsprioritet finns nu i 30 § VmL och reglerna om utställningsprioritet i 18 § VmL. Kompletterande föreskrifter finns i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
Bestämmelserna om konventionsprioritet och utställningsprioritet behandlas i avsnitt 5.5.
Behandlingen av ansökan
20 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §. Patentverket skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 15 §.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.
Framkommer det något hinder som avses i 15 §, skall Patentverket underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt 12 § eller något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får Patentverket avskriva ansökan.
Patentverket skall återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. En ansökan kan återupptas endast en gång.
I denna paragraf finns de grundläggande reglerna om Patentverkets behandling av ansökningar om registrering av varumärken. I dag finns motsvarande bestämmelser i 19 och 20 §§ VmL. Bestämmelserna i förslaget är något utförligare än reglerna i VmL.
Paragrafen innehåller också några nyheter. Delvis har de samband med det nya systemet för Patentverkets granskning av ansökningar. En redogörelse för detta finns i avsnitt 5.3.2.
Att den processuella påföljden i femte stycket är avskrivning och inte avvisning – vilket skulle ligga mera i linje med allmänna förvaltningsrättsliga principer (se avsnitt 5.3.2) – hänger delvis samman med kommitténs förslag i sjätte stycket.
I sjätte stycket finns föreskrifter om att Patentverket kan återuppta en avskriven ansökan. Detta är en nyhet, som kommittén behandlar närmare i det ovannämnda avsnittet.
Bättre rätt till ett varumärke
21 § Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall Patentverket överföra ansökan på honom, om han yrkar det. Den som ansökan överförs till skall betala ny ansökningsavgift.
Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gör det får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av frågan om registrering.
Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, skall Patentverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.
Om någon yrkar överföring av ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.
Regleringen i paragrafen är helt ny. I dag finns det ingen möjlighet för Patentverket att föra över en ansökan på någon annan. En konflikt om bättre rätt till varumärke kan bara lösas av domstol.
Förslaget har utformats i nära anslutning till motsvarande bestämmelser i PL (17 och 18 §§) och ML (16 och 17 §§) och behandlas i avsnitt 5.6.
Registrering
22 § Om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket föra in märket i varumärkesregistret och kungöra detta.
När ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke registreras skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras.
Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna skall innehavaren anmäla detta till Patentverket. Anmäler innehavaren att bestämmelserna har ändrats tillämpas andra stycket på motsvarande sätt.
Regeln i första stycket motsvarar i stort sett regeln i 20 § första stycket VmL.
Regeln i andra stycket har sin motsvarighet i 3 § KmL. Detta gäller även regeln i tredje stycket. Den regeln innehåller dock en nyhet, nämligen att det bara är väsentliga ändringar som behöver anmälas. Enligt kommitténs uppfattning är det inte rimligt att kräva att alla ändringar skall anmälas. Om någon vill anmäla även ändringar som inte är väsentliga står det honom givetvis fritt att göra det.
Om innehavaren anmäler att bestämmelserna har ändrats skall detta föras in i registret och kungöras. Det följer av hänvisningen i tredje stycket till andra stycket.
Invändning
23 § När Patentverket har kungjort registreringen får invändning framställas mot den.
Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma och adress, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
Om någon i en invändning gör gällande bättre rätt till varumärket och yrkar att registreringen skall överföras till honom tillämpas bestämmelsen i 21 § på motsvarande sätt.
Regeln i första stycket har sin motsvarighet i 20 § andra stycket VmL. Förslaget, som behandlas i avsnitt 5.3.3, innebär dock att invändningsfristen förlängs från två till tre månader. På det sättet blir det samma frist som i fråga om gemenskapsvarumärken.
Något krav på skriftlighet finns inte i lagen. Anledningen till detta är att kommittén vill ta bort det lagliga hindren mot elektronisk hantering, se avsnitt 5.3.4 och kommentaren till 12 §.
Behandlingen av invändningen
24 § Patentverket skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 23 § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.
Tar Patentverket upp invändningen skall verket underrätta innehavaren av registreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall Patentverket avslå den.
Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.
Patentverket skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 13–15 §§.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.
Om Patentverket upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
Reglerna i denna paragraf om behandling av invändningen har sin motsvarighet i 20 och 21 §§ VmL. Förslaget är dock mera utförligt. Det innehåller också några nyheter.
Reglerna om hur Patentverket skall behandla en invändning har – så långt det är möjligt – getts samma utformning som reglerna i 20 § om hur Patentverket skall behandla en ansökan.
Regeln i fjärde stycket om att en invändning som har återkallats får prövas om det finns särskilda skäl behandlas i avsnitt 5.3.3.
Ändring i ett registrerat varumärke
25 § På begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den som ansöker om ändring av ett märke skall betala föreskriven avgift.
När ett registrerat varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.
Motsvarande regler finns i 24 § VmL. I 12 § tredje stycket i förslaget finns en motsvarande regel som tar sikte på ansökningsstadiet, se vidare kommentaren till den paragrafen.
Registreringens varaktighet
26 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till Patentverket och i tio år från registreringsdagen.
Registreringen kan förnyas enligt bestämmelserna i 27 §.
Förnyelse
27 § Registreringen kan, på ansökan av innehavaren, förnyas för en tid av tio år åt gången, räknat från utgången av föregående registreringsperiod.
En ansökan om förnyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse skall betala föreskriven förnyelseavgift.
En inbetalning av föreskriven förnyelseavgift som görs inom den i andra stycket angivna fristen, skall anses utgöra en ansökan om förnyelse.
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § samt om införande i varumärkesregistret och kungörande i 22 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en ansökan om förnyelse.
Bestämmelserna i 26 och 27 §§ har sin motsvarighet i 22 och 23 §§ VmL. En nyhet är att en avskriven ansökan om förnyelse kan återupptas på samma sätt som en avskriven ansökan om registrering.
Inledning till 3 kap. (28–34 §§)
I 3 kap. finns regler om upphävande av varumärkesregistreringar. I 28 § anges när registreringar kan upphävas. Hur det går till att få en registrering upphävd regleras i 29–32 §§. En viktig nyhet är att Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar; det skall alltså inte som i dag krävas en domstolsprövning. Kommitténs överväganden i den delen redovisas i avsnitt 7.5 i den allmänna motiveringen.
3 kap. Upphävande av registrering m.m.
Grunder för upphävande av registrering m.m.
28 § Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i 13 § om allmänna registreringsvillkor eller i 14 § om registreringshinder, eller om det enligt 15 § finns något hinder mot registreringens bestånd, får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 8– 10 §§ om verkan av passivitet m.m. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre registrerat varumärke, om registreringen av detta märke kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av varumärken. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
En registrering kan vidare upphävas om
1. märket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,
3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
4. bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patentverket enligt 22 § eller om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt märket här i landet för de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.
Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga och att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.
Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.
Om grunden för upphävande endast avser vissa av de varor som märket registrerats för, skall registreringen hävas endast för dessa varor.
I paragrafen finns regler om grunderna för upphävande av registreringar. Liknande regler finns i dag i 25 § VmL.
Paragrafens första stycke inleds med en föreskrift om att registreringen av ett varumärke får upphävas om varumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i lagen och registreringen inte kan bestå enligt reglerna i 8–10 §§ om verkan av passivitet. Regeln i första meningen innebär bl.a. att ett märke kan hävas på den grunden att märket saknade särskiljningsförmåga, även om märket vid tidpunkten för talan om upphävandet har förvärvat särskiljningsförmåga. Den behandlas närmare i avsnitt 5.7.2.
I andra meningen följer ett undantag. Det innebär att ett äldre registrerat märke inte är grund för upphävande av en registrering om registreringen av det äldre märket kan upphävas på den grunden att det inte har använts.
Av sista meningen i detta stycke framgår att ett lokalt inarbetat kännetecken eller en firma eller ett namn med känneteckensrättsligt skydd inom ett begränsat geografiskt område inte utgör grund för att upphäva en registrering. Sådana kännetecken utgör inte heller hinder mot en registrerings bestånd enligt 15 §. De kan däremot utgöra grund för förbud att använda ett tecken.
I andra stycket nämns i olika punkter fyra grunder för upphävande av en registrering.
Punkt 1 korresponderar med regeln i 14 § första stycket 1 i förslaget.
Regeln i punkt 2 gäller degenererade varumärken, dvs. märken som har mist sin särskiljningsförmåga. Enligt 25 § andra stycket punkt 2 VmL kan en registrering hävas om märket inte längre har någon särskiljningsförmåga. Formuleringen i förslaget knyter närmare an till varumärkesdirektivet (artikel 12.2 a). Förslaget innebär en inskränkning i möjligheten att få en registrering upphävd på grund av degeneration därigenom att förslaget ställer upp krav på orsaken till att märket har degenererat. Troligen har detta ingen praktisk betydelse.
Regeln i punkt 3 bygger på artikel 12.2 b varumärkesdirektivet. En liknande, men mindre detaljerad, bestämmelse finns i 25 § andra stycket punkt 1 VmL.
Regeln i första ledet i punkt 4 korresponderar med regeln i 22 § tredje stycket i förslaget. Den har sin motsvarighet i 5 § KmL. Genom hänvisningen till 22 § slås fast att det bara är underlåtenhet att anmäla väsentliga ändringar som kan föranleda att registreringen upphävs.
Regeln i andra ledet i punkt 4 är ny. Den är utformad med artikel 71 i EG:s varumärkesförordning som förebild. Kommittén har bedömt att det finns behov av en sådan regel även i intern svensk rätt. Vad som kan krävas av innehavaren måste bedömas från fall till fall. Det bör knappast komma i fråga att häva en registrering om oförenligheten med bestämmelserna är så ringa att det inte hade förelegat skyldighet enligt 22 § förslaget att anmäla motsvarande ändring i bestämmelserna.
I tredje stycket finns de grundläggande reglerna om det som ofta kallas användningstvång. I de efterföljande styckena preciseras reglerna. De bygger på artikel 10–13 i varumärkesdirektivet och de har från och med år 1993 sin motsvarighet i VmL, i första hand i 25 a och 25 b §§ (prop. 1992/93:48 s. 96–102). Förslaget innebär inte några ändringar i sak.
En reglering som liknar den som föreslås i fjärde stycket finns i artikel 5 C Pariskonventionen. Bestämmelsen i detta stycke om användning av märket i en annan form än den registrerade kan jämföras med 12 § tredje stycket och 25 § första stycket i förslaget. Av dessa bestämmelser framgår att det är möjligt för den som ansöker om eller innehar en registrering att med bibehållen prioritet göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den nu diskuterade regeln om användning i en annan form har – som framgår av lagtexten – ett helt annat syfte och det är inte samma bedömning som skall göras i fråga om hur stora avvikelser som är möjliga. Vid tillämpning av regeln om användning bör man acceptera större avvikelser än vid tillämpning av regeln om ändring av märken.
Talan om upphävande av registrering m.m.
29 § En registrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av Patentverket enligt bestämmelserna i 30–33 §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 28 § första stycket och de allmänna registreringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stöd av bestämmelsen i 28 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.
I VmL finns det i dag i 26 § en motsvarande regel, men den är utformad som en talerättsregel. Som framgår av avsnitt 8.5.3 anser kommittén att det inte finns anledning att ha någon särskild talerättsregel.
Att Patentverket kan besluta om upphävande av varumärkesregistreringar är en nyhet. Kommitténs allmänna överväganden i den frågan redovisas i avsnitt 7.5. Regler om förfarandet finns i 30– 31 §§.
Den myndighet som i dag har rätt att föra sådan talan som avses i andra meningen är åklagaren (26 § VmF). Kommittén har inte ansett att det finns skäl att ge den rätten till någon annan myndighet.
I 26 § VmL finns det en regel om att sammanslutningar av berörda näringsidkare får föra talan om att en registrering skall upphävas. Eftersom det enligt förslaget inte skall finnas någon särskild talerättsregel i den nya lagen har sådana sammanslutningar rätt att föra talan utan att det finns någon särskild regel om det.
Upphävande i administrativ ordning
Ansökan
30 § En ansökan om upphävande av en registrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.
Förebilden för de nya regler som ger Patentverket möjlighet att upphäva registreringar är de bestämmelser om summariskt förfarande som finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Förslaget är till stor del utformat i nära anslutning till den lagen.
I första stycket finns bestämmelser om vad en ansökan skall innehålla, jfr 18 § BfL. Reglerna i 33 kap. 1 § RB föreskriver bl.a. att en parts första inlaga i en rättegång skall innehålla uppgifter om partens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress.
En ansökan kan bara gå ut på att en registrering skall upphävas. Därför framstår det som lämpligt att det i lagen direkt anges att ansökan skall innehålla uppgift om vilken registrering som yrkas upphävd och vilka omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Det föreslagna systemet innebär att en registrering skall upphävas om innehavaren inte yttrar sig när han får del av ansökningen. I den situationen skall Patentverket alltså inte göra någon prövning av ärendet i sak. Därför är det mycket viktigt att det klart framgår av ansökan vad den går ut på.
Om de krav som anges i första stycket inte är uppfyllda skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera ärendet. Detta framgår av andra stycket. Om bristerna kvarstår skall ansökan avvisas, jfr 20 § BfL.
I tredje stycket finns – med 21 § BfL som förebild – en regel som innebär att ansökan skall avvisas om den avser något annat än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att Patentverket prövar den. Ett sådant hinder kan t.ex. vara att frågan om upphävande redan är föremål för prövning i domstol, dvs. att det föreligger lis pendens.
Behandlingen av ansökan
31 § Tar Patentverket upp ansökan, skall verket förelägga innehavaren av varumärkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.
Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall Patentverket avslå ansökan.
Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.
Första stycket har sin förebild i 25 och 26 §§ BfL.
Av 53 § i förslaget framgår att den som föreläggandet skall rikta sig mot är den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare.
De uppgifter i 33 kap 1 § RB som avses är bl.a. uppgifter om partens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress.
I andra stycket föreskrivs att föreläggandet skall delges enligt de regler som gäller för delgivning av stämningar i tvistemål. Det innebär att delgivning i vissa fall skall kunna ske genom kungörelse. För den summariska processen gäller detta inte generellt. Att man inte godtar kungörelsedelgivning i alla situationer i den summariska processen beror på att lagstiftaren bedömt att ”chansen att svaranden genom kungörelsen verkligen får del av handlingarnas innehåll får generellt sett betraktas som ringa” (prop. 1989/90:85 s. 64). Enligt kommitténs uppfattning gör sig samma bedömning inte gällande i fråga om det förfarande som föreslås här. En omständighet som är av betydelse i sammanhanget är att innehavaren av en registrering har ett intresse av att rätt adress är antecknad i registret. Dessutom bör det finnas möjlighet att – som en ren serviceåtgärd – ta in kungörelsen i Svensk varumärkestidning, vilket gör det lättare för den som vill skydda sin registrering att bevaka sin rätt.
I tredje stycket föreskrivs att Patentverket skall avslå uppenbart ogrundade ansökningar. Av första stycket följer att det skall ske utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig. BfL har delvis en annan reglering, som det dock inte finns anledning att följa här.
Reglerna i fjärde och femte styckena har sin förebild i 30 § BfL och 33 kap. 6 § tredje stycket RB.
Bestridande
32 § Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.
Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall Patentverket underrätta sökanden om detta.
Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till Patentverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis.
Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall Patentverket avskriva ärendet i den del det är bestritt.
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.
Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall Patentverket avvisa ansökan.
Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.
Föreskrifterna i denna paragraf har sin förebild i 33–37 och 52– 54 §§ BfL.
Till skillnad från vad som gäller i ärenden om registrering av varumärken bör det här krävas skriftlighet i detta begrepps konventionella mening. Detta framgår av första stycket.
Regler om överklagande av beslut som Patentverket fattar i ärenden om upphävande av registreringar i administrativ ordning finns i 84 §. Rättsmedlet mot beslut om upphävande av en registrering är dock återvinning. Detta anges i sjätte stycket.
Anteckning om upphävande av registrering m.m.
33 § Om en registrering har upphävts enligt 24 § eller enligt 29–32 §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och kungöras.
Detsamma gäller om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han begär att den skall strykas helt eller delvis.
Bestämmelsen motsvarar 27 § VmL.
En begränsning av varuförteckningen innebär en begäran om att registreringen skall strykas delvis och skall alltså antecknas i registret och kungöras.
Underrättelse om domar
34 § En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en varumärkesregistrering eller intrång i ett registrerat varumärke skall underrätta Patentverket om detta.
Motsvarande regel finns i dag i 45 § VmL.
4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.
Hemlandsbevis
35 § En sökande, som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige och som inte är hemmahörande i en stat som har anslutit sig till Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett område som har anslutit sig till WTOavatlet skall, för att märket skall få registreras i Sverige, visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor som ansökan omfattar.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte, om sökandens hemland tillerkänner den som driver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Med sökandens hemland avses en stat eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland en stat eller ett område där han är bosatt eller en stat där han är medborgare.
Regler om hemlandsbevis finns nu i 28 § VmL och 1 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
I sak innebär förslaget inget nytt. Reglerna har dock fått en annan redaktionell utformning. I dag innehållet lagen i stort sett bara ett bemyndigande för regeringen, medan bestämmelserna i övrigt finns i förordningen. Förslaget innebär i stället att föreskriften om att sökanden skall visa hemlandsbevis är intagen i lagen. Följden av att en sökande inte uppvisar hemlandsbevis är att hans ansökan skall avslås. Föreskriften gäller alltså ett sådant förhållande som enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall regleras i lag.
Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet framgår av 18 §. Flera än 150 stater är anslutna till Pariskonventionen och ännu flera till WTO-avtalet. Regeln om hemlandsbevis torde därför i praktiken nästan aldrig komma att tillämpas. Den bör dock av principiella skäl finnas kvar i den svenska varumärkeslagen.
Rätt till registrering såsom i hemlandet (telle quelle)
36 § Ett varumärke som är registrerat i sökandens hemland skall registreras i Sverige så som det är registrerat i hans hemland (telle quelle) om detta land är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Detsamma gäller om sökanden är hemmahörande i ett område som är anslutet till
WTO-avtalet.
Även ett varumärke som registrerats i någon annan stat eller något annat område får registreras här i landet så som det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
Ett varumärke får inte registreras telle quelle om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär eller om märket är uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 13 § andra– fjärde styckena om allmänna registreringsvillkor, 14 § om registreringshinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestånd.
En sökande som begär registrering enligt denna bestämmelse skall visa att märket är registrerat för honom i hans hemland eller motsvarande för de varor som ansökan omfattar.
Ett varumärke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland eller motsvarande.
Paragrafen behandlar s.k. telle-quelle-registrering. I dag finns motsvarande föreskrift i 29 § VmL och den kompletteras med en regel i 2 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Reglerna om telle-quelle-registrering bygger på i artikel 6 quinquies i Pariskonventionen.
Bestämmelsen i tredje stycket om att registrering telle quelle kan vägras i vissa fall har utformats i närmare överensstämmelse med artikel 6 quinqiues B 2.
I övrigt innebär förslaget egentligen ingen förändring av saklig betydelse. Reglerna har dock fått en annan redaktionell utformning. I dag innehåller lagen i stort sett bara ett bemyndigande för regeringen, medan övriga bestämmelser finns i förordningen. Förslaget innebär i stället att föreskriften om att registrering kan ske i Sverige av ett märke så som det är registrerat i den främmande staten tas in i lagen. Rättsverkningarna av att ett märke registreras är nämligen sådana att föreskriften måste anses gälla ett sådant förhållande som enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall regleras i lag.
Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet framgår av 18 §.
Ombud
37 § Patentverket får förelägga en sökande som inte har hemvist i
Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos verket.
Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett ombud som är bosatt här i landet. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren av ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet skall anmälas till Patentverket och antecknas i varumärkesregistret.
Om innehavaren inte har anmält något ombud enligt tredje stycket, kan delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
En regel om skyldighet för utländska varumärkesinnehavare att ha ombud här i landet finns nu i 31 § VmL.
Bestämmelsen är utformad i överensstämmelse med 12 § PL i dess lydelse från och med den 1 januari 2001.
Förslaget innebär dels att det införs en regel som ger Patentverket rätt – men inte skyldighet – att förelägga utländska sökande att anvisa ett ombud med hemvist här i landet, dels att regeln om ombud för utländska varumärkesinnehavare ges en annan utformning (se avsnitt 5.4).
5 kap. Internationell varumärkesregistrering
Inledning
Bestämmelser om internationell varumärkesregistrering infördes i svensk rätt med ikraftträdande den 1 april 1996 (prop. 1994/95:59). De bygger på det s.k. Madridprotokollet som tillkom år 1989 och som Sverige anslutit sig till. Sverige har däremot inte anslutit sig till den s.k. Madridöverenskommelsen som trädde i kraft redan år 1898, se vidare avsnitt 8.2.1.
I samband med att Sverige tillträdde Madridprotokollet diskuterade man om Sverige även borde tillträda Madridöverenskommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde göra det (prop. 1994/95:59 s. 33 f). Kommittén har också diskuterat frågan. Kommitténs överväganden redovisas i avsnitt 8.2.3.
Kommitténs förslag till regler om internationell varumärkesregistrering finns i 38–55 §§. I VmL finns motsvarande regler i 50– 64 §§. Förslaget följer i allt väsentligt gällande rätt, men innehåller vissa skillnader som behandlas i avsnitt 8.2.4 och 8.2.5. Dispositionen av bestämmelserna och den formella utformningen i övrigt har ändrats ganska mycket. En förändring är att bestämmelser om handläggningen som endast riktar sig till Patentverket har utmönstrats. Det gäller bl.a. bestämmelser om de skyldigheter Patentverket har i förhållande till Internationella byrån. Sådana bestämmelser bör enligt kommitténs mening i stället tas in i förordning.
Definition m.m.
38 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån (Internationella byrån) hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).
Patentverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
Paragrafen motsvarar 50 § VmL. En nyhet är att begreppet det internationella registret förs in i lagen. Det sker av praktiska skäl.
Ansökan om internationell registrering
39 § Den som innehar en varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke här i landet, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här, kan ansöka om internationell registrering av varumärket hos Internationella byrån.
Ansökan skall ges in till Patentverket och vara avfattad på engelska. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, en återgivning av märket och uppgifter om de varor som märket begärs registrerat för. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Första stycket har sin motsvarighet i 51 § första stycket VmL. Andra stycket motsvaras närmast av 52 § VmL. Utformningen av paragrafen ansluter så nära som möjligt till bestämmelserna i 12 § om ansökningar om nationell registrering.
Enligt artikel 2.2 i Madridprotokollet skall en ansökan om internationell registrering göras hos Internationella byrån genom förmedling av Patentverket. För att detta skall framgå klart har bestämmelsen getts en något annorlunda utformning än i VmL.
Kraven i andra stycket följer av Madridprotokollet. Kommittén har valt att i lagen ta in sådana krav på en ansökan som har betydelse för den prövning som Patentverket skall göra enligt artikel 3.1 i Madridprotokollet och regel 9.6 b i tillämpningsförskrifterna till protokollet. Ytterligare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla bör meddelas av Patentverket med stöd av av bemyndigandet i 85 § i förslaget. De krav som en ansökan skall uppfylla regleras dock helt och hållet i tillämpningsföreskrifterna till protokollet och det torde inte finnas något utrymme för Patentverket att bestämma att en ansökan skall innehålla något annat.
Även en registrering av ett kollektivmärke eller ett kontrolleller garantimärke kan ligga till grund för en internationell registrering. Enligt 12 § första stycket i förslaget skall de bestämmelser enligt vilka märket får användas ha lämnats in till Patentverket. Någon särskild bestämmelse om detta behövs alltså inte här.
Behandlingen av ansökan
40 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 39 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om
uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en internationell registrering skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Uppfyller ansökan kraven enligt första stycket skall Patentverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.
Paragrafen motsvarar 53 § i VmL. Utformningen av paragrafens första stycke ansluter så långt det är möjligt till 20 § första stycket, som reglerar Patentverkets granskning av en nationell ansökan.
Formuleringarna i andra stycket ansluter närmast till reglerna i 30 § andra stycket, som reglerar förelägganden till sökanden i ett ärenden om administrativ omprövning. En nyhet är att brister i ansökan skall leda till att den avvisas i stället för att avskrivas, se vidare avsnitt 8.2.5.
Till grund för en ansökan om internationell registrering kan ligga mer än en registrering eller en ansökan om nationell registrering. Kommittén anser att det inte behöver anges särskilt.
Vad Patentverket enligt artikel 3.1 i protokollet och tredje stycket i denna paragraf skall intyga är att uppgifterna i den internationella ansökan motsvarar de uppgifter som vid tiden för intygandet är intagna i den ursprungliga registreringen eller i ansökan om registrering.
Patentverkets bekräftelse bör komma in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket, se artikel 3.4 i Madridprotokollet. Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån. I 53 § tredje stycket VmL anges att bekräftelsen skall skickas inom en månad från det att ansökan kom in till verket eller, om ett föreläggande skickats, inom en månad från föreläggandet. Reglerna om dessa frister bör tas in i en förordning som regeringen beslutar om.
Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder
41 § Den som innehar en internationell registrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering och som därefter vill att registreringen skall gälla i ytterligare länder kan ansöka om detta hos
Internationella byrån.
Ansökan får ges in till Internationella byrån eller, om sökanden har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansökan som ges in till Patentverket skall vara avfattad på engelska samt uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
I paragrafen anges hur den skall gå till väga som har en internationell registrering grundad på en svensk registrering (eller en ansökan om svensk registrering) och som vill att den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder. Paragrafen motsvarar 51 andra stycket och 52 §§ i VmL.
Ansökningar om sådana senare s.k. designeringar som paragrafen behandlar får enligt förslaget alltid ges in direkt till Internationella byrån. Detta är en nyhet. Enligt i 51 § andra stycket VmL måste nämligen sådana ansökningar ges in till Patentverket. Frågan behandlas närmare i avsnitt 8.2.4.
Bestämmelsen bygger på artikel 3 ter (2) Madridprotokollet och regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Av regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna framgår att senare designeringar får (may) ges in direkt till Internationella byrån, om det aktuella landet inte har underrättat byrån om att sådana designeringar skall ges in via det egna landets varumärkesmyndighet.
Av paragrafen framgår också att en sökande som har hemvist i Sverige alltid har rätt att ge in ansökan till Patentverket. Detta följer av regel 24.2 a i tillämpningsföreskrifterna enligt vilka det egna landets varumärkesmyndighet alltid måste ta emot och vidarebefordra senare designeringar.
Patentverket tar endast emot och vidarebefordrar senare designeringar och gör alltså ingen prövning av dessa. Behandlingen av senare designeringar följer helt och hållet föreskrifterna till Madridprotokollet. Det innebär bl.a. att ansökan skall uppfylla vissa krav som framgår av tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. De är inte av sådan karaktär att det krävs lagreglering.
Patentverket bör skicka en ansökan om senare designering i så god tid att den kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket (artikel 3 ter i Madridprotokollet och
regel 24.6 b i tillämpningsföreskrifterna). Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån. Bestämmelserna om frister är utformade som handläggningsregler för Patentverket och kräver inte lagform.
I tillämpningsföreskrifterna finns vidare bestämmelser om handläggningen som i första hand tar sikte på förhållandet mellan Patentverket och Internationella byrån. Inte heller dessa bör tas in i lagen.
Begäran om att en
internationell registrering skall gälla i Sverige
42 § Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering, som inte bygger på en svensk registrering eller ansökan om registrering, kan hos Internationella byrån begära att registreringen skall gälla i Sverige.
När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån med en begäran enligt första stycket, skall Patentverket undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Hinder mot att den internationella registreringen skall gälla i Sverige föreligger om märket inte uppfyller villkoren enligt 13–15 §§.
Paragrafen behandlar den situationen att någon som har (eller ansöker om) en internationell registrering vill att den skall ha verkan i Sverige.
Bestämmelsen motsvaras närmast av 54 § VmL. Det finns ingen skillnad i sak mellan den bestämmelsen och bestämmelsen i förslaget.
Patentverket arbetar med ärenden som innebär att någon ansöker om att en internationell registrering skall gälla här (”Madridin ärenden”) på i princip samma sätt som med nationella ansökningar om registrering. När Patentverket får ett meddelande om att innehavaren av en internationell registrering har begärt att den skall gälla i Sverige bör verket alltså på samma sätt som i nationella registreringsärenden undersöka om det finns något hinder mot detta.
Behandlingen av begäran om att registreringen skall gälla i Sverige
43 § Patentverket skall besluta att den internationella registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till den Internationella byrån inom 18
månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet.
Patentverket skall göra en ny prövning av frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige, om innehavaren av registreringen begär detta inom två månader från beslutet att registreringen helt eller delvis inte kan gälla här.
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en begäran om ny prövning.
Paragrafen motsvaras närmast av 55 och 56 §§ VmL. De regler i VmL som har karaktären av handläggningsregler riktade till Patentverket har utgått. De bör i stället tas in i en förordning.
En nyhet är att det i första stycket föreskrivs att Patentverket kan besluta att registreringen skall gälla helt eller delvis.
Enligt andra stycket skall Patentverket kunna göra en ny prövning av frågan om en internationell registrering skall gälla i Sverige. På det sättet får innehavaren av den internationella registreringen möjlighet att argumentera för sin sak inför Patentverket till dess tvåmånadersfristen för att begära ny prövning har löpt ut eller saken blivit slutligt avgjord. Kommittén behandlar denna fråga i avsnitt 8.2.5.
Enligt VmL är gången i stället den att Patentverket först fattar ett beslut som har preliminär karaktär (55 § första stycket) och sedan ett slutligt beslut (56 § andra stycket). Enligt kommitténs bedömning blir förfarandet smidigare och enklare om det utformas enligt förslaget.
En förutsättning för en ny prövning bör vara att innehavaren begär detta inom en begränsad tid. Av flera skäl framstår det som lämpligt att denna tid är densamma som tiden för överklagande, dvs. två månader från dagen för beslutet att vägra verkan här i landet.
Behandlingen av en begäran om en ny prövning bör motsvara behandlingen av en ansökan om nationell registrering. Reglerna om avskrivning och återupptagande bör därför vara tillämpliga på sådana registreringar. Bestämmelser om detta har tagits i tredje stycket.
Anteckning om att registreringen gäller i Sverige
44 § Finns det inte något hinder som avses i 43 § första stycket, skall
Patentverket i varumärkesregistret göra en anteckning om att registreringen gäller i Sverige och kungöra detta.
Paragrafen motsvaras närmast av 55 § andra stycket VmL.
Finner Patentverket vid sin prövning enligt 43 § att det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet skall verket anteckna detta i en särskild avdelning av varumärkesregistret och kungöra att registreringen gäller här i landet. Någon rättsverkan är inte knuten till att märket antecknas i det svenska varumärkesregistret (se avsnitt 8.2.5).
I kungörelsen skall anges datum för den internationella registreringen. Vilka uppgifter som skall kungöras bör emellertid regleras i förordning. Om Patentverket vägrar verkan i någon del skall verket vänta med att utfärda kungörelse till dess att tvåmånadersfristen för att begära ny prövning har löpt ut eller saken har blivit slutligt avgjord.
Invändning
45 § När Patentverket har kungjort att registreringen gäller i Sverige, kan invändning framställas mot att den gäller här.
Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra det till Patentverket. Invändningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.
Bestämmelsen har sin motsvarighet i 55 § tredje stycket VmL.
Bestämmelserna om invändning mot en internationell registrering är utformade i så nära anslutning som möjligt till bestämmelserna i 23 § i förslaget om invändning mot nationella registreringar.
Behandlingen av invändningen
46 § Bestämmelserna i 24 § första–fjärde styckena gäller också en invändning mot en internationell registrering.
Patentverket skall på grund av invändningen besluta att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder enligt 13–15 §§.
Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet. Har tiden för invändning enligt 45 § löpt ut efter 18-månadersfristen, får beslutet grundas på omständighet som meddelas till Internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång, under förutsättning att Patentverket inom 18 månader underrättat Internationella byrån om att ett meddelande kan komma att översändas senare.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
Bestämmelserna svarar mot 56 § andra stycket VmL.
Invändningar mot internationella registreringar skall så långt det är möjligt behandlas på samma sätt som invändningar mot nationella registreringar. Denna paragraf är därför utformad i nära anslutning till 24 § i förslaget.
Registreringens verkan m.m.
47 § En internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Den internationella registreringen har sådan verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen eller för en senare begäran om verkan i Sverige.
En internationell registrering gäller i tio år från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Registreringen kan förnyas för en tid av tio år åt gången enligt bestämmelserna i Madridprotokollet. När en registrering förnyats skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
I fråga om internationella registreringar skall 28–34 §§ tillämpas på motsvarande sätt.
Bestämmelsen motsvarar närmast 57 § första stycket VmL.
Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering
48 § När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen i stället för den svenska, om den internationella registreringen har verkan här i landet från en senare tidpunkt än den svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.
På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta.
Paragrafen motsvarar närmast 58 § VmL.
Verkan av att en internationell
registrering upphör
49 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess verkan här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.
Paragrafen motsvarar närmast 59 § VmL.
Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering
50 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen, på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
Paragrafen motsvarar närmast 60 § VmL.
Villkoret i 60 § första stycket 3 VmL har utgått eftersom det inte har någon betydelse för vilken dag ansökan skall anses ingiven, vilket är den fråga som bestämmelsen reglerar.
51 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör på grund av en uppsägning av Madridprotokollet, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
Paragrafen motsvarar närmast 61 § VmL.
Villkoret i 61 § första stycket 3 VmL har utgått eftersom det inte har någon betydelse för vilken dag en ansökan skall anses ingiven, vilket är den fråga som bestämmelsen reglerar.
6 kap. Överlåtelse, licens m.m.
Överlåtelse
52 § Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan överlåtas i samband med eller fristående från den rörelse i vilken de används.
Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till sådana varukännetecken som avses i första stycket och som är knutna till rörelsen i överlåtelsen, om inte annat är avtalat.
Paragrafen motsvarar 32 § VmL.
Förslaget innehåller ingen nyhet i sak. För att det skall vara tydligt att både registrerade varumärken och inarbetade varumärken och varukännetecken ingår i överlåtelsen om inte annat avtalats, finns det i förslaget en hänvisning till 3 § första–tredje styckena. Däremot faller rätten till namn och firma, av naturliga skäl, utanför regleringen i varumärkeslagstiftningen.
Rättsverkan av
anteckning om innehavare m.m.
53 § I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av registreringen.
Överlåtelse av rätten till ett nationellt registrerat varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Den som begär att en ny innehavare antecknas skall betala föreskriven avgift.
I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av märket. Överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån.
Paragrafen motsvarar närmast 33 § VmL.
I VmL finns en bestämmelse om att Patentverket skall vägra att anteckna en ny innehavare om dennes användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. I förslaget har någon sådan bestämmelse inte tagits med. Patentverket gör bara en formell granskning och har knappast några praktiska möjligheter att utreda om ett märke blir vilseledande i en ny innehavares hand. Och en registrering som är vilseledande kan i vissa fall upphävas på talan av allmän åklagare (28 § andra stycket och 29 § förslaget).
En anteckning enligt andra stycket kan göras på begäran av den som är antecknad som innehavare eller av den som förvärvat rätten till märket. Även i fall där en registrering överförs till någon som har yrkat det sker anteckning endast om någon begär det.
I tredje stycket finns bestämmelser som bara gäller internationella registreringar. Några sådana bestämmelser finns inte i VmL. Internationella registreringar kan, på samma sett som svenska, överlåtas helt eller delvis. Bestämmelser om överlåtelse av internationella registreringar finns i artikel 9 i Madridprotokollet och regel 25 i tillämpningsföreskrifterna.
Begreppet det internationella registret och begreppet Internationella byrån definieras i 38 § förslaget.
En förutsättning för överlåtelsen är att förvärvaren är behörig att göra en internationell ansökan, dvs. att han – i fråga om internationella registreringar som är grundade på svenska registreringar eller ansökningar – är svensk medborgare, har hemvist här eller driver rörelse här (39 § första stycket förslaget).
Bestämmelser av intresse i detta sammanhang finns i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Ansökan om anteckning av överlåtelsen skall göras på ett särskilt formulär. Både överlåtaren och förvärvaren får ansöka om anteckning av överlåtelsen. En ansökan som görs av överlåtaren får lämnas direkt till Internationella byrån, medan en ansökan som görs av förvärvaren måste gå via en nationell myndighet. En ansökan som ges in av överlåtaren skall vara undertecknad av denne, medan en ansökan som ges in av en myndighet skall vara undertecknad av myndigheten; den nationella myndigheten får därvid kräva att överlåtaren skall underteckna den. Anteckningen om överlåtelse får det datum då fullständiga handlingar presenterades för Internationella byrån.
I samband med att Internationella byrån antecknar en ny innehavare skall byrån underrätta dels överlåtaren och förvärvaren dels de nationella myndigheterna i de länder där registreringen har verkan.
Licens
54 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare, utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.
Innehavaren av ett varukännetecken kan åberopa de rättigheter som ensamrätten till kännetecknet innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren framställda varorna.
En licens som avser ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Den som begär att en upplåtelse av licens antecknas skall betala föreskriven avgift.
Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret.
Paragrafen har sin motsvarighet i 34 § VmL första–fjärde styckena, vilka bestämmelser fick sin nuvarande lydelse i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (prop. 1992/93:48).
En skillnad är att gällande rätt endast omfattar varumärken, medan förslaget genom hänvisningen till 3 § första–tredje styckena avser både registrerade och inarbetade varukännetecken.
Det saknas möjlighet att anteckna licenser i det internationella registret.
Utmätning och konkurs
55 § Rätten till ett varukännetecken enligt 3 § tredje stycket får inte tas i mät.
Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn gäller detta endast övriga delar av kännetecknet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt denna bestämmelse inte tillhör konkursboet får ändå användas i rörelse
som bedrivs för boets räkning.
Motsvarande bestämmelser finns i dag i 34 § femte stycket VmL.
Undantagsregeln i andra stycket om personnamn är ny. Med personnamn avses här egenartat efternamn ensamt för sig eller tillsammans med förnamn. Regeln innebär att registrerade varumärken och inarbetade varukännetecknen alltid ingår i konkursboet i sin helhet, även om de innehåller ett personnamn. Om det däremot är fråga om ett kännetecken som inte är inarbetat eller registrerat är det endast andra delar av kännetecknet än namnet som ingår i konkursboet.
Den föreslagna regleringen har samband med 20 § namnlagen (se avsnitt 8.4.4). Enligt den paragrafen får ingen, obehörigen, till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. De skäl som ligger bakom bestämmelsen om obehörig användning av ett namn i näringsverksamhet kan enligt kommitténs mening dock inte anses
göra sig gällande om bäraren av namnet har tagit in det i ett varumärke som han har registrerat eller har använt i sådan omfattning att han inarbetat det kännetecken där namnet ingår. Om den egendom där märket ingår avträds till konkurs bör därför även märket som innehåller namnet anses tillhöra konkursboet. En följd av att kännetecknet tillhör konkursboet är att det kan överlåtas i samband med att boets egendom försäljs.
Enligt 8 kap. 2 § konkurslagen får förvaltaren i vissa fall fortsätta gäldenärens rörelse för konkursboets räkning. Det framstår som ändamålsenligt att förvaltaren får använda sådana kännetecken som gäldenären använt i rörelsen så länge rörelsen bedrivs för boets räkning, dvs. även sådana som inte är inarbetade eller registrerade.
7 kap. Pant m.m.
Inledning
Regler om pantsättning av rätten till ett varumärke infördes i svensk rätt genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1996. Detta gjordes för att närma den svenska varumärkesrätten till den gemenskapsrättsliga varumärkesordningen (prop. 1995/96:26). Reglerna finns i 34 a–34 j §§ VmL. Kommittén föreslår inga sakliga ändringar i dessa regler. I 57 § första stycket som svarar mot 34 a § första stycket har dock en bestämmelse om ansökningsavgift förts in. Vidare används genomgående ”Patentverket” i stället för ”registreringsmyndigheten”.
Panträtt i registrerat varumärke
56 § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57–65 §§.
Paragrafen har samma lydelse som 34 a § VmL.
57 § Panträtt i egendom som avses i 56 § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos Patentverket. Den som ansöker om registrering skall betala föreskriven ansökningsavgift.
Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i Patentverkets diarium.
Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patentverket, om inte något annat har avtalats.
Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.
Paragrafen har samma lydelse som 34 b § VmL.
Ansökan om registrering av pantupplåtelse
58 § Ansökan om registrering enligt 57 § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.
Vid tillämpning av denna paragraf skall den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.
Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.
Paragrafen har samma lydelse som 34 c § VmL.
I andra stycket finns en regel om vem som skall anses ha rätt till märket i ärenden om pantsättning av varumärken. En allmän regel om legitimationsverkan av att någon är antecknad som innehavare i varumärkesregistret finns i 53 § första stycket förslaget.
59 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.
Paragrafen har samma lydelse som 34 d § VmL.
60 § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.
Paragrafen har samma lydelse som 34 e § VmL.
61 § Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.
Paragrafen har samma lydelse som 34 f § VmL.
62 § Registreringen av en panträtt skall strykas, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.
Paragrafen har samma lydelse som 34 g § VmL.
63 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 57 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.
Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.
Paragrafen har samma lydelse som 34 h § VmL.
64 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 57 § kommer in till
Patentverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.
Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
Paragrafen har samma lydelse som 34 i § VmL.
65 § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt.
Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
Paragrafen har samma lydelse som 34 j § VmL.
8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.
Vitesförbud
66 § På yrkande av den som har rätt till ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda ett sådant varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till kännetecknet (varumärkesintrång) att fortsätta intrånget.
Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
De nuvarande reglerna i VmL om vitesförbud på grund av intrång finns i 37 a §. De fick sin nuvarande lydelse genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Paragrafen i förslaget har samma lydelse som den paragrafen.
Angående förbud mot användning av vilseledande varukännetecken, se avsnitt 8.8.4.
Skadestånd
67 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till
1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
Regeln motsvarar närmast 38 § VmL som tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Den föreslagna bestämmelsen skiljer sig från den nuvarande genom att vissa av de omständigheter som skall beaktas vid bestämmandet av ersättningen uttryckligen anges.
Kommitténs överväganden i fråga om skadestånd redovisas i avsnitt 8.8.2.
Begränsning av skadeståndet
68 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.
Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.
Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.
Bestämmelsen i första stycket har sin motsvarighet i 39 § VmL. Bestämmelserna i paragrafen i övrigt har sin motsvarighet i 40 § VmL. Förslaget innebär inga ändringar i sak utan bara språkliga moderniseringar.
Straffansvar
69 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 66 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.
De nuvarande reglerna om straffansvar, som finns i 37 § VmL, tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Paragrafen i förslaget har i stort sett samma lydelse som 37 § VmL.
En skillnad är att definitionen av begreppet varumärkesintrång har flyttats till bestämmelsen om vitesförbud (66 § i förslaget). Det beror på att den bestämmelsen kommer före straffbestämmelsen i
kommitténs förslag. Och det beror i sin tur på att regeln om vitesförbud i praktiken är viktigare än straffbestämmelsen.
En annan nyhet är att åklagaren skall väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Det skall alltså inte längre krävas att åtal är påkallat av särskilda skäl.
Förutsättningarna för väckande av allmänt åtal behandlas i avsnitt 8.8.3.
Begränsning av straffansvaret
70 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.
Motsvarande regel om begränsning av straffansvaret finns i dag i 39 § första meningen VmL.
Förebyggande av fortsatt intrång
71 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varukännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras.
Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.
På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
Paragrafen har samma lydelse som 41 § VmL. Den paragrafen tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122).
9 kap. Intrångsundersökning m.m.
Inledning
I VmL finns sedan den 1 januari 1999 regler om intrångsundersökning. De tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999 (prop. 1998/99:11). I förslaget har dessa regler förts över oförändrade.
72 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (intrångsundersökning).
Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.
Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
Paragrafen har samma lydelse som 41 a § VmL.
73 § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock inte tillämpas.
En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd, skall yrkandet framställas skriftligen.
Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.
I övrigt skall en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.
Paragrafen har samma lydelse som 41 b § VmL.
74 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.
I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Paragrafen har samma lydelse som 41 c § VmL.
75 § Ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla uppgifter om
1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas. Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet.
Paragrafen har samma lydelse som 41 d § VmL.
76 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.
Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.
Paragrafen har samma lydelse som 41 e § VmL.
77 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap.1–5 §§ samt 18 kap.utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra filmoch ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.
En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.
Paragrafen har samma lydelse som 41f § VmL.
78 § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om
1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.
Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.
Paragrafen har samma lydelse som 41 g § VmL.
79 § Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.
Paragrafen har samma lydelse som 41 h § Vml.
10 kap. Övriga bestämmelser
Preklusion m.m .
80 § Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till skadestånd eller straff eller besluta om annan åtgärd enligt 66–79 §§.
I mål om intrång i ett registrerat varumärke skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om upphävande av registreringen slutligt avgjorts. Är talan om upphävande inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom att göra det inom viss tid.
Bestämmelser av samma innehåll finns i 42 § VmL. Förslaget innebär ingen saklig ändring.
Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken
81 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 69 och 70 §§ om straffansvar. I övrigt gäller 66 § om vitesförbud, 67 och 68 §§ om skadestånd, 71 § om förebyggande åtgärder, 72–79 §§ om intrångsundersökning och 80 § om preklusion m.m. i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patentverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som begär omvandling av en ansökan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning.
Bestämmelser av samma innehåll som i första stycket finns i 66 § VmL. Andra stycket har sin motsvarighet i 65 § VmL. Förslaget innebär ingen saklig ändring.
Behörig domstol
82 § Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av en registrering, skall talan väckas vid
Stockholms tingsrätt.
Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål som avses i 81 § och i artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
En bestämmelse av samma innehåll som i första stycket finns i 26 § andra stycket VmL En bestämmelse av samma innehåll som i andra stycket finns i 67 § VmL.
Skyldighet för licenshavare och panthavare att underrätta innehavaren
83 § Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta.
Gör han inte det skall talan avvisas.
Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen.
Bestämmelser med samma innehåll finns i 43 § VmL.
Överklagande
84 § Ett slutligt beslut av Patentverket får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.
Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag, om inte något annat följer av tredje stycket. Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.
Överklagande av beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning enligt 30–32 §§ görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.
Reglerna om överklagande av Patentverkets beslut i första och andra styckena, som nu finns i 47 § VmL, är oförändrade i sak.
Överklagande av verkets beslut i fråga om upphävande av registrering i administrativ ordning regleras i tredje stycket. När det gäller sådana beslut finns det en stark koppling till tingsrätt; om yrkandet om upphävande bestrids skall ju ärendet lämnas över till en tingsrätt. Därför är det mest naturligt att Patentverkets beslut i sådana ärenden överklagas till tingsrätt. Om en registrering har upphävts inom ramen för ett sådant förfarande och innehavaren av registreringen är missnöjd med det beslutet tillämpas inte denna regel om överklagande. Han har i stället att ansöka om återvinning enligt 32 § sjätte stycket i förslaget. Jfr avsnitt 7.5.
Bemyndiganden
85 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Regeringen får också meddela närmare föreskrifter om avgifter.
Paragrafen motsvarar närmast i 48 och 64§§ VmL.
10.2. Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156)
2 § Ensamrätt till firma förvärvas genom registrering eller genom
inarbetning.
En förutsättning för ensamrätt till firma på grund av registrering är att firman har särskiljningsförmåga.
Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.
Firma registreras enligt bestämmelserna i 8 a–12 §§ och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma.
Ett näringskännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som näringskännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för näringskännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett varukännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för näringskännetecken inom samma område.
Denna paragraf handlar om förvärv av ensamrätt till firma och andra näringskännetecken.
Bestämmelsen i första stycket har ändrats så att den bättre överensstämmer med 3 § i förslaget till varumärkeslag.
En firma som skall registreras måste enligt 9 § skilja sig tydligt från andra firmor samt uppfylla vissa andra krav. Firman behöver dock inte längre ha särskiljningsförmåga för den verksamhet som den avser för att få registreras. Av andra stycket, som är nytt, framgår att endast sådana firmor som har särskiljningsförmåga får ett skydd genom registreringen. Frågan om kravet på särskiljningsförmåga vid registrering behandlas i avsnitt 9.5.
Tredje och fjärde styckena – som motsvarar andra och tredje styckena i gällande lag – är oförändrade i sak, men innehåller vissa redaktionella ändringar.
Bestämmelsen i femte stycket – som motsvarar fjärde stycket i nuvarande lydelse – innehåller villkoren för inarbetning av firma och sekundära kännetecken, se vidare avsnitt 9.10 och 5.7.3.
I sjätte stycket finns regleringen av skyddet för namn som naturligt varukännetecken samt regleringen av det korsvisa skyddet. Bestämmelserna – som ersätter dem i 4 och 5 §§ i gällande lag – är utformade så att de överensstämmer med 3 § femte stycket i förslaget till varumärkeslag. Frågan om skyddet för namn som naturligt varukännetecken behandlas i avsnitt 5.7.4.
2 a § Ett näringskännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det är ägnat att skilja den verksamhet som bedrivs i en rörelse från den som bedrivs i en annan. Vid bedömning av om ett näringskännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att kännetecknet kan förvärva sådan förmåga genom användning.
Innehåller ett näringskännetecken en beteckning för associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.
Paragrafen, som är ny, handlar om särskiljningsförmåga hos näringskännetecken.
I första stycket finns en definition av särskiljningsförmåga som svarar mot 2 § andra stycket i förslaget till varumärkeslag. Vidare finns en bestämmelse om att ett näringskännetecken på samma sätt som ett varukännetecken kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Frågan om förvärv av särskiljningsförmåga för varumärken behandlas i avsnitt 5.7.2. Bestämmelserna om förvärv av särskiljningsförmåga finns i dag i 9 § andra stycket FL.
Av bestämmelsen i andra stycket – som överensstämmer med nuvarande 9 § andra stycket sista meningen FL – framgår att man vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos en firma skall bortse från förekommande associationsrättsliga beteckningar.
3 § Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 § innebär, att ingen
annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda
1. ett tecken som är identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet.
När ett näringskännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 2 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Ensamrätten till en registrerad firma utgör dock inte hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken inom det område där firman har skydd om denne visar att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.
Av denna paragraf framgår vad ensamrätten till ett näringskännetecken innebär.
Bestämmelserna svarar mot regleringen i 4 § i förslaget till varumärkeslag, vilken behandlas i kapitel 6.
De nuvarande reglerna om ensamrätten till firma finns i 3– 5 §§ FL.
4 § Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självständigt
skydd för sådan del av kännetecknet som inte har särskiljningsförmåga.
Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om verksamhetens art eller beskaffenhet eller en i verksamheten utbjuden varas art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan, eller
3. allmänt brukat ortnamn.
Denna paragraf innehåller en reglering om begränsningar i ensamrättens omfattning.
Bestämmelserna är utformade i överensstämmelse med 5 § första och andra styckena i förslaget till varumärkeslag.
Någon motsvarighet till dessa bestämmelser finns för närvarande inte i FL.
5 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är
identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 6 eller 7 §.
Paragrafen innehåller den grundläggande regeln inom det industriella rättsskyddet om företrädesrätt för den som har tidigaste grund för sitt anspråk på ensamrätt.
Bestämmelsen – som i allt väsentligt överensstämmer med den nuvarande 7 § – är utformad i överensstämmelse med 7 § i förslaget till varumärkeslag.
6 § Rätten till en registrerad firma skall bestå vid sidan av en äldre rätt
till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att firman efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om firman har använts endast för en del av den verksamhet som den registrerats för, skall rätten bestå endast för denna verksamhet.
Denna paragraf handlar om verkan av passivitet vid kollision mellan ett äldre kännetecken av något slag och en yngre registrerad firma.
Bestämmelsen är utformad på i stort sett samma vis som 8 § i förslaget till varumärkeslag.
Någon motsvarighet till denna bestämmelse om passivitet finns för närvarande inte i FL. Detta hänger samman med att det inte finns något invändningsförfarande vid firmaregistrering.
I förarbetena till FL anförde firmautredningen att firmainnehavarna i avsaknad av ett invändningsförfarande inte skulle kunna bevaka nya firmaregistreringar och att det därför inte var lämpligt att införa en preklusionsregel avseende registrerade firmor, se SOU 1967:35 s. 199.
7 § Rätten till ett inarbetat näringskännetecken skall bestå vid sidan av en
äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.
I denna paragraf regleras verkan av passivitet vid kollision mellan ett äldre kännetecken av något slag och en yngre inarbetad firma.
Utformningen av bestämmelsen är i allt väsentligt densamma som den i 9 § i förslaget till varumärkeslag.
Bestämmelsen i första stycket överensstämmer i sak med den nuvarande bestämmelsen i 8 § FL.
I andra stycket finns en ny bestämmelse som gäller sådana näringskännetecken som har ett utökat skydd enligt 3 § andra stycket. Denna bestämmelse bygger på artikel 4.4 i WIPO–rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken
8 § I de fall som avses i 6 och 7 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
I de fall som avses i 7 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse, eller att kännetecknet endast får användas för viss verksamhet eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.
Denna paragraf handlar om möjligheten för domstol att förordna om samexistens på vissa villkor mellan kolliderande kännetecken.
Bestämmelsen motsvarar 10 § i förslaget till varumärkeslag.
Bestämmelsen i första stycket, som är ny, klargör att ett yngre kännetecken, som enligt 6 eller 7 § får bestå vid sidan av ett äldre, inte kan utgöra grund för att hindra användningen av det äldre kännetecknet.
Av andra stycket – som i sak stämmer överens med nuvarande andra stycket – följer att domstol kan besluta att kännetecknen endast får användas på vissa villkor.
I lagens nuvarande lydelse finns inte någon direkt motsvarighet till regleringen i tredje stycket, vilken klargör att bestämmelsen om samexistens också är tillämplig vid lokal inarbetning. Att bestämmelserna om samexistens gäller även lokalt inarbetade näringskännetecken är dock inte någon nyhet, se SOU 1967:35 s. 199.
8 a § Registrering av en firma sker i samband med registrering av en näringsidkare eller, om firman skall registreras för en näringsidkare som redan är registrerad, i ett särskilt ärende.
Paragrafen, som är ny, anger i vilket slags ärende en firma registreras.
En förutsättning för registrering av ett rättssubjekt som skall ha firma är att en firma kan registreras. Det innebär att registreringen av rättssubjektet och firman normalt handläggs i samma ärende. Ändring av en firma handläggs däremot i ett särskilt ärende. Angående frågan om registrering av firma och det rättssubjekt som firman avser, se avsnitt 9.7.8.
9 § En firma som skall registreras måste tydligt skilja sig från andra regi-
strerade firmor. Vidare måste firman uppfylla de krav som anges i lag eller annan författning för visst slags firma.
Paragrafen innehåller förslagets grundläggande krav för firmaregistrering, som består i att en firma som skall registreras måste skilja sig från andra registrerade firmor.
I FL finns för närvarande inte någon motsvarighet till denna bestämmelse, men regler av detta slag finns i de associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 16 kap. 1 § 12 st. ABL, 7 § HrL och 14 kap. 1 § FörenL).
Bestämmelsen innebär att en firma som skall registreras måste skilja sig från alla andra registrerade firmor, oavsett i vilket register firman är registrerad. Detta innebär en förändring i förhållande till den nu gällande ordningen, där det är tillräckligt att firman skiljer från andra firmor som är registrerade i samma register.
Kravet på att en firma skall skilja sig från andra registrerade firmor motiveras av att en firma inte skall sammanblandas med en annan.
10 § En firma får inte registreras om den
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed, eller
3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten. En firma får inte heller registreras om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.
I denna paragraf anges de hinder mot registrering som, tillsammans med kravet i 9 §, utgör absoluta hinder.
Bestämmelserna är utformade så att de svarar mot 14 § i förslaget till varumärkeslag.
Regleringen i första stycket överensstämmer i sak med första stycket i nuvarande lydelse. I punkt 1 anges inte uttryckligen att hänsyn skall tas till firmans användning. Det ligger dock i sakens natur att man vid bedömning av om det finns något absolut hinder mot registrering av en firma måste ta hänsyn till hur firman kan komma att användas. Någon saklig ändring i förhållande till vad som gäller i nuläget är följaktligen inte avsedd.
Bestämmelsen i andra stycket, som är ny, är utformad i överensstämmelse med 14 § andra stycket i förslaget till varumärkeslag.
10 a § Hinder mot att en firmaregistrering består finns om någon begär att den skall upphävas och
1. användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 3 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken,
2. användning av firman i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett näringskännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,
3. firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans varukännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av kännetecknet skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,
4. firman innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt, eller
5. firman är ägnad att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.
Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
I paragrafen anges de relativa hinder som finns mot en firmaregistrerings bestånd.
Bestämmelserna är utformade på i stort sett samma vis som dem i 15 § i förslaget till varumärkeslag.
Av bestämmelsen i första stycket punkt 1 – som svarar mot 14 § första stycket 6 i nuvarande lydelse – framgår vilka äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot en firmaregistrerings bestånd.
Bestämmelsen i punkt 2 – som svarar mot 10 § första stycket i nuvarande lydelse – innehåller en förändring i sak. Enligt den gällande bestämmelsen krävs det att sökanden har vetskap om att det andra kännetecknet tagits i bruk. Förslaget innebär ett ökat krav på aktsamhet från sökandens sida genom rekvisiten ”kände till eller borde ha känt till”. Se vidare kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.
Bestämmelsen i punkt 3 motsvarar 10 § första stycket i nuvarande lydelse i vad den avser namn. En skillnad är att endast egenartade efternamn under vissa förutsättningar kan utgöra hinder mot en registrerings bestånd. Se vidare avsnitt 8.8.4 och kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.
Punkt 4 har sin motsvarighet i 10 § första stycket 5 i gällande lydelse, men skiljer sig från den bestämmelsen genom att titel på annans skyddade litterära verk inte längre kan läggas till grund för upphävande av en firmaregistrering. Se vidare avsnitt 8.8.4 och kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.
Bestämmelsen i punkt 5 svarar mot 10 § första stycket i nuvarande lydelse i vad den avser benämningar på associationer och är oförändrad i sak.
Regleringen i andra stycket, som är ny, innebär att lokalt inarbetade kännetecken samt naturliga varukännetecken som endast har ett lokalt skydd inte kan utgöra hinder mot att en registrering består. Dessa frågor behandlas i avsnitt 5.7.3 och 5.7.4. Se vidare kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.
11 a § Registreringsmyndigheten skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som enligt lag eller annan författning ställs vid registrering av olika slags firma, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt samt om det finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §.
Registreringsmyndigheten skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 10 a §.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket eller finns det något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.
Framkommer det något hinder som avses i 10 a §, skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt första stycket eller något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får registreringsmyndigheten avskriva ansökan.
I denna paragraf, som är ny, finns de grundläggande reglerna om registreringsmyndigheternas behandling av ansökningar om registrering av firmor.
Bestämmelserna om handläggningen är utformade på ungefär samma sätt som dem i 20 § i förslaget till varumärkeslag. En skillnad är dock att det i ärenden om firmaregistrering inte finns någon möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan.
Enligt första stycket skall registreringsmyndigheten undersöka om ansökan uppfyller de krav som ställs i lag eller annan författning. Med detta avses närmast att vissa firmor skall innehålla associationsbeteckningar (se 16 kap 1 § ABL, 6 § HrL och 14 kap. 1 § FörenL). Vidare skall myndigheten undersöka om firman skiljer sig tydligt från andra registrerade firmor enligt 9 § och om det finns något absolut hinder mot registrering enligt 10 §. I den mån regeringen föreskriver det skall myndigheten också undersöka om det finns några relativa hinder enligt 10 a §.
En beskrivning av förfarandet i ärenden om registrering av firma finns i avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 20 § i förslaget till varumärkeslag.
12 § Om ansökan uppfyller de krav som avses i 11 a § första stycket och det inte finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten föra in firman i föreskrivet register.
Vid registrering av en firma skall registreringsmyndigheten i registret anteckna den verksamhet som firman avser.
Ensamrätten till en registrerad firma gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.
Paragrafen handlar om registreringen av firma.
Bestämmelsen om registrering är utformad på ungefär samma sätt som den i 22 § första stycket i förslaget till varumärkeslag.
Enligt första stycket skall registreringsmyndigheten registrera firman om ansökan uppfyller de formella krav som är uppställda i 11 a § och det inte finns några absoluta hinder enligt 9 eller 10 §. Av denna bestämmelse framgår att officialprövningen är begränsad till absoluta hinder.
Bestämmelsen i andra stycket innebär att myndigheten skall göra en särskild anteckning om den verksamhet som firman är registrerad för. Anteckningen om den verksamheten som registreringen avser är avgörande för firmaregistreringens omfattning. Det innebär att en firma som har särskiljningsförmåga (jfr 2 § 2 st.) på grund av registreringen har ett känneteckensrättsligt skydd för den verksamhet som är antecknad på detta sätt. En annan sak är att registreringen av rättssubjektet som sådant kan omfatta en vidare verksamhetsbeskrivning som är av betydelse ur associationsrättslig synvinkel, jfr avsnitt 9.7.8. Av 17 § i förslaget till ändring i FL framgår att myndigheten skall anteckna i registret om registreringen upphävs för viss verksamhet.
Bestämmelsen i tredje stycket om den tidpunkt från vilken firmaregistreringen har verkan överensstämmer i sak med 12 § FL.
Invändning
12 a §
När registreringen av en firma har kungjorts får invändning fram-
ställas mot den. Detsamma gäller när registreringen av en ändrad verksamhet har kungjorts.
Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Av paragrafen framgår att det är möjligt att framställa invändning mot en firmaregistrering och vilka krav som ställs på en invändning.
Bestämmelserna är utformade i anslutning till 23 § första och andra styckena i förslaget till varumärkeslag
Frågan om utformningen av invändningsförfarandet behandlas i avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 23 § i förslaget till varumärkeslag.
12 b § Registreringsmyndigheten skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 12 a § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.
Tar registreringsmyndigheten upp invändningen skall myndigheten underrätta innehavaren av firmaregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall registreringsmyndigheten avslå den.
Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Registreringsmyndigheten skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 9, 10 eller 10 a §.
Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.
Om registreringsmyndigheten upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i registret när avgörandet har vunnit laga kraft.
Paragrafen innehåller de grundläggande reglerna om handläggningen i invändningsärenden.
Bestämmelserna är utformade på i allt väsentligt samma vis som dem i 24 § i förslaget till varumärkeslag.
Se vidare kommentaren till 24 § i förslaget till varumärkeslag.
15 § Om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång), får domstol vid vite förbjuda honom att fortsätta intrånget.
Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Paragrafen handlar om vitesförbud.
Bestämmelserna om vitesförbud har ändrats så att de överensstämmer med dem i 66 § i förslaget till varumärkeslag. Det innebär att reglerna om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken och om talerätt utmönstrats; frågan om förbud mot användning av vilseledande kännetecken behandlas i avsnitt 8.8.4 och frågan om talerätt i avsnitt 8.5.
16 § Om en firma har registrerats i strid mot bestämmelserna i 9 § om allmänna registreringsvillkor eller 10 § om registreringshinder, eller om det enligt 10 a § finns något hinder mot registreringens bestånd får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. Firmaregistreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre registrerad firma, om registreringen av denna firma kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av firma. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre näringskännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
En registrering får vidare upphävas om
1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
3. firman har kommit att bli vilseledande.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt firman här i landet för den verksamhet som den avser, eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att firman inte har använts.
Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att firman används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga.
Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt firman under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Med att innehavaren använder en firma likställs också att någon annan använder firman med innehavarens samtycke.
Om grunden för upphävande endast avser viss verksamhet som firman registrerats för, skall registreringen hävas endast för denna verksamhet.
I paragrafen anges de grunder på vilka registrering av en firma kan upphävas.
Bestämmelserna är så långt möjligt utformade i överensstämmelse med dem i 28 § i förslaget till varumärkeslag.
I första stycket första meningen anges att firmaregistreringen får upphävas på grund av omständigheter som förelåg på registreringsdagen. Registreringen får således upphävas om den har skett i strid mot något absolut hinder eller om det föreligger något relativt hinder mot dess bestånd och registreringen ändå inte kan bestå enligt reglerna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. En skillnad i förhållande till vad som gäller nu är att en firmaregistrering inte kan upphävas på den grunden att firman saknar särskiljningsförmåga, eftersom särskiljningsförmåga inte längre är ett krav för registrering (jfr 9 §). Angående frågan om särskiljningsförmåga, se avsnitt 9.5.2.
Andra meningen i stycket innehåller ett undantag från vad som sägs i första meningen. Undantaget innebär att rätten till en äldre registrerad firma inte kan utgöra grund för upphävande av en yngre firmaregistrering, om registreringen av den äldre firman kan upphävas på den grunden att firman inte har använts, se tredje stycket.
Av sista meningen i stycket framgår att lokalt inarbetade kännetecken samt namn som endast har ett lokalt känneteckensskydd inte kan utgöra grund för upphävande av en firmaregistrering. Rätten till sådana kännetecken utgör inte heller hinder mot en registrerings bestånd enligt 10 a §, men de kan enligt huvudregeln i 3 § läggas till grund för bl.a. förbud mot användning av ett yngre kännetecken inom det område där de har skydd. Angående skyddet för lokalt inarbetade näringskännetecken samt namn som används som näringskännetecken, se 9.10, 5.7.3 och 5.7.4.
I andra stycket anges tre olika grunder för upphävande av en firmaregistrering vilka uppkommit efter registreringsdagen.
Av punkt 1 framgår att registreringen av en firma får upphävas om innehavaren har upphört med den verksamhet som firman avser.
Enligt punkt 2 får en firmaregistrering upphävas om den kommit att strida mot lag eller annan författning m.m. (jfr 10 § 1 st. 1).
Vidare anges i punkt 3 att firmaregistreringen kan upphävas om den efter registreringen blivit vilseledande (jfr 10 § 1 st. 3 ).
I tredje stycket finns de grundläggande bestämmelserna om att registreringen av en firma som inte används kan upphävas, se avsnitt 9.8.2. Se vidare kommentaren till 28 § tredje stycket i förslaget till varumärkeslag.
Fjärde–sjunde styckena innehåller ytterligare bestämmelser om förutsättningarna för upphävande av en firmaregistrering på den
grunden att firman inte använts, vilka överensstämmer med 28 § fjärde–sjunde styckena i förslaget till varumärkeslag.
16 a § En firmaregistrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 16 § första stycket och det allmänna registreringsvillkoret i 9 § eller registreringshindren i 10 § eller med stöd av bestämmelsen i 16 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.
Paragrafen handlar om talan om upphävande av en firmaregistrering.
Bestämmelserna är utformade på samma sätt som dem i 29 § i förslaget till varumärkeslag.
Av bestämmelserna framgår att en firmaregistrering – utöver möjligheten att upphäva registreringen efter invändning – kan upphävas antingen av domstol i ett ordinärt tvistemål eller av registreringsmyndigheten i ett ärende om upphävande i administrativ ordning.
Bestämmelserna om förfarandet vid upphävande i administrativ ordning finns i 16 b–16 c §§, se vidare avsnitt 7.5.
Paragrafen innehåller inga regler om talerätt, utan i det avseendet gäller allmänna processrättsliga regler, se avsnitt 9.10 och 8.5.3.
16 b § En ansökan om upphävande av en firmaregistrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken . Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.
16 c § Tar registreringsmyndigheten upp ansökan, skall myndigheten förelägga innehavaren av firmaregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om
sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken , i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.
Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan.
Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall registreringsmyndigheten bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.
Antar sökanden erbjudandet skall registreringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
16 d § Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.
Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta.
Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall registreringsmyndigheten avskriva ärendet i den del det är bestritt.
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall registreringsmyndigheten upphäva firmaregistreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall registreringsmyndigheten upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.
Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall registreringsmyndigheten avvisa ansökan.
Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar
om målets handläggning. Har registreringsmyndigheten meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.
I dessa paragrafer regleras förfarandet vid upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning.
Bestämmelserna är utformade i överensstämmelse med 30–33 §§ i förslaget till varumärkeslag, vilka har sin förebild i BfL. Se vidare avsnitt 9.10 och 7.5 samt kommentarerna till paragraferna i förslaget till varumärkeslag.
17 § Om en firmaregistrering har upphävts enligt 12 b § eller enligt 16 a–16 d §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret.
Detsamma gäller om innehavaren begär att registreringen skall upphävas helt eller delvis.
Upphävande av en firmaregistrering påverkar inte registreringen av näringsidkaren.
I ett avgörande om upphävande av en registrering kan beslutas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.
Paragrafen handlar om upphävande av firmaregistrering m.m.
Av första och andra styckena, som är nya, framgår att det i registret skall göras en anteckning när en registreringen av en firma upphävs helt och hållet eller för viss verksamhet. Bestämmelserna korresponderar med den i 12 § andra stycket i förslaget enligt vilken en anteckning skall göras om den verksamhet som registreringen avser.
I tredje stycket, som också är nytt, finns en bestämmelse som klargör att registreringen av rättssubjektet som sådant inte påverkas av att registreringen av firman upphävs för viss verksamhet, se vidare avsnitt 9.7.8.
Fjärde stycket överensstämmer i sak med 17 § FL, men lydelsen är ändrad med hänsyn till att en firmaregistrering enligt förslaget kan upphävas på annat sätt än genom dom, jfr 12 b § om upphävande efter invändning och 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning.
18 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör firmaintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.
I paragrafen regleras det straffrättsliga ansvaret vid firmaintrång.
Bestämmelserna i första–fjärde styckena är oförändrade i sak, men första stycket har ändrats så att det överensstämmer med 69 § i förslaget till varumärkeslag.
I femte stycket regleras förutsättningarna för väckande av allmänt åtal. Bestämmelsen har ändrats så att åtal får väckas om det är påkallat från allmän synpunkt och det krävs alltså inte längre att det föreligger särskilda skäl, se avsnitt 9.10 och 8.8.3.
19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till
1. den skada som hänför sig till näringskännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås. Den som gör firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.
Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.
Paragrafen handlar om skadeståndsskyldighet vid firmaintrång.
Bestämmelserna om skadestånd har utformats i enlighet med 67 och 68 §§ i förslaget till varumärkeslag. Se avsnitt 9.10 och 8.8.2 samt kommentaren till de nyss nämnda paragraferna.
20 § På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att näringskännetecken som olovligen förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.
På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 18 § andra stycket.
I paragrafen anges de åtgärder som domstol kan besluta om till förebyggande av fortsatt firmaintrång.
Bestämmelserna har utformats i överensstämmelse med 71 § i förslaget till varumärkeslag.
I sak har bestämmelserna ändrats som en följd av att 15 § om förbud mot vilseledande näringskännetecken m.m. ändrats.
23 § I fråga om överklagande av beslut i ärende om registrering av firma finns särskilda bestämmelser.
Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om invändning mot registrering av firma enligt 12 a och 12 b §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag.
Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om upphävande av firma i administrativ ordning enligt 16 b–16 d §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.
Paragrafen, som är ny, innehåller vissa bestämmelser om överklagande.
Bestämmelserna har utformats i anslutning till 84 § i förslaget till varumärkeslag. En avgörande skillnad är dock att beslut i ärenden om varumärkesregistrering m.m. överklagas till Patentbesvärsrätten, medan beslut i ärenden om firmaregistrering överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Angående frågan om överklagande, se avsnitt 9.3.
I första stycket finns en hänvisning till de bestämmelser om överklagande av beslut i ärenden om firmaregistreringen som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL, 21 § 1 st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. FörenL).
Av andra stycket följer att registreringsmyndighetens beslut i invändningsärenden skall överklagas på samma sätt som beslut i registreringsärenden, dvs. till allmän förvaltningsdomstol.
I tredje stycket regleras överklagande av registreringsmyndighetens beslut i ärenden om upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning. Bestämmelserna är utformade så att de motsvarar 84 § tredje stycket i förslaget till varumärkeslag.
24 § Om det enligt rättegångsbalkeninte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.
Paragrafen innehåller en bestämmelse om vilken domstol som är behörig i vissa fall.
Av bestämmelsen framgår att en talan om upphävande av firmaregistrering skall väckas vid Stockholms tingsrätt om det inte finns någon behörig domstol enligt RB.
Bestämmelsen har ändrats med hänsyn till dels att de allmänna forumreglerna i 10 kap. RB är tillämpliga på bl.a. mål om firmaintrång, inbegripet förbud mot användning av näringskännetecken, dels att den särskilda regeln om fastställelsetalan utmönstrats (angående fastställelsetalan, se avsnitt 9.10 och 8.6).
25 § En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en firmaregistrering eller intrång i en registrerad firma skall underrätta registreringsmyndigheten om detta.
Paragrafen handlar om domstols skyldighet att underrätta registreringsmyndigheterna om domar om registrering.
Bestämmelsen är utformad i överensstämmelse med 34 § i förslaget till varumärkeslag.
Av bestämmelsen framgår att domstolen endast behöver underrätta registreringsmyndigheterna om meddelade domar; enligt de nu gällande reglerna skall domstolarna också underrätta myndigheterna om meddelade beslut.
10.3. Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
8 kap.
13 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.
Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt första stycket.
Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd.
Sekretess gäller i mål eller ärende om varukännetecken eller näringskännetecken för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om part begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket första meningen i högst tjugo år.
I fjärde stycket finns en ny bestämmelse om sekretess för uppgifter om enskildas affärs- och driftförhållanden i mål och ärenden om varu- och näringskännetecken.
Bestämmelsen gäller framför den allmänna regeln om domstolssekretess i 8 kap. 17 § SekrL.
En första förutsättning för sekretess är att den som är part i målet eller ärendet framställer ett yrkande om att vissa uppgifter skall omfattas av sekretess. Den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet behöver alltså inte självmant undersöka om det innehåller uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Vidare fordras för sekretess att den som uppgifterna rör lider avsevärd skada om uppgifterna röjs. Uppgifter som är av betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varu- eller näringskännetecken kan aldrig vara föremål för sekretess enligt bestämmelsen. Se vidare avsnitt 8.7.
11. Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs förslag
Bedömning: Som en följd av kommitténs förslag kommer
Patentverkets handläggning av registreringsärenden att förbilligas och flertalet varumärken och firmor att registreras betydligt snabbare än i dag. Även med en förväntad ökning av antalet invändningsärenden kommer avgifterna i ärenden om registrering av varumärken och firmor totalt att kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på oförändrad nivå.
Skälen för bedömningen: Enligt 14 § kommittéförordningen
(1998:1474) skall, om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.
Vidare skall enligt 15 § kommittéförordningen sådana konsekvenser av förslagen redovisas som har betydelse för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
I kommitténs betänkande är det i första hand förslaget att slopa officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistrering som kan behöva belysas med avseende på de kostnader det kan medföra för staten och enskilda samt hur det i övrigt kan påverka villkoren för de näringsidkare som använder varumärken, särskilt små och medelstora företag.
I avsnitt 5.3.1 redovisas vissa överväganden och antaganden om vad förslaget att begränsa officialprövningen kan få för konsekvenser. Klart är att handläggningen av registreringsärendena i Patentverket förenklas och påskyndas och att kostnaderna hos verket i motsvarande mån minskar. Å andra sidan kommer resurstillskott att krävas för det ökade antal invändningsärenden som det nya förfarandet ger upphov till.
Det är naturligtvis svårt att beloppsmässigt uppskatta vilka lättnader som den begränsade hindersprövningen hos Patentverket ger. Ännu vanskligare är att göra några prognoser om hur antalet invändningar kommer att påverkas av en handläggningsordning som innebär dels att Patentverkets hindersgranskning blir mindre genomgripande, dels att sökanden kan påfordra registrering trots förekomsten av äldre rättigheter.
Kommittén har ansett det rimligt att räkna med att invändningar kommer att göras mot ca 10 procent av alla varumärkesregistreringar. Utifrån detta antagande, och med ledning av uppgifter som Patentverket lämnat om genomsnittlig tidsåtgång för olika handläggningsmoment samt förväntad ärendetillströmning, har följande uppskattning gjorts av kostnadseffekterna. Det skall framhållas att Patentverkets angivelser inte har statistiskt säkert underlag, att de kalkyler som här presenteras över huvud taget är osäkra och återspeglar en av flera tänkbara utvecklingslinjer.
Under antagandet om att Patentverket årligen får in 8 000 nationella och 8 000 internationella ärenden om varumärkesregistrering kan inalles mellan 14 000 och 18 000 arbetstimmar sparas in, om kommitténs förslag om begränsad officialprövning genomförs.
Ett invändningsärende uppges ta i genomsnitt 16 arbetstimmar i anspråk. Med en tioprocentig ökning av antalet invändningar skulle ett påslag med 7 000–12 500 timmar krävas.
Utifrån dessa uppskattningar skulle nettot av tidsbesparingarna för Patentverket uppgå till mellan 1 500 och 11 000 arbetstimmar.
Detta skulle tala för att Patentverkets handläggningsavgifter kunde sänkas. Från verkets sida har dock anmärkts att sådana slutsatser inte bör vara givna. Ansökningsavgifterna har inte ändrats på tio år och under en tid har det enligt verkets mening funnits behov av höjning.
Det har också framkommit att Patentverket skulle välkomna en möjlighet att ta ut en särskild invändningsavgift. Mot en sådan nyordning kan dock olika skäl anföras och kommittén har inte
funnit skäl att närmare överväga frågan. Det är kommitténs bedömning att Patentverkets hantering av ett ökat antal invändningsärenden kan finansieras med bidrag från de ansökningsavgifter som tas ut enligt nuvarande regelverk. Kommittén har också anledning att räkna med att dessa avgifter kan sänkas, eller att i vart fall höjningar kan undvaras, till följd av de kostnadslättnader som blir nettoeffekten av förslaget.
För näringsidkarna är det givetvis mer än verkets proceduravgifter som är av intresse i sammanhanget. En ny handläggningsordning, som innebär att sökande och rättighetshavare får ta ett större ansvar för bevakning av egna och konkurrerande kännetecken, får varierande effekt för olika kategorier av användare.
De som har erfarenhet av de immaterialrättsliga systemen och god vana att göra registersökningar och hindersbedömningar bör rimligen se enbart fördelar med det nya systemet. De kan som tidigare rätt väl förutse vad som kan stå i vägen för en ny registrering. För dessa användare innebär en borttagen förprövning inga extra kostnader. Förfarandet blir snabbare, och därmed billigare. Några olägenheter finns inte.
För andra aktörer – som inte har samma förutsättningar att själva tillgodose sina intressen, såsom små och medelstora företag – är den föreslagna ordningen inte lika självklart av godo. För dem kan det, när Patentverket inte står till tjänst med en lika omfattande hindersgranskning som tidigare, bli nödvändigt att ta hjälp av särskilda konsulttjänster.
Det får dock sägas att snabbheten i det nya systemet för det mesta bör vara till övervägande nytta även för dessa senare användarkategorier. Det bör för övrigt framhållas att många små och medelstora företag behöver anlita experthjälp även med den nuvarande officialprövningen.
Det finns också anledning att beröra vilka konsekvenser kommitténs förslag att begränsa officialprövningen kan få för Patentbesvärsrätten. Även konsekvenserna av förslaget att införa en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan bör belysas för domstolens del.
Huvuddelen av de varumärkesmål som domstolen för närvarande får in varje år är sådana där sökanden i ett registreringsärende överklagar Patentverkets beslut att avslå ansökan på grund av att det finns något absolut hinder mot registrering. I vissa av dessa mål förekommer det också att verkets prövning omfattat något relativt hinder, men klart är att antalet
mål av detta slag inte påverkas av kommitténs förslag att slopa officialprövningen av relativa hinder.
Ca 15 procent av de mål som Patentbesvärsrätten för närvarande prövar varje år är sådana där Patentverket avslagit ansökan på grund av något relativt hinder. Genomförs kommitténs förslag om att begränsa officialprövningen, kommer denna typ av mål, där ett avslagsbeslut grundats enbart på relativa hinder, att helt försvinna från domstolen. En sådan ökning av antalet invändningar som kommittén räknat med kan emellertid leda till förhållandevis många överklaganden av Patentverkets beslut i invändningsärenden. Erfarenheten visar nämligen att beslut i invändningsärenden överklagas i högre grad än andra beslut.
Ökningen av antalet överklaganden i invändningsärenden blir dock knappast lika stor som minskningen av antalet överklaganden i sådana registreringsärenden där ansökan avslagits på grund av något relativt hinder. Det är därför rimligt att räkna med att antalet mål som överklagas till Patentbesvärsrätten efter saklig prövning i Patentverket kommer att minska något. Någon säker slutsats om hur måltillströmningen till Patentbesvärsrätten kan komma att påverkas av en förändrad officialprövning är emellertid inte möjlig att dra.
Införs en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan om registrering torde den som vill vidhålla sin ansökan komma att utnyttja möjligheten till återupptagning. Det medför sannolikt att endast ett fåtal avskrivningsbeslut i fortsättningen kommer att överklagas. Kommitténs förslag i denna del kan alltså leda till en minskning av antalet inkommande varumärkesmål till Patentbesvärsrätten.
Av det anförda följer att antalet varumärkesmål i Patentbesvärsrätten kan komma att minska om kommitténs förslag genomförs, särskilt med hänsyn till att endast ett fåtal beslut om avskrivning i fortsättningen kommer att överklagas. Också i Patentbesvärsrätten kräver dock mål med två eller flera parter normalt betydligt mer arbete än enpartsmål. En ökning av antalet överklaganden av beslut i invändningsärenden leder därför till fler arbetskrävande mål i domstolen. Det bör här understrykas att mål angående avskrivning normalt inte kräver någon större arbetsinsats. Även om antalet varumärkesmål totalt sett skulle minska är det därför inte säkert att detta leder till någon påtaglig förändring av arbetsbelastningen i domstolen.
Utredningen om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12) ser för närvarande över bl.a. ordningen för prövning av de mål som handläggs i Patentbesvärsrätten. Om utredningens arbete leder till förändringar när det gäller prövningen av de varumärkesmål som handläggs i Patentbesvärsrätten, kan naturligtvis Varumärkeskommitténs förslag få delvis andra konsekvenser för domstolsväsendet.
Sammantaget kan kommittén inte finna att förslagen i fråga om registrering m.m. för vare sig staten eller enskilda medför kostnader som inte väl uppvägs av de fördelar som ett snabbt, förenklat förfarande ger.
Det är knappast möjligt att med någon säkerhet beräkna vad det skulle kosta att slopa kravet på särskilda skäl för väckande av allmänt åtal. Kommittén vill dock erinra om att riksåklagaren tidigare gjort bedömningen att en sådan ändring av åtalsreglerna skulle kräva ökade resurser i form av tre årsarbetskrafter (se avsnitt 8.8.3).
Kommitténs förslag innebär inte några konsekvenser av det slag som bör redovisas enligt 15 § kommittéförordningen.
Litteraturförteckning
Offentligt tryck
Betänkanden
Ds 1993:24 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
Ds 1993:97 Översyn av varumärkeslagen m.m.
Ds 2000:13 Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning
SOU 1956:25 Upphovsmannarätt
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag
SOU 1965:61 Mönsterskydd
SOU 1967:35 Firmaskydd
SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken
SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag
SOU 1997:186 Bättre och enklare regler
SOU 1998:94 Förslagskatalog
SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv
SOU 2000:30 .se?
SOU 2000:70 Mönster, Form, Design
NU 1963:6 Nordisk patentlovgivning
Propositioner
prop. 1960:167 med förslag till varumärkeslag m.m.
prop. 1966:40 med förslag till patentlag m.m.
prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag, m.m.
prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m.
prop. 1977/78:1 om ändring i patentlagen m.m.
prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag
prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter
prop. 1992/93:48 EES-avtalet och immaterialrätten
prop. 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet
prop. 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken
prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång
prop. 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket
prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.
Doktrin
Alin, Josephine Larsson, Helena, Skadestånd vid varumärkesintrång. IFIM, 1998
Andersson, Torbjörn, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, Uppsala: Iustus, 1999
Bergström, Svante, Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt. NIR 1975 s. 166 ff.
Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt. 6 uppl. Stockholm: Jure, 1998
Bodenhausen, G.H.C., Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, Genève: BIRPI, 1968
Borgenhäll, Håkan, Reparation vid varumärkesintrång. NIR 2000 s. 153 f.
Eberstein, Gösta, Om skydd för individualiteten. Stockholm: Norstedt, 1940
Ekelöf, Per Olof och Boman, Robert, Rättegång, Första häftet. 7 uppl. Stockholm: Norstedt, 1990
Ekelöf, Per Olof, Rättegång, Andra häftet. 8 uppl. Stockholm: Norstedt, 1996
Eskildsen, Olaf, Immaterialretlige erstatninger i Danmark. NIR 2000 s. 116 f.
Essén, Eric W., Firmarätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedt, 1998
Fitger, Rättegångsbalken, Stockholm: Norstedt
Heidenstam von, Peter, Immaterialrättsligt skadestånd. NIR 2000 s. 132 f.
Grundén, Örjan, Skyddet för kända och ansedda kännetecken. NIR 1995 s. 227 f.
Hellners, Tryggve och Malmqvist, Bo, Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl. Stockholm: Norstedt, 1999
Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga. Stockholm: Norstedt, 1999
Håkansson, Håkan., Corporate technological behaviour. London: Routledge, 1989
Häggman, Bertil m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning, 5 uppl. Stockholm: Norstedt, 1999
Höglund, Olle, Namnlagen. En kommentar. 2 uppl. Stockholm: Norstedt, 1998
Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik och Törnroth, Lennarth, Patentlagstiftningen - en kommentar. Stockholm: Norstedt, 1980
Jacobsson, Ulla, i Process och exekution: Vänbok till Robert Boman, Uppsala: Iustus, 1990
Jehoram, Herman Cohen, The trademark as a goodwill-carrier. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm: Carlson Law Network: Jure, 1999
Karnell, Gunnar, Skadeståndsbestämning vid patentintrång. NIR 1996 s. 249 f.
Koktvedgaard, Mogens, Konkurrenceprægede Immaterialrespositioner. Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet, 1990
Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt. 6 uppl. Stockholm : Norstedt, 2000
Koktvedgaard, Mogens och Wallberg, Knud, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven. 2 uppl., Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet, 1990
Kur, Annette, The WIPO Recommendations for the protection of Well-Known Marks, IIC, Vol 31 No. 7–8/2000, s. 824 f.
Lassen, Birger Stuevold, Oversikt over norsk varemerkerett. Oslo: Universitetsforlaget, 1997
Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt. Stockholm: Juristförlaget, 1991
Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm: Carlson Law Network: Jure, 1999
Levin, Marianne, Skyddet utanför varuslagsgränserna. NIR 1995 s. 464 ff.
Levin, Marianne, Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln. SvJT 1992 s. 705 ff.
Lindblom, Per Henrik, Processhinder. Stockholm: Norstedt, 1974
Lindell, Bengt, Civilprocessen. Uppsala: Iustus, 1998
Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor. Uppsala: Iustus, 1987
Ljung, Jörgen m.fl., Företag och Marknad. 2 uppl .Lund , 1998
Ljungman, Seve, Om förfång, särskilt inom immaterialrätten. Festskrift till Gösta Eberstein, Stockholm: Norstedt, 1950
Ljungman, Seve, Några reflexioner kring den nya firmalagen och dess förhållande till varumärkesrätten, NIR 1974 s. 384 f.
Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar. Stockholm: Norstedt, 1996
Pehrson, Lars, Ersättning och patentintrång – en kritisk granskning. Ulf 50, Stockholm: Liber, 1986
Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt. Stockholm: Liber, 1981
Ryberg, Annika, Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA. NIR 2000 s. 144 f.
Sandart, Dag och Kylhammar, Anders, Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland. NIR 2000 s. 138 f.
Sejersted, Nils J. , Erstatning som sanksjon på immaterialretens område – fyller den sin funktion? NIR 2000 s. 121 f.
Synnerstad, Karin, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden. IFIM 1992
Tengelin, Sten, Inarbetning av kännetecken. NIR 1975 s. 371 ff.
Welamsson, Lars, Wessman, Richard, Kodakdoktringen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen. NIR 1993 s. 202 ff.
Wessman, Richard, Förväxlingsläran under förändring i Europa. NIR 1998 s. 486 ff.
Westberg, Peter, Domstols officialprövning. Lund: Juristförlaget, 1988
Westlander, Olle & Törnroth, Lennarth, Patent – Allmänna domstolars praxis åren 1983–1991. Stockholm: Juristförlaget, 1995
Sammanställning av nordiska texter
- de svenska, finska och norska förslagen till nya varumärkeslagar samt den danska Varemærkeloven.
1
1 Paragraferna i det svenska förslaget står i nummerordning. Övriga paragrafer är ordnade så att de innehållsmässigt svarar mot de svenska. Detta kan innebära att vissa kapitelrubriker inte stämmer.
Sverige
Finland
Förslag till varumärkeslag Förslag till varumärkeslag 2
1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Lagen innehåller också andra föreskrifter om kännetecken.
1 § I denna lag bestäms om förvärv av ensamrätt till ett varumärke och andra kännetecken för att användas för varor och tjänster i näringsverksamhet.
Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.
Föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda gemensamma kännetecken för varor eller tjänster (kollektivmärken).
Myndigheter och stiftelser samt föreningar och andra sammanslutningar som fastställer normer för eller kontrollerar varor eller tjänster, kan förvärva ensamrätt till särskilda kännetecken för sådana varor eller tjänster som
Var och en kan förvärva ensamrätt till ett varumärke och andra kännetecken för användning i näringsverksamhet för att skilja sina varor och tjänster från andras varor och tjänster.
Samfund kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar till kännetecken (samfundsmärke) som skall användas av samfundets medlemmar i näringsverksamhet eller yrkesverksamhet för att skilja varor och tjänster från andras varor och tjänster.
Myndigheter, föreningar eller stiftelser samt andra samfund som har till uppgift att fastställa normer för eller övervaka varor
2 Det finska förslaget i denna bilaga är en inte slutligt granskad översättning av lagtexten på finska.
Norge
Danmark
Utkast til lov om varemerker Varemærkelov
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapitel 1
Loven gjelder enerett til bruk av visse tegn i næringsvirksomhet
Almindelige bestemmelser
§ 1 Etter bestemmelsene i denne lov kan enhver oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer.
En forening eller annen sammenslutning kan oppnå enerett for sine medlemmer til å bruke et felles varemerke eller annet særlig kjennetegn i næringsvirksomhet (kollektivmerke). Myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører annen kontroll med varer, kan oppnå enerett til å bruke merke eller annet kjennetegn for slike varer som normene eller kontrollen gjelder (garanti- eller kontrollmerke). Merker som omhandlet i dette ledd betegnes som fellesmerker.
§ 1 Personer og virksomheder kan efter bestemmelserne i denne lov erhverve eneret til varemærker (varemærkeret).
Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.
Sverige
Finland
normerna eller kontrollerna avser (garanti- eller kontroll-märken).
Lagens bestämmelser om varor gäller i det följande i tillämpliga delar också tjänster.
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
och tjänster, kan förvärva ensamrätt till ett särskilt kännetecken (kontrollmärke) för sådana varor och tjänster som normerna eller övervakningen avser.
Samfunds- och kontrollmärken kallas kollektivmärken.
Vad som i denna lag bestäms om varor gäller på motsvarande sätt tjänster.
Vad som kan utgöra varumärke Definitioner
2 § Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom ord och sammansättningar av ord, inbegripet slagord, namn, bokstäver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varas form, utstyrsel eller förpackning, förutsatt att märket har särskiljningsförmåga.
Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömning av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning.
2 § Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken med vilket de varor som används i näringsverksamheten kan särskiljas från varandra och vilket kan återges grafiskt. I synnerhet kan ett varumärke bestå av ett ord, inbegripet ett namn, en figur, en bokstav, en siffra eller en varas form, utstyrsel eller förpackning.
Norge
Danmark
Lovens bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.
Tegn som kan være varemerke Varemærkers form
§ 2 Varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer fra andres, og som kan gjengis grafisk, særlig ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.
§ 2 Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig
1. ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,
2. bogstaver og tal,
3. figurer og afbildninger, eller
4. varens form, udstyr eller emballage.
Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning,
Sverige
Finland
Förvärv av ensamrätt Förvärv av ensamrätt till ett varumärke
3 § Ensamrätt till varumärken kan förvärvas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patentoch registreringsverket (Patentverket).
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.
Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form
3 § Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patentoch registerstyrelsen.
Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.
Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom att det registreras som gemenskapens varumärke, om vilket bestäms i rådets förordning om gemenskapsvarumärke (EG) nr 40/94.
Ensamrätt till ett varumärke eller ett annat kännetecken kan också förvärvas utan registrering genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är allmänt känt som kännetecken för de varor för vilka kännetecknet används. Om kännetecknet endast är inarbetat inom en viss del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Norge
Danmark
hvorved varen får en væsentlig værdi.
Stiftelse av enerett Stiftelse af varemærkeret
§ 3 Enerett til varemerke kan erverves ved registrering i
Varemerkeregisteret, som føres for hele riket av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Registeret kan føres elektronisk.
Enerett til varemerke kan også erverves ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i kapittel 5.
Enerett til varemerke eller annet varekjennetegn oppnås uten registrering når kjennetegnet er innarbeidet. Et kjennetegn anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse i bare en del av riket, gjelder eneretten bare for det området.
Det kan ikke oppnås enerett til tegn som bare består av en form som følger av varens egen art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi.
Den som rettmessig bruker eget navn, eller eget vernet handelsnavn som har slikt særpreg som omtalt i § 13,
§ 3 Varemærkeret kan stiftes enten
1. ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller
2. ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.
Stk. 2. Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.
Sverige
Finland
som ger varan ett betydande värde.
Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecken inom samma område.
Ensamrätt kan inte förvärvas till ett kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat, eller en form som ger varan ett betydande värde.
Den som använder sitt eget namn eller sin firma med särskiljningsförmåga som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet har ett skydd mot den som utan rätt använder samma namn eller firma som kännetecken för sina varor. Det samma gäller också bifirma med särskiljningsförmåga eller sekundärt kännetecken som används som kännetecken för varor, förutsatt att det inte är frågan om olika branscher eller varuslag.
Ensamrättens innebörd Ensamrättens innebörd
4 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda
1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
4 § Enligt 3 § innebär ensamrätten till ett varukännetecken att utan godtagbart skäl får ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet som kännetecken för sina varor använda
1. ett tecken som är identiskt med ett varumärke som har skyddats för varor av samma slag, eller
Norge
Danmark
som kjennetegn for sine varer, har vern mot andres uhjemlede bruk av navnet som varekjennetegn innenfor samme geografiske område.
Vernets innhold Varemærkerettens indhold
§ 4
Vern etter § 3 for et
varekjennetegn har den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan bruke i næringsvirksomhet
1. tegn som er identisk med varekjennetegnet, for slike varer som dette er registrert eller innarbeidet for, eller
2. tegn som er identisk med eller ligner varekjennetegnet, for varer av samme eller
§ 4 Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
Sverige
Finland
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Som användning i näringsverksamhet anses bland annat
1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
2. ett tecken som, eftersom det är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, medför en risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan det och varumärket.
Är ett varumärke känt i vida kretsar här i landet och skulle oskälig användning av det innebära otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, har innehavaren rätt att förbjuda andra att utan skälig anledning i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke fastän de varor som tecknet används för är av annat slag än de för vilka varumärket har skyddats.
Som användning i näringsverksamhet anses bland annat
1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål under tecknet,
Norge
Danmark
lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, herunder risiko for at kjennetegnsbruken kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver.
Når et tegn er velkjent her i riket som noens særlige varekjennetegn og en annens uhjemlede bruk av et yngre kjennetegn som er identisk med eller ligner det, ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente varekjennetegnets særpreg eller anseelse, har vernet etter § 3 dessuten den virkning at bruken er ulovlig for varer av samme eller annet slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger.
Som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses
1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje,
2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, å innføre eller utføre varer under tegnet,
3. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.
Som bruk anses her også muntlig bruk.
2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet.
Stk. 3. Som erhvervsmæssig brug skal navnlig anses
1. at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage,
2. at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn,
3. at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn, eller
4. at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
Sverige
Finland
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam.
Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.
3. att importera eller exportera varorna under tecknet eller att importera dem för att transporteras vidare till tredje land, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam.
Med sådan användning av tecknet i näringsverksamhet som avses i 3 mom. anses även muntlig användning.
Begränsning av ensamrätten Begränsning av ensamrätten
5 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig.
Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn, sin firma eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan,
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.
5 § Ensamrätten till ett varumärke hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn, sin firma, bifirma, sitt sekundära kännetecken eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, varans tillverkningstidpunkt eller andra egenskaper hos varan,
3. varumärket, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.
Ensamrätten till en geografisk beteckning som är ett kollektivmärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen i enlighet med god affärssed.
Norge
Danmark
Begrensning av eneretten Begrænsninger i indehaverens rettigheder
§ 5 Enerett til varekjennetegn omfatter ikke slik del av kjennetegnet som det etter bestemmelsene i denne lovs kapittel 2 ikke ville være adgang til å registrere særskilt.
Enerett til varekjennetegn er, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk, ikke til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker
1. sitt navn, sitt firma eller sin adresse,
2. angivelser som gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen eller andre egenskaper ved varen, eller
3. varekjennetegnet, når det er nødvendig for å angi varens bruksformål, særlig når dette er som tilbehør eller reservedel.
§ 5 Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af
1. eget navn og egen adresse,
2. angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller
3. varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.
Sverige
Finland
Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed.
Konsumtion av ensamrätten Konsumtion av ensamrätten
6 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
6 § Innehavaren av ett varumärke får inte förbjuda användning av varumärket i de varor som innehavaren eller med hans eller hennes samtycke någon annan under detta varumärke har fört ut på marknaden inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Det som bestäms i 1 mom. tillämpas inte om innehavaren har skälig grund att motsätta sig att varorna sätts i omlopp på nytt, särskilt om varornas skick har förändrats eller försämrats efter att de har satts i omlopp.
Norge
Danmark
Enerett til geografisk opprinnelsesbetegnelse i kraft av registrering som fellesmerke etter § 13 siste ledd, er ikke til hinder for at andre bruker betegnelsen i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.
Konsumpsjon av kjennetegnsrett Konsumption
§ 6 Innehaveren av rett til varekjennetegn kan ikke motsette seg bruk av kjennetegnet for varer som av innehaveren selv eller med innehaverens samtykke er bragt i handelen innenfor Det européiske økonomiske samarbeidsområde under dette kjennetegnet.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, særlig dersom varenes tilstand er endret eller forringet, etter at de ble bragt i handelen.
§ 6 Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.
Sverige
Finland
Kollision mellan ensamrätter
Företrädesrätt Företrädesrätt för tidigare rättsgrund
7 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.
7 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till kännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.
Verkan av passivitet (registrerade varumärken)
Begränsning av rätten till följd av passivitet (registrerade varumärken)
8 § Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor.
8 § Ensamrätt till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall ensamrätten bestå endast för dessa varor.
Norge
Danmark
Kollisjon mellom rettigheter Kolliderende rettigheder
Eldst hjemmel gir fortrinnsrett
§ 7 Gjør flere hver for seg krav på enerett til identiske eller lignende kjennetegn, jf § 4, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav, med mindre annet følger av bestemmelsene i §§ 8 eller 9.
§ 7 Kræver to eller flere hver for sig varemærkeret til samme eller lignende kendetegn, har den først opståede ret fortrin, medmindre andet følger af de nedenfor anførte bestemmelser.
En registreret ret anses for opstået på den dag, hvor ansøgningen indleveres, jf. § 12, eller på den dag, fra hvilken der begæres prioritet efter reglerne i §§ 18 eller 19.
Preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig
§ 8 Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett, såfremt søknaden om registrering er innsendt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng. Hvis varemerket har vært brukt som her nevnt bare for noen av de varer det er registrert for, skal retten bestå bare for disse varer.
§ 8 En yngre ret til et registreret varemærke kan bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis ansøgningen er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år.
Sverige
Finland
Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)
Begränsning av rätten till följd av passivitet (inarbetade varumärken)
9 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.
9 § Ensamrätt till ett inarbetat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Om det äldre kännetecknet är känt i vida kretsar här i landet, anses som rimlig tid fem år från den tidpunkt när innehavaren av det äldre kännetecknet fick kännedom om användningen av det yngre kännetecknet.
Samexistens Begränsningar av användningen av ett kännetecken
10 § I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
10 § Innehavaren av det yngre kännetecknet får i de fall som avses i 8 och 9 § inte förbjuda användningen av ett äldre kännetecken även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.
Norge
Danmark
Rettighetsbegrensning som følge av passivitet
§ 9 Yngre rett til et varekjennetegn i kraft av innarbeidelse skal også kunne bestå ved siden av eldre rett til et kjennetegn, dersom innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre kjennetegnet.
Innehaveren av et varekjennetegn som er velkjent, jf § 4 annet ledd, skal anses for å ha handlet innen rimelig tid når han tar skritt som nevnt før fem år er gått etter at han fikk kjennskap til bruken.
§ 9 En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke.
Sameksistens
§ 10 I tilfelle som omhandlet i §§ 8, 9 og 28 første ledd siste punktum kan innehaveren av den yngre retten ikke motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet, selv om innehaveren av dette ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende overfor bruk av det yngre.
I tilfelle som omhandlet i § 9 kan retten, om den finner det rimelig, ved dom foreskrive at det ene eller begge kjennetegn i
§ 10 I de i §§ 8 og 9 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke forbyde brugen af et ældre varemærke, selv om indehaveren af det ældre varemærke ikke længere kan gøre sin ret gældende mod det yngre varemærke.
Stk. 2. I de i § 9 omhandlede tilfælde kan det, hvis det findes rimeligt, bestemmes, at et af varemærkerne eller begge kun må anvendes på en særlig måde,
Sverige
Finland
I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.
I de fall som avses i 8 eller 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.
Bestämmelsen i 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt om det föreligger fara för sammanblandning i de fall som avses i 3 § 4 mom.
Upplysningsskyldighet Skyldighet att ange varumärket i vissa fall
11 § Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium.
11 § Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande tryckalster med kunskapsinnehåll är tryckalstrets författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att märket är registrerat. Det som bestäms ovan tillämpas också om en publikation görs tillgänglig genom förmedling av datanätet eller på ett annat elektroniskt sätt.
Norge
Danmark
fremtiden bare må brukes på en bestemt måte, såsom i en bestemt utformning eller med et klargjørende tillegg som f.eks. innehaverens navn eller en stedsangivelse, eller bare må brukes for visse varer eller innen et visst område.
Det som er bestemt i annet ledd gjelder tilsvarende i tilfelle der samme eller lignende kjennetegn er innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket, jf § 3 tredje ledd tredje punktum.
for eksempel i en vis udformning eller med tilføjelse af en stedsangivelse.
Gjengivelse av varemerke i skrift m.v. av faglig innhold
Gengivelse af et varemærke i ordbøger m.v.
§ 11 Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold, er skriftets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger pliktig til, etter krav fra den som innehar et registrert varemerke, å påse at merket ikke blir gjengitt, uten at det samtidig fremgår at det er vernet ved registrering.
Det samme gjelder dersom et slikt skrift gjøres allment tilgjengelig på Internett eller gjennom annet elektronisk medium.
§ 11 Ved udgivelse af leksika, håndbøger, lærebøger eller lignende skrifter af fagligt indhold skal forfatteren, udgiveren og forlæggeren på begæring af indehaveren af et registreret varemærke sørge for, at dette ikke gengives uden angivelse af, at det er et registreret varemærke.
Stk. 2. Den, der ikke opfylder sine forpligtelser efter stk. 1, skal bekoste en berigtigende bekendtgørelse på den måde, det findes rimeligt.
Sverige
Finland
Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.
Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfylld om symbolen
på ett
tydligt sätt återges tillsammans med märket.
Den som inte efterkommer det som bestäms i 1 mom. är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.
Den skyldighet att ange att ett varumärke har registrerats som avses i 1 mom. skall alltid anses uppfylld om symbolen
på ett tydligt sätt återges tillsammans med varumärket.
2 kap. Nationell registrering av varumärken
2 kap. Nationell registrering av varumärken
Ansökan om registrering m.m. Ansökan om registrering
12 § Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos Patentverket. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning).
Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.
12 § Om registrering av ett varumärke skall ansökas (skriftligen) hos Patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten) som har till uppgift att föra ett varumärkesregister. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma samt de varor och klasser som märket omfattar. Märket skall tydligt framgå av ansökan. När ansökan gäller ett kollektivmärke skall dessutom meddelas uppgifter om de bestämmelser som gäller användningen av märket.
I övrigt skall ansökan uppfylla de krav som meddelas med stöd av 70 §. Dessutom skall en ansökningsavgift betalas
Norge
Danmark
Hvis et i tide fremsatt krav etter første ledd ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som det finnes rimelig.
Krav etter første ledd anses alltid etterkommet dersom gjengivelsen av merket er ledsaget av symbolet ® på lett synlig måte.
Kapittel 2 Nasjonal registrering av varemerker
Kapitel 2
Registreringssøknaden Registrering af varemærker
§ 12 Søknad om registrering av varemerke inngis skriftlig til
Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer som merket søkes registrert for. Søknad om registrering av fellesmerke skal dessuten inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket.
For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. En mangelfull søknad kan rettes, jf § 20. Det skal betales fastsatt avgift.
§ 12 Ansøgning om registrering af et varemærke indgives til
Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma. I ansøgningen skal endvidere angives de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket ønskes registreret.
Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 48. Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr.
Sverige
Finland
I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteckningen.
för ansökan. Ansökan anses gjord först när betalningen har erlagts.
På begäran av sökanden kan sådana oväsentliga ändringar göras i märket som inte påverkar helhetsintrycket. I motsvarande grad får förteckningen över de varuklasser för vilka märket önskas registrerat begränsas.
Ansökan och de handlingar som anknyter till den är offentliga, om inget annat följer av 5 mom.
Om en handling innehåller en affärshemlighet, kan registermyndigheten av ett särskilt skäl på yrkande av sökanden bestämma att handlingen inte är offentlig. Om ett dylikt yrkande har ställts, får handlingen inte överlåtas till utomstående innan ett myndighetsbeslut om yrkandet har vunnit laga kraft.
Gäller en ansökan flera varor, kan en del av dessa på sökandens begäran avskiljas till en eller flera ansökningar i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning. Som ansökningsdag för dessa ansökningar anses ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan. Om en del varor i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor vid delningen.
Norge
Danmark
Det kan i et varemerke som er søkt registrert gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Oppgaven over varer som merket søkes registrert for kan begrenses under søknadsbehandlingen.
Søknaden med bilag og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkom til Patentstyret, med mindre det er inngitt begjæring som nevnt i femte ledd.
Bilag eller dokument som inneholder forretningshemmelighet, og som er uten betydning for varemerkets registrerbarhet eller for enerettens utstrekning, kan etter begjæring besluttes helt eller delvis unntatt fra allmenn tilgjengelighet. Når begjæring som nevnt er inngitt, blir bilaget eller dokumentet ikke allment tilgjengelig før begjæringen er avslått ved rettskraftig avgjørelse. Bestemmelser for bruk av fellesmerke kan ikke unntas fra allmenn tilgjengelighet.
Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et varemærkeregister. Styrelsen offentliggør registreringer m.v.
Forslag, utkast, betenkninger og andre lignende arbeidsdokumenter som Patentstyret selv utarbeider for behandlingen av en sak, er ikke allment tilgjengelige med mindre Patentstyret beslutter at de skal være det.
Sverige
Finland
Det som bestäms ovan om ansökan gäller i tillämpliga delar också registrering.
Allmänna registreringsvillkor Allmänna förutsättningar för registrering
13 § Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.
Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk.
13 § Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga samt uppfylla de krav som har ställts för märket i 2 § och 3 § 5 mom.
Ett varumärke skall inte som sådant anses ha särskiljningsförmåga, om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, pris, geografiska ursprung, tillverkningstid eller andra egenskaper hos varan. Särskiljningsförmåga har ett varumärke inte heller om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av en benämning som är vedertagen för varan i dagligt språkbruk eller handelsbruk.
Norge
Danmark
Patentstyret fører Varemerkeregisteret og utgir en tidende der registreringer m.v. kunngjøres. Fellesmerker registreres i Fellesmerkeregisteret, som er en egen avdeling av Varemerkeregisteret.
Alminnelige registreringsvilkår Registreringshindringer
§ 13 Varemerke som skal registreres, må oppfylle kravene i § 2. Det må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder, og det må ikke være utelukket fra enerett etter § 3 fjerde ledd.
Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, angir varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen, eller andre egenskaper ved varen. Et merke kan heller ikke registreres hvis det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av tegn eller angivelser som i alminnelig språkbruk eller i lojal og vanlig handelsbruk utgjør sedvanlige betegnelser.
§ 13 Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg.
Stk. 2. Følgende varemærker er udelukket fra registrering:
1. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen, eller andre egenskaber ved disse.
2. Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.
Sverige
Finland
Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning före denna tidpunkt.
Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.
Kraven för registrering av ett varumärke enligt 1 och 2 mom. måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen av om ett varumärke kan registreras skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen, och särskilt till om märkets användning före denna tidpunkt har styrkt dess särskiljningsförmåga.
Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i 2 mom. registreras som kollektivmärke.
Registreringshinder Allmän fördel som hinder för registrering
14 § Ett varumärke får inte registreras om det
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas som varumärke eller något som
14 § Ett varumärke får inte registreras, om
1. det strider mot lag, allmän ordning eller god sed,
2. det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,
3. i märket utan vederbörligt tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, officiell kontrolleller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor av samma eller
Norge
Danmark
Betingelsene i første og annet ledd må være oppfylt så vel på tidspunktet for søknadsinngivelsen som på den dag da registrering skal skje. Det skal ved vurderingen tas hensyn til alle omstendigheter som forelå da søknaden ble inngitt, og særlig til virkningene av bruk av merket før dette tidspunkt.
Tegn som i næring brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse, kan uten hinder av bestemmelsen i annet ledd registreres som fellesmerke.
Stk. 3. Et varemærke kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.
Registreringshindringer av offentligrettslig karakter
§ 14 Et varemerke kan ikke registreres dersom det:
1. strider mot lov eller den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse,
2. er egnet til å villede, f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
3. uten tillatelse inneholder offentlig flagg, tegn m.v. som er omhandlet i straffeloven § 328 første ledd nr 4 og annet ledd eller er egnet til å oppfattes som slikt tegn,
§ 14 Udelukket fra registrering er endvidere:
1. Varemærker, som strider mod lov, den offentlige orden eller sædelighed.
2. Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.
3. Varemærker, der ikke er godkendt af de kompetente myndigheder, og som skal afslås i medfør af artikel 6 c i Pariserkonventionen
Sverige
Finland
lätt kan förväxlas därmed.
Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
liknande slag som de, vilka rätten till varumärke skulle komma att omfatta, finskt kommunalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem, benämning eller namnförkortning, eller och figur, benämning eller namnförkortning, om det kan förväxlas med emblem, märke, stämpel, benämning eller namnförkortning av nämnda slag,
4. det kan förväxlas med ett registrerat sortnamn på en växtsort, eller
5. det för registreringen föreligger ett sådant hinder som avses i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.
Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung än det som det hänvisas till.
Norge
Danmark
eller flagg, forkortelser eller benevnelser tilhørende mellomstatlig organisasjon. (Se no. § 15 første ledd nr. 3 og nr. 4)
Et varemerke for vin eller brennevin kan ikke registreres dersom det består av eller inneholder betegnelser som er egnet til å oppfattes som opprinnelsesangivende for slike varer, med mindre varen har den geografiske opprinnelse som utpekes.
til beskyttelse af industriel ejendomsret, samt mærker, der omfatter tegn, emblemer og våben, som har offentlig interesse, medmindre deres registrering er blevet tilladt af vedkommende myndighed.
4. Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til forlængst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom.
5. Varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder.
Sverige
Finland
Hinder mot en registrerings bestånd
Enskild fördel som hinder för registrering
15 § Hinder mot att en registrering består finns om någon begär att den skall upphävas och
1. användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 4 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke,
2. användning av märket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,
3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, eller märket innehåller en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. märket innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.
15 § Ett varumärke får inte heller registreras, om:
1. det kan förväxlas med en annan näringsidkares namn eller skyddade firma eller en sådan bifirma eller ett sådant sekundärt tecken som avses i 3 § 6 mom. eller med en annans varumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan eller med en annans kännetecken som är inarbetat när registrering ansöks,
2. det kan förväxlas med en varas kännetecken som någon annan använder när ansökan görs, och sökanden visste om denna användning när han eller hon lämnade in ansökan och inte har använt sitt varumärke innan det andra kännetecknet började användas,
3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans firma, bifirma eller sekundära tecken eller annans namn, konstnärsnamn eller liknande namn eller annans porträtt, om namnet eller porträttet inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden,
4. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som egenartad titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
Norge
Danmark
Andres rett som registreringshindring
§ 15 Et varemerke kan heller ikke registreres hvis:
1. bruk av merket i næringsvirksomhet ville krenke en annens rett etter § 4 til et eldre kjennetegn,
2. bruk av merket i næringsvirksomhet ville være egnet til å medføre forveksling med et varekjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren må antas å ha kjent til denne bruken da søknaden ble innsendt,
3. merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn eller som en annens navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden,
4. merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som den særpregede tittel på en annens vernede åndsverk, eller krenker en annens opphavsrett til slikt verk eller en annens rett til fotografisk bilde eller til mønster.
Registrering kan skje uhindret av bestemmelsene i første ledd nr 1, 3 og 4, når innehaveren av den eldre retten samtykker,
§ 15 Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis
1. det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller
2. der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
Stk. 2. Ved ældre varemærker efter stk. 1 forstås
1. mærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før varemærkets ansøgningsdato, eventuelt under hensyntagen til den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for disse mærker:
a) EF-varemærker,
b) varemærker, der er registreret her i landet, eller
c) varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning her i landet,
Sverige
Finland
Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
eller som utgör intrång i annans upphovsrätt till sådant verk eller i annans rätt till skyddat mönster,
5. det kan förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland och som utgående från denna registrering har tidigare prioritet i Finland,
6. det kan förväxlas med gemenskapens varumärke som avses i 3 § 3 mom. och som har registrerats på basis av en tidigare ansökan eller som enligt artikel 34 eller 35 i rådets förordning som nämns i 3 § har företräde i Finland.
Varumärket kan emellertid registreras utan hinder av 1 mom., om den vars rätt det är fråga om samtycker till detta.
Norge
Danmark
og uhindret av bestemmelsen i første ledd nr 2, når den eldre brukeren av merket samtykker.
2. EF-varemærker, for hvilke der i overensstemmelse med forordningen om EF-varemærker påberåbes anciennitet i forhold til et af de i nr. 1, litra b, og c omhandlede mærker, også selv om der er givet afkald på det, eller det er bortfaldet,
3. ansøgninger af de under nr. 1 og 2 omhandlede mærker med forbehold af deres registrering, eller
4. varemærker, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er »vitterlig kendt« her i landet i den i artikel 6 b i Pariserkonventionen angivne betydning.
Stk. 3. Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis
1. det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renomme eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme,
Sverige
Finland
Norge
Danmark
2. det er identisk med eller ligner et »vitterlig kendt« varemærke, jf. stk. 2, nr. 4, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemærke kan føre til, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme, eller
3. det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes der for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.
Stk. 4. Et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis
1. varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller
Sverige
Finland
Norge
Danmark
tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renomme, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme, eller
2. der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.
Stk. 5. Et varemærke er ikke udelukket fra registrering efter reglerne i stk. 1–4, når indehaveren af det ældre varemærke eller andre ældre rettigheder giver sit samtykke til registreringen af det yngre mærke.
Sverige
Finland
Disclaimer Disclaimer
16 § Innehåller ett varumärke en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och finns det på grund av någon särskild omständighet anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.
Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.
16 § Ensamrätt till ett varumärke, vilken förvärvats genom registrering, omfattar inte en sådan del av ett märke som inte kan registreras ensam för sig.
Om i märket ingår en dylik del och det av någon särskild omständighet finns anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.
Om det senare visar sig att den beståndsdel som undantagits från skyddet uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.
Varu- och tjänsteklasser Varumärkesklasser
17 § Varumärken registreras för bestämda varor i en eller flera klasser. Indelningen i klasser fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
17 § Ett varumärke registreras i en eller flera varuklasser. Indelningen i varuklasser fastställs av registermyndigheten.
Norge
Danmark
Unntaksanmerkning (Se norsk utkast § 5 første ledd.)
Disclaimere
§ 16 Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke vil kunne registreres særskilt kan
Patentstyret, for å unngå uvisshet om enerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddel ikke omfattes av det rettsvern registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, tillegges ikke betydning ved fastleggelsen av enerettens omfang.
Om det senere viser seg at en bestanddel av merket som er unntatt fra eneretten, nå vil kunne registreres særskilt, kan innehaveren i ny søknad kreve at dette skjer eller at det foretas ny registrering av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning.
§ 16 En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres.
Stk. 2.
Indeholder et vare-
mærke sådanne bestanddele, og er der særlig anledning til at antage, at varemærkets registrering kan medføre tvivl med hensyn til varemærkerettens omfang, kan disse ved registreringen udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen.
Stk. 3. Viser det sig senere, at dele af varemærket, som er blevet undtaget fra beskyttelsen, er blevet registrerbare, kan en ny registrering foretages af disse dele eller af selve varemærket uden den i stk. 2 angivne begrænsning.
Vareklasser Vareklasser
§ 17 Varemerker registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser.
Inndelingen i vareklasser fastsettes av Kongen.
§ 17 Varemærker registreres i en eller flere vare- eller tjenesteydelsesklasser. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om inddelingen i klasser.
Sverige
Finland
Konventionsprioritet m.m. Prioritet som grundar sig på en internationell konvention
18 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter det att registrering först gjorts i en främmande stat som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det. Detsamma gäller en ansökan om registrering av ett varumärke som inom sex månader gjorts i en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet).
Prioritet enligt första stycket får åtnjutas också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta innan registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansökan, var och när den tidigare ansökan gjorts och vilket nummer den har.
18 § Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att när någon som har ansökt om registrering av ett varumärke i något land utanför Finland efter detta ansöker om motsvarande registrering av märket i Finland inom en viss tid, skall sökanden anses ha gjort den senare ansökan samtidigt med den i utlandet om han eller hon begär detta.
Norge
Danmark
Konvensjonsprioritet Konventionsprioritet
§ 18 Kongen kan ved forskrift bestemme at den som har inngitt søknad om registrering av varemerke i utlandet, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av merket her i riket, skal anses for å ha inngitt den norske søknaden samtidig med søknaden i utlandet.
§ 18 Hvis en ansøgning om registrering af et varemærke indleveres her i landet senest 6 måneder efter, at den første ansøgning om registrering af varemærket er indleveret i et land, som er tilsluttet Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), vil ansøgningen på begæring få prioritet fra den første indleveringsdato. Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger eller andres brug af mærket, skal anses som indleveret samtidig med ansøgningens indlevering i den fremmede stat.
Stk. 2. Stk. 1 finder, under forudsætning af gensidighed, tilsvarende anvendelse for varemærker, der første gang er ansøgt i et land, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller er medlem af Verdenshandelsorganisationen.
Sverige
Finland
Utställningsprioriet Prioritet som grundar sig på internationell utställning
19 § En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter att detta märke använts för en vara i samband visning på en internationell utställning enligt
Konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord första gången märket användes vid utställningen, om sökanden begär det.
En sökande som vill åtnjuta prioritet enligt första stycket skall begära detta innan registrering sker samt visa när märket användes på utställningen och att utställningen var sådan som avses i första stycket.
19 § Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att när den som har använt ett varumärke för första gången i samband med en visning på en internationell utställning söker registrering för märket i Finland inom en viss tid, anses ansökan på begäran av sökanden gjord samtidigt som märket för första gången användes vid nämnda utställning.
Behandlingen av ansökan Behandlingen av ansökan
20 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §.
Patentverket skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns
20 § Registermyndigheten undersöker om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och om det finns något hinder mot registrering enligt denna lag.
Uppfyller ansökan inte de krav som har ställts på den eller föreligger något ovan avsett hinder för registrering,
Norge
Danmark
Utstillingsprioritet Udstillingsprioritet
§ 19 Kongen kan ved forskrift bestemme at den som første gang har brukt et varemerke for en vare i forbindelse med fremvisning av den på en internasjonal utstilling, og som innen en viss tid deretter søker om registrering av merket her i riket, skal anses for å ha inngitt registreringssøknaden på den dag da merket for første gang ble brukt på utstillingen.
§ 19 Hvis en ansøgning om registrering af et varemærke indleveres her i landet senest 6 måneder efter, at mærket for første gang er anvendt for varer udstillet på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling, vil ansøgningen på begæring få prioritet fra denne dato. Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger om eller andres benyttelse af mærket, skal anses som indleveret samtidig med dets anvendelse på udstillingen. Ved de nævnte udstillinger forstås sådanne, som er defineret i
Konventionen angående internationale udstillinger af 22. november 1928 med senere revisioner.
Behandlingen av registreringssøknaden
Behandling af ansøgninger
§ 20 Dersom en søknad om registrering ikke er i foreskrevet stand, eller det for øvrig er noe til hinder for registrering, skal
Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å svare og i tilfelle rette manglene.
Mangler ved søknaden skal ikke være til hinder for at
§ 20 Er ansøgningen ikke i overensstemmelse med loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, eller finder
Patent- og Varemærkestyrelsen, at der i øvrigt er noget til hinder for at godkende ansøgningen, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom og fastsætter en frist for ansøgeren til at udtale
Sverige
Finland
något hinder som avses i 15 §.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.
Framkommer det något hinder som avses i 15 §, skall Patentverket underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt 12 § eller något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får Patentverket avskriva ansökan.
Patentverket skall återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd
skall registermyndigheten genom ett interimistiskt beslut förelägga sökanden att avge ett yttrande eller komplettera sin ansökan inom en viss tid. I det interimistiska beslutet skall sökanden samtidigt upplysas om att ansökan förfaller, om han inte följer föreläggandet.
Om ansökan inte kan godkännas efter yttrandet eller kompletteringen, skall ansökan avslås till den del som det finns ett hinder för godkännandet, om det inte finns skäl att ge en ny tidsfrist.
Om sökanden inte följer föreläggandet om komplettering, förfaller ansökan.
Registermyndigheten kan återuppta en förfallen ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av den tidsfrist som ställts i det interimistiska beslutet ber om detta samt kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift inom samma tid. En ansökan kan återupptas endast en gång.
Norge
Danmark
søknaden anses som inngitt den dagen da den kom inn til Patentstyret, forutsatt at manglene blir rettet innen den frist som Patentstyret setter. Før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret, har søknaden likevel ingen rettsvirkning til fordel for søkeren.
sig.
Stk. 2. Ved fristens udløb tager styrelsen stilling til ansøgningen, medmindre ansøgeren får adgang til at udtale sig på ny.
Unnlater søkeren å uttale seg eller rette mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen. Det skal betales fastsatt avgift. Gjenopptagelse kan gis bare én gang under behandlingen av søknaden.
Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.
Sverige
Finland
återupptagningsavgift. En ansökan kan återupptas endast en gång.
Bättre rätt till ett varumärke Bättre rätt till ett varumärke
21 § Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall Patentverket överföra ansökan på honom, om han yrkar det. Den som ansökan överförs till skall betala ny ansökningsavgift.
Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gör det får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av frågan om registrering.
Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, skall Patentverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.
Om någon yrkar överföring av ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.
21 § Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall registermyndigheten förkasta ansökan eller överföra den på den först nämnda, om han yrkar det. Den på vilken ansökan överförs skall betala en ny ansökningsavgift.
Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får registermyndigheten förelägga honom att väcka talan i domstol inom viss tid. Om talan inte väcks inom viss tid, lämnas yrkandet utan avseende vid prövningen av frågan om registrering.
Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, har registermyndigheten rätt att förklara registreringsansökan vilande tills domstolens beslut har vunnit laga kraft.
Om någon yrkar överföring av ansökan, får den inte ändras, bifallas, avslås eller återtas förrän överföringsyrkandet har avgjorts på ett sätt som har vunnit laga kraft.
Om någon visar att han har bättre rätt till ett varumärke och yrkar på att registreringen skall överföras på honom, skall
Norge
Danmark
Påstand om rett til varemerke Påstand om ret til et varemærke
§ 21 Godtgjør noen at det er han og ikke søkeren som har retten til et varemerke, skal
Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, i stedet for å avslå søknaden, overføre den til den berettigede. Den som søknaden overføres til, skal betale ny søknadsavgift.
Påstår noen overfor Patentstyret at det er han og ikke søkeren som har retten til varemerket, kan Patentstyret hvis det finner spørsmålet tvilsomt, oppfordre vedkommende til innen en frist som Patentstyret fastsetter, å reise søksmål ved domstolene. Gjør han ikke det, kan påstanden settes ut av betraktning ved Patentstyrets fortsatte behandling av saken.
Er spørsmålet om retten til varemerket under behandling ved domstol, kan Patentstyrets behandling av søknaden stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort.
Er det fremsatt begjæring om overføring av en registreringssøknad, må søknaden ikke endres, henlegges, avslås eller imøtekommes før begjæringen er endelig avgjort.
§ 21 Påstår nogen at have ret til et ansøgt eller registreret varemærke, kan Patent- og
Varemærkestyrelsen, hvis man finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre den pågældende til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstanden lades ude af betragtning. Underretning herom skal gives i opfordringen.
Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til et varemærke, kan
Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af sagen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.
Sverige
Finland
registermyndigheten överföra registreringen i hans namn.
Registrering Registrering
22 § Om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket föra in märket i varumärkesregistret och kungöra detta.
När ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke registreras skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras.
Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna skall innehavaren anmäla detta till Patentverket. Anmäler innehavaren att bestämmelserna har ändrats tillämpas andra stycket på motsvarande sätt.
22 § Om ansökan uppfyller de krav som har ställts på den och det inte finns något hinder mot registrering, skall registermyndigheten föra in märket i varumärkesregistret och kungöra registreringen.
När ett kollektivmärke registreras, skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras. Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna, skall innehavaren utan dröjsmål meddela ändringarna till registermyndigheten för registrering och kungörande.
Invändning Invändning mot registrering
23 § När Patentverket har kungjort registreringen får invändning framställas mot den.
Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma och adress, den registrering som
23 § När registreringen har kungjorts kan vem som helst framställa invändning mot den.
Invändningen mot en registrering skall vara skriftlig och ha kommit in till registermyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn
Norge
Danmark
Registrering Registrering
§ 22 Er søknaden i foreskrevet stand, og det for øvrig ikke er funnet noe til hinder for registrering, skal merket innføres i Varemerkeregisteret og registreringsbrev sendes søkeren. Registreringen skal kunngjøres.
Når et fellesmerke registreres, skal også de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket (jf § 12 første ledds tredje punktum) innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Blir bestemmelsene senere vesentlig endret, skal den endrede tekst straks meldes til Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring.
For dokumentene i registreringssaken gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.
§ 22 Når ansøgningen er godkendt, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres.
Innsigelse Indsigelse
§ 23 Når registreringen er kunngjort, kan enhver fremsette innsigelse mot den.
En innsigelse skal fremsettes skriftlig, være begrunnet og må være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen og inneholde opplysninger som bestemt i forskrift. Når
§ 23. Når registreringen er offentliggjort, er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed.
Indsigelsen, der skal være begrundet, skal fremsættes til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge et gebyr,
Sverige
Finland
invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
Om någon i en invändning gör gällande bättre rätt till varumärket och yrkar att registreringen skall överföras till honom tillämpas bestämmelsen i 21 § på motsvarande sätt.
eller firma, hänvisning till den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas som grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 70 §.
En invändning som kommit in till registermyndigheten skall föras in i varumärkesregistret. Registermyndigheten skall meddela innehavaren av märket om invändningen. Denne skall reserveras ett tillfälle att komma med ett bemötande i saken, om inte invändningen är uppenbart ogrundad.
Även om invändningen återtas, kan saken undersökas, om det finns särskilda skäl till detta.
Registermyndigheten skall, sedan en invändning har framställts, upphäva registreringen helt eller delvis, om det föreligger ett hinder för registrering. Invändningen skall förkastas, om det inte föreligger ett hinder för registreringen.
Behandlingen av invändningen Kungörelseförfarande
24 § Patentverket skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 23 § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för
24 § När ett beslut om att en registrering helt eller delvis upphävs har vunnit laga kraft, skall en anteckning om beslutet göras i registret och kungöras.
Norge
Danmark
innsigelse er inngitt innen fristen, kan Patentstyret etter begjæring innrømme innsigeren en kort tilleggsfrist for å gi nærmere begrunnelse eller for å fremskaffe dokumentasjon til støtte for innsigelsen.
Når en innsigelse er kommet inn, skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
Om noen i en innsigelsessak fremsetter påstand om rett til varemerke, skal bestemmelsene i § 21 ha tilsvarende anvendelse.
hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.
Stk. 2. Er indsigelse fremsat, tager styrelsen registreringen op til fornyet behandling i overensstemmelse med § 20. Under behandlingen finder reglen i § 28, stk. 5, tillige anvendelse.
Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig.
Stk. 3. Opretholdes registreringen, skal dette meddeles den, der har gjort indsigelse, og rettighedsindehaveren.
Stk. 4. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.
Avgjørelse i innsigelsessaker m.v.
§ 24 En innsigelse skal avvises hvis den ikke oppfyller vilkårene i § 23 annet ledd.
Innehaveren av registreringen skal gis melding om innsigelsen
Sverige
Finland
prövning av ärendet skall Patentverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.
Tar Patentverket upp invändningen skall verket underrätta innehavaren av registreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.
Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall Patentverket avslå den.
Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.
Patentverket skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 13–15 §§.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.
Om Patentverket upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
Norge
Danmark
og gis anledning til å uttale seg.
Selv om innsigelsen trekkes tilbake, kan innsigelsesbehandlingen fortsettes dersom særlige grunner taler for det.
Patentstyret skal oppheve registreringen helt eller delvis dersom den etter grunner som er anført av innsigeren er skjedd i strid med loven her, og registreringshindringen fortsatt foreligger. Dersom det ikke foreligger hinder som nevnt for at registreringen opprettholdes, skal innsigelsen forkastes.
Om Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaker skal gis melding til innehaveren av registreringen og til innsigeren. Når avgjørelsen er rettskraftig, skal melding om den innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
For dokumentene i innsigelsessaker gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.
Sverige
Finland
Ändring i ett registrerat varumärke
Ändring i ett registrerat varumärke och begränsning av varuförteckningen
25 § På begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den som ansöker om ändring av ett märke skall betala föreskriven avgift.
När ett registrerat varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.
25 § På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. När ett varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.
På ansökan av innehavaren av ett märke får förteckningen över de varor eller varuklasser som registreringen avser begränsas. Om det enligt en anteckning i registret har grundats en panträtt i märket, förutsätter begränsningen samtycke av panthavaren.
Registreringens varaktighet Registreringens varaktighet
26 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till Patentverket och i tio år från registreringsdagen.
Registreringen kan förnyas enligt bestämmelserna i 27 §.
26 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till registermyndigheten och i tio år från registreringsdagen.
Registreringen kan på ansökan av innehavaren av märket förnyas för en tid av tio år åt gången räknat från utgången av föregående registreringsperiod.
Norge
Danmark
Merkeendring Mærkeændring
§ 25 På begjæring fra innehaveren kan Patentstyret gjøre endringer i et registrert varemerke, dersom de er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket. For slik endring skal det betales fastsatt avgift.
Når et registrert varemerke endres, skal dette kunngjøres og nytt registreringsbrev sendes innehaveren.
§ 24 Efter anmodning fra indehaveren kan der foretages uvæsentlige ændringer af et registreret varemærke, hvis helhedsindtrykket af varemærket ikke påvirkes af ændringen.
Stk. 2. Ændringer af registrerede varemærker indføres i registret og offentliggøres.
Stk. 3. Endvidere kan der efter anmodning fra indehaveren foretages uvæsentlige ændringer af et ansøgt varemærke.
Registreringens varighet Registreringens varighed
§ 26 Registreringen gjelder fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er inngitt til Patentstyret, jf § 12 og § 20 annet ledd, og i ti år fra registreringsdagen, jf § 22.
Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 27.
§ 26 Den varemærkeret, der opnås ved registreringen, gælder fra den dag, ansøgningen i henhold til § 12 er indgivet, og varer i 10 år fra registreringsdagen.
Stk. 2. Registreringen kan fornys for 10 år ad gangen fra udløbet af den pågældende registreringsperiode.
Sverige
Finland
Förnyelse Förnyelse av registreringen
27 § Registreringen kan, på ansökan av innehavaren, förnyas för en tid av tio år åt gången, räknat från utgången av föregående registreringsperiod.
En ansökan om förnyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse skall betala föreskriven förnyelseavgift.
En inbetalning av föreskriven förnyelseavgift som görs inom den i andra stycket angivna fristen, skall anses utgöra en ansökan om förnyelse.
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § samt om införande i varumärkesregistret och kungörande i 22 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en ansökan om förnyelse.
27 § Registreringen kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.
Registreringen anses förnyad när sökanden inom den tidsfrist som nämns i 1 mom. betalar en förnyelseavgift och i samband med betalningen meddelar varumärkets registreringsnummer. Om man i samband med förnyelsen vill göra en ändring i anteckningarna i registret, skall om förnyelsen ansökas (skriftligen) hos registermyndigheten.
På behandlingen av förnyelseansökan tillämpas i motsvarande grad bestämmelserna i 20 och 22 §.
Norge
Danmark
Fornyelse Fornyelse
§ 27 Registreringen kan, etter begjæring fra innehaveren, fornyes for ti år om gangen, regnet fra utløpet av foregående registreringsperiode.
Begjæring om fornyelse inngis skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp. Det skal betales fastsatt avgift. Blir begjæringen inngitt etter utløpet av registreringsperioden, må det dessuten betales en tilleggsavgift.
Innbetaling av fornyelsesavgift med angivelse av varemerkets registreringsnummer, som skjer innenfor fristene etter annet ledd, skal anses som en skriftlig begjæring om fornyelse.
Bestemmelsene i §§ 20 og 22 gjelder tilsvarende så langt de passer ved behandlingen av begjæringer om fornyelse.
Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om plikt for Patentstyret til å underrette innehaveren når registreringsperioden utløper, men staten kan ikke holdes ansvarlig for rettstap som følge av at slik melding ikke er blitt gitt.
§ 27 Ansøgningen om fornyelse sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patent- og
Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb.
Stk. 2. Findes ansøgningen i orden, indføres fornyelsen i registret.
Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver fornyelsesgebyrer hos mærkeindehaveren eller dennes fuldmægtig, men er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning.
Stk. 4. Er ansøgningen ikke i overensstemmelse med de givne forskrifter, giver Patent- og
Varemærkestyrelsen meddelelse herom og fastsætter en frist for ansøgeren til at udtale sig.
Stk. 5. Ved fristens udløb tager styrelsen stilling til ansøgningen, medmindre ansøgeren får adgang til at udtale sig på ny.
Sverige
Finland
3 kap. Upphävande av registrering m.m.
3 kap. Upphävande av registrering
Grunder för upphävande av registrering m.m.
Förutsättningar för upphävande av registrering
28 § Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i 13 § om allmänna registreringsvillkor eller i 14 § om registreringshinder, eller om det enligt 15 § finns något hinder mot registreringens bestånd, får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 8–10 §§ om verkan av passivitet m.m. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre registrerat varumärke, om registreringen av detta märke kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av varumärken.
Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.
En registrering kan vidare upphävas om
28 § Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i denna lag, får registreringen upphävas om inget annat följer av 8–10 §. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att märket kan förväxlas med ett äldre, registrerat varumärke, om detta märke kan upphävas med stöd av 3–7 mom.
En registrering kan vidare upphävas om
1. märket har kommit att strida mot allmän ordning eller god sed,
2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,
3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan sådan omständighet, eller
Norge
Danmark
Kapittel 3 Ugyldighet, slettelse og opphevelse av registrering
Kapitel 3
Vilkår for ugyldigkjennelse og slettelse
Registreringens ophør
§ 28 Er et varemerke registrert i strid med denne lov, kan registreringen kjennes ugyldig, dersom den ikke kan bestå etter reglene i §§ 8 til 10. Registreringen skal likevel ikke kjennes ugyldig av den grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet registrert varemerke, dersom vilkårene etter tredje og følgende ledd for å slette registreringen av dette andre merket for de varer det gjelder, er oppfylt. En registrering kan heller ikke kjennes ugyldig av den grunn at merket er egnet til å forveksles med et innarbeidet varekjennetegn eller et varekjennetegn som bare er tatt i bruk, jf § 3 femte ledd, når innarbeidelse eller bruk foreligger bare i en mindre del av riket.
En registrering kan slettes hvis
1. merket er blitt stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse,
2. merket etter registreringen, som følge av innehaverens virksomhet eller passivitet, er blitt den innenfor bransjen
§ 28 Er et varemærke registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, kan registreringen ophæves, jf. dog §§ 8 og
9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf. § 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf. § 13, stk. 3.
Stk. 2. En registrering kan ligeledes ophæves, hvis
1. varemærket ikke er brugt i overensstemmelse med § 25,
2. varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, eller
3. varemærket som følge af den brug, der af indehaveren eller med dennes samtykke gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, er egnet til at vildlede, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.
Sverige
Finland
1. märket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,
3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
4. bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patentverket enligt 22 § eller om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt märket här i landet för de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga
4. innehavaren av ett kollektivmärke har upphört med sin verksamhet eller om innehavaren av märket tillåter att märket används i strid med de bestämmelser som nämns i 12 § 1 mom. eller om ändringar i nämnda bestämmelser inte har anmälts till registermyndigheten.
En registrering kan också upphävas, om innehavaren utan godtagbart skäl inte har använt märket i Finland för de varor som det registrerats för under fem år från den dag då registreringsbeslutet vunnit laga kraft eller under en annan period av fem år i följd.
Med sådan användning av varumärket som avses i 3 mom. likställs, att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljbarhet. Med dylik användning likställs också att varumärket i Finland anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.
Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.
Registreringen får inte upphävas enligt 3 mom., om innehavaren har använt
Norge
Danmark
alminnelige betegnelse for slike varer som det er registrert for,
3. merket, som følge av den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer som det er registrert for, er egnet til å villede, særlig med hensyn til varenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse, eller
4. endringer i gjeldende bestemmelser for bruken av fellesmerke ikke meldes som påbudt i § 22 eller fellesmerket brukes i strid med de bestemmelser som er inngitt uten at innehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre slik bruk.
En registrering kan videre slettes dersom innehaveren ikke innen fem år fra den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer det er registrert for, eller har latt bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, og det ikke foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen.
Som bruk av merket som omtalt i tredje ledd anses også bruk av det i en form som skiller seg fra den form det er registrert i, når dette gjelder bare enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg, og anbringelse
Stk. 3. Krav om ophævelse af et varemærke efter stk. 2, nr. 1, kan ikke gøres gældende, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af 5-årsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om ophævelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste 3 måneder forud for indgivelse af begæring om ophævelse tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om ophævelse.
Stk. 4. Hvis ophævelsesgrunden kun vedrører en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, skal registreringen kun ophæves for disses vedkommende.
Stk. 5. Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun
Sverige
Finland
skäl till att varumärket inte har använts.
Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga och att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.
Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.
Om grunden för upphävande endast avser vissa av de varor som märket registrerats för, skall registreringen hävas endast för dessa varor.
varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävning av registreringen. Härvid beaktas dock inte användning inom tre månader före ansökan om upphävning, om innehavaren har vidtagit förberedelser för användningen först efter det att han fått kännedom om att en ansökan om upphävning kunde komma att göras.
Om grunden för upphävning av en registrering endast avser vissa av de varor som varumärket registrerats för, skall registreringen upphävas endast för dessa varor.
Om det enligt en anteckning i registret har grundats en panträtt i märket, får märket inte strykas ur registret utan panthavarens samtycke.
Norge
Danmark
av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport.
Som innehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra innehaveren.
En registrering kan ikke slettes etter tredje ledd, dersom varemerket har vært i reell bruk etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål, jf § 29, eller inngitt begjæring, jf § 30, om slettelse. Det tas likevel ikke hensyn til bruk som påbegynnes eller gjenopptas i de siste tre månedene før søksmål ble reist eller begjæring inngitt, dersom forberedelse til bruken er innledet først etter at registreringshaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist eller begjæring inngitt.
Dersom ugyldighets- eller slettelsesgrunnen bare berører endel av de varer merket er registrert for, skal ugyldigkjennelse eller slettelse skje bare for disse varers vedkommende.
registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentog Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i sagen eller ej.
Brugspligt
§ 25 Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:
1. Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.
2. Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.
Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.
Sverige
Finland
Talan om upphävande av registrering m.m.
Talan om upphävning av en registrering
29 § En registrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av Patentverket enligt bestämmelserna i 30–33 §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 28 § första stycket och de allmänna registreringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stöd av bestämmelsen i 28 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.
29 § Talan i domstol om att registrering skall upphävas får väckas av vem som helst som lider skada av registreringen.
Registreringen kan upphävas också i administrativ ordning enligt 30–33 §. Om en talan grundar sig på bestämmelserna i 13 eller 14 § eller i 28 § 2 mom., får talan också väckas av allmän åklagare eller en sammanslutning som bevakar vederbörande närings- eller yrkesutövares intressen.
Upphävande i administrativ ordning
Ansökan Ansökan som gäller upphävning av en registrering i administrativ ordning
30 § En ansökan om upphävande av en registrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.
Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. I övrigt skall ansökan uppfylla de
30 § Efter att ett varumärke genom ett laga kraft vunnet beslut har registrerats, kan registermyndigheten på ansökan upphäva registreringen helt eller delvis, om varumärket inte längre har någon innehavare eller om det finns någon annan grund för upphävningen som nämns i 28 §.
Ansökan skall innehålla ett specificerat yrkande och de
Norge
Danmark
Søksmål om ugyldighet og slettelse
Ophævelse ved dom
§ 29 Søksmål om ugyldighet eller slettelse etter § 28 kan reises av enhver som har rettslig interesse av det, se dog § 30 annet ledds annet punktum.
Søksmål som bygger på bestemmelsene i § 13, § 14 eller § 28 annet ledd kan reises også av Patentstyret.
§ 29 Ophævelse af en registrering i henhold til § 28 sker ved dom, jf. dog § 30. Sagen anlægges mod indehaveren, og den kan anlægges af enhver, der har retlig interesse deri. Sag efter bestemmelserne i § 13 og § 14, nr. 1–3 kan også anlægges af Patent- og Varemærkestyrelsen.
Administrativ slettelse Administrativ ophævelse
§ 30 Etter at registrering er skjedd og eventuell innsigelsesbehandling avsluttet, kan innehaveren av registreringen og enhver som har rettslig interesse av det, begjære registreringen slettet helt eller delvis ved avgjørelse av Patentstyret. Slettelse ved slik avgjørelse kan skje dersom vilkårene for ugyldigkjennelse eller slettelse etter § 28 foreligger.
§ 30 Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære en varemærkeregistrering ophævet, hvis betingelserne for ophævelse i § 28 er opfyldt. Med begæringen skal følge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.
Stk. 2. Hvis en sak ved
Sverige
Finland
föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.
omständigheter som yrkandet direkt grundar sig på. I ansökan skall det varumärke som ansökan gäller specificeras. För ansökan skall dessutom en ansökningsavgift betalas. Ansökan anses gjord först när avgiften har betalts.
I ansökan skall namn och adress i fråga om varumärkets innehavare eller hans lagliga representants eller ombuds namn och adress meddelas. I ansökan skall dessutom anges sökandens namn och den adress på vilken anmälningarna i ärendet kan sändas till sökanden.
I övrigt bör ansökan uppfylla de krav om vilka med stöd av 70 § bestäms genom förordning av statsrådet.
Är ansökan bristfällig, skall sökanden reserveras tillfälle att komplettera den, om inte kompletteringen är onödig med tanke på behandlingen av ärendet. Om sökanden inte följer den kompletteringsuppmaning som han har fått, förfaller ansökan.
Om sökandens yrkande är klart ogrundat, skall ansökan förkastas.
Norge
Danmark
Begjæring som nevnt i første ledd kan likevel ikke inngis, hvis det er reist sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse. Når begjæring som nevnt er inngitt, kan den som har inngitt den ikke reise sak for domstolen om ugyldighet eller slettelse, før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret som forkaster eller avviser begjæringen.
Patentstyret kan avvise en begjæring som omhandlet i første ledd dersom faktiske forhold er omtvistet, eller Patentstyret finner at saken er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret. Dersom det inngis to eller flere begjæringer som gjelder samme registrering, kan Patentstyret forene dem til felles behandling, når det ikke gjøres innvending mot dette.
For behandling av begjæring som nevnt i første ledd skal det betales fastsatt avgift.
Om dokumentene i begjæringssaker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.
domstolene vedrørende en varemærkeregistrering ikke er endelig afgjort, kan der ikke framsættes en begæring efter stk. 1 vedrørende den pågældende registrering.
Stk. 3. Rejses sag ved domstolene om en varemærkeregistrering, inden der er truffet endeligafgørelse om en begæring efter stk. 1 vedrørenderegistreringen, skal
Patent- og Varemærkestyrelsen stille behandlingen af begæringen i bero, indtil sagen er endelig afgjort, medmindre begæringen er fremsat af indehavaren af varemærkeregistreringen.
Stk. 4. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig.
Stk. 5. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.
Stk. 6. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med § 46. Enhver af parterne kan dog til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i sagen eller ej.
Sverige
Finland
Behandlingen av ansökan Hörande av motparten och delgivning av ansökan
31 § Tar Patentverket upp ansökan, skall verket förelägga innehavaren av varumärkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat.
I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.
Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall Patentverket avslå ansökan.
Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedöma om
31 § Innehavaren av ett varumärke skall, innan ärendet avgörs, ges tillfälle att bli hörd inom en viss tid. Registermyndigheten skall förelägga innehavaren av märket att (skriftligen) ange om han medger eller bestrider yrkandet att registreringen skall upphävas.
Innehavaren av märket skall samtidigt meddelas att registreringen kan upphävas, om han inte svarar.
Registermyndigheten sörjer för delgivningen av föreläggandet. Sökanden kan anförtros att sköta om delgivningen, om registermyndigheten inte har kunnat delge föreläggandet. På en delgivning som sökanden har skött om tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om delgivning som part har skött om i tillämpliga delar.
Om delgivning inte kan verkställas inom en skälig tid, förfaller saken.
Det som bestäms här om innehavaren av ett varumärke, gäller i tillämpliga delar dem som har införts i registret som panträtts- eller licensinnehavare.
Norge
Danmark
Administrativ slettelse og ugyldigkjennelse i visse særlige tilfelle
§ 31 Er det begrunnet tvil om at en innehaver av en varemerkeregistrering finnes, kan enhver mot betaling av fastsatt avgift begjære registreringen slettet. Det samme gjelder dersom innehaverens adresse er ukjent.
Før slettelse etter bestemmelsen i første ledd kan skje, skal Patentstyret oppfordre innehaveren til å melde seg innen en nærmere angitt frist. Oppfordringen skal gis i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Er innehaverens adresse ukjent, gis oppfordringen og opplysning om fristen ved kunngjøring.
Har innehaveren ikke meldt seg innen fristen, treffer Patentstyret avgjørelse om slettelse av registreringen.
Når innehaveren og den som angriper retten er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller om slettelse av registreringen kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling. For dette betales fastsatt avgift.
Dersom innehaveren ikke gjør innvending mot det, kan Patentstyrets annen avdeling, når den finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke
§ 31 Foreligger der begrundet tvivl om, at der findes en mærkeindehaver, eller er dennes adresse ukendt, kan enhver med retlig interesse deri begære varemærket slettet af registret.
Stk. 2. Inden udslettelse kan ske, skal Patent- og Varemærkestyrelsen anmode indehaveren om at give sig til kende inden en frist fastsat af Patentog Varemærkestyrelsen. Meddelelse om frist gives ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde. Hvis indehaverens adresse ikke kendes, meddeles fristen ved offentlig bekendtgørelse. Har indehaveren herefter ikke givet sig til kende, slettes varemærket af registret.
Sverige
Finland
försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.
Antar sökanden erbjudandet skall Patentverket förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Bestridande Avgörande av ärendet
32 § Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.
Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall Patentverket underrätta sökanden om detta.
Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har
32 § Om innehavaren av ett varumärke inte har gett det begärda svaret, i sitt svar inte har tagit upp någon grund som stöd för bestridandet eller endast åberopar en sådan omständighet som klart inte påverkar avgörandet av ärendet, kan registreringen upphävas helt eller delvis i enlighet med yrkandet.
Om ärendet inte kan avgöras av ett skäl som nämns i 1 mom.
Norge
Danmark
har vært, eller åpenbart ikke lenger er, til stede, treffe endelig avgjørelse om at registreringen er ugyldig eller skal slettes. Innvending fra innehaveren må være kommet inn til Patentstyret senest tre måneder etter at Patentstyrets annen avdeling har sendt innehaveren melding om at annen avdeling tar sikte på å treffe slik avgjørelse og oppgitt grunnen til dette.
Om dokumentene i saker etter bestemmelsene her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.
Opphevelse Annullation
§ 32 Dersom en registrering av et varemerke, en fornyelse av registrering, en endring av den eller en annen notering i Varemerkeregisteret er skjedd ved en åpenbar feil, kan Patentstyret av eget tiltak innen tre måneder fra kunngjøringen av vedkommende innføring i registeret, oppheve denne helt eller delvis.
Dersom det etter at en
§ 32 Hvis en registrering af et varemærke, en fornyelse af en varemærkeregistrering eller en notering af ændring i registret er sket ved en åbenbar fejlekspedition, kan Patent- og Varemærkestyrelsen indtil 3 måneder fra registreringsdatoen eller noteringsdatoen annullere registreringen, fornyelsen eller noteringen.
Sverige
Finland
bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till Patentverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall Patentverket avskriva ärendet i den del det är bestritt.
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.
Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en månad
eller saken annars är oklar, skall registermyndigheten förkasta ansökan om upphävning av registreringen.
(Innehavaren av ett varumärke kan söka ändring i ett beslut av registermyndigheten genom besvär hos Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd.)
Återtagande av registreringsbeslut i vissa fall
66 § Om registermyndigheten av den internationella byrå som avses i 38 § får en anmälan om en internationell registrering för vilken skyddets begynnelsedag är tidigare än skyddets begynnelsedag för den finska registrering som gäller samma märke och de varor som den internationella registreringen omfattar är desamma eller delvis desamma som i fråga om den finska registreringen, skall registermyndigheten återta sitt beslut om finsk registrering och avgöra ärendet på nytt.
Det som sägs i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om registermyndigheten av det ämbetsverk som nämns i 65 § får en anmälan om en ansökan om gemenskapsvarumärke eller om en ansökan om registrering av ett varumärke i Finland vilken avses i 65 §.
Norge
Danmark
søknad om registrering av et varemerke er imøtekommet, viser seg at en annen søknad etter § 18 eller § 19 skal anses inngitt før den førstnevnte søknaden, og Patentstyret antar at den andre søknaden helt eller delvis ville ha utgjort registreringshinder for den førstnevnte søknaden, skal Patentstyret gi innehaveren melding om dette og anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Blir søknaden med best prioritet imøtekommet, skal Patentstyret etter utløpet av den nevnte fristen oppheve den første registreringen i den utstrekning den best prioriterte søknaden er til hinder.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende dersom Patentstyret antar at en eldre søknad som blir gjenopptatt etter § 20 tredje ledd eller etter oppreisning etter § 65, ville ha utgjort registreringshinder for en yngre søknad som allerede er imøtekommet.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder dessuten tilsvarende dersom Patentstyret får melding om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge og antar at den internasjonale registreringen ville ha utgjort registreringshinder for en imøtekommet søknad som anses inngitt på en senere dag
Sverige
Finland
från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall Patentverket avvisa ansökan.
Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.
Om registermyndigheten sedan registreringsbeslutet har fattats och innan invändningstiden har gått ut konstaterar att registreringsbeslutet grundar sig på ett uppenbart behandlingsfel, kan registermyndigheten återta sitt felaktiga beslut och avgöra saken på nytt.
Anteckning om upphävande av registrering m.m.
Strykning av ett varumärke ur registret
33 § Om en registrering har upphävts enligt 24 § eller enligt 29–32 §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och kungöras.
Detsamma gäller om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han begär att den skall strykas helt eller delvis.
33 § Ett varumärke skall strykas ur registret, om varumärkesinnehavaren inte har ansökt om förnyelse av registreringen. Varumärket skall också strykas ur registret, om märkesinnehavaren begär detta.
Varumärket skall strykas ur registret, om registreringen av varumärket har upphävts i enlighet med 23 § eller 29–32 §
Norge
Danmark
enn den internasjonale registreringen skal ha virkning her i riket fra, jf § 47.
Anmerkning i registeret om opphevelse av registrering m.v.
Udslettelse
§ 33 Er registreringen av et varemerke opphevet etter § 24, eller er det truffet avgjørelse om at den er ugyldig eller skal slettes eller oppheves etter §§ 29 til 32 eller § 37, skal avgjørelsen, når den er rettskraftig, kunngjøres og anmerkes i registeret.
Det samme gjelder når registreringen ikke blir fornyet,
§ 33 Udslettelse af registret sker,
1. når registreringen ikke fornys,
2. når mærkeindehaveren begærer varemærket udslettet,
3. hvis registreringen erklæres ugyldig i medfør af § 23, eller
4. hvis der træffes beslutning eller afsiges dom om ophævelse i medfør af §§ 29, 30, 31.
Sverige
Finland
och beslutet har vunnit laga kraft.
Underrättelse om domar Informerande om domar
34 § En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en varumärkesregistrering eller intrång i ett registrerat varumärke skall underrätta Patentverket om detta.
34 § En domstol skall skicka registermyndigheten en kopia av en dom som gäller ogiltigförklarande av registreringen av ett varumärke eller intrång i ett registrerat varumärke.
4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.
4 kap. Särskilda bestämmelser om utlänningar och utländska varumärken
Hemlandsbevis Hemlandsintyg
35 § En sökande, som inte bedriver näringsverksamhet i
Sverige och som inte är hemmahörande i en stat som har anslutit sig till Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet skall, för att märket skall få registreras i Sverige, visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor som ansökan omfattar.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte, om sökandens hemland tillerkänner den som driver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Med sökandens hemland
35 § En sökande som inte bedriver näringsverksamhet i
Finland och som inte har sin hemvist i en stat som är ansluten till Pariskonventionen om skydd för immateriella rättigheter eller avtalet om grundande av Världshandelsorganisationen skall till ansökan foga ett intyg på att varumärket har registrerats i hans namn i den stat där han har sin hemvist för de varor som ansökan omfattar.
Det som bestäms i 1 mom. tillämpas inte, om sökandens hemvist finns i en stat som inte kräver motsvarande intyg av den som utövar näring i Finland.
Norge
Danmark
eller innehaveren selv begjærer den slettet helt eller delvis.
Melding om dommer
§ 34 Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål om en varemerkeregistrering eller registreringssøknad.
§ 34 Af enhver dom, der vedrører en varemærkeregistrering eller en varemærkeansøgning, skal vedkommende domstol sende Patent- og
Varemærkestyrelsen en udskrift.
Kapittel 4 Særlige bestemmelser om innehavere av utenlandske varemerker m.v.
Kapitel 4
Særlige bestemmelser om registrering af udenlandske varemærker
Hjemlandsregistrering Hjemlandsregistrering
§ 35 En søker som ikke driver virksomhet her i riket, og som ikke er hjemmehørende i stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen for vern av den industrielle eiendomsretten eller
Avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO), må godtgjøre at merket er registrert for ham i hjemlandet for de varer som søknaden omfatter.
Det som er bestemt i første ledd gjelder likevel ikke dersom søkerens hjemland gjør tilsvarende innrømmelser for merker som søkes registrert der av
§ 35 En ansøger, der ikke driver virksomhed her i landet, og som ikke er hjemmehørende i en stat, der har tiltrådt Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), skal dokumentere, at et tilsvarende mærke er registreret for den pågældende i hjemlandet for de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter.
Stk. 2. Erhvervsministeren kan under forudsætning af gensidighed bestemme, at stk. 1 ikke finder anvendelse.
Sverige
Finland
avses en stat eller ett område, där sökanden har ett industrieller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland en stat eller ett område där han är bosatt eller en stat där han är medborgare.
Rätt till registrering såsom i hemlandet (telle quelle)
Registrering på grund av ömsesidighet
36 § Ett varumärke som är registrerat i sökandens hemland skall registreras i Sverige så som det är registrerat i hans hemland (telle quelle) om detta land är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Detsamma gäller om sökanden är hemmahörande i ett område som är anslutet till WTO-avtalet.
Även ett varumärke som registrerats i någon annan stat eller något annat område får registreras här i landet så som det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.
Ett varumärke får inte registreras telle quelle om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär eller om märket är uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.
36 § Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att ett varumärke som är registrerat i en främmande stat får registreras i Finland på basis av ömsesidighet så som det är registrerat i den andra staten, fastän märket inte annars skulle uppfylla de krav som skall ställas på registrering.
Ett varumärke som har registrerats med stöd av 1 mom. har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån här i Finland än det har i den andra staten, om det inte annars kan registreras här.
Norge
Danmark
innehaver av virksomhet i Norge.
Rett til registrering som i hjemlandet (telle quelle)
§ 36 Kongen kan ved forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede stat (telle quelle).
Registreres etter denne bestemmelse et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern gjennom registrering her i riket, gjelder registreringsvernet ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede stat.
§ 36 Erhvervsministeren kan under forudsætning af gensidighed bestemme, at varemærker, som ellers ikke ville kunne registreres her i landet, men som er registreret i en fremmed stat, kan registreres her, således som de er registreret i den fremmede stat. En sådan registrering gælder ikke i videre omfang end i den fremmede stat.
Sverige
Finland
I övrigt tillämpas bestämmelserna i 13 § andra–fjärde styckena om allmänna registreringsvillkor, 14 § om registreringshinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestånd.
En sökande som begär registrering enligt denna bestämmelse skall visa att märket är registrerat för honom i hans hemland eller motsvarande för de varor som ansökan omfattar.
Ett varumärke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland eller motsvarande.
Ombud Ombud
37 § Patentverket får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos verket.
Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress.
37 § Den som ansöker om ett varumärke som inte har hemvist i Finland, bör ha ett ombud som är bosatt inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ombudet har rätt att företräda sökanden i ärenden som gäller varumärkesansökan. Om sökanden inte har ställt ett ombud, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senast kända adress.
Det som bestäms i 1 mom.
Norge
Danmark
Adresse for prosessuelle meldinger m.v. Registrering av fullmakt
Fuldmægtig
§ 37 Dersom en som søker om registrering av et varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret og som meldinger og korrespondanse vedrørende søknaden med rettsvirkning kan sendes til.
Oppfylles ikke plikten til å melde slik adresse, gjelder § 20 tilsvarende.
§ 37 Patent- og
Vare-
mærkestyrelsen kan opfordre varemærkeindehaver til att udpeke en i Det Europeiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmæktig, som på dennes vegne kan modtage søgsmål og alle forekommende meddelelser vedrørende varemærket med bindende virkning for indehaveren. Fuldmægtigens
Sverige
Finland
Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett ombud som är bosatt här i landet. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren av ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet skall anmälas till Patentverket och antecknas i varumärkesregistret.
Om innehavaren inte har anmält något ombud enligt tredje stycket, kan delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.
gäller också den som gör en invändning mot en registrering, vilken avses i 23 §.
En innehavare av ett registrerat varumärke, som inte har hemvist i Finland, skall ha ett ombud som är bosatt här. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning och andra handlingar. Det som bestäms ovan gäller inte delgivning av stämning i brottmål och inte heller föreläggande att personligen infinna sig inför domstol.
Om innehavaren av ett varumärke inte har anmält något ombud enligt 3 mom., kan delgivning ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om registermyndigheten inte känner till märkesinnehavarens adress, kan delgivning ske genom att saken kungörs i den av registermyndigheten utgivna varumärkestidningen.
Ombudet kan också vara en sammanslutning.
Norge
Danmark
Dersom innehaveren av et registrert varemerke ikke har bopel eller sete her i riket, skal vedkommende ha en adresse her i riket som er meldt til Patentstyret, og som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende for den som inngir innsigelse mot registrering.
Hvis plikten etter annet eller tredje ledd ikke er oppfylt, skal Patentstyret gi melding om dette, og sette en passende frist for å rette mangelen. Oversittes fristen, slettes registreringen, respektive avvises innsigelsen. Opplysning om at dette vil være en følge av at fristen oversittes, skal gis i den melding fra Patentstyret som setter fristen.
Adresse som nevnt i bestemmelsen her skal anmerkes i Varemerkeregisteret.
Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha slik adresse som bestemt her.
Den som søker om registrering av et varemerke eller innehar en registrering, kan oppnevne en fullmektig som kan representere ham i forhold vedrørende søknaden eller registreringen. Slik fullmakt skal, når fullmaktsgiveren begjærer det, anmerkes i Varemerkeregisteret.
navn og adresse skal indføres i varemærkeregistret.
Sverige
Finland
5 kap. Internationell varumärkesregistrering
5 kap. Internationell varumärkesregistrering
Definition m.m. Internationell registrering
38 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån (Internationella byrån) hos
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).
Patentverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
38 § Med en internationell registrering av ett varumärke avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten har gjort enligt
Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som anknyter till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891.
Den registermyndighet som avses i 12 § 1 mom. sörjer i Finland för de uppgifter som gäller internationell registrering.
Den som ansöker om internationell registrering
39 § En finsk medborgare eller den som har sin hemvist i
Finland eller som utövar näring i Finland, kan ansöka om internationell registrering. Dessutom förutsätts att sökanden innehar en registrering gällande samma märke eller har ansökt om sådan i Finland.
Norge
Danmark
Kapittel 5 Internasjonal varemerkeregistrering
Kapitel 8
Definisjon m.v. International varemærkeregi-
strering
§ 38 Med en internasjonal varemerkeregistrering forstås en registrering av et varemerke som er foretatt av Det internasjonale byrået ved
Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen av 27 juni 1989 til Overenskomsten av 14 april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen).
Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.
§ 50 Ved en international varemærkeregistrering forstås en registrering i henhold til den i Madrid den 14. april 1891 vedtagne overenskomst vedrørende international registrering af varemærker med senere revisioner (Madrid-
Arrangementet) eller i henhold til den i Madrid den 27. juni 1989 vedtagne protokol til MadridArrangementet (Protokollen).
Sverige
Finland
Ansökan om internationell registrering
Ansökan om internationell registrering
39 § Den som innehar en varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke här i landet, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här, kan ansöka om internationell registrering av varumärket hos Internationella byrån.
Ansökan skall ges in till Patentverket och vara avfattad på engelska. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, en återgivning av märket och uppgifter om de varor som märket begärs registrerat för. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.
40 § Om en internationell registrering skall ansökas (skriftligen) hos registermyndigheten. Ansökan om en internationell registrering görs hos den internationella byrån genom en (skriftlig) ansökan som är avfattad på engelska språket och ges in till registermyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma samt de varor och klasser som märket omfattar. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas i Madridprotokollets tillämpningsregler. När ansökan görs skall dessutom föreskriven avgift betalas.3
3 40 § 1mom.
Norge
Danmark
Søknad om internasjonal registrering
Ansøgning om international varemærkeregistrering på basis af ansøgning eller registrering i Danmark.
§ 39 Den som innehar en varemerkeregistrering eller har inngitt søknad om registrering av et varemerke her i riket, og som enten er norsk statsborger eller er bosatt eller driver virksomhet her i riket, kan søke om internasjonal registrering av varemerket.
En søknad om internasjonal varemerkeregistrering inngis til Patentstyret. Den skal være skriftlig, være avfattet på engelsk og inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, nummer og dato for den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale registreringen skal bygge på, en gjengivelse av merket, oppgave over de varer som merket søkes registrert for, samt de land registreringen ønskes gitt virkning for. For øvrig skal søknaden tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. Det skal betales fastsatt avgift.
§ 55 En international varemærkeansøgning kan indleveres af danske statsborgere samt fysiske eller juridiske personer, som er bosat i Danmark eller er indehavere af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Danmark.
§ 56 Internationale varemærkeansøgninger på basis af en ansøgning eller registrering i
Danmark indleveres til Patentog Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes af erhvervsministeren, jf. § 60.
§ 57 En international ansøgning kan kun omfatte de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den danske ansøgning eller registrering.
§ 58 Ved indlevering af en international varemærkeansøgning kan der påberåbes prioritet i overensstemmelse med
Pariserkonventionen.
Sverige
Finland
Behandlingen av ansökan Behandlingen av ansökan
40 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 39 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på.
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en internationell registrering skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.
Uppfyller ansökan kraven enligt första stycket skall Patentverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.
41 § Registermyndigheten undersöker att en ansökan om internationell registrering stämmer överens med sökandens finska registrering eller en ansökan om sådan som har gjorts i Finland.
Om den överensstämmelse som avses i 1 mom. inte föreligger, skall registermyndigheten förelägga sökanden att inom en viss tid korrigera ansökan om internationell registrering vid hot om att den annars förfaller/anses ha återtagits.
Om den överensstämmelse som avses i 1 mom. föreligger, antecknar registermyndigheten i ansökan om internationell registrering ett intyg på detta och skickar ansökan med bilagor till den internationella byrån.
Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder
41 § Den som innehar en internationell registrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering och som därefter
40 § En senare ansökan som gäller regionalt breddande av en internationell registrering kan lämnas in till registermyndigheten eller direkt
Norge
Danmark
Behandlingen av søknaden
§ 40 Patentstyret skal kontrollere at søknaden oppfyller kravene i § 39, herunder kravet om avgift, og at opplysningene i søknaden er i samsvar med de opplysninger som er gitt i den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering som den internasjonale søknaden bygger på.
Dersom det foreligger mangel i slik henseende, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Søkeren skal gis en passende frist til å avhjelpe manglene. Blir avgiften ikke betalt eller meldingen ikke besvart innen fristens utløp, eller besvares meldingen, men slik at mangel fortsatt foreligger, skal Patentstyret avvise søknaden.
Når kravene i første ledd er oppfylt, skal Patentstyret sende en bekreftelse av dette til Det internasjonale byrået sammen med søknaden.
Søknad om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land
§ 41 Den som innehar en internasjonal registrering som bygger på norsk registrering eller søknad om registrering og som deretter vil at den
Sverige
Finland
vill att registreringen skall gälla i ytterligare länder kan ansöka om detta hos Internationella byrån.
Ansökan får ges in till Internationella byrån eller, om sökanden har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansökan som ges in till Patentverket skall vara avfattad på engelska samt uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.
till den internationella byrån.4
Begäran om att en internationell registrering skall gälla i Sverige
Internationell registrering som gäller Finland
42 § Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering, som inte bygger på en svensk registrering eller ansökan om registrering, kan hos Internationella byrån begära att registreringen skall gälla i
Sverige.
När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån med en
42 § Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering som inte bygger på en finsk registrering eller ansökan om registrering, kan hos den internationella byrån begära att registreringen skall gälla Finland.
När registermyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån om en
4 40 § 2mom.
Norge
Danmark
internasjonale registreringen skal ha virkning i ytterligere land, kan inngi søknad om dette til Det internasjonale byrå. Slik søknad skal være skriftlig og inneholde opplysning om den internasjonale registreringens nummer, søkerens navn eller firma, hvilket eller hvilke ytterligere land registreringen ønskes gitt virkning for, og om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varer den internasjonale registreringen omfatter. Søknaden må være avfattet på fransk eller engelsk.
Dersom søkeren har bopel eller sete i Norge, kan søknad som nevnt i første ledd avfattet på engelsk inngis til Patentstyret.
Begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge
§ 42 Den som søker om eller innehar en internasjonal registrering, som ikke bygger på norsk registrering eller søknad om registrering, kan hos Det internasjonale byrået begjære at registreringen skal ha virkning i
Norge.
Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med en begjæring etter første
Sverige
Finland
begäran enligt första stycket, skall Patentverket undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Hinder mot att den internationella registreringen skall gälla i Sverige föreligger om märket inte uppfyller villkoren enligt 13–15 §§.
internationell registrering som gäller Finland, skall myndigheten undersöka om det i Finland föreligger något hinder för registreringen.
Behandlingen av begäran om att registreringen skall gälla i Sverige
Förvägran av internationell registrering i Finland
43 § Patentverket skall besluta att den internationella registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till den
Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet.
Patentverket skall göra en ny prövning av frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige, om innehavaren av registreringen begär detta inom två månader från beslutet att registreringen helt eller delvis inte kan gälla här.
43 § Hinder för en internationell registrering anses föreligga i Finland, om märket inte uppfyller registreringsvillkoren enligt denna lag.
Registermyndigheten skall meddela den internationella byrån om ett dylikt hinder och om att den internationella registreringen inte eller endast delvis gäller i Finland. Registermyndigheten skall sända ett meddelande tillsammans med ett utlåtande om grunderna för hindret till den internationella byrån inom 18 månader från datum för den underrättelse som avses i 42 § 2 mom.
Om innehavaren av en internationell registrering i sitt
Norge
Danmark
ledd, skal Patentstyret undersøke om det finnes noe hinder mot at registreringen skal ha virkning i Norge.
Hinder for at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge, foreligger dersom merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i denne lovs kapittel 2.
Behandling av begjæring om at registreringen skal ha virkning i Norge
Afslag
§ 43 Dersom det foreligger hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge. Slik avgjørelse kan bare treffes på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meldt til Det internasjonale byrået innen 18 måneder fra dagen for melding etter § 42 annet ledd.
Dersom innehaveren begjærer det, skal Patentstyrets første avdeling, på de vilkår og i den utstrekning som fastsettes i forskrift, foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.
Bestemmelsene i § 20 gjelder tilsvarende.
§ 52 Patent- og
Vare-
mærkestyrelsen kan inden for den frist, der er fastsat i Madrid-Arrangementet eller Protokollen, meddele det Internationale Bureau helt eller delvist afslag på mærkets gyldighed i Danmark, hvis mærket ikke opfylder registreringsbetingelserne efter denne lov, eller hvis der fremsættes indsigelse.
Sverige
Finland
Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en begäran om ny prövning.
utlåtande över det meddelande som avses i 2 mom. inte har lagt fram sådana omständigheter utgående från vilka varumärket kan anses uppfylla de villkor för registreringen som stämmer överens med denna lag, fattar registermyndigheten ett beslut enligt vilket registreringen inte eller endast delvis gäller i Finland.
Om innehavaren av en internationell registrering inte inom en viss tid har gett sitt yttrande till följd av det meddelande som avses i 2 mom., gäller den internationella registreringen inte i Finland. Om nämnda meddelande gällde endast vissa av de varor som omfattas av den internationella registreringen, gäller den internationella registreringen i Finland för de varor som meddelandet inte gällde.
Om en innehavare av en internationell registrering, vilken inte har hemvist i Finland, vill ge ett yttrande till Patent- och registerstyrelsen, skall han ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Anteckning om att registreringen gäller i Sverige
Anteckning om att registreringen gäller i Finland
44 § Finns det inte något hinder som avses i 43 § första stycket, skall Patentverket i varumärkesregistret göra en anteckning om att registreringen gäller i Sverige och kungöra detta.
44 § Finns det i Finland inget sådant hinder som avses i 43 § 1 mom. för internationell registrering, gör registermyndigheten en anteckning om den internationella registreringen i den förteckning som hålls över dem och kungör detta.
Invändning Invändning som gäller internationell registrering
45 § När Patentverket har kungjort att registreringen gäller i
Sverige, kan invändning framställas mot att den gäller här.
Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra det till Patentverket. Invändningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.
45 § När den internationella registreringen har kungjorts i
Finland kan var och en framställa en invändning mot den.
En invändning mot en internationell registrering i Finland skall göras skriftligen till registermyndigheten inom den tid och i den form som anges i 23 § 2 mom.
Behandlingen av invändningen Invändningsförfarande
46 § Bestämmelserna i 24 § första–fjärde styckena gäller också en invändning mot en internationell registrering.
Patentverket skall på grund av invändningen besluta att
46 § Registermyndigheten sänder den internationella byrån ett meddelande om en invändning och motiveringarna till den.
Registermyndigheten skall,
Norge
Danmark
Anmerkning i Varemerkeregisteret om at registreringen har virkning i Norge
§ 44 Foreligger ikke hinder som nevnt i § 42 tredje ledd, skal Patentstyret innføre i Varemerkeregisteret og kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge.
Innsigelse
§ 45 Når det er kunngjort at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan enhver fremsette innsigelse mot dette.
Den som vil fremsette innsigelse skal gjøre dette skriftlig til Patentstyret. Innsigelsen skal være inngitt innen den tid og fylle de krav som angis i § 23 annet ledd.
Behandlingen av innsigelser m.v.
§ 46 Bestemmelsene om innsigelser i § 23 tredje og fjerde ledd, § 24 første, annet og tredje ledd og § 37 annet ledd gjelder også innsigelser mot
Sverige
Finland
registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder enligt 13– 15 §§.
Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet. Har tiden för invändning enligt 45 § löpt ut efter 18-månadersfristen, får beslutet grundas på omständighet som meddelas till Internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång, under förutsättning att Patentverket inom 18 månader underrättat Internationella byrån om att ett meddelande kan komma att översändas senare.
Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.
Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.
med anledning av att en invändning har framställts, om registreringen inte uppfyller förutsättningarna för registrering enligt denna lag, fatta beslut om att den internationella registreringen inte eller endast delvis gäller i Finland.
Registermyndigheten skall avslå invändningen, om det inte föreligger något hinder i Finland för den internationella registreringen.
Om registermyndigheten beslutar att en internationell registrering inte eller endast delvis gäller i Finland, antecknar registermyndigheten detta beslut i sin förteckning och kungör saken när beslutet har vunnit laga kraft.
Norge
Danmark
internasjonale registreringers virkning i Norge.
Dersom et registreringsvilkår etter kapittel 2 ikke er oppfylt, og dette er påberopt av innsigeren, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge.
Bestemmelsen i annet ledd kommer til anvendelse bare hvis fristen etter § 43 første ledd ikke er utløpt eller dersom Patentstyret innen utløpet av denne fristen har underrettet Det internasjonale byrået om muligheten for at det kan innkomme innsigelse etter fristutløpet og melding om innsigelsen er oversendt innen en måned fra innsigelsesperiodens utløp.
Patentstyret skal forkaste innsigelsen dersom det ikke finnes hinder for at registreringen kan gis virkning her i riket.
Dersom Patentstyret beslutter at registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres når avgjørelsen er rettskraftig.
Om adgang for Patentstyret til å oppheve virkningen av en internasjonal registrering av eget tiltak, gjelder bestemmelsene i § 32 tilsvarende dersom det kan gjøres innenfor den frist som er angitt i § 43 første ledd.
Sverige
Finland
Registreringens verkan m.m. Registreringens verkan
47 § En internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Den internationella registreringen har sådan verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen eller för en senare begäran om verkan i Sverige.
En internationell registrering gäller i tio år från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Registreringen kan förnyas för en tid av tio år åt gången enligt bestämmelserna i Madridprotokollet. När en registrering förnyats skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
I fråga om internationella registreringar skall 28–34 §§ tillämpas på motsvarande sätt.
47 § En internationell registrering av ett varumärke, vilken gäller Finland, har samma verkan som en nationell registrering som gäller i Finland.
Den internationella registreringen har denna verkan från den registreringsdag som den internationella byrån har meddelat eller, om begäran om verkan i fråga om Finland har gjorts senare, från sist nämnda dag.
I fråga om nämnda registrering skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i x–y §.
Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering
En internationell registrering kan träda i stället för en nationell registrering
48 § När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen i
48 § När en innehavare av ett varumärke som har registrerats i
Finland har en internationell registrering av samma märke med verkan här i landet, träder den internationella
Norge
Danmark
Registreringens virkning m.v. Virkningerne af en international registrering
§ 47 En innføring i Varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket.
Innføringen gjelder i ti år fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge, med mindre bestemmelsene i § 49 kommer til anvendelse. Innføringen kan fornyes for ti år av gangen etter reglene i Madridprotokollen.
Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
§ 51 Fra registreringsdatoen eller fra datoen for en efterfølgende designering har en international varemærkeregistrering, hvori Danmark er designeret, samme retsvirkning, som hvis mærket var registreret i Danmark.
Fornyelse m.v.
§ 59 Om fornyelse gælder de regler, der er fastsat i Madrid-
Arrangementet og Protokollen.
En internasjonal registrering kan erstatte nasjonal registrering
Forbud mod dobbeltbeskyttelse
§ 48 Dersom noen innehar både en internasjonal registrering med virkning her i riket og en norsk registrering av det samme varemerket, erstatter den internasjonale
§ 54 I de tilfælde, hvor et i
Danmark registreret varemærke tillige på mærkeindehaverens foranledning er genstand for en international varemærkeregistrering, skal den
Sverige
Finland
stället för den svenska, om den internationella registreringen har verkan här i landet från en senare tidpunkt än den svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.
På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta.
registreringen av varumärket i stället för den tidigare finska registreringen, om alla varor som omfattas av den finska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Det som bestäms ovan innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den finska registreringen.
På begäran skall registermyndigheten i registret anteckna att den internationella registreringen av varumärket trätt i stället för den finska registreringen och kungöra detta.
Verkan av att en internationell registrering upphör
Verkan av strykning ur det internationella registret
49 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess verkan här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.
49 § Om ett varumärke helt eller delvis stryks ur det internationella registret, stryker registermyndigheten det till motsvarande delar ur den förteckning som myndigheten för och kungör strykningen.
Förnyelse, överlåtelse och strykning av en internationell registrering samt en licens som har meddelats registermyndigheten och som hänför sig till registreringen skall kungöras.
Norge
Danmark
registreringen av merket den norske, dersom den internasjonale registreringen har virkning her i riket fra et senere tidspunkt enn den norske, og alle varer i varefortegnelsen i den norske registreringen er omfattet av varefortegnelsen i den internasjonale registreringen slik den gjelder for Norge. Dette innebærer ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet på grunnlag av den norske registreringen.
Bortfall som nevnt i første ledd av virkningen av en norsk registrering skal på begjæring fra innehaveren anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
internationale varemærkeregistrering træde i stedet for den danske registrering, hvis
1. Danmark er designeret enten oprindeligt eller senere, 2. de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den danske registrering, også er omfattet af den internationale registrering, eller
3. Danmark er designeret senere end ansøgningsdatoen for den danske registrering.
Stk. 2.
Patent- og Vare-
mærkestyrelsen skal på forlangende notere i sit register, at der foreligger en international varemærkeregistrering.
Virkningen av at en internasjonal registrering opphører
Bortfald og videreførelse i dansk ret
§ 49 Når en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning. Dette skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
§ 53 Hvis den internationale varemærkeregistrering mister sin gyldighed, bortfalder dens gyldighed ligeledes i Danmark fra tidspunktet for bortfald af den internationale registrering.
Stk. 2. Slettes den internationale registrering efter
Protokollen efter anmodning fra den oprindelige registreringsmyndighed eller
Sverige
Finland
Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering
Bibehållandet av rättigheter sedan en internationell registrering har upphört att gälla
50 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen, på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av
50 § Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån har meddelat, på grund av att den finska registrering eller ansökan om finsk registrering som utgör grund för den internationella registreringen har upphört, och innehavaren av varumärket
Norge
Danmark
som følge af, at en kontraherende part udtræder af Protokollen, kan indehaveren indgive en dansk varemærkeansøgning med samme virkning, som hvis ansøgningen var indleveret på indleveringsdatoen for den internationale registrering eller datoen for en efterfølgende designering, forudsat at
1. ansøgningen indgives senest 3 måneder efter udslettelsesdatoen,
2. ansøgningen ikke omfatter andre varer eller tjenesteydelser end den internationale varemærkeregistrering og
3. ansøgningen i øvrigt opfylder kravene til en dansk varemærkeansøgning, og ansøgeren betaler de foreskrevne gebyrer.
Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering
§ 50 Dersom en internasjonal registrering som har virkning i
Norge opphører, helt eller delvis, som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter søker om registrering av merket her i riket, skal søknaden anses inngitt på den dag den internasjonale registrering fikk virkning i Norge fra, jf § 47,
Sverige
Finland
märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 47 §, under förutsättning att
1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,
2. de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationella registrering som gällde i Finland, och
3. ansökan i övrigt uppfyller de krav som ställts på registreringen och sökanden betalar föreskrivna avgifter.
Registermyndigheten antecknar i registret att den finska ansökan har grundat sig på en internationell registrering och kungör detta.
Bibehållandet av rättigheter i situationer när Madridprotokollet sägs upp
51 § Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör på grund av en uppsägning av Madridprotokollet, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att
1. ansökan görs inom två år
51 § Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör som en följd av att
Madridprotokollet sägs upp, och innehavaren av varumärket ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 47 §, under förutsättning att
1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen
Norge
Danmark
dersom
1. søknaden inngis innen tre måneder fra den dag den internasjonale registreringen opphørte, og
2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.
Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering
§ 51 Dersom en internasjonal registrering som har virkning i
Norge, opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren deretter inngir søknad om registrering av merket her i riket, skal denne søknaden anses som inngitt på den dag den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge fra, jf § 47, dersom
Sverige
Finland
från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.
fick verkan,
2. de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationella registrering som gällde i Finland, och
3. ansökan i övrigt uppfyller de krav som ställts på registreringen och sökanden betalar föreskrivna avgifter.
Registermyndigheten antecknar i registret att den finska ansökan har grundat sig på en internationell registrering och kungör detta.
6 kap. Överlåtelse, licens m.m. 6 kap. Överlåtelse och licens
Överlåtelse Överlåtelse
52 § Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan överlåtas i samband med eller fristående från den rörelse i vilken de används.
Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till sådana varukännetecken som avses i första stycket och som är knutna till rörelsen i överlåtelsen, om inte annat är avtalat.
52 § En varas kännetecken/varumärke kan överlåtas på någon annan.
Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till en varas kännetecken/varumärke som är knutet till rörelsen, om inte annat är avtalat.
Rättsverkan av anteckning om innehavare m.m.
Införande av överlåtelsen i registret
53 § I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat
53 § Överlåtelse av rätten till ett registrerat varumärke skall
Norge
Danmark
1. søknaden inngis innen to år fra den dag oppsigelsen fikk virkning, og
2. de varer som angis i den norske søknaden var omfattet av varefortegnelsen til den internasjonale registreringen som hadde virkning i Norge.
Kapittel 6 Overdragelser og lisenser m.v.
Kapitel 5
Overdragelse Overdragelse og licens m.v.
§ 52 Retten til varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet og tredje ledd kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til.
Ved overdragelse av virksomhet går retten til slike varekjennetegn som er omhandlet i første ledd over til erververen, hvis de er knyttet til virksomheten og ikke annet er avtalt.
§ 38 Retten til et varemærke kan overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, hvor det benyttes.
Stk. 2. Overdrager nogen sin virksomhed, går retten til virksomhedens varemærker over til erhververen, medmindre andet er eller må anses for at være aftalt.
Virkningen av anmerkning om overdragelse i registrene m.v.
§ 53 Søksmål som gjelder et nasjonalt registrert varemerke,
§ 39 Overdragelse af retten til et registreret varemærke skal
Sverige
Finland
varumärke skall den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av registreringen.
Överlåtelse av rätten till ett nationellt registrerat varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Den som begär att en ny innehavare antecknas skall betala föreskriven avgift.
I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av märket. Överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån.
på begäran antecknas i varumärkesregistret.
Upptäcker registermyndigheten att bruket av ett varumärke som grundar sig på överlåtelse uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten, skall anteckningen dock förvägras, om inte vilseledandet korrigeras genom en ändring eller ett tillägg som görs i varumärket.
Som innehavare av ett registrerat varumärke anses den innehavare som har antecknats i varumärkesregistret.
Licens Licens
54 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare, utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.
Innehavaren av ett varukännetecken kan åberopa de rättigheter som ensamrätten till kännetecknet innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens
54 § Innehavaren av ett varukännetecken kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licens kan gälla hela landet eller en viss del av det och den kan omfatta alla eller endast en del av de varor för vilka kännetecknet har skyddats. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.
Innehavaren av ett kännetecken kan åberopa de rättigheter som kännetecknet
Norge
Danmark
kan alltid reises mot den som står som innehaver i registeret, og meldinger som Patentstyret skal gi en registreringshaver kan alltid sendes til denne.
Overdragelse av et nasjonalt registrert varemerke skal, når den nye innehaveren krever det, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Bestemmelsene i § 35 får tilsvarende anvendelse.
Overdragelse av internasjonale registreringer meldes til Det internasjonale byrået. Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende overfor den som står som innehaver i det internasjonale registeret.
på begæring noteres i varemærkeregistret.
Stk. 2. Indtil overdragelsen er meddelt Patent- og Varemærkestyrelsen, anses indehaveren af varemærket at være den, der senest er noteret i registret.
Lisens Licens
§ 54 En innehaver av varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet eller tredje ledd kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). En lisenshaver kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.
Innehaveren av et varekjennetegn kan påberope sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om lisensens
§ 40 Der kan gives licens til et varemærke for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for hele landet eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv licens eller en simpel licens.
Stk. 2. Licensen skal på indehaverens eller licenstagerens begæring noteres i varemærkeregistret. Ligeledes noteres det i registret, når det senere godtgøres, at licensen er ophørt.
Stk. 3. Indehaveren af et
Sverige
Finland
giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren framställda varorna.
En licens som avser ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Den som begär att en upplåtelse av licens antecknas skall betala föreskriven avgift.
Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret.
innebär gentemot en licenstagare, om denne överträder villkoren för licensen med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagare framställda varorna.
En licens som avser ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i det diarium som registermyndigheten upprätthåller, om det är fråga om en varumärkesansökan. Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret eller diariet.
Utmätning och konkurs Utmätning
55 § Rätten till ett varukännetecken enligt 3 § tredje stycket får inte tas i mät.
Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn gäller detta endast övriga delar av kännetecknet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett
55 § Rätten till ett inarbetat varumärke får inte utmätas.
Om en varumärkesinnehavares egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn, hör rätten till kännetecknet till konkursboet endast till övriga delar, om inte kännetecknet är ett registrerat
Norge
Danmark
varighet, om i hvilken utformning kjennetegnet kan brukes, om hvilke varer det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de varer lisenshaveren fremstiller.
Lisens for et varemerke som er registrert eller søkt registrert, skal når innehaveren eller lisenshaveren krever det og betaler fastsatt avgift, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.
Når innehaveren eller lisenshaveren godtgjør at en registrert lisens er opphørt, skal dette anmerkes i registreret og kunngjøres.
varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning, hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det geografiske område, inden for hvilket varerne må forsynes med varemærket, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.
Kreditorforfølgning Pant og udlæg
§ 55 Rett til varekjennetegn kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene.
Ved konkurs går retten til varekjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller
§ 41 Er retten til et registreret varemærke blevet pantsat, eller er der foretaget udlæg deri, skal Patent- og Varemærkestyrelsen på indehaverens, panthaverens eller rekvirentens begæring notere dette i varemærkeregistret.
Sverige
Finland
kännetecken som enligt denna bestämmelse inte tillhör konkursboet får ändå användas i rörelse som bedrivs för boets räkning.
eller inarbetat varumärke. Ett kännetecken får dock användas i rörelse som bedrivs för konkursboets räkning.
7 kap. Pant m.m.
Panträtt i registrerat varumärke
56 § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57– 65 §§.
Pantsättning
57 § Panträtt i egendom som avses i 56 § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen.
Ansökan om registrering görs hos Patentverket. Den som ansöker om registrering skall betala föreskriven ansökningsavgift.
Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i Patentverkets diarium.
Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken
56 § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas. Om det varumärke som är föremål för en ansökan senare registreras, är föremål för panträtten efter detta rätten till ett registrerat varumärke.
Om pantsättning av rätten till ett varumärke skall avtalas skriftligen och om detta skall en anteckning göras i varumärkesregistret eller i registermyndighetens diarium, om det är frågan om en varumärkesansökan.
Norge
Danmark
innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.
Sverige
Finland
ansökan om registrering först kom in till Patentverket, om inte något annat har avtalats.
Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.
Anteckningen görs på begäran av panttagaren, innehavaren av varumärket eller den som ansöker om registrering av ett varumärke. När det visas att en panträtt har upphört, skall anteckningen strykas ur registret eller diariet.
Om en panträtt överlåts på någon annan, skall överlåtelsen på begäran antecknas i varumärkesregistret eller diariet.
Ansökan om registrering av pantupplåtelse
58 § Ansökan om registrering enligt 57 § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.
Vid tillämpning av denna paragraf skall den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.
59 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patentverkets diarium.
Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.
60 § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.
61 § Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
62 § Registreringen av en panträtt skall strykas, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.
Den rättsliga verkan av anteckningen om pantsättning
63 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 57 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.
Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.
57 § Tidigare överlåtelse till någon annan av rätten till ett varumärke eller annan rätt som gäller detta kan inte åberopas mot en sådan panttagare som handlar i god tro och vars begäran om anteckning som gäller pantsättning har kommit in till registermyndigheten, om inte den andra innan dess har begärt att hans förvärv antecknas.
64 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 57 § kommer in till Patentverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.
Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
65 § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt.
Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.
8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.
7 kap. Påföljder vid intrång i varumärkesrätt
Vitesförbud Förbud och vite
66 § På yrkande av den som har rätt till ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda ett sådant varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till kännetecknet (varumärkesintrång) att fortsätta intrånget.
Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant
58 § Om intrång görs i rätten till ett varukännetecken i strid med bestämmelserna i denna lag, kan domstolen förbjuda den som gör intrång att fortsätta med eller upprepa detta. Domstolen kan förstärka sitt förbud med vite.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Skadestånd Skadeståndsskyldighet
67 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till
1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås.
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
59 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i rätten till ett varukännetecken, är skyldig att till den som lidit skada av intrånget betala skälig gottgörelse för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för all övrig skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Är oaktsamheten endast lindrig, kan ersättningen jämkas.
Om ingen oaktsamhet förekommit, skall den som gjort intrånget betala en skälig gottgörelse för utnyttjandet av varukännetecknet.
På basis av ett intrång i ett registrerat varumärke som har gjorts före registreringsdagen, kan gottgörelse och ersättning krävas endast, om intrånget är uppsåtligt.
Begränsning av skadeståndet Begränsning av skadeståndsskyldigheten
68 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före
61 § Gottgörelse och ersättning för skada kan med stöd av 59 § krävas endast för de fem senaste åren innan talan anhängiggjordes. Rätt till
Norge
Danmark
Vederlag og erstatning Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen
§ 59 Den som forsettlig eller uaktsomt bruker et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade bruken måtte ha medført.
Innehaveren kan kreve erstatning og vederlag også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.
Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.
Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig pålegge inngriperen å betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene foran her.
§ 43 Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, er pligtig at udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.
Stk. 2. Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, er krænkeren pligtig at udrede vederlag og erstatning efter bestemmelserne i stk. 1, i det omfang det skønnes rimeligt.
Stk. 3. Er varemærkeretten stiftet ved registrering, finder reglerne i stk. 1 også anvendelse for tiden mellem ansøgningens indlevering og mærkets registrering, dersom krænkeren vidste eller burde vide, at ansøgningen var indleveret.
Stk. 4. Borgerlige sager, for hvis udfald anvendelsen af denne lov er af væsentlig betydning, anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre parterne vedtager andet.
Sverige
Finland
registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.
Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.
Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.
gottgörelse och ersättning för skada, när talan gällande denna skada inte har anhängiggjorts inom nämnda tid, är förverkad. Om det är fråga om ett registrerat varumärke, kan gottgörelse och ersättning för skada dock krävas med anledning av ett intrång som har skett före registreringsdagen, om talan väcks inom ett år från registreringsdagen.
Straffansvar Straffansvar
69 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 66 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.
60 § Den som uppsåtligen gör intrång i rätten till ett varukännetecken i strid med bestämmelserna i denna lag skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, dömas till böter för varumärkes-förseelse.
Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett sådant brott som nämns i 1 mom., om inte målsägaren anmäler brottet för åtal eller en ytterst viktig allmän fördel kräver att åtal väcks.
Om det är fråga om intrång i ett registrerat varumärke, får till straff inte dömas för ett intrång som har gjorts före registreringsdagen.
Norge
Danmark
Straffansvar
§ 58 Den som forsettlig bruker et kjennetegn i strid med denne lov, straffes med bot eller fengsel inntil tre måneder. Hvis det ved handlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning, er straffen bot eller fengsel inntil ett år.
Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring fra fornærmede, med mindre det kreves av allmenne hensyn. Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket å anse som fornærmet.
§ 42 Forsætlig krænkelse af en varemærkeret, der er stiftet ved registrering eller brug, straffes med bøde. Under særlig skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år.
Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, 1. pkt., påtales af den forurettede. Øvrige overtrædelser påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Sverige
Finland
Begränsning av straffansvaret
70 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.
Förebyggande av fortsatt intrång Förebyggande av fortsatt intrång
71 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varukännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta.
I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.
På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen
62 § På yrkande får domstolen besluta att ett varukännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras så att det inte längre kan missbrukas. Kan en sådan åtgärd inte vidtas på annat sätt, kan det bestämmas att den märkta egendomen skall förstöras eller ändras på visst sätt. I ett sådant fall får domstolen också, på begäran, besluta att egendomen mot ersättning skall lämnas ut till den som har lidit skada av intrånget.
På begäran får domstolen besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras
Norge
Danmark
Avgrensning av virkeområdet til §§ 58 og 59
§ 60 I saker om ulovlig bruk av registrert varemerke kommer § 58 til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen av registreringen.
Bestemmelsene i § 59 kommer til anvendelse bare dersom bruken har funnet sted etter kunngjøringen eller etter at brukeren på annen måte har fått kunnskap om at merket var søkt registrert.
Endring og inndragning m.v.
§ 61 Den som har brukt et varekjennetegn i strid med denne lov, plikter, når den forurettede krever det, å endre eller å fjerne kjennetegnet. Hvis det ikke kan endres eller fjernes uten uforholdsmessige omkostninger for domfelte eller uten å skade eller ødelegge varen, kan de gjenstander som det finnes på, kreves inndratt.
De inndratte gjenstander kan etter avtale mellom domfelte og den forurettede overdras til sistnevnte, mot fradrag i det krav som han måtte ha mot domfelte etter § 59.
I saker om inngrep i rett til varekjennetegn, kan retten bestemme også andre tiltak enn de som er nevnt foran, for å hindre misbruk av kjennetegnet.
§ 44 I sager om krænkelse af en varemærkeret kan retten bestemme, at der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af misbrug af varemærket. I så henseende kan det bl.a. bestemmes, at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes fra de varer, der er i den pågældendes besiddelse eller i øvrigt står til vedkommendes rådighed, eller om fornødent at varerne skal tilintetgøres eller udleveres til den forurettede mod eller uden erstatning.
Sverige
Finland
efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.
Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i första– tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
eller ändras på visst sätt för att det skall kunna förhindras att intrånget fortgår.
Sådan egendom som avses i 1 och 2 mom. får tas i beslag, om den som har lidit av intrånget kräver detta. I fråga om beslag tillämpas i övrigt bestämmelserna om beslag i brottmål.
9 kap. Intrångsundersökning m.m.
72 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (intrångsundersökning).
Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.
73 § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock inte tillämpas.
En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd, skall yrkandet framställas skriftligen.
Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
I övrigt skall en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.
74 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.
I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
75 § Ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla uppgifter om
1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet.
76 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart.
Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.
Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.
77 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap.1–5 §§ samt 18 kap.utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra filmoch ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter.
Myndigheten har också rätt att
Norge
Danmark
Sverige
Finland
ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.
En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.
78 § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde.
I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om
1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.
Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.
79 § Fotografier och filmoch ljudupptagningar av föremål
Norge
Danmark
Sverige
Finland
samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.
10 kap. Övriga bestämmelser
Preklusion m.m. Hur ogiltigförklarandet av en registrering inverkar på följderna
80 § Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till skadestånd eller straff eller besluta om annan åtgärd enligt 66– 79 §§.
I mål om intrång i ett registrerat varumärke skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om upphävande av registreringen slutligt avgjorts. Är talan om upphävande inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom att göra det inom viss tid.
63 § Har registreringen av ett varumärke upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till straff, skadestånd eller besluta om en annan påföljd enligt 58–62 §.
Ifrågasätts giltigheten hos en registrering i ett mål som gäller intrång i ett registrerat varumärke, skall domstolen ålägga svaranden att inom utsatt tid väcka talan om att registreringen skall ogiltigförklaras vid en annan rättegång inom en viss tid. Domstolen skall samtidigt förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens giltighet slutgiltigt avgjorts. Om talan inte har väckts inom utsatt tid, kan domstolen avgöra målet trots invändningen.
Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken
Ansökan om gemenskapsvarumärke
81 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 69 och 70 §§
64 § En ansökan om ett sådant gemenskapsvarumärke som avses i 3 § 3 mom. kan
Norge
Danmark
Sverige
Finland
om straffansvar. I övrigt gäller 66 § om vitesförbud, 67 och 68 §§ om skadestånd, 71 § om förebyggande åtgärder, 72– 79 §§ om intrångsundersökning och 80 § om preklusion m.m. i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patentverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som begär omvandling av en ansökan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning.
lämnas in till Patent- och registerstyrelsen, som sänder den vidare till gemenskapsvarumärkesbyrån. För ansökan skall fastställd avgift betalas till Patent- och registerstyrelsen.
Omvandling av gemenskapsvarumärke eller av ansökan om sådant
65 § En begäran som gäller omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller omvandling av en ansökan till en ansökan om finskt varumärke och som byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) har tillställt
Norge
Danmark
Sverige
Finland
ämbetsverket behandlas som en nationell ansökan under förutsättning att sökanden
1. betalar fastställda avgifter,
2. ger registermyndigheten en översättning till finska eller svenska av en begäran om omvandling jämte bilaga vilka har lämnats in på ett främmande språk,
3. meddelar den adress på vilken sökanden kan nås i Finland och
4. lämnar in en beskrivning av varumärket.
En ansökan som har gjorts genom omvandling anses ha samma ansökningsdag, prioritet eller företräde i Finland som gemenskapsvarumärket eller ansökan.
Behörig domstol Rättslig instans
82 § Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av en registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.
Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål som avses i 81 § och i artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
67 § Helsingfors tingsrätt är laglig domstol i mål som gäller rätt till varumärke, upphävning av en varumärkesregistrering, förbud mot användning av varumärke och intrång i varumärkesrätten, om inte något annat följer av bestämmelserna i denna lag.
Helsingfors tingsrätt är laglig domstol också i mål som drivs mot en sådan märkesinnehavare som inte har hemvist i Finland.
Helsingfors tingsrätt är en sådan gemenskapens
Norge
Danmark
Tvungent verneting m.v.
§ 63 Følgende søksmål reises ved Oslo byrett:
1. søksmål angående prøving av avgjørelse av Patentstyrets annen avdeling som omhandlet i
§ 57, og
2. søksmål angående ugyldigkjennelse eller slettelse av en registrering av et varemerke, jf § 29.
Den som reiser søksmål som nevnt i første ledd nr. 2, skal samtidig gi melding om det til Patentstyret samt i rekommandert brev gi melding til enhver lisenshaver som er
§ 43 a Sø- og Handelsretten i
København er EF-varemærkedomstol i første instans, og Højesteret er EF-varemærkedomstol i anden instans i henhold til EF-varemærkeforordningens art. 91.
Sverige
Finland
varumärkesdomstol som avses i förordningen om gemenskapsvarumärke (EG) nr 40/94 (artikel 92).
Norge
Danmark
innført i Varemerkeregisteret med opplysning om vedkommendes adresse. Dokumenterer saksøkeren ikke at de nødvendige meldinger er gitt, kan retten gi saksøkeren en frist til å gi meldinger. Oversittes fristen, skal saken avvises.
§ 43 b Forbud i henhold til
EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 1, nedlægges af fogedretten.
Stk. 2. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 57 finder tilsvarende anvendelse.
§ 43 c Forbud, der skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 2, nedlægges af Sø- og
Handelsretten i København.
Stk. 2. Sø- og Handelsrettens afgørelser i medfør af stk. 1 kan kæres til Østre Landsret.
Stk. 3. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 57 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.
Fogedretten yder efter anmodning Sø- og Handelsretten bistand til varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i retsplejelovens § 645.
§ 43 d Forbud, der både vedrører et nationalt varemærke og et EF-varemærke, nedlægges af Sø- og Handelsretten i
København, hvis forbudet vedrørende EF-varemærket skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 2. § 43 c, stk. 2–3, finder tilsvarende anvendelse.
Sverige
Finland
Skyldighet för licenshavare och panthavare att underrätta innehavaren
Skyldighet för licenshavare eller panthavare att underrätta innehavaren
83 § Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta. Gör han inte det skall talan avvisas.
Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen.
68 § Vill en licenshavare eller en panthavare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta, vid hot om att talan i annat fall avvisas.
Överklagande Överklagande av registermyndighetens beslut
84 §
Ett slutligt beslut av
Patentverket får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.
Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag, om inte något annat följer av tredje stycket. Ett slutligt beslut av
69 §
Ett slutligt beslut av
registermyndigheten i ett varumärkesärende får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.
Överklagandet görs hos Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Om besvärsförfarandet och behandlingen av ärendet i
Norge
Danmark
Søksmålsrett
§ 62 Hvis det er gitt lisens til bruk av et varemerke er, med mindre de har avtalt noe annet, både lisenshaveren og innehaveren av varemerket søksmålsberettiget i saker om inngrep innenfor lisenshaverens område.
En lisenshaver som reiser inngrepssøksmål plikter å gi melding om dette til lisensgiveren.
Ved inngrep i rett til fellesmerke er bare innehaveren av fellesmerket søksmålsberettiget.
§ 45 Hvis der er givet licens til brug af et varemærke, anses såvel licensgiver som licenstager som påtaleberettiget i sager om krænkelse af varemærkeretten, hvis intet andet er aftalt.
Stk. 2. En licenstager, som vil anlægge sag, skal underrette licensgiveren herom.
Klage til Patentstyrets annen avdeling
Forskellige bestemmelser
§ 56 Den endelige avgjørelse i Patentstyrets første avdeling av en registreringssøknad eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, kan påklages til Patentstyrets annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot.
Første avdelings endelige
§ 46 Patent- og
Vare-
mærkestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) senest 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Inden samme frist skal gebyr for klagebehandlingen betales. Sker
Sverige
Finland
Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.
Överklagande av beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning enligt 30– 32 §§ görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.
besvärsnämnden bestäms särskilt.
Norge
Danmark
avgjørelse av en innsigelse kan påklages til annen avdeling av innehaveren av registreringen eller innsigeren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot.
En endelig avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis slettelse av en registrering etter § 30, kan påklages til annen avdeling av den part som avgjørelsen er gått imot.
En avgjørelse i første avdeling om hel eller delvis opphevelse av en registrering etter bestemmelsene i § 32, kan påklages til annen avdeling av innehaveren.
Blir en begjæring om
1. gjenopptagelse etter § 20 tredje ledd,
2. om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, eller 31,
3. om endring av et varemerke etter § 25,
4. om fornyelse av registrering etter § 27,
5. om slettelse etter § 31,
6. om oppreisning etter § 65, avslått eller avvist av første avdeling, eller blir
7. en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 39,
avvist av første avdeling, kan avgjørelsen påklages til annen avdeling av den som innga begjæringen eller søknaden.
Klage må være
dette ikke, skal klagen afvises. Indbringelse for Patentankenævnet har opsættende virkning.
Stk. 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Patent- og
Varemærkestyrelsen, som kan påklages til ankenævnet, kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Søgsmål til prøvelse af ankenævnets afgørelser skal anlægges inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Søgsmålet har opsættende virkning.
Sverige
Finland
Bemyndiganden Närmare bestämmelser om verkställande
85 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Regeringen får också meddela närmare föreskrifter om avgifter.
70 § Närmare bestämmelser om verkställandet av denna lag kan meddelas genom förordning av statsrådet. Registermyndigheten kan utfärda detaljerade bestämmelser om varumärkesansökan och behandlingen av den.
Norge
Danmark
innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. I motsatt fall skal klagen avvises. Det samme gjelder dersom klageavgift ikke betales innen fastsatt frist.
Selv om klagen frafalles, kan den prøves dersom særlige grunner taler for det.
Om dokumentene i klagesaker etter bestemmelsen her gjelder § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende.
Delegasjonsbestemmelse
§ 67 Kongen gir nærmere bestemmelser om søknader om registrering, registreringer og innsigelser og behandlingen av dem, herunder om adgang til å bruke annet språk enn norsk i henvendelser til eller annen korrespondanse med Patentstyret, om avgiftsplikt ved deling av søknader eller registreringer, om avgiftssatser, om avgiftsbetaling, om Varemerkeregisteret, om kunngjøringer etter loven, om den tidende
Patentstyret utgir, samt om gjennomføringen av loven her for øvrig.
§ 60 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.5 Der kan herunder fastsættes særlige regler om offentliggørelse af de internationalt registrerede varemærker, jf. § 51, og om fremsættelse af indsigelser herimod, jf. § 52. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om gebyrer for behandling af sager i forbindelse hermed.
5 Kapitel 8
Sverige
Finland
Avgifter
71 § Om de avgifter som skall tas ut i enlighet med denna lag bestäms särskilt.
Norge
Danmark
§ 49 Henlægger erhvervs ministeren sine beføjelser efter loven til Patent- og Varemærkestyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.
Kapittel 9 Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn
§ 64 Hvis et varekjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villede, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på en slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet.
Søksmål om dette kan reises av Patentstyret og av enhver som har rettslig interesse i det.
Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser
Oppreisning for oversittelse av frist
§ 65 Dersom en som søker om registrering av et varemerke
Sverige
Finland
Norge
Danmark
eller har begjært at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, oversitter en frist som er gitt i eller i medhold av kapittel 2, kapittel 4 eller kapittel 5, slik at søknaden eller begjæringen av den grunn ikke kan imøtekommes, skal vedkommende på begjæring gis oppreisning, såfremt det godtgjøres at søkeren selv og i tilfelle også dennes fullmektig, har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Begjæringen må være innkommet skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest fire måneder etter fristens utløp. Innen samme frist skal den unnlatte handling være foretatt. For behandling av oppreisningsbegjæring skal det betales fastsatt avgift.
Første ledd gjelder tilsvarende dersom en registreringshaver oversitter frist satt i medhold av § 37 fjerde ledd.
Første ledd gjelder ikke frister som er satt i medhold av § 40 eller i forskrift etter §§ 18 og 19.
Rett til å se Varemerkeregisteret. Begjæringer om frist m.v.
§ 66 Enhver har rett til å få se
Varemerkeregisteret og få bekreftet utskrift av det, eller kopi av saksdokumenter med bilag
Sverige
Finland
Norge
Danmark
som er tilgjengelige for enhver i henhold til §§ 12, 22, 24, 30, 31 eller 56. For utskrifter og kopier betales fastsatt avgift.
Begjæres frist eller forlengelse av frist til å rette mangler, avgi uttalelse, inngi nærmere begrunnelse eller lignende, skal det betales fastsatt avgift som tilbakebetales hvis den begjærte fristen ikke innvilges.
Avgift som omhandlet i annet ledd skal ikke betales for frist eller fristforlengelse i innsigelsessak eller saker etter kapittel 5.
§ 47 Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører varemærker og varemærkeret.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om betalingen herfor.
Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder, bortset fra § 4, stk. 2, ikke for de opgaver, der er nævnt i stk. 1.
§ 48 Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om varemærkeansøgninger og deres behandling. Det kan herunder bestemmes, i hvilket omfang Patent- og
Varemærkestyrelsen af egen drift skal påse, om betingelserne for registrering af varemærket er til stede. Erhvervsministeren
Sverige
Finland
Norge
Danmark
fastsætter endvidere bestemmelser om deling af ansøgninger og registreringer, om behandling af indsigelser og administrativ ophævelse, om påberåbelse af fortrinsrettigheder, jf. §§ 18 og 19, om registrering og udslettelse af varemærker og om ekspeditioner, underretninger, udskrifter af registret m.v.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om registrets indretning og førelse, om hvilke oplysninger, der kan indføres i registret, og om offentliggørelse af registreringer m.v.
Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte gebyrer for deling af ansøgninger og registreringer, for ekspeditioner, underretninger, udskrifter m.v. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling m.v. af de omhandlede gebyrer.
Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af Forordningen om EF-varemærker, herunder bestemmelser om EF-varemærkeansøgningers og registreringers overgang til nationale ansøgninger, om ekspeditioner, underretninger m.v. samt om gebyrer herfor.
Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage, der
Sverige
Finland
Norge
Danmark
betragtes som lukkedage for Patent- og Varemærkestyrelsen.