Prop. 2009/10:225
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
1
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 3 juni 2010
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).
Ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor införs. Avsikten är att det ska bli enkelt och billigt att häva registreringar som innehavaren inte längre har något intresse av. Ansökan görs hos registreringsmyndigheten.
Handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen i övrigt utformas så att de blir tydligare och möjliggör en effektiv handläggning av registreringsärenden. En ansökan om registrering av ett varumärke ska kunna avslås delvis. Invändningsfristen förlängs från två till tre månader. Det blir också möjligt att snabbare och enklare avgöra invändningar som är uppenbart ogrundade, har allvarliga brister eller har gjorts av någon som inte är berörd av registreringen.
Det föreslås att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från år 2006. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.
Utöver de sakliga förändringarna har en övergripande språklig och redaktionell modernisering av det varumärkesrättsliga regelsystemet gjorts. Lagen har också gjorts mer överskådlig. Reglerna i firmalagen samordnas så långt möjligt med reglerna i varumärkeslagen.
Den nya varumärkeslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
2
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................9 2 Lagtext............................................................................................10 2.1 Förslag till varumärkeslag................................................10
2.2
Förslag till lag om ändring i
firmalagen (1974:156)
........47
2.3
Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten...........................................................64
2.4 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
................................................66
3 Ärendet och dess beredning............................................................67 4 Varumärken och firmor – en överblick...........................................68 4.1 Inledning ..........................................................................68
4.2
Ensamrättens uppkomst och innebörd..............................69
4.3
Närmare om registrering av varumärken och firmor........71
4.3.1 Varumärken.....................................................71 4.3.2 Firmor .............................................................72
4.4
Ensamrättens upphörande ................................................73
4.5
Sanktioner ........................................................................73
4.6 Kollektivmärkeslagen ......................................................74 4.7 Internationella överenskommelser ...................................74
4.7.1
Varumärkesområdet ........................................74
4.7.2
Firmaområdet ..................................................77
5
Allmänna utgångspunkter...............................................................79
5.1
Varumärkeslagstiftningen behöver moderniseras ............79
5.2 En helt ny varumärkeslag införs ......................................80
6
Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor ...................................................................84 6.1 Hur officialprövningen ser ut i dag ..................................84
6.1.1
Varumärkesrätten ............................................84
6.1.2
Firmarätten ......................................................88
6.2 Förslag på förändrad utformning av officialprövningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28.........90
6.3
Officialprövningen behålls både för varumärken och
firmor ...............................................................................91
7 Inarbetade varukännetecken m.m. ..................................................99
7.1
Inarbetning .......................................................................99
7.1.1 Svenska förhållanden ......................................99 7.1.2 Internationella förhållanden ..........................100
7.1.3
Förutsättningarna för att ett varukännetecken ska anses inarbetat ändras inte .....................................................103
7.2 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning.........107
7.2.1
Svenska förhållanden ....................................107
7.2.2
Internationella förhållanden ..........................108
7.2.3 Det varumärkesrättsliga skyddet för firma och namn utvidgas och preciseras.................109
8 Ensamrättens omfattning m.m. .................................................... 113 Prop. 2009/10:225
3
8.1
Rättigheter knutna till ett varukännetecken ................... 113
8.1.1
Svenska förhållanden.................................... 113
8.1.2 Internationella förhållanden.......................... 114 8.1.3 Reglerna om ensamrättens innebörd anpassas ytterligare till
varumärkesdirektivet .................................... 117
8.2 Begränsningar av ensamrätten....................................... 130 8.2.1 Gällande regler om begränsningar i
ensamrätten................................................... 130
8.2.2
Begränsningarna i ensamrätten förtydligas... 130
8.3 Vad som kan utgöra ett varumärke................................ 133 8.3.1 Vilka tecken som kan utgöra ett
varumärke i dag ............................................ 133
8.3.2
Oförändrade regler om vad som kan utgöra ett varumärke..................................... 134
8.4 Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt ......... 134
8.4.1
Gällande regler om vad som är utelutet
från ensamrätt ............................................... 134
8.4.2 En enhetlig reglering införs om att kännetecken som endast består av en viss form inte kan omfattas av ensamrätt............. 134
8.5
Konsumtion av ensamrätten .......................................... 136
8.6 Kolliderande rättigheter................................................. 136 8.6.1 Gällande regler om kolliderande
rättigheter...................................................... 136
8.6.2
Endast mindre förändringar av reglerna om företrädesrätt, passivitet och samexistens................................................... 137
8.7
Uppgiftsskyldighet när ett varumärke återges i
lexikon m.m................................................................... 139
8.7.1 Uppgiftsskyldighet i dag............................... 139 8.7.2 Uppgiftsskyldigheten utvidgas och omfattar även elektroniskt
tillgängliggörande......................................... 140
9 Närmare om registreringen av varumärken.................................. 141
9.1
Inledning........................................................................ 141
9.2 Handläggningen av ansökningar om registrering .......... 142 9.2.1 Handläggningen i dag................................... 142 9.2.2 Handläggningsreglerna förenklas och
förtydligas..................................................... 143
9.3 Invändningsförfarandet.................................................. 149 9.3.1 Invändningsförfarandet i dag........................ 149 9.3.2 Invändningsförfarandet görs mer effektivt ... 150
9.4
Grundläggande bestämmelser om särskiljningsförmåga...................................................... 157 9.4.1 Dagens regler om särskiljningsförmåga ....... 157
9.4.2
En definition av begreppet
särskiljningsförmåga införs .......................... 159
9.5 Bristande särskiljningsförmåga ..................................... 163
9.5.1 Nuvarande regler om tecken eller benämningar som är beskrivande eller
blivit sedvanliga beteckningar.......................163
4
9.5.2 Tydligare regler om hinder mot registrering vid bristande
särskiljningsförmåga .....................................164
9.6
Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och geografiska ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker.............167
9.6.1
Gällande svenska och internationella bestämmelser om angivelser av geografiskt ursprung......................................167
9.6.2 Utökade möjligheter att registrera kollektiv-, garanti- och kontrollmärken som anger geografiskt ursprung och nytt registreringshinder för vin och spritdrycker ...................................................169
9.7
Absoluta registreringshinder och registreringshinder
med hänsyn till äldre varu- och näringskännetecken .....173
9.7.1 Gällande svenska regler om absoluta registreringshinder och registreringshinder som tar sikte på andras
varu- och näringskännetecken.......................173
9.7.2 EU-rättsliga regler.........................................175 9.7.3 Skärpta krav för att ett inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder och ytterligare anpassning av övriga hinder till varumärkesdirektivet.....................................177
9.8 Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt
skyddade verk m.m. .......................................................191
9.8.1
Dagens regler om släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk och liknande rättigheter som registreringshinder.........................................191
9.8.2
Släktnamnshindret begränsas och titelskyddet tas bort .......................................193
9.9 Prioritet ..........................................................................199
9.9.1
Dagens prioritetsregler ..................................199
9.9.2
Prioritetsreglerna förtydligas och förs in i lagen 202
9.10 Ändringar i ett registrerat varumärke m.m.....................205 9.10.1 Dagens regler om varumärkesinnehavarens möjligheter att begära oväsentliga ändringar i det registrerade varumärket.................................205 9.10.2 Oförändrade regler om ändringar i ett
registrerat varumärke m.m. ...........................205
9.11 Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering .....................................................................206
9.11.1
Skyddstid och förnyelse i dag .......................206
9.11.2 Reglerna om registreringens giltighetstid, förnyelse och avförande av en registrering
behålls oförändrade ...................................... 207
5
10
Hävning av registrering................................................................ 208
10.1
Grunder för hävning av registrering .............................. 208
10.1.1 Svenska förhållanden i dag........................... 208 10.1.2 EU-rättsliga bestämmelser om
hävningsgrunder ........................................... 209
10.1.3
Tydligare hävningsbestämmelser ................. 210
10.2 Förfaranden för hävning av registrering........................ 218 10.2.1 Hur en varumärkesregistrering hävs i dag .... 218
10.2.2
En möjlighet till administrativ hävning
hos PRV införs ............................................. 220
10.3 Allmänna principer för förfarandet för administrativ hävning .......................................................................... 223
10.3.1
Närmare om förfarandet ............................... 227
10.3.2
Återvinning och överklagande...................... 237
10.3.3 Övriga frågor ................................................ 240
10.4 Kravet på förfång vid hävning av registrering............... 242 10.4.1 Dagens regler om vem som får föra talan
om hävning ................................................... 242
10.4.2 EU-rättsliga bestämmelser om vem som kan föra talan om hävning ............................ 245
10.4.3
Kravet på förfång tas bort............................. 245
11 Internationell varumärkesregistrering .......................................... 250
11.1
Allmänt om Madridöverenskommelsen och
Madridprotokollet.......................................................... 250
11.2 Nuvarande svenska regler om internationell varumärkesregistrering .................................................. 251 11.3 Tillträde till Madridöverenskommelsen ........................ 255
11.4
Utformningen av reglerna om internationell varumärkesregistrering .................................................. 256
11.5 Vissa frågor om ansökan om internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk
registrering eller ansökan om registrering ..................... 257
11.6 Handläggningen av en ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige........................................................................... 260
11.7
Övriga frågor om internationell varumärkesregistrering .................................................. 265
12
Sanktioner m.m. ........................................................................... 267
12.1 Allmänt om sanktioner m.m. ......................................... 267 12.2 Skadestånd vid varumärkesintrång................................ 268
12.2.1
Nuvarande regler om skadestånd.................. 268
12.2.2
Ingen förändring av skadeståndsbestämmelserna ......................... 269
12.3 Förutsättningar för väckande av allmänt åtal................. 270 12.3.1 Allmänt åtal för varumärkesintrång i dag ..... 270
12.3.2 Oförändrade regler om förutsättningar för
att väcka allmänt åtal.....................................270
6
12.4
Övriga bestämmelser på sanktionsområdet förändras inte .................................................................................271
13
Fastställelsetalan och vissa anknytande processuella frågor.........273
13.1 Fastställelsetalan avseende varukännetecken i dag ........273 13.2 Särregler om fastställelsetalan och vilandeförklaring tas bort och ytterligare bestämmelser införs om
underrättelseskyldighet vid intrångstalan.......................275
14
Övriga frågor om den nya
varumärkeslagen
.................................286
14.1
Användning av vilseledande varukännetecken ..............286
14.1.1 Gällande varumärkesrättsliga regler om användning av vilseledande
varukännetecken............................................286
14.1.2
Förbud mot vilseledande varukännetecken ska i fortsättningen hanteras enligt marknadsföringslagstiftningen ......................287
14.2 Överlåtelse- och licensfrågor .........................................289
14.2.1
Dagens svenska regler om överlåtelse och licens 289
14.2.2 Internationella bestämmelser om
överlåtelse och licens ....................................290
14.2.3
Reglerna om överlåtelse och licens förenklas och förtydligas...............................291
14.3 Bättre rätt till varumärke ................................................295
14.3.1
Dagens svenska regler om bättre rätt på
det industriella rättsskyddets område ............295
14.3.2 Internationella bestämmelser om överföring av varumärkesregistreringar ........297 14.3.3 Nya regler om överföring av ansökan på
grund av bättre rätt ........................................298
14.4 Pantsättning av ett registrerat varumärke .......................304 14.4.1 Pantsättningsreglerna i dag............................304
14.4.2
Dagens regler om pantsättning av ett
registrerat varumärke behålls oförändrade ....305
14.5 Registrering såsom i hemlandet .....................................307 14.5.1 Nuvarande ordning........................................307 14.5.2 Reglerna om registrering såsom i
hemlandet förtydligas och utvidgas...............307
14.6 Utmätning och konkurs..................................................310 14.6.1 Dagens svenska regler om utmätning och konkurs avseende varumärkesrättigheter ......310
14.6.2
Internationella bestämmelser om exekutiva åtgärder .........................................310
14.6.3 Oförändrade regler om utmätning och
konkurs..........................................................311
14.7
Överklagande .................................................................312
15 Singaporekonventionen om varumärkesrätt .................................313
15.1 Allmänt om Singaporekonventionen om
varumärkesrätt ............................................................... 313
7
15.1.1
Inledning....................................................... 313
15.1.2 En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om
varumärkesrätt .............................................. 314
15.2
Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt ............................................................... 315
15.3 Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen
om varumärkesrätt – artikel 2........................................ 317
15.4
Formella krav på en ansökan om registrering – artikel 3.......................................................................... 318
15.5 Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4....................... 321
15.5.1
Svenska regler om ombud ............................ 321
15.5.2
Tidigare överväganden av ombudskrav........ 322
15.5.3 Reglerna om ombud anpassas till EUrätten och till Singaporekonventionen om
varumärkesrätt .............................................. 324
15.6
Fastställande av ingivningsdag – artikel 5..................... 331
15.7 Delning av ansökningar och registreringar – artikel 7... 333 15.8 Ingivande av handlingar och andra meddelanden – artikel 8.......................................................................... 334
15.9
Ändring av namn- eller adressuppgifter – artikel 10 ..... 337
15.10 Anteckning av ny innehavare – artikel 11 ..................... 338 15.11 Rättelse av misstag – artikel 12 ..................................... 339
15.12
Registreringens giltighetstid och förnyelse av en
registrering – artikel 13 ................................................. 340
15.13 Anstånd, återupptagen handläggning och återställande av försutten tid – artikel 14....................... 341
15.14
Anteckning om licens m.m. – artiklarna 17–20............. 345
15.15
Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21........ 346
15.16 Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt ............................................................... 347
16 Ändringar i firmalagen................................................................. 349 16.1 Allmänna utgångspunkter.............................................. 349
16.1.1
Behovet av ett särskilt känneteckensskydd
för näringskännetecken................................. 349
16.1.2 Utgångspunkter för ändringarna i firmalagen..................................................... 350
16.2 Särskiljningsförmåga som villkor för registrering......... 351
16.3
Verksamhetsbeskrivningens utformning ....................... 354
16.4 Registreringsförfarandet ................................................ 356 16.5 Registreringshinder ....................................................... 357 16.5.1 Geografiska ursprungsbeteckningar för
vin och spritdrycker...................................... 357
16.5.2 Övriga registreringshinder............................ 359
16.6 Förhandsgranskning av firma ........................................ 362
16.7
Hävning av registrering ................................................. 363
16.7.1
Partiell hävning av firmaregistrering ............ 363
16.7.2 Grunderna för hävning av registrering.......... 365
16.7.3 Administrativ hävning av
firmaregistrering............................................368
8
16.8
Vissa andra ändringar i
firmalagen
................................374
17
Övriga frågor som är gemensamma för varumärkes- och
firmarätten ....................................................................................377
17.1 Användning av kännetecken på Internet ........................377 17.2 Sekretess i mål och ärenden om varukännetecken
och näringskännetecken .................................................380
17.2.1
Nuvarande ordning........................................380
17.2.2 En ny sekretessbestämmelse införs för mål och ärenden om varu- eller
näringskännetecken .......................................382
18 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................386 19 Ekonomiska och andra konsekvenser ...........................................390
20
Författningskommentar.................................................................395
20.1 Förslaget till varumärkeslag...........................................395 20.2 Förslaget till lag om ändring i firmalagen......................492
20.3
Förslaget till lag om ändring i lagen om
Patentbesvärsrätten.........................................................507
20.4 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen ................................................................508 Bilaga 1 Sammanfattning av SOU 2001:26 ......................................510
Bilaga 2 Författningsförslag i
SOU 2001:26
....................................521
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser (
SOU 2001:26
)..............567
Bilaga 4 Singapore Treaty on the Law of Trademarks .....................568 Bilaga 5 Regulations under the Singapore Treaty on the Law of
Trademarks.........................................................................609
Bilaga 6 Sammanfattning av Ds 2008:28..........................................627
Bilaga 7 Författningsförslag i
Ds 2008:28
........................................628
Bilaga 8 Förteckning över remissinstanser (Ds 2008:28) .................632 Bilaga 9 Lagrådsremissens lagförslag...............................................633 Bilaga 10 Lagrådets yttrande ..............................................................691
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 juni 2010 ..........704
Rättsdatablad ........................................................................................705
9
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1. varumärkeslag,
2. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
3. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
dels godkänner
5. Singaporekonventionen om varumärkesrätt (avsnitt 15.2).
10
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till varumärkeslag
Härigenom föreskrivs1 följande.
1 kap. Grundläggande bestämmelser Lagens tillämpningsområde
Varumärken och andra varukännetecken m.m.
1 § I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till.
Lagen innehåller också bestämmelser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade i Europeiska unionen.
Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken
2 § En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (kollektivmärken) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.
En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (garanti- eller kontrollmärken) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser. Detsamma gäller för stiftelser, föreningar, bolag och andra sammanslutningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.
Gemenskapsvarumärken
3 § Lagen innehåller även vissa bestämmelser om gemenskapsvarumärken.
Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken2.
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25, Celex 32008L0095). 2 EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).
Vad som kan utgöra ett varumärke
11
4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.
Särskiljningsförmåga
5 § Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.
Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som
1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.
Förvärv av ensamrätt
Ensamrätt genom registrering
6 § Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket.
Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt 5 kap.
Ensamrätt genom inarbetning
7 § Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan registrering genom inarbetning.
Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken
8 § Den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga
för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
12
Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt
9 § Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
Ensamrättens innebörd
10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är
1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller
3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Som användning anses
1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.
Begränsning av ensamrätten
11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.
Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.
Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller
benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.
13
Konsumtion av ensamrätten
12 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.
Kolliderande rättigheter
Företrädesrätt
13 § Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §.
Verkan av passivitet (registrerade varumärken)
14 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om
1. ansökan om registrering gjorts i god tro, och
2. innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd.
Om varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster.
Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)
15 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.
Samexistens
16 § I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rätten till det yngre varukännetecknet användningen av det äldre.
På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast
får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke.
14
Uppgiftsskyldighet
17 § Vid utgivning av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter är skriftens författare, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att varumärket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Den som inte följer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.
2 kap. Nationell registrering av varumärken Ansökan om registrering
Ansökans innehåll
1 § Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos
Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla
1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och
4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).
En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska dessutom innehålla uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas.
Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.
Ändring av ansökan
2 § En sökande får göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varu- eller tjänsteförteckningen i ansökan.
Delning av ansökan
3 § En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar som varorna eller tjänsterna fördelas på.
Ansökningarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.
Allmänna registreringsvillkor
15
4 § Ett varumärke får inte registreras om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
5 § Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.
6 § Tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung får registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken även om de enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 saknar särskiljningsförmåga.
Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen
7 § Ett varumärke får inte registreras om det
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen.
Ett varumärke får inte heller registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter
8 § Ett varumärke får inte registreras om det
1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,
2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,
3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller
4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.
Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3
1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
Pr
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,
op. 2009/10:225
16
3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt
4. ett gemenskapsvarumärke.
9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om
1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och
2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.
10 § Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av
1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,
3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.
11 § Bestämmelserna i 8–10 §§ utgör inte hinder mot registrering, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.
Undantag för en del av ett varumärke från skydd
12 § Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen.
Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan sådant undantag som avses i första stycket.
Varu- och tjänsteklasser
13 § Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om indelningen i klasser.
Prioritet
14 § En ansökan om registrering av ett varumärke i Sverige ska, i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken, anses gjord samtidigt med en ansökan om
registrering av varumärket som sökanden, eller någon som har överlåtit sin rätt till sökanden, först gjort i ett annat land, om förutsättningarna i andra–fjärde styckena är uppfyllda.
17
Den tidigare ansökan ska ha gjorts i
1. ett annat land som är anslutet till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (SÖ 1970:60),
2. en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30), eller
3. en annan stat eller ett annat område, om svenska ansökningar ger rätt till motsvarande prioritet där, och om lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.
Ansökan om registrering av varumärket i Sverige ska göras inom sex månader från det att ansökan gjordes i det andra landet eller området.
En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats. Sökanden ska lämna uppgifter om
1. vem som gjorde den tidigare ansökan,
2. var och när den tidigare ansökan gjordes, och
3. den tidigare ansökans nummer, så snart det är möjligt.
15 § Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att inom en viss tid styrka rätten till prioritet genom att ge in
1. ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen, utfärdat av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan, och
2. en av samma myndighet styrkt kopia av ansökan och, i förekommande fall, en bild som visar varumärket.
Den förelagda tiden får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingivandet av ansökan om registrering av varumärket i Sverige.
Följer sökanden inte föreläggandet, gäller inte rätten till prioritet. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet
16 § En ansökan om registrering av ett varumärke ska i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken anses gjord första gången varumärket använts för en vara eller tjänst i samband med visning på en internationell utställning enligt konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar (SÖ 1996:30), om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda.
Ansökan om registrering av varumärket ska göras inom sex månader efter det att varumärket första gången användes på utställningen.
En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats samt visa när varumärket användes på utställningen. Sökanden ska då också ge in de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att utställningen var sådan som avses i första stycket.
Handläggningen av en ansökan om registrering
Prövningen av ansökan
17 § Uppfyller ansökan inte kraven i 1 § första och andra styckena och 2 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska
Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna
eller att yttra sig inom en viss tid. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte svarar i rätt tid. Har sökanden inte betalat ansökningsavgiften, ska verket förelägga sökanden att betala avgiften. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte betalar i rätt tid.
18
Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala ansökningsavgiften efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.
18 § Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § första stycket första meningen även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan helt eller delvis avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Avskrivning vid återkallelse
19 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.
Återupptagande av en avskriven ansökan
20 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.
Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.
Överföring av ansökan på grund av bättre rätt
21 § Om någon påstår inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, och saken är oviss, får verket förelägga honom eller henne att väcka talan vid domstol inom en viss tid. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, får Patent- och registreringsverket förklara ärendet om registrering vilande till dess att målet avgjorts slutligt.
22 § Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, ska verket på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs på ska betala ny ansökningsavgift.
Ansökan får inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.
Registrering
23 § Om ansökan om registrering av ett varumärke uppfyller de krav som avses i 1 § första–tredje styckena och 2 § och det inte finns något hinder
mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret. Beslutet ska kungöras.
19
Om en ansökan har avslagits delvis, ska varumärket föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.
När ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras ska också uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas föras in i registret och kungöras.
Invändning
Tidsfrist för invändning och invändningens innehåll
24 § När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.
Invändningen ska innehålla
1. uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. uppgift om den registrering som invändningen avser, och 4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.
Brister i invändningen
25 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.
Underrättelse om invändningen
26 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av det registrerade varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.
Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.
Prövning av en återkallad invändning
27 § Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 8–10 §§.
Beslut om invändningen
20
28 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 4–10 §§ mot registreringen, häva registreringen helt eller delvis.
En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket begär det.
Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.
Ändringar i ett registrerat varumärke
Oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke
29 § På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.
Den som ansöker om ändring i ett varumärke ska betala föreskriven avgift.
När ett registrerat varumärke ändras ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
Delning av en registrering
30 § En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera registreringar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Registreringarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.
Ändring av villkor för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken
31 § Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.
De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.
Registreringens varaktighet
32 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering kom in till Patent- och registreringsverket och i tio år från registreringsdagen.
Förnyelse av en registrering
33 § Registreringen kan förnyas varje gång för en period om tio år räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan om
förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.
21
Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom den frist som anges i första stycket ska anses utgöra en ansökan om förnyelse.
Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.
34 § Om det inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan om förnyelse avser eller om förnyelseavgiften inte har betalats, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. I föreläggandet ska det finnas en upplysning om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.
Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala förnyelseavgift efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan. Finns det en brist enligt första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan om förnyelse avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.
Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.
Avförande av registrering
35 § Om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han eller hon begär att den ska tas bort helt eller delvis, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning. Beslutet ska kungöras.
3 kap. Hävning av registrering Grunder för hävning
Allmänna grunder
1 § En registrering av ett varumärke får hävas om
1. märket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till märket ändå inte får bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §. En registrering får vidare hävas om
1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,
2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
3. varumärket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är registrerat för.
I de fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning enligt 2 §.
22
Underlåten användning
2 § En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.
Med sådant bruk som avses i första stycket likställs
1. att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, och
2. att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet endast för exportändamål.
Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke.
Registreringen får inte hävas om varumärket har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken
3 § En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får hävas, förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om
1. villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 31 §, eller
2. märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen.
Partiell hävning
4 § Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, ska registreringen hävas för dessa varor eller tjänster.
Tillvägagångssätt
23
5 § Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–19 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.
Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.
Administrativ hävning
Ansökans innehåll
6 § En ansökan om administrativ hävning ska innehålla
1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,
2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och
3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.
En sökande ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.
Brister i ansökan
7 § Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.
Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.
Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.
Avskrivning vid återkallelse
8 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.
Ogrundad ansökan
9 § Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 13 § tillämpas.
Föreläggande för innehavaren att yttra sig
24
10 § Tar Patent- och registreringsverket upp ansökan till prövning, ska verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.
I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att
1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och
2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.
I föreläggandet ska det upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.
Delgivning av föreläggandet
11 § Föreläggandet enligt 10 § ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av föreläggandet.
Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.
12 § Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge föreläggandet, ska verket pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.
Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.
Överlämnande till tingsrätt
13 § Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan helt eller delvis, ska
Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, ärendet i den bestridda delen ska överlämnas till tingsrätt.
En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad
handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas i den del det är bestritt.
25
14 § En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 13 § första stycket ska innehålla en upplysning om
1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 13 §.
Hävning av registreringen
15 § Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket häva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren bestritt endast en del av ansökan, ska verket häva registreringen i den obestridda delen.
Återvinning
16 § Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från dagen för beslutet.
Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska verket avvisa ansökan.
Underrättelser
17 § Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.
Avvisas en ansökan om hävning, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska verket underrätta innehavaren om detta. Meddelar verket något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.
Rättskraft
18 § Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 15 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.
Den fortsatta handläggningen vid tingsrätten
19 § Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.
20 § Om en tingsrätt, som får ett mål från Patent- och registreringsverket eller från en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.
26
Avförande av registrering
21 § Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av
Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.
4 kap. Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare Registrering såsom i hemlandet
1 § Är sökandens hemland en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, eller en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om det inte finns hinder enligt 2 §.
Är sökandens hemland någon annan stat eller något annat område än som avses i första stycket, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om
1. motsvarande rätt ges i fråga om en svensk registrering i den staten eller i det området,
2. där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen, och
3. det inte finns hinder enligt 2 §. En sökande som begär registrering enligt denna paragraf ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Detsamma gäller vid förnyelse av ett varumärke som registrerats enligt denna paragraf.
2 § Ett varumärke får inte registreras enligt 1 § om det helt saknar särskiljningsförmåga eller om det finns något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 §, 5 § andra stycket och 6–11 §§.
Ett varumärke som har registrerats enligt 1 §, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland.
Ombud och delgivning
27
Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering
3 § Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, att utse och till verket anmäla ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet.
Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följden av att föreläggandet inte följs.
Ombud för en innehavare av en varumärkesregistrering
4 § En innehavare av en varumärkesregistrering, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.
Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till innehavaren under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts.
5 kap. Internationell varumärkesregistrering Vad som avses med internationell varumärkesregistrering
1 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån) har gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (SÖ 1994:82).
Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
Ansökan om internationell varumärkesregistrering
Vem som får ansöka om internationell varumärkesregistrering
2 § Den som innehar eller har ansökt om en svensk varumärkesregistrering, och som är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller
bedriver näringsverksamhet som har etablerats här får ansöka om internationell registrering av varumärket.
28
Var ansökan ges in och dess innehåll
3 § En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla
1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,
4. en tydlig återgivning av varumärket,
5. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),
6. uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen ska gälla, och
7. de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.
Behandlingen av ansökan
4 § Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansökan uppfyller kraven i 3 § och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.
Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avskrivas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.
Uppfyller ansökan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.
5 § Om sökanden återkallar ansökan innan Patent- och registreringsverket har skickat intyg och ansökan till Internationella byrån, ska ärendet avskrivas.
Återupptagande av en avskriven ansökan
6 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.
Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.
Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder
29
7 § Den som innehar en internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering får ansöka om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare länder.
En ansökan enligt första stycket ges in till Internationella byrån. Om sökanden har hemvist i Sverige, får en ansökan enligt första stycket i stället ges in till Patent- och registreringsverket. En sådan ansökan ska vara skriven på engelska. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökans innehåll.
Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige
Prövningen av ansökan
8 § Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket pröva om det finns något hinder mot detta.
Sådant hinder finns om det skulle ha funnits något hinder mot en nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§.
Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt andra stycket, ska verket ge Internationella byrån besked om att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte kan gälla i Sverige. Ett sådant besked ska ges inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt första stycket samt innehålla skälen till att registreringen inte kan gälla här.
Beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i Sverige
9 § Har Patent- och registreringsverket lämnat ett besked till Internationella byrån enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det då fortfarande finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§.
Införande av varumärket i varumärkesregistret
10 § Finns det inte något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.
Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella varumärkesregistreringen delvis inte gäller i Sverige, ska varumärket föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.
Invändning
30
11 § När Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.
Invändningen ska innehålla
1. uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress, 3. uppgift om den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser, och
4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.
12 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.
13 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.
Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.
14 § Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.
15 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, besluta att registreringen helt eller delvis inte ska gälla här. Annars ska invändningen avslås.
En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning, om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär det.
Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas senare.
Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.
31
Verkan av ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige
16 § Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i
Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån i underrättelsen enligt 8 § första stycket har angett för den internationella varumärkesregistreringen eller för en senare begäran om att registreringen ska gälla i Sverige.
En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i 4 kap. ska dock inte tillämpas.
Det som föreskrivs i 7 kap. om pantsättning av en ansökan om registrering av ett varumärke ska tillämpas även i fråga om en ansökan enligt 8 § första stycket om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.
Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige kan hävas enligt 3 kap. Det som föreskrivs i 3 kap. om registrering av ett varumärke ska då i stället avse beslutet om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.
17 § Om en internationell varumärkesregistrering har förnyats, ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
Utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell varumärkesregistrering
18 § När någon innehar både en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och en svensk registrering av samma varumärke, ersätter den internationella varumärkesregistreringen den svenska, om den internationella varumärkesregistreringen gäller här i landet från en senare tidpunkt än den svenska och alla varor eller tjänster som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen.
Detta innebär ingen inskränkning i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.
På begäran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket anteckna att den internationella varumärkesregistreringen ersätter den svenska samt kungöra detta.
Följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör
19 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess giltighet här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta ska göras i varumärkesregistret och kungöras.
Omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en nationell varumärkesregistrering
32
20 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag som
Internationella byrån angett för registreringen i underrättelsen enligt 8 § första stycket på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att
1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella varumärkesregistreringen upphörde, och
2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.
Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
21 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla på grund av en uppsägning av protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att
1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.
Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla, eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts, ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.
6 kap. Överlåtelse och licens Överlåtelse
Allmänt om överlåtelse
1 § Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas, separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där det används.
Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukännetecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.
Anteckning om överlåtelse av ett registrerat varumärke
33
2 § En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En anteckning och kungörelse ska också göras på begäran av den som genom en dom som har vunnit laga kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke.
Den som begär att en anteckning enligt första stycket görs i registret ska betala föreskriven avgift.
Verkan av anteckning om innehavare
3 § I ett mål eller ärende om ett nationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.
I ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.
Licens
Allmänt om licens
4 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av innehavaren av kännetecknet.
Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på
1. licensens giltighetstid,
2. den form under vilken kännetecknet får användas,
3. arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
4. det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller 5. kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.
Anteckning om licens
5 § En licens som avser ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En licens som avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär att en licens antecknas ska betala föreskriven avgift.
Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.
7 kap. Pantsättning av ett registrerat varumärke
34
Om panträttens uppkomst
1 § Ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt detta kapitel.
2 § Panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Registrering görs i varumärkesregistret eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som ansöker om registrering ska betala föreskriven avgift.
Har en registrerad panträtt övergått till någon annan, ska detta på begäran antecknas i varumärkesregistret, om det är fråga om ett registrerat varumärke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om det är fråga om en varumärkesansökan. Den som begär en anteckning ska betala föreskriven avgift.
Företrädesordning vid flera upplåtelser av panträtt
3 § Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patent- och registreringsverket, om inte något annat har avtalats.
Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.
Vem som får ansöka om registrering
4 § En ansökan om registrering enligt 2 § får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den som panträtten har upplåtits till. Sökanden ska styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.
Vid tillämpning av första stycket ska den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framkommer i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, ska den som i Patent- och registreringsverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framkommer i ärendet.
Hinder på grund av upplåtarens bristande behörighet
5 § En ansökan om registrering enligt 2 § får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.
När en upplåtelse av panträtt kan registreras
35
6 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.
Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.
Ogiltiga pantavtal
7 § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den, och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.
Förfallen panträtt
8 § Panträtten är förfallen, om varumärkesansökan har överförts på någon annan eller rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare ska gälla.
Avförande av en registrering
9 § Registreringen av en panträtt ska avföras, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.
Sakrättsligt skydd för pantsättningen
10 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 2 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.
Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet.
11 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent- och registreringsverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.
Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.
Försäljning av panten
12 § Panthavaren får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om panthavaren dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skälig tid att bevaka sin rätt.
Vid en försäljning enligt första stycket består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.
36
8 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. Straffansvar
1 §
Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.
Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott
2 § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.
Vitesförbud
3 § På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6– 8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.
Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
37
När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Skadestånd
4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till
1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på varukännetecknets anseende,
4. ideell skada, och
5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.
Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall
5 § Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registreringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget skett uppsåtligen.
Preskription av rätten till skadestånd
6 § Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.
Åtgärder med egendom och hjälpmedel
38
7 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.
Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit varumärkesintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.
Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.
Spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång
8 § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om varumärkesintrång, besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.
Första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
9 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning Informationsföreläggande
Grundläggande bestämmelser
1 § Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.
Skyldigheten att lämna information omfattar den som
1. har gjort eller medverkat till intrånget,
2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,
3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,
P
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller
rop. 2009/10:225
39
5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.
Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse
1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,
2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.
Första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.
Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.
I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.
Handläggningen av frågor om informationsföreläggande
3 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.
Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.
Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.
Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I
samband med en sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.
40
Rätt till ersättning samt underrättelseskyldighet
4 § Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.
Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.
Intrångsundersökning
Grundläggande bestämmelser
5 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett varumärkesintrång, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta.
Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.
Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.
Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Handläggningen av frågor om intrångsundersökning
6 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.
Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess att annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.
I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.
41
Ställande av säkerhet och överklagande av beslut
7 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.
I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Beslut om intrångsundersökning
8 § Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om
1. vilket ändamål undersökningen ska ha,
2. vilka föremål och handlingar som får eftersökas, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas. Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.
Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning
9 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.
10 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap.1–5 §§ samt 18 kap.utsökningsbalken.
Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.
En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.
Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen
11 § När ett beslut om intrångsundersökning ska verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om
1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller Prop. 2009/10:225
42
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. Vid verkställigheten får Kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.
Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, ska myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.
Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning
12 § Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt.
Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan verkställighet genomförts.
Hantering av material från intrångsundersökningen
13 § Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för sökanden och motparten.
10 kap. Övriga bestämmelser Förbud att döma till påföljd m.m.
1 § Om en registrering av ett varumärke har hävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap.
Invändning om ogiltighet
2 § Förs talan om intrång i ett registrerat varumärke och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.
Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är ogiltig.
Behandling av personuppgifter
3 § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 §
43
behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.
Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken
Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.
4 § Föreskriven avgift ska betalas av den som
1. ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,
2. begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller
3. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.
Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärken
5 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.
Behörig domstol
6 § Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.
Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken väcks vid Stockholms tingsrätt.
Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
7 § Bestämmelserna i 3 § samt 8 kap. 3–8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av
1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel3,
2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel4,
3 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509). 4 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).
44
3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker5,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/896,
5. rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin7, eller
6. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)8.
Skyldighet för licenstagare och andra att underrätta innehavaren
8 § Innehavaren av ett varukännetecken eller av en sådan särskild beteckning som avses i 7 § ska underrättas innan en talan om varumärkesintrång väcks. Detta gäller dock endast om den som vill väcka talan är
1. en licenstagare,
2. en panthavare som vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen,
3. någon som är berättigad att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 §, eller
4. någon som är berättigad att använda en sådan särskild beteckning som avses i 7 § och som vill väcka talan enligt 8 kap. 4 eller 7 §.
Underrättelse enligt första stycket ska också ske när en licenstagare eller en panthavare vill väcka talan om fastställelse avseende ett varukännetecken.
Om någon underrättelse enligt första eller andra stycket inte har skett, ska talan avvisas.
Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken
9 § Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas.
Försätts innehavaren i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.
Överklagande
10 § Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet.
5 EGT L 60, 12.6.1989, s. 1, (Celex 31989R1576). 6 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110). 7 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493). 8 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).
Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.
45
Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren. Återkallar en invändare sin talan, får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Talan får dock inte prövas om det till grund för den endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.
Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet. Vid ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen tillämpas 35–37 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.
Denna paragraf gäller inte beslut i ärenden om administrativ hävning av en registrering.
11 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.
12 § Ett överklagande enligt 11 § görs till den tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att pröva överklagandet, ska beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt.
Överklagandet ges in till Patent- och registreringsverket. Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i domstolen.
Kungörande
13 § Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörelser enligt denna lag.
46
Bemyndigande
14 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla.
2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.
3. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.
4. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1–4 §§ ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före den 1 april 2009.
5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.
6. Nationella och internationella varumärken som genom registrering har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.
47
2.2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)
Härigenom föreskrivs1 i fråga om firmalagen (1974:156)2
dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2–4, 7, 8, 10, 15–18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tjugoen nya paragrafer, 2 a, 16 a–16 q och 28–30 §§, samt närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 §3
Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.
Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.
Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.
Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma.
Ensamrätten till en registrerad firma gäller inom det område som registreringen omfattar.
Ett näringskännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet.
Om näringskännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
2 a §
Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Om varukännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048). 2 Senaste lydelse av 6 § 1994:1509. 3 Senaste lydelse 1994:1509.
48
Den som använder sitt namn som näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för den verksamhet som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
3 §
Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.
Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.
Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 och 2 a §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är
1. identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag,
2. identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet, eller
3. identiskt med eller liknar ett näringskännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Ensamrätten till en registrerad firma hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken som avses i första stycket inom det område där firman är skyddad, om det visas att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.
4 §
Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbet-
Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något
49
ning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.
Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.
självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.
Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om verksamhetens art eller en i verksamheten utbjuden varas eller tjänsts art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. ett allmänt brukat ortsnamn.
7 §
Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.
Gör flera anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 3 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 §.
8 §
Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.
I fall som avses i första stycket kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat
Rätten till ett inarbetat näringskännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett näringskännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 3 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. I dessa fall hindrar inte rätten till det yngre näringskännetecknet användningen av det äldre.
På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i första stycket om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med
Pr tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn.
op. 2009/10:225
50
förtydligande.
10 §4
En firma får inte registreras,
1. om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed,
3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
4. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,
5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk,
6. om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,
7. om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett närings- eller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma
En firma får inte registreras om den
1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,
3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
4. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,
5. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,
6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,
7. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,
4 Senaste lydelse 1995:1276.
Pr
8. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,
op. 2009/10:225
51
innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller
8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
I fall som avses i första stycket 8 kan, även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger
9. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller
10. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.
De hinder för registrering som anges i första stycket 4–6 gäller på motsvarande sätt för
1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2011:000) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,
2. ett gemenskapsvarumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken 5 eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt
3. ett inarbetat varukännetecken. Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.
Trots första stycket 4–10 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger
5EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).
52
det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.
det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.
15 §6
Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.
Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör eller medverkar till intrång i någon annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).
Talan om förbud får föras av var och en som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.
På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.
Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.
Bestämmelserna i andra–fjärde styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Förbud enligt fjärde stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddel-
Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.
När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddel-
6 Senaste lydelse 2009:113.
53
ats enligt fjärde stycket fortfarande ska bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt fjärde eller sjätte stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
ats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.
I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.
Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Grunder för hävning
16 §
Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.
Registrering får även hävas,
1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,
2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,
3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,
4. om firman blivit vilseledande,
5. om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.
Talan om hävande av
En registrering av en firma får hävas om
1. firman har registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till firman ändå inte får bestå enligt 8 §.
En registrering får vidare hävas om
1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. firman har förlorat sin särskiljningsförmåga,
3. firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
4. firman har blivit vilseledande.
I de fall som avses i första
Pr
stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 10 § första stycket 4–7 finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyller kraven på användning enligt 16 a §.
op. 2009/10:225
54
registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4–7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.
16 a §
En registrering av en firma får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att firman inte har använts.
Med sådant bruk som avses i första stycket likställs att firman används
1. i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga, och
2. av någon annan med innehavarens samtycke.
Registreringen får inte hävas om firman har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.
55
Tillvägagångssätt
16 b §
Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd registreringsmyndighet enligt 16 c–16 q §§ (administrativ hävning).
Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första stycket 1–3, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.
Administrativ hävning
16 c §
En ansökan om administrativ hävning ska innehålla
1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken ,
2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och
3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.
En sökande ska betala föreskriven ansökningsavgift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.
16 d §
Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.
Följer sökanden inte föreläg-
Pr
gandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.
op. 2009/10:225
56
Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.
16 e §
Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.
16 f §
Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 16 j § tillämpas.
16 g §
Tar registreringsmyndigheten upp ansökan till prövning, ska myndigheten förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.
I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att
1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och
2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken , i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.
I föreläggandet ska det upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.
16 h §
Föreläggandet enligt 16 g § ska delges innehavaren. Delgivningen
57
ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.
En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av föreläggandet.
Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken .
16 i §
Har registreringsmyndigheten inte kunnat delge föreläggandet, ska myndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.
Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken .
16 j §
Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet ska överlämnas till tingsrätt.
En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra hand-
58
lingar som åberopas.
Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas.
16 k §
En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 16 j § första stycket ska innehålla en upplysning om
1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 16 j §.
16 l §
Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska registreringsmyndigheten häva registreringen i enlighet med ansökan.
16 m §
Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet.
Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska registreringsmyndigheten avvisa ansökan.
16 n §
Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och
59
innehavaren.
Avvisas en ansökan om hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska myndigheten underrätta innehavaren om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.
16 o §
Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 16 l § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.
16 p §
Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.
16 q §
Om en tingsrätt, som får ett mål från en registreringsmyndighet eller från en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.
Avförande av registrering
17 §
Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall
Om registreringen av en firma har hävts av registrerings-
60
firman avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.
myndigheten enligt 16 l § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur registret när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.
Om en registrering hävs, kan beslutas att firmaregistreringen får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.
18 §7
Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år.
För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.
Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, ska inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.
Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.
20 §8
Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket får en domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetecken, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande ska utplånas eller ändras så att
7 Senaste lydelse 1994:237. 8 Senaste lydelse 2009:113.
61
det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.
Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång får en domstol på yrkande av den som har lidit intrånget, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.
Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Ett beslut om åtgärd enligt andra stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.
Åtgärder enligt andra stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.
På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den.
Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.
Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.
Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.
22 §
Föres talan om intrång i registrerad firma och gör den mot vilken talan föres gällande att registreringen bör hävas, skall
Förs talan om intrång i en registrerad firma och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får
op. 2009/10:225
62
Pr frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts.
Domstolen får
förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.
domstolen på hans yrkande förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.
Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställelsetalan avseende en registrerad firma görs gällande att registreringen är ogiltig.
24 §
Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid Stockholms tingsrätt.
Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av en firma, om firmaintrång eller om fastställelse, väcks talan vid
Stockholms tingsrätt.
25 §9
Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till Bolagsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.
En domstol ska underrätta registreringsmyndigheten om en dom som gäller
1. hävning av en registrering av en firma, eller
2. intrång i en registrerad firma. Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten om en dom i ett mål i vilket förts fastställelsetalan avseende en registrerad firma.
Överklagande
28 §
Ett beslut enligt 16 l § om administrativ hävning av en registrering av en firma får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 16 j § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får
9 Senaste lydelse 2004:238.
63
överklagas till tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.
29 §
Ett överklagande enligt 28 § görs till den tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att pröva överklagandet, ska beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt.
Överklagandet ges in till registreringsmyndigheten.
Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen ( 1996:242 ) om domstolsärenden. Registreringsmyndigheten ska dock inte vara part i domstolen.
Bemyndigande
30 §
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering enligt denna lag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på näringskännetecken som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.
4. Nationella och internationella varumärken som genom registrering har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varumärken som avses i 10 § andra stycket 1.
64
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten
Härigenom föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §1
Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).
Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (2011:000), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).
Lydelse enligt prop. 2009/10:181 Föreslagen lydelse
17 §2
I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).
I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (2011:000), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).
Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har
1 Senaste lydelse 2005:1217. 2 Senaste lydelse 1998:383.
65
1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
2. avvisat ombud eller biträde,
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp. Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35– 37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2.4 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
66
Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 31 kap. 22 a §, samt närmast före 31 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
31 kap.
Varu- eller näringskännetecken
22 a §
Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
3 Ärendet och dess beredning
67
Regeringen beslutade den 16 oktober 1997 att tillkalla en kommitté (Ju 1997:11) med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén skulle också se över vissa andra känneteckensrättsliga frågor med anknytning till varumärkesrätten. Översynen skulle genomföras i samarbete med liknande arbeten i de andra nordiska länderna (dir. 1997:118). Kommittén antog namnet Varumärkeskommittén.
Kommittén överlämnade i februari 1999 delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Delbetänkandet låg till grund bl.a. för en ändring i varumärkeslagen som innebar att det infördes en bestämmelse om s.k. regional konsumtion av varumärkesrätten, vilken trädde i kraft den 1 juli 2000 (prop. 1999/2000:93).
I mars 2001 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). I betänkandet lade kommittén fram ett förslag till en helt ny varumärkeslag samt omfattande ändringar i firmalagen. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Dess lagförslag finns i bilaga 2.
Betänkandet har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2001/2454/L3). En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.
Under det fortsatta lagstiftningsarbetet inkom det från näringslivshåll ändrade synpunkter i vilka ett av de större förändringsförslagen i betänkandet avstyrktes, nämligen förslaget att begränsa registreringsmyndigheternas officialprövning vid registrering av varumärken och firmor. Vidare avslutades under år 2006 ett arbete inom FN:s immaterialrättsorganisation, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), med att ta fram en ny konvention på varumärkesområdet – Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna finns i bilaga 4.
Inom Justitiedepartementet utarbetades mot denna bakgrund en departementspromemoria – Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28) – som innehöll dels ett kompletterande underlag och ett nytt förslag när det gäller officialprövningen, dels ett förslag att Sverige skulle tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilagorna 5 och 6. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 7. En remissammanställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2008/4393/L3).
I denna proposition behandlar regeringen betänkandets och promemorians förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt vissa följdändringar i andra lagar. I samband med det behandlas också promemorians förslag om ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.
Lagrådet
68
Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 9. Lagrådets yttrande finns i bilaga 10. Lagrådet har föreslagit vissa språkliga och redaktionella justeringar och tillägg. Regeringen har följt Lagrådets förslag utom på ett par punkter. Lagrådets synpunkter har vidare föranlett vissa följdändringar. Lagrådets synpunkter behandlas i övervägandena (avsnitt 5.2, 8.2.2, 9.2.2, 9.5.2, 9.7.3, 10.1.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.4.3, 11.5, 12.4, 13.2, 16.7.3 och 17.2.2) eller i anslutning till att enskilda bestämmelser kommenteras i författningskommentaren. I propositionens lagförslag har också vissa redaktionella ändringar gjorts jämfört med lagrådsremissens lagförslag.
Lagteknisk samordning
I propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) föreslås bl.a att Regeringsrätten ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att anta förslagen till ändringar i regeringsformen som vilande. I propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181) som beslutades den 18 mars 2010 lämnas förslag till ändringar i bl.a. varumärkeslagen (1960:644) och i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten till följd av namnbytet. I båda propositionerna föreslås ikraftträdande till den 1 januari 2011. Lagförslagen i den nu aktuella propositionen har i förhållande till lagrådsremissen ändrats för att uppnå samordning med dessa lagförslag.
4 Varumärken och firmor – en överblick
4.1 Inledning
Varumärken och firmor utgör sådana slags privata förmögenhetsrätter som brukar kallas för immateriella. Varumärkes- och firmarätten hör till den del av immaterialrätten som betecknas det industriella rättsskyddet. Till det industriella rättsskyddet hör också bl.a. mönster och patent.
Varumärkesrätten ger innehavare av varukännetecken en ensamrätt att använda kännetecknet som symbol för varor eller tjänster som tillhandahålls i dennes näringsverksamhet. Firmarätten ger på motsvarande sätt en ensamrätt att använda ett näringskännetecken som benämning för den näringsverksamhet som innehavaren bedriver.
Genom sitt kännetecken kan innehavaren särskilja och framhäva sina varor, tjänster eller sin verksamhet i förhållande till övriga varor, tjänster eller verksamheter på marknaden. Många kännetecken har också ett självständigt kommersiellt värde, grundat på betydande investeringar. Även för konsumenterna fyller kännetecken en viktig funktion genom att underlätta identifieringen av varor, tjänster och verksamheter.
En näringsidkare kan använda flera varukännetecken för sina varor eller tjänster, men får i princip inte använda mer än en firma för samma verksamhet (enhetsprincipen). Av principen följer således att bolaget inte kan bedriva delar av en verksamhet under olika firmor. Näringsidkare
kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma, se 1 § första stycket firmalagen (1974:156), förkortad FL. Möjligheten att använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från principen om firmans enhet.
69
Bestämmelser om varukännetecken finns främst i varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML, och i kollektivmärkeslagen (1960:645). Kompletterande bestämmelser om bl.a. förfarandet i varumärkesärenden finns i varumärkesförordningen (1960:648). Firmalagen innehåller generella bestämmelser om firmarättens uppkomst, innehåll och rättsskydd och lagen reglerar firmaskyddet för alla slag av näringsidkare. I de lagar som finns om olika former för näringsutövning, t.ex. aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, hänvisas beträffande de grundläggande firmareglerna till firmalagen och i övrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsföreskrifter.
Immateriella rättigheter är nationella, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. Ensamrätten är med andra ord territoriellt begränsad. Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de kan användas över hela världen. För många varumärken söker man därför ofta skydd i flera länder. En stor del av de varumärkesansökningar som lämnas in i Sverige, till Patent- och registreringsverket (PRV), kommer också från utländska sökande. Många svenska näringsidkare väljer på motsvarande sätt att skydda sina varumärken i andra länder genom nationella eller internationella förfaranden. Någon möjlighet till internationella förfaranden för att få skydd för firmor finns inte. Varumärkesrätten har också i avsevärt högre grad än firmarätten varit föremål för internationell harmonisering.
4.2 Ensamrättens uppkomst och innebörd
En rätt till varumärke med verkan i Sverige kan uppkomma på olika sätt. Ett sätt att uppnå skydd är genom nationell registrering hos PRV (1 och 12 §§ VML). Registrering kan också ske genom en internationell varumärkesregistrering (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, det s.k Madridprotokollet, SÖ 1994:82). Registreringen sker då hos WIPO (World Intellectual Property Organization/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). WIPO är en så kallad specialized agency inom FN-systemet. Slutligen finns möjlighet till registrering hos EU:s varumärkesmyndighet – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnd OHIM. Se rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L 78, 24.3.2009, s. 1. OHIM är en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs).
Ensamrätt på varumärkesområdet kan också förvärvas genom inarbetning (2 § VML). Såväl varumärken som andra särskilda varukännetecken kan således erhålla skydd under förutsättning att varukännetecknet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls
under kännetecknet. Till detta kommer att näringsidkare har ett självständigt skydd för släktnamn, firma och adress (s.k. naturliga varukännetecken), se 3 § VML.
70
På firmaområdet kan rätt till firma och bifirma med verkan i Sverige uppkomma genom registrering, vilket huvudsakligen sker hos Bolagsverket, se 2 § FL och t.ex. 1 och 4 §§handelsregisterlagen (1974:157) respektive 27 kap. 1 § och 28 kap. 1 §aktiebolagslagen. Ensamrätt till firma, bifirma och sekundärt kännetecken (dvs. annat näringskännetecken som näringsidkare använder jämte firman för sin verksamhet) kan också erhållas genom inarbetning (2 § FL). För flertalet firmainnehavare råder dock registreringstvång, vilket följer av de associationsrättsliga författningarna som finns för olika former av näringsutövning. På motsvarande sätt som för naturliga varukännetecken finns visst skydd för näringsidkares namn och varumärke i firmalagen (4 och 5 §§ FL).
Ensamrätten till ett registrerat varumärke innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som kan förväxlas med det skyddade varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag (4 och 6 §§ VML). Ensamrätten till en registrerad firma innebär att annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för samma verksamhet eller för verksamhet av liknande slag inom det område för vilket firman registrerats, om det inte visas att innehavaren inte kan lida skada därav (3 § första stycket och 6 § FL).
Vad som anförts om innebörden av ensamrätten till registrerade varumärken och firmor har i huvudsak sin motsvarighet även i fråga om inarbetade kännetecken. För såväl inarbetade varukännetecknen som inarbetade näringskännetecken gäller emellertid att kännetecknet åtnjuter skydd endast inom det område där inarbetningen består (4 § första stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL). För inarbetade firmor gäller dessutom att det – till skillnad från vad som gäller i fråga om registrerade firmor – saknar betydelse huruvida innehavaren av det äldre näringskännetecknet lider skada genom användningen av ett yngre näringskännetecken inom det område där inarbetningen består (3 § andra stycket FL).
Utöver detta grundläggande skydd finns ett utökat skydd för kännetecken som är väl ansedda i Sverige. I fråga om sådana kännetecken gäller att ingen annan än innehavaren får använda kännetecken som liknar det väl ansedda kännetecknet, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller skada det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § andra stycket VML respektive 6 § andra stycket FL). Detta skydd är mer omfattande, eftersom det gäller oberoende av för vilka varor, tjänster eller verksamheter som det andra kännetecknet används.
Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som har tidigast rättsgrund (7 § VML respektive 7 § FL). Innehavaren av den äldre rättigheten kan dock under vissa förutsättningar genom passivitet förlora rätten att vidta åtgärder mot användningen av ett förväxlingsbart kännetecken (8 och 9 §§ VML respektive 8 § FL).
4.3 Närmare om registrering av varumärken och firmor
71
4.3.1 Varumärken
De grundläggande reglerna om registrering av varumärken finns i 1 och 12–24 §§ VML. Tidigare fanns ett krav på att varumärkessökanden skulle vara näringsidkare för att kunna förvärva varumärkesrätt. Detta krav har sedermera tagits bort och det finns nu inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Märket måste dock kunna särskilja innehavarens varor eller tjänster från andras (se 1 § VML och prop. 1994/95:59 s. 42). Att det inte finns några särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering innebär också att såväl fysiska som juridiska personer är behöriga att ansöka om registrering.
Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ansökan om registrering ska bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa formella krav, bl.a. måste ansökan innehålla uppgifter om de varuslag som märket avser och en ansökningsavgift betalas (17 § VML samt 7–10 och 24 §§varumärkesförordningen). En annan förutsättning för registrering är att märket kan återges grafiskt (1 § andra stycket VML). Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta hinder), 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.
Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två delar. I den första delen av förfarandet undersöker PRV om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt verkets mening brister i ansökan eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta (19 § första stycket VML). Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för att undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en ensamrätt till ett förväxlingsbart kännetecken.
I den andra delen av förfarandet prövar PRV om varumärket kan registreras eller inte. Om det kvarstår några brister i ansökan eller något hinder mot registrering avslår myndigheten ansökan om det inte finns anledning att ge sökanden ytterligare möjlighet att yttra sig (19 § andra stycket VML). I annat fall för myndigheten in märket i varumärkesregistret och kungör registreringen (20 § första stycket VML).
När ett varumärke har registrerats får den som vill framställa invändning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Det innebär att den som anser att det finns något absolut eller relativt hinder mot registreringen kan begära att den upphävs. Invändningen ska ha kommit in till PRV inom två månader från dagen då registreringen kungjordes. Om någon framställer en invändning får innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig över invändningen (20 § tredje stycket VML). Invändningsförfarandet avslutas med att PRV prövar om registreringen
med hänsyn till de invändningar som framställts ska kvarstå eller upphävas (21 § VML).
72
Bestämmelser om överklagande finns i 47 § VML. Den som är missnöjd med PRV:s beslut får överklaga det till Patentbesvärsrätten. Patentbesvärsrättens avgörande får i sin tur överklagas till Regeringsrätten. En förutsättning för att Regeringsrätten ska ta upp överklagandet till saklig prövning är att domstolen beviljar prövningstillstånd.
4.3.2 Firmor
De grundläggande bestämmelserna om registrering av firma finns i 9– 12 §§ FL. Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika typer av rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller inte (se SOU 1967:35 s. 150 f. och prop. 1974:4 s. 165 f.).
Firma registreras i olika register beroende på vilket rättssubjekt som firman avser. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som utövar näringsverksamhet samt deras firmor registreras t.ex. i handelsregistret, se 2 § handelsregisterlagen, medan aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret, se 27 kap. 1 § aktiebolagslagen. Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen, se 10 kap.1 och 6 §§stiftelselagen (1994:1220) samt 3 och 12 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar.
Precis som för varumärken gäller att ansökan om registrering måste fylla vissa formella krav. En del av dessa krav uppställs i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett formellt krav som förekommer i flera författningar är t.ex. att en firma måste tydligt skilja sig från annan tidigare registrerad firma som fortfarande består (se t.ex. 28 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen). I de associationsrättsliga författningarna finns ytterligare formella krav på firman som sådan, t.ex. att den ska innehålla vissa ord som ”ekonomisk” och ”förening” eller förkortningen ”ek.för.” när det gäller ekonomiska föreningar, 14 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Ett annat exempel på formella krav som uppställs i de associationsrättsliga författningarna är att verksamhetens art ska anges, se t.ex. 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen.
På motsvarande sätt som för varumärken gäller att det inte får finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta hinder), 9 § och 10 § första stycket 1–3 FL. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.
Även vid den fortsatta hanteringen av en ansökan liknar förfarandet vid Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i stort förfarandet vid PRV. En viktig skillnad är emellertid att invändningsförfarande inte förekommer efter en firmaregistrering samt att registreringsmyndigheternas beslut inte överklagas till Patentbesvärsrätten, utan till allmän förvaltningsdomstol. En annan betydelsefull skillnad är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör sin granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. En ansökan om varumärkesregistrering får däremot bara innehålla ett förslag till varumärke.
73
4.4 Ensamrättens upphörande
En varumärkesregistrering gäller i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § VML). Ensamrätten till ett varukännetecken som inte är registrerat upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det ska anses inarbetat (2 § VML).
Ensamrätten till ett varukännetecken kan emellertid upphöra på olika sätt. En varumärkesregistrering kan helt eller delvis upphävas efter invändning hos PRV (21 § VML) eller efter en talan vid allmän domstol (26 § VML). Registreringen kan också upphöra genom att innehavaren av registreringen begär att den ska avföras ur varumärkesregistret (27 § andra stycket VML).
En firmaregistrering kan bestå under obegränsad tid. Den behöver alltså, till skillnad från vad som gäller för varumärkesregistreringar, inte förnyas.
I de associationsrättsliga författningarna finns regler om avförande av firma, bl.a. om näringsidkaren upphör med sin verksamhet (se t.ex. 13 § handelsregisterlagen). Vidare kan registreringen av en firma upphävas av domstol, t.ex. på den grunden att registreringen skett i strid med firmalagen eller någon annan författning om firma (16 § FL).
Till skillnad från vad som gäller på varumärkesområdet finns det inte något invändningsförfarande vid vilket firmor kan upphävas av registreringsmyndigheten efter registreringen. Inte heller kan en firma hävas för viss verksamhet.
4.5 Sanktioner
Reglerna om skydd för varukännetecken är sanktionerade. Det finns bl.a. bestämmelser om straffansvar och skadeståndsskyldighet för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i någon annans ensamrätt till ett varukännetecken (37 och 38 §§ VML). Vidare kan domstol besluta om vissa skydds- och säkerhetsåtgärder, bland annat kan domstol vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till ett varumärkesintrång att fortsätta intrånget (37 a, 37 b och 41–41 h §§ VML).
En förutsättning för att åklagare ska väcka åtal för varumärkesintrång är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § tredje stycket VML).
74
Reglerna om skydd för näringskännetecken är sanktionerade på motsvarande sätt som varukännetecknen (se 18 § FL om straffansvar, 19 § FL om skadeståndsskyldighet, 15 § FL om vitesförbud, 18 a § och 20–20 h §§ FL om övriga skydds- och säkerhetsåtgärder samt 18 § femte stycket FL om allmänt åtal).
Kollektivmärkeslagen, som trädde i kraft samtidigt som varumärkeslagen, innehåller särskilda bestämmelser om s.k. kollektivmärken.
Lagen ger möjlighet för en förening av näringsidkare att, på motsvarande sätt som enligt varumärkeslagen, genom registrering eller inarbetning förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken. Kollektivmärket kan användas av medlemmarna i föreningen för varor eller tjänster som de tillhandahåller i sina rörelser (1 § första stycket kollektivmärkeslagen).
Även en offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning som bedriver kontroll av varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken som används för varor och tjänster som är föremål för kontroll (1 § andra stycket). Denna typ av kollektivmärke brukar benämnas kontroll- eller garantimärke.
I huvudsak gäller samma regler för kollektivmärken som för varumärken och andra varukännetecken enligt varumärkeslagen (2 §). I lagen finns dock vissa särskilda regler om kollektivmärken, bl.a. ska en ansökan om registrering innehålla uppgift om de bestämmelser som gäller för användningen av märket (3 § första stycket). Om bestämmelserna ändras ska detta anmälas till registreringsmyndigheten (PRV). Registreringen kan hävas om detta inte sker (5 §).
4.7 Internationella överenskommelser
4.7.1 Varumärkesområdet
Pariskonventionen
I likhet med vad som gäller för övriga rättigheter inom det industriella rättsskyddet är ensamrätten till ett varukännetecken i princip nationellt begränsad. Varje land bestämmer följaktligen, med de begränsningar som följer av internationella åtaganden, vem som kan inneha ett varukännetecken, vad som kan utgöra ett varukännetecken och vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär.
Den omfattande internationella handeln har emellertid medfört att varumärkesrätten har en hög grad av internationell prägel. Det finns flera internationella konventioner på området som Sverige är anslutet till. Den mest grundläggande av dessa är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, SÖ 1970:60. Pariskonventionen är i dag nära nog världsomfattande. Konventionen har reviderats flera gånger, vilket
inneburit att det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De länder som är anslutna till konventionen bildar den så kallade Parisunionen.
75
Pariskonventionen bygger på fyra grundläggande principer. Principen om nationell behandling innebär att unionsländerna är förpliktade att ge dem som är medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika omfattande rättsskydd som landet ger sina egna medborgare. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.
Principen om minimiskydd innebär att medborgare i ett annat unionsland alltid ska vara garanterade ett visst minimiskydd, även om landets egna medborgare inte åtnjuter motsvarande skydd.
Principen om konventionsprioritet innebär att om en ansökan om registrering av ett varumärke först görs i ett unionsland eller i ett land som är medlem av Världshandelsorganisationen (World Trade
Organization, WTO) och därefter inom sex månader i ett eller flera andra unionsländer, ska de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första om sökanden begär det.
Självständighetsprincipen innebär slutligen att rättsskyddet för ett varukännetecken bestäms i varje land för sig. Om skyddsförutsättningarna i något land inte anses uppfyllda, så hindrar det inte att skydd beviljas eller upprätthålls i ett annat land.
Madridsystemet
Madridsystemet är ett system för internationell registrering av varumärken. Det består av dels Madridöverenskommelsen, dels Madridprotokollet. Parterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet konstituerar en union, Madridunionen. Sverige är part till Madridprotokollet, men inte till Madridöverenskommelsen.
Grundtanken i Madridsystemet är att man genom en enda ansökan till WIPO om registrering av ett varumärke ska kunna erhålla skydd i en eller flera av de stater eller – för Madridprotokollets del – de regioner som har anslutit sig till systemet. En internationell varumärkesregistrering utgör efter det att den har beviljats giltighet i de designerade staterna ett knippe nationella varumärken, vars omfattning beror på antalet av sökanden designerade stater. I varje sådan stat får varumärket samma rättsställning som om det vore meddelat av den nationella varumärkesmyndigheten med rättsverkningar enligt den nationella lagstiftningen.
TRIPs-avtalet
Av medlemskapet i WTO följer det för alla medlemmar bindande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30 (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, förkortat TRIPs-avtalet). Avtalet trädde i kraft år 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestämmelser om
varukännetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.
76
Trademark Law Treaty och Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Vid en diplomatkonferens i oktober 1994 antogs en internationell varumärkeskonvention, den så kallade Trademark Law Treaty. Det övergripande syftet med konventionen är att förenkla förfarandet och sänka kostnaderna för varumärkesregistrering vid nationella myndigheter. Den materiella varumärkesrätten regleras alltså inte. Sverige är inte part till konventionen.
Inom WIPO har det därefter utarbetats en reviderad varumärkeskonvention – Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) – vilken antogs vid en diplomatkonferens i mars 2006. Även denna konvention är begränsad till förfarandefrågor.
EU-rättsliga bestämmelser
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har stor betydelse för utformningen och tillämpningen av nationell varumärkesrätt i medlemsstaterna. Av särskild vikt är artikel 18 i den konsoliderade versionen (artikel 16 d i Lissabonfördraget) om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 34 i den konsoliderade versionen (artikel 28 i Lissabonfördraget) om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder, artikel 36 i den konsoliderade versionen (artikel 30 i Lissabonfördraget) om skydd för bl.a. industriell äganderätt samt konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i den konsoliderade versionen (artiklarna 81 och 82 i Lissabonfördraget).
Det finns två centrala rättsakter som reglerar varumärkesrätten inom Europeiska unionen. Den första är Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortat varumärkesdirektivet. Varumärkesdirektivet utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1). Varumärkesdirektivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor eller tjänster. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke.
Det ursprungliga varumärkesdirektivets regler infördes i svensk rätt som en följd av Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Införlivandet av direktivet skedde år 1993 genom ändringar i varumärkeslagen (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686).
77
Den andra rättsakten är rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Varumärkesförordningen utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 14.1.1994, s. 1). Varumärkesförordningen ger en möjlighet att genom en ansökan hos OHIM få registrering av ett varumärke – ett gemenskapsvarumärke – som har rättsverkan i hela unionen. Förutsättningarna och förfarandet för registrering regleras uteslutande av förordningens bestämmelser. Flera av bestämmelserna svarar mot motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet och därmed i sakligt hänseende också mot bestämmelserna i den svenska varumärkeslagen.
Ytterligare en rättsakt av betydelse för varumärkesrätten inom Europeiska unionen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) – det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet syftar till att underlätta för rättighetshavare att med hjälp av det civilrättsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gör intrång.
4.7.2 Firmaområdet
Firmarätten har inte varit föremål för internationell harmonisering på samma sätt som varumärkesrätten och övrig immaterialrätt. Det finns heller inte, som nämnts, någon möjlighet till internationell registrering av firmor eller registrering via något förfarande inom EU.
Enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska emellertid varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt firma. Detta gäller oavsett om firman utgör del av ett varumärke eller inte. Vidare ska, som tidigare nämnts, den som tillhör ett unionsland i övriga unionsländer åtnjuta de förmåner i fråga om den industriella äganderätten som varje land tillerkänner det egna landets medborgare. Med andra ord gäller att om ett unionsland ger firmarättsligt skydd åt sina egna medborgare, måste motsvarande skydd ges åt medborgare i annat unionsland. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.
Inom EU finns inte någon särskild reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller regleringen av vad som kan utgöra hinder mot registrering av varumärken och leda till förbud mot användning av varumärken. Firmaskyddet har också viss betydelse för varumärkesskyddets omfattning.
Enligt artikel 4.4 b i varumärkesdirektivet kan en medlemsstat besluta att ett varumärke inte får registreras eller, om det redan är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas, bland annat på grund av rätten till andra kännetecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det fordras då att rätten till ett sådant kännetecken förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan. Det krävs också att
kännetecknet i fråga ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av varumärket.
78
När det gäller ensamrättens omfattning framgår av artikel 5.5 att för det fall ett kännetecken används i annat syfte än att särskilja varor eller tjänster – bland annat såsom firmanamn – är det rättsordningen i den berörda medlemsstaten som är relevant vid fastställelsen av omfattningen av och i förekommande fall innehållet i det skydd som ges den varumärkesinnehavare som påstår sig lida skada till följd av att tecknet används som firmanamn. (Se EU-domstolens domar den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik, REG 2004 I-10989 och den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041).
Slutligen gäller enligt artikel 6.1. a att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn (eller sin adress) förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. EU-domstolen har slagit fast att bestämmelsen omfattar såväl fysiska som juridiska personers namn (EU-domstolens dom i det ovan nämnda målet C-245/02).
I artikel 8.4 i varumärkesförordningen anges att ett gemenskapsvarumärke inte får registreras bland annat om innehavaren av ett annat kännetecken än varumärke, som används i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning, gör invändning mot ansökan om registrering på grund av denna rättighet. Det fordras då att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan. Det krävs också att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 53.1 c i varumärkesförordningen framgår att en registrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 110.1 i varumärkesförordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.
Enligt artikel 12 i varumärkesförordningen ger ett gemenskapsvarumärke inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn (eller sin adress).
Av ett uttalande från kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37 framgår att det civilrättsliga sanktionsdirektivet ska tillämpas på firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen. Det innebär för svensk del att det civilrättsliga sanktionsdirektivets bestämmelser har betydelse för firmaområdet, precis som för varumärkesområdet. (Se också beträffande det civilrättsliga sanktionsdirektivets tillämpningsområde artiklarna 1 och 2 i detta direktiv).
5 Allmänna utgångspunkter
79
5.1 Varumärkeslagstiftningen behöver moderniseras
Det rättsliga skyddet för kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet regleras av varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645), vilka trädde i kraft den 1 januari 1961. Den nuvarande lagstiftningen på varumärkesområdet utarbetades i ett nära samarbete mellan de nordiska länderna och ledde till stora likheter mellan de nordiska lagarna på detta område. Någon övergripande översyn av varumärkeslagen har inte gjorts sedan dess tillkomst.
Förhållandena på marknaden och företagens förutsättningar för att agera på marknaden är naturligtvis annorlunda i dag än vad som var fallet för nästan 50 år sedan. Många företag agerar exempelvis på ett helt annat sätt än tidigare på en internationell marknad.
Också på varumärkesområdet som sådant har förhållandena ändrats sedan lagens tillkomst. Företag har under lång tid använt varumärken och andra varukännetecken som identifierings- och konkurrensmedel vid marknadsföring av varor och tjänster. Denna grundläggande funktion för ett varumärke, dvs. att fungera som individualiseringsmedel för att särskilja olika varor och tjänster, finns givetvis kvar även i dag. Utvecklingen har emellertid gått mot att allt större resurser läggs ner på marknadsföring och investeringar i varumärken vid etablering av nya varor och tjänster. Varumärkena har i högre grad kommit att fungera som en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. Ett varumärke kan representera ett mycket stort värde; i många fall kan varumärket utgöra ett företags största tillgång. Varumärkesrätten har därigenom också kommit att i allt större utsträckning få en funktion som skydd för de investeringar och resurser som lagts ned på varumärket.
Varumärkesrätten är internationellt präglad. Sedan länge bedrivs ett arbete såväl regionalt inom EU, som internationellt inom bl.a. FN:s immaterialrättsorganisation, WIPO, för att utveckla varumärkesrätten. Som exempel kan nämnas att det inom EU år 1988 antogs ett direktiv som innebar en långtgående harmonisering av varumärkeslagstiftningen i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet. Under 1993 beslutades vidare inom EU om ett parallellt system vid sidan av de nationella varumärkessystemen, rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Genom införandet av gemenskapsvarumärket blev det möjligt att registrera varumärken som gäller inom hela unionen. I anslutning till både direktivet och förordningen har det utvecklats en omfattande praxis från EU-domstolen.
På det internationella planet finns det ett etablerat system för internationell varumärkesregistrering, det s.k. Madridsystemet. Systemet utgörs av dels Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverenskommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverens-
kommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridprotokollet). Vidare bedrivs inom WIPO ett kontinuerligt internationellt arbete för att utveckla varumärkesrätten.
80
Regelverken för både gemenskapsvarumärken och för den internationella varumärkesregistreringen har vid olika tillfällen setts över och utvecklats för att fungera så effektivt som möjligt. Detta arbete pågår kontinuerligt. Också i andra internationella sammanhang aktualiseras varumärkesrättsliga frågor.
Det internationella regelverket på varumärkesområdet har haft konsekvenser också för den svenska varumärkeslagstiftningen. En rad tillägg och ändringar har gjorts i lagen, inte minst under 1990-talet till följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet och till följd av att Sverige tillträdde Madridprotokollet. Vidare har det sedan mitten av 1990-talet genomförts flera lagändringar när det gäller frågor om sanktioner och tvångsmedel i samtliga lagar på det immaterialrättsliga området. Alla dessa lagändringar har inneburit att lagen kommit att bli alltmer svåröverskådlig.
Den firmarättsliga lagstiftningen har ett nära samband med varumärkesrätten. Firmarätten har dock inte på samma sätt som varumärkesrätten varit föremål för internationell reglering och harmonisering.
En fråga som regeringen prioriterar högt är att det ska bli enklare att starta och driva företag. Lagstiftningen på det varumärkesrättsliga och firmarättsliga området har stor betydelse för många företag. En viktig del i förenklingsarbetet är att de regler som rör företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behöver det göras en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen och de delar av den firmarättsliga lagstiftningen som har samband med den motsvarande översynen av varumärkesrätten.
Sammanfattningsvis är den nuvarande varumärkeslagen i behov av såväl en översyn av de materiella reglerna som en redaktionell och språklig modernisering. Vidare behöver motsvarande delar i firmalagen ses över.
5.2 En helt ny varumärkeslag införs
Regeringens förslag: Lagstiftningen inom det varumärkesrättsliga området moderniseras på så sätt att den nuvarande varumärkeslagen upphävs och ersätts av en ny varumärkeslag. Lagen delas in i kapitel med löpande paragrafnumrering i varje kapitel.
Den nuvarande kollektivmärkeslagen upphävs. Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen tas, med vissa mindre förändringar, in i den nya varumärkeslagen. Det nuvarande kravet på att sökanden måste vara en förening av näringsidkare för att ansöka om eller inneha ett gemensamt varumärke (kollektivmärke) förs inte över till den nya lagen. I fortsättningen ska alla föreningar, bolag och andra sammanslutningar kunna vara sökande eller innehavare av sådana varumärken.
Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon samlad lag som omfattar både den varumärkesrättsliga och firmarättsliga lagstiftningen.
81
Kommitténs förslag och bedömning överensstämmer i princip med regeringens. Förslaget till ny varumärkeslag är dock redaktionellt utformat på ett annat sätt (SOU 2001:26 s. 112 f.).
Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Några av dem har påtalat behovet av en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter på den strukturella och redaktionella utformningen av lagen och andra synpunkter av lagteknisk karaktär. Mönsterutredningen,
Patentbevärsrätten och Svenskt Näringsliv m.fl. har anfört att regleringen beträffande bl.a. intrångsundersökning och pant borde kunna lyftas ur lagen och regleras i särskilda lagar. Svenskt Näringsliv m.fl. har ansett att på sikt bör den varumärkes- och firmarättsliga lagstiftningen integreras helt i en ny lag, benämnd Känneteckenslag, men att en sådan integrering bör få anstå till dess lagen ses över på nytt. Däremot borde det övervägas om inte bestämmelserna om varumärken och firma redan nu skulle kunna regleras i skilda avdelningar i en samlad lag. Organisationerna har också ansett att namnet ”varumärkeslag” borde ersättas med ”känneteckenslag”. Stockholms tingsrätt har bl.a. anfört att det i den nya varumärkeslagen bör övervägas att välja en löpande paragrafnumrering för varje kapitel. Patent- och registreringsverket (PRV) har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en bestämmelse som innehåller definitioner av de begrepp som används i lagen.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Lagens namn och utformning
Som kommittén föreslog bör den nuvarande varumärkeslagen upphävas och ersättas av ny lagstiftning. Frågan är hur den nya lagstiftningen på det varumärkesrättsliga området bör vara utformad. I dag finns regleringen av å ena sidan varumärken och andra varukännetecken respektive firmor och andra näringskännetecken å den andra i separata lagar, varumärkeslagen respektive firmalagen. Kommitténs förslag innebar att denna indelning skulle vara kvar även i fortsättningen.
Några remissinstanser har ansett att det borde vara möjligt att samla dessa bestämmelser i skilda avdelningar i en gemensam lag, benämnd känneteckenslag, för att markera det funktionella sambandet mellan varumärken och firmor. Regeringen ställer sig dock tveksam till om en sådan ordning skulle medföra några betydande fördelar. Det kan också tänkas att en sådan förändring skulle medföra nackdelar och om det saknas i dagsläget helt utredning. En sammanslagning är inte något som efterfrågats av en stor andel av remissinstanserna. Det har inte framkommit att fördelarna med en sammanslagning är så stora eller att en sådan sammanslagning är så efterfrågad att det är motiverat att inleda det omfattande arbete som skulle behövas för att säkerställa att en samlad lag kommer att fungera på önskvärt sätt. Regeringen anser
sammanfattningsvis att den nuvarande strukturen med en varumärkeslag och en firmalag bör behållas.
82
Samma remissinstanser har vidare föreslagit att benämningen varumärkeslag bör ersättas med känneteckenslag. Uttrycket varumärkeslag är dock sedan länge etablerat i svensk rätt och motsvarande benämningar används dessutom i olika internationella regleringar på området. Enligt regeringens uppfattning skulle uttrycket känneteckenslag också bli missvisande när nu lagen inte kommer att innehålla även regler avseende firma. Lagen bör därför även fortsättningsvis benämnas varumärkeslag.
Ytterligare en fråga är om regleringen i fråga om intrångsundersökning m.m. i de immaterialrättsliga lagarna, som föreslagits av vissa remissinstanser, borde samlas i en särskild lag. Den nuvarande ordningen innebär att regleringen avseende bl.a. intrångsundersökning finns intagen i var och en av de immaterialrättsliga lagarna. En fördel med denna lösning är att det direkt i respektive lag går att utläsa vilka regler som är tillämpliga för den immateriella rättighet som lagen avser. Om delar av lagstiftningen bryts ut och förs över till en separat lag blir det däremot nödvändigt att beakta ytterligare en lag för att få en fullständig bild av lagregleringen. Regelverket blir därigenom mer svåröverskådligt. Regeringen anser därför att den nuvarande ordningen bör behållas även fortsättningsvis.
När det gäller den nya varumärkeslagens struktur och redaktionella utformning har kommitténs arbete i enlighet med direktiven varit inriktat på att uppnå gemensamma nordiska lösningar i olika sakfrågor. Det har också funnits en strävan efter att uppnå en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna. Detta har lett till att det finns stora sakliga likheter mellan de svenska, finska och norska lagförslagen samt den danska lagen. Det finns emellertid viktiga frågor där det under utredningsarbetet inte gått att nå en samsyn. Även den redaktionella utformningen av lagförslagen skiljer sig åt på vissa punkter.
Som kommittén påpekat skiljer sig lagförslaget redaktionellt sett från hur modern svensk lagstiftning brukar vara utformad i vissa avseenden. Exempelvis används i lagförslaget löpande paragrafnumrering genom hela lagen trots att lagen består av flera kapitel. Vidare är ett antal paragrafer längre och omfattar fler stycken än normalt. Som nämnts tidigare är det en prioriterad fråga för regeringen att de regler som rör företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. De lagar som företagen har att tillämpa ska vara överskådliga och lättillgängliga. Inte minst av det skälet är det angeläget att lagen får en modern utformning, både språkligt och redaktionellt. Lagen bör delas in i kapitel med en löpande paragrafnumrering endast inom varje kapitel och det bör eftersträvas att varje paragraf inte blir för omfattande.
PRV har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en särskild bestämmelse i vilken de begrepp som används i lagen definieras.
Regeringen anser emellertid inte att någon sådan bestämmelse behövs. I de sammanhang där ett visst begrepp behöver förklaras eller tydliggöras så kan detta lämpligen ske i omedelbar anslutning till de bestämmelser som behandlar det aktuella begreppet. Det är vidare så att innebörden av vissa av de begrepp som förekommer i lagen regleras i annan lagstiftning, t.ex. firmalagen.
När det gäller firmalagen föreslås inte någon ny lagstiftning. Det är därför inte möjligt att nu modernisera denna lagstiftning redaktionellt på samma sätt som den nya varumärkeslagen. Ändringarna i firmalagen bör dock göras så att regleringen där det är lämpligt i så stor utsträckning som möjligt anpassas till motsvarande regler i den nya varumärkeslagen. Firmalagen har ändrats vid flera tillfällen sedan dess tillkomst. Till följd av både tidigare gjorda ändringar och de ändringar som nu föreslås kommer den att innehålla åtskilliga inskjutna paragrafer. Som Lagrådet har påpekat kommer dessutom bestämmelsen om registreringshinder att bli mycket lång. Det har inte gått att i detta lagstiftningsärende göra en redaktionell översyn av firmalagen. Det är därför angeläget att en sådan översyn kommer till stånd så snart som möjligt. En redaktionell och språklig förenkling av lagtexten kommer förstås att ingå i en sådan översyn.
83
Den nya varumärkeslagens tillämpningsområde, integrering av den nuvarande kollektivmärkeslagen
Kommitténs lagförslag innebar att bestämmelserna i den nuvarande kollektivmärkeslagen, med vissa förändringar, skulle tas in i den nya varumärkeslagen och att kollektivmärkeslagen följaktligen skulle upphöra att gälla. I övrigt innebar förslaget inte någon förändring av lagens tillämpningsområde. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen ansluter sig till kommitténs uppfattning i dessa delar.
En saklig förändring som kommittén föreslog var att det beträffande sådana kollektivmärken och andra varukännetecken som avsågs i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen fortsättningsvis inte skulle krävas att sökanden var en förening av näringsidkare, utan även andra slags föreningar och sammanslutningar skulle kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken.
Som kommittén pekat på avskaffades den 1 januari 1995 kravet i varumärkeslagen på att sökanden skulle vara näringsidkare (se prop. 1994/95:59 s. 42 f.). Regeringen delar kommitténs uppfattning att motsvarande förändring bör göras även i fråga om sådana kollektivmärken och varukännetecken som avses i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen. Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning att också andra sammanslutningar än föreningar bör kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken. I enlighet med vad Lagrådet har föreslagit bör lagtexten förtydligas så det framgår uttryckligen att även bolag omfattas.
Slutligen innebar kommitténs förslag att terminologin, med hänsyn till hur regleringen i artikel 1 i varumärkesdirektivet är utformad, skulle förändras i vissa avseenden. Enligt förslaget skulle begreppet kollektivmärke, som enligt gällande ordning används som samlingsbegrepp för alla slags varumärken som omfattas av kollektivmärkeslagen, i fortsättningen bara användas som benämning för de märken som används av medlemmar för varor eller tjänster som tillhandhålls i medlemmens rörelse, dvs. de märken som avses i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen. När det gäller märken som avses i lagens andra stycke, dvs.
84
märken som används för varor eller tjänster som är föremål för kontroll av offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning, föreslogs att dessa i den nya varumärkeslagen skulle benämnas garanti- eller kontrollmärken.
Uppdelningen mellan kollektivmärken å ena sidan och garanti- eller kontrollmärke å den andra är enligt regeringens mening naturlig och liknar också den konstruktion som redan funnits i kollektivmärkeslagen. Man kan däremot i och för sig ifrågasätta om det finns någon anledning att i lagen göra någon åtskillnad mellan garantimärken och kontrollmärken. Någon skarp gräns mellan dessa typer av märken är knappast möjlig att dra. Det kan dock tänkas att det förekommer märken av nu angivet slag som får användas för att garantera att de aktuella varorna eller tjänsterna uppfyller vissa givna krav eller normer utan att innehavaren av märket nödvändigtvis själv genomför någon kontroll av detta. I ett sådant fall blir det mer rättvisande att benämna märket som ett garantimärke. Regeringen ansluter sig därför även i denna del till kommitténs uppfattning om hur lagtexten bör vara utformad.
6 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor
6.1 Hur officialprövningen ser ut i dag
6.1.1 Varumärkesrätten
Svenska förhållanden
Registrering av varumärken sker i Sverige vid Patent- och registreringsverket (PRV). När en ansökan om varumärkesregistrering kommer in till PRV görs en formell granskning av ansökan, t.ex. att ansökan innehåller uppgifter om de varor eller tjänster som märket avser (se 17 och 19 §§ samt 1 § tredje stycket varumärkeslagen 1960:644, förkortad VML samt 9 § första stycket 4 varumärkesförordningen 1960:648). Utöver denna formella granskning kontrollerar PRV vid sin prövning av ansökan att det inte finns några materiella hinder mot registreringen (se 19 och 20 §§ VML). Dessa hinder brukar delas in i två olika kategorier, nämligen absoluta och relativa registreringshinder.
De absoluta registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av hänsyn till allmänna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Dit hör för det första det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Märken som bara anger t.ex. varornas eller tjänsternas art, beskaffenhet eller liknande saknar i regel sådan förmåga. Kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller som antingen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde får inte heller registreras som varumärke.
För det andra får märket inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen, eller något som lätt kan förväxlas därmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m., lagen (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling och lagen (1992:1534) om CE-märkning.
85
För det tredje får märket inte vara ägnat att vilseleda allmänheten och, för det fjärde, inte heller på annat sätt strida mot lag eller författning eller allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse (14 § första stycket 2 och 3 VML).
De relativa registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt. En uppräkning av de olika enskilda intressen som på detta sätt utgör hinder mot en varumärkesregistrering finns i 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.
Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att det sökta varumärket står i strid med annans släktnamn eller kan uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Vanligast förekommande bland de relativa registreringshindren är att det sökta varumärket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan, någon annans äldre inarbetade varukännetecken eller ett namn eller en firma som någon annan använder i näringsverksamhet (14 § första stycket 6 VML). Vad gäller registrerade varumärken kan det vara fråga om ett nationellt registrerat sådant, ett internationellt registrerat varumärke som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke.
Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett i Europeiska unionen och användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (14 § tredje stycket VML). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda nationella varumärken och för väl ansedda firmor (14 § första stycket 6 och 6 § andra stycket VML). Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (14 § första stycket 6, 6 § andra stycket samt 54 § andra stycket och 57 § första stycket VML).
Till skillnad från vad som gäller beträffande de absoluta registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan sökanden alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. Detta hänger samman med att de relativa registreringshindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen. Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan registreringshinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279–
283, 289 och 290, prop. 1960:167 s. 114 och 252, rättsfallet RÅ84 2:64, och jfr rättsfallet RÅ 1988 ref. 107. Rättsläget är inte helt klart. Från senare tid finns t.ex. avgöranden där såväl märkesidentitet som varuslags- eller tjänsteidentitet förelåg men där risk för vilseledande ändå inte ansågs föreligga (Patentbesvärsrättens dom 2005-10-28 i mål nr 03-320, Patentbesvärsrättens dom 2007-05-18 i mål nr 05-148 och Patentbesvärsrättens dom 2007-12-14 i mål nr 07-163).
86
Den nuvarande ordningen innebär alltså att PRV alltid och utan krav på åberopande från någon enskild prövar både om det finns något absolut och om det finns något relativt hinder mot registreringen.
Samma hinder som kan leda till att en ansökan om registrering avslås kan utgöra grund för en invändning under invändningsförfarandet (21 § VML). Invändningar kan framställas inom två månader från kungörelsedagen, dvs. den dag då varumärket tas in i registret och kungörelse om detta utfärdas (20 § VML). Såväl absoluta som relativa hinder kan alltså utgöra grund för en invändning.
Gemenskapsvarumärket
Inom EU finns ett system för registrering av s.k. gemenskapsvarumärken, dvs. varumärken som gäller i hela EU. Gemenskapsvarumärkena regleras i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Systemet handhas av ett särskilt unionsorgan: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnt OHIM, en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Vid OHIM prövas också internationella registreringar vid vilka Europeiska unionen designerats (dvs. sådana internationella registreringar som ska skyddas inom Europeiska unionen) enligt Madridprotokollet (protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken). En sådan designering har samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke, se artikel 151.1 i varumärkesförordningen.
När en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke görs eller när Europeiska unionen designerats vid en internationell registrering, prövar OHIM självmant om det finns några absoluta hinder mot registreringen. Om så är fallet avslås ansökan helt eller delvis (artiklarna 37 och 154 i varumärkesförordningen). Prövningen av absoluta registreringshinder går alltså i princip till på samma sätt som i Sverige.
Om ansökan inte avslås på grund av något absolut registreringshinder, undersöker OHIM om det finns några relativa registreringshinder i form av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken eller tidigare ingivna sådana ansökningar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas, se artiklarna 38.1 och 155.1. Om sökanden begärt det skickar OHIM också en kopia av ansökan till registreringsmyndigheterna i de medlemsstater som meddelat att de kan göra en granskning av eventuella registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artiklarna 38.2 och 155.2 i varumärkesförordningen). Varje sådan registrerings-
myndighet upprättar inom två månader på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som skickas till OHIM (artiklarna 38.3 och 155.3 i varumärkesförordningen). För närvarande deltar följande medlemsstater i förfarandet: Danmark, Finland, Grekland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Österrike.
87
OHIM skickar både den egna och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artiklarna 38.6 och 155.3 i varumärkesförordningen). Sökanden får på så sätt reda på om det hos OHIM eller i de medlemsstater som deltar i granskningsförfarandet finns någon tidigare ensamrätt som kan utgöra registreringshinder för det sökta märket. Om så är fallet får sökanden utifrån innehållet i granskningsrapporten själv avgöra om han eller hon vill vidhålla sin ansökan eller inte. Sökanden kan även vidta åtgärder för att undvika en konflikt mellan den tidigare ensamrätten och det sökta varumärket, exempelvis inskränka varu- eller tjänsteförteckningen eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre ensamrätten.
Enligt artikel 38.7 i varumärkesförordningen ska ansökan offentliggöras tidigast en månad efter det att granskningsrapporterna skickats till sökanden. I praktiken offentliggörs emellertid ansökningarna numera så snart granskningsrapporterna är klara för utskick till sökanden. Detta innebär att sökanden ofta erhåller granskningsrapporterna först efter offentliggörandet, se Note for the attention of proprietors and representatives of CTM applications, Subject: Art 39 (6) regarding the sending of search reports, Alicante, 31 March 2006.
I samband med offentliggörandet underrättar OHIM också de innehavare av äldre gemenskapsvarumärken eller sökande avseende sådana som finns upptagna i Europeiska unionens granskningsrapport om den nya ansökan (artiklarna 38.7 och 155.4 i varumärkesförordningen). Däremot skickas ingen underrättelse till innehavare av äldre nationella ensamrätter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.
Innehavare av äldre ensamrätter har sedan möjlighet att inom tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om så inte sker registreras varumärket utan någon prövning av om några relativa registreringshinder föreligger. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om varumärket kan registreras trots invändningen (artiklarna 41, 42 och 45 samt 156 i varumärkesförordningen).
Registreringsförfarandet i några andra länder
Utformningen av registreringsförfarandet i de nordiska länderna skiljer sig åt. I Finland, Island och Norge omfattar officialprövningen enligt respektive varumärkeslag, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från PRV, vilken har bekräftats av den norska registreringsmyndigheten, prövar dock den norska registreringsmyndigheten inte nya varumärkesansökningar mot tidigare firmor. Detta eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering varför tidigare registrerade firmor, enligt registreringsmyndigheten, i alltför hög grad har kommit att utgöra hinder mot nya varumärkesregistreringar. I Danmark prövar registreringsmyndigheten på
eget initiativ de absoluta hindren mot registrering men avslår numera inte självmant en ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder mot registrering. Granskningsrapporter tas fram och skickas till sökanden om det är frågan om en nationell ansökan eller ett ärende enligt Madridsystemet. Relativa hinder kan bli föremål för prövning av registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumärke om invändning framställs mot registreringen.
88
När det gäller de europeiska länderna i övrigt kan konstateras att man varken i Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) företar officialprövning av relativa registreringshinder.
I USA prövar registreringsmyndigheten ex officio såväl absoluta som relativa hinder mot registrering.
6.1.2 Firmarätten
Svenska förhållanden
I svensk rätt har det sedan länge funnits en strävan att varje näringsidkare som har en firma också ska vara angiven i ett offentligt register. Genom de krav på registrering av firma som till följd av denna strävan har ställts upp i olika författningar, har firmaregistreringen kommit att få en stark ställning i svensk rätt.
Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004 genom att PRV delades i två myndigheter. Bolagsverket sköter numera den registrering som tidigare sköttes av PRV:s bolagsavdelning.
Regler om firmaregistrering finns i firmalagen (1974:156), förkortad FL, och i de olika associationsrättsliga författningarna; se bl.a. 28 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 14 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 1–12 §§handelsregisterlagen (1974:157).
Den officialprövning som i dag görs vid registrering av firmor enligt firmalagen motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Registreringsmyndigheten kontrollerar för det första om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på en firma och om det finns något hinder för registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta registreringshinder). Det innebär i korthet att firman måste ha särskiljningsförmåga (9 § FL) och att firman eller dess användning inte får strida mot goda seder eller allmän ordning (10 § första stycket 1 FL). Firman får inte heller utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning eller förkortning, eller något som lätt kan förväxlas därmed eller vara ägnad att vilseleda allmänheten (10 § första stycket 2 och 3 FL).
För det andra görs en undersökning av om det finns några hinder av hänsyn till äldre ensamrätter (relativa registreringshinder). Dessa räknas upp i 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.
Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att den sökta firman står i strid med någon annans släktnamn eller kan uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Liksom på varumärkesområdet är det relativa hinder som oftast förekommer att
den sökta firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares skyddade närings- eller varukännetecken (10 § första stycket 6 FL). En firma får heller inte registreras om den är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke (10 § första stycket 8 FL).
89
Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett i Europeiska unionen och användningen av en liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (10 § andra stycket FL). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda firmor och för väl ansedda nationella varumärken enligt 10 § första stycket 6 och 6 § andra stycket FL. Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (10 § första stycket 6 FL samt 57 § första stycket VML och 6 § andra stycket FL).
Registrering kan, på samma sätt som i varumärkesrätten, enligt 10 § tredje stycket FL ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte heller finns något absolut hinder.
I de associationsrättsliga författningarna finns särskilda krav som ställs på firman för de olika associationsformerna. Dit hör t.ex. bestämmelsen i 28 kap. 1 § första och andra styckena aktiebolagslagen, där det framgår bl.a. att ett aktiebolags firma ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB och att den tydligt ska skilja sig från tidigare firmor i aktiebolags- eller filialregistret. Liknande regler finns för andra associationsformer.
En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av varumärken är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör en sådan granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. Detta arbetssätt möjliggör en enkel, smidig och snabb handläggning hos Bolagsverket.
Det finns, som nämnts, ett flertal juridiska personer där firmaregistrering sker, varav de flesta registreras hos Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen (10 kap.1 och 6 §§stiftelselagen 1994:1220 samt 3 och 12 §§ lagen 1972:262 om understödsföreningar).
Till skillnad från vad som gäller vid varumärkesregistrering finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Den som vill angripa en firmaregistrering är därför hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om att registreringen ska hävas (se 16 § FL).
Förhållandena i de andra nordiska länderna
I Danmark omfattar officialprövningen endast absoluta hinder mot registrering. Registreringsmyndigheten undersöker till att börja med om
det finns någon identisk eller nära nog identisk firma registrerad. Vidare kontrolleras om det finns några andra absoluta hinder mot registrering. Någon granskning av relativa registreringshinder görs inte. Invändningsförfarande saknas för firmor, vilket innebär att en registrering i princip endast kan hävas efter en talan vid allmän domstol.
90
I Norge omfattar officialprövningen absoluta hinder samt vissa relativa hinder mot registrering. Liksom i Danmark finns det ett absolut hinder mot registrering om en identisk firma redan är registrerad. Vidare kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering. Att en firma saknar särskiljningsförmåga utgör inte längre ett sådant hinder mot registrering. När det gäller officialprövningen av relativa registreringshinder omfattar den t.ex. att firman inte innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans namn eller konstnärsnamn. Däremot gör registreringsmyndigheten ingen prövning av relativa hinder i form av t.ex. tidigare varukännetecken enligt den norska varumärkeslagen, kollektivmärken eller näringskännetecken eftersom sådana hinder inte utgör hinder mot en firmaregistrering i registreringsfasen. Någon möjlighet att göra invändning mot registreringen på grund av sådana tidigare rättigheter finns inte heller, men sådana rättigheter kan innebära att firman förklaras stå i strid med lagen i ett förfarande för s.k. administrativ överprövning vid den norska registreringsmyndigheten.
I Finland omfattar officialprövningen både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från Bolagsverket, vilken har bekräftats av den finska registreringsmyndigheten, brukar dock den finska registreringsmyndigheten inte avslå en ansökan om firmaregistrering på grund av tidigare varumärken eller gemenskapsvarumärken. Det finns inte någon möjlighet att göra invändning mot registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registreringen av en firma i princip endast angripas genom en talan vid domstol.
I Island omfattar officialprövningen både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från den isländska registreringsmyndigheten finns det möjlighet att vid myndigheten begära att en registrerad firma hävs för det fall den blivit registrerad trots att det fanns något hinder mot registreringen. Denna möjlighet till hävning är inte begränsad i tiden.
6.2 Förslag på förändrad utformning av officialprövningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28
Efter en genomgång av fördelarna respektive nackdelarna med den nuvarande officialprövningen av relativa registreringshinder lämnade Varumärkeskommittén i sitt betänkande (SOU 2001:26) förslag om att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas såväl vid registrering av varumärken som vid registrering av firmor och att officialprövningen därmed skulle begränsas till absoluta registreringshinder.
Varumärkeskommittén ansåg att om firmaregistreringen skulle ske utan någon officialprövning av relativa registreringshinder måste innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa en ny firmaregistrering på något enklare sätt än genom att väcka talan om hävning i domstol. Varumärkeskommittén föreslog av det skälet att ett
invändningsförfarande skulle inrättas för firmor. Invändningsförfarandet skulle enligt förslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats.
91
Under det ordinarie remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag var det stora flertalet av remissinstanserna positiva till att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder, såväl avseende varumärkesärendena som avseende firmaärendena. I början av år 2006 inträffade emellertid den förändringen att var och en av de två remissinstanserna Företagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv gav in kompletterande remissvar till Justitiedepartementet, i vilka de hade ändrat uppfattning i frågan om det var önskvärt med ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder. Dessa båda remissinstanser representerar större delen av det svenska användarkollektivet. Därefter har även PRV ändrat uppfattning i frågan och ytterligare synpunkter har getts in från några av remissinstanserna.
Med hänsyn till de nya remissynpunkterna bedömdes det inte möjligt att gå vidare med Varumärkeskommitténs förslag utan att inhämta kompletterande beredningsunderlag avseende frågan om officialprövningen, vilket skedde genom departementspromemorian Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28).
I sina nya remissynpunkter i anledning av Varumärkeskommitténs förslag hade både Svenskt Näringsliv och Företagarna lagt tonvikten vid att ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle få mycket negativa följder för firmaregistreringen. I promemorian presenterades därför ett alternativt förslag till en mer begränsad reformering av officialprövningen. Förslaget gick ut på att PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder skulle avskaffas vid registrering av varumärken och att prövningen därmed skulle begränsas till absoluta registreringshinder. Om den som ansökte om registrering av ett varumärke begärde det skulle PRV undersöka om det fanns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Enligt förslaget skulle det inte föreskrivas någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. I promemorian gjordes bedömningen att officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor för närvarande borde behållas. Något invändningsförfarande borde heller inte för närvarande inrättas för firmor.
6.3 Officialprövningen behålls både för varumärken och firmor
Regeringens förslag: Nuvarande regler om officialprövning vid varumärkesregistreringar förs över oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder ska prövas självmant av PRV under registreringsförfarandet.
Regeringens bedömning: Nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar bör bibehållas, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör även fortsättningsvis prövas självmant av
registreringsmyndigheterna under registreringsförfarandet. Det bör inte inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor.
92
Kommitténs förslag innebär att officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken och firmor och att prövningen begränsas till absoluta registreringshinder. Vidare föreslår kommittén att ett invändningsförfarande ska inrättas för firmor.
Invändningsförfarandet ska ligga i tiden efter det att firman har registrerats (SOU 2001:26 s. 167 f. och 399 f.).
Remissinstansernas synpunkter på kommitténs förslag:
Ursprungligen tillstyrkte en stor del av remissinstanserna, däribland
Föreningen Svenskt Näringsliv, PRV (vars verksamhet vid denna tidpunkt även omfattade den verksamhet som nu bedrivs inom Bolagsverket) och Svenska Patentombudsföreningen Varumärkeskommitténs förslag. Även Företagarna kunde med viss tvekan acceptera reformen. Flera av remissinstanserna pekade på att underlaget för den nuvarande officialprövningen är ofullständigt. Några remissinstanser, bl.a. Riksdagens ombudsmän, Kommerskollegium och Språk- och folkminnesinstitutet avstyrkte dock förslaget och ansåg att den nuvarande officialprövningen borde behållas. Svea hovrätt och Patentbesvärsrätten ställde sig tveksamma till om det fanns tillräckliga skäl för att överge nuvarande ordning. Patentbesvärsrätten ansåg emellertid att det i första hand var användarna av systemet som borde ta ställning till om reformen var önskvärd.
Svenskt Näringsliv, Företagarna och PRV ändrade sig senare och förordade att ingen reformering alls skulle göras av officialprövningen. Svenska Patentombudsföreningen, som fortfarande var för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på såväl varumärkes- som firmaområdet i och för sig, påtalade att det fanns en risk för att reformen med invändningsförfarande inom firmarätten skulle kunna få konsekvenser som inte är önskvärda. Ett alternativ vore därför, enligt Svenska Patentombudsföreningen, att bara genomföra reformen på varumärkesområdet, medan ändringar i firmalagen skulle kunna övervägas ytterligare och i separat ordning. Bolagsverket, som fortfarande förordade att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas både på varumärkes- och firmaområdet, ansåg till skillnad från tidigare att något invändningsförfarande för registrerade firmor inte borde inrättas. I stället förordade verket att en möjlighet till administrativ hävning av firma infördes, dvs. en ordning där firmaregistreringar hävs av registreringsmyndigheten. I andra hand förordade verket att antalet relativa hinder i FL begränsades så att exempelvis varumärken och släktnamn inte skulle kunna utgöra grund för att vägra registrering av en firma.
Promemorians förslag och bedömning: Enligt promemorians förslag ska officialprövning av relativa registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken och prövningen begränsas till absoluta registreringshinder. Om den som ansöker om registrering av ett varumärke begär det ska PRV undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Det föreskrivs inte någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också
underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. När det gäller utformningen av officialprövningen på firmaområdet, liksom frågan om inrättandet av ett invändningsförfarande för registrerade firmor överensstämmer promemorians bedömning med regeringens (Ds 2008:28 s. 51 f., s. 57 f. och s. 90 f.).
93
Remissinstansernas synpunkter på promemorians förslag och bedömning: Förslagen och bedömningen i promemorian rörande officialprövningen har fått ett blandat mottagande. Ett antal remissinstanser, däribland Sveriges advokatsambund, Svenska Industrins IP
Förening och Svenska Patentombudsföreningen har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot förslagen och bedömningen. Flera remissinstanser, däribland PRV, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna och Sveriges Patentbyråers förening har dock avstyrkt förslagen och bedömningen och framfört att den nuvarande ordningen bör behållas. Vissa remissinstanser, bland annat Patentbesvärsrätten, Bolagsverket och Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd (SFIR), har avstyrkt förslagen och bedömningen med motiveringen att officialprövningen av relativa registreringshinder bör tas bort både på varumärkes- och firmaområdet. Bolagsverket har därvid ställt sig positivt till att ett invändningsförfarande inrättas för registrerade firmor, men framfört att invändningsfristen skulle kunna vara kortare än på varumärkesområdet. Verket har dock även ansett att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle kunna avskaffas utan att ett invändningsförfarande inrättades och haft vissa kompletterande förslag om detta alternativ väljs. Om promemorians förslag genomförs har verket ansett att officialprövningen borde begränsas till vissa relativa hinder, så att t.ex. varumärken och släktnamn inte skulle omfattas av granskningen.
Skälen för regeringens bedömning
Allmänna utgångspunkter
Regeringen anser till att börja med, precis som Varumärkeskommittén, att det inte bör komma i fråga att göra någon ändring av den officialprövning av de absoluta registreringshindren som i dag görs av PRV vid varumärkesregistrering respektive av Bolagsverket m.fl. myndigheter vid firmaregistrering. Även i fortsättningen ska registreringsmyndigheterna alltså självmant avslå registreringsansökningar om det finns något absolut registreringshinder. Se vidare avsnitt 9 för det närmare innehållet i denna prövning för varumärkenas del och avsnitt 16 för motsvarande frågor på firmaområdet.
När det sedan gäller frågan om officialprövningen av relativa registreringshinder har i promemorian lämnats ett förslag om att prövningen skulle avskaffas vid registrering av varumärken, men behållas vid registrering av firmor. Bakgrunden till förslaget var det splittrade ställningstagande remissinstanserna gav uttryck för i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag om officialprövningen. Med tanke på hur frågorna behandlades i promemorian är det lämpligast att först analysera och bedöma hur officialprövningen bör vara utformad
på varumärkesområdet, för att därefter bedöma hur officialprövningen bör vara utformad på firmaområdet, bl.a. med hänsyn till ställningstagandet på varumärkesområdet.
94
Bör officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas på varumärkesområdet?
När varumärkeslagen antogs var en grundläggande tanke att stärka de registrerade varumärkenas ställning. Vidare fanns ett önskemål om att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkesregister som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara överflödig. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville försäkra sig om att märket inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensamrätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvändigt att det vid registreringen fullt ut prövades om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder (se vidare SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f.).
Frågan om officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades senast av regeringen vid den översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen som genomfördes år 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.). Regeringen kom då till slutsatsen att övervägande skäl talade för att åtminstone tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar. Ett av skälen för bedömningen var att man ville undvika osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och därmed erhålla en större säkerhet för investeringar i nya varumärken. Vidare ville man av kostnads- och tidsskäl hålla nere antalet invändningar. Det ansågs också önskvärt att undvika att belasta innehavarna av registrerade varumärken med att själva bevaka sina rättigheter, något som bedömdes vara särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag. Därtill kom att officialprövning av relativa registreringshinder då skedde såväl i de andra nordiska länderna, som i andra viktiga industriländer, bl.a. Storbritannien och Förenta Staterna, och att det inte såg ut att vara på gång någon förändring av den situationen.
I betänkandet och i promemorian har angetts en rad skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Skälen är i huvudsak följande.
Antalet registreringar som ska beaktas har ökat kraftigt under senare år, vilket har medfört att det blivit svårare att överblicka alla relativa registreringshinder. Officialprövningen har därigenom kommit att bli en alltmer krävande uppgift och kan också innebära längre handläggningstider. Prövningen är dessutom av olika skäl ofullständig, bl.a. på grund av prioritetsregler. Prövningen är också i praktiken begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering. PRV saknar även möjlighet att efterforska om registreringsansökningar gjorts i ond
tro eller om det finns någon omständighet som gör att ett äldre registrerat märke eller en firma har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna.
95
Ytterligare skäl för ett borttagande är att det inom systemet för gemenskapsvarumärken inte sker någon officialprövning av relativa registreringshinder, vilket innebär att den största delen av de varumärken som gäller i Sverige har registrerats utan att en sådan prövning har ägt rum. En officialprövning som äger rum gentemot alla de gemenskapsvarumärken som nu finns registrerade riskerar också att leda till onödiga avslag av svenska registreringsansökningar i de fall då syftet är att använda det svenska varumärket bara i Sverige, medan gemenskapsvarumärket i fråga inte används här.
Någon nordisk rättslikhet föreligger dessutom inte längre när det gäller prövningens utformning och i flera viktiga europeiska industriländer, som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, äger motsvarande prövning inte rum. Det har också blivit allt lättare och billigare att själv utföra granskningar i olika databaser. Även i övrigt finns det goda möjligheter att hålla sig underrättad om innehållet i diverse register. Med rätt nyttjande av personalresurserna hos PRV bör dessutom en svensk reformering av officialprövningen kunna leda till kostnadsbesparingar som på sikt kommer att medföra att avgifterna kan hållas på en för sökandena attraktiv nivå.
Remissinstanserna – och särskilt de instanser som direkt representerar användarna av de känneteckensrättsliga systemen – har dock framställt en rad argument mot skälen för en reformering av officialprövningen.
De flesta användarna förefaller acceptera handläggningstidernas nuvarande längd. Flera remissinstanser, som Svensk handel, Föreningen
Svenskt Näringsliv och Företagarna, har förklarat att de är införstådda med prövningens ofullständighet, men har ändå ansett att prövningen utgör en värdefull service, inte minst för de mindre företagen.
Remissinstanserna har också framfört att det visserligen inte är lyckat att det finns ett stort antal gemenskapsvarumärken som gäller i Sverige utan att relativa registreringshinder har prövats ex officio av registreringsmyndigheten. Fördelarna med att behålla den nuvarande ordningen i Sverige överväger dock, enligt remissinstanserna, nackdelarna. Genom officialprövningens utformning i Sverige underlättas åtminstone, enligt remissinstanserna, situationen för de många företagare som endast önskar skydd för sitt varumärke i Sverige och som därmed kan sköta ansökningsförfarandet själva och slipper företa någon närmare egen granskning av tidigare ensamrätter. Vidare underlättas situationen för varumärkesinnehavarna som genom officialprövningen får hjälp av PRV att bevaka sina rättigheter mot åtminstone nya svenska ansökningar.
När det gäller utvecklingen i andra europeiska länder har PRV framfört att man borde ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts i anledning av reformen i Danmark, men det kan konstateras att en entydig bild över konsekvenserna av reformen saknas.
Flera remissinstanser har framhållit att ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle lägga ett alltför tungt ansvar på framför allt mindre företag och att dessa skulle bli tvungna att anlita ombud för att kunna göra en varumärkesansökan och också för att kunna tillvarata sina rättigheter efter det att registreringen beviljats. Detta
skulle enligt t.ex. Försvarets materielverk gälla även om PRV utfärdade granskningsrapporter över tidigare rättigheter. Enligt Försvarets materielverk är det nämligen inte säkert att alla varumärkessökande skulle förstå vad en sådan rapport innebär. Inte heller de förbättringar som skett när det gäller möjligheterna till egna granskningar i databaser m.m. har medfört att de remissinstanser som representerar användarna anser att officialprövningen av relativa registreringshinder nu kan avskaffas.
96
Ett förhållande som flera remissinstanser uppmärksammat som särskilt allvarligt är frågan om den nuvarande prövningen kan leda till hinder mot nyföretagande med hänsyn till att prövningen innebär viss risk för att nationella ansökningar om varumärken avslås av PRV med motiveringen att det redan finns ett förväxlingsbart gemenskapsvarumärke registrerat, trots att det märket kanske inte alls kommer att användas på den svenska marknaden. De remissinstanser som representerar användarna som Föreningen Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Företagarna och Stockholms handelskammare har ansett att detta kan utgöra skäl för att bevaka att det nuvarande systemet på sikt inte leder till onödiga avslag. De har framhållit att det är möjligt att det så småningom kan bli nödvändigt med en reform, men har förklarat att de inte är beredda att nu avstå från den service som de anser att officialprövningen ändå utgör för speciellt små och medelstora företag.
Att officialprövningen av relativa registreringshinder medför att sökandena själva slipper utföra granskningar av tidigare rättigheter inför registreringar, ger sökandena rättigheter som med större säkerhet står sig vid senare prövningar (i invändningsförfarandet eller i domstol) och gör att innehavare av äldre varumärken själva slipper bevaka sina rättigheter mot nya sökande är argument som ett stort antal remissinstanser fört fram som särskilt starka skäl för att bibehålla officialprövningen av relativa registreringshinder även fortsättningsvis.
Remissinstanserna har vidare framfört att det framför allt är de små och medelstora företagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande officialprövningen. Regeringen anser att det också är situationen för de små och medelstora företagen som särskilt bör uppmärksammas. En viktig utgångspunkt måste vara att hinder för etablering och tillväxt i mindre företag i möjligaste mån ska undanröjas. I detta sammanhang är det självklart viktigt att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina varu- och näringskännetecken.
Det kan vidare konstateras att varken utvecklingen inom EU (när det gäller gemenskapsvarumärket) eller utvecklingen i flera europeiska länder har påverkat användarnas uppfattning att utformningen av den svenska officialprövningen bör bibehållas, annat än marginellt.
Föreningen Svenskt Näringsliv och Svensk handel har dessutom lyft fram att kostnaderna för att köpa in tjänster som förundersökning eller bevakning enligt dem avsevärt kommer överstiga de avgifter för registrering och förnyelse av varumärken som PRV tar ut i dag. Dessa remissinstanser ser alltså framför sig att företagen snarast skulle drabbas av kostnadsökningar vid en reform. En reform skulle därmed komma att uppfattas som en försämring av många företag, särskilt mindre sådana.
Som beskrivits har officialprövningen av relativa registreringshinder ansetts bidra bl.a. till att man undviker osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och att man därmed erhåller en större
säkerhet för investeringar i nya varumärken. Prövningen har också ansetts innebära att sökande och innehavare inte själva behöver utföra granskningar inför eller efter registreringar. Det har ansetts att prövningen leder till att antalet invändningar kan hållas nere, vilket också håller kostnaderna för företagen på en lägre nivå. Allt detta utgör väsentliga fördelar för användarna av de känneteckensrättsliga systemen.
97
Som konstaterats finns det emellertid också skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Dessa skäl är främst prövningens ofullständiga karaktär, de längre handläggningstider och högre avgifter prövningen kan leda till, riskerna att företagare drabbas av onödiga avslag och nackdelarna med att Sverige har ett varumärkessystem som inte är anpassat till det system som gäller vid registrering av gemenskapsvarumärken.
Verksamheten vid PRV är helt avgiftsfinansierad. Det är alltså användarna själva som, genom sina ansökningsavgifter, betalar för officialprövningen av relativa registreringshinder. Om användarna anser att officialprövningen trots sina ofullständigheter är värd att betala för är det en uppfattning som bör tillmätas stor vikt när beslut ska fattas om hur prövningen ska vara utformad. Det är också användarna som direkt drabbas av de problem som den nuvarande ordningen leder till, t.ex. onödiga avslag på grund av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken. Användarnas uppfattning om huruvida systemet är övervägande effektivt eller leder till alltför stora belastningar för dem bör därför tillmätas stor betydelse. Användarnas uppfattning om att handläggningstiderna vid PRV är acceptabla måste också åtminstone i viss utsträckning beaktas. När Varumärkeskommittén lade fram sitt betänkande fanns många klagomål från användarna när det gäller den tid det tar att få till stånd en registrering av ett varumärke eller en firma. Handläggningstiderna anses i dagens läge inte längre lika besvärande, vilket också är en uppfattning som bör tillmätas viss tyngd.
Det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av varumärkesärenden som de allra flesta remissinstanser som representerar användarna gett uttryck för innebär enligt regeringens uppfattning att det, trots att det finns flera sakliga skäl som talar för en sådan reform, inte är lämpligt att genomföra en ändring av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Nuvarande regler om officialprövning vid varumärkesregistreringar bör således föras över oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör prövas på initiativ av PRV under registreringsförfarandet.
Slutsatser på firmaområdet
I promemorian gjordes bedömningen att nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar för närvarande bör bibehållas och att det för närvarande inte bör inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor. Skälen för bedömningen var i huvudsak följande.
Hanteringen av ansökningar om firma har, på grund av möjligheterna att lämna in flera alternativa firmaförslag, lett till en enkel, smidig och snabb handläggning, vid vilken förekomsten av relativa registrerings-
hinder inte alltid leder till samma krav på utredning och därmed tidsutdräkt som vid ansökningar om varumärkesregistrering. Såväl vid en fullständig, som vid en mer begränsad reform av officialprövningen på firmaområdet, skulle dessutom ett invändningsförfarande behöva inrättas för firmor, vilket användarna ställt sig negativa till. Ett administrativt förfarande för hävning av firmaregistrering, av annat slag än det som Varumärkeskommittén föreslog, skulle möjligen kunna ersätta ett invändningsförfarande. Den frågan skulle emellertid kräva noggranna överväganden som det nu saknats möjligheter att utföra, om en sådan lösning alls skulle vara möjlig. Helt avgörande för frågan om officialprövningens utformning var emellertid det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av firmaärenden som användarna gett uttryck för.
98
De remissinstanser som alltjämt har förespråkat ett borttagande av officialprövningen på firmaområdet, som Bolagsverket och SFIR, har gjort det utifrån bedömningen att officialprövningen bör reformeras såväl på varumärkes- som på firmaområdet. SFIR och Stockholms universitet har även ansett att EU-domstolens dom den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041 gör att argumenten för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder just på firmaområdet förstärkts. Bolagsverket har dock inte varit av samma uppfattning.
Den nämnda domen behandlar frågor om ensamrättens innehåll för varumärken och hur ensamrätten förhåller sig till tredje mans rätt att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn. Domen ger anledning att analysera förhållandet mellan hindren mot en firmaregistrering eller dess bestånd och de bedömningar som senare kan behöva göras i fråga om användningen av firman utgör intrång i ett varumärke. Är det lämpligt att behålla ett system där de bedömningar som görs vid registrering eller hävning av firmor avviker från de bedömningar som kan behöva göras vid prövningen av eventuella varumärkesintrång som skett genom användning av firmor?
Frågeställningen har visserligen, precis som några remissinstanser påtalat, vissa beröringspunkter med bedömningen om registreringsmyndigheterna ex officio bör företa en prövning av relativa registreringshinder eller inte. Frågeställningen har dock en mer vidsträckt betydelse än så. Den tar sikte på vilka relativa hinder som överhuvudtaget bör finnas på firmaområdet, dvs. vilka hinder som bör föreligga inte enbart mot beviljandet av firmaregistrering utan också mot en sådan registrerings bestånd. Analysen bör därför inte göras enbart utifrån vilka hinder som ska prövas ex officio av myndigheterna vid registreringen av firmor, utan också med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli aktuella vid en hävningsprocess. Regeringen anser inte att domen medför att skälen för att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet har stärkts annat än marginellt. I stället kommer regeringen att återkomma till frågan i avsnitt 16.5.2, där bedömning görs av de relativa hindren på firmaområdet.
Regeringen har kommit fram till att det inte kan anses lämpligt att genomföra en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Med hänsyn till vikten av samordning mellan de varumärkesrättsliga och firmarättsliga systemen
som flera remissinstanser påpekat och då det inte framkommit några skäl till att göra en annan bedömning på firmaområdet än den som har gjorts i promemorian, är regeringens slutsats att den firmarättsliga prövningen varken bör avskaffas eller begränsas till att omfatta endast vissa tidigare ensamrätter.
99
När det gäller frågan om ett invändningsförfarande bör inrättas för registrerade firmor har grunden till det förslaget varit att officialprövningen skulle tas bort. Många användare har varit negativa till ett invändningsförfarande. Med den bedömning som gjorts vad gäller officialprövningen bör det inte komma i fråga att inrätta ett invändningsförfarande för registrerade firmor.
7 Inarbetade varukännetecken m.m.
7.1 Inarbetning
7.1.1 Svenska förhållanden
Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma inte bara genom att det registreras, utan också genom att varumärket används och blir inarbetat. Även andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet kan inarbetas och på så sätt bli föremål för ensamrätt, se 2 § första och andra styckena varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML.
Tidigare krävdes för att ett kännetecken skulle anses inarbetat att det i Sverige bland dem det riktade sig till skulle vara allmänt känt som beteckning för innehavarens varor eller tjänster. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 mildrades detta krav. Enligt 2 § tredje stycket VML ska ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var ”allmänt kända” kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Kravet på kännedom ändrades därför så att det skulle vara tillräckligt att kännetecknet är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop. 1994/95:59 s. 43 f. ).
När det gällde tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. ”Bedömningen av vad som är en ’betydande del’ kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas.” (a prop. s. 45).
En förutsättning för att ett varumärke eller något annat särskilt varukännetecken ska vara skyddat på grund av inarbetning är att det har särskiljningsförmåga (se SOU 1958:10 s. 223).
100
Även ett kännetecken som inte är inarbetat i hela landet är skyddat. Av 4 § första stycket VML följer att i sådana fall gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.
Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder enligt varumärkeslagen som rätten till ett registrerat varumärke, utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat varukännetecken har inte någon rätt enligt 11 § VML att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke. Denna regel gäller alltså bara för registrerade varumärken.
Det bör också nämnas att det regelverk inom EU som rör tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkta intrångsvaror endast gäller registrerade varumärken, se rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, 2.8.2003, s. 7–14. I det avseendet finns det alltså en skillnad i skyddet för registrerade varumärken respektive inarbetade varumärken eller varukännetecken.
7.1.2 Internationella förhållanden
Pariskonventionen
Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (senast reviderad i Stockholm år 1967) innehåller ett grundläggande skydd för kända varumärken. Enligt artikel 6bis i konventionen ska ett varumärke som är notoriskt känt vara skyddat mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Artikeln omfattar inte något skydd för märken som avser tjänster (s.k. servicemärken, jfr dock nedan angående TRIPs-avtalet) och inte heller mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Artikeln är en minimiregel och hindrar inte att konventionsländerna ger kända varumärken ett mer omfattande skydd.
TRIPs-avtalet
I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPsavtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6bis i Pariskonventionen. Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär att artikel 6bis i Pariskonventionen ska tillämpas även för notoriskt kända varumärken som avser tjänster, s.k. servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster ska alltså få skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Vid bedömning av om ett varumärke är välkänt ska,
enligt samma artikel i TRIPs-avtalet, hänsyn tas till kännedomen om märket i omsättningskretsen.
101
Varumärkesdirektivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet – gäller endast för varumärken som är registrerade eller för vilka det har getts in en ansökan om registrering (artikel 1). Det tar alltså inte sikte på exempelvis inarbetade varumärken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna tillämpar en ordning som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken kan förvärvas genom användning (se stycke 5 i direktivets ingress).
I direktivet finns däremot bestämmelser som reglerar förhållandet mellan registrerade och inarbetade varumärken. Av artikel 4.1 och 4.2 d följer att ett äldre välkänt varumärke under vissa förutsättningar ska utgöra hinder mot registrering av ett senare varumärke eller grund för att ogiltigförklara en tidigare gjord registrering. Med äldre varumärken åsyftas bl.a. varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6bis i Pariskonventionen. Hänvisningen till artikel 6bis tar endast sikte på vad som ska förstås med begreppet välkänt och inte på de övriga begränsningar som anges i artikeln. Vidare följer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är att det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. I förekommande fall ska hänsyn tas till den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket.
Förordningen om gemenskapsvarumärken
Ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. Det går alltså inte att med stöd av varumärkesförordningen få ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke genom inarbetning. Däremot innehåller varumärkesförordningen, precis som varumärkesdirektivet, bestämmelser som reglerar förhållandet mellan gemenskapsvarumärken och inarbetade varumärken. Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 c och svarar mot reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet.
Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varumärke som inte är registrerat eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning efter invändning av dess innehavare utgöra registreringshinder under vissa förutsättningar. För att så ska vara fallet krävs att rätten till kännetecknet har förvärvats före dagen för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger inneha-
varen rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken. Ett nationellt kännetecken som endast är lokalt inarbetat kan alltså varken utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Enligt artikel 111 får dock medlemsstaterna i sin lagstiftning ha bestämmelser som ger en innehavare av ett sådant lokalt inarbetat kännetecken rätt att utverka ett förbud mot att ett gemenskapsvarumärke används inom det område där det lokala kännetecknet är skyddat.
102
WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken
WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999 en gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks), i fortsättningen benämnd WIPOrekommendationen om skydd för välkända varumärken. Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPsavtalet ger.
Rekommendationen innehåller vissa bestämmelser av intresse när det gäller vilka krav som kan ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat.
Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett välkänt varumärke. Utgångspunkten är att alla omständigheter ska beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel på omständigheter som kan beaktas. Dessa är:
– vilken kännedom om märket som finns i omsättningskretsen, – användningen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
– marknadsföringen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
– registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket,
– i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprätthållas, särskilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och
– märkets värde. I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke ska anses vara välkänt.
Artikeln innehåller vidare regler om hur den relevanta omsättningskretsen bör bestämmas och vad som bör krävas för att ett märke ska anses vara välkänt i denna krets. Omsättningskretsen kan bestå av bl.a. de som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, de som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller affärskretsar som tar befattning med sådana varor eller tjänster (artikel 2.2 a). Det ska vara tillräckligt att märket är välkänt i någon av dessa kretsar för att märket ska anses vara välkänt (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 c och d följer att
ett märke kan anses vara välkänt även om det rent faktiskt inte blivit välkänt i någon sådan krets.
103
I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke ska anses vara välkänt. Det får inte krävas att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat där. Det får inte heller ställas krav på att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land. Slutligen får det inte krävas att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet.
Rekommendationen innehåller i övrigt bestämmelser om skyddets omfattning för välkända varumärken. Dessa bestämmelser berörs i avsnitt 8.1.2.
Förhållandena i de andra nordiska länderna
I Danmark kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas redan genom att det tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Om det finns brister i kännetecknets ursprungliga särskiljningsförmåga kan ensamrätt i stället förvärvas genom inarbetning. Frågan om ett kännetecken är inarbetat bedöms på ungefär samma sätt som när man vid registrering av ett varumärke bedömer om det har särskiljningsförmåga. I Danmark är det inte möjligt att förvärva en lokal ensamrätt. En liknande ordning finns i Island.
I Finland kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i Sverige, förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i Finland inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är ”allmänt känt” som särskild beteckning för innehavarens varor.
I Norge kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i Norge är ”godt kjent” som särskilt kännetecken för någons varor.
7.1.3 Förutsättningarna för att ett varukännetecken ska anses inarbetat ändras inte
Regeringens förslag: Den som innehar ett varukännetecken som är inarbetat ska på samma sätt som hittills ha ensamrätt till kännetecknet.
Ett varukännetecken ska även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.
Liksom hittills ska gälla att om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, ska ensamrätten endast gälla inom det området.
Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (se SOU 2001:26 s. 234 f.).
Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. Lunds universitet har efterlyst ett klarläggande om huruvida det krävs att inarbetade varukännetecken ska kunna beskrivas grafiskt eller om detta krav bara gäller registrerade varumärken. Universitetet har ansett att i princip borde
104
samma krav ställas både på registrerade och inarbetade varumärken.
Tullverket har påpekat att gemenskapsregleringen om tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkt intrång endast omfattar registrerade varumärken och att inarbetade varumärken i detta avseende alltså inte har samma skydd.
Skälen för regeringens förslag
Bör det finnas ett skydd för inarbetade varukännetecken?
Sveriges internationella åtaganden innebär en skyldighet att tillhandahålla skydd för vissa välkända varumärken. Av artikel 6bis Pariskonventionen följer en skyldighet att skydda ”notoriskt kända” varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har bestämmelsen uppfyllts genom att ett skydd har getts för inarbetade varumärken (jfr prop. 1994/95:59 s. 43).
Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär en skyldighet att erbjuda samma skydd när det gäller varumärken som avser tjänster (s.k. servicemärken). Vidare har Sverige enligt artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken mot registrering av yngre identiska varumärken. Till detta kommer att Sverige i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken, vilken är mer omfattande än det som följer av Pariskonventionen och TRIPs-avtalet.
Som kommittén konstaterade finns det – trots att utvecklingen går mot att allt fler företag ser till att skydda sina varumärken genom registrering – av flera skäl behov av att kunna erbjuda ett självständigt skydd även för varukännetecken som inte är registrerade. Ett skäl är att många små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom registrering. Orsakerna till detta kan variera. Det kan bero på okunskap om möjligheterna att skydda varumärken genom registrering, men också på att verksamheten är begränsad och att företaget inte bedömer det som meningsfullt att utnyttja registreringsmöjligheten.
Ett annat skäl att erbjuda ett sådant skydd är att inte alla kännetecken går att registrera som varumärken. Detta kan bero på att kännetecknet inte är möjligt att återge grafiskt, såsom för vissa ljud- och doftmärken. Det kan också vara på det sättet att kännetecknet i sig är beskrivande eller av annat skäl saknar särskiljningsförmåga och först efter att det har använts under en tid är möjligt att registrera. I vissa fall används kännetecknet i sådan omfattning att det blir inarbetat och alltså förvärvar särskiljningsförmåga genom användning innan en ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade kännetecknet fyller då en viktig funktion i avvaktan på registreringen.
Även i den nya varumärkeslagen bör det mot denna bakgrund finnas bestämmelser som ger skydd för inarbetade varumärken och andra varukännetecken. I det följande behandlas frågan om hur dessa bestämmelser bör utformas.
Vilka krav bör ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat?
105
I dag krävs enligt 2 § tredje stycket VML för att ett kännetecken ska anses inarbetat att det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Den nuvarande bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1995 och frågan är om det i den nya varumärkeslagen finns anledning att göra någon ändring på denna punkt. Kommitténs förslag innebar att den nuvarande bestämmelsen skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det förtydligandet att det i lagtexten skulle anges att inarbetningen består ”så länge” kännetecknet uppfyller kraven för inarbetning. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot kommitténs förslag i denna del.
Vid bedömningen av vilka krav som bör ställas för att ett varukännetecken ska få ett skydd genom inarbetning gör sig, som kommittén angav, i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som ska kunna få ett skydd genom registrering.
Ett grundläggande krav för att ett varumärke ska kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Varumärket måste med andra ord kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Även ett varumärke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därigenom bli möjligt att registrera.
Kravet på särskiljningsförmåga gäller enligt nuvarande ordning också för ett inarbetat varukännetecken. Ett inarbetat varukännetecken kan, på samma sätt som ett registrerat varumärke, ha ursprunglig särskiljningsförmåga, men det kan också ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. I denna del bör det inte göras några förändringar.
Med anledning av de synpunkter som framförts av Lunds universitet bör det nämnas att det för närvarande inte finns något krav på att ett inarbetat varukännetecken ska kunna återges grafiskt. I stället gäller att ett inarbetat varukännetecken kan utgöras av alla typer av kännetecken. Inte heller på denna punkt bör det göras någon ändring i den nya varumärkeslagen.
Kommittén föreslog att det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – dvs. kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen – skulle gälla även enligt den nya varumärkeslagen. Ingen remissinstans har haft någon invändning mot detta. Det har inte heller framkommit något som tyder på att den nuvarande ordningen skulle ha medfört några problem. Regeringen gör därför samma bedömning som kommittén.
Kommittén föreslog därutöver ett tillägg som reglerar frågan om hur länge ett kännetecken ska anses vara inarbetat. Förslaget innebar att det i lagtexten särskilt skulle anges att ett kännetecken ska anses inarbetat om, och så länge, det nyssnämnda kravet på kännedom är uppfyllt. Skälet till det föreslagna tillägget är enligt vad som angavs i betänkandet att rättsläget i Norge motiverar ett klargörande. Enligt regeringens mening framstår det emellertid som tveksamt att i den bestämmelse som rör ensamrättens uppkomst på grund av inarbetning ta in en bestämmelse som tar sikte på frågan om hur länge inarbetningen består. Det föreslagna
tillägget tillför knappast heller något i sak. Enligt svensk rätt upphör ensamrätten till ett inarbetat varukännetecken när kännetecknet inte längre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte heller det finska förslaget till ny varumärkeslag innehåller något tillägg av det angivna slaget. Inte heller i övrigt överensstämmer de nordiska förslagen respektive den danska varumärkeslagen helt när det gäller inarbetning. Regeringen anser därför att något sådant tillägg inte bör tas in i den nya varumärkeslagen.
106
Sammantaget anser regeringen alltså att det nuvarande kravet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska föras över oförändrat till den nya varumärkeslagen.
Ensamrättens geografiska omfattning
En annan fråga som behöver övervägas är ensamrättens geografiska omfattning för inarbetade varukännetecken. Enligt nuvarande ordning gäller att om ett kännetecken är inarbetat i landet gäller ensamrätten i hela landet. Om inarbetningen inte omfattar hela landet gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat (4 § första stycket VML).
Kommitténs utgångspunkt var att inarbetningen av ett varukännetecken ska ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta bör vara utgångspunkten. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller, som nämnts tidigare, kraven på att det ska fungera som kännetecken i hela landet och på att konkurrenterna ska ha en rimlig möjlighet att få kännedom om märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör därför på samma sätt som i dag kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Dit hör exempelvis möjligheten att utverka förbud mot användning av ett yngre kännetecken och att upphäva ett senare registrerat förväxlingsbart varumärke.
Många varukännetecken är dock inte inarbetade i hela landet, utan inarbetningen kan begränsa sig till en viss ort eller en viss del av landet. Flera näringsidkare kan använda samma eller liknande varukännetecken på olika håll utan att det behöver uppstå någon risk för förväxling. En sådan parallell användning kan i vissa fall äga rum utan att näringsidkarna ens känner till varandras kännetecken. Det kan t.ex. röra sig om frisörer eller restauranger som bara bedriver verksamhet på en viss ort.
Som kommittén angav skulle ett längre gående skydd i onödan försvåra för andra näringsidkare att marknadsföra sina varor eller tjänster, trots att det i själva verket inte föreligger någon verklig konflikt. Det finns i dessa fall inte behov av något skydd utanför det område där kännetecknet är inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare skydd geografiskt med tanke på konkurrenternas möjlighet till kännedom om kännetecknet. Skyddet för ett sådant lokalt inarbetat varukännetecken bör därför liksom nu vara begränsat till den del av landet där det är inarbetat. Regeringen instämmer därför i kommitténs bedömning att det inte bör göras några sakliga förändringar i denna del och att den
nuvarande bestämmelsen i 4 § första stycket VML bör föras över till den nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak. Vad gäller en annan geografisk aspekt av skyddet, nämligen frågan om ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra registreringshinder, behandlas den frågan i avsnitt 9.7.3.
107
7.2 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning
7.2.1 Svenska förhållanden
Skyddet för firma, släktnamn och adress såsom varukännetecken
Firma, släktnamn och adress är enligt den gällande varumärkeslagen skyddade som s.k. naturliga varukännetecken. Regler om detta finns i 3 § VML. Bestämmelsen ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (se prop. 1992/93:48 s. 85 f.). Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1993.
Enligt 3 § andra stycket är en näringsidkare skyddad mot att någon annan obehörigen använder näringsidkarens släktnamn, adress eller firma som varukännetecken. Det finns inte något krav på att släktnamnet, adressen eller firman ska ha registrerats eller använts som varukännetecken för att skyddet ska gälla (se SOU 1958:10 s. 229 och prop. 1960:167 s. 61). Denna bestämmelse innebär alltså ett självständigt skydd för en näringsidkare mot användning av detta slag. (Bestämmelsen i 3 § första stycket behandlas i avsnitt 8.2.)
En förutsättning för att ett släktnamn eller en firma ska ha ett självständigt skydd är att rätten till namnet eller firman består. Namnet eller firman måste också ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Frågan om ett namn har särskiljningsförmåga aktualiseras bl.a. när det gäller s.k. beskrivande namn som har dubbel betydelse (t.ex. Lax). Skyddet gäller endast för namnet eller firman i sin helhet och inte olika delar i kännetecknet. Indirekt finns dock ett skydd även för delarna i ett namn eller en firma eftersom en distinktiv del av ett kännetecken ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Vidare gäller skyddet endast inom det område där släktnamnet eller firman har skydd (se SOU 1958:10 s. 227 f. och prop. 1967:167 s. 61).
Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande
Självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukännetecken kan endast förvärvas genom registrering eller inarbetning. Det är alltså inte möjligt att få något självständigt skydd till andra varukännetecken bara genom att ta ett sådant kännetecken i bruk.
I förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen övervägdes om det borde införas ett sådant skydd. I 1958 års betänkande konstaterades att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades, men man stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibruktagande. I huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant
skydd. Dessa var för det första att ett märke som endast tagits i bruk inte hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, för det andra att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde försvaga innehavarens intresse av att söka registrering och för det tredje att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinktivt när det togs i bruk (SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58).
108
7.2.2 Internationella förhållanden
Internationella åtaganden
Sverige har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken som varken är registrerade eller inarbetade ska åtnjuta ett självständigt skydd.
I sammanhanget bör dock nämnas att enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning (se prop. 1974:4 s. 172 f.).
Förhållandena i övriga nordiska länder
I Finland finns på ungefär samma sätt som i Sverige ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken.
I Danmark finns inte längre någon särskild reglering av skyddet för naturliga varukännetecken. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom få skydd genom att de tas i bruk. Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed. En liknande ordning finns i Island när det gäller namn, firma och fastighetsnamn.
I Norge finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken. Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukännetecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där namnet eller firman används och vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår.
7.2.3 Det varumärkesrättsliga skyddet för firma och namn utvidgas och preciseras
109
Regeringens förslag: De nuvarande reglerna i varumärkeslagen om skydd för firma och namn som varukännetecken (s.k. naturliga varukännetecken), förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. Adress ska dock inte längre ha ett sådant skydd.
Vidare utvidgas skyddet för firma så att det omfattar även sekundära näringskännetecken. Den som innehar ett näringskännetecken (en firma eller ett sekundärt näringskännetecken) ska ha ensamrätt till kännetecknet som s.k. naturligt varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.
Den som använder sitt namn som varukännetecken ska ha ensamrätt till kännetecknet som naturligt varukännetecken. Om namnet används endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.
En förutsättning för att ett kännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken är att det har särskiljningsförmåga.
Det införs inte något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken än naturliga varukännetecken.
Kommitténs förslag: Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 244 f.).
Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på kommitténs förslag. I samband med remitteringen av Ds 2008:28 har dock Svenska
Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) pekat på att det s.k. korsvisa skyddet mellan varumärken och firmor saknar motsvarighet i de flesta andra EU-länder och att en utvärdering av för- och nackdelarna med denna ordning borde göras. Bolagsverket har understrukit att det korsvisa skyddet bör bibehållas även i fortsättningen.
Skälen för regeringens förslag
Som framgått i föregående avsnitt finns det i den nuvarande varumärkeslagen ett skydd för släktnamn, firma och adress som s.k. naturliga varukännetecken. Däremot finns det inga möjligheter enligt svensk rätt att få skydd för andra slags kännetecken redan genom att ta dem i bruk. Frågan är om det finns skäl att göra ändring i den nuvarande ordningen. I det följande behandlar regeringen frågan om vilka kännetecken som bör vara skyddade och därefter de närmare förutsättningarna för skydd samt frågan om skyddets geografiska omfattning.
Vilka kännetecken bör vara skyddade som naturliga varukännetecken?
Regeringen behandlar först frågan om skyddet för firma och sekundära näringskännetecken som naturligt varukännetecken. En firma har ett lagreglerat självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan innehas med ensamrätt för viss verksamhet på ungefär samma sätt som ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor och
tjänster, se 2–5 §§firmalagen (1974:156), förkortad FL. Förutom det skydd som firman har enligt firmalagen är firman dessutom genom bestämmelsen i 3 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen skyddad mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman. Denne gör sig i en sådan situation skyldig till varumärkesintrång. På motsvarande sätt gör den som använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke sig skyldig till firmaintrång. Detta brukar benämnas det korsvisa skyddet.
110
SFIR har anfört att det korsvisa skyddet saknar motsvarighet i nästan alla andra EU-länder och ansett att det i vart fall borde göras en utvärdering av denna ordning.
Kommitténs uppdrag var att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. En av de frågor som lyftes fram i direktiven var samordningen mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, främst firmarätten. Kommittén kom i denna fråga till slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde behållas även i den nya varumärkeslagen och ansåg att firman i sin egenskap av varukännetecken har en central betydelse i samspelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Kommittén anförde att många företag använder sin firma inte bara som beteckning för den verksamhet som företaget bedriver utan också som ett kännetecken för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Ingen av de övriga remissinstanserna har invänt mot denna bedömning. Bolagsverket har understrukit vikten av att det korsvisa skyddet behålls. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning att det korsvisa skyddet bör behållas.
Som framgått i föregående avsnitt är det endast firman i dess helhet som är skyddad som naturligt varukännetecken enligt nuvarande lagstiftning. Skyddet omfattar alltså inte exempelvis endast del av firman eller något annat sekundärt kännetecken, dvs. ett annat kännetecken som näringsidkaren vid sidan av firman använder för sin verksamhet.
Det är i dag inte ovanligt att företag använder sig av t.ex. firmadominanten eller något annat sekundärt kännetecken som identifikationsmedel inte bara för den verksamhet som företaget bedriver utan även för sina varor eller tjänster. Dessa båda användningsområden har under senare år i allt högre grad kommit att överlappa varandra. I många fall kan det vara svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa båda användningsområden.
Kommitténs förslag innebar att skyddet för firma som naturligt varukännetecken utvidgades så att det också omfattar sekundära kännetecken. Ett sekundärt kännetecken som utgörs av en del av en firma kan visserligen många gånger vara förväxlingsbart med firman i dess helhet. Redan dagens regler om skydd för firman som naturligt varukännetecken innebär därför att det i praktiken finns ett skydd även för många sekundära kännetecken. En annan omständighet av betydelse är givetvis också att näringskännetecken och varukännetecken ofta överlappar varandra. En förutsättning för att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat enligt firmalagen är att kännetecknet är inarbetat. Kännetecknet måste vara känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § första och tredje styckena FL). Samma inarbetningskrav gäller alltså som enligt varumärkeslagen. Om ett kännetecken som
111
uppfyller firmalagens krav och därmed är skyddat som sekundärt kännetecken också används för företagets varor eller tjänster kan det få ett skydd som inarbetat varukännetecken. För att så ska vara fallet krävs dock att kännetecknet används för och är känt som en beteckning för företagets varor eller tjänster och inte bara för verksamheten som sådan. Ett sekundärt kännetecken som inte uppfyller varumärkeslagens inarbetningskrav har inte något varumärkesrättsligt skydd enligt nuvarande regler. Även ett sådant sekundärt kännetecken kan representera ett betydande värde för innehavaren. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att både firma och sekundära kännetecken bör ha ett självständigt skydd som naturliga varukännetecken.
Regeringen övergår nu till frågan om det finns något behov av ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken.
Namn som naturligt varukännetecken har ett bakomliggande skydd i lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som för firma något skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8. Adress har däremot överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning.
Som kommittén framhöll har näringsidkare i större utsträckning än tidigare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Alltfler näringsidkare väljer också att registrera sina kännetecken. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken, särskilt bland små företag. Ett exempel är hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor eller tjänster. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används namnet på en gård ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården.
Kommittén ansåg att det fortfarande finns behov av ett självständigt skydd också för namn som naturligt varukännetecken, men att det däremot saknas sådant behov när det gäller adress.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn även i fortsättningen bör ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är vilken terminologi som bör användas i den nya varumärkeslagen. I den nuvarande varumärkeslagen används ordet släktnamn. Kommittén föreslog att begreppet ”eget namn” skulle användas i den nya varumärkeslagen. Begreppet ”eget namn” finns i bestämmelsen om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet och det kan avse såväl fysiska som juridiska personers namn (se EU-domstolens dom den 16 november 2004 i mål C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budḝjovický Budvar, národní podnik, REG 2004 I-10989, punkt 77–80). Språkligt sett är det enligt regeringens mening dock lämpligare att använda uttrycket ”sitt namn” i lagtexten
snarare än ”eget namn”. Uttrycket har i detta sammanhang samma betydelse som ”eget namn”.
112
När det slutligen gäller skyddet för adress fann kommittén som nämnts att det saknas behov av ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Det är sannolikt bara i undantagsfall som bestämmelsen om skydd för adress som naturligt varukännetecken aktualiseras. Den näringsidkare som använder sin adress som kännetecken i sin verksamhet och som har ett intresse av att skydda kännetecknet har dessutom, på samma sätt som andra näringsidkare, möjlighet att genom varumärkesregistring skydda kännetecknet. Ett kännetecken som utgörs av en adress kan också genom att det används få ett skydd som ett inarbetat varukännetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning. Något skydd för adress som naturligt varukännetecken bör alltså inte föras in i den nya varumärkeslagen.
Närmare om förutsättningarna för skydd samt skyddets geografiska omfattning
Som framgått i avsnitt 7.2.1 är en förutsättning enligt nuvarande lagstiftning för att en firma eller ett släktnamn ska vara skyddat som naturligt varukännetecken att den bakomliggande rätten till firman eller namnet består. Om exempelvis en firmaregistrering upphävs upphör också skyddet som naturligt varukännetecken. Detta bör självfallet gälla även fortsättningsvis. För de sekundära näringskännetecknen krävs på motsvarande sätt alltså att inarbetningskraven i firmalagen är uppfyllda.
I dag krävs för att firma eller släktnamn ska ha ett skydd som naturligt varukännetecken att firman eller släktnamnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som verksamheten avser. Kravet på särskiljningsförmåga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgår av förarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening inte anledning att göra någon skillnad mellan naturliga varukännetecken och andra varukännetecken beträffande kravet på särskiljningsförmåga. Frågan om ett naturligt varukännetecken har särskiljningsförmåga bör prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. När det gäller näringskännetecken följer det redan av firmalagen att ett sådant kännetecken måste ha särskiljningsförmåga. Det behöver därför inte anges särskilt i varumärkeslagen. När det däremot gäller namn bör det dock i lagtexten klargöras att namnet måste ha särskiljningsförmåga för att vara skyddat som naturligt varukännetecken.
Enligt nuvarande ordning finns det inte något krav på att en näringsidkare ska ha använt sin firma, släktnamn eller adress som varukännetecken för att kännetecknet ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Skyddet uppkommer alltså automatiskt. Även om exempelvis en firma över huvud taget inte har använts som varukännetecken, har firmainnehavaren alltså ändå ett skydd mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman; i ett sådant fall kan skyddet sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya varumärkeslagen bör ställas krav på användning som varukännetecken
för att en firma eller ett sekundärt näringskännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken.
113
När det gäller en näringsidkares egna namn förhåller det sig annorlunda. Här kan det många gånger vara så att namnet inte alls används kommersiellt. Något behov av att skydda namnet som naturligt varukännetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebär att det kan uppstå konflikter mellan exempelvis en näringsidkares namn och ett annat kännetecken trots att näringsidkaren inte använder namnet som kännetecken i sin verksamhet. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att skyddet bör begränsas till de namn som faktiskt används som varukännetecken.
När det gäller ensamrättens geografiska omfattning anser regeringen att det är lämpligt att dessa bestämmelser utformas på motsvarande sätt som för inarbetade varukännetecken. Dessa bestämmelser har beskrivits ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bör därför på samma sätt som i dag vara skyddad som naturligt varukännetecken inom det område där firman är skyddad. Detsamma bör gälla för sekundära kännetecken. Detta innebär att en firma för t.ex. ett aktiebolag är skyddad som naturligt varukännetecken i hela landet, medan en firma för ett handelsbolag som är registrerad i ett visst län är skyddad som naturligt varukännetecken i det länet.
Rätten till ett namn enligt den namnrättsliga lagstiftningen gäller i hela landet. När det gäller skyddet för namn som naturligt varukännetecken delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det är lämpligt att skyddet begränsas till den del av landet där namnet används som varukännetecken.
Frågan om i vilka fall ett lokalt skyddat naturligt varukännetecken kan utgöra hinder mot registrering behandlas i avsnitt 9.7.3.
Särskilt om skydd för andra kännetecken genom ibruktagande
Som nämnts i avsnitt 7.2.2 innebär regleringen i Danmark och Island att ett skydd för andra kännetecken än naturliga kännetecken uppkommer redan genom att kännetecknet tas i bruk, förutsatt att det har särskiljningsförmåga. Kommittén ansåg att någon sådan ordning inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot den bedömningen. Regeringen ser ingen anledning att göra någon annan bedömning.
8 Ensamrättens omfattning m.m.
8.1 Rättigheter knutna till ett varukännetecken
8.1.1 Svenska förhållanden
Den grundläggande bestämmelsen om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär finns i 4 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. I första stycket föreskrivs att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett
därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, inbegripet muntlig användning. Det nu redovisade gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. När det gäller inarbetade varukännetecken som inte är inarbetade i hela landet gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.
114
I andra stycket finns en särskild bestämmelse som rör reservdelar m.m. Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdelar, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes varukännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att reservdelen eller tillbehöret (eller liknande) kommer från innehavaren av kännetecknet eller att denne har medgett kännetecknets användning.
Frågan om när kännetecken ska anses vara förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Enligt huvudregeln i första stycket, den s.k. produktregeln, ska kännetecken anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en bestämmelse som innebär att ett kännetecken under vissa förutsättningar kan ha ett mer långtgående skydd. Enligt denna bestämmelse kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det behöver inte vara fråga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet gäller i dessa fall även utanför varuslagsgränserna.
Bestämmelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. Den nuvarande lydelsen trädde i kraft den 1 januari 1993. Både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reglerna om det utökade skyddet var föremål för överväganden i det lagstiftningsärende som föregick lagändringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.).
Bestämmelserna i 6 § VML har framför allt kommit att tillämpas i administrativ praxis, men har i några fall tillämpats även i allmän domstol.
8.1.2 Internationella förhållanden
Pariskonventionen
I Pariskonventionen finns bestämmelser om vilket minimiskydd som konventionsstaterna ska tillerkänna varukännetecken. Av artikel 6 framgår att länderna ska tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet ska utformas. Av artikel 6bis följer att ett varumärke som är ”notoriskt känt” ska ha ett skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser samma eller liknande varor. Artikeln gäller inte för tjänster (jfr dock nedan angående TRIPs-avtalet). Medlemsländerna ska vägra eller häva en registrering och förbjuda användning av ett märke som utgör kopia, efterbildning eller översätt-
ning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett notoriskt känt varumärke.
115
TRIPs-avtalet
Även TRIPs-avtalet innehåller bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling. Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket och avser varor eller tjänster av identiskt slag, ska en risk för förväxling presumeras.
TRIPs-avtalet innehåller också hänvisningar till bestämmelser i Pariskonventionen. Av artikel 16.2 följer att artikel 6bis i Pariskonventionen ska tillämpas även på varukännetecken för tjänster. I artikel 16.3 anges att artikel 6bis i Pariskonventionen, som skyddar notoriskt kända varumärken, under vissa förutsättningar ska tillämpas till skydd för registrerade varumärken i förhållande till yngre märken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall ha ett skydd mot att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det kända varumärket.
WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken
WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999 en rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).
Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger. Den innehåller flera bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. I artiklarna 3–5 finns bestämmelser som rör omfattningen av skyddet för ett välkänt varumärke. Artikel 3 innehåller en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges närmare i vilka fall ett varumärke ska anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Frågan om konflikten mellan ett näringskännetecken och ett välkänt varukännetecken behandlas i artikel 5.
Rekommendationen gäller för både varor och tjänster.
Varumärkesdirektivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) (varumärkesdirektivet) innehåller både obligatoriska och fakultativa regler om det varumärkesrättsliga skyddet.
Direktivet gäller endast för registrerade varumärken. Det är tillämpligt på både varor och tjänster.
116
I ingressen till varumärkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen av direktivets bestämmelser om det varumärkesrättsliga skyddet. I det tionde stycket i ingressen anges att det är nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna, men att detta förhållande inte får hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. I det elfte stycket anges bl.a. att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.
I artikel 5 anges de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Denna artikel innehåller såväl obligatoriska bestämmelser om det grundläggande skyddet som fakultativa bestämmelser om utökat skydd.
I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestämmelser om att den som innehar ensamrätten till ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (a) eller ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (b).
Medlemsstaterna får enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett registrerat varumärke som är känt i den medlemsstaten en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor och tjänster av annat slag använda ett tecken, som är identiskt med eller liknar det kända varumärket, om användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
I artikel 5.3 anges att bl.a. följande åtgärder kan förbjudas enligt punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning (punkt a), att utbjuda varor till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet (punkt b), att importera eller exportera varor under tecknet (punkt c), samt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam (punkt d).
Medlemsstaterna får enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet ha bestämmelser som innebär ett skydd mot användning av tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
Varumärkesdirektivets bestämmelser om ensamrättens omfattning är inte endast minimiregler. De anger i stället en yttre ram för den ensamrätt som medlemsstaterna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlemsstaterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra internationella åtaganden som medlems-
staterna har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken förutsätts därför rymmas inom direktivbestämmelserna.
117
Förordningen om gemenskapsvarumärken
I artikel 9 rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen regleras de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak motsvarar de som finns i artikel 5.1–3 i varumärkesdirektivet.
Förhållandena i de andra nordiska länderna
I Danmark är ensamrätten till ett varumärke reglerad i nära överensstämmelse med artikel 5 i varumärkesdirektivet. Innehavaren av ett varumärke har således rätt att hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma slag, ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet att det kan antas att det finns en ”forbindelse” med varumärket. Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art om varumärket är ”velkendt her i landet” och användningen skulle medföra ett otillbörligt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller skada varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (4 § i den danska varumärkeslagen).
I Island är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i Danmark. I
Finland och Norge är skyddet utformat på ungefär samma sätt som i
Sverige. I dessa länders lagar används dock inte rekvisitet väl ansett, utan rekvisiten ”väl kända” respektive ”velkjent”.
8.1.3 Reglerna om ensamrättens innebörd anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet
Regeringens förslag:Varumärkeslagens reglering om ensamrättens innebörd utformas i nära anslutning till bestämmelserna i varumärkesdirektivet.
Det grundläggande skyddet för ett varukännetecken utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
Det utökade skyddet utformas så att när ett varukännetecken här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär
ensamrätten dessutom att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
118
Vidare tas det i varumärkeslagen in en exemplifiering av vad som utgör användning av ett varukännetecken, utformad i huvudsak som i direktivet.
Det införs inte något skydd för varukännetecken mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.
Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 263 f.). Förslaget har dock en annan redaktionell utformning.
Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Flera av dessa, bland andra Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Kommerskollegium och
Sveriges advokatsamfund har framhållit att varumärkeslagen bör anpassas till regleringen i varumärkesdirektivet. Advokatsamfundet har mot bakgrund av EU-rättslig praxis föreslagit att transitering ska läggas till i den exemplifierande uppräkningen av vad som utgör användning i näringsverksamhet. Patent- och registreringsverket (PRV) har i fråga om det utökade skyddet ansett att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen, men ifrågasatt kommitténs förslag att kriterierna för när ett varukännetecken har ett utökat skydd respektive anses vara inarbetat utformas på i princip samma sätt. Liknande synpunkter har framförts av Patentbesvärsrätten som har pekat på att det finns en risk att förslaget innebär en sänkning av kraven för när ett varukännetecken ska få ett utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd.
Domstolen har dock, med hänvisning till att EU-domstolens rättspraxis måste beaktas vid tillämpning av bestämmelsen, inte motsatt sig den föreslagna ändringen. Svenska Patentombudsföreningen har inte haft någon invändning mot förslaget men har tillagt att bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas så generellt som möjligt för att ge största möjliga utrymme att i praxis bedöma om ett känt varumärke ska ha ett utökat skydd. Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (numera
Svenska Industrins IP Förening) (SIPF) har ansett att det av bestämmelsen om det utökade skyddet bör framgå att detta skydd gäller både inom och utanför varuslagsgränserna. Sveriges advokatsamfund och Svenskt Näringsliv m.fl har anfört att Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 1995 s. 635 av kravet på märkeslikhet inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten.
Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. Sveriges Reklamförbund har anfört att ensamrätten till ett varukännetecken endast bör omfatta användning av kännetecknet som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra slags omnämnanden av kännetecken i reklam. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter av lagteknisk karaktär.
Skälen för regeringens förslag
119
Inledande synpunkter
En grundläggande funktion för ett varukännetecken är att särskilja olika varor och tjänster. Varukännetecknet fungerar på så sätt som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att skilja sina varor eller tjänster från de som andra näringsidkare erbjuder. Även från konsumentsynpunkt fyller ett varukännetecken en funktion genom att konsumenterna kan undvika att förväxla olika varor och tjänster.
Som kommittén har angett har alla innehavare av varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken kan detta behov tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster. Under senare år har utvecklingen emellertid gått mot att allt fler varukännetecken kommit att utgöra en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. I dessa fall är det framför allt innehavarens intresse av att få ett skydd för de investeringar som gjorts i varukännetecknet som står i förgrunden. Det kan därför vara motiverat att dessa varukännetecken ges ett mer långtgående skydd. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd.
Regeringen behandlar nedan hur den varumärkesrättsliga ensamrätten bör vara utformad i den nya varumärkeslagen. Som framgått i föregående avsnitt är varumärkesdirektivet av central betydelse när det gäller frågan om vad ensamrätten till ett registrerat varumärke ska innefatta.
Varumärkesdirektivet gäller endast för registrerade varumärken. Det finns alltså i och för sig inte något hinder enligt direktivet mot att utforma bestämmelserna om ensamrättens omfattning annorlunda för andra slags varukännetecken. Enligt nuvarande svensk ordning är ensamrättens omfattning emellertid i princip densamma för registrerade varumärken och andra skyddade varukännetecken. I likhet med kommittén anser regeringen att ensamrätten till varukännetecken även i fortsättningen bör ha i princip samma materiella innehåll för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och de namn och näringskännetecken som åtnjuter skydd som varukännetecken. Bestämmelserna bör alltså i detta avseende vara utformade på ett enhetligt sätt.
En skillnad som dock i dag finns mellan å ena sidan registrerade varumärken och övriga varukännetecken å den andra rör uppgiftsskyldigheten när ett varumärke återges i exempelvis ett lexikon. Denna fråga tas upp särskilt nedan i avsnitt 8.7.
Det grundläggande skyddet
Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebär det grundläggande skyddet enligt nuvarande ordning i princip att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § och 6 § första stycket VML).
Sverige är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken ska utgöra grund för förbud mot användning av identiska tecken för samma slag av varor eller tjänster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande tecken som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar tecknet och märket, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (artikel 5.1 b). Varumärkesdirektivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet när det gäller skyddets omfattning.
120
När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes inga förändringar i sak av bestämmelserna i varumärkeslagen om det grundläggande skyddet för varukännetecken. När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a (bestämmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet, i de fall där det inte var fråga om identiska varumärken eller identiska varor, innehöll ett särskilt krav på att det ska finnas en risk för att allmänheten ska förväxla varumärkena. Någon motsvarande skrivning fanns däremot inte i 6 § första stycket VML. Regeringen ansåg att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del eftersom frågan om förväxling, även om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, skulle bedömas mot bakgrund av att en köpare vanligen inte hade möjlighet att samtidigt jämföra de motstående märkena och att det häri låg en bedömning av om allmänheten skulle förväxla märkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 § första stycket VML lämnades därför oförändrat i sak (se prop. 1992/93:48 s. 78).
Även om den nuvarande ordningen innebär att direktivet uppfylls, finns det anledning att överväga en utformning av lagtexten som närmare knyter an till de nämnda bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs bedömning att lagtexten bör utformas så att den i högre grad än vad som är fallet i dag knyter an till varumärkesdirektivets bestämmelser. Flera av dem har betonat att så bör ske. Regeringen har samma utgångspunkt. Med en sådan utformning av lagen blir kopplingen till varumärkesdirektivet tydligare. Detta medför i sin tur att en direktivkonform tillämpning av lagen underlättas.
Kommitténs förslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av direktivet. Enligt förslaget skulle ensamrätten till ett varukännetecken innebära att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
De flesta remissinstanserna har inte haft någon erinran mot den föreslagna utformningen av lagtexten. Några remissinstanser har dock ansett att den del av bestämmelsen som rör risken för att ett yngre tecken associeras med ett äldre varukännetecken bör utformas på ett annat sätt.
I den nuvarande varumärkeslagen finns, som framgått, inte några särskilda bestämmelser som endast tar sikte på de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommitténs förslag innebär att det i den nya varumärkeslagen tas in sådana bestämmelser utformade huvudsakligen i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen instämmer i uppfattningen att den nya varumärkeslagen bör utformas så att det blir tydligt att det inte finns något uttryckligt krav på att det ska finnas någon förväxlingsrisk i de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Regeringen anser därför att lagbestämmelserna i denna del bör utformas på det sätt som gjordes i betänkandet.
121
Också när det gäller bestämmelsen om risk för förväxling i artikel 5.1 b anser regeringen att utgångspunkten bör vara att varumärkeslagens regler ska utformas i nära anslutning till direktivbestämmelsen. En särskild fråga är emellertid hur man bör hantera den del av bestämmelsen som avser risken för association mellan det ifrågasatta tecknet och innehavarens varumärke.
Att det finns en risk för association är ingen fristående grund enligt direktivet för att ett äldre varumärke ska utgöra registreringshinder eller kunna åberopas för att hindra någon annans användning av ett visst tecken. Det krävs att det finns en risk för förväxling, och begreppet risk för association syftar till att precisera vad som ingår i begreppet risk för förväxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl., REG 2008 I-02439, punkt 34).
Eftersom bedömningen huruvida det finns en risk för association ingår som ett led i förväxlingsbedömningen skulle det i och för sig kunna hävdas att denna del av direktivbestämmelsen inte skulle behöva tas in i lagtexten. Som kommittén har angett framstår det emellertid som lämpligt att detta ändå framgår av lagtexten. Med en sådan lösning blir det tydligare att förväxlingsbedömningen ska innefatta frågan om risken för att ett tecken associerar till ett äldre varukännetecken.
Frågan är dock hur lagtexten bör utformas. Ett alternativ är givetvis att utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av de synpunkter som framförts av några remissinstanser får närmast uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sådan lösning. Lokutionen ”inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket” (och motsvarande lokution i bestämmelsen om registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en tämligen oprecis utformning som kan tolkas på olika sätt. Innebörden har dock i viss utsträckning preciserats av EU-domstolen. Domstolen har nämligen uttalat att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det finns en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses (se EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, REG 1997 I-06191, punkt 26). I ett antal andra domar har EU-domstolen uttalat att förväxlingsrisk kan finnas om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från
samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se t.ex. EU-domstolen dom den 6 oktober 2005 i mål nr C-120/04, Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, REG 2005 I-08551, punkt 26).
122
Den utformning av lagtexten som föreslogs i betänkandet i denna del – dvs. att det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan användaren och innehavaren – ger på ett tydligare sätt än ordalydelsen i direktivet uttryck för vad som enligt EU-domstolens praxis ska ingå i bedömningen av om det finns en risk för förväxling. Regeringen anser att detta kan vara av värde vid den framtida tillämpningen av bestämmelsen. Möjligen skulle det kunna vara önskvärt med ännu tydligare skrivningar. Regeringen anser dock att de förtydliganden som kan göras när det gäller direktivbestämmelser främst är sådana som framgår av EU-domstolens praxis. Kommitténs förslag är just ett sådant förtydligande. Att gå längre än så innebär en risk för att det tas in något i lagtexten som kan komma att visa sig inte stämma överens med senare EU-rättslig praxis. Kommitténs förslag utgör således ett lämpligt förtydligande av den relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bör alltså i denna del utformas i enlighet med betänkandet.
Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundläggande skyddet bör utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
Det utökade skyddet
Enligt nuvarande ordning har vissa varukännetecken ett skydd som sträcker sig utanför varuslagsgränserna, dvs. ett utökat skydd. Av 6 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen följer nämligen att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. I bestämmelsen finns alltså inte något krav på varuslagslikhet.
Kommitténs förslag innebar att det även i den nya varumärkeslagen skulle finnas bestämmelser om ett utökat skydd för vissa varukännetecken. Ingen av remissinstanserna har ifrågasatt detta. Regeringen har samma utgångspunkt. Det bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om ett utökat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Av de övriga internationella åtaganden som Sverige har gjort är det endast artikel 16.3 i TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPOrekommendationen som rör det utökade skyddet. Det skydd som följer av varumärkesdirektivet täcker emellertid det skydd som dessa
bestämmelser avser att ge. Även det utökade skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivets bestämmelser. På ett par punkter uppkommer dock frågan om ordalydelsen i lagtexten helt bör stämma överens med direktivet.
123
Den första frågan är hur bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas när det gäller kravet på kännedom. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes ändringar i varumärkeslagen som innebar att skyddet för kända varukännetecken utvidgades. I det sammanhanget behandlades frågan om hur lagregeln om det utökade skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen hade det föreslagits att det skulle krävas att kännetecknet var ”väl känt” ” (Ds 1992:13 s. 104 f.). Flera remissinstanser ansåg emellertid att detta uttryck var olämpligt, särskilt som det krav som då fanns för att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat var att kännetecknet skulle vara ”allmänt känt”. Några remissinstanser hade därför föreslagit att uttrycket ”väl ansett” skulle användas i stället. Regeringen konstaterade i denna del att en förutsättning för att ett varukännetecken skulle få ett utökat skydd enligt artikel 5.2 i den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet var att kännetecknet skulle vara ”känt i landet i fråga” eller, som det uttrycktes i den engelska språkversionen, att varumärket ”has a reputation”. Detta var ett lägre ställt krav än det som då fanns i varumärkeslagen. Ett kännetecken kunde nämligen tidigare ha ett utökat skydd om det var ”synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten” (den s.k. Kodakregeln). Varumärkeslagen ändrades därför på denna punkt. Regeringen godtog det förslag till utformning som vissa remissinstanser hade lagt fram, dvs. att varukännetecknet skulle vara ”väl ansett” för att det skulle kunna åtnjuta ett utökat skydd. Bl.a. eftersom den danska varumärkeslagen inte innehöll något uttryckligt undantag från ensamrätten i fall där någon hade skälig anledning att använda ett äldre märke, ansågs detta rekvisit kunna undvaras även i den svenska lagen. Bestämmelsen om det utökade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 § VML (se prop. 1992/93:48 s. 80 f.).
Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör göras någon ändring i denna del. Som redan nämnts är en förutsättning för att ett registrerat varumärke ska kunna komma i fråga för ett utvidgat skydd enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är ”känt”. Detta uttryck ger inte i sig någon närmare vägledning om vilka krav som ställs i fråga om kännedomen om märket. I vissa andra språkversioner används i stället uttryck som renommé eller liknande. Dit hör exempelvis den engelska versionen (”has a reputation”) liksom den franska och den danska där uttrycken ”jouit d’une renommée” respektive ”er renommeret” används. I den tyska versionen används uttrycket ”bekannt ist”.
EU-domstolen har i ett mål om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet uttalat att de skilda uttryck som används i de olika språkversionerna av direktivet inte utgör någon egentlig motsägelse och att det inte är möjligt att bestrida att det krävs att varumärket är känt i viss omfattning (EUdomstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 I-05421). Som kommittén har anfört får därför uttrycket väl ansett som används i den nuvarande
varumärkeslagen i och för sig anses svara mot direktivets innehåll. I domen slog EU-domstolen vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska tolkas så, att för att ett registrerat varumärke ska åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.
124
Kommitténs förslag innebar att begreppet ”väl ansett” skulle ersättas med kravet att varukännetecknet ”ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen”. Förslaget byggde på EU-domstolens uttalanden i den nyss nämnda domen om innebörden av artikel 5.2 i direktivet (punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgår i avsnitt 7.1.3 föreslås att det nuvarande rekvisitet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska bibehållas i den nya varumärkeslagen. Inarbetningkravet föreslås alltså även fortsättningsvis vara att kännetecknet här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Kommitténs förslag när det gäller det utökade skyddet innebar alltså att motsvarande kännedomskrav skulle användas i bestämmelsen om det utökade skyddet. Vad gäller förutsättningarna för inarbetning lämnade kommittén samma förslag som regeringen och föreslog alltså samma krav på kännedom i båda bestämmelserna.
Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs förslag att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen. Stockholms tingsrätt har anfört att förslaget innebär en avsevärd förenkling och att bättre förståelse uppkommer genom att den grundläggande förutsättningen för det utökade skyddet knyts till att ett varukännetecken anses inarbetat och att besvärliga tillämpningsproblem avseende det nuvarande anseendeskyddet härigenom undviks. Även andra remissinstanser, Svea hovrätt, Kommerskollegium och Sveriges advokatsamfund, har uttryckligen tillstyrkt förslaget. Ett par remissinstanser har däremot ställt sig tveksamma till den föreslagna lydelsen. PRV har ansett att det i och för sig är motiverat att uttrycket väl ansett utmönstras, men samtidigt pekat på att i förslaget används i princip samma formulering i bestämmelsen om inarbetning som i den om det utökade skyddet. Verket har anfört att detta antyder att ett kännetecken som är inarbetat för vissa varor också ska anses vara så känt att det har ett utökat skydd, något som kan leda till tillämpningssvårigheter. Verket har därför ansett att någon annan formulering bör övervägas. Patentbesvärsrätten har, i yttrandet över kommitténs förslag, framfört liknande synpunkter. Domstolen har ansett att det finns en risk för att förslaget leder till en nivåsänkning i fråga om kravet på kännedom om märket för att det ska få utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd, vilket i och för sig talar för att det nuvarande begreppet väl ansett bör bibehållas. Domstolen har dock inte, med hänsyn till att EU-domstolens praxis måste beaktas vid tillämpningen, motsatt sig den föreslagna lydelsen. I yttrandet över Ds 2008:28, där motsvarande rekvisit fanns med i bestämmelsen om registreringshinder, har Patentbesvärsrätten däremot tillstyrkt förslaget. Domstolen har därvid framhållit att ett kännetecken, med utgångspunkt i EU-domstolens praxis, under alla förhållanden ska anses ha ett utökat skydd om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.
En förutsättning för att samma rekvisit för kravet på kännedom ska kunna användas i bestämmelserna om inarbetning respektive det utökade skyddet är att de sinsemellan överensstämmer innehållsmässigt. Samma krav i fråga om kännedom måste alltså i så fall gälla för att ett kännetecken ska anses inarbetat och för att det ska uppfylla kännedomskravet för att kunna komma i fråga för ett utökat skydd.
125
I samband med att reglerna om inarbetning ändrades år 1994 behandlade regeringen frågan om förhållandet mellan inarbetning och det utökade skyddet. Regeringen anförde att när det gäller inarbetningsskyddet läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund, medan bedömningen av om ett märke är väl ansett kan sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning. Regeringen ansåg vidare att det inte var lämpligt att ge inarbetningsskyddet och det utökade skyddet en principiellt likartad utformning, bl.a. därför att inarbetning är en rättsgrund för skydd medan reglerna om det utökade skyddet anger skyddsomfånget för vissa varumärken (prop. 1994/95:59 s. 44 f.).
Frågan är vilken betydelse dessa uttalanden nu bör tillmätas. Redan i dag gäller att frågan huruvida ett varukännetecken ska kunna åtnjuta ett utökat skydd måste bedömas med ledning av direktivets bestämmelser och den praxis som utvecklats av EU-domstolen i anslutning till dessa bestämmelser. Detta innebär, som Patentbesvärsrätten har anfört, att en förutsättning för att ett varukännetecken ska anses vara väl ansett – i enlighet med vad EU-domstolen slagit fast i den tidigare nämnda General Motors-domen – är att det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det står härigenom klart att bedömningen av vilken grad av kännedom som krävs för att ett kännetecken ska kunna komma i åtnjutande av ett utökat skydd är av kvantitativ art. Den åtskillnad som tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utökade skyddet i detta hänseende kan därför inte längre anses vara aktuell. I sak innebär därför inte kommitténs förslag någon förändring av rättsläget. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att kommitténs förslag till hur kravet på kännedom ska vara utformat är välgrundat och bör genomföras.
Några remissinstanser har väckt frågan vilken grad av märkeslikhet som bör krävas för att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig. Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 1995 s. 635 att det krävs att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande.
Sveriges advokatsamfund och Svenskt Näringsliv m.fl har ansett att detta krav inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten.
Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör ställas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.
Frågan om vilken grad av märkeslikhet som ska krävas, dvs. när två kännetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av bestämmelserna i direktivet. Om en medlemsstat väljer att ha bestämmelser om utökat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, måste bestämmelserna utformas enligt direktivet (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003 I-12537, punkt 20). Det förhållandet att reglerna är fakultativa medför alltså inte att medlemsstaterna kan avvika från direktivet när det gäller
bestämmelsernas innehåll. Frågan om hur uttrycken identiska eller liknande ska tolkas är därmed en fråga för rättstillämpningen som ytterst avgörs av EU-domstolen. I sammanhanget kan nämnas att EU-domstolen har prövat dessa frågor i bl.a. dess domar den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, REG 2008 I-02439, och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd. I dessa domar har EU-domstolen klargjort att det ska vara fråga om ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket. Reglerna i den nuvarande varumärkeslagen ska som framgått tolkas med utgångspunkt i EU-domstolens praxis. Genom de domar som EU-domstolen meddelat efter det att HD avgjorde det ovan nämnda målet är det numera klarlagt att bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen ska tolkas på annat sätt än vad HD utgick från. Kommittén föreslog i denna del att lagtexten skulle få en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man för det utökade skyddet skulle ange detsamma som för skyddet i övrigt, nämligen att det skulle vara fråga om ”ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet”. Det blir med en sådan lösning helt tydligt att svensk rätt har samma innehåll som EU-rätten på denna punkt. Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del bör utformas. Förslaget bör därför genomföras.
126
En annan fråga är om det utökade skyddet också gäller inom ramen för varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse är artikel 5.2 i direktivet nämligen inte direkt tillämplig inom ramen för varuslagslikhet.
Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i denna del skulle utformas i enlighet med direktivet. Förslaget grundades på en analys av den rättspraxis som förelåg år 2001 när kommittén presenterade sitt betänkande. Kommittén konstaterade att det inte var möjligt att dra någon säker slutsats om hur EU-domstolens praxis i frågan skulle komma att utveckla sig. SIPF har invänt mot kommitténs förslag och ansett att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att det utökade skyddet ska gälla både inom och utanför varuslagsgränserna, dvs. för varor av samma, liknande eller annat slag.
Sedan betänkandet lades fram har EU-domstolen prövat frågan om det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna. EU-domstolen har därvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registreringshindren, artikel 4.4 a) ska tolkas på så sätt att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre tecknet (eller varumärket), som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke (EU-domstolens dom den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003 I-00389). I ett senare avgörande om innebörden av artikel 5.2 i direktivet har domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja möjligheten att ge ett utökat skydd för kända varumärken är skyldig att föreskriva att skyddet ska gälla också inom varuslagsgränserna (se den ovannämnda
domen från EU-domstolen den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd ).
127
Genom dessa avgöranden från EU-domstolen står det numera klart att direktivets bestämmelser om det utökade skyddet gäller också inom varuslagsgränserna och att tillämpningsområdet alltså inte är begränsat till varor och tjänster av annat slag.
I Ds 2008:28 utformades därför lagtexten i den motsvarande bestämmelsen om registreringshinder på så sätt att den var tillämplig oavsett om varukännetecknen i fråga avsåg samma, liknande eller andra slags varor eller tjänster. Lagtekniskt gjordes detta på så sätt att det led i kommitténs lagförslag som angav att bestämmelsen var tillämplig på varukännetecken för ”varor av annat slag” togs bort. Ingen av remissinstanserna har invänt mot bedömningen att det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna eller haft någon synpunkt på utformningen av lagtexten i detta hänseende. Lagtexten bör därför utformas på det angivna sättet i den nu aktuella bestämmelsen om ensamrättens omfattning.
Det bör dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, föreskrivas att ensamrätten bara omfattar användning för varor eller tjänster. Det blir på så sätt klart att annan slags användning inte omfattas av ensamrätten.
Slutligen innebar kommitténs förslag att rekvisitet ”utan skälig anledning” i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp inte in i lagen när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. I och med att lagtexten nu föreslås få en lydelse som i stor utsträckning anknyter till utformningen av direktivet framstår det dock som lämpligt att även denna del av direktivbestämmelsen tas in i lagtexten. I förhållande till ordalydelsen i direktivet bör lagtexten utformas så att det framgår att rekvisitiet ”utan skälig anledning” bara är relevant vid bedömningen av om användningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Den närmare innebörden av rekvisitet får avgöras i rättstillämpningen.
Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen om ensamrättens innehåll när det gäller det utökade skyddet bör utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett yngre tecken för varor eller tjänster som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om användningen därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
Exempel på vad som utgör användning av varukännetecken
Som nämnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § första stycket VML en bestämmelse som reglerar vilken typ av användning av andra tecken som ensamrätten till ett varukännetecken hindrar. Bestämmelsen innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på själva varan eller varuförpackningen eller i reklam eller affärshandlingar eller på annat sätt.
128
Detta gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. Det anges uttryckligen att även muntlig användning omfattas av bestämmelsen.
I artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som kan utgöra otillåten användning som sakligt sett stämmer överens med varumärkeslagens bestämmelser. I artikeln anges dock inte att även muntlig användning omfattas. Kommittén föreslog att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen skulle utformas på i huvudsak samma sätt som i direktivet, men att det även fortsättningsvis uttryckligen skulle anges att också muntlig användning omfattas. Svenskt Näringsliv m.fl. har föreslagit att det i lagtexten dessutom bör förtydligas att varje form av användning, även elektronisk användning, omfattas av bestämmelsen. Vidare har Sveriges advokatsamfund ansett att även ordet ”transitera” bör läggas till i exemplifieringen i lagtexten.
Av samma skäl som angetts tidigare anser regeringen att den nya varumärkeslagen även i detta avseende bör utformas så att den knyter an närmare till bestämmelsen i varumärkesdirektivet. När det gäller transitering har EU-domstolen uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 c i varumärkesdirektivet inte ger en varumärkesinnehavare rätt att motsätta sig att varor, som är försedda med hans varumärke förs in i Europeiska unionen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering eller ett tullförfarande för lagring i tullager, när varorna inte dessförinnan släppts ut på marknaden i unionen av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Däremot kan en varumärkesinnehavare med stöd av artikel 5.3 b under vissa förutsättningar motsätta sig att varor bjuds ut eller säljs under den period som varorna hänförs till ett förfarande för extern transitering eller till ett förfarande för lagring i tullager när detta ovillkorligen innebär att varorna släpps ut på marknaden i unionen (se EU-domstolens dom den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl., REG 2005 I-8735). Av rättsfallet framgår alltså att EU-domstolen tolkat begreppen import respektive utbjuda till försäljning och säljas och uttalat sig om hur dessa begrepp ska tolkas i förhållande till gods i transit. Det är alltså inte fråga om något nytt otillåtet användningssätt bestående i transitering. Dessutom framgår av domen att transitering endast i mycket begränsad omfattning ingår i de användningssätt som direktivet anger som förbjudna. I ett senare avgörande har EU-domstolen uttalat att artikel 5.1 och 5.3 ska tolkas så att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat för varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat (se EU-domstolens dom den 9 november 2006 i mål nr C-281/05, Montex Holdings Ltd mot Diesel SpA, REG 2006 I-10881, punkt 27). Det är mot denna bakgrund inte lämpligt att särskilt ta upp transitering i exemplifieringen i lagtexten.
Som framgått innebar kommitténs förslag att det i den nya varumärkeslagen skulle anges att även muntlig användning omfattas av
användningsbegreppet. En uttrycklig föreskrift om detta finns i den gällande varumärkeslagen, men däremot inte i direktivet. Vidare har några remissinstanser förslagit att det i den nya varumärkeslagen uttryckligen ska föreskrivas att elektronisk användning omfattas.
129
Som redovisats tidigare innehåller direktivbestämmelsen exempel på vad som kan utgöra användning i näringsverksamhet. Denna uppräkning är alltså inte uttömmande. Andra former av användning ryms även utan att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta gäller för såväl muntlig användning som elektronisk användning. Enligt regeringens uppfattning är det mot denna bakgrund inte lämpligt att bygga ut regleringen i den nya varumärkeslagen med ytterligare exempel. Regeringen anser därför att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas i enlighet med direktivet. Det kan nämnas att en aspekt av elektroniskt användning, nämligen användning av kännetecken på Internet, behandlas närmare i avsnitt 17.1
Svenska Reklamförbundet har ansett att ensamrätten till ett varukännetecken inte bör hindra att kännetecknet används i jämförande reklam. Förbundet har anfört att man i dessa situationer bör nöja sig med skyddet mot renommésnyltning i den då gällande marknadsföringslagen (numera ersatt av en ny marknadsföringslag, 2008:486). Regeringen konstaterar att EU-domstolen numera har avgjort frågan om varumärkesskyddets gränser vid jämförande reklam. I domstolens dom den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings Limited m.fl. mot
Hutchison 3G UK Limited, REG 2008 I-4231, uttalade domstolen att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten (punkt 69). Det blir alltså i dessa fall enbart fråga om en bedömning enligt marknadsföringslagen.
Skydd för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster
Kommittén väckte frågan om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot obehörig användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Kommittén bedömde att det inte fanns skäl att införa ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot den bedömningen eller framfört några andra synpunkter i frågan. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning. Några bestämmelser om skydd för varukännetecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen.
8.2 Begränsningar av ensamrätten
130
8.2.1 Gällande regler om begränsningar i ensamrätten
I 3 § första stycket VML föreskrivs att var och en i näringsverksamhet får, under förutsättning att det är i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda dels sitt släktnamn, sin adress eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och geografiska ursprung, tidpunkten för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna. Bestämmelsen utgör alltså en begränsning av ensamrättens omfattning. Det sistnämnda ledet av bestämmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., infördes i samband med de lagändringar som gjordes till följd av Sveriges tillträde till EESavtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.).
Vidare finns i 15 § första stycket VML en bestämmelse som anger att den ensamrätt som erhålls genom registrering av ett varumärke inte innefattar en sådan del av märket som inte kan registreras ensam för sig. Denna regel kan sägas ge uttryck för en allmän varumärkesrättslig grundsats om att ensamrätten inte omfattar en sådan del av ett varumärke som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU 1958:10 s. 291).
Av viss relevans i sammanhanget kan också 4 § andra stycket VML sägas vara. Av den bestämmelsen framgår motsatsvis att viss användning av annans varumärke är tillåten vid försäljning av reservdelar, tillbehör eller liknande (se a. prop. a. s.).
8.2.2 Begränsningarna i ensamrätten förtydligas
Regeringens förslag: Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte ge något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.
Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder
1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.
Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte hindra att andra i näringsverksamhet använder tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.
Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens (SOU 2001:26 s. 429 f.). Kommittén lämnar emellertid inte något förslag om
att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.
131
Remissinstanserna: Svenska Patentombudsföreningen har framställt önskemål om att bestämmelsen om inskränkningar i ensamrätten till sådana kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken som består av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung förtydligas genom att bestämmelsen utformas mer i linje med hela artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. I övrigt har remissinstanserna inte framfört några synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag
Av artikel 6.1 i varumärkesdirektivet följer att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att – förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed – i näringsverksamhet använda
a) sitt eget namn eller adress,
b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.
Som redovisats i föregående avsnitt innehåller 3 § första stycket VML bestämmelser som sakligt sett motsvarar de två första punkterna i direktivbestämmelsen. När det gäller det som föreskrivs i den sista punkten framgår detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa bestämmelser gäller såväl för registrerade varumärken som för andra varukännetecken.
Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen i denna del skulle utformas så att de i högre grad än i dag överensstämmer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framför allt den skillnaden att bestämmelsen motsvarande artikel 6.1 c avseende tillbehör och reservdelar skulle framgå tydligare i lagen. Lagrådet har ifrågasatt om exemplifieringen ”särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar” är nödvändig i lagtexten. Bestämmelsen har emellertid störst betydelse i praktiken i just sådana fall. Typexemplet är att någon som säljer tillbehör eller reservdelar (eller erbjuder service) behöver använda någon annans varukännetecken för att kunna beskriva att tillbehöret eller reservdelen passar till en viss vara. Det bör därför lämpligen komma till uttryck i lagtexten att bestämmelsen är tillämplig när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.
Kommittén föreslog vidare att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en regel som angav att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av varukännetecknet som i enlighet med de allmänna registreringsvillkoren i lagen inte kan registreras ensam för sig.
En sådan begränsningsregel finns redan i dag i 15 § andra stycket VML när det gäller ensamrätten till registrerade varumärken. Av den bestämmelsen följer att den ensamrätt som registreringen ger inte innefattar en sådan beståndsdel av varumärket som inte kan registreras
ensam för sig. Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte på de fall där det rör sig om sådana beståndsdelar som sedda separat saknar särskiljningsförmåga. Vidare utformades bestämmelsen så att den endast avsåg ensamrätt på grund av registrering. Skälet till sistnämnda begränsning var att det var tänkbart att en del som inte kunde registreras kunde få ett särskilt skydd på grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290 f. och prop. 1960:167 s. 115 f.)
132
Som kommittén angav ger bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen uttryck för en allmän princip inom varumärkesrätten. Det kan därför i och för sig ifrågasättas om det finns något behov av att ha en lagregel om detta. En sådan regel finns dock i dag och inte minst av tydlighetsskäl kan det därför vara värdefullt att principen även i fortsättningen kommer till uttryck i lagtexten.
Kommitténs förslag innebar, som framgått, att motsvarande skulle gälla också för andra varukännetecken än registrerade varumärken. I dag finns det inte någon regel om detta i varumärkeslagen. Den föreslagna bestämmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis när det gäller ett inarbetat varukännetecken som består av flera delar och där kännetecknet i dess helhet är skyddat på grund av inarbetning, men de olika delarna var för sig, eller någon av dem, saknar särskiljningsförmåga. Det skulle då framgå av lagtexten att ensamrätten i ett sådant fall inte omfattar de olika delarna, eller i förekommande fall en av dem, av kännetecknet. Även en beståndsdel som ingår i ett inarbetat varukännetecken och saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock få ett självständigt skydd om den senare genom användning förvärvar särskiljningsförmåga och blir skyddad på grund av inarbetning.
Med den utformning av bestämmelsen som kommittén föreslog skulle regleringen i detta avseende alltså vara densamma för alla slags varukännetecken. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning i denna del. När det gäller utformningen av bestämmelsen föreslog kommittén att det, på ungefär samma sätt som enligt gällande bestämmelse, skulle anges att ensamrätten inte omfattar en del av kännetecknet som inte kan registreras ensam för sig. Som framgått tidigare avses enligt nuvarande ordning beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör enligt regeringens uppfattning utformas så att detta framgår direkt av lagtexten. I den nya varumärkeslagen bör det därför föreskrivas att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.
Senare i propositionen (avsnitt 9.6.2) kommer föreslås att det ska införas en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. En sådan ensamrätt kan också uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs uppfattning – vilken också är förenlig med vad som föreskrivs i motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 15.2 andra meningen) – att det för dessa märken bör gälla att ensamrätten inte ska hindra någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung.
I varumärkesdirektivet föreskrivs dock också för dessa märken att de i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen). Kommittén föreslog inte någon skrivning av motsvarande innebörd, vilket föranlett Svenska Patentombudsföreningen att påtala diskrepansen mellan varumärkesdirektivets ordalydelse och kommitténs förslag i det avseendet.
133
Bestämmelsen om att nu aktuella varumärken i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn utgör endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i direktivet om att ensamrätten inte hindrar någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen delar emellertid Svenska Patentombudsföreningens uppfattning att den föreslagna bestämmelsen för tydlighets skull bör anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet.
Det bör alltså föreskrivas att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra att andra använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung i näringsverksamhet, om det sker i enlighet med god affärssed. Vidare bör anges att ensamrätten till ett sådant märke inte hindrar att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.
8.3 Vad som kan utgöra ett varumärke
8.3.1 Vilka tecken som kan utgöra ett varumärke i dag
I 1 § andra stycket VML finns en bestämmelse som reglerar vad som kan utgöra ett varumärke. I bestämmelsen föreskrivs att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari 1993 när Sverige tillträdde EES-avtalet.
Bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet som har nästan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
8.3.2 Oförändrade regler om vad som kan utgöra ett varumärke
134
Regeringens förslag: Bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen om vad som kan utgöra ett varumärke förs utan sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens (SOU 2001:26 s. 425).
Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i frågan. Skälen för regeringens förslag: Kommittén föreslog att en bestämmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att det i lagtexten skulle anges att även sammansättningar av ord, slagord och avbildningar är sådana tecken som kan utgöra varumärken.
Vare sig den hittills gällande bestämmelsen, artikel 3 i varumärkesdirektivet eller den av kommittén föreslagna bestämmelsen är emellertid uttömmande utan redovisar bara exempel på vilka slags tecken som kan utgöra varumärken. Regeringen anser därför att den nuvarande lagtexten, som är utformad i enlighet med direktivet, inte bör byggas ut med ytterligare exempel. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör alltså ha samma utformning som i dag.
8.4 Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt
8.4.1 Gällande regler om vad som är utelutet från ensamrätt
I 5 § VML föreskrivs att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken. Bestämmelsen har varit oförändrad sedan varumärkeslagen infördes. Av förarbetena framgår att bestämmelsen har till syfte att ”från ensamrätt utesluta sådant som bör hållas fritt för allmänt begagnande eller som icke har tillräcklig distinktivitet”. Det underströks vidare att varumärkesrätten inte på omväg får utnyttjas för att skapa oberättigade monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248).
8.4.2 En enhetlig reglering införs om att kännetecken som endast består av en viss form inte kan omfattas av ensamrätt
Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion än att vara kännetecken förs inte över till den nya varumärkeslagen i den lydelsen. I stället införs en bestämmelse om att ensamrätt inte kan förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av
varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
135
Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 426 f.).
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 5 § VML innefattar ensamrätten till ett varukännetecken inte sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken.
När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt infördes i 13 § andra stycket VML en bestämmelse av vilken det framgår att som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och trädde i kraft den 1 januari 1993. Regeringen anförde att 5 § VML inte kunde anses utgöra något registreringshinder och att det därför borde införas ett uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestämmelsen (se vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.).
I övrigt behandlades förhållandet mellan dessa båda bestämmelser inte närmare i lagstiftningsärendet. Bestämmelsen i 5 § är enligt sin ordalydelse tillämplig på såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och varukännetecken. Denna bestämmelse är emellertid mer restriktivt utformad än det motsvarande registreringshindret i 13 § andra stycket VML. I doktrinen har det gjorts gällande att 5 § VML efter genomförandet av direktivet inte har någon självständig betydelse annat än för oregistrerade varumärken; det har dock rått delade meningar i denna fråga. Patentbesvärsrätten har i en dom från 1997 funnit att det inte kan anses vara sakligt motiverat att låta 5 § föranleda en mer omfattande inskränkning i den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger än den som följer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvärsrättens dom den 27 juni 1997 i mål nr 95-573).
Regeringen kan konstatera att utformningen av bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen har lett till oklarhet när det gäller lagregleringen av begränsningarna i ensamrätten i nu aktuella hänseenden för registrerade varumärken. Den nya varumärkeslagen bör givetvis utformas så att sådana oklarheter undviks. De nuvarande bestämmelserna tycks också ha medfört att olika regler kommit att gälla för registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken i detta avseende. Enligt regeringens uppfattning bör dessa begränsningar i ensamrätten vara enhetliga.
Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den nuvarande bestämmelsen i 5 § VML inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör i stället införas en bestämmelse som bygger på artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamrätt inte kan förvärvas till varukännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en
form som ger varan ett betydande värde. Denna bestämmelse bör gälla för såväl registrerade varumärken som inarbetade varukännetecken. Angående frågan om registreringshinder av motsvarande innebörd, se avsnitt 9.7.3.
136
8.5 Konsumtion av ensamrätten
Regeringens förslag: Bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten i den nuvarande varumärkeslagen förs i sak oförändrad över till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 430).
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna fråga.
Skälen för regeringens förslag: Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten att använda ett varukännetecken för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts ut på marknaden antingen av innehavaren själv eller av någon annan med innehavarens samtycke.
Frågan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trädde i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen innebär att varumärkesrätten konsumeras endast om varan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion inträder dock inte när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. När det gäller bakgrunden till denna reglering hänvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger på Varumärkeskommitténs delbetänkande Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19).
Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtionsbestämmelsen bör föras över till den nya varumärkeslagen i sak oförändrad.
8.6 Kolliderande rättigheter
8.6.1 Gällande regler om kolliderande rättigheter
I 7–10 §§ VML finns bestämmelser som reglerar frågor om företrädesrätt m.m. vid kollisioner mellan olika rättigheter.
I 7 § VML föreskrivs att vid avgörande av tvist om rätt till varukännetecken som är förväxlingsbara, ska företräde ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av 8 eller 9 §. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän immaterialrättslig princip om att företräde ges till den tidigaste ensamrätten. Inga ändringar har gjorts i bestämmelsen sedan varumärkeslagens tillkomst.
Från huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8 § VML finns en s.k. passivitetsregel som gäller i de situationer när det yngre kännetecknet är ett registrerat varumärke. Av paragrafen följer att rätten till ett registrerat varumärke, med avseende på de varor för vilka det har
använts, kan bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om registreringen sökts i god tro och innehavaren av den äldre rätten under fem år i följd har varit medveten om och funnit sig i användningen här i landet av det registrerade varumärket. Denna bestämmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes i varumärkeslagen till följd av Sveriges tillträde till EES-avtalet och bygger på artikel 9 i varumärkesdirektivet. Kravet på att innehavaren av den äldre rättigheten ska ha varit medveten om användningen av det yngre varumärke och regeln om att det yngre varumärket endast får bestå för de varor eller tjänster för vilka det har använts infördes för att anpassa svensk rätt till direktivet (se prop. 1992/93:48 s. 92 f.).
137
Ytterligare en passivitetsregel finns i 9 § VML. Den behandlar det fallet när det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat kännetecken. Av bestämmelsen följer att om ett kännetecken har inarbetats, får rätten till det bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid har inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet. Bestämmelsen har inte förändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.
Slutligen finns i 10 § VML en bestämmelse som närmare reglerar samexistens mellan två kolliderande kännetecken. I bestämmelsen anges att i fall som avses i 8 eller 9 § får efter vad som är skäligt föreskrivas, att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med annat förtydligande. Denna bestämmelse ger alltså en domstol möjlighet att i situationer där två kännetecken ska existera parallellt meddela föreskrifter av nu nämnt slag. Inte heller denna bestämmelse har ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.
8.6.2 Endast mindre förändringar av reglerna om företrädesrätt, passivitet och samexistens
Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om företrädesrätt vid tvist om rätt till varukännetecken, verkan av passivitet och om samexistens förs i huvudsak oförändrade i sak över till den nya varumärkeslagen. Det införs dock en bestämmelse som uttryckligen anger att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna så får det äldre varukännetecknet användas. Vidare överförs inte dagens bestämmelse om att det går att föreskriva att ett registrerat varumärke, som ska bestå vid sidan av ett annat kännetecken, bara får användas på särskilt sätt till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag överensstämmer delvis med regeringens.
Kommitténs förslag innehåller även vad gäller verkan av passivitet gentemot inarbetade varukännetecken en regel om att en innehavare av ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen har vidtagit åtgärder för att hindra denna användning. Kommitténs förslag till
bestämmelse om samexistens mellan kolliderande rättigheter innehåller vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 f.)
138
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.
Skälen för regeringens förslag: I 7–10 §§ VML finns som redovisats i föregående avsnitt bestämmelser om hur kollisioner mellan olika varukännetecken ska hanteras. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt med anledning av EES-avtalet gjordes vissa ändringar i bestämmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f.). I övrigt har dessa bestämmelser inte ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.
Kommitténs förslag innebar att det i den nya varumärkeslagen skulle tas in en bestämmelse som i allt väsentligt stämde överens med huvudregeln i 7 § VML om att företräde ska ges till den som har tidigaste rättsgrund. Detsamma gäller i fråga om passivitetsregeln för registrerade varumärken i 8 § VML. När det gäller sistnämnda bestämmelse föreslog kommittén dock att det i bestämmelsen uttryckligen skulle anges att användningen av det yngre varumärket ska ha skett efter registreringsdagen. Detta föreskrevs uttryckligen i en äldre lydelse av 8 § VML. Av förarbetena framgår att även i den nu gällande bestämmelsen avses användning som skett efter registreringsdagen (se prop. 1992/93:48 s. 93 f.) Kommitténs förslag innebar alltså inte någon saklig förändring.
Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs förslag i dessa delar. Förslaget bör enligt regeringens uppfattning genomföras i de aktuella delarna.
Kommittén föreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som gäller inarbetade varukännetecken skulle föras över till den nya varumärkeslagen. I denna del föreslog kommittén emellertid att det därutöver skulle införas en kompletterande regel om att i de fall där det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen av det yngre kännetecknet vidtagit åtgärder för att hindra denna användning.
Den föreslagna regeln skulle alltså vara tillämplig i sådana situationer där båda de kolliderande kännetecknen här i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Enligt nuvarande ordning gäller att frågan om vad som ska anses vara en rimlig tid måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86). Som kommittén påpekat anges det i artikel 4.4 i WIPOrekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken att en innehavare av ett välkänt varumärke ska kunna ingripa mot ett kolliderande varumärke inom åtminstone en tid av fem år från det att innehavaren fick kännedom om användningen av det andra märket.
Regeringen ställer sig tveksam till om det i lagen är lämpligt att slå fast att en innehavare som agerar inom fem år alltid ska anses ha handlat inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att det kan uppkomma situationer där det inte är lämpligt med en sådan generell tidsgräns. WIPO-rekommendationen är inte bindande på så sätt att det är nödvändigt att införa en sådan regel. Regeringen anser sammantaget att det inte bör införas någon sådan regel. Även i fortsättningen bör det alltså göras en bedömning i det enskilda fallet av
huruvida innehavaren av det äldre kännetecknet har agerat inom rimlig tid. I de fall då det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen bör man dock utan att detta regleras uttryckligen i lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha som utgångspunkt att ett handlande som sker inom fem år ska anses ha skett inom rimlig tid.
139
När det gäller bestämmelsen om samexistens i 10 § VML föreslog kommittén att det i den nya varumärkeslagen skulle framgå att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna, så får både det äldre och det yngre kännetecknet användas. Vidare föreslog kommittén att den möjlighet som i dag finns att föreskriva att ett kännetecken bara får användas med tillfogande av ortsangivelse eller liknande, fortsättningsvis bara skulle kunna användas för inarbetade varukännetecken. Skälet till detta är att artikel 9 i varumärkesdirektivet inte möjliggör en sådan lösning för registrerade varumärken. Regeringen instämmer i kommitténs bedömning i dessa delar. Förslagen bör alltså genomföras.
Kommittén föreslog också att det skulle kunna beslutas att ett kännetecken endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område. Enligt regeringens uppfattning bör dock villkor som meddelas med stöd av den aktuella bestämmelsen vara begränsade till utformningen av själva kännetecknet som sådant. Något sådant tillägg bör därför inte göras i bestämmelsen.
Slutligen föreslogs ett tillägg i bestämmelsen om ortsangivelse om att den också skulle vara tillämplig när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet. Av förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen framgår att den gällande bestämmelsen är tillämplig på lokalt inarbetade kännetecken och att det främst är i dessa fall som en föreskrift om ortsangivelse kan bli aktuellt (SOU 1958:10 s. 265). En förutsättning för att så ska ske torde emellertid vara att det föreligger en kollision mellan kännetecknen i fråga. Det föreslagna tillägget omfattar emellertid enbart sådana situationer då det normalt inte föreligger någon kollision mellan kännetecknen. Regeln bör därför inte införas i den föreslagna lydelsen. Att ortsangivelse eller liknande kan bli aktuellt när lokalt inarbetade varukännetecken trots allt kolliderar följer, som framgått, redan av den lagtext som nu föreslås bli överförd till den nya varumärkeslagen.
8.7 Uppgiftsskyldighet när ett varumärke återges i lexikon m.m.
8.7.1 Uppgiftsskyldighet i dag
I 11 § första stycket VML finns en bestämmelse som reglerar de fall då ett registrerat varumärke tas in i ett lexikon, handbok eller annan liknande tryckt skrift. Om innehavaren av det registrerade varumärket begär det, är författare, utgivare och förläggare skyldiga att se till att varumärket inte återges utan att det framgår att det är fråga om ett registrerat varumärke. Av andra stycket i bestämmelsen framgår att den som försummar detta är skyldig att medverka till att ett beriktigande
offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att stå för kostnaden för detta. Av förarbetena framgår att dessa bestämmelser ansågs falla utanför tryckfrihetsrättens område, eftersom de inte stred mot något intresse som skyddas av tryckfriheten (SOU 1958:10 s. 171).
140
Syftet med bestämmelsen är att förhindra att ett varumärke återges på ett sådant sätt att det uppfattas som en generisk beteckning för en vara eller tjänst. Detta kan medföra att varumärket degenererar och förlorar sin särskiljningsförmåga. Om så sker kan registreringen av varumärket hävas. Vid varumärkeslagens tillkomst diskuterades bestämmelsen ingående. Flera remissinstanser motsatte sig att bestämmelsen skulle införas överhuvudtaget, medan andra tvärtom förordade att den borde ha ett mer vidsträckt tillämpningsområde (se prop. 1960:167 s. 87 f.).
För gemenskapsvarumärkena finns en särskild bestämmelse i artikel 10 i varumärkesförordningen som är utformad på ett annat sätt. Av denna bestämmelse följer att om återgivningen av ett gemenskapsvarumärke i ett lexikon, en encyklopedi eller liknande uppslagsverk ger intryck av att varumärket utgör en generisk beteckning, ska utgivaren av verket på begäran av innehavaren av gemenskapsvarumärket se till att återgivningen av varumärket senast i nästa utgåva av verket åtföljs av uppgift om att det är ett registrerat varumärke.
8.7.2 Uppgiftsskyldigheten utvidgas och omfattar även elektroniskt tillgängliggörande
Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om uppgiftsskyldighet när ett registrerat varumärke återges i lexikon, handböcker eller liknande tryckta skrifter förs över till den nya varumärkeslagen.
Uppgiftsskyldigheten ska också gälla när en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. ett bokförlag.
Det införs inte någon lagregel om att upplysningsskyldigheten alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket.
Kommitténs förslag innebär att uppgiftsskyldigheten också ska gälla vid utgivning av läroböcker. Vidare föreslår kommittén att det i den nya varumärkeslagen tas in en bestämmelse om att uppgiftsskyldigheten alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se SOU 2001:26 s. 433).
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.
Skälen för regeringens förslag: Som nämnts i föregående avsnitt gäller upplysningsskyldigheten enligt 11 § VML endast för registrerade varumärken. Inarbetade varukännetecken och s.k. naturliga varukännetecken faller alltså utanför. Kommitténs förslag innebar att upplysningsskyldigheten även i fortsättningen endast skulle gälla för registrerade varumärken. Regeringen delar den bedömningen.
Kommitténs förslag innebar vidare att bestämmelsens tillämpningsområde skulle utvidgas i två avseenden. För det första skulle enligt
förslaget inte bara lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter omfattas, utan också läroböcker och med läroböcker liknande skrifter. Enligt nuvarande ordning är 11 § VML endast tillämplig på läroböcker (eller vetenskapliga verk) som har karaktär av handböcker eller uppslagsböcker. I övrigt faller läroböcker – liksom tidningar och skönlitterära verk – utanför bestämmelsens tillämpningsområde (se SOU 1958:10 s. 171 och prop. 1960:167 s. 92). En utvidgning i enlighet med kommitténs förslag skulle innebära att betydligt fler skrifter än i dag skulle omfattas av upplysningsskyldigheten. Något underlag för att bedöma konsekvenserna av en sådan förändring finns inte. Sannolikt skulle det också uppstå gränsdragningssvårigheter när det gäller vilka skrifter som ska anses som läroböcker och med dessa liknande skrifter. Regeringen anser därför att det inte bör göras några sakliga förändringar i detta avseende.
141
För det andra föreslogs att upplysningsskyldigheten också skulle gälla för det fall en skrift av de nämnda typerna görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning att samma reglering bör gälla exempelvis i det fallet att samma lexikon ges ut i bokform och tillhandahålls på Internet. En fråga som uppkommer är dock vilka slags tillhandahållanden som bör omfattas av regleringen. Bestämmelsen får inte bli verkningslös utan det måste finnas en verklig möjlighet för en varumärkesinnehavare att få gehör för sin begäran. Regeringen anser därför att en avgränsning bör ske så att bestämmelsen inte är tillämplig på exempelvis sådana Internetbaserade lexikon och liknande där var och en kan bidra med material. Lämpligen bör avgränsningen göras på så sätt att bestämmelsen är tillämplig på sådana tillhandahållanden som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. sådana tillhandahållanden som görs av t.ex. en utgivare av tryckt skrift, t.ex. ett bokförlag, eller av någon som har ett utgivningsbevis för verksamheten.
När det slutligen gäller kommitténs förslag att upplysningsskyldigheten alltid skulle anses uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt anges tillsammans med varumärket, kan det konstateras att detta redan i dag är ett av flera möjliga sätt att ange att en benämning är ett registrerat varumärke. Det väsentliga är att upplysningen blir tydlig för läsaren. Hur upplysningen lämpligen bör utformas beror också på vilken karaktär den aktuella skriften har. Enligt regeringens mening kan det inte anses föreligga något behov av att genom lagstiftning ge den aktuella symbolen sådan status att upplysningsskyldigheten alltid ska anses uppfylld om den återges tillsammans med varumärket. Någon sådan lagregel bör därför inte införas.
9 Närmare om registreringen av varumärken
9.1 Inledning
I avsnitt 6.3 har frågan om omfattningen av officialprövningen vid registreringen av varumärken och firma behandlats gemensamt. Regeringens förslag i dessa delar innebär i korthet att officialprövningen
av de relativa registreringshindren ska behållas både vid varumärkesregistrering och vid firmaregistrering.
142
I avsnitt 9.2 behandlas övriga frågor med anknytning till handläggningen av ansökningar om registrering av nationella varumärken. Invändningsförfarandet behandlas i avsnitt 9.3.
I avsnitten 9.4–9.6 behandlas frågor om särskiljningsförmåga, inklusive angivelser av en varas art eller geografiska ursprung samt möjligheten att registrera angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv- eller garanti- eller kontrollmärke.
Utformningen av registreringshindren behandlas i avsnitten 9.7–9.8. I avsnitt 9.9 behandlas frågor om prioritet vid varumärkesregistrering. Slutligen behandlas i avsnitten 9.10–9.11 vissa andra frågor som rör registrerade varumärken.
Utformningen av vissa handläggningsbestämmelser och övriga bestämmelser om registreringen är beroende av Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Dessa bestämmelser behandlas därför i anslutning till konventionen. Detta gäller för bestämmelserna om hemlandsbevis (avsnitt 15.4), ombuds- och fullmaktsfrågor (avsnitt 15.5.3), delning av ansökningar och registreringar (avsnitt 15.7), anstånd, återupptagen handläggning och återställande av försutten tid (avsnitt 15.13). Också i övrigt berör konventionen frågor med anknytning till handläggningen vid Patent- och registreringsverket (PRV).
9.2 Handläggningen av ansökningar om registrering
9.2.1 Handläggningen i dag
Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 12–24 §§varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. Kompletterande bestämmelser finns i 7–21 §§varumärkesförordningen (1960:648), förkortad VMF.
Den som vill registrera ett varumärke ska ge in en skriftlig ansökan om detta till PRV. I ansökan ska sökandens namn eller firma anges samt för vilka varor eller tjänster och klasser det sökta märket är avsett. Märket ska också tydligt anges i ansökan (17 §). Enligt 7 § VMF ska ansökan vara undertecknad av sökanden eller hans ombud.
En ansökan om registrering av ett kollektivmärke ska därutöver innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas (3 § första stycket kollektivmärkeslagen, 1960:645).
Om PRV anser att det finns någon brist i en ansökan om ett varumärke eller att det annars föreligger hinder mot att bifalla ansökan, ska myndigheten enligt 19 § VML förelägga sökanden att yttra sig eller vidta rättelse. Sker inte detta kan ansökan avskrivas. Anser myndigheten även efter det att sökanden har yttrat sig att det finns hinder mot registrering ska ansökan avslås, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.
Om ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder mot registrering ska PRV föra in varumärket i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse om detta (20 § första stycket VML). Om varumärket innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig och det finns särskild anledning att anta att registrering av märket kan
föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, kan PRV genom en s.k. disclaimer uttryckligen undanta beståndsdelen från skyddet (15 § VML). Efter kungörelse av en varumärkesregistrering finns möjlighet för utomstående att inom två månader framställa invändning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Invändningsförfarandet beskrivs närmare i avsnitt 9.3.1.
143
Ett slutligt beslut av PRV i ett ärende om registrering får överklagas till Patentbesvärsrätten av sökanden, om beslutet gått honom eller henne emot. Ett överklagande ska ske inom två månader från beslutets dag. Patentbesvärsrättens beslut kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten. För att Regeringsrätten ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd (47 § VML).
9.2.2 Handläggningsreglerna förenklas och förtydligas
Regeringens förslag: Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen och vissa av bestämmelserna i varumärkesförordningen om ansökans innehåll förs över till den nya varumärkeslagen så att det av lagen framgår vilka grundläggande uppgifter en ansökan ska innehålla.
Vidare anges i lagen att ansökningsavgift ska betalas. Något krav på att ansökan ska vara skriftlig tas inte in i den nya varumärkeslagen.
PRV ska, på i huvudsak samma sätt som i dag, kunna avskriva en ansökan om sökanden inte följer ett föreläggande att rätta till en brist i en ansökan eller att yttra sig.
Handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen förtydligas genom att det införs en uttrycklig regel om att PRV får avslå en ansökan delvis. I sådant fall ska införande i varumärkesregistret och kungörande ske när beslutet har vunnit laga kraft. Vidare införs en bestämmelse om att sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i det märke som ansökan avser som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare införs en bestämmelse om att verket ska avskriva ärendet, om sökanden återkallar sin ansökan.
En anteckning om s.k. disclaimer ska bara få ske om det finns en uppenbar risk för att registreringen av varumärket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning.
I övrigt överförs bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen avseende handläggning fram till och med registreringen av ansökningar om registrering av varumärken och kollektivmärken i allt väsentligt oförändrade i sak över till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag innehåller inte någon regel om delvis avslag på en ansökan. Vidare har bestämmelserna om s.k. disclaimer en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se SOU 2001:26 s. 182 f.).
Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. PRV har uppfattat förslaget på så sätt att avskrivning av ett ärende bara bör kunna ske när ett första föreläggande inte besvarats.
Verket har anfört att om avsikten är att avskrivning ska kunna ske även efter det att ytterligare ett föreläggande utfärdats bör detta framgå av
Pr lagen. Verket har dock ansett att avskrivningsmöjligheten ur rättssäkerhetssynpunkt endast bör finnas i de fall ett första föreläggande inte har besvarats. PRV har vidare ansett att det s.k. disclaimerinstitutet bör ses över. Verket har förordat att institutet avskaffas, alternativt att det begränsas till att sökanden på eget initiativ kan begära att disclaimer antecknas för att avhjälpa bristande särskiljningsförmåga. Sveriges advokatsamfund har, bl.a. mot bakgrund av att det inte ska finnas något krav på skriftlighet, anfört att möjligheten till elektronisk ingivning av ansökningar om varumärkesregistrering bör påskyndas.
op. 2009/10:225
144
Skälen för regeringens förslag
Ansökans innehåll m.m.
Enligt 17 § VML ska en ansökan om registrering av ett varumärke vara skriftlig och innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor eller tjänster för vilka märket är avsett och de klasser varorna eller tjänsterna tillhör; dessutom ska märket tydligt anges. Kompletterande bestämmelser om ansökans innehåll finns i 9 och 10 §§varumärkesförordningen. Av 3 § första stycket kollektivmärkeslagen följer att en ansökan om registrering av ett kollektivmärke därutöver ska innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.
Kommittén föreslog att de grundläggande bestämmelserna om vad en ansökan ska innehålla skulle tas in i den nya varumärkeslagen. Detta innebar att vissa av de bestämmelser som nu finns på förordningsnivå skulle föras över till lag. Ingen av remissinstanserna har haft någon synpunkt på förslaget. Regeringen har ingen annan uppfattning än kommittén i denna del, dock bör det av tydlighetsskäl även anges i lagen att i de fall sökanden företräds av ett ombud, ska ombudets namn och adress anges i ansökan.
Vidare föreslog kommittén att det inte skulle finnas något lagfäst krav på att en ansökan ska vara skriftlig och att bestämmelserna i detta avseende skulle vara utformade i enlighet med motsvarande bestämmelser i 8 § patentlagen (1967:837).
Med en sådan lösning kan regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs när det gäller formerna för en ansökan och hur ansökningar ska ges in till PRV, exempelvis när det gäller elektronisk ingivning av en ansökan. Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i detta hänseende bör utformas efter samma modell som i patentlagen.
Avslag, avskrivning eller avvisning av en ansökan?
En fråga som bör övervägas i den nya varumärkeslagen är vilket slags beslut PRV ska fatta om en ansökan om registrering av ett varumärke innehåller en formell brist eller om det finns hinder mot registrering av varumärket.
Huvudregeln i svensk civilprocessrätt och förvaltningsprocessrätt är att en ansökan ska avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den ska avslås om den tas upp till prövning i sak
men inte kan bifallas, se exempelvis 42 kap. 4 § rättegångsbalken, 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden och 5 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Handläggningsbestämmelserna i 19 § VML skiljer sig på två sätt från denna huvudregel. Den ena skillnaden är att ansökan ska avskrivas om sökanden inte besvarar ett utfärdat föreläggande i rätt tid tid; en ordning som tycks bygga på synsättet att sökanden visat att han eller hon övergett sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. PRV kan enligt nuvarande ordning förelägga sökanden att yttra sig eller vidta rättelse vid äventyr att ansökan annars avskrivs. Föreläggandet kan avse såväl formella brister i ansökan som ett materiellt hinder mot registrering. Den andra skillnaden är att om sökanden besvarar föreläggandet men inte lyckas avhjälpa bristerna så ska ansökan avslås även om anledningen till föreläggandet var att det var något av de formella kraven som ställs som ansökan inte uppfyllde.
145
Utgångspunkten bör vara att de regler som styr förfarandet vid registrering av varumärken ska stämma överens med de grundläggande principerna och den terminologi som används i den allmänna processrätten. Detta talar för att ändra utformningen av handläggningsbestämmelsen i den nya varumärkeslagen. Lagrådet har också påpekat att avvisning torde vara den rätta åtgärden enligt traditionellt processrättsligt synsätt. Den ordning som finns i varumärkeslagen är emellertid sedan länge etablerad på det industriella rättsskyddets område. Motsvarande bestämmelser finns också i övriga lagar på detta område, se 15 och 16 §§patentlagen (1967:837), 14 och 15 §§mönsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap.5 och 6 §§växtförädlarrättslagen (1997:306). Liknande bestämmelser finns också på det industriella rättsskyddets område i de andra nordiska länderna. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att det mot denna bakgrund även i den nya varumärkeslagen bör införas regler som i sak i allt väsentligt stämmer överens med de regler som finns i dag.
I avsnitt 15.13 behandlas frågan huruvida det bör vara möjligt att få en avskriven ansökan om registrering återupptagen.
Partiellt avslag på en ansökan om registrering
Om ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder mot registrering ska PRV ta in varumärket i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse om detta (20 § första stycket VML). Ett varumärke kan, som framgår av 16 § VML, registreras i en eller flera klasser av varor (eller tjänster).
I de nämnda bestämmelserna i varumärkeslagen anges inte närmare hur PRV ska hantera den situationen att det finns hinder för endast någon eller några av de varor eller tjänster som det sökta varumärket avser och ansökan därför inte kan bifallas i sin helhet. Inte heller kommitténs förslag innebär något förtydligande på denna punkt.
Enligt uppgift från PRV avslås inte registreringsansökningar delvis i dag. Om ansökan avser flera slags varor eller tjänster och det, även efter kompletteringsföreläggande, finns hinder för någon eller några av dessa varor eller tjänster avslås ansökan i sin helhet. I ett sådant beslut lämnas det däremot en motivering för respektive varu- eller tjänsteslag.
146
I artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) anges att i de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster. EU-domstolen har uttalat att det av denna bestämmelse följer att bedömningen av huruvida de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet (dvs. de absoluta registreringshindren) föreligger ska avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan och vidare att registreringsmyndighetens avslagsbeslut i princip ska vara motiverat med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster (dom den 15 februari 2007 i mål nr C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy mot Benelux-Merkenbureau, REG 2007 I-1455 , p. 34–38).
Artikel 13 i direktivet är således tillämplig även under ansökningsförfarandet. Det ska alltså finnas en möjlighet för PRV att avslå en ansökan endast delvis. När direktivet genomfördes i svensk rätt föranledde artikel 13 att varumärkeslagen ändrades när det gäller möjligheten att häva en registrering. En särskild bestämmelse infördes om att i de fall det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor som ett varumärke registrerats för, ska registreringen hävas endast för dessa varor (25 b § VML), se prop. 1992/93:48 s. 100 f. I lagstiftningsärendet behandlades däremot inte frågan om varumärkeslagen också borde ändras så att det av lagtexten framgår att en ansökan om registrering kan avslås delvis.
Enligt regeringens uppfattning bör bestämmelserna i den nya varumärkeslagen mot denna bakgrund utformas så att det framgår att PRV kan avslå en ansökan helt eller delvis.
Undantag för skydd för en del av ett varumärke
Enligt 15 § första stycket VML innefattar den ensamrätt som registreringen av ett varumärke ger inte en sådan beståndsdel av märket som inte kan registreras ensam för sig (jfr avsnitt 8.2.2 angående begränsning av ensamrätten). Om det finns särskild anledning att anta att registreringen av märket kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning kan enligt paragrafens andra stycke vid registreringen en sådan beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet (s.k. disclaimer). Av paragrafens tredje stycke följer att om en beståndsdel som undantagits från skydd, senare visas ha blivit registrerbar kan en ny registrering ske av märkesdelen eller av hela märket utan något sådant undantag.
Kommitténs förslag innebar att bestämmelser om disclaimer skulle finnas även i den nya varumärkeslagen, men att bestämmelserna skulle justeras något i syfte att PRV inte skulle behöva ställa krav på disclaimer i samtliga fall där detta sker i dag. PRV har ansett att disclaimerinstitutet bör ses över. Verket har förordat att institutet avskaffas, alternativt att det begränsas till att sökanden på eget initiativ kan begära att disclaimer antecknas för att avhjälpa bristande särskiljningsförmåga. I övrigt har
remissinstanserna inte framfört någon invändning mot kommitténs förslag.
147
Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte är lämpligt att i nuläget helt avskaffa bestämmelserna om disclaimer. Som PRV påpekat kan de nuvarande reglerna leda till att handläggningen av en ansökan om registrering fördröjs i onödan. Det är angeläget att detta så långt möjligt undviks. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att PRV inte ska behöva ställa krav på disclaimer i samma utsträckning som hittills. För att detta ska bli tydligt bör dock lagtexten utformas på annat sätt än vad kommittén förslagit. Bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att det ska finnas en uppenbar risk för att registreringen av varumärket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning för att en disclaimer ska aktualiseras.
Andra frågor som rör handläggningen av en ansökan om varumärkesregistrering
Kommitténs förslag innebar att flertalet övriga bestämmelser i den nuvarande varumärkeslagen som gäller handläggningen av en ansökan om registrering av ett varumärke skulle tas in i den nya varumärkeslagen utan några sakliga förändringar. Detta rörde dels bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om varuklassificering (16 §), kompletteringsförelägganden (19 §) och intagande av varumärket i varumärkesregistret m.m. (20 § första stycket), dels bestämmelsen i 3 § första stycket kollektivmärkeslagen om att de bestämmelser enligt vilka ett kollektivmärke får användas ska tas in i varumärkesregistret och kungöras. Vidare föreslog kommittén att vissa av de bestämmelser som finns i förordning skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Dit hörde föreskrifter om ansökans innehåll och om att ansökningsavgift ska betalas. Regeringen har samma utgångspunkt.
I lagrådsremissen var bestämmelsen om varuklassificering utformad på så sätt att det angavs dels att varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster, dels att föreskrifter om indelningen av klasser meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Bestämmelsen stämde överens med vad som gäller enligt 1960 års varumärkeslag, dock med den skillnaden att det i 1960 års lag anges att föreskrifter om klassindelningen fastställs av Patent- och registreringsverket. Lagrådet har anfört att det inte framgår vilka slags föreskrifter det är fråga om. Enligt Lagrådet har klassindelningen stor betydelse inom varumärkesrätten t.ex. när det gäller möjligheten till registrering och dennas omfattning. Mot den bakgrunden har Lagrådet ansett att regleringen i fråga mycket väl skulle kunna ingå i lagen men att den kan antas få ett så detaljerat innehåll att den skulle höra bättre hemma i en förordning eller i en myndighets föreskrifter, vilket dock enligt Lagrådet kräver att bestämmelsen utformas som ett ordinärt normgivningsbemyndigande.
Frågan om vilken rättslig betydelse föreskrifterna om klassindelningen har övervägdes relativt ingående vid införandet av 1960 års varumärkeslag. Av förarbetena framgår att systemet med klassindelning inte var tänkt att ha några egentliga rättsliga verkningar, utan i alldeles
övervägande grad var avsett som ett administrativt hjälpmedel (SOU 1958:10 s. 131, jfr även s. 257 samt prop. 1960:167 s. 122). Samma synsätt har kommit till uttryck även i praxis (se t.ex. Patentbesvärsrättens dom den 21 november 2006 i mål nr 05-174).
148
Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen om att varumärken registreras i olika klasser bör i fråga om de rättsliga verkningarna av klassindelningen ha samma innebörd som motsvarande bestämmelser i 1960 års varumärkeslag. Klassindelningen är alltså fortfarande avsedd att vara ett administrativt hjälpmedel. Föreskrifterna utgör således sådana föreskrifter om verkställigheten av lag som avses i 8 kap. 13 § första stycket 1 regeringsformen. För att tydliggöra detta bör uttrycket ”närmare föreskrifter” föras in i den nu aktuella bestämmelsen.
Som framgått tidigare föreslår regeringen att den nya varumärkeslagen ska utformas så att det framgår att PRV kan avslå en ansökan helt eller delvis. En särskild fråga är hur verket ska hantera frågan om införande av varumärket i varumärkesregistret och kungörelse när en ansökan avslås delvis. Eftersom ett sådant beslut kan överklagas av sökanden ligger det nära till hands att utgå från att införandet i varumärkesregistret och kungörelsen bör ske först när beslutet har vunnit laga kraft. I vissa fall kan dock sökanden ha intresse av att få till stånd en registrering så snart som möjligt av den del av ansökan som inte avslagits. Det skulle i och för sig vara möjligt att tillämpa en ordning som innebär att registreringen i de delar den beviljats direkt tas i varumärkesregistret och kungörs i dessa delar och att övriga delar tas in i registret och kungörs separat senare, om verkets avslagsbeslut skulle ändras efter överklagande. Nackdelen med en sådan lösning är dock att registreringsförfarandet kommer att avslutas vid olika tidpunkter för olika delar av registreringen, vilket har betydelse för frågan om beräkningen av tidpunkten för användningstvång. Detta kan leda till oklarheter. En sådan lösning bör därför inte väljas utan i stället bör införandet i varumärkesregistret och kungörelse ske samlat. Tidpunkten för detta bör förstås vara när beslutet har vunnit laga kraft mot sökanden. Det bör nämnas att sökanden har möjlighet att ansöka om delning av ansökan och fördela varorna eller tjänsterna så att den ena ansökan bara innehåller de varor eller tjänster för vilka det inte finns något hinder mot registrering. På så sätt kan införande i varumärkesregistret och kungörelse ske utan att sökanden först måste avvakta att beslutet avseende övriga varor eller tjänster ska vinna laga kraft.
En fråga som inte regleras i den nuvarande varumärkeslagen är i vilken utsträckning en sökande kan göra ändringar i ansökan innan registrering har skett. I 24 § VML finns en bestämmelse om ändringar i ett redan registrerat varumärke som hittills har tillämpats analogt på märken som ännu inte registrerats. I enlighet med vad kommittén föreslog bör det nu införas en uttrycklig bestämmelse i vilken det klargörs att ändringar i märket under ansökningsskedet kan göras i samma utsträckning som ändringar i ett redan registrerat varumärke.
Vidare finns det i den nuvarande varumärkeslagen inte någon bestämmelse om att PRV ska avskriva ärendet om sökanden återkallar sin ansökan om registrering. Inte heller kommitténs förslag innehöll någon sådan bestämmelse. För att den nya varumärkeslagen ska bli tydlig
på denna punkt anser regeringen att en bestämmelse av denna innebörd bör tas in i lagen.
149
9.3 Invändningsförfarandet
9.3.1 Invändningsförfarandet i dag
Invändningsförfarandet ger den som anser att ett varumärke inte borde ha registrerats möjlighet att få saken prövad av PRV i omedelbar anslutning till registreringen. Härigenom får bl.a. den som innehar en tidigare ensamrätt, en möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt angripa registreringen.
Den huvudsakliga anledningen till att ett invändningsförfarande infördes i den nuvarande varumärkeslagen var att detta skulle kunna komplettera PRV:s officialgranskning av relativa hinder, särskilt i fråga om inarbetade varukännetecken och skyddade firmor (se SOU 1958:10 s. 117). Vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i mitten av 1990-talet ändrades reglerna på så sätt att invändningsförfarandet placerades efter registreringen. Syftet var att förenkla och effektivisera förfarandet (se prop. 1994/95:59 s. 40 f.).
Invändningsförfarandet går i korthet till på följande sätt. Var och en som anser att en beviljad registrering är felaktig kan inom två månader från det att registreringen kungjordes framställa invändning mot den (20 § andra stycket VML). PRV får däremot inte självmant ta initiativ till ett invändningsförfarande.
PRV ska underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig (20 § tredje stycket VML).
PRV ska upphäva registreringen, om det finns något hinder mot den. Om hinder bara finns för en del av de varor och tjänster som varumärket är registrerat för, ska registreringen i stället upphävas enbart för dessa varor, om innehavaren begär det. Om det däremot inte finns något hinder mot registreringen, ska myndigheten avslå invändningen och låta registreringen bestå (21 § VML).
PRV får inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången, se prop. 1994/95:59 s. 52. Verket får också pröva en invändning även om den återkallas, förutsatt att det finns särskilda skäl (20 § fjärde stycket VML). De möjligheter som PRV har att självmant ta upp nya omständigheter till prövning och att fullfölja ett pågående invändningsförfarande används dock mycket sällan i praktiken.
Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas hos Patentbesvärsrätten av innehavaren av varumärket och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan i högre instans får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Ett överklagande ska ske inom två månader från beslutets dag. Patentbesvärsrättens beslut kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten. För att Regeringsrätten ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd (47 § VML)
9.3.2 Invändningsförfarandet görs mer effektivt
150
Regeringens förslag: Den som vill ska på samma sätt som hittills kunna göra invändning mot en beviljad registrering.
Invändningsfristen förlängs så att invändningen ska ha kommit in till PRV inom tre månader från kungörelsedagen. Bestämmelser om vad invändningen ska innehålla förs över varumärkesförordningen till den nya varumärkeslagen.
Vidare införs en paragraf som reglerar hanteringen av en invändning som är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet. I ett sådant fall ska PRV förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte följs ska invändningen avvisas.
Invändaren ska även i fortsättningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. I fortsättningen ska dock en invändning som helt eller delvis grundas på ett relativt hinder avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär att avslag ska ske.
Inte heller i fortsättningen ska PRV kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande.
I ett pågående invändningsärende ska verket även i fortsättningen självmant kunna ta upp ett absolut hinder till prövning samt, om det finns särskilda skäl, kunna fullfölja invändningsförfarandet om en invändning grundad på ett absolut hinder återkallats. Detsamma ska gälla om den som gjort invändning återkallar sin talan efter det att PRV:s beslut överklagats.
I den nya varumärkeslagen begränsas verkets möjligheter att agera självmant på så sätt att verket under prövningen av ett invändningsärende dels inte på eget initiativ ska kunna ta upp andra relativa hinder till prövning än dem som åberopats av någon invändare, dels inte ska få pröva en återkallad invändning i sak i den del den grundas på ett relativt hinder.
Vidare införs nya regler om att PRV ska avslå en invändning direkt om den är uppenbart ogrundad och om att verket ska avvisa en invändning som, även efter komplettering till följd av ett kompletteringsföreläggande, är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i ärendet.
I övrigt överförs till den nya varumärkeslagen resterande bestämmelser rörande hanteringen av invändningar mot varumärkesregistreringar i den nuvarande varumärkeslagen utan några ändringar i sak.
Kommitténs förslag innebär att PRV inte självmant ska kunna ta upp andra absoluta hinder till prövning än dem som åberopats av någon invändare. Förslaget innehåller inte någon uttrycklig lagregel om att en invändning ska avslås om den gjorts av någon som inte lider förfång av registreringen. Förslaget innehåller inte någon särskild bestämmelse om överklagande av beslut i invändningsärenden och om att ett överklagande från invändaren som återkallas ändå får prövas om det finns särskilda skäl. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se
SOU 2001:26 s. 186 f.).
151
Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Patentbesvärsrätten har anfört att frågan om saklegitimation bör behandlas som en processförutsättning och inte som en sakfråga, och att talan ska avvisas om invändaren inte är saklegitimerad. Frågan bör endast tas upp till prövning på initiativ av rättighetshavaren och alltså inte prövas ex officio av PRV. Domstolen har vidare anfört att det är inkonsekvent att föreskriva att PRV inte får ta upp absoluta hinder till prövning ex officio samtidigt som verket enligt förslaget ska få pröva en invändning trots att den återkallats, om det finns särskilda skäl. Patentbesvärsrätten har ansett att absoluta hinder bör kunna prövas i ett invändningsförfarande oberoende av om invändaren har åberopat dessa hinder, alternativt att möjligheten till fortsatt prövning när en invändning har återkallats bör tas bort. Slutligen har domstolen påpekat att kommitténs förslag att en registrering kan hävas delvis utan att rättighetshavaren medger att registreringen ska kvarstå i begränsad omfattning sannolikt kan medföra merarbete i den administrativa prövningen. Med hänsyn till att denna ordning gäller för gemenskapsvarumärkena har domstolen ansett att det kan vara lämpligt att det även här införs en möjlighet till delvis hävning oberoende av om rättighetshavaren har begärt det och även om invändaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hävas.
Svenska Patentombudsföreningen har anfört att var och en som lider förfång av att en rättighet beviljas bör kunna få sin invändning prövad och ansett att kommitténs förslag i denna del är oklart. Sveriges Reklamförbund har ansett att PRV inte ska kunna pröva en återkallad invändning ens om det finns särskilda skäl.
Skälen för regeringens förslag
Invändningsfristens längd
Precis som kommittén anser regeringen att det även fortsättningsvis bör finnas ett invändningsförfarande. Regler om detta bör införas i den nya varumärkeslagen.
Enligt den gällande varumärkeslagen är fristen för att framställa invändning två månader. Kommittén föreslog en förlängning av denna frist till tre månader. Fristens längd skulle därigenom komma att överensstämma med den tremånadersfrist som gäller enligt varumärkesförordningen (artikel 42). De remissinstanser som har yttrat sig har varit positiva till en sådan förlängning. Mot denna bakgrund delar regeringen kommitténs uppfattning om hur lång invändningsfristen bör vara. I den nya lagen bör det därför föreskrivas att invändningsfristen är tre månader.
Invändningens innehåll m.m.
I den gällande varumärkeslagen finns inte några bestämmelser om vad en invändning ska innehålla, utan detta regleras i 11 § varumärkesförordningen.
I avsnitt 9.2.2 har regeringen, när det gäller ansökningar om registrering, föreslagit att det i den nya varumärkeslagen ska anges vilka grundläggande uppgifter en ansökan ska innehålla och att ytterligare föreskrifter bör meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen anser, liksom kommittén, att bestämmelserna om innehållet i en invändning också bör tas in i lagen och att de bör utformas på motsvarande sätt.
152
Vem ska få göra invändning?
Enligt nuvarande ordning kan invändning göras av var och en som så önskar oavsett vilken grund som åberopas till stöd för invändningen. Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör införas några begränsningar i detta avseende.
När det gäller invändningar som grundas på absoluta registreringshinder är regeringens utgångspunkt att var och en även i fortsättningen bör vara berättigad att framställa sådana invändningar. Detta hänger samman med att de absoluta registreringshindren motiveras av allmänna intressen som var och en får anses kunna företräda.
I mönsterskyddslagen (1970:485) finns det i 18 a § 3 en särregel för invändningar som grundas på att registreringen är felaktig då det i mönstret utan tillstånd tagits in t.ex. ett statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem. Regeln infördes till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998, s. 28) och innebär att i dessa fall får invändning endast framställas av den som berörs av rättigheten (se prop. 2001/02:121 s. 98 f.). Någon sådan regel finns inte i varumärkesdirektivet och regeringen anser att det inte heller finns behov av att införa en motsvarande bestämmelse i den nya varumärkeslagen. Såvitt gäller samtliga absoluta registreringshinder bör alltså reglerna avseende möjlighet att göra invändning i den gällande varumärkeslagen föras över till den nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak.
Annorlunda förhåller sig det däremot när det gäller invändningar som grundas på att registreringen står i strid med ett relativt registreringshinder, dvs. en tidigare ensamrätt. Kommittén föreslog att en invändare i fortsättningen endast skulle kunna åberopa ett relativt hinder med framgång om han eller hon innehade eller på annat sätt företrädde den rätt som åberopades till grund för invändningen. Regeringen har samma utgångspunkt som kommittén i denna fråga.
Den fråga som uppkommer är om det behövs några regler om detta i den nya varumärkeslagen och hur dessa i så fall bör vara utformade. Kommittén ansåg att det följde av allmänna civilprocessuella regler om talerätt att en förutsättning för att en invändning ska prövas i sak är att invändaren för talan i eget intresse och att det inte fanns anledning att införa särskilda bestämmelser om detta för invändningsärenden. De flesta av remissinstanserna har inte haft några synpunkter på kommitténs förslag. Ett par av dem har dock haft invändningar. Enligt Svenska
Patentombudsföreningen bör var och en som lider förfång av att en rättighet beviljas kunna få sin invändning prövad. Svenska
Patentombudsföreningen har ansett att kommitténs förslag i denna del är
oklart. Patentbesvärsrätten har ansett att frågan om en invändare är saklegitimerad bör behandlas som en processförutsättning och inte som en sakfråga; frågan bör dock endast prövas om innehavaren begär det. En invändning som görs av någon som inte är saklegitimerad bör enligt Patentbesvärsrätten avvisas.
153
Det är viktigt att invändningsförfarandet utformas så att det fungerar på ett snabbt och effektivt sätt. Detta ligger i såväl innehavarnas som invändarnas intresse. Det bör därför inte införas regler som kan medföra att PRV:s hantering av invändningsärendena kompliceras. Det finns enligt regeringens uppfattning en risk att detta blir följden om det införs särskilda talerättsregler enligt vilka en invändning ska avvisas för det fall invändaren inte har rätt att göra invändning. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att dessa frågor bör avgöras inom ramen för sakprövningen av invändningen.
När det gäller vad som ska krävas för att någon ska ha framgång med en invändning grundad på ett relativt registreringshinder kan konstateras följande. I avsnitt 10.4.3 föreslår regeringen att den uttryckliga regel som hittills funnits i varumärkeslagen om att var och en som lider förfång av en registrering får föra talan om hävande av en registrering (26 § första stycket VML) inte ska föras över till den nya varumärkeslagen. I stället kommer allmänna civilprocessuella regler att tillämpas, vilket innebär att endast den som för talan i eget intresse kan få framgång med en talan. Frågan om den som väcker talan har gjort det i eget intresse blir, som framgår i det nämnda avsnittet, ibland en rent processuell fråga, ibland en del av sakprövningen. Antingen avvisning eller ogillande kan alltså bli rättsföljden. I invändningsärendena blir enbart avslag aktuellt. Bortsett från den skillnaden anser regeringen att samma rättsläge bör etableras när det gäller vem som ska kunna ha framgång med en invändning som grundas på ett relativt hinder. Mot bakgrund av att motsatt ordning har gällt tidigare och då det är önskvärt att regleringen när det gäller handläggningen hos PRV är tydlig och inte lämnar utrymme för olika tolkningar bör det införas en uttrycklig bestämmelse i den nya varumärkeslagen om att en invändning som helt eller delvis grundas på att det finns ett relativt registreringshinder ska avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse. För att invändningsförfarandet ska fungera effektivt bör det också föreskrivas att PRV bara ska pröva denna fråga om det begärs av innehavaren.
Brister i en invändning
Av 20 § tredje stycket VML följer att PRV, om det görs invändning mot en registrering, ska underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Lagen innehåller inga bestämmelser om hur PRV ska hantera en invändning som innehåller formella brister i något avseende. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer har PRV emellertid ett ansvar för att göra invändaren uppmärksam på eventuella brister och ofullständigheter. Det finns dock inte någon bestämmelse om att PRV kan underlåta att kommunicera en invändning med innehavaren av varumärket även om invändningen har allvarliga brister.
Kommittén föreslog att dessa frågor skulle regleras i den nya varumärkeslagen. Förslaget innebar att om invändningen var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för en prövning i ärendet skulle invändaren föreläggas avhjälpa bristerna inom en viss tid och upplysas om att invändningen kunde komma att avvisas om föreläggandet inte följdes. Om invändaren inte följde föreläggandet skulle PRV avvisa invändningen. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot förslaget.
154
Som angetts tidigare är det angeläget att invändningsförfarandet fungerar på ett effektivt sätt. Enligt nuvarande ordning ska PRV kommunicera en invändning med innehavaren av varumärket även om den har allvarliga brister och därför inte kan ligga till grund för en prövning i ärendet. Det är enligt regeringens mening inte rimligt att den som har ansökt om registrering av ett varumärke ska behöva lägga resurser på att yttra sig över sådana invändningar. Regeringen anser därför att det, i enlighet med vad kommittén föreslog, bör införas en möjlighet för PRV att avvisa en invändning som är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i ärendet. Lagreglerna rörande detta bör utformas i enlighet med kommitténs förslag.
Uppenbart ogrundade invändningar
Enligt den gällande varumärkeslagen ska PRV alltid kommunicera en invändning med innehavaren. Verket har således inte någon möjlighet att avslå en uppenbart ogrundad invändning direkt.
Kommitténs förslag innebar att det införs en sådan möjlighet i den nya varumärkeslagen, vilket ingen av remissinstanserna har haft någon erinran emot. PRV har dock anfört att motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning enligt praxis ska tillämpas restriktivt eftersom det är viktigt att en part inte förvägras ett kontradiktorisk förfarande, vilket kan komma att medföra att bestämmelsens inverkan på handläggningstider och kostnader blir begränsad.
Enligt regeringens uppfattning är det inte rimligt att innehavaren ska behöva lägga resurser på att yttra sig över uppenbart ogrundade invändningar. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att det bör införas en möjlighet att avslå en uppenbart ogrundad invändning utan att denna dessförinnan behöver kommuniceras med innehavaren. Som PRV har varit inne på bör bestämmelsen tillämpas restriktivt. Det kan därför antas att bestämmelsen endast kommer att tillämpas i undantagsfall. Viss ledning för bedömningen av i vilka situationer en ansökan är att anse som uppenbart ogrundad bör kunna hämtas från rättegångsbalkens bestämmelser om uppenbart ogrundade stämningsansökningar (42 kap. 5 § rättegångsbalken).
Nya omständigheter senare under handläggningen samt PRV:s officialprövning under invändningsförfarandet och prövning av en återkallad invändning
Precis som kommittén anser regeringen att det saknas anledning att begränsa en invändares möjlighet att åberopa nya omständigheter till stöd
för invändningen senare under handläggningen. Precis som hittills bör alltså nya omständigheter kunna åberopas när som helst under handläggningen i PRV och i Patentbesvärsrätten samt, om det föreligger särskilda skäl, i Regeringsrätten (37 § förvaltningsprocesslagen). Några bestämmelser om detta behöver därmed inte införas i lagen.
155
En anknytande fråga är i vilken utsträckning PRV bör få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som har utbildats i praxis gäller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan återkallas. I fråga om sådana beslut är det av naturliga skäl viktigt för den enskilde att kunna lita på att ett meddelat avgörande står fast. PRV har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan stöd i lag rätta en felaktig registrering till nackdel för innehavaren (rättsfallet RÅ 1992 ref. 64). Verket har enligt gällande lagstiftning inte heller befogenhet att ta initiativ till ett invändningsförfarande. Däremot får verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången samt fullfölja invändningsförfarandet även om invändaren återkallar sin invändning, under förutsättning att det finns särskilda skäl. Om en invändare återkallar sin talan sedan ett beslut i ett invändningsärende har överklagats, får domstolen ändå pröva denna, om det finns särskilda skäl.
Visserligen kan både absoluta och relativa registreringshinder åberopas och prövas under invändningsförfarandet, men det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändningsförfarandet är i sina grunddrag också utformat som en flerpartsprocess i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot varandra.
Mot den angivna bakgrunden delar regeringen kommitténs uppfattning att det inte finns anledning att utvidga PRV:s möjligheter till officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt ska disponera över både om en prövning ska komma till stånd och vad den i så fall ska omfatta. PRV bör därför inte självmant kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering eller få fullfölja invändningsförfarandet när en invändning grundad på ett relativt hinder har återkallats.
Frågan är om detsamma bör gälla för de absoluta hindren. Enligt kommitténs förslag skulle PRV inom ramen för ett pågående invändningsärende inte heller självmant kunna ta upp ett nytt absolut hinder till prövning. Patentbesvärsrätten har anfört att det är inkonsekvent att ha en sådan ordning samtidigt som verket enligt förslaget ska få pröva en invändning trots att den återkallats, om det finns särskilda skäl. Patentbesvärsrätten har ansett att absoluta hinder bör kunna prövas i ett invändningsförfarande oberoende av om invändaren har åberopat dessa hinder, alternativt att möjligheten till fortsatt prövning när en invändning har återkallats bör tas bort. Sveriges Reklamförbund har ansett att PRV inte i några fall bör få pröva en återkallad invändning.
Regeringen delar Patentbesvärsrättens uppfattning att reglerna om PRV:s möjlighet att under invändningsförfarandet självmant få ta upp ett
156
nytt absolut hinder till prövning bör vara samordnade med reglerna om i vilka fall verket ska kunna fullfölja invändningsförfarandet när en invändning som grundas på ett absolut hinder har återkallats. En omständighet som har betydelse för bedömningen av om det finns ett absolut hinder, exempelvis att varumärket saknar särskiljningsförmåga eller att det innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, kan tänkas komma till verkets kännedom först genom en anmärkning från allmänheten sedan varumärket kungjorts och invändning gjorts. I en sådan situation är det inte rimligt att verket är förhindrat att upphäva registreringen endast av det skälet att ingen av parterna i invändningsförfarandet åberopar detta. Regeringen anser därför att PRV även fortsättningsvis bör ha möjlighet att under invändningsförfarandet pröva ett nytt absolut hinder, även om det inte har åberopats av någon part. PRV bör av samma skäl, liksom i dag, ha möjlighet att fullfölja invändningsförfarandet trots att en invändning har återkallats, förutsatt att det finns särskilda skäl för det. Som anförts tidigare bör detta dock inte kunna ske om det till grund för invändningen endast har åberopats relativa hinder. Regler av den angivna innebörden bör alltså införas i den nya varumärkeslagen.
Vidare bör motsvarande bestämmelser införas avseende situationen att återkallelsen sker när ärendet har överklagats till domstol.
Delvis upphävande av en registrering efter invändning
Enligt 21 § VML ska PRV efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket registrerats för, ska PRV i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkeshavaren begär det.
Kommitténs förslag innebar att PRV även i fortsättningen skulle kunna upphäva en registrering delvis om det finns hinder för enbart vissa av de varor eller tjänster som registreringen avser. En skillnad är dock att det enligt förslaget inte skulle krävas att innehavaren av varumärket begär det. Ingen av remissinstanserna har invänt mot kommitténs förslag.
Patentbesvärsrätten har dock påpekat att förslaget sannolikt kan komma att medföra merarbete i den administrativa prövningen, eftersom varuförteckningarna ofta är omfattande och en prövning kommer att behöva ske mot varje varuslag. Med hänsyn till att denna ordning gäller för gemenskapsvarumärkena har domstolen emellertid ansett att det kan vara lämpligt att det även här införs en möjlighet till delvis upphävande oberoende av om rättighetshavaren har begärt det och även om invändaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hävas.
Domstolen har också anfört att flertalet länder som är anslutna till Madridprotokollet tillämpar denna ordning.
I avsnitt 9.2.2 har regeringen föreslagit att bestämmelserna om avslag på en ansökan om registrering mot bakgrund av artikel 13 i varumärkesdirektivet och EU-domstolens praxis angående denna ska utformas så att det framgår att en ansökan kan avslås delvis. Enligt regeringens uppfattning bör bestämmelserna om upphävande inom ramen för invändningsförfarandet vara utformade på motsvarande sätt. Som Patentbesvärsrätten anfört är det också lämpligt att de svenska
bestämmelserna om detta överensstämmer med vad som gäller när invändning görs mot ett gemenskapsvarumärke (se artikel 42.5 i varumärkesförordningen).
157
Regeringen anser därför att bestämmelsen bör utformas på det sätt som kommittén föreslog. PRV bör alltså i fortsättningen kunna upphäva en registrering delvis på grund av en invändning, även om innehavaren av varumärket inte har begärt det.
Övriga bestämmelser om invändningsförfarandet
Kommitténs förslag innebar att övriga bestämmelser rörande invändningsförfarandet i fråga om anteckning i varumärkesregistret och kungörande av beslut om invändningar m.m. skulle överförs till den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak. Regeringen delar denna bedömning.
9.4 Grundläggande bestämmelser om särskiljningsförmåga
9.4.1 Dagens regler om särskiljningsförmåga
Svenska förhållanden
Av 13 § VML följer att ett varumärke endast får registreras om det har särskiljningsförmåga. Med detta menas att varumärket ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. I paragrafen anges att ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig ska anses ha särskiljningsförmåga. Det anges vidare att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Några närmare regler om under vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum finns inte.
När bestämmelsen infördes var det i första hand möjligheten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. I förarbetena anfördes att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anfördes att ett beskrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrunden. Det uttalades vidare att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha medfört en fullbordad inarbetning. Samtidigt anfördes att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. inarbetat. Utredningen underströk dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller
mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det endast starkt suggestiva (se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.).
158
I praxis synes bestämmelsen ha tillämpats i huvudsak i enlighet med förarbetsuttalandena. Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunkten för ansökan om registrering och användning som skett därefter (se t.ex. Patentbesvärsrättens dom den 1 februari 1999 i mål nr 95-237).
Internationella förhållanden
Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, senast reviderad i Stockholm år 1967, innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ska ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6quinquies C.1 i konventionen ska man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och särskilt den tid som märket har använts.
Pariskonventionens bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbetydelse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser (se SOU 1958:10 s. 103).
Det finns också unionsrättsliga regler om förvärv av särskiljningsförmåga genom användning. Enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet ska ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkten 3.1 b innebär att bestämmelsen är tillämplig på märken som saknar särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom enligt artikel 3.3 besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.
Liknande regler finns när det gäller gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, ska man ta hänsyn till användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen framgår inte huruvida även användning som sker efter ansökningsdagen ska beaktas. Enligt en riktlinje som utfärdats när det gäller tillämpningen av artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, den 1 mars 1999) måste dock märket uppfylla kravet på särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för ansökan. Riktlinjen har numera inarbetats i de generella riktlinjer som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) – OHIM – har utfärdat när det gäller registrering av gemenskapsvarumärken (se Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, s. 52). Frågan har prövats av tribunalen i en dom den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden. Tribunalen fann att artikel 7.3 ska tolkas på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen (se punkt 36 i domen). Samma bedömning gjordes av tribunalen i en dom den 15 december 2005 i mål nr T-262/04, BIC SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.
159
I Danmark finns en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning ska beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § tredje stycket i den danska varumärkeslagen). I Finland och Norge är frågan om användning lagtekniskt sett reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Även i Island är saken från lagteknisk synvinkel reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. I den isländska rättstillämpningen tar man dock, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen.
9.4.2 En definition av begreppet särskiljningsförmåga införs
Regeringens förslag: Precis som tidigare ska det enligt den nya varumärkeslagen krävas att ett varukännetecken har särskiljningsförmåga. En bestämmelse införs som anger att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan samt att vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.
Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga i sig ska, liksom tidigare, inte vägras registrering på denna grund om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det införs inte någon regel i den nya varumärkeslagen om att hänsyn endast ska tas till den användning som har ägt rum före det att ansökan om registrering gavs in.
Kommitténs förslag innebär att vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska hänsyn endast tas till den användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 217 f.).
Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig särskilt i denna del. PRV och Sveriges Reklamförbund har tillstyrkt förslaget. Patentbesvärsrätten har anfört att kommitténs förslag kan skapa problem för sökanden att förebringa bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga, men att mycket ändå talar för förslaget, bl.a. att prioritet räknas från dagen för ansökan. Sveriges advokatsamfund har avstyrkt förslaget och anfört att det inte finns tillräckliga skäl att ändra nuvarande ordning. Svenska Patentombudsföreningen har ansett att det inte bör införas någon lagregel om vid vilken tidpunkt särskiljningsförmåga ska kunna visas. Föreningen har anfört att frågan bör avgöras i praxis för att möjliggöra en tillämpning i enlighet med vad som gäller för gemenskapvarumärken utan någon föregående lagändring.
Föreningen har vidare pekat på att förslaget innebär att det uppstår
svårigheter för sökandena eftersom det kan vara svårt att i efterhand visa att ett varumärke hade särskiljningsförmåga vid ansökningstillfället.
160
Skälen för regeringens förslag: I den gällande varumärkeslagen finns ingen uttrycklig definition av begreppet särskiljningsförmåga.
Innebörden av begreppet framgår dock av 1 § andra stycket VML där det bl.a. anges att en förutsättning för att ett tecken ska kunna utgöra ett varumärke är att det kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vidare framgår av 13 § första stycket tredje meningen VML, som innehåller villkor för att ett varumärke ska få registreras, att vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och tid som märket har varit i bruk. Kommittén föreslog att det i den nya lagen skulle införas en definition i huvudsak baserad på innehållet i dessa två lagregler. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning att det bör införas en sådan definition i den nya varumärkeslagen.
Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga uppfyller inte den grundläggande funktionen för ett varumärke, nämligen att det ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. För att ett varumärke ska få registreras krävs det därför att det har särskiljningsförmåga. Bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga innefattar också en avvägning mellan å ena sidan innehavarens intresse av skydd och å andra sidan det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt.
Även ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock enligt den gällande varumärkeslagen registreras, förutsatt att märket har använts och till följd av användningen kommit att fungera som kännetecken. Detta brukar uttryckas på så sätt att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. Varumärket fyller då sin funktion som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser.
Av det anförda följer att det är en given utgångspunkt att det i den nya varumärkeslagen ska tas in bestämmelser om att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras och att man vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger ska ta hänsyn till den användning som skett av märket. Frågan är om det finns anledning att vara mer specifik än så.
Som redovisats i föregående avsnitt innebär Sveriges internationella åtaganden en skyldighet att vid bedömningen av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som har skett. Detta följer såväl av artikel 6quinquies C.1 Pariskonventionen som av varumärkesdirektivet. Av artikel 3.3 jämförd med artikel 3.1 b i direktivet framgår att ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga inte får vägras registrering på denna grund om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Artikel 3.3 ger dessutom medlemsstaterna en möjlighet att bestämma att detta ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen. Direktivet innebär alltså att hänsyn måste tas till användning som sker före
ansökningsdagen, men att det är valfritt för medlemsstaterna att bestämma om hänsyn även ska tas till senare användning.
161
Den nuvarande varumärkeslagen innehåller inte några regler om när användningen ska ha ägt rum. I praxis har lagen tillämpats så att även användning som skett efter ansökningsdagen har beaktats vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga. Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör införas lagregler om inom vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum för att den ska få beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke och vilken tidsperiod som i så fall ska pekas ut som relevant.
Kommittén föreslog att det skulle införas en lagregel som innebär att man vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga endast ska ta hänsyn till sådan användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. De flesta av remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran och ett par av dem har uttryckligen tillstyrkt det. Några remissinstanser har dock gett uttryck för tveksamhet till förslaget och en har uttryckligen avstyrkt det.
En ordning av det slag kommittén föreslog skulle innebära att det svenska systemet i högre utsträckning än nu skulle stämma överens med den ordning som tillämpats i praxis när det gäller gemenskapsvarumärken. Som redovisats i föregående avsnitt har artikel 7.3 i varumärkesförordningen tillämpats på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Detsamma gäller i fråga om de flesta av de andra nordiska länderna.
Som kommittén framhöll finns det också principiella skäl som talar för att endast användning fram till ansökningsdagen ska få beaktas. Tidpunkten när en registreringsansökan ges in har stor betydelse. Den är prioritetsgrundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mellan olika ensamrätter. Den innehavare som ger in sin ansökan först kan alltså åberopa sin ensamrätt till varumärket för att hindra någon annans registrering av ett varumärke som har sökts senare. Innehavaren kan också hindra användningen av ett yngre kännetecken. För sökanden medför alltså ansökningstidpunkten betydelsefulla rättsverkningar. Det är därför en rimlig utgångspunkt att det sökta märket ska uppfylla de krav som ställs för att det ska kunna registreras redan vid ansökningstillfället.
En konsekvens av den nuvarande ordningen är att innehavaren kan få ensamrätt till märket under en tid då det faktiskt inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Det kan exempelvis röra sig om ett märke som i sig endast är beskrivande och där innehavaren, först efter det att ansökan om registrering har getts in, genomfört marknadsföringsinsatser som lett till att märket kommit att fungera som ett kännetecken för innehavarens varor eller tjänster. Märket har i ett sådant fall uppnått särskiljningsförmåga till följd av den senare användningen och den brist som fanns när ansökan gavs in har alltså läkts under handläggningen av registreringsärendet. En ordning där hänsyn endast tas till användning fram till ansökningsdagen skulle innebära en mer konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade ensamrätter. För att ett inarbetat kännetecken ska utgöra hinder mot en registrering krävs nämligen att inarbetningen har fullbordats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket.
Det förhållandet att hänsyn tas även till senare användning kan möjligen också, som kommittén påpekade, få den konsekvensen att det blir lockande för en sökande att ansöka om registrering trots att märket vid denna tidpunkt inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, och sedan försöka åtgärda detta under handläggningen av registreringsärendet. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökning av antalet bristfälliga ansökningar i vilka PRV är tvunget att kräva in komplettering.
162
Att bara ta hänsyn till användning fram till ansökningsdagen är emellertid inte utan problem, inte minst för de som ansöker eller står i begrepp att ansöka om registrering av ett varumärke. Som Sveriges advokatsamfund och Svenska Patentombudsföreningen har anfört och viss mån även Patentbesvärsrätten varit inne på, kan det i vissa fall vara vanskligt att förutse hur PRV, och även domstolarna, kommer att bedöma särskiljningsförmågan för ett sökt varumärke.
Det är sökanden som har ansvaret för att lägga fram underlag för att PRV, och i förekommande fall Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten, ska kunna bedöma frågan om ett varumärkes särskiljningsförmåga. Normalt består underlaget av en marknadsundersökning angående det aktuella varumärket. Om PRV vid prövningen av en registreringsansökan anser att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga kan det vara svårt att visa att märket hade förvärvat sådan förmåga redan innan ansökan gavs in. En marknadsundersökning återspeglar ju normalt förhållandena vid den tidpunkt då den genomförs. En undersökning som görs först efter det att ansökan ges in kan därför komma att få ett begränsat bevisvärde. Ansökningen kan alltså i sådana situationer komma att avslås. Dessa förhållanden kan komma att medföra att sökandena i större utsträckning än i dag kan behöva, eller anse sig behöva, genomföra marknadsundersökningar redan innan ansökan ges in. Detta kan i sin tur innebära att kostnaderna för att ansöka om varumärkesregistrering i vissa fall blir högre och riskerar också att medföra att ansökningsförfarandet upplevs som mer oförutsebart och krångligare.
En reglering som innebär att bara användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen beaktas kan alltså leda till att registreringen av varumärket försvåras för sökanden och att det ställs högre krav på sökanden när det gäller de överväganden som behöver göras inför det att en ansökan om registrering av ett varumärke ges in. Särskilt mot bakgrund av regeringens övergripande målsättning att de regler som har betydelse för företagandet ska vara enkla och förutsebara, är en utveckling i denna riktning inte önskvärd.
Trots de principiella skäl som finns för att endast användning som skett innan ansökan ges in och intresset av att den svenska ordningen överensstämmer med den unionsrättsliga anser regeringen mot denna bakgrund att det framstår som tveksamt att införa en regel av det slag som kommittén föreslog om det inte finns tungt vägande skäl för det. Ett skäl att införa en sådan regel skulle kunna vara att den nuvarande ordningen utnyttjas i inte obetydlig omfattning på ett otillbörligt sätt genom att sökandena ger in ansökningar om registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga och därefter försöker åtgärda detta genom att dra ut på ansökningsförfarandet och under denna tid använda
märket i stor omfattning för att det ska förvärva särskiljningsförmåga vid den tidpunkt då PRV prövar ansökningen. Inget i det föreliggande underlaget tyder dock på att detta för närvarande skulle utgöra något betydande problem.
163
Sammantaget anser regeringen mot bakgrund av det anförda att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att införa en regel om att endast användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen får beaktas vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga. Skulle det framkomma att denna ordning medför beaktansvärda negativa konsekvenser kan det finnas anledning att på nytt överväga frågan. I den nya varumärkeslagen bör alltså införas regler avseende krav på särskiljningsförmåga vid registrering som i sak motsvarar de som finns i den nuvarande varumärkeslagen.
9.5 Bristande särskiljningsförmåga
9.5.1 Nuvarande regler om tecken eller benämningar som är beskrivande eller blivit sedvanliga beteckningar
Enligt 13 § första stycket andra meningen VML ska vissa beskrivande varumärken, dvs. varumärken som anger varans eller tjänstens art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Registreringsmöjligheterna är därmed begränsade för varumärken som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg kan användas för att beskriva egenskaperna hos de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att beskrivande varumärken kan användas fritt av alla (se SOU 1958:10 s. 269 f. och EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 I-02779).
Den presumtion för avsaknaden av särskiljningsförmåga hos vissa slags varumärken som följer av 13 § första stycket andra meningen bryts om det visar sig att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. I detta hänseende föreskrivs (tredje meningen i samma stycke) att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.
Bestämmelserna om registreringshindren i 13 § första stycket VML bör läsas tillsammans med bestämmelsen om att var och en, i enlighet med god affärssed, får i näringsverksamhet som kännetecken för sina varor eller tjänster använda uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiskt ursprung m.m. (3 § första stycket VML).
När det gäller framför allt angivelser av geografiskt ursprung kan hinder mot registrering även föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML om det saknas en koppling mellan den geografiska angivelsen och varan eller tjänsten, eftersom varumärket då kan anses vilseledande (se t.ex. Patentbesvärsrättens dom den 24 oktober 2001 i mål nr 00-334). En sådan angivelse av geografiskt ursprung kan emellertid ha utvecklat sig
till en generisk benämning och alltså endast utmärka varans eller tjänstens art. I denna situation anses beteckning inte vara vilseledande (se t.ex. Patentbesvärsrättens dom den 22 april 1992 i mål nr 91-084).
164
Uppräkningen av olika slags beskrivande märken i 13 § första stycket andra meningen VML ansluter sig i väsentliga delar till motsvarande uppräkning i artikel 6quinquies B. 2. i Pariskonventionen. Bestämmelsen att ett beskrivande varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning har också sin motsvarighet i Pariskonventionen, se artikel 6quinquies C. 1.
I varumärkesdirektivet finns också motsvarande bestämmelser om att varumärken inte får registreras om de endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna (artikel 3.1 c). Enligt direktivet får man inte heller registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (artikel 3.1 d).
Även för varumärkesdirektivets del gäller att märken genom bruk kan erhålla särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbara samt att varumärkesinnehavare inte kan förbjuda andra att, i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använda angivelser av art och geografiskt ursprung m.m. (artiklarna 3.3 och 6.1 b). Hinder mot registrering kan också föreligga om varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung (artikel 3.1 g).
Varumärkesförordningen innehåller bestämmelser som motsvarar de nyss nämnda bestämmelserna i direktivet (artiklarna 7.1 c, 7.3, 12.b och 7.1 g).
9.5.2 Tydligare regler om hinder mot registrering vid bristande särskiljningsförmåga
Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs ett uttryckligt registreringshinder vid bristande särskiljningsförmåga.
Vidare införs bestämmelser om att bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukänneteckenendast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd. Bristande särskiljningsförmåga kan också bero på att varukännetecknet i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. I båda fallen ska dock tecknen eller benämningarna kunna förvärva särskiljningsförmåga genom den användning som skett av varukännetecknet.
Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 211 f. och 435 f.).
Remissinstanserna har inte lämnat några synpunkter i anledning av förslagen.
165
Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande regleringen av angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m. i varumärkeslagen skiljer sig i formellt hänseende något från motsvarande reglering i varumärkesdirektivet. Enligt varumärkeslagen finns en presumtion för att varumärken som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg innehåller sådana angivelser saknar särskiljningsförmåga (13 § första stycket andra meningen). Presumtionen kan emellertid brytas om varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom den användning som gjorts av märket (13 § första stycket tredje meningen).
Enligt varumärkesdirektivet får man inte registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, geografiska ursprung m.m. (artikel 3.1 c). Enligt direktivet får man inte heller registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (artikel 3.1 d). Ett varumärke som endast består av sådana tecken eller upplysningar (enligt artikel 3.1 c eller d) kan dock, genom det bruk som har gjorts av det, ha förvärvat särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbart (artikel 3.3).
Även om regleringen i varumärkeslagen – som bygger på en presumtion om avsaknad av särskiljningsförmåga för beskrivande varumärken – och regleringen i varumärkesdirektivet – som innebär att ett hinder mot registrering finns för sådana varumärken – skiljer sig något i formellt hänseende föreligger inte någon egentlig skillnad i sak. Detta eftersom såväl presumtionen som registreringshindret kan sättas åt sidan om särskiljningsförmåga förvärvats genom användning.
Varumärkeskommittén föreslog att bestämmelserna om angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m., skulle vara utformade mer i linje med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Vidare föreslog kommittén att en bestämmelse skulle tas in motsvarande den i varumärkesdirektivet om registreringshinder för varumärken som består av tecken eller upplysningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes bedömningen att 13 § första stycket första och andra meningarna VML i sak motsvarade artikel 3.1 a–d i direktivet (prop. 1992/93:48 s. 75). Regeringen delar emellertid kommitténs uppfattning att det är lämpligt att utforma bestämmelserna i den nya varumärkeslagen så att de ligger ännu närmare dispositionen och ordalydelsen av motsvarande bestämmelser i direktivet. En sådan utformning av lagtexten innebär att kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur är ägnat att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet.
Lagrådet har ifrågasatt om man inte bör föra in reglerna om bristande särskiljningsförmåga för tecken eller benämningar som är beskrivande respektive kommit att bli sedvanliga beteckningar i den generella bestämmelsen där särskiljningsförmåga definieras. Det blir därmed tydligt att regleringen omfattar alla slags varukännetecken. Regeln om registreringshinder vid bristande särskiljningsförmåga ska läsas
tillsammans med den generella bestämmelsen om särskiljningsförmåga. Konstruktionen kommer därför inte att innebära någon saklig förändring i förhållande till lagrådsremissens förslag. Regeringen anser alltså att lagregleringen lämpligen kan utformas i enlighet med Lagrådets synpunkt. Lagtekniskt bör regeln dock inte utformas som en presumtion, utan i stället i enlighet med vad som gäller enligt varumärkesdirektivet ange särskilda fall när bristande särskiljningsförmåga kan föreligga.
166
Regeringen anser vidare att det bör övervägas om ordalydelsen av de aktuella bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör ligga ännu närmare ordalydelsen av motsvarande bestämmelse i direktivet än vad kommittén föreslog. Det innebär framför allt att det bör övervägas om de nuvarande orden ”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg” bör bytas ut mot ordet ”endast” när det gäller beskrivande varukännetecken (se ordalydelsen av artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet). Frågeställningen får också betydelse för varukännetecken som innehåller tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning (se ordalydelsen av artikel 3.1 d).
Som beskrivits gjordes när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt bedömningen att 13 § första stycket första och andra meningarna VML i sak motsvarade artikel 3.1 a–d i direktivet. Således ansågs att ordalydelsen i 13 § andra meningen (”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg”) i sak motsvarade ordalydelsen i aktuell bestämmelse i direktivet (”endast”). Varumärkeskommittén konstaterade att ordalydelsen av den svenska bestämmelsen i detta avseende avviker från direktivets ordalydelse, men ansåg att den svenska regleringen utgör en rimlig tillämpning av direktivbestämmelsen.
Det kan emellertid konstateras att vid genomförandet av direktivet lade man sig beträffande den svenska bestämmelsen om kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art m.m. (13 § andra stycket) betydligt närmare direktivets ordalydelse (artikel 3.1 e) i och med att ordet ”uteslutande” som används i direktivet fördes in i varumärkeslagen utan att det lades till något om ”mindre ändringar eller tillägg” i den delen.
För att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet bör avvikelse i ordalydelse när det gäller beskrivande varukännetecken i möjligaste mån undvikas. Orden ”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg” bör således inte föras över till den nya varumärkeslagen, utan i stället bör ordet ”endast” användas. Någon större saklig skillnad bör inte bli följden. Det får dock överlämnas till de rättstillämpande myndigheterna att genom sin praxis klargöra bestämmelsens närmare innebörd, varvid EU-domstolens avgöranden förstås är vägledande. Ordet ”endast” bör av samma skäl även användas i förhållande till varukännetecken som innehåller tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning.
9.6 Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och geografiska ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker
167
9.6.1 Gällande svenska och internationella bestämmelser om angivelser av geografiskt ursprung
Som beskrivits i föregående avsnitt finns det bestämmelser i varumärkeslagen, liksom i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen, som på olika sätt rör angivelser av geografiskt ursprung (se 13 § första stycket andra och tredje meningarna, 14 § första stycket 2 och 3 § första stycket VML, artiklarna 3.1 c, 3.3, 3.1 g och 6.1 b i varumärkesdirektivet samt artiklarna 7.1 c, 7.3, 7.1 g och 12.b i varumärkesförordningen).
I varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen finns vidare bestämmelser som gör det möjligt att, trots att det som huvudregel föreligger hinder mot att registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som anger geografiskt ursprung, registrera sådana tecken eller upplysningar som kollektivmärke (och för varumärkesdirektivets del också som garanti- eller kontrollmärke), se artikel 66.2 i varumärkesförordningen och artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. Ett sådant kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller upplysningar i näringsverksamhet, under förutsättning att de används i enlighet med god affärssed. I synnerhet får ett sådan märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.
Det är enligt varumärkesdirektivet frivilligt för medlemsstaterna att införa nationella bestämmelser som möjliggör registrering av angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Sverige har hittills inte infört någon sådan möjlighet i sin lagstiftning.
Beteckningar som anger geografiskt ursprung har fått en ökad betydelse. Det har blivit allt vanligare att dessa beteckningar, förutom att ange geografisk plats, också förknippas med viss kvalitet eller egenskap hos varan eller tjänsten. Sådana beteckningar har därför en ökad betydelse som marknadsföringsinstrument. Samtidigt som det finns ett allt större behov av att kunna skydda dessa beteckningar finns också ett allmänintresse av att beteckningar som är beskrivande när det gäller geografiskt ursprung inte bara ska kunna användas av en enskild näringsidkare, utan av alla som marknadsför varor eller tjänster av det slag som beteckningen beskriver. Detta eftersom denna typ av beteckningar just anses vara särskilt lämpliga för att dels eventuellt lyfta fram kvaliteten och andra egenskaper hos de berörda kategorierna av varor, dels på olika sätt influera konsumenternas preferenser, till exempel genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål C-108/97 och C-109/07, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger). Det är mot denna bakgrund inte ovanligt att det finns behov av att skydda dessa angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv, garanti- eller kontrollmärken.
168
Den terminologi som används för beteckningar av detta slag är inte enhetlig. Olika definitioner används i skilda sammanhang. Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar används ofta som ett samlingsbegrepp och då i betydelsen varje uttryck eller symbol som används för att ange att en produkt härrör från ett visst land, en trakt eller en ort. Det är i denna betydelse begreppet används i t.ex. Pariskonventionen. Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar anses i dessa fall också omfatta det ibland använda och snävare begreppet ursprungskännetecken. Med detta snävare begrepp brukar man mena den geografiska beteckningen på ett land, en trakt eller en ort, vilken beteckning avser att utmärka en vara, som härstammar därifrån och vars kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den geografiska miljön, däri inbegripet de naturliga och mänskliga faktorerna (se artikel 2 i Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungskännetecken och sådanas internationella registrering den 31 oktober 1958, vilken överenskommelse Sverige inte tillträtt).
Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar har även definierats i TRIPs-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätter). Enligt den definitionen menas med uttrycket geografiska ursprungsbeteckningar (geographical indications) beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i en medlems territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium, om varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung (artikel 22.1).
Enligt bestämmelserna om geografiska ursprungsbeteckningar i TRIPsavtalet ska medlemmarna tillhandahålla möjligheter att förhindra användning av sådana beteckningar på ett sätt som är vilseledande eller utgör otillbörlig konkurrens (artikel 22.2). Medlemmarna ska också vägra eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller eller består av sådana beteckningar vars användning är vilseledande (artikel 22.3).
För vin och spritdrycker finns ett starkare skydd. För dessa produkter gäller att medlemmarna ska tillhandahålla möjligheter att förhindra användningen av geografiska ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker som inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbeteckningen angivna området. Detta gäller även om varornas riktiga ursprung anges eller om den geografiska beteckningen används i översättning eller tillsammans med uttryck som ”slag”, ”typ”, ”stil”, ”efterbildning” eller liknande (artikel 23.1). Medlemmarna ska också vägra eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en sådan typ av beteckning (artikel 23.2).
Bestämmelsen om det starkare skyddet för vin och spritdrycker i TRIPs-avtalet finns genomförd i artikel 7.1 j i varumärkesförordningen.
Även i Pariskonventionen finns, som nämnts, bestämmelser om olika slags beteckningar (indications de provenance/ursprungsbeteckningar och appellations d´origine/ursprungskännetecken), se artikel 1. Enligt konventionen finns det bl.a. en skyldighet för unionsländerna att beslagta till länderna införda varor vid användning av en falsk angivelse rörande en varas ursprung (artiklarna 10.1 och 9). I den s.k. Madridöverenskommelsen (överenskommelse i Madrid den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handels-
169
varor, reviderad i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925 och i London den 2 juni 1934, SÖ 1953:25) finns bestämmelser om att de länder på vilka överenskommelsen är tillämplig förbinder sig att förbjuda användning med avseende på försäljning, skyltning eller utbjudande av varor, av alla beteckningar som har karaktären av ett offentliggörande och som är ägnade att vilseleda allmänheten angående varors ursprung (artikel 3bis). Av artikel 4 i Madridöverenskommelsen följer emellertid att det är domstolarna i varje land som bedömer vilka beteckningar som på grund av sin generiska karaktär inte ska vara underkastade bestämmelserna i överenskommelsen. Detta gäller emellertid inte för vinodlingsprodukter, där skyddet alltså är absolut.
Det finns även ett stort antal bestämmelser i EU-förordningar när det gäller jordbruksprodukter, livsmedel, vin och spritdrycker, som medför skydd för olika slags beteckningar, se t.ex. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 12) och rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Inom detta system gör man när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel skillnad på ursprungsbeteckningar, för vilka det måste finnas ett mycket nära samband mellan produktens eller livsmedlets kvalitet och dess geografiska ursprung – och geografiska beteckningar, där inte samma krav uppställs på samband mellan kvaliteten och det geografiska ursprunget.
9.6.2 Utökade möjligheter att registrera kollektiv-, garanti- och kontrollmärken som anger geografiskt ursprung och nytt registreringshinder för vin och spritdrycker
Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs det en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.
Ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker får inte registreras, om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens förslag.
Kommittén föreslår emellertid att endast geografiska ursprungsbeteckningar ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och inte alla tecken och benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung (SOU 2001:26 s. 311 f.).
Remissinstanserna har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran. Tullverket har i princip inte haft något att invända mot att det ska vara möjligt att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varor eller tjänsters ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Verket har dock pekat på att
svårigheter kan uppkomma vid bedömningen av bevis på innehav av rättigheter samt vid särskiljande av falsk och äkta vara. PRV har förordat en utvidgning av bestämmelsen om att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Verket har velat att bestämmelsen även ska omfatta andra produkter än vin och spritdrycker, t.ex. jordbruksprodukter och öl. Verket har också begärt ett förtydligande av vad som menas med vin och spritdrycker ”av annat slag”.
170
Skälen för regeringens förslag: Den första frågan att behandla är om det i den nya varumärkeslagen bör finnas bestämmelser som gör det möjligt att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Som beskrivits finns det på grund av karaktären hos dessa märken ofta ett behov av att kunna registrera dem som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Till skillnad från vad som gäller enligt varumärkeslagen finns det såväl i varumärkesdirektivet som i varumärkesförordningen uttryckliga bestämmelser som tillåter respektive möjliggör sådan registrering (artikel 15.2 i varumärkesdirektivet och artikel 66.2 i varumärkesförordningen).
I den svenska kollektivmärkeslagen har inte införts några särskilda bestämmelser enligt vilka den aktuella typen av varumärken kan registreras som kollektivmärken. Enligt 2 § kollektivsmärkeslagen gäller i sak samma förutsättningar för registrering av ett kollektivmärke som för registrering av andra varumärken. Således ska även ett kollektivmärke uppfylla kraven på särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Presumtionen för avsaknaden av särskiljningsförmåga för ett märke som anger geografiskt ursprung i 13 § första stycket VML har hittills alltså gällt även vid registrering av kollektivmärken.
I praxis har det också konstaterats att Sverige ännu inte har utnyttjat möjligheten att i varumärkeslagstiftningen införa bestämmelser om registrering av varumärken som anger geografiskt ursprung i enlighet med vad som tillåts i varumärkesdirektivet (dvs. som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke). Därför har man i praxis funnit att sådana märken som innehåller angivelser av geografiskt ursprung och som registreras med stöd av kollektivmärkeslagen också omfattas av presumtionen att denna typ av beskrivande märken inte har sådan särskiljningsförmåga att märket kan registreras (se rättsfallet RÅ 2003 ref 26).
Naturligtvis har det funnits möjlighet att registrera denna typ av märken om de erhållit särskiljningsförmåga genom användning eller om de (vilket var fallet i rättsfallet RÅ 2003 ref 26) inte av kundkretsen uppfattats såsom angivande av geografiskt ursprung. Det kan emellertid konstateras att utrymmet för att skydda dessa märken som kollektivmärken, på grund av presumtionsregeln i 13 § första stycket VML, hittills har varit begränsat.
Regeringen delar Varumärkeskommitténs uppfattning att i takt med att betydelsen av kännetecken ökat så har även intresset av skydd för varumärken som anger geografiskt ursprung växt. Regeringen delar också kommitténs uppfattning att det finns anledning att räkna med att ett skydd för denna typ av varumärken kan bli av större betydelse för svenskt näringsliv i framtiden och att det därför kan finnas anledning att
införa en bestämmelse som undantar dessa typer av märken från kravet på att de ska ha förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk för att kunna registreras.
171
Tullverket, som rent principiellt inte haft något att invända mot förslaget, har dock pekat på att svårigheter kan uppkomma vid bedömningen av bevis på innehav av rättigheter samt vid särskiljande av falsk och äkta vara. Häremot kan anföras att den föreslagna möjligheten att registrera vissa tecken och benämningar som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte avser att rent generellt skapa någon förändring av de krav som uppställs när en förening eller annan anslutning ansöker om att få registrera ett märke som ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.
Inte heller avses någon förändring när det gäller bedömningen av vilka som får använda märket och vad som ska anses vara falsk eller äkta vara. Förslaget syftar endast till att för den sorts märken som anger geografiskt ursprung göra ett undantag från kravet på att märket måste ha förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk för att kunna registreras. Visserligen kan tänkas att förslaget leder till att fler registreringar söks och beviljas för denna typ av märken och att fler varor eller tjänster som fått skydd kommer att finnas i omlopp. Därmed skulle frågor om rätt innehavare m.m. bli aktuella i större utsträckning än vad som nu är fallet. Denna ökning kan emellertid rimligen inte bli mer än marginell.
Mot bakgrund av de förändringsbehov som beskrivits samt i syfte att skapa ett klarare regelverk på området anser regeringen, precis som kommittén och majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig, att en reglering i linje med den som gäller för gemenskapens kollektivmärke och som också är möjlig enligt varumärkesdirektivet bör införas.
Varumärkeskommittén föreslog att det av bestämmelsen uttryckligen ska framgå att det är just geografiska ursprungsbeteckningar som ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Kommittén avsåg i detta sammanhang geografiska ursprungsbeteckningar i en vidsträckt betydelse, eller med andra ord alla benämningar som pekar ut varor eller tjänster med ett bestämt geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt).
Terminologin på området är som beskrivits skiftande och begreppet geografisk ursprungsbeteckning förekommer varken i varumärkesdirektivet eller i varumärkesförordningen i förhållande till möjligheten att såsom kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registrera tecken eller upplysningar som i handeln (eller i näringsverksamhet) kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, se artikel 15.2 i varumärkesdirektivet och artikel 66.2 i varumärkesförordningen. Däremot förekommer begreppet geografisk beteckning i varumärkesförordningen och då i förhållande till skyldigheten enligt TRIPs-avtalet att ge ett förstärkt skydd för vin och spritdrycker, se artikel 7.1 j i varumärkesförordningen. Dessutom förekommer begreppen ursprungsbeteckning och geografisk beteckning i förhållande till det skydd som inom EU kan ges till jordbruksprodukter och livsmedel, se artikel 7.1 k i varumärkesförordningen.
Begreppet geografisk ursprungsbeteckning har getts en definition i TRIPs-avtalet. Denna definition kan uppfattas som något snävare än vad som kan anses framgå av bestämmelserna om angivelser av geografiskt ursprung i varumärkesdirektivet. Detta eftersom definitionen i TRIPs-
avtalet förutsätter att varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung. Ett sådant samband krävs inte enligt bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Däremot har definitionen i TRIPs-avtalet relevans när det gäller frågan om införandet av ett absolut registreringshinder för vin och spritdrycker (se vidare nedan).
172
Det får anses mindre lämpligt att föra in två nya bestämmelser – den ena avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken och den andra avseende beteckningar för vin och spritdrycker – som båda innehåller samma begrepp (geografiska ursprungsbeteckningar), men där begreppet vid tillämpningen måste ges något olika innebörd. Begreppet bör därför undvikas i bestämmelsen som gör det möjligt att registrera angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. I stället bör ordalydelsen av den bestämmelsen ligga närmare ordalydelsen i varumärkesdirektivets motsvarande bestämmelse än vad Varumärkeskommittén föreslog.
Precis som tidigare kan ensamrätt till den aktuella typen av kollektiv-, garanti-, eller kontrollmärken också uppkomma genom inarbetning. Angående rätten för andra än innehavarna av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken av nu aktuellt slag att, i enlighet med god affärssed, använda angivelser av geografiskt ursprung hänvisas till avsnitt 8.2.2.
Den andra frågan att behandla är om det i den nya varumärkeslagen ska införas ett absolut hinder mot att registrera ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Med geografisk ursprungsbeteckning avses beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i ett territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium om varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung (artikel 22.1 i TRIPs-avtalet).
Varumärkeskommittén ansåg att de bestämmelser i den nuvarande varumärkeslagen som rör skyddet för varumärken som innehåller angivelser av geografiskt ursprung svarar mot Sveriges internationella åtaganden utom i ett avseende. Det finns inte någon bestämmelse i varumärkeslagen som motsvarar artikel 23 i TRIPs-avtalet och som gör det möjligt att – oberoende av vilseledande – vägra registrering av varumärken som innehåller oriktiga ursprungsbeteckningar för vin eller spritdrycker eller häva registreringen av sådana märken. Varumärkeskommittén föreslog därför att det införs en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke som består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
Regeringen delar kommitténs, liksom remissinstansernas, uppfattning att de internationella förpliktelserna enligt TRIPs-avtalet utgör skäl att införa en bestämmelse av det slag som kommittén har föreslagit. När det gäller tillämpningsområdet för bestämmelsen föreslog kommittén att bestämmelsen endast skulle ges den räckvidd som den internationella förpliktelsen avser. Bestämmelsen enligt förslaget gällde därför endast i förhållande till vin och spritdrycker. PRV har dock ansett att bestämmelsen även borde avse andra produkter än just vin och
Pr
spritdrycker. I denna fråga kan konstateras att det visserligen förekommer diskussioner inom Världshandelsorganisationen om att förändra innehållet i TRIPs-avtalets bestämmelser om geografiska ursprungsbeteckningar. Dessa diskussioner kan komma att föranleda att ett större antal varor omfattas av det starkare skyddet i artikel 23. Diskussionerna är emellertid inte slutförda. Konsekvenserna av ett mer omfattande tillämpningsområde för bestämmelsen om geografiska ursprungsbeteckningar har dessutom inte analyserats av kommittén och inte heller kunnat bemötas av remissinstanserna. Dessa skäl gör att det inte är lämpligt att ge bestämmelsen ett vidare innehåll än vad kommittén föreslog.
op. 2009/10:225
173
Regeringen föreslår därför, liksom kommittén, att en bestämmelse införs i den nya lagen enligt vilken ett varumärke som består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Bestämmelsens närmare innebörd får utvecklas genom praxis. Rättsutvecklingen vid OHIM och EU-domstolen när det gäller artikel 7.1 j i varumärkesförordningen kan vara till vägledning.
När det gäller kraven enligt TRIPs-avtalet på att det ska finnas möjlighet till hävning av oriktiga registreringar i de nu aktuella fallen samt på att det ska finnas möjlighet till sanktioner, se avsnitt 10 och 12.
9.7 Absoluta registreringshinder och registreringshinder med hänsyn till äldre varu- och näringskännetecken
I detta avsnitt behandlas grundläggande frågor om registreringshindrens utformning samt ett antal av de specifika registreringshindren. Vissa frågor rörande specifika registreringshinder har dock brutits ut och har behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5 respektive behandlas senare i avsnitt 9.8.
9.7.1 Gällande svenska regler om absoluta registreringshinder och registreringshinder som tar sikte på andras varu- och näringskännetecken
Allmänt om registreringshinder
En förutsättning för att ett varumärke ska registreras är att det inte finns något hinder mot registreringen. Det är PRV som gör denna prövning. Vad som utgör registreringshinder framgår av 13 och 14 §§varumärkeslagen. Dessa hinder delas in i två kategorier, absoluta respektive relativa registreringshinder.
Absoluta registreringshinder
De absoluta registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av allmänna hänsyn. Dessa framgår av 13 § och 14 § första stycket 1– 3 VML. Dit hör det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha
särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Frågor avseende särskiljningsförmåga har behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5. Vidare föreskrivs i 13 § andra stycket VML att som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.
174
Vidare får ett varumärke inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen eller något som lätt kan förväxlas härmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m., lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1992:1534) om CEmärkning och i lagen (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling.
Slutligen får märket inte vara ägnat att vilseleda allmänheten eller på annat sätt strida mot lag eller författning eller allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse (14 § första stycket 2 och 3 VML).
Relativa registreringshinder
De relativa registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt. En uppräkning av de olika enskilda intressen som på detta sätt utgör hinder mot en varumärkesregistrering finns i 14 § första stycket 4-9 samt andra och tredje styckena VML.
Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans portträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden. Detsamma gäller om varumärket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster. (14 § första stycket 4 och 5 VML).
Ett varumärke får inte heller registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs (14 § första stycket 6 VML). Hinder föreligger också om varumärket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk (14 § första stycket 7 VML).
Vidare får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra
stycket VML, dvs. den dag som den internationella byrån har angett för registreringen, ligger före tiden för ansökningen (14 § första stycket 8 VML).
175
Slutligen får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan (14 § första stycket 9 VML).
I 14 § andra och tredje styckena finns ytterligare bestämmelser om gemenskapsvarumärken. Andra stycket innebär att även ett gemenskapsvarumärke som är registrerat efter en senare ansökan kan utgöra hinder för registreringen, om det har befogat anspråk på företräde enligt bestämmelserna i förordningen om gemenskapsvarumärken. Av tredje stycket i samma paragraf följer att ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i unionen kan utgöra hinder mot registrering, även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om användningen av ett annat liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
Frågan om när olika kännetecken är förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Normalt krävs enligt paragrafens första stycke att de olika kännetecknen avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag för att de ska anses vara förväxlingsbara. När det gäller väl ansedda varumärken kan dock enligt andra stycket i paragrafen förväxlingsbarhet åberopas även utanför gränserna för varuslagslikhet. Förväxlingsbarhet kan i dessa fall åberopas till förmån för det väl ansedda varumärket, om användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
Det som skiljer ett relativt hinder från ett absolut hinder är att det relativa hindret faller bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan denne alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. (Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan hinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML). Detta hänger samman med att de relativa hindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen.
9.7.2 EU-rättsliga regler
I varumärkesdirektivet finns både obligatoriska och fakultativa regler om utformningen av registreringshindren i medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Flera av bestämmelserna om registreringshinder har sin motsvarighet i direktivets bestämmelser i artikel 5 om de rättigheter som är knutna till ett varumärke (angående detta se avsnitt 8.1). Direktivet är tillämpligt på varumärken för både varor och tjänster.
I artikel 3 finns bestämmelser om absoluta registreringshinder. Flera av dessa bestämmelser behandlas separat. De som avser bristande särskiljningsförmåga respektive vilseledande med avseende på varans eller tjänstens art eller geografiska ursprung m.m. har behandlats tidigare
176
i avsnitt 9.4–9.6. Av artikel 3.1 e följer att ett tecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde, inte får registreras som varumärke. Vidare får enligt artikel 3.1 f varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp inte registreras. Detsamma gäller enligt artikel 3.1. g också beträffande varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung. I artikel 3.1 h finns en bestämmelse om att som varumärken får inte registreras sådana varumärken som avses i artikel 6ter i Pariskonventionen – dvs. statliga beteckningar m.m. – och som inte har godkänts av behöriga myndigheter. Vidare finns i artikel 3.2 bestämmelser som ger medlemsstaterna möjlighet att bestämma att ett varumärke inte ska få registreras också i vissa andra situationer, nämligen om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller EU:s varumärkeslagstiftning (a), om varumärket omfattar ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol (b), om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som avses i artikel 6ter i Pariskonventionen och som är av allmänt intresse, förutsatt att vederbörande myndigheter inte har gett tillstånd till registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning (c) och om ansökan om registrering har gjorts i ond tro av sökanden (d).
I artikel 4 finns bestämmelser om registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter. Den innehåller såväl obligatoriska som fakultativa bestämmelser.
I artikel 4.1 i direktivet anges två situationer i vilka ett varumärke inte ska registreras. Dessa regler är alltså obligatoriska. För det första ska ett varumärke inte registreras om det är identiskt med ett äldre varumärke och ansökan om registrering avser varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är skyddat (punkt a). För det andra ska ett varumärke inte registreras om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena på grund av det sökta märkets identitet eller likhet med det äldre märket och identiteten eller likheten mellan de varor som märkena avser. I risken för förväxling inbegrips att det sökta märket associeras med det äldre märket (punkt b). I artikel 4.2 specificeras vad som avses med ”äldre varumärken”. Till dessa hör bl.a. varumärken som har registrerats i medlemsstaten, internationellt registrerade varumärken, gemenskapsvarumärken och varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6 bis i Pariskonventionen. Ansökningar om nationella eller internationella varumärkesregistreringar samt om gemenskapsvarumärken ska också anses utgöra äldre varumärken, under förutsättning att de leder till registrering (punkt c). Vidare ska ett gemenskapsvarumärke som är känt i unionen artikel 4.3 utgöra hinder mot registrering av ett identiskt eller liknande varumärke också för andra slags varor eller tjänster, om användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
I artikel 4.4 finns det vidare regler om att medlemsstaterna får besluta att ett nationellt varumärke inte ska registreras i vissa situationer. Dessa
regler är alltså fakultativa. Medlemsstaterna får enligt punkt a ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre nationellt varumärke som avser varor av annat slag, om det äldre varumärket är känt (i den engelska versionen av direktivet används uttrycket ”has a reputation”) i medlemsstaten i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Vidare får det finnas bestämmelser om att ett märke inte heller ska registreras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (punkt b). Ytterligare möjliga registreringshinder anges i punkterna c–g.
177
I artiklarna 7 och 8 i varumärkesförordningen finns bestämmelser om absoluta och relativa registreringshinder när det gäller gemenskapsvarumärken, vilka i stor utsträckning motsvarar bestämmelserna i direktivet.
9.7.3 Skärpta krav för att ett inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder och ytterligare anpassning av övriga hinder till varumärkesdirektivet
Regeringens förslag: Bestämmelserna om registreringshinder utformas så att de i högre utsträckning än i dag anknyter till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.
Ett varumärke får inte registreras om det – endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde,
– strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,
– är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
– utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.
Ett varumärke får vidare inte registreras om det är – identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,
– identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, eller
– identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.
178
Med varukännetecken avses ett nationellt registrerat varumärke, en internationell registrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Vidare avses även ett inarbetat varukännetecken, under förutsättning att skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.
En registrerad firma som används i näringsverksamhet utgör registreringshinder på motsvarande sätt även om registreringen inte gäller inom en väsentlig del av landet. Detsamma gäller beträffande ett namn, om namnet används som varukännetecken, eller ett annat näringskännetecken än en registrerad firma, men då under förutsättning att skyddet gäller inom åtminstone en väsentlig del av landet.
Ett varumärke får inte heller registreras dels om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan, dels om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma.
På samma sätt som i dag får ett varumärke registreras trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den som innehar den äldre rättigheten medger att registrering får ske.
Kommitténs förslag utgår från att någon officialprövning av relativa registreringshinder inte ska ske. När det gäller relativa registreringshinder innebär förslaget att det i lagen anges att hinder mot registreringens bestånd ska föreligga om användning av märket skulle göra intrång i en tidigare ensamrätt. Förslaget innehåller inte någon särskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln om hinder på grund av ett förväxlingbart varukännetecken som någon annan tagit i bruk har en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i sak väsentligen med regeringens.
Promemorians förslag utgår liksom kommitténs förslag från att någon officialprövning av relativa registreringshinder inte ska ske. Förslaget innehåller inte någon särskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln om hinder på grund av ett förväxlingbart varukännetecken som någon annan tagit i bruk har en annan utformning.
I övrigt överensstämmer förslaget i relevanta delar i sak med regeringens (se Ds 2008:28 s. 150 f.)
Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag (SOU 2001:26) har PRV ansett att begreppet ”intrång” i bestämmelsen om hinder mot en registrerings bestånd borde förtydligas. Verket har vidare ansett att det borde införas ett nytt absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. ytterligare registreringar av ett identiskt varumärke som avser samma varor som dennes äldre registrering. Patentbesvärsrätten har inte motsatt sig förslaget men har anfört att det förhållandet att ett lokalt inarbetat varukännetecken inte ska kunna utgöra hinder mot registrering, kan
komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke. Domstolen har understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket ett inarbetat varukännetecken eller ett naturligt varukännetecken har skydd samt påpekat att den av kommittén föreslagna lagregeln kan behöva preciseras. Svenska Patentombudsföreningen har påpekat att det kan vara svårt att i praktiken efterleva en geografisk begränsning av användningen av ett kännetecken, exempelvis vid marknadsföring på Internet. Föreningen har också anfört att inarbetning i storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom det i dessa fall kan röra sig om en betydande del av omsättningskretsen.
179
När det gäller utformningen av bestämmelserna om registreringshinder i Ds 2008:28 har de flesta remissinstanserna antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Bolagsverket har motsatt sig förslaget och anfört att det innebär en försvagning av skyddet för firma som kännetecken. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingsskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. Verket har också anfört att värdet av att ha en bestämmelse om att hinder föreligger om ett varukännetecken är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken kan ifrågasättas. Sistnämnda synpunkt har framförts även av PRV, som också har ansett att regleringen av firma som registreringshinder bör förtydligas och att skyddet för firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga. Verket har vidare ansett att det bör tydliggöras i vilka fall det föreligger vilseledande om kommersiellt ursprung; en synpunkt som framförts även av Sveriges advokatsamfund. Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har föreslagit att det bör införas en fristående ondtrosregel som registreringshinder i den nya varumärkeslagen. Ett antal remissinstanser har påpekat att innebörden av uttrycket ”en väsentlig del av landet” när det gäller skyddet för s.k. naturliga varukännetecken bör klarläggas samt att det bör klarläggas i vilka fall ett varumärke, när det finns ett tidigare identiskt varukännetecken för samma slags varor, ska anses vara vilseledande och därför inte kunna registreras. Slutligen har det framförts synpunkter av lagteknisk karaktär.
Skälen för regeringens förslag
Utöver de bestämmelser om registreringshinder som finns i 13 § i den nuvarande VML finns regler om vad som utgör hinder mot en varumärkesregistrering i den s.k. hinderskatalogen i 14 § VML. Den omfattar såväl absoluta som relativa registreringshinder. Innehållet i bestämmelsen har redovisats ovan i avsnitt 9.7.1.
Kommitténs utgångspunkt var att bestämmelserna om registreringshinder skulle vara utformade så att de i högre grad än i dag stämmer överens med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Regeringen har samma utgångspunkt. En sådan utformning av lagtexten innebär att kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin
tur är ägnat att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet.
180
I kommitténs lagförslag fanns inte någon hinderskatalog motsvarande den som i dag finns i 14 § VML. Regeringen anser emellertid att den nuvarande lösningen med en hinderskatalog är av värde genom att de hinder som finns mot registrering av ett varumärke redovisas samlat. Det kan konstateras att det också är så varumärkesdirektivet är uppbyggt. Konstruktionen med att använda begreppet intrång i registreringsbestämmelserna är vidare inte helt lyckad. Bestämmelserna riskerar att bli otydliga, vilket också har påpekats av PRV. Regeringen anser därför att den nuvarande systematiken med en hinderskatalog, såsom föreslogs i Ds 2008:28, bör behållas i den nya varumärkeslagen.
I den följande framställningen redovisas närmare hur registreringshindren bör vara utformade. De hinder som behandlas här är för det första de absoluta hindren för varumärken som endast består av en form som följer av varans art etc., strider mot lag m.m., är vilseledande eller innehåller en skyddad statlig beteckning. Hinder som består i att varumärket saknar särskiljningsförmåga m.m. har behandlats tidigare i avsnitt 9.4.2 och 9.5.2. För det andra behandlas de relativa registreringshindren, förutom de som rör hinder på grund av släktnamn, allmänt kända konstnärsnamn, porträtt, annans upphovsrätt, annans rätt till fotografisk bild samt annans rätt till mönster, vilka behandlas separat i avsnitt 9.8.
Hinder på grund att varumärket är vilseledande
I 14 § första stycket 2 finns ett absolut registreringshinder som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 3.1 g i varumärkesdirektivet.
Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att det i den nya varumärkeslagen infördes en bestämmelse som anknyter till utformningen av direktivet i högre grad än bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen. Regeringen delar uppfattningen att detta är önskvärt. Det bör alltså, i enlighet med kommitténs och promemorians förslag, föreskrivas att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.
Som redovisas närmare i övervägandena om officialprövningens omfattning i avsnitt 6.3 finns det i praxis exempel på att registrering har vägrats med stöd av bestämmelsen då det funnits ett äldre identiskt varukännetecken. Det har i dessa fall därmed saknat betydelse att innehavaren av det äldre varukännetecknet gett sitt samtycke till registreringen.
Några remissinstanser har ansett att det bör klarläggas i vilka situationer bestämmelsen om hinder på grund av att varumärket anses vilseledande ska vara tillämplig. Även om denna fråga inte har samma betydelse i praktiken när nu officialprövningen av relativa hinder föreslås bibehållas, är frågan givetvis fortfarande relevant. Som nämnts ovan har bestämmelsen sin motsvarighet i direktivet och motsvarar dessutom i sak
en redan gällande bestämmelse i svensk varumärkesrätt. Redan i dag måste denna bestämmelse tolkas konformt med artikel 3.1 g i direktivet. En anpassning av bestämmelsens ordalydelse till direktivet innebär därför inte någon förändring av gällande rätt. Även i fortsättningen måste bestämmelsen i den nya varumärkeslagen tolkas i enlighet med direktivet. Frågan om hur direktivbestämmelsen ska tillämpas och dess närmare innebörd är därför en fråga som får avgöras i rättstillämpningen och ytterst av EU-domstolen.
181
Övriga absoluta hinder
Som redovisats i avsnitt 9.7.1 finns det 14 § första stycket 1–3 bestämmelser om andra registreringshinder som är motiverade av allmänna hänsyn. Vidare finns i 13 § andra stycket en regel om att kännetecken som utgörs av en form i vissa fall inte får registreras.
Kommitténs förslag innebar att nu nämnda bestämmelser skulle föras över till den nya varumärkeslagen utan några sakliga förändringar. Ingen av remissinstanserna har framfört några synpunkter på förslaget i denna del.
Som Lagrådet har påpekat kan det i och för sig ifrågasättas om det behöver finnas en särskild bestämmelse om att varumärken som utgörs av en form i vissa fall inte får registreras eftersom detta redan framgår av en bestämmelse enligt vilken ensamrätt över huvud taget inte kan förvärvas till kännetecken som utgörs av en viss form (se vidare avsnitt 8.4.2 där frågan om utformningen av den bestämmelsen behandlas). Av tydlighetsskäl bör dock de aktuella registreringsförutsättningarna finnas samlade i det kapitel i lagen som behandlar förfarandet vid registrering av varumärken, tillsammans med övriga centrala bestämmelser om villkor för och hinder mot registrering.
PRV har ansett att det därutöver bör införas ytterligare ett absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. situationer då innehavaren av ett registrerat varumärke ansöker om registrering av samma varumärke för samma varor eller tjänster. Syftet med detta hinder skulle vara att förhindra kringgående av användningstvånget.
Ingen av de övriga remissinstanserna har framfört önskemål om att det borde införas ett hinder av det slag PRV har föreslagit eller gett uttryck för att det skulle finnas behov av en sådan bestämmelse. Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte finns anledning att införa en hindersbestämmelse av detta slag. Det saknas därmed också anledning att närmare överväga hur en sådan regel i så fall skulle förhålla sig till varumärkesdirektivet.
Hinder på grund av förväxlingsbara varukännetecken
Som redogjorts för närmare i avsnitt 9.7.1 innebär den gällande varumärkeslagen i korthet att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med bl.a. ett äldre varumärke (eller annat varukännetecken) som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Registreringshinder föreligger även i förhållandet till internationella registreringar som gäller i Sverige och gemenskapsvarumärken. Om det
äldre varumärket är väl ansett föreligger hinder mot registrering av ett liknande varumärke även utanför varuslagsgränserna, om användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.
182
De nuvarande bestämmelserna om hinder på grund av tidigare varukännetecken bygger på regleringen om registreringshinder i artikel 4 i varumärkesdirektivet. I artikel 5 finns regler om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Dessa regler har samma sakliga innehåll. Regeringen har i avsnitt 8.1.3 närmare redogjort för innebörden av dessa direktivbestämmelser och hur bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör vara utformade i den nya varumärkeslagen. Bestämmelserna om registreringshinder på grund av äldre varukännetecken bör vara utformade på samma sätt.
Som framgått i föregående avsnitt är direktivet uppbyggt på så sätt att det i artikel 4.2 räknas upp vad som innefattas i begreppet äldre varumärken och som utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av bestämmelsen framgår bl.a. att alla typer av registrerade varumärken som gäller i den aktuella medlemsstaten omfattas. Vidare framgår att det ska vara fråga om ett varumärke för vilket ansökan om registrering gjorts tidigare än det sökta varumärket, med beaktande av de anspråk på företrädesrätt som kan göras för dessa varumärken. Den nuvarande varumärkeslagen innehåller i sak motsvarande regler men har en annan redaktionell utformning. I lagen anges att hinder mot registrering föreligger i förhållande till bl.a. varumärken som är registrerade efter tidigare ansökan (se 14 § första stycket 6, 8 och 9 VML).
Som framgått tidigare föreslås bestämmelsen i övrigt vara utformad i nära anslutning till direktivet. Det är därför lämpligt att även den del som rör vad som avses med begreppet varukännetecken, i enlighet med vad som föreslogs i promemorian, avfattas efter samma modell som direktivet. Enligt regeringens uppfattning kan det inte anses nödvändigt att i bestämmelsen om registreringshinder ytterligare specificera vad som avses med att ett annat varukännetecken är ”äldre”. Frågan om tidsprioriteten mellan det sökta varumärket och andra varukännetecken får liksom hittills avgöras i enlighet med de bestämmelser som gäller i fråga om ensamrättens uppkomst, i förekommande fall med hänsynstagande till bestämmelserna om prioritet.
Enligt artikel 4.2 c innefattas i begreppet äldre varumärken även ansökningar om registrering av ett varumärke, förutsatt att ansökan leder till registrering. I den nuvarande varumärkeslagen finns inte någon bestämmelse som uttryckligen anger att även ansökningar om registrering utgör hinder om ansökan leder till registrering. Av förarbetena framgår att PRV i det fallet att två ansökningar gjorts beträffande förväxlingsbara varumärken normalt måste börja med att avgöra den ansökan som kom in först och låta den senare inkomna ansökan avvakta (SOU 1958:10 s. 287). Denna ordning bör gälla även fortsättningsvis. Även en ansökan om registrering utgör därigenom hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke, förutsatt att den först ingivna ansökan leder till registrering. Mot denna bakgrund anser regeringen, i enlighet med vad som föreslogs i betänkandet och
promemorian, att det inte finns något behov av att införa några särskilda bestämmelser om hinder på grund av ansökningar om registrering.
183
Förväxlingsbara registrerade firmor som registreringhinder
Enligt 14 § första stycket 6 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med bl.a. en firma som någon använder i näringsverksamhet. En förutsättning för att firman ska utgöra registreringshinder är givetvis att den har äldre rättsgrund än det sökta varumärket. Bedömningen av frågan om förväxlingsbarhet ska göras i enlighet med bestämmelsen i 6 § VML.
I såväl betänkandet som promemorian föreslogs att hinder mot en registrerings bestånd skulle föreligga i förhållande till sådana förväxlingsbara näringskännetecken som är skyddade som s.k. naturliga varukännetecken, under förutsättning att skyddet gäller i mer än inom ett visst geografiskt område (betänkandet) eller i en väsentlig del av landet (promemorian). Skyddet för sådana kännetecken skulle därigenom stämma överens med vad som skulle gälla för inarbetade varukännetecken.
Bolagsverket har motsatt sig promemorians förslag och anfört bl.a. att förslaget innebär en försvagning av skyddet för firma som kännetecken.
Enligt verket bör det inte finnas något krav på att en firma ska användas som varukännetecken för att den ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke eller krävas att firman är skyddad i en väsentlig del av landet. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingsskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. PRV har ansett att det är oklart om avsikten är att, såsom i dag, en firma ska ha skydd som ett varukännetecken så länge den är registrerad, oberoende av om den används som varukännetecken. PRV:s uppfattning är att skyddet för firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga.
Enligt regeringens uppfattning finns det, mot bakgrund av vad Bolagsverket och PRV har anfört, anledning att särskilt överväga i vilka fall registrerade firmor ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Den gällande ordningen innebär, som nämnts tidigare, att ett varumärke inte får registreras om det finns en äldre firma som används i näringsverksamhet och som är förväxlingsbar med det sökta varumärket.
En registrerad firma som gäller i hela landet – exempelvis firmaregistrering för ett aktiebolag – omfattas i och för sig av den av kommittén och promemorian föreslagna bestämmelsen. En sådan firma skulle alltså enligt den föreslagna bestämmelsen utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Som både Bolagsverket och PRV har anfört finns det inte något krav enligt gällande lagstiftning på att firman ska användas som varukännetecken för att den ska vara varumärkesrättsligt skyddad. Någon förändring i detta avseende bör inte göras. Mot bakgrund av de remissynpunkter som framförts i nu nämnda frågor ansluter sig regeringen till Bolagsverkets och PRV:s uppfattning att detta kan komma till tydligare uttryck i lagen.
Ytterligare en fråga är om firmaregistreringar som inte gäller i hela landet, såsom firmor för enskilda näringsidkare och handelsbolag, ska utgöra registreringshinder. Denna fråga har inte tidigare berörts särskilt under beredningen av lagstiftningsärendet. Utformningen av den föreslagna bestämmelsen innebär att sådana firmaregistreringar, eller i vart fall vissa av dem, i fortsättningen inte skulle kunna hindra registreringen av ett yngre varumärke. Detta skulle, som Bolagsverket framhållit, vara till nackdel för framför allt mindre företag. En tänkbar situation är t.ex. att ett nystartat företag påbörjar sin verksamhet i mindre skala i form av en enskild firma eller ett handelsbolag som endast har ett geografiskt begränsat skydd för den registrerade firman under vilken verksamheten bedrivs. Om det därefter registreras ett förväxlingsbart varumärke utan någon möjlighet för firmainnehavaren att hindra registreringen, kan företaget på grund av varumärkesregistreringen komma att hindras från att expandera sin verksamhet till andra delar av landet under samma firma. En annan konsekvens av en sådan ordning är att det kan uppstå situationer där registrerade rättigheter existerar parallellt utan att det finns någon möjlighet att få någon av rättigheterna upphävd. Detta riskerar att leda till oklarheter för de som innehar rättigheterna.
184
Enligt regeringens uppfattning bör därför även sådana firmaregistreringar som inte gäller i hela landet även fortsättningsvis utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Lagtexten bör alltså ändras på denna punkt.
Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen i 14 § första stycket 6 om att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen.
Varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma
I 14 § första stycket 4 VML finns en bestämmelse som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma. Det finns inte någon avgränsning att bestämmelsen endast är tillämplig på exempelvis de fall där det råder varuslags- eller branschlikhet. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det sökta varumärket innehåller firman i oförändrat skick eller med obetydliga ändringar eller tillägg (se SOU 1958:10 s. 285). Bestämmelsen torde användas relativt sällan.
Kommitténs, liksom promemorians, förslag innebar att bestämmelsen fördes över till den nya varumärkeslagen, dock med den justeringen att begreppet näringskännetecken användes i stället för firma. PRV och
Bolagsverket har varit tveksamma till om det bör föreligga registreringshinder i de fall som avses i bestämmelsen. De har framfört synpunkter som tar sikte på att gränsdragningen mot registreringshindret avseende förväxlingsbara firmor är otydlig och att behovet av bestämmelsen kan ifrågasättas.
185
Regeringen kan konstatera att det sedan länge funnits en motsvarande regel i den nuvarande varumärkeslagstiftningen och att det inte tidigare lämnats något förslag om att den regeln bör avskaffas. Beredningsunderlaget medger därför inte att inom ramen för detta lagstiftningsärende ta bort bestämmelsen. Några krav från användarhåll på att ta bort bestämmelsen har inte framkommit. Den nuvarande bestämmelsen är, som framgått, begränsad till sådana situationer då det föreligger identitet eller mycket stor likhet med firman. Den av kommittén föreslagna ändringen av bestämmelsen från att omfatta bara firma till att omfatta näringskännetecken, dvs. även sekundära kännetecken, skulle emellertid innebära att tillämpningsområdet utvidgas. Fler kännetecken än tidigare skulle alltså komma att omfattas av bestämmelsen, vilket kan leda till osäkerhet när det gäller avgränsningen av bestämmelsens tillämpningsområde. Regeringen anser därför att det inte bör göras någon sådan förändring och att den nuvarande bestämmelsen bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen.
Registrering av ett varumärke i ond tro
Enligt 14 § första stycket 7 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.
I varumärkesdirektivet finns i artikel 4.4 g en regel om att medlemsstaterna får ha bestämmelser som innebär att ett varumärke inte ska registreras om det kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökanden vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt (”bad faith” i den engelska versionen). Vidare får medlemsstaterna enligt i artikel 3.2 d ha regler om att registrering ska vägras om ansökan om registrering av varumärket har gjorts i ond tro av den sökande (även här används uttrycket ”bad faith” i den engelska versionen).
I samband med Sveriges tillträde till EES-avtalet övervägdes om 14 § första stycket 7 VML behövde eller borde ändras till följd av varumärkesdirektivet. Regeringen konstaterade att lagregeln till skillnad från regeln i artikel 4.4 g i direktivet inte var begränsad till användning som skett utomlands, men att artikel 3.2 d rimligen måste avse en sådan situation då ansökan i ett land görs om registrering av ett varumärke, vilket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av annan i samma land samt ansökan om registrering gjorts med vetskap om detta, dvs. i ond tro. Regeringen kom till slutsatsen att den nuvarande bestämmelsen kunde och borde behållas oförändrad (prop. 1992/93:48 s. 79).
Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att en justering av den nuvarande bestämmelsen skulle göras på så sätt att det inte längre skulle krävas att sökanden har vetskap om användningen av det andra varukännetecknet utan det skulle vara tillräckligt att sökanden borde ha
känt till detta. Kommittén anförde att detta ställer ökade krav på aktsamhet från sökandens sida och ansåg att bestämmelsen annars riskerar att bli verkningslös. Kommittén bedömde, i likhet med den bedömning som gjorde i det nyssnämnda lagstiftningsärendet, att artikel 3.2 d ger utrymme för ha en bestämmelse som är tillämplig också när det gäller användning som skett i Sverige.
186
SFIR har i yttrandet över promemorian anfört att direktivets bestämmelser torde möjliggöra att det finns regler om registreringshinder både vid tidigare användning utomlands och inom Sverige. Föreningen har ansett att det bör framgå av lagtexten och inte endast i förarbeten att det kan vara fråga om tidigare användning såväl utomlands som i
Sverige. Föreningen har vidare föreslagit att det i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet borde införas en fristående ondtrosregel i den nya varumärkeslagen
Den närmare innebörden av direktivbestämmelserna om ond tro har inte klarlagts genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget bör dock nämnas att EU-domstolen i ett avgörande har uttalat sig om innebörden av motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen (EU-domstolens dom den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH). En österrikisk domstol hade begärt ett förhandsavgörande för att få klarhet bl.a. i om det är tillräckligt att sökanden känner till att ett förväxlingsbart kännetecken används av någon annan eller om det måste tillkomma vissa inslag av illojalitet från sökandens sida för att ond tro ska anses föreligga. EU-domstolen uttalade att vid prövningen av om sökanden varit i ond tro i den mening som avses i den aktuella bestämmelsen ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer som i det enskilda fallet förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke gavs in. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet ska beaktas. Den första är den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det sökta gemenskapsvarumärket. Den andra är om sökandens avsikt är att hindra denna tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta gemenskapsvarumärket.
Artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumärkesdirektivet ger medlemsstaterna relativt stor handlingsfrihet att införa bestämmelser för att hindra en registrering som sökanden har gjort i ond tro. En reglering som innebär att användning som skett både utomlands och inom Sverige får beaktas måste anses överensstämma med direktivet. Regeringen instämmer alltså i kommitténs och SFIR:s bedömning att bestämmelsen inte behöver begränsas till användning som skett utomlands. Den nuvarande ordningen bör bibehållas i den nya varumärkeslagen. Frågan är om detta, som SFIR ansett, bör komma till uttryck i lagtexten. I den nuvarande lagregeln finns, som framgått, inte uttryckligen angivet att användningen kan ha ägt rum Sverige eller utomlands, utan detta framgår motsatsvis genom att det inte finns någon begränsning när det gäller var användning ska ha ägt rum. Enligt regeringens mening framstår det dock som lämpligt att det direkt av lagtexten framgår att både användning i Sverige
och i utlandet är relevant, inte minst med hänsyn till varumärkesrättens territoriella begränsning samt till att det i artikel 4.4 g endast talas om användning i utlandet.
187
Regeringen kan vidare konstatera att den närmare innebörden av begreppen ond tro respektive ont uppsåt för närvarande inte är helt klarlagd. Som framgått har EU-domstolen uttalat att motsvarande bestämmelse i varumärkesförordningen innefattar bl.a. frågan om den som har ansökt om registrering av ett varumärke har haft för avsikt att hindra en tredje mans användning av ett annat kännetecken. Bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att de inte riskerar att få ett annat innehåll än de bakomliggande bestämmelserna i direktivet. Mot den angivna bakgrunden kan uttrycket vetskap i den nuvarande lagen liksom den utformning som kommittén föreslog – dvs. kände till eller borde ha känt till – komma att stämma mindre väl med innebörden av direktivbestämmelserna. Mot denna bakgrund anser regeringen det lämpligast att uttrycket ”ond tro” tas in i den aktuella lagregeln.
SFIR har föreslagit att det därutöver ska införas en fristående ondtrosregel i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet som skulle kunna hindra registrering också i andra fall av ond tro. Någon sådan regel föreslogs inte av kommittén. Ingen annan remissinstans har framfört några önskemål om att det, utöver de bestämmelser som redan finns i dag, bör införas en sådan fristående ondtrosregel i svensk varumärkesrätt.
Regeringen anser att någon sådan regel inte bör införas i den nya varumärkeslagen.
Sammanfattningsvis innebär detta att den nuvarande bestämmelsen i 14 § första stycket 7 VML bör föras över till den nya varumärkeslagen, med undantag för att begreppet vetskap bör ersättas med begreppet ond tro.
Ska ett lokalt inarbetat varukännetecken utgöra hinder mot registrering?
En särskild fråga är om ett varukännetecken som endast är inarbetat inom en del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering. Enligt gällande varumärkeslag utgör även ett lokalt inarbetat varukännetecken hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke. Det lokalt inarbetade varukännetecknet kan också utgöra grund för att i ett senare skede upphäva en yngre varumärkesregistrering. Det innebär att det inarbetade varukännetecknet i praktiken tillerkänns verkan även utanför det område där det är inarbetat.
Kommitténs förslag innebar att ett inarbetat varukännetecken som endast har skydd inom ett ”visst geografiskt område” i fortsättningen inte skulle utgöra hinder mot en varumärkesregistrerings bestånd. Däremot skulle det vara möjligt att utverka ett förbud mot att det registrerade varumärket användes inom det område där det aktuella varukännetecknet var inarbetat.
Patentbesvärsrätten har pekat på att denna lösning kan komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke och understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket det inarbetade
kännetecknet har skydd. Liknande synpunkter har framförts av Svenska
Patentombudsföreningen som också har anfört att ett lokalt inarbetat kännetecken i en mindre befolkad del av landet inte bör utgöra registreringshinder, men att inarbetning i exempelvis storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom kännetecknet i dessa fall kan vara inarbetat i en betydande del av omsättningskretsen.
188
I varumärkesdirektivet finns vissa bestämmelser av intresse i sammanhanget. Som framgått tidigare ska enligt artikel 4.1 och 4.2 d ett äldre varumärke som är välkänt i en medlemsstat, i den betydelse som ordet ”välkänt” har enligt artikel 6bis i Pariskonventionen, utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av ordalydelsen framgår däremot inte om det äldre varumärket måste vara välkänt i hela medlemsstaten för att registreringshinder ska föreligga eller om det räcker att det är välkänt i endast en del av landet, exempelvis i en region eller i en stad. EU-domstolen har uttalat att bestämmelsen ska tolkas så, att det äldre varumärket ska vara välkänt i hela registreringsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat (EU-domstolens dom den 22 november 2007 i mål C-328/06, Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet, REG 2007, s. I-10093). Artikel 4.2 d i direktivet innebär således att ett varumärke som är välkänt i den mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen i åtminstone en väsentlig del av Sverige ska utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke.
Varumärkesdirektivet innehåller emellertid regler som innebär att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ge ett mer långtgående skydd för oregistrerade varumärken och andra tecken som används i förvärvsverksamhet. Av artikel 4.4 b följer att medlemsstaterna får besluta bl.a. att ett varumärke inte ska registreras om rätten till ett förväxlingsbart oregistrerat kännetecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är dock att innehavaren av det oregistrerade varumärket eller tecknet har rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (jfr även punkt 19 i den nyss nämnda domen).
Bestämmelsen innebär att det i och för sig är möjligt att bibehålla en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Som kommittén har anfört kan det emellertid ifrågasättas om det är motiverat att ensamrätten för ett lokalt inarbetat kännetecken sträcker sig så långt.
En jämförelse kan göras med den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 8.4 i varumärkesförordningen får ett gemenskapsvarumärke under vissa förutsättningar inte registreras, om innehavaren av ett ej registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning gör invändning. Det krävs att, enligt gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken, rätten till kännetecknet uppkom före ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket, i förekommande fall med hänsynstagande till prioritet, och att innehavaren har rätt att utverka ett förbud mot användning av ett yngre varumärke. Detta innebär alltså att ett varukännetecken som endast är lokalt inarbetat inte utgör hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke eller grund för att upphäva en sådan registrering. Av artikel 111 i förordningen följer dock att medlemsländerna får tillämpa en ordning som innebär att ett
lokalt inarbetat kännetecken däremot kan utgöra grund för ett yrkande om förbud mot användning av ett gemenskapsvarumärke inom det område där inarbetningen består. Ett sådant förbud påverkar alltså inte registreringen som sådan.
189
En ordning i enlighet med kommitténs förslag och som innebär att lokalt inarbetade varukännetecken inte ska utgöra hinder mot registrering kan visserligen leda till att det uppstår avgränsningssvårigheter av det slag som Patentbesvärsrätten och Svenska Patentombudsföreningen har tagit upp. Det kan vara svårt för den som har fått en registrering av ett varumärke beviljad att veta om det finns något lokalt inarbetat varukännetecken som kan komma att hindra honom eller henne från att använda varumärket i en viss del av landet. Samtidigt är det viktigt att understryka att inte heller den nuvarande ordningen är problemfri. I dag kan en varumärkesregistrering komma att upphävas på grund av ett lokalt inarbetat varukännetecken trots att innehavaren inte alls känt till det lokalt inarbetade kännetecknet. Innehavaren av det registrerade varumärket riskerar då att helt gå miste om sin ensamrätt och de resurser som lagts ner på varumärket. För innehavaren är detta en ingripande åtgärd. Att i stället låta innehavaren av det lokalt inarbetade kännetecknet enbart få möjlighet att utverka ett förbud mot att använda det registrerade varumärket inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat innebär en mindre begränsning i rätten att använda det registrerade varumärket. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta är en bättre lösning.
I promemorian föreslogs att det skulle krävas att det inarbetade varukännetecknet skulle vara skyddat i en väsentlig del av landet för att utgöra registreringshinder. Kommitténs förslag var i stället utformad så att registreringshinder inte förelåg om inarbetning endast hade skett inom ett visst geografiskt område. Ingen av remissinstanserna har invänt mot promemorians utformning av lagregeln, men flera av dem har framfört önskemål om att innebörden av uttrycket väsentlig del av landet klargörs.
Lagförslaget i lagrådsremissen var utformat på samma sätt som i promemorian.
I lagrådsremissen anfördes att det knappast var möjligt att generellt slå fast vad som i varje situation ska anses som en väsentlig del av landet, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Vidare angavs att utgångspunkten var att uttrycket borde kunna vara tillämpligt såväl på en förhållandevis stor geografisk del av landet, som på en eller flera delar som inrymmer en stor del av befolkningen. I båda dessa fall borde det även i fortsättningen vara möjligt att åberopa det inarbetade varukännetecknet som grund för att hindra en senare registrering. Vid bedömningen av om ett varukännetecken är inarbetat inom en väsentlig del av landet borde hänsyn alltså inte bara tas till omfattningen av det geografiska område där kännetecknet är inarbetat utan också till inom hur stor del av omsättningskretsen kännetecknet är inarbetat.
Med anledning av vad som anfördes om innebörden av bestämmelsen har Lagrådet föreslagit att lagbestämmelsen – liksom övriga bestämmelser där rekvisitet ”inom en väsentlig del av landet används” – förtydligas på så sätt att det föreskrivs att det inarbetade skyddet ska gälla inom en stor del av landet eller inom en del av landet som inrymmer en stor del av befolkningen.
Lagtexten blir i och för sig mer precis med den utformning som Lagrådet föreslagit, vilket naturligtvis är en fördel. Det finns emellertid skäl som talar emot att här ha en alltför detaljerad lagbestämmelse. Varumärkesdirektivet innebär, som redovisats ovan, en skyldighet att hindra registreringar av yngre varumärken som står i strid med äldre varumärken som är välkända i Sverige. Enligt vad EU-domstolen hittills uttalat innefattas i gruppen välkända varumärken i en medlemsstat även sådana varumärken som är välkända i en väsentlig del av medlemsstaten. Om det i den nu aktuella bestämmelsen används samma uttryck – väsentlig del av landet – blir det möjligt att låta EU-domstolens praxis på det angivna näraliggande området bli vägledande även här. Dessutom säkerställs att de inarbetade varukännetecken som uppfyller kraven i artikel 4.2 d i varumärkesdirektivet på välkända varumärken kommer att utgöra registreringshinder (välkända varumärken behandlas vidare i avsnitt 8.1). Med en mer generell utformning ger det ett större utrymme för att i rättstillämpningen på ett ändamålsenligt sätt ytterligare precisera denna gränsdragning. Trots Lagrådets påpekande bör bestämmelsen därför lämpligen utformas på det sätt som föreslogs i lagrådsremissen.
190
Den närmare avgränsningen av uttrycket får ankomma på rättstillämpningen att göra, givetvis med lämpligt beaktande av eventuella rättsfall från EU-domstolen avseende lokala rättigheter.
Sammantaget anser regeringen alltså att ett varukännetecken som inte är inarbetat inom åtminstone en väsentlig del av landet inte ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Det bör i sammanhanget noteras att det enligt nuvarande ordning är möjligt att föra talan om förbud mot användning av ett annat varukännetecken inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat. Detta gäller alltså även registrerade varumärken. Som framgår i avsnitt 12.4 föreslås inga sakliga förändringar av dessa regler.
Ska lokalt skyddade inarbetade firmor, sekundära näringskännetecken samt namn utgöra hinder mot registrering?
I föregående delavsnitt har regeringen föreslagit att endast sådana inarbetade varukännetecken där skyddet omfattar minst en väsentlig del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Regeringen har ovan gjort bedömningen att registrerade firmor ska utgöra registreringshinder även om registreringen inte omfattar en väsentlig del av landet.
När det gäller andra naturliga kännetecken än registrerade firmor – dvs. inarbetade firmor och sekundära näringskännetecken samt namn – finns det enligt regeringens uppfattning inte någon anledning att utforma skyddet i detta avseende på annat sätt än för inarbetade varukännetecken. Sådana naturliga varukännetecken bör alltså utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke om skyddet omfattar åtminstone en väsentlig del av landet. På samma sätt som när det gäller inarbetade varukännetecken (jfr ovan) finns möjlighet att föra talan om förbud mot att det registrerade varumärket används inom det område där det naturliga varukännetecknet är skyddat.
Medgivande till registrering
191
Enligt gällande varumärkeslag får ett varumärke registreras trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte finns något absolut registreringshinder (14 § fjärde stycket VML).
Eftersom kommitténs förslag innebar att officialprövningen av relativa hinder skulle slopas fanns någon sådan regel inte med i kommitténs lagförslag. I och med att det nu föreslås att det inte ska göras någon förändring av officialprövningen, bör medgivandebestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen utan några sakliga ändringar föras över till den nya varumärkeslagen.
9.8 Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk m.m.
9.8.1 Dagens regler om släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk och liknande rättigheter som registreringshinder
Svenska förhållanden
Varumärkeslagen innehåller inte bara bestämmelser om hinder mot registrering av varumärken på grund av tidigare varu- och näringskännetecken. Det finns också regler som innebär att hinder mot registrering kan föreligga på grund av tidigare rättigheter av annat slag.
Ett släktnamn kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke även om namnet inte används som varu- eller näringskännetecken. Alla som har ett efternamn som är skyddat enligt namnlagen har i princip också ett skydd enligt varumärkeslagen mot att någon annan – som inte själv har behörighet till namnet enligt namnlagen – får namnet registrerat som varumärke. Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida namnet uppenbarligen inte åsyftar någon som är avliden sedan länge. Bestämmelsen är tillämplig även på bl.a. pseudonymer och signaturer (se SOU 1958:10 s. 285 och prop. 1960:167 s. 113). Denna bestämmelse reglerar alltså inte skyddet för namn som kommersiellt kännetecken utan innefattar ett skydd för namnrätten som sådan.
Vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i samband med Sveriges tillträde till Madridprotokollet behandlades frågan om släktnamnens ställning i varumärkesrätten. I det sammanhanget redovisades bl.a. att det i framställningar till Justitiedepartementet hade anförts att ett stort antal nya släktnamn fanns i bruk i Sverige – både på grund av den ökade invandringen och på grund av att ett antal nya släktnamn antagits – samt att det bl.a. lett till svårigheter för utländska företag att få registrering här i landet av märken som var grundade på utländska släktnamn. I promemorian stannade man emellertid för att inte föreslå någon ändring av bestämmelsen om släktnamn som registreringshinder (se Ds 1993:97 s. 50 f.). I den efterföljande propositionen konstaterade regeringen att det i promemorian togs upp ett antal frågor – däribland släktnamnens ställning i varumärkesrätten – vilka inte utmynnade i några
förslag till ändringar i varumärkeslagen och att promemorian i dessa delar fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Regeringen ansåg, i likhet med flera remissinstanser, att det fanns skäl att ytterligare överväga dessa frågor (se prop. 1994/95:59 s. 21).
192
Bestämmelser om användning av släktnamn som varukännetecken finns också i namnlagen (1982:670). Denna reglering gäller dock endast i fråga om egenartade efternamn. Med begreppet egenartad efternamn avses enligt 20 § tredje stycket namnlagen ett efternamn som är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt. I samma paragrafs andra stycke anges att ingen obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet får använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Vidare anges att med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. I namnlagen finns vidare en reglering av förhållandet mellan å ena sidan egenartade efternamn och å andra sidan bl.a. allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn. Den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn måste inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett allmänt känt konstnärsnamn som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet, annars får konstnärsnamnet användas i näringsverksamhet (21 § första stycket). På samma sätt måste den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett inarbetat kännetecken som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet (21 § andra stycket).
Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § namnlagen).
Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt, där porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.
Enligt 14 § första stycket 5 VML får ett varumärke inte registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad.
Slutligen får ett varumärke enligt 14 § första stycket 5 VML inte registreras om märket kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster.
Om det skulle föreligga ett registreringshinder enligt 14 § första stycket 4 eller 5 VML får enligt fjärde stycket i paragrafen registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt medgivande till registreringen. När det gäller registrering av ett märke som innehåller eller består av ett släktnamn anges i förarbetena att det måste beaktas att flera bärare av namnet regelmässigt finns eller kan tillkomma i framtiden och att enstaka bärare inte kan disponera över namnrätten till nackdel för övriga bärare. Ett medgivande av sådana enstaka bärare får därför endast mer sällan betydelse (se SOU 1958:10 s. 290, prop. 1960:167 s. 114 f. och rättsfallet RÅ 1987 ref. 116).
Internationella förhållanden
193
Sverige är inte bundet av några internationella åtaganden där det uttryckligen regleras vilken ställning rätten till släktnamn m.m. ska ha i varumärkesrätten. Det finns dock regler som har betydelse för i vilken utsträckning sådana rättigheter kan skyddas i den varumärkesrättsliga regleringen. Till en början bör nämnas att det av artikel 2 Pariskonventionen och artikel 3 i TRIPs-avtalet även i detta avseende följer att samma regler måste gälla för svenska och utländska rättssubjekt.
Vidare finns det EU-rättsliga regler som har betydelse för i vilken utsträckning släktnamn m.m. kan utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Enligt artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna besluta att ett varumärke inte får registreras – eller om det är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas – om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken. I bestämmelsen anges att den äldre rättigheten kan utgöras särskilt av rätten till ett namn, rätten till egen bild, en upphovsrätt eller en industriell rättighet. En förutsättning för att rätten till bl.a. släktnamn ska kunna utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering är följaktligen att rättigheten också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken. Av artikel 4.5 i direktivet framgår att medlemsstaterna får, om det är lämpligt, tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.
En liknande reglering finns när det gäller gemenskapsvarumärken. Av artikel 53.2 i varumärkesförordningen följer att ett gemenskapsvarumärke ska ogiltigförklaras om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd. På samma sätt som i direktivet anges att det särskilt kan vara fråga om rätten till namn, rätten till egen bild, upphovsrätt eller industriell äganderätt. Om innehavaren av en sådan rättighet uttryckligen medger att registrering av gemenskapsvarumärket får ske ska märket dock inte ogiltigförklaras (artikel 53.3).
9.8.2 Släktnamnshindret begränsas och titelskyddet tas bort
Regeringens förslag: Hinder mot registrering av ett varumärke ska föreligga om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som någons egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.
Hinder mot registrering av ett varumärke ska vidare föreligga om märket innehåller en bild av någon annan och bilden uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.
Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk ska inte längre utgöra hinder mot registrering. I övrigt förs de nuvarande reglerna om att ett varumärke inte får registreras om märket kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster utan förändring i sak över till den nya varumärkeslagen.
194
Kommitténs förslag bygger på en annan bestämmelse i varumärkesdirektivet, men slutsatserna i förslaget överensstämmer i sak med regeringens. Kommitténs förslag utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se SOU 2001:26 s. 320 f.
Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens.
Förslaget i promemorian utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se Ds 2008:28 s. 153 f.
Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag har de flesta remissinstanser tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Sveriges advokatsamfund har dock ansett att det inte föreligger tillräckligt övertygande skäl för att avskaffa det skydd som nu finns i 14 § första stycket 5 VML mot registrering av varumärken som är ägnade att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk.
Svenska Patentombudsföreningen) har, mot bakgrund av kraven i varumärkesdirektivet, inte haft någon invändning mot kommitténs förslag om titelskyddet. Föreningen har emellertid anfört att många titlar som i dag omfattas av titelskyddet inte är upphovsrättsligt skyddade.
Sådana titlar har behov av ett starkare skydd och det finns därför skäl att överväga frågan på nytt inklusive de konsekvenser detta skulle behöva ha avseende utformningen av upphovsrättslagen. Språk- och folkminnesinstitutet har haft invändningar mot förslaget och bl.a. anfört att begreppet egenartat efternamn och gränsdragningen mellan egenartade efternamn och övriga efternamn bör utredas. Beträffande promemorians förslag har Språk- och folkminnesinstitutet upprepat samma ståndpunkt som tidigare, men i övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag
Som framgår av föregående avsnitt följer av artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet att medlemsstater får ha bestämmelser om att ett varumärke inte får registreras om användningen av varumärket får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken. Till dessa rättigheter hör bl.a. namn och upphovsrättsligt skyddade verk. Rättigheten måste med andra ord kunna ligga till grund för att med stöd av annan lagstiftning än den varumärkesrättsliga hindra en obehörig användning av sådana varumärken som registreringen avser.
Kommitténs förslag byggde på en annan bestämmelse i direktivet, artikel 3.2 a, enligt vilken en medlemsstat får ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller
Pr
EU:s varumärkeslagstiftning. Den artikeln reglerar dock absoluta registreringshinder och inte hinder på grund av andra rättigheter. Till skillnad från artikel 3.2 anges det inte i artikel 4.4 c att de lagbestämmelser som utgör grund för ett förbud måste finnas i annan lagstiftning än varumärkeslagstiftningen. I motsvarande bestämmelse i artikel 53.2 i varumärkesförordningen framgår det dock att det krävs att användningen av varumärket ska kunna förbjudas med stöd av den gemenskapslagstiftning eller nationella rätt som ger skydd för den äldre rättigheten. Detsamma måste anses gälla för artikel 4.4 c i direktivet. I detta hänseende stämmer alltså artikel 3.2. a och artikel 4.4 c i direktivet överens.
op. 2009/10:225
195
Kommittén ansåg att det inte krävs att det finns uttryckliga regler om att just användningen av ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som t.ex. annans namn kan förbjudas, utan att det är tillräckligt att rättigheten kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan. Att obehörig användning av en äldre rättighet i ett varumärke är kriminaliserad medför t.ex. enligt den tolkningen att det finns stöd enligt direktivet för bestämmelser om att registreringen av ett sådant märke ska upphävas. Ingen av remissinstanserna har haft några invändningar mot kommitténs uppfattning. Även regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del.
Utgångspunkten är alltså att rätten till ett namn, porträtt, titel på ett upphovsrättsligt skyddat verk, upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk, rätt till fotografisk bild samt mönster endast ska utgöra hinder mot att en registrering består om rätten i fråga kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan.
Släktnamn, konstnärsnamn och liknande namn samt porträtt
Enligt 14 § första stycket 4 VML får, som redovisats i föregående avsnitt, ett varumärke inte registreras bl.a. om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.
Regeringen behandlar först frågan om namn som registreringshinder. I 20 § namnlagen finns bestämmelser om ensamrätt till egenartade efternamn. I paragrafens första stycke anges att om någon har förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan förväxlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn. Bestämmelsen är bara tillämplig på egenartade efternamn. Begreppet egenartat efternamn definieras i paragrafens tredje stycke, där det anges att ett efternamn ska anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.
I 20 § andra stycket namnlagen finns en bestämmelse som särskilt tar sikte på användning av egenartade efternamn i näringsverksamhet. Enligt denna bestämmelse får ingen obehörigen till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med
namnet. Med firma likställs en beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. Bestämmelsen innebär alltså att det finns ett krav på att användningen av det egenartade namnet ska vara till nackdel för namnhavaren för att bestämmelsen ska vara tillämplig.
196
Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den andres skada, om han eller hon har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § namnlagen). Däremot finns i namnlagen varken bestämmelser om att domstol kan meddela förbud mot användning av ett egenartat namn eller bestämmelser om straff för användning av ett sådant namn. Innehavaren har dock möjlighet att vid domstol föra en talan om förbud mot den som obehörigen använder ett egenartat namn (jfr rättsfallen NJA 1973 s. 717, NJA 1985 s. 563 och NJA 1992 s. 491). Domstolen kan under vissa förutsättningar också meddela ett interimistiskt förbud i enlighet med bestämmelsen i 15 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken.
Mot denna bakgrund kan det således konstateras att det finns bestämmelser i annan lagstiftning än den varumärkesrättsliga som innebär att användningen av ett varumärke som innehåller ett egenartat efternamn kan förbjudas. Något motsvarande skydd finns däremot inte i namnlagen när det gäller andra efternamn, dvs. efternamn som inte är egenartade.
Kommitténs förslag innebar att begreppet släktnamn ersattes med efternamn, vilket är det begrepp som används i namnlagen. Vidare innebar förslaget att de varumärkesrättsliga reglerna om vad som kan utgöra hinder mot varumärkesregistrering anpassades till det skydd som finns i namnlagen. Som Svenska Patentombudsföreningen anfört och som även Språk- och folkminnesinstitutet varit inne på, kan detta visserligen leda till gränsdragningsproblem vid registreringen av varumärken när det gäller i vilka fall ett efternamn ska anses vara egenartat. Frågan om gränsdragningen mellan egenartade namn å ena sidan och andra namn å den andra finns emellertid redan i dag i namnlagen. Språk- och folkminnesinstitutet har ansett att denna fråga liksom innebörden av begreppet egenartat efternamn bör utredas. Dessa frågor tar emellertid sikte på den materiella namnrätten som sådan och kan därför inte behandlas närmare inom ramen för detta lagstiftningsärende. Som framgått tidigare innebär bestämmelserna i artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet att det är nödvändigt att anpassa de varumärkesrättsliga reglerna om hinder mot registrering på grund av rätten till namn till bestämmelserna i namnlagen. Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att hinder mot registrering av ett varumärke i fortsättningen endast bör föreligga i förhållande till efternamn som är egenartade. Innebörden av begreppet egenartat efternamn får tolkas på samma sätt som enligt namnlagen.
I enlighet med vad kommittén anförde bör skyddet vidare anpassas så att det, liksom i 20 § andra stycket namnlagen, krävs att användningen av varumärket är till nackdel för bäraren av rätten till namnet. Bestämmelsen bör på ungefär samma sätt som hittills vara utformad så att hinder föreligger om ett varumärke innehåller något som är ägnat att uppfattas som ett sådant namn. Med en sådan utformning framgår att det i princip saknar betydelse vilka varor eller tjänster som märket avser. En
sådan utformning tydliggör också att undantag även i fortsättningen alltid kan göras i fråga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse.
197
I namnlagen finns det inga bestämmelser om vare sig förbud, skadestånd eller straff med avseende på obehörig användning av allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn. Ett särskilt skydd mot att annans namn och bild används i kommersiella syften finns däremot i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En näringsidkare får enligt denna lag inte vid marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (1 § lagen om namn och bild i reklam). Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar en annan person. Av förarbetena framgår att skyddet omfattar namn varigenom en viss person utpekas samt konstnärsnamn och likartade namn som är allmänt kända (prop. 1978/79:2 s. 55).
För att lagen ska vara tillämplig krävs alltså att det är fråga om marknadsföring. Lagen tar framför allt sikte på situationer när någon annans namn eller bild olovligen används i exempelvis reklamsammanhang. När ett varumärke som innehåller t.ex. annans konstnärsnamn eller annans bild används i marknadsföring är det förstås fråga om sådan användning som är relevant enligt lagen om namn och bild i reklam. Även den situationen att ett namn eller en bild tagits in i eller återges i ett varumärke som anbringats på varor som en näringsidkare säljer måste anses utgöra sådan marknadsföring som omfattas av lagen om namn och bild i reklam. Det finns dock vissa situationer då varumärkeslagen är tillämplig, t.ex. vid införsel av varor till Sverige, där lagen om namn och bild i reklam inte kan tillämpas eftersom det inte är fråga om sådan marknadsföring som omfattas av lagen. Tillämpningsområdena för de båda lagarna överensstämmer alltså inte helt. Enligt regeringens uppfattning kan det dock inte krävas att det finns en fullständig överensstämmelse i detta avseende för att det i varumärkeslagen ska kunna finnas regler om hinder på grund av annans rätt till ett namn. Enligt regeringens uppfattning stämmer tillämpningsområdena för de båda lagarna överens i tillräcklig grad.
Lagen om namn och bild i reklam innehåller inte några bestämmelser om att förbud kan meddelas om lagen överträds. Däremot kan den som använder någon annans namn eller bild i strid mot lagen, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, bl.a. dömas till straff (2 §).
Av dessa bestämmelser följer, som kommittén konstaterade, att rätten till allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varumärke. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att rätten till allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Registreringshindret bör utformas på samma sätt som registreringshindret avseende egenartade efternamn. Rätten till allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn, som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, ska alltså utgöra hinder för registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.
Som framgått i det föregående kan även rätten till egen bild läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av bilden i ett varumärke. Också rätten till egen bild bör därför i fortsättningen kunna
utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Kommittén föreslog att skyddet för rätten till bild i detta avseende bör utformas på ungefär samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn, men att det inte finns skäl att ställa upp något krav på att användning av varumärket ska medföra nackdel. Detta överensstämmer med vad som gäller enligt nuvarande ordning. Regeringen delar kommitténs uppfattning att lagtexten bör moderniseras på så sätt att uttrycket bild av någon annan bör användas i lagtexten i stället för annans porträtt.
198
En fråga som uppkommer är om det, på samma sätt som för namn, ska införas ett krav på att användningen av varumärket ska medföra nackdel för den person som finns på bilden för att hinder mot registrering ska föreligga. Att återge en bild av någon annan i ett varumärke är dock typiskt sett mer integritetskränkande för den enskilde än återgivande av ett namn och får därigenom normalt anses vara till nackdel för denne. Det framstår därför som onödigt att ställa upp ett särskilt krav på prövning av om användningen av varumärket är till nackdel för den som återges på bilden. Regeringen anser därför att lagregeln bör utformas så att det finns hinder mot registrering av ett varumärke som innehåller en bild av någon annan, om bilden uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.
Titel på upphovsrättsligt skyddat verk
Som angetts i föregående avsnitt får ett varumärke enligt 14 § första stycket 5 VML inte registreras om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad. Frågan är om ett registreringshinder avseende titelskydd bör finnas även i den nya varumärkeslagen.
Det upphovsrättsliga titelskyddet regleras i 50 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bestämmelsen innebär att ett litterärt eller konstnärligt verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman. Den som vidtar en sådan åtgärd kan bl.a. vid vite förbjudas att fortsätta överträdelsen (53 b § upphovsrättslagen).
Däremot finns det varken i upphovsrättslagen eller i annan lagstiftning några bestämmelser om sanktioner med avseende på användning av ett varumärke som innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade verk.
Kommittén pekade på att det inte finns något stöd i direktivet för att rätten till titel ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering och ansåg att det inte heller finns något skäl att införa någon materiell regel som innebär ett självständigt skydd för titlar med avseende på användning som varukännetecken. Kommittén föreslog mot denna bakgrund att det i den nya varumärkeslagen inte skulle finnas något sådant registreringshinder avseende titelskydd som finns i den nuvarande varumärkeslagen. Kommitténs förslag har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av alla remissinstanser förutom Sveriges advokatsamfund, som har anfört att det inte finns tillräckligt övertygande skäl för en sådan förändring. Svenska Patentombudsföreningen har inte haft någon erinran
mot förslaget men har pekat på att det troligen finns ett större behov av ett starkare skydd för titlar än tidigare och att det därför finns skäl att på nytt överväga frågan om att behålla titelskyddet i varumärkeslagen inklusive de konsekvenser detta skulle behöva ha avseende utformningen av upphovsrättslagen. Regeringen instämmer emellertid i kommitténs uppfattning att det inte finns anledning att utvidga det titelskydd som finns i upphovsrättslagen i dag. En följd av detta är, som kommittén anförde, att det nuvarande titelskyddet med hänsyn till regleringen i direktivet inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk ska därför inte längre utgöra hinder mot registrering av varumärket.
199
Det bör i sammanhanget dock framhållas att en titel som uppfyller det upphovsrättsliga originalitetskravet och anses ha verkshöjd har ett skydd som självständigt verk (se vidare nedan).
Upphovsrätt, rätt till fotografisk bild och mönster
Enligt nuvarande ordning får ett varumärke inte registreras om märket innehåller något som kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster (14 § första stycket 5 VML).
Den närmare regleringen av ensamrättens innehåll finns för litterära och konstnärliga verk i 2 och 3 §§upphovsrättslagen och för fotografiska bilder även i 49 a § samma lag. Av 53–57 §§upphovsrättslagen framgår att en rad av sanktioner kan tillgripas om en kränkning av dessa rättigheter sker, bl.a. vitesförbud (jfr artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet).
Kommitténs förslag innebar att det inte skulle göras någon förändring av de nu aktuella registreringshindren. Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt på detta. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning. De nuvarande bestämmelserna bör därför i sak oförändrade föras över till den nya varumärkeslagen.
Detta innebär även att en titel som uppfyller de krav som ställs för att vara skyddat som upphovsrättsligt verk enligt 1 § upphovsrättslagen också i fortsättningen kommer att utgöra hinder mot registrering av ett varumärke som kränker upphovsrätten till en sådan titel.
9.9 Prioritet
9.9.1 Dagens prioritetsregler
I samtliga lagar på det industriella rättsskyddets område finns bestämmelser om s.k. prioritet. Med prioritet avses i dessa sammanhang en rätt att få en ansökan om skydd behandlad som om den hade gjorts samtidigt som en tidigare ansökan i ett annat land beträffande samma skyddsföremål. Den som ansöker om registrering i Sverige kan i en sådan situation nämligen ha intresse av att få tillgodoräkna sig prioriteten (dvs. tidpunkten för ansökan) från den tidigare ansökan. Man brukar i dessa fall tala om s.k. konventionsprioritet.
En annan form av prioritet är s.k. utställningsprioritet. Med detta avses rätten att tillgodoräkna sig prioritet från det att det skyddsföremål som ansökan avser förevisades vid en internationell utställning.
200
Konventionsprioritet
På det industriella rättsskyddets område finns bestämmelser om konventionsprioritet i artikel 4 i Pariskonventionen. Bestämmelsen omfattar patent, bruksmodellskydd, mönster och varumärken. I korthet innebär den att en ansökan om registrering som görs i en konventionsstat grundar en rätt till prioritet för ansökningar som inom en viss tidsfrist görs i andra konventionsstater. När det gäller varumärken är denna tidsfrist sex månader.
I 30 § VML finns en grundläggande bestämmelse om konventionsprioritet som bygger på den nämnda artikeln i Pariskonventionen. Regeringen kan enligt bestämmelsen förordna att en nationell ansökan om registrering av ett varumärke, vilket tidigare sökts registrerat utomlands, i förhållande till andra ansökningar eller med hänsyn till användning som skett av andra kännetecken, ska anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands. Med stöd av denna lagregel har regeringen utfärdat ytterligare bestämmelser om prioritet i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
I förordningen om utländska varumärken m.m. regleras vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken yrkanden om prioritet ska framställas och vilka krav på utredning som PRV kan ställa i fråga om rätten till prioritet (3 och 4 §§ förordningen om utländska varumärken m.m.).
Konventionsprioritet kan medges från ansökningar som är gjorda i en stat som är ansluten till Pariskonventionen. Även ansökningar som är gjorda i någon annan stat kan i vissa fall grunda prioritet. Detta förutsätter att PRV anser att det finns särskilda skäl att jämställa en sådan ansökan med en ansökan som gjorts i en konventionsstat (3 § första stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Ett krav för att prioritet ska medges är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader från det att den första ansökan avseende samma märke gavs in i en relevant annan stat. Sökanden måste själv skriftligen begära prioritet innan registrering sker och även uppge var och när den första ansökan gjordes och vilket nummer den har (3 § andra stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Under handläggningen får PRV förelägga sökanden att styrka sin rätt till prioritet genom att ge in ett bevis från den utländska myndigheten där det framgår när och av vem den tidigare ansökan gjordes, en av myndigheten bestyrkt kopia av ansökan och, om det finns, en bild som visar varumärket (4 § första stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Om sökanden inte följer ett sådant föreläggande får han inte tillgodoräkna sig den begärda prioriteten (4 § andra stycket förordningen om utländska varumärken m.m.).
Bestämmelser om konventionsprioritet finns som nämnts även i bl.a. patent-, växtförädlar- och mönsterrätten. Flera ändringar har gjorts i dessa bestämmelser under senare år.
Patentlagen (1967:837) ändrades år 2001 i syfte att uppfylla Sveriges åtaganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet från en ansökan om patent eller motsvarande som gjorts i en stat som är ansluten till Världshandelsorganisationen (WTO) (se prop. 2000/01:13). Det anges numera att prioritet medges från ansökningar som gjorts i en stat ansluten till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat som är ansluten till WTOavtalet. Eftersom inte bara stater utan också ett par områden är anslutna till WTO-avtalet utformades bestämmelsen så att också sådana områden omfattas. Prioritet får också medges från ansökningar gjorda i andra stater eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen (6 § patentlagen).
201
Samtidigt ändrades patentlagen på så sätt att de närmare förutsättningarna för rätten till prioritet som fanns i patentkungörelsen fördes över till patentlagen. Alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår numera alltså direkt av patentlagen (6 a–6 g §§patentlagen). Motsvarande ändringar gjordes i växtförädlarrättslagen (1997:306) (3 kap.6 och 6 a §§växtförädlarrättslagen).
Bestämmelserna om prioritet i mönsterskyddslagen (1970:485) ändrades under 2002 i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998) (prop. 2001/02:121). Ändringarna innebar att samma lösning som i patentlagen användes även i mönsterskyddslagen och att prioritet alltså medges också från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till WTO-avtalet. Bestämmelserna om de närmare förutsättningarna för prioritet som fanns i mönsterskyddsförordningen fördes samtidigt över till mönsterskyddslagen (8–8 d §§mönsterskyddslagen).
Utställningsprioritet
Enligt artikel 11 i Pariskonventionen ska en medlemsstat, i enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd för bl.a. varumärken som används för varor som visas på officiella eller officiellt erkända internationella utställningar som anordnas i någon av medlemsstaterna. Artikeln är enligt sin lydelse alltså inte tvingande.
I 18 § VML finns en bestämmelse om utställningsprioritet som bygger på denna artikel. Den innebär att en ansökan om registrering av ett varumärke som för första gången använts för en vara som har visats på en internationell utställning, i förhållande till andra ansökningar eller med hänsyn till användning som skett av andra kännetecken, ska anses vara gjord samma dag som märket användes vid utställningen. En förutsättning är att ansökan om prioritet ges in här i landet inom sex månader efter det att varan ställdes ut för första gången. Av 16 § VMF följer att sökanden måste begära prioritet innan registrering sker. När begäran om prioritet görs ska sökanden också ge in den utredning som
han eller hon vill åberopa för att visa att utställningen är att anse som internationell.
202
Regler om internationella utställningar finns även inom patenträtten. Ett patent kan beviljas trots att en uppfinning gjorts allmänt tillgänglig på internationell utställning. Enligt 2 § fjärde stycket 2 patentlagen måste det vara fråga om en sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar.
När det gäller mönsterskydd gjordes under 2002 omfattande ändringar i motsvarande regler när mönsterdirektivet genomfördes. Den tidigare bestämmelsen om internationella utställningar upphävdes och ersattes med särskilda regler om när ett mönster ska anses ha blivit allmänt tillgängligt. Numera gäller en generell ettårig s.k. nyhetsfrist. En formgivare kan göra ett mönster allmänt tillgängligt, exempelvis genom att visa det på en utställning, utan att nyheten därigenom går förlorad (se 3 a § mönsterskyddslagen).
9.9.2 Prioritetsreglerna förtydligas och förs in i lagen
Regeringens förslag: I varumärkeslagen anges uttryckligen att prioritet ska medges från ansökningar om varumärkesregistrering som gjorts dels i en annan stat som är ansluten till Pariskonventionen, dels i en annan stat som är ansluten till eller ett område, som är anslutet till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO).
Vidare anges att samma prioritet ska medges också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen. I lagen tydliggörs också att endast en sådan utställning som avses i konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar ger rätt till prioritet. De föreskrifter om de närmare förutsättningarna för prioritet som i dag finns i förordningen om utländska varumärken m.m. och i 1960 års varumärkesförordning förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
Enligt kommitténs förslag ska dock bestämmelser om Patent- och registreringsverkets möjligheter att förelägga sökanden att ge in vissa handlingar för att styrka begärd prioritet inte tas in i lagtexten. Kommittén föreslår heller inte någon bestämmelse om rättsföljden för en sökande som inte följer föreskrifterna om prioritet. (Se SOU 2001:26 s. 200 f.)
Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i frågan. De har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen behandlar först frågan om s.k. konventionsprioritet. Som kommittén anförde är de konventionsåtaganden som ligger bakom bestämmelserna om vilka ansökningar som ska grunda en rätt till prioritet desamma inom varumärkesrätten, patenträtten och mönsterrätten. Sverige är i detta avseende bundet av
reglerna i Pariskonventionen och i TRIPs-avtalet. Enligt regeringens uppfattning är det därför naturligt att frågor om prioritet så långt möjligt regleras på samma sätt inom dessa rättsområden. Likartade regler som kan vara till ledning finns även inom växtförädlarrätten.
203
Som framgått i föregående avsnitt har det under senare år gjorts ändringar i patentlagen och i växtförädlarrättslagen som innebär att prioritet ska medges även för en ansökan om registrering av en sådan rättighet som gjorts i en stat som är medlem i WTO eller ett område som är anslutet till WTO (se prop. 2000/01:13 s. 31–36). Motsvarande ändringar har därefter genomförts i mönsterskyddslagen (prop. 2001/02:121 s. 102–105).
Lagändringarna föranleddes av att TRIPs-avtalet anses medföra en skyldighet för medlemsstaterna att medge prioritet från en ansökan om registrering av en sådan rättighet som gjorts i en annan medlemsstat i (eller område anslutet till) WTO samt att det bedömdes inte helt klart att tidigare regler medgav prioritet i alla tänkbara situationer avseende sådana ansökningar.
Eftersom TRIPs-avtalet gäller även för varumärkesrätten bör det också i varumärkeslagen uttryckligen anges att prioritet medges både från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till Pariskonventionen och från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till WTOavtalet. Eftersom även ett område kan vara anslutet till WTO-avtalet bör bestämmelsen, liksom i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område, utformas så att också sådana områden omfattas.
De materiella bestämmelserna om när konventionsprioritet medges finns i dag i förordningen om utländska varumärken m.m. Som framgår i föregående avsnitt har det i övriga lagar inom det industriella rättskyddet redan gjorts ändringar som innebär att bestämmelserna om förutsättningarna för prioritet förts över från respektive underliggande förordning till den aktuella lagen. Anledningen till detta är att Lagrådet i det lagstiftningsärende som föregick ändringarna i patentlagen och växtförädlarrättslagen (prop. 2000/01:13) mot bakgrund av regeringsformens bestämmelser uttalade att det är ett ofrånkomligt krav att föreskrifterna om de villkor som en sökande ska uppfylla för att få rätt till prioritet finns i lag. Synpunkten grundar sig på den omständigheten att påföljden av att föreskrifterna inte iakttas, dvs. att rätten till prioritet går förlorad, är av civilrättslig art och av stor betydelse för den enskilde. Regeringen delade Lagrådets uppfattning och föreslog att bestämmelserna om prioritet skulle föras över till lag (prop. 2000/01:13 s. 36). Samma lösning valdes också i mönsterskyddslagen (prop. 2001/02:121 s. 104 f.).
Kommitténs förslag innebär att det i varumärkeslagen anges att en sökande som vill åberopa konventionsprioritet ska visa vem som har gjort den tidigare ansökan, var och när den har gjorts och vilket nummer den har. Kommittén har däremot ansett att det inte är nödvändigt med en mer detaljerad reglering. Enligt regeringens uppfattning är det dock önskvärt att bestämmelserna i varumärkeslagen utformas efter samma modell som valts i de andra lagarna inom det industriella rättskyddet. Detta innebär att samtliga de bestämmelser om förutsättningarna för prioritet som i dag finns i förordningen om utländska varumärken m.m. bör föras över till den nya varumärkeslagen. Vidare bör det på samma
sätt som gjorts i övriga lagar inom det industriella rättsskyddet införas en bestämmelse som anger att rätten till prioritet inte gäller om sökanden inte följer föreskrifterna om konventionsprioritet (se 6 g § patentlagen, 8 d § mönsterskyddslagen och 3 kap. 6 a § fjärde stycket växtförädlarrättslagen).
204
En ytterligare fråga som bör beröras är om det bör vara möjligt att åberopa en senare ansökan som prioritetsgrundande. Enligt dagens varumärkesrättsliga reglering kan endast den första ansökan som gjorts i en Parisunionsstat åberopas som grund för prioritet. Inom patent- och mönsterskyddsområdet är det däremot i vissa fall möjligt att åberopa en senare gjord ansökan som grund för prioritet (se 6 d § patentlagen och 8 b § mönsterskyddslagen). Enligt artikel 4 C (4) i Pariskonventionen är en förutsättning för att en senare gjord ansökan ska få åberopas till grund för prioritet att den första ansökan inte har blivit allmänt tillgänglig. Eftersom ansökningar om varumärkesregistrering normalt blir allmänt tillgängliga så snart de ges in anser regeringen, i likhet med kommittén, att några regler som gör det möjligt att åberopa även en senare ansökan som prioritetsgrundande inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Även i fortsättningen bör prioritet alltså bara kunna grundas på den först gjorda ansökningen.
När det sedan gäller frågan om s.k. utställningsprioritet så skiljer sig, som framgått i föregående avsnitt, regleringen i de olika lagarna på det industriella rättsskyddets område åt. Vid genomförandet av mönsterdirektivet ersattes bestämmelsen om utställningsskydd i mönsterskyddslagen med utförligare regler om när ett mönster anses vara allmänt tillgängligt. För patent och varumärken gäller däremot mer begränsade regler.
Som kommittén har påpekat har regler om utställningsprioritet (eller bestämmelser om när ett skyddsföremål ska anses vara allmänt tillgängligt) generellt sett mindre praktisk betydelse inom varumärkesrätten än inom patent- och mönsterrätten. Detta hänger samman med det nyhetskrav som finns för att patent eller mönsterrätt ska beviljas. I de fall där utställningsprioritet ändå blir aktuellt inom varumärkesrätten är det givetvis viktigt att bestämmelserna är tydliga. I 18 § VML framgår inte vilka internationella utställningar som ger rätt till prioritet. Kommittén har pekat på att Pariskonventionens utställningsbegrepp inte definieras tydligt och föreslagit att bestämmelsen i varumärkeslagen i detta avseende i stället ska utformas på samma sätt som i patentlagen. Detta innebär att prioritet endast skulle gälla för sådana internationella utställningar som avses i konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar. Regeringen delar kommitténs uppfattning.
I 16 § VMF finns en kompletterande bestämmelse om förfarandet när en sökande vill åberopa utställningsprioritet. Denna bestämmelse bör, på samma sätt som föreslagits beträffande reglerna om konventionsprioritet, föras över till den nya varumärkeslagen. Därutöver bör det, som kommittén har föreslagit, anges i lagen att sökanden ska visa när märket användes vid utställningen.
På samma sätt som föreslagits tidigare när det gäller konventionsprioritet, bör det i den nya varumärkeslagen anges att rätten
till prioritet inte gäller för det fall sökanden inte följer föreskrifterna om utställningsprioritet.
205
9.10 Ändringar i ett registrerat varumärke m.m.
9.10.1 Dagens regler om varumärkesinnehavarens möjligheter att begära oväsentliga ändringar i det registrerade varumärket
Enligt 24 § VML kan det på innehavarens begäran göras sådana oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke som inte påverkar helhetsintrycket. Skälet till detta kan vara att varumärket har använts under lång tid och att det under denna tid gjorts smärre förändringar i märket. Det kan exempelvis avse ändringar av adress eller obetydliga förändringar i märkets figurmässiga utformning, exempelvis en modernisering av någon detalj. Bestämmelsen har framför allt betydelse för figurmärken och kombinerade ord- och figurmärken samt utstyrslar. Ändringar i ordmärken kan endast göras i undantagsfall, eftersom även mycket små förändringar av ett registrerbart ord i regel får anses påverka helhetsintrycket (se SOU 1958: s. 303 f., jfr prop. 1960:167 s. 135).
Av 24 § varumärkesförordningen följer att en avgift ska betalas. Ett beslut om ändring av ett registrerat varumärke ska enligt 46 § VML kungöras.
När det gäller kollektivmärken samt garanti- eller kontrollmärken finns i 3 § andra stycket kollektivmärkeslagen en bestämmelse som innebär att om de bestämmelser enligt vilka ett märke får användas ändras, ska innehavaren anmäla ändringen till PRV. Bestämmelsen motiveras av allmänhetens intresse av att ha tillgång till aktuella uppgifter om i vad mån ett kollektivmärke innebär någon form av garanti när det gäller kontrollen av och standarden för de varor för vilka märket används (se SOU 1958:10 s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 f.).
9.10.2 Oförändrade regler om ändringar i ett registrerat varumärke m.m.
Regeringens förslag: Nuvarande lagregler om möjligheten att göra ändringar i ett registrerat varumärke överförs utan några ändringar i sak till den nya varumärkeslagen, med det tillägget att det anges i lagtexten att en avgift ska betalas.
Den nuvarande bestämmelsen i kollektivmärkeslagen om skyldighet att till PRV anmäla ändringar av de bestämmelser enligt vilka ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får användas förs utan sakliga ändringar över till den nya varumärkeslagen.
Kommitténs förslag innebär att endast vid en väsentlig ändring av de bestämmelser enligt vilka ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke får användas ska innehavaren anmäla detta till PRV. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 443 och 444 f).
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.
206
Skälen för regeringens förslag: Som framgår av föregående avsnitt kan det enligt 24 § VML på innehavarens begäran göras sådana oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke som inte påverkar helhetsintrycket. Av 24 § varumärkesförordningen följer att en avgift ska betalas. Ett beslut om en sådan ändring ska enligt 46 § VML kungöras.
I likhet med kommittén anser regeringen att det inte bör göras några sakliga ändringar i dessa bestämmelser. Som kommittén föreslog bör bestämmelsen om att ändringsbeslut ska kungöras tas in i den bestämmelse där frågan om ändringar i ett registrerat varumärke regleras. Det bör också i bestämmelsen anges att en avgift ska betalas.
När det gäller kollektiv-, garanti- och kontrollmärken finns i 3 § andra stycket kollektivmärkeslagen en bestämmelse som innebär att om de bestämmelser enligt vilka ett märke får användas ändras, ska innehavaren anmäla ändringen till PRV. Även sådana ändringar som är av mindre betydelse ska alltså anmälas.
Kommittén ansåg att det inte var rimligt att innehavaren skulle vara skyldig att anmäla alla sådana ändringar och föreslog därför att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en bestämmelse som innebar att anmälningsskyldigheten bara skulle omfatta väsentliga ändringar av bestämmelserna. Ingen av remissinstanserna har framfört några synpunkter på kommitténs förslag.
Frågan huruvida en viss ändring av sådana bestämmelser som anger under vilka förutsättningar exempelvis ett kollektivmärke får användas är att anse som väsentlig eller inte torde i vissa fall kunna vara vansklig att avgöra. Enligt regeringens uppfattning finns det risk för att en uppmjukning av anmälningsskyldigheten till att endast avse väsentliga ändringar kan medföra att de uppgifter som framgår av varumärkesregistret i vissa fall blir missvisande. Som anfördes i förarbetena till den nuvarande bestämmelsen kan allmänheten ha ett intresse av att uppgifterna är aktuella för att kunna bedöma vad det innebär att märket får användas för en vara (se SOU 1958:10 s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 f.). Även för de enskilda som använder, eller står i begrepp att använda, det aktuella märket är det betydelsefullt att kunna förlita sig på att registret innehåller aktuella uppgifter. Mot denna bakgrund, och då det inte framkommit något som tyder på att det finns några beaktansvärda problem med den nuvarande ordningen, anser regeringen att det inte bör göras några förändringar i detta avseende.
Sammanfattningsvis anser regeringen att den nuvarande bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 § kollektivmärkeslagen utan några sakliga förändringar bör föras över till den nya varumärkeslagen.
9.11 Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering
9.11.1 Skyddstid och förnyelse i dag
En varumärkesregistrering gäller enligt 22 § första stycket VML från den dag då ansökan om registrering gavs in och i tio år från
registreringsdagen. En registrering kan enligt paragrafens andra stycke på innehavarens begäran förnyas för en tid om tio år från utgången av föregående registreringsperiod. Förnyelse kan ske hur många gånger som helst. Detta innebär alltså att det, förutsatt att förnyelse sker, inte finns någon tidsgräns för hur länge en varumärkesregistrering kan gälla.
207
Närmare bestämmelser om ansökningar om förnyelse finns i 23 § VML. Ansökan ska enligt första stycket göras skriftligen hos PRV. Den får ges in tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Det finns också en möjlighet att använda ett förenklat förfarande för att förnya en registrering. Om ansökan enbart avser förnyelse, ska nämligen en inbetalning av förnyelseavgiften anses utgöra en ansökan om förnyelse (andra stycket). I 12 § VMF finns bestämmelser om vad en ansökan om förnyelse ska innehålla. Utöver vissa formella uppgifter ska sökanden bland annat, i de fall där det är aktuellt, lämna uppgift om eventuella begränsningar när de gäller vilka klasser av varor eller tjänster som registreringen ska gälla för. Om sökanden är någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret ska det till ansökan fogas en handling som styrker sökandens rätt till märket. Vidare ska i vissa fall ett hemlandsbevis ges in.
Handläggningen av ansökan om förnyelse följer i övrigt samma regler som handläggningen av en ansökan om registrering (se 23 § tredje stycket VML som anger att vad som föreskrivs i 19 § VML ska ha motsvarande tillämpning på handläggningen av en ansökan om förnyelse). Av 46 § VML följer att ett beslut att förnya en registrering ska kungöras.
9.11.2 Reglerna om registreringens giltighetstid, förnyelse och avförande av en registrering behålls oförändrade
Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om att en registrering gäller i tio år och att registreringen därefter kan förnyas för ytterligare en tioårsperiod i taget förs utan ändringar i sak över till den nya lagen. Även bestämmelsen om att en registrering ska avföras ur varumärkesregistret om den inte förnyas eller om innehavaren begär det förs i huvudsak oförändrad över till den nya lagen.
Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 445).
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.
Skälen för regeringens förslag: Som redovisas närmare i föregående avsnitt gäller en varumärkesregistrering från den dag då ansökan om registrering gavs in och i tio år från registreringsdagen. Innehavaren kan förnya registreringen ett obegränsat antal gånger för en period om tio år åt gången (se 22 och 23 §§ VML).
Kommitténs förslag innebar att de nuvarande bestämmelserna skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att registreringen skulle gälla först från den dag då en ansökan som innehåller en återgivning av märket kom in till PRV.
208
Om bestämmelsen utformas i enlighet med förslaget medför det sakliga förändringar när det gäller betydelsen av ingivningsdagen. Enligt gällande ordning anses en ansökan inkommen den dag den gavs in även om det sökta varumärket inte har angetts tydligt i ansökan. Om sökanden senare kompletterar ansökan med en återgivning av varumärket och ansökan leder till att varumärket registreras, gäller registrering alltså från den dag ansökan gavs in (jfr även avsnitt 15.6 angående bestämmelserna om ingivningsdag i Singaporekonventionen om varumärkesrätt). Kommitténs förslag innebär att registreringen i ett sådant fall skulle gälla först den dag då kompletteringen gavs in till PRV. Någon motivering till förslaget har dock inte lämnats.
En nackdel med förslaget är att ingivningsdagen inte längre alltid är avgörande för frågan om från vilken tidpunkt registreringen gäller. Man måste kontrollera om den ursprungliga ansökan innehöll en återgivning av varumärket och, om så inte var fallet, vid vilken tidpunkt ansökan kompletterades. Det kan också uppstå tillämpningssvårigheter i de situationer ansökan visserligen innehöll en återgivning, men återgivningen inte uppfyllde de krav som ställs i kompletterande bestämmelser på förordnings- och föreskriftsnivå.
Ett skäl som skulle kunna anföras för att ansökan ska innehålla en återgivning av det sökta varumärket för att registreringen ska gälla från ingivningsdagen är att den nuvarande ordningen kan utnyttjas. En sökande kan ge in en ansökan om registrering och först senare komplettera ansökan med en återgivning av märket och på så sätt få företräde framför andra sökande. Ingen av remissinstanserna har dock framfört att detta skulle utgöra något problem.
Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte bör göras något sådant tillägg i lagen som kommittén föreslog. De nuvarande reglerna bör alltså utan någon förändring i sak föras över till den nya varumärkeslagen.
Även den nuvarande bestämmelsen 27 § andra stycket VML om att en registrering ska avföras ur varumärkesregistret om den inte förnyas eller om innehavaren begär det bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör dock förtydligas i lagtexten att avförande kan avse registreringen i sin helhet eller endast delvis.
I avsnitt 15.13 behandlas frågan huruvida det bör vara möjligt att få en avskriven ansökan om förnyelse återupptagen.
10 Hävning av registrering
10.1 Grunder för hävning av registrering
10.1.1 Svenska förhållanden i dag
Vad som kan utgöra grund för att häva en varumärkesregistrering anges i 25 och 25 a §§varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. I första hand kan en registrering hävas om den tillkommit i strid mot lagen, dvs. trots att det förelegat ett hinder mot registrering. En omständighet som
utgör hinder mot registrering kan alltså sägas även utgöra grund för att senare häva registreringen. En förutsättning för hävning är dock att skälet mot registrering fortfarande föreligger och – när hindret utgörs av ett tidigare varukännetecken – att rätten till det ifrågasatta varumärket inte kan bestå enligt reglerna i 8 eller 9 § om förväxlingsbara varukänneteckens samexistens (25 § första stycket första meningen VML). Ytterligare en förutsättning för hävning av ett varumärke – när hindret utgörs av ett tidigare registrerat varumärke – är att innehavaren av det tidigare varumärket har gjort verkligt bruk av varumärket inom de tidsfrister som föreskrivs i 25 a § (25 § första stycket andra meningen VML).
209
I vissa fall kan varumärkesregistreringar hävas på grund av omständigheter som har inträffat efter registreringen (se 25 § andra stycket 1–4 VML), t.ex. om varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. En särskild grund för hävning är om innehavaren inte i tid tagit varumärket i bruk (25 a § VML). Enligt dessa regler om användningstvång gäller att om innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för får registreringen hävas, om det inte finns giltiga skäl att varumärket inte använts. Detsamma gäller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år.
För kollektivmärken gäller vidare att de kan hävas, förutom av de skäl som anges i 25 § VML, om gällande bestämmelser för märkets användning inte rätteligen anmälts till varumärkesregistret eller om märket används på sådant sätt att allmänheten vilseleds, se 5 § kollektivmärkeslagen (1960:645).
10.1.2 EU-rättsliga bestämmelser om hävningsgrunder
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortat varumärkesdirektivet, finns det bestämmelser rörande dels ogiltighetsgrunder (artiklarna 3 och 4), dels grunder för hävning (artikel 12). Ogiltighetsgrunderna kan också utgöra registreringshinder, medan grunderna för hävning tar sikte på förhållanden som inträffat efter registreringen, t.ex. att varumärket på grund av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat (artikel 12.2 a) eller att innehavaren inte i tid tagit det i bruk (artiklarna 12.1 och 10). För kollektiv-, garanti- och kontrollmärken finns möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa ytterligare ogiltighets- eller hävningsgrunder (artikel 15.1).
Varumärkesdirektivet överlämnar åt medlemsstaterna att bestämma vilka rättsverkningar som ska bli följden av att grund för ogiltighet respektive grund för hävning föreligger (sjätte skälet i ingressen till varumärkesdirektivet). De svenska reglerna om hävning av varumärken är utformade för att uppfylla varumärkesdirektivets krav (se prop. 1992/93:48 s. 95 f. om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet).
Motsvarande indelning i ogiltighetsgrunder och grunder för hävning finns också i artiklarna 51–54 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Till skillnad från vad som gäller enligt varumärkesdirektivet finns rättsverkningarna vid grund för ogiltighet respektive grund för hävning reglerade i varumärkesförordningen. Att det föreligger grund för hävning innebär att gemenskapsvarumärket, som huvudregel, ska anses ha förlorat sina rättsverkningar från dagen för ansökan om hävning (artikel 55.1). Att det föreligger grund för ogiltighet innebär att de rättsverkningar som är knutna till gemenskapsvarumärket aldrig ska anses ha existerat (artikel 55.2).
210
För gemenskapens kollektivmärken finns ytterligare ogiltighets- och hävningsgrunder (se artiklarna 73 och 74).
10.1.3 Tydligare hävningsbestämmelser
Regeringens förslag: Det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning, förs över till den nya varumärkeslagen.
Ett äldre inarbetat varukännetecken ska i fortsättningen kunna utgöra grund för hävning av en yngre registrering endast om den äldre rättigheten gäller i en väsentlig del av landet. Detsamma ska gälla för naturliga varukännetecken såsom äldre näringskännetecken och namn. En äldre registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra grund för hävning även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet.
I den nya varumärkeslagen uppställs som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser, att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt uppställs det i den nya varumärkeslagen som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten, att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket.
Bestämmelsen om användningstvång utformas så att det framgår att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.
Det förtydligas att hävningsbestämmelserna avseende bristande användning gäller även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det införs vidare en möjlighet att häva ett kollektiv-, kontroll eller garantimärke om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.
I övrigt överförs de hittills gällande grunderna i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen för att få en registrering hävd i allt väsentligt oförändrade till den nya varumärkeslagen.
211
Kommitténs förslag: Ett varumärke ska enligt kommitténs förslag kunna hävas på grund av att det saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det förvärvat denna egenskap då frågan om hävning prövas. Över huvud taget ska det enligt kommittén inte krävas att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning. I övrigt stämmer förslaget i huvudsak överens med regeringens. (SOU 2001:26 s. 217 och 446 f.)
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig generellt om grunderna för hävning av registrering. Patentbesvärsrätten har emellertid, i samband med frågan om förutsättningarna för registrering, pekat på bestämmelsen i (nuvarande) artikel 52.2 i varumärkesförordningen. Bestämmelsen innebär att ett gemenskapsvarumärke inte får förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga, även om det saknade denna egenskap vid registreringen. Enligt Patentbesvärsrätten bör det övervägas om inte samma ordning bör gälla enligt den nya varumärkeslagen. Patentbesvärsrätten har också ansett att det inte i lagtexten bör anges krav på vad som orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga samt haft andra redaktionella synpunkter på lagtexten. Patentbesvärsrätten har slutligen uttalat sig om skyddet för lokalt inarbetade kännetecken och de problem som kan uppkomma om sådana inte ska kunna utgöra hinder mot att en varumärkesregistrering består (se vidare avsnitt 9.7.3). Patent- och registreringsverket (PRV) har tillstyrkt förslaget att lokalt inarbetade kännetecken inte längre ska utgöra grund för hävning av en varumärkesregistrering. Svenska Patentombudsföreningen har anfört att ibruktagandefristen om fem år som gäller enligt bestämmelsen om underlåten användning, bör löpa från registreringsdagen, även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft. Svenska
Patentombudsföreningen har vidare framställt önskemål om ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av den s.k. karensregel som gäller för användning efter utgången av femårsfristen och före en ansökan om hävning.
Skälen för regeringens förslag: Enligt Varumärkeskommitténs förslag ska de nuvarande grunderna för hävning av en registrering i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen överföras i huvudsak oförändrade till den nya varumärkeslagen. Enligt förslaget ska man dock genomgående ta bort det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande måste finnas kvar vid prövningen av frågan om hävning. Enligt förslaget ska exempelvis en registrering kunna hävas på grund av att varumärket saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det efter registreringen använts på ett sådant sätt så att det förvärvat denna egenskap när frågan om hävning prövas.
Av kommentaren till kommitténs författningsförslag framgår att förslaget hänger samman med förslaget när det gäller kravet på förvärvad särskiljningsförmåga vid ansökan om registrering (se avsnitt 9.4.2). I den delen innebär kommitténs förslag att man vid registreringen endast ska beakta särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning fram till
ansökningsdagen. Regeringen har dock i avsnitt 9.4.2 gjort bedömningen att kommitténs förslag i detta avseende inte bör genomföras och att den hittills gällande regeln om att även senare användning kan beaktas ska flyttas över till den nya lagen. Redan detta talar emot att genomföra kommitténs förslag även i hävningssituationerna.
212
Till det kommer att det även i övrigt finns anledning att behålla det nuvarande kravet på att skälet mot registreringen eller registreringens bestånd alltjämt måste föreligga vid prövningen av frågan om hävning. En prövning av frågan om hävning kan aktualiseras lång tid efter registreringen. Innehavaren kan då ha förlitat sig på registreringen och lagt ned stora resurser på att bygga upp varumärket, som kan representera ett betydande förmögenhetsvärde. Att i det läget häva en registrering på grund av en brist som förelåg vid registreringen men som sedan länge är botad, t.ex. genom det sätt på vilket varumärket använts, skulle i många fall kunna vara oskäligt mot innehavaren. En sådan ordning riskerar också att leda till en otrygghet hos innehavaren som kan tänkas påverka dennes benägenhet att göra investeringar i varumärket. För att undvika detta anser regeringen, till skillnad mot kommittén, att gällande rätt inte bör ändras på denna punkt.
Regeringen har, liksom kommittén, föreslagit att det i lagen ska anges att ett inarbetat varukännetecken bara har skydd inom den del av landet där det är inarbetat. På motsvarande sätt ska ensamrätten till ett näringskännetecken endast gälla inom den del av landet där näringskännetecknet är skyddat och ett namn ska endast ha skydd inom den del av landet där namnet används, se avsnitt 7.2.3.
Regeringen har vidare föreslagit att de angivna typerna av äldre rättigheter ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke endast om de har skydd i en väsentlig del av landet. Se avsnitt 9.7.3. Dessa förändringar innebär bl.a. att man lägger sig närmare den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken (se artikel 8.4 i varumärkesförordningen). En registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra registreringshinder även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet. När det gäller Patentbesvärsrättens synpunkter avseende de problem som kan uppkomma till följd av att lokalt skyddade kännetecken inte utgör hinder för en registrering eller dess bestånd hänvisas till avsnitt 9.7.3.
Bestämmelserna om de allmänna grunder för hävning som består i att ett registreringshinder har förelegat och alltjämt föreligger bör sakligt sett utgöra en spegelbild av bestämmelserna om registreringshinder. Det innebär att när det gäller inarbetade varu- och näringskänntecken samt namn bör endast de som äger skydd inom en väsentlig del av landet utgöra grund för hävning av en yngre varumärkesregistrering. Lagtekniskt löses det genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning, liksom i den hittills gällande bestämmelsen (25 § VML), anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen. Ett märke som har registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot registrering har registrerats i strid mot lagen. Därmed kan grund för hävning av märket föreligga. Konsekvensen av denna koppling mellan registreringshindren och hävningsmöjligheten blir att endast sådana inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn som gäller i en väsentlig del av landet kommer att kunna utgöra grund för hävning. Även
vad gäller registrerade firmor ska hävningsgrunden spegla registreringshindret. Det innebär alltså att eftersom även firmor som endast är registrerade lokalt utgör registreringshinder ska de även utgöra hävningsgrund. Också det åstadkoms lagtekniskt genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen.
213
Enligt kommitténs föreslag ska de nuvarande grunderna för hävning som består i att varumärket inte längre har särskiljningsförmåga respektive att det har blivit vilseledande ändras. När det gäller varumärken som blivit vilseledande ska enligt förslaget som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit vilseledande till följd av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt). När det gäller varumärken som inte längre har särskiljningsförmåga ska vidare som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser till följd av innehavarens handlande eller passivitet.
Förslaget motiveras utförligast i författningskommentaren, där det anges att man vill knyta närmare an till varumärkesdirektivet (artiklarna 12.2 a och 12.2 b) och att det innebär en inskränkning i möjligheten att få en registrering hävd på dessa grunder. Detta eftersom förslaget ställer upp krav på orsaken till att märket har förlorat sin särskiljningsförmåga respektive har blivit vilseledande. Enligt kommitténs bedömning har en sådan ändring av bestämmelserna troligen inte någon praktisk betydelse.
Patentbesvärsrätten har emellertid uttalat att det inte bör ställas några särskilda krav på vad som har orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller att varumärket har blivit vilseledande, eftersom angivande av orsaker i lagtexten kan komma att leda till onödiga prövningar av dessa rekvisit.
Av varumärkesdirektivets ordalydelse, liksom av EU-domstolens praxis (se t.ex. EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss & Co mot Casucci SpA, REG 2006 I-03703) framgår att för att ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det har förlorat sin särskiljningsförmåga måste den förlorade särskiljningsförmågan bero på innehavarens agerande eller brist på agerande. Motsvarande gäller om ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det efter registreringen har blivit vilseledande, dock att det i sådant fall krävs ett aktivt handlande av innehavaren eller någon som agerar med innehavarens samtycke (se t.ex. EU-domstolens dom den 30 mars 2006 i mål C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd, REG 2006 I-03089).
Exempel på fall då innehavarens handlande kan leda till förlorad särskiljningsförmåga är om innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten som sådan snarare än att utgöra ett kännetecken för varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Innehavaren bör således undvika att använda märket som en typbeteckning, t.ex. genom att böja ord som ingår i varumärket, använda sådana ord som adjektiv eller liknande i reklam etc. När det gäller nya och innovativa varor är det inte sällsynt att allmänheten, utan innehavarens medverkan, använder märket på ett sådant beskrivande sätt. I sådant fall kan innehavaren söka förhindra att särskiljningsförmågan går förlorad
genom att i sin marknadsföring m.m. använda ett beskrivande namn för den nya varan att användas vid sidan av själva varumärket. Innehavaren kan också i förekommande fall för att undvika att särskijningsförmågan går förlorad behöva utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss & Co mot Casucci SpA).
214
Bestämmelserna i varumärkeslagen om att en registrering får hävas om märket har blivit vilseledande eller har förlorat sin särskiljningsförmåga (25 § andra stycket 1 och 2) ska tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och med beaktande av den praxis som utvecklats av EU-domstolen. Av såväl varumärkesdirektivet som EU-domstolens praxis är det klarlagt att för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att varumärket blivit vilseledande måste vissa krav vara uppfyllda när det gäller orsaken till att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit vilseledande.
För att tydliggöra detta bör bestämmelserna i den nya varumärkeslagen om hävning på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att ett varumärke blivit vilseledande ligga ännu närmare varumärkesdirektivets ordalydelse. När det gäller hävning på grund av att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga, bör således ställas upp ett krav på att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt bör det, när det gäller hävning på grund av att varumärket kommit att bli vilseledande, ställas upp ett krav på att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket. Detta medför alltså, som framgått, inte någon egentlig ändring av rättsläget. Svensk domstol har redan tidigare varit tvungen att tolka den gamla lagtexten i ljuset av direktivet. Den nya lagtexten innebär endast att det blir tydligt redan av lagtextens ordalydelse vilka förutsättningarna för hävning i dessa fall är.
Dessutom är det här inte frågan om situationer där det redan vid tidpunkten för registreringen av ett varumärke förelåg hinder mot registreringen på grund av bristande särskiljningsförmåga eller för att märket var vilseledande, utan endast de situationer där omständigheter inträffat därefter som kan leda till hävning av registreringen. Om ett varumärke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex. var ägnat att vilseleda allmänheten kan hävning ske med stöd av bestämmelserna om att en registrering av ett märke kan hävas om det har registrerats i strid mot lagen och registreringen fortfarande strider mot lagen.
När det gäller förlorad särskiljningsförmåga finns ytterligare en fråga att ta ställning till. Av varumärkesdirektivets ordalydelse framgår att ett varumärke ska kunna hävas om varumärket ”har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat” (artikel 12.2 a). Varumärkeskommittén föreslog en ordalydelse i enlighet med direktivets, vilket innebar att bestämmelsen om förlorad särskiljningsförmåga i den nya varumärkeslagen inte skulle innehålla ordet ”särskiljningsförmåga”. Bestämmelsen skulle i stället, enligt förslaget, utformas helt och hållet med den exakta ordalydelsen i artikel 12.2 a som förebild. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det med hänsyn till varumärkesdirektivets ordalydelse i detta hänseende och
den praxis som utvecklats av EU-domstolen beträffande artikel 12.2 a är lämpligast att den föreslagna bestämmelsen i den nya varumärkeslagen angående förlorad särskiljningsförmåga förtydligas så att det framgår att den omfattar de situationer där ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga på så sätt att det har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat.
215
Det kan dock mycket väl tänkas förekomma fall där ett varumärke kan anses ha förlorat sin särskiljningsförmåga utan att märket för den sakens skull har kommit att bli en allmän beteckning i handeln för en vara eller en tjänst, t.ex. för att den har kommit att beskriva varans mängd eller användning eller något liknande. EU-domstolen har ännu inte gett vägledning i frågan huruvida hävning ska ske även i ett sådant fall. Det rimligaste vore, enligt regeringens mening, att se situationen att ett varumärke kommit att bli en allmän beteckning för en vara eller tjänst som endast en av de situationer då uppkommen bristande särskiljningsförmåga kan leda till hävning. Det ändrar emellertid inte på det förhållandet att den svenska lagtexten bör vara anpassad till varumärkesdirektivet på denna punkt. Kommitténs förslag bör alltså genomföras. Det får ankomma på de rättstillämpande myndigheterna att, med vägledning av kommande avgöranden från EU-domstolen, tolka bestämmelsen och utbilda en praxis kring denna.
I den nuvarande varumärkeslagen (25 a § första stycket) föreskrivs att ett varumärke under vissa förhållanden får hävas bl.a. om en innehavare av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för. Enligt kommitténs förslag skulle ordalydelsen av motsvarande bestämmelse i den nya varumärkeslagen i stort sett överensstämma med ordalydelsen i den nuvarande bestämmelsen, dock att femårsfristen ska räknas från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts. Svenska Patentombudsföreningen har ansett att femårsfristen bör räknas från registreringsdatum – även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft – och har framfört att kommitténs förslag i och för sig innebär ett förtydligande i förhållande till den nuvarande lagtexten. Svenska Patentombudsföreningen har emellertid ansett att viss osäkerhet kvarstår kring när fristen börjar löpa även med kommitténs förslag.
Bestämmelsen i 25 a § första stycket VML har sin grund i artikel 10.1 i varumärkesdirektivet (jfr artikel 15 i varumärkesförordningen). Enligt den bestämmelsen ska femårsfristen räknas från det att registreringsförfarandet avslutats. När 25 a § infördes i varmärkeslagen skedde invändningsförfarandet före beslutet om registrering. Därför intog själva registreringen en betydelsefull plats för frågan om fristens beräknande. Därefter har emellertid systemet för varumärkesregistreringar ändrats så att invändningsförfarandet sker efter registreringen. Ändringarna i förfarandet medförde inte några ändringar i 25 a § varumärkeslagen.
Frågan är nu hur bestämmelsen i den nya varumärkeslagen om femårsfristen ska utformas så att den dels blir tydlig och direktivkonform, dels beaktar att invändningsförfarandet numera ligger efter registreringen. Ordalydelsen av den nuvarande svenska bestämmelsen om användningstvång ligger nära ordalydelsen av artikel 10.1 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen anger dock inte tydligt när
femårsfristen börjar löpa. Varumärkeskommitténs förslag däremot anger på ett mer precist sätt när femårsfristen för användning av ett varumärke börjar att löpa.
216
EU-domstolen har i sin dom den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007 I-04673 gjort flera uttalanden om femårsfristen i artikel 10. Domstolen konstaterade bl.a. att det i artikel 10 inte på ett otvetydigt sätt fastställs från och med vilken tidpunkt brukandetiden ska börja räknas och således när den femårsperiod som anges i bestämmelsen börjar löpa. Domstolen betonade att som bestämmelsen är formulerad definieras utgångspunkten för femårsperioden i förhållande till registreringsförfarandet, vilket är ett område som inte har harmoniserats genom direktivet. Detta innebär i sin tur att nämnda period kan anpassas till särdragen i de nationella förfarandena. Som exempel på särdrag i de nationella förfarandena angav domstolen t.ex. möjligheten till invändningsförfarande enligt nationell varumärkeslagstiftning. Domstolen godtog inte den ståndpunkt som framfördes av den ena parten, att det var dagen för registrering som är den relevanta tidpunkten enligt artikel 10.1. I stället ska, enligt domstolen, dagen då registreringsförfarandet avslutas fastställas i varje medlemsstat i enlighet med de förfaranderegler vid registrering som gäller i denna stat.
Mot denna bakgrund är det alltså möjligt och enligt regeringen även lämpligt att ge tydligare riktlinjer i den svenska lagtexten för hur fristen ska beräknas. Tidpunkten ska bestämmas utifrån hur registreringsförfarandet är utformat i Sverige. Fristen bör börja löpa när registreringen är slutlig, vilket innebär att invändningsfristen ska ha löpt ut eller invändningsförfarandet vara avslutat och beslutet om att varumärket ska bestå ska ha vunnit laga kraft. Även den hittills gällande bestämmelsen har tolkats på detta sätt (rättsfallet NJA 2006 s. 7). Ett sådant synsätt tar i beaktande att det som regel är förenat med kostnader att ta ett varumärke i bruk. Det är knappast rimligt att kräva av innehavaren att han eller hon ska göra större investeringar i ett varumärke innan registreringen är slutlig.
Sammanfattningsvis föreslår regeringen, i likhet med kommittén, att det av ordalydelsen av den föreslagna bestämmelsen ska framgå att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.
Enligt 25 a § fjärde stycket första meningen VML får en registrering inte hävas, om varumärket har använts under tiden mellan utgången av den femårsperiod som omtalas i paragrafens första stycke och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjats eller återupptagits efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning ska emellertid lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att rättighetshavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras (25 a § fjärde stycket andra meningen VML). Den sistnämnda bestämmelsen har kommenterats av Svenska Patentombudsföreningen, som har ansett att regeln kan ge orimliga resultat om lång tid gått från det att innehavaren t.ex. nåddes av ett varningsbrev med hot om hävning till det att innehavaren tog sitt märke i bruk och ansökan om hävning görs inom en tremånadersperiod efter
ibruktagandet. Svenska Patentombudsföreningen har därför efterfrågat ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av hur bestämmelsen ska tolkas i denna situation.
217
Grunden för bestämmelsen i 25 a § fjärde stycket VML är artikel 12.1 i varumärkesdirektivet (jfr också artikel 51.1 a i varumärkesförordningen) och bestämmelsen i varumärkeslagen ansluter sig nära till varumärkesdirektivets ordalydelse. De förtydliganden som Svenska Patentombudsföreningen efterfrågar skulle medföra att lagtextens ordalydelse skulle komma att avvika väsentligt från direktivets. Någon praxis från EUdomstolen som utvisar att eller hur man skulle kunna göra en rimlighetsavvägning av denna karensregel finns inte. I den situationen är det svårt för en nationell lagstiftare att tillskapa en sådan regel. Det får i stället ankomma på rättstillämpningen och ytterst EU-domstolen att utveckla en praxis kring hur bestämmelsen ska tolkas, med eventuella rimlighetsavvägningar av den föreslagna karaktären. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att bestämmelserna i 25 a § fjärde stycket VML med vissa redaktionella förändringar som har föreslagits av
Lagrådet tas in i sak oförändrade i den nya lagen.
För kollektiv-, kontroll- och garantimärkenas del föreslog Varumärkeskommittén att de bestämmelser om ytterligare hävningsgrunder som finns 5 § första meningen kollektivmärkeslagen skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Kommittén föreslog emellertid vissa sakliga förändringar i förhållande till bestämmelserna i kollektivmärkeslagen. För det första innebar kommitténs förslag att det förtydligas att även hävningsbestämmelserna avseende bristande användning ska gälla för denna typ av märken (se nuvarande 5 § kollektivmärkeslagen som endast hänvisar till de hävningsgrunder som anges i 25 § VML och inte till bestämmelserna om hävning på grund av bristande användning i 25 a §). Regeringen har inte någon annan uppfattning än kommittén i detta hänseende.
För det andra lämnade Varumärkeskommittén ett förslag om ändrad anmälningsskyldighet till registret vid ändring av bestämmelserna avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmärkets användning. Det föreslogs att anmälningsskyldighet endast skulle föreligga vid väsentliga ändringar, vilket också fick till följd att hävning bara skulle komma i fråga vid underlåtenhet att anmäla väsentliga ändringar. I avsnitt 9.10.2 har regeringen föreslagit att anmälningsskyldighet ska gälla alla typer av ändringar. Något krav på att ändringen ska ha varit väsentlig för att hävning ska komma i fråga blir därmed inte aktuellt.
Slutligen föreslog kommittén att den tidigare hävningsgrunden avseende vilseledande användning av märket skulle ersättas med en hävningsgrund som tar sikte på att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska kunna hävas om märket använts på ett sätt som är oförenligt med bestämmelserna för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta utgör en rimlig anpassning av den svenska rätten till vad som gäller för gemenskapens kollektivmärken (se artikel 73 a i varumärkesförordningen). Vilseledande användning av märket av mer allmänt slag torde fortsättningsvis ofta kunna leda till hävning enligt den föreslagna bestämmelsen om hävning av varumärken som har blivit ägnade att vilseleda allmänheten till följd
av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt).
218
Sammanfattningsvis innebär regeringens förslag följande. Det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning förs över till den nya varumärkeslagen. Vidare ska äldre inarbetade varukännetecken kunna utgöra grund för hävning av en nyare registrering endast om den äldre rättigheten gäller i en väsentlig del av landet. Detsamma ska gälla för naturliga varukännetecken såsom äldre näringskännetecken och namn. En registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra registreringshinder även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet.
I några avseenden bör bestämmelserna, precis som kommittén föreslagit, utformas så att ordalydelsen eller det sakliga innehållet bättre stämmer överens med varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen eller så att bestämmelsernas betydelse förtydligas.
Bestämmelsen om användningstvång utformas så att det framgår att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.
Det förtydligas också att hävningsbestämmelserna avseende bristande användning gäller även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det införs vidare en möjlighet att häva ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke om märket använts på ett sätt som är oförenligt med villkoren för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.
I övrigt föreslår regeringen att de nuvarande grunderna för att få en varumärkesregistrering hävd överförs i allt väsentligt oförändrade till den nya lagen. När det gäller det materiella innehållet i bestämmelserna om registreringshindren hänvisas till avsnitt 9.4–9.8.
10.2 Förfaranden för hävning av registrering
10.2.1 Hur en varumärkesregistrering hävs i dag
Nationella varumärken
Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad utan kan i princip bestå hur länge som helst. En varumärkesregistrering gäller visserligen bara i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § VML).
Ensamrätten till ett varukännetecken kan upphöra på olika sätt. Ensamrätten till ett varukännetecken som inte är registrerat upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det ska anses inarbetat (2 § VML). Skyddet för naturliga varukännetecken, dvs. släktnamn, adress och firma som åtnjuter skydd enligt 3 § VML, upphör om näringsidkaren inte längre utövar sin näringsverksamhet. Skyddet för namn eller firma som naturliga varukännetecken kan också upphöra om den bakomliggande firmarätten eller rätten till namnet upphör enligt bestämmelsen i firmalagen (1974:156), förkortad FL, eller namnlagen
(1982:670). Skyddet för en adress upphör om näringsidkaren inte längre använder adressen i sin verksamhet.
219
Varumärkesregistreringar kan upphöra genom att innehavaren av registreringen begär att varumärket ska avföras ur varumärkesregistret (27 § andra stycket VML). Vidare kan en varumärkesregistrering avföras ur registret om en varumärkesinnehavare som saknar hemvist i Sverige inte följer ett föreläggande att ställa ett ombud för sig (31 § VML). En varumärkesregistrering kan slutligen hävas antingen av PRV efter att invändning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML).
Internationella varumärkesregistreringar
Förfarandet när PRV fattar beslut om att internationella registreringar ska gälla i Sverige avviker något från vad som gäller enligt förfarandet för nationella varumärken. Som beskrivs i avsnitt 11.2 gäller dock även för internationella registreringar som ska gälla i Sverige att PRV efter en invändning under invändningsfristen (som löper under två månader från den dag då registreringen kungjordes, se 55 § tredje stycket VML) kan meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte ska gälla här (56 § andra stycket VML). Vidare kan registreringens verkan angripas genom att talan väcks vid domstol om att registreringen inte ska gälla här (57 § första stycket och 26 § VML). En sådan talan gäller naturligtvis bara registreringens verkan i Sverige.
Om en internationell registrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör att gälla, så upphör också registreringens verkan här i landet i motsvarande utsträckning (59 § VML). Av artikel 6.3 i protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridprotokollet), följer att en internationell registrering upphör bl.a. om den nationella registrering som låg till grund för den internationella registreringen upphör inom fem år. Den ursprungliga nationella registreringen kan t.ex. upphöra efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet, en s.k. central attack. I ett sådant fall kan innehavaren av den internationella registreringen emellertid ansöka om en svensk registrering med bibehållen prioritet och på det sättet omvandla sin internationella registrering till en nationell (60 § VML).
Efter fem år blir den internationella registreringen däremot oberoende av den ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen påverkas alltså då inte längre av om den nationella registrering som låg till grund för den internationella registreringen skulle upphöra. Men det innebär inte att den internationella registreringen är oangripbar.
Liksom när det gäller nationella varumärken kan internationella varumärken upphöra genom att de inte förnyas (artiklarna 6.1 och 7 i Madridprotokollet). På motsvarande sätt som för nationella varumärken gäller också att innehavaren kan avstå från sin rätt till den internationella registreringen (artikel 9bis iii-iv i Madridprotokollet). Som nämnts gäller då enligt 59 § VML att den internationella varumärkesregistreringens giltighet i Sverige upphör i motsvarande utsträckning.
Gemenskapsvarumärken
220
För gemenskapsvarumärken gäller, liksom för nationella varumärken och internationella registreringar med verkan i Sverige, att en registrering som inte förnyas avförs ur registret, artiklarna 46 och 47 i varumärkesförordningen. Innehavaren av gemenskapsvarumärket kan också avstå från rätten till registreringen (artikel 50 i varumärkesförordningen).
Ett gemenskapsvarumärke kan också hävas eller ogiltigförklaras av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnd OHIM (artiklarna 51–53 och 56 i varumärkesförordningen). Frågan om hävning eller ogiltighet kan också komma upp i de särskilda domstolar för gemenskapsvarumärken som medlemsstaterna enligt artikel 95 i förordningen ska utse. Detta under förutsättning att genkäromål väcks om hävning eller ogiltighetsförklaring i de måltyper som de nationella domstolarna har behörighet att döma i (se artiklarna 51–53, artiklarna 96 d och 100). För Sveriges del är Stockholms tingsrätt den domstol som har behörighet att pröva mål om gemenskapsvarumärken (67 § VML).
10.2.2 En möjlighet till administrativ hävning hos PRV införs
Regeringens förslag: Det ska även i fortsättningen vara möjligt att väcka talan vid domstol om hävning av en registrering av ett varumärke.
Vid sidan av detta förfarande införs i den nya varumärkeslagen en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering.
Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer med regeringens. (Se SOU 2001:26 s. 279 f.)
Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Svenskt Näringsliv har anfört att möjligheten att ansöka hos PRV om administrativ hävning av registrering bör införas oavsett vilka bedömningar regeringen gör beträffande frågan om officialprövningen ska omfatta relativa registreringshinder.
Skälen för regeringens förslag: I dag kan en registrering av ett nationellt varumärke hävas antingen av PRV efter att invändning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML).
Motsvarande gäller för internationella registreringar med verkan i Sverige (56 § andra stycket VML samt 57 § första stycket och 26 § VML). Beträffande gemenskapsvarumärken hänvisas till föregående avsnitt.
Det bör naturligtvis även i fortsättningen vara möjligt att väcka talan vid domstol om hävning av en registrering. En sådan regel bör således finnas även i den nya lagen. När det gäller invändningsförfarandets utformning hänvisas till avsnitt 9.3.2.
Frågan är om det vid sidan av det vanliga domstolsförfarandet bör införas en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering även efter det att invändningsfristen har löpt ut.
Varumärkeskommittén motiverade sitt förslag om inrättandet av ett förfarande för hävning i administrativ ordning bl.a. med att kommittén hade lagt fram förslag om att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder. Förslaget beträffande officialprövningen innebar, enligt kommittén, att fler innehavare skulle behöva göra invändning mot registreringar på grund av relativa hinder. Enligt kommittén fanns emellertid risk för att innehavare missar att framställa invändning inom invändningsfristen. Förslaget beträffande officialprövningen skulle därför, enligt kommittén, innebära ett ökat behov av att kunna snabbt och billigt häva registreringar vid PRV.
221
I avsnitt 6.3 har regeringen föreslagit att officialprövningen av relativa registreringshinder ska bibehållas såväl på varumärkes- som på firmaområdet. Av kommittédirektiven till Varumärkeskommittén (Dir. 1997:118) framgår dock att avsikten var att frågan om hävning i administrativ ordning skulle analyseras oavsett om ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder kom att föreslås eller inte. Det finns enligt regeringens mening alltjämt skäl att pröva om inte en sådan möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt häva varumärkesregistreringar bör införas trots att officialprövningen av relativa registreringshinder behålls.
Det förekommer att en sökande försöker åstadkomma en så kallad spärr- eller defensivregistrering för att hindra andra att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för näraliggande varuslag. I vissa fall är förekomsten av sådana registreringar en stor olägenhet och ett hinder för effektiv konkurrens mellan företag. Om det fanns ett snabbt och billigt system för att häva registreringar är det möjligt att sökandena redan från början skulle avstå från dessa typer av försök att utvidga skyddsomfånget för varumärket. Kanske skulle ett sådant system alltså kunna bidra till att den som ansöker om registrering avgränsar sin ansökan så att den kan läggas till grund för en registrering som är hållbar även på sikt. Systemet skulle därmed kunna bidra till att motverka registreringar som inte har förutsättningar att bestå.
Något som också är önskvärt är att från registret rensa bort sådana varumärken som inte används och som därför i princip inte bör vara föremål för ensamrätt. Många företag har flera registrerade varumärken i sin portfölj, men använder av olika skäl inte alla märken. Dessutom är många varumärken registrerade för betydligt fler varuslag än dem som de i praktiken används för. Till detta kommer att många märken kan beskrivas som övergivna därför att innehavaren har upphört med sin näringsverksamhet. Det är inte ovanligt att märken helt enkelt glöms bort när en rörelse avvecklas. Ett system för administrativ hävning av registreringar kan förhoppningsvis bidra till att rensa bort denna typ av överflödiga registreringar.
Ett alternativ till det vanliga domstolsförfarandet gör det också enklare för många små och medelstora företag, som normalt har begränsad kännedom vad som krävs för att föra talan vid domstol. För många av dem framstår det som komplicerat att väcka en talan om hävning vid domstol. Ofta torde det också uppfattas som onödigt formellt och krångligt att behöva vända sig till domstol när saken kan vara mer eller mindre uppenbar. För denna kategori av företag kan det framstå som
naturligare att i första hand vända sig till den myndighet som registrerat varumärket.
222
Trots den bedömning som regeringen gjort att officialprövningen av relativa registreringshinder inte bör avskaffas finns alltså, som också
Svenskt Näringsliv påtalat, starka skäl för att i den nya lagen införa en möjlighet för PRV att häva en registrering i administrativ ordning, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats. System med administrativ hävning finns också i andra länder, bland annat i Danmark och Norge. Även intresset av nordisk rättslikhet talar alltså för förslaget.
Det förtjänar dock att nämnas att frågan har övervägts tidigare och att man då kommit fram till att möjligheten att häva en registrering bör vara förbehållen domstol. Detta har motiverats av rättssäkerhetsskäl. I förarbetena till den nuvarande lagen anfördes att de stora ekonomiska värden som varumärken kan representera gör det angeläget att märkesinnehavare tillförsäkras den ökade trygghet som denna ordning innebär (SOU 1958:10 s. 304 f. och prop. 1960:167 s. 146). Även vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i samband med att Sverige skulle tillträda Madridprotokollet togs frågan upp (Ds 1993:97 s. 60 f.). I detta sammanhang ansågs rättssäkerhetsskälen ha samma bärkraft som när den nuvarande varumärkeslagen infördes. Rättssäkerhetsaspekterna, i förening bl.a. med det förhållandet att det skulle vara svårt att finna en lämplig avgränsning så att dels endast enklare fall kom att omfattas av det administrativa förfarandet, dels dessa fall inte skulle också kunna tas upp i domstol kanske till och med samtidigt, ledde till bedömningen att det inte borde införas några särskilda bestämmelser om hävning av registrering i administrativ ordning.
Rättssäkerhetsaspekten gör sig enligt regeringens uppfattning gällande med oförminskad styrka. En ordning för hävning av varumärkesregistreringar måste uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet med hänsyn till de mycket stora värden som varumärken kan representera. Det kan inte komma i fråga att ha ett system som innebär att en registrering mot innehavarens bestridande kan hävas utan att en rättssäker prövning skett.
Detta betyder dock inte att prövningen måste vara förbehållen domstol. Även ett system som innebär att PRV kan häva en registrering i administrativ ordning kan utformas så att det uppfyller de krav på rättssäkerhet som måste ställas. Mot den bakgrunden och med beaktande av de fördelar som ett sådant system skulle medföra anser regeringen att det bör införas en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering. Precis som kommittén föreslagit bör denna möjlighet finnas vid sidan av möjligheten att väcka talan i domstol. Sökanden bör få välja fritt hur han eller hon vill initiera en fråga om hävning av en registrering. Frågor kring hur man ska hantera situationen att prövning samtidigt begärs vid PRV och i domstol behandlas i senare delar av detta avsnitt. Där behandlas även regeringens ställningstagande i några principiella frågor samt frågan hur systemet i detalj bör vara utformat.
10.3 Allmänna principer för förfarandet för administrativ hävning
223
Regeringens förslag: Förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning som förebild. En registrering ska kunna hävas av PRV endast om innehavaren inte motsätter sig detta. Prövningen innefattar således inte någon tvistlösning.
Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer med regeringens. (Se SOU 2001:26 s. 283 f.)
Remissinstanserna: I stora drag kan konstateras att remissutfallet bland domstolarna är splittrat, medan näringslivets representanter tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Således har Svea hovrätt tillstyrkt förslaget, medan Stockholms tingsrätt har ifrågasatt om inte PRV ska kunna göra en sakprövning av frågan om hävning i linje med förslaget i Mönsterutredningens slutbetänkande med förslag till formskyddslag (SOU 2001:68). Patentbesvärsrätten har föreslagit att man bygger på den ordning som gäller i patent- och mönstermål vid prövning av bättre rätt, med möjlighet för verket att i tveksamma fall förelägga sökanden att väcka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt förslaget, men har framhållit att det finns skäl att överväga om verket ska kunna häva en registrering om det finns en senare ansökan om registrering som åtnjuter prioritet från dag före ansökningsdagen för den aktuella registreringen. Sveriges advokatsamfund och Sveriges
Reklamförbund har också tillstyrkt förslaget. Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd har lämnat förslaget utan erinran. Företagarna och Svenska Patentombudsföreningen har välkomnat förslaget. Mönsterutredningen har däremot ansett att PRV bör kunna göra en mer långtgående prövning i linje med dess eget förslag till formskyddslag.
Skälen för regeringens förslag: Som framgått i föregående avsnitt har regeringen funnit övertygande skäl för att inrätta ett snabbt och billigt system för att häva registreringar. Det framstår som troligt att ett behov av ett sådant system i första hand uppstår bland små och medelstora företag, som kanske försummar att bevaka och göra invändningar mot nya registreringar och som under alla förhållanden förmodligen anser att det är krångligt att behöva vända sig direkt till domstol för att få en varumärkesregistrering hävd. Det nya förfarandet för administrativ hävning av registreringar syftar därför främst till att underlätta särskilt för dessa företag. En målsättning är att företagen tillhandahålls ett snabbt, enkelt och billigt system för hävning av registreringar som utan tvekan saknar förutsättningar att bestå. Systemet ska erbjuda ett alternativ till det mer omständliga domstolsförfarandet.
Tanken är att förfarandet ska komma till användning framför allt i två typfall. Det första fallet är då ett varumärke har registrerats trots att det vid registreringen fanns ett relativt registreringshinder av den typ som PRV normalt sett inte beaktar (t.ex. inarbetade rättigheter). Det andra är
då det utan tvekan är så att det registrerade varumärket inte uppfyller kraven på användning, t.ex. därför att varumärket övergetts i samband med att en rörelse avvecklats.
224
Det önskvärda i ett snabbt, enkelt och billigt förfarande för hävning av registreringar måste emellertid vägas mot intresset av rättssäkerhet för innehavarna. Varumärken representerar ofta stora ekonomiska värden. Det är angeläget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan hävas under former som ger denne tillräcklig trygghet. En annan målsättning vid utformningen av systemet är därför att det ger innehavarna tillräcklig rättssäkerhet.
Dessa skilda målsättningar måste vägas mot varandra så att regelsystemet får en utformning som på ett balanserat sätt tar hänsyn till dem båda.
Varumärkeskommittén har använt den summariska processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad lagen om betalningsföreläggande, som förebild. I denna process kan den som har ett betalningsanspråk mot en gäldenär ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Bestrider gäldenären får Kronofogdemyndigheten inte pröva ansökan. I stället kan sökanden begära att målet överlämnas till tingsrätt. Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen enligt rättegångsbalkens regler för tvistemål.
Överförs huvuddragen i detta förfarande till ett system med hävning av varumärkesregistreringar ska alltså den som vill ha en registrering hävd kunna ansöka om detta hos PRV. Verket ska därefter förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan. Om innehavaren inte hör av sig eller om ansökan medges ska PRV häva registreringen. Innehavaren av registreringen ska sedan ha möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt. Om innehavaren däremot bestrider ansökan, ska sökanden ha möjlighet att begära att frågan överlämnas till tingsrätt.
Kommitténs förslag har i stort sett accepterats av remissinstanserna. Några instanser har emellertid ifrågasatt om inte PRV bör kunna göra en mer långtgående prövning. Stockholms tingsrätt har hänvisat till Mönsterutredningens förslag i slutbetänkandet med förslag till formskyddslag (SOU 2001:68).
Vid bedömningen av hur systemet för administrativ hävning bör vara utformat i den nya varumärkeslagen bör man naturligtvis även beakta Mönsterutredningens förslag liksom övriga förslag som remissinstanserna har lagt fram. När det gäller Mönsterutredningens förslag är en utgångspunkt att samma ordning bör gälla på varumärkesområdet som på mönsterområdet om det inte finns starka skäl för något annat. Intresset av en enhetlig reglering har också framhållits under remissbehandlingen, bl.a. av PRV.
Mönsterutredningens förslag är likartat kommitténs, men en viktig skillnad är att PRV enligt utredningens förslag ska kunna häva en registrering efter en prövning i sak, även om det råder tvist mellan parterna. PRV ska kunna häva en registrering om det kan ske enkelt och utan dröjsmål (28 § i förslaget till lag om skydd för formgivning, formskyddslag). I övrigt bygger även Mönsterutredningens förslag på den summariska processen för obestridda fordringar. Patentbesvärsrätten har i stället lämnat ett förslag som innebär att man skulle bygga på den
ordning som gäller i patent- och mönstermål vid prövning av bättre rätt, med möjlighet för verket att i tveksamma fall förelägga sökanden att väcka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt Varumärkeskommitténs förslag, men har framhållit att det finns skäl att överväga om verket dessutom ska kunna häva en registrering om det finns en senare ansökan om registrering som åtnjuter prioritet från dag före ansökningsdagen för den aktuella registreringen.
225
Regeringen anser att man i princip bör vara mycket återhållsam med att överlåta åt förvaltningsmyndigheter att pröva tvister om civila rättigheter mellan enskilda rättssubjekt. Utgångspunkten i regeringsformen är också att rättstvister mellan enskilda ska avgöras av domstol (11 kap. 3 §). Skälet är att domstolarna – till skillnad mot förvaltningsmyndigheterna – har en handläggningsordning och organisation som innefattar garantier för en rättssäker prövning av civilrättsliga tvister. Det kan här vara tillräckligt att nämna att en myndighet som PRV inte har någon möjlighet att ta upp muntlig bevisning i form av förhör under sanningsförsäkran med part eller förhör med vittnen eller sakkunniga under ed.
Principiella skäl talar därför för att välja Varumärkeskommitténs förslag i stället för Mönsterutredningens eller något av de övriga förslag som har lagts fram.
Stockholms tingsrätt har pekat på att den prövning som PRV gör i invändningsförfarandet innefattar kvalificerade bedömningar av om det finns grund för att häva en registrering och att detta talar för att PRV bör kunna göra en sakprövning av frågan om hävning även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.
Det finns emellertid, som kommittén observerat, en viktig skillnad mellan en prövning av om en registrering ska hävas efter invändning och en prövning av om den senare ska kunna hävas i administrativ ordning.
Prövningen inom ramen för invändningsförfarandet görs kort tid efter registreringen och i regel innan det registrerade varumärket använts i någon större omfattning. Det innebär normalt att innehavaren inte har hunnit bygga upp varumärket och att märkets renommé därför också är begränsat. Innehavaren av en ny registrering kan förutse att en invändning kan komma att framställas mot registreringen och därför avvakta med att göra investeringar i märket.
Situationen är annorlunda vid en prövning av om märket ska hävas i administrativ ordning efter invändningsfristen utgång eller efter ett avslutat invändningsförfarande. En sådan prövning kan aktualiseras lång tid efter registreringen. Innehavaren kan då ha lagt ned stora resurser på att bygga upp varumärket och det kan representera ett mycket stort förmögenhetsvärde. I detta skede gör sig därför rättssäkerhetsaspekten gällande på ett sätt som inte är fallet under invändningsförfarandet. Som framgått i föregående avsnitt var det av detta skäl som man vid tillkomsten av den nuvarande lagen helt avvisade möjligheten att registreringar skulle kunna hävas av annan myndighet än domstol.
Vad som däremot skulle kunna anföras som skäl för att välja Mönsterutredningens förslag eller något av övriga framlagda förslag i stället för Varumärkeskommitténs, är att remissinstansernas förslag typiskt sett bör innebära en något större avlastning för domstolarna när det gäller mål om hävning än kommitténs förslag. Tillströmningen av mål av detta slag kan dock knappast beräknas bli särskilt stor i framtiden.
226
Det praktiska behovet av att avlasta domstolarna bör därför bli försumbart. Under alla förhållanden skulle avlastningen med remissinstansernas förslag sannolikt bara bli marginellt större än med Varumärkeskommitténs förslag. Den frågan bör därför inte ha någon avgörande betydelse för utformningen av reglerna om administrativ hävning.
En omständighet av relevans i sammanhanget är en synpunkt som
Svenskt Näringsliv framfört i remissvaret i anledning av Mönsterutredningens betänkande. Enligt Svenskt Näringsliv riskerar den av utredningen föreslagna ordningen faktiskt att förlänga och komplicera processer om hävning av registreringar, tvärtemot vad som är avsikten.
I detta sammanhang bör det beaktas att det på patentområdet har inrättats en möjlighet att i administrativ ordning, dvs. genom en prövning av PRV, begränsa skyddsomfånget för nationella och europeiska patent eller häva sådana patent, se 4 a kap. patentlagen (1967:837). I det lagstiftningsärende som föregick de nya bestämmelserna i patentlagen (prop. 2006/07:56 s. 63 f.) diskuterades huruvida också en materiell prövning skulle göras av ansökan om begränsning, dvs. om PRV borde pröva om de ändrade patentkraven uppfyller patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§patentlagen. I lagstiftningsärendet bedömdes det vara av stor vikt att begränsningsförfarandet kunde genomföras snabbt och enkelt och dessutom att det var utformat i överensstämmelse med det begränsningsförfarande som införts i den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). En materiell prövning av PRV bedömdes motverka syftet med reformen, eftersom den skulle innebära ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl hos verket som i samband med ett eventuellt överklagande av verkets beslut. Mot huvudsakligen denna bakgrund bestämdes att de nya reglerna om begränsning av patent i administrativ ordning inte skulle innebära att det skulle ske någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna enligt 1 och 2 §§patentlagen.
Begränsning (eller hävning) av patent i administrativ ordning fyller visserligen en annan funktion än vad administrativ hävning av varumärkesregistreringar gör. De nya bestämmelserna i 4 a kap. patentlagen syftar nämligen främst till att ge patenthavaren möjlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att rätta till ett patent inför ett kommande eller pågående intrångsmål. Målsättningen att skapa en snabb och enkel process bör emellertid gälla även på varumärkesområdet. Om man skulle låta PRV göra en sakprövning av hävningsfrågan i ett förfarande för administrativ hävning av varumärkesregistreringar, skapas ytterligare en instans som utför sakliga prövningar. Detta kan i sin tur leda till att det tar längre tid att få ett lagakraftvunnet avgörande.
Regeringen anser att den synpunkt som Svenskt Näringsliv anfört i fråga om Mönsterutredningens betänkande gör sig med lika stor tyngd gällande i fråga om hävning av varumärkesregistreringar. Risken för förseningar beror förstås på vilken innebörd man lägger i uttrycket ”enkelt och utan dröjsmål” när det gäller Mönsterutredningens förslag och i uttrycket ”i tveksamma fall” när det gäller Patentbesvärsrättens alternativa idé. När det gäller PRV:s förslag torde avses att PRV – utöver när frågan om hävning är otvistig – ska kunna häva en registrering om det framstår som ”uppenbart” att det egentligen förelåg hinder för
227
registreringens meddelande på grund av en tidigare rättighet med bättre prioritet. Det kan dock konstateras att avsikten med dessa förslag under alla förhållanden är att även tvistiga fall ska kunna prövas. När en sådan fråga är tvistig framstår det som mindre sannolikt att den förlorande parten skulle nöja sig med PRV:s bedömning. Det är alltså troligt att väldigt många av dessa fall ändå skulle hamna i domstol. PRV:s prövning skulle således fördröja det slutliga avgörandet. Denna negativa konsekvens anser regeringen är ett starkt skäl mot att välja Mönsterutredningens, Patentbesvärsrättens eller PRV:s lösning framför Varumärkeskommitténs, i varje fall såvitt gäller varumärkesregistreringar. Slutsatsen av det nu anförda är att det system som kommittén utarbetat och som en klar majoritet av remissinstanserna tillstyrkt eller accepterat, bland annat den berörda delen av näringslivet, är lämpligast för den nya varumärkeslagen. Hur den slutliga lösningen ska se ut på mönsterområdet får prövas i det kommande ärendet om en ny lag på det området.
Sammanfattningsvis föreslår regeringen – i enlighet med kommitténs förslag – att förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande som förebild. Systemet innebär att en registrering ska kunna hävas av PRV endast om innehavaren inte motsätter sig detta. Vid tvist kan förfarandet fortsätta på ett naturligt sätt genom möjligheten att överlämna ärendet till tingsrätt.
Härigenom skapas – som ett alternativ till möjligheten att väcka talan direkt vid domstol – en enkel och snabb, billig och rättssäker ordning för hävning av registreringar. Detta förfarande är beprövat för att handlägga tvister om civila rättigheter och ordningen passar väl in i den svenska processrättsliga systematiken. Den praxis som finns när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om betalningsföreläggande kan vara till ledning vid tillämpning av bestämmelserna om administrativ hävning av varumärkesregistrering.
10.3.1 Närmare om förfarandet
Regeringens förslag: Ansökan om hävning görs hos PRV. Om sökanden återkallar ansökan, ska PRV kunna avskriva ärendet. PRV ska kunna avvisa bristfälliga ansökningar. En ansökan om hävning ska innehålla uppgifter motsvarande de som en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla. Även ett föreläggande till innehavaren ska vara utformat på sådant sätt som i den summariska processen. Närmare föreskrifter om ansökans innehåll och om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Bestämmelser om delgivning införs.
Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller lämnar den obestridd, ska verket häva registreringen. Om innehavaren däremot motsätter sig en ansökan om hävning ska verket underrätta sökanden om detta. På begäran av sökanden ska verket överlämna ärendet till den tingsrätt som enligt vad handlingarna i ärendet utvisar är behörig.
Om det kan antas att en ansökan om hävning är ogrundad ska den behandlas som om innehavaren har bestritt den.
228
Det införs vidare en bestämmelse om att för det fall det inte finns någon domstol, som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registrering av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.
Det införs ingen särskild möjlighet för parterna att få ersättning för kostnader inom ramen för ett ärende om administrativ hävning.
Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Enligt kommitténs förslag ska dock bestämmelsen om behörig domstol (82 § i SOU 2001:26) gälla endast då talan förs om hävning av en registrering. Vidare finns i kommitténs förslag ingen bestämmelse om att PRV ska få avskriva ett ärende om sökanden återkallar ansökan. Inte heller finns någon bestämmelse om att närmare föreskrifter kan ges om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla. Slutligen innebär förslaget att PRV ska få avslå uppenbart ogrundade ansökningar. (Se SOU 2001:26 s. 288 f.)
Remissinstanserna: Förslaget har i stort tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Riksdagens ombudsmän har efterlyst ett klargörande i lagtexten av vad som ska gälla i frågan om ersättning för rättegångskostnader. PRV har ingen erinran mot att verket ges möjlighet att avslå uppenbart ogrundade ansökningar utan att höra motparten.
Verket har vidare ingen erinran mot förslaget att verket inte ska pröva frågan om administrativ hävning i de fall det kommit till verkets kännedom att frågan redan är anhängiggjord vid domstol. Verket har anfört att det bör övervägas om det finns skäl att införa en bestämmelse om att mål om hävning av registrering inte ska kunna anhängiggöras i domstol när det hos verket redan pågår ett ärende i samma fråga.
Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd har föreslagit att alla ärenden som överlämnas till tingsrätt efter bestridande av ansökan ska överlämnas till Stockholms tingsrätt. Patentbesvärsrätten har anfört att det är onödigt att i bestämmelsen om brister i ansökan särskilt ange att ansökan också kan avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av registrering. Sveriges advokatsamfund har påtalat att bestämmelsen om reservforum inte bör vara begränsad till mål om hävning av registrering.
Skälen för regeringens förslag
Utgångspunkter
Det är lämpligt att förfarandet utformas i nära anslutning till det som gäller vid ansökan om betalningsföreläggande. Detta förfarande är utformat så att det tillfredsställer de krav som måste finnas ur rättssäkerhetssynpunkt. Med en sådan utformning kan också den praxis som finns när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om betalningsföreläggande vara till ledning vid tillämpning av bestämmelserna om hävning av varumärkesregistrering.
Vad ansökan ska innehålla. Avvisning av ofullständiga ansökningar
229
Den ansökan som ges in till PRV bör, på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande, innehålla uppgifter om sökanden och innehavaren i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken (jfr 18 § lagen om betalningsföreläggande). Ansökan bör också innehålla ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser samt de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning. Sökanden ska också betala ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, bör meddela närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla. Jfr förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning.
Med hänsyn till att en ansökan ska kunna läggas till grund för ett beslut om hävning, utan att innehavaren yttrar sig, är det viktigt att ansökan innehåller alla uppgifter som behövs. Uppfyller ansökan inte de krav som ställs på en sådan bör det föreskrivas att PRV ska förelägga sökanden att komplettera ansökan. Detsamma bör gälla om sökanden inte har betalat ansökningsavgift.
Frågan är vad rättsföljden ska bli om den som ansöker om administrativ hävning inte följer föreläggandet.
Som beskrivits i avsnitt 9.2.2, och som Lagrådet har uppmärksammat, avskrivs ansökan om den som ansöker om att få registrera ett varumärke inte besvarar ett kompletteringsföreläggande i rätt tid. Om sökanden besvarar föreläggandet men inte lyckas avhjälpa bristerna, kan ansökan avslås. Rättsföljderna skiljer sig därmed från de normala inom civilprocessrätten och förvaltningsprocessrätten, där man i motsvarande situationer skulle ha avvisat ansökan.
Lagrådet har ifrågasatt om inte varumärkeslagen borde utformas mer konsekvent i det aktuella hänseendet. När det gäller rättsföljderna vid ofullständiga ansökningar om administrativ hävning och underlåtenhet att betala ansökningsavgifter för sådana ansökningar gör dock regeringen den bedömningen att det är viktigare att eftersträva likhet med de rättsföljder som förekommer inom civilprocessen i motsvarande situationer. Skälet till bedömningen är att den administrativa hävningen ska utgöra ett alternativ till hävning i domstol. Ansökan bör därför avvisas om sökanden inte följer ett föreläggande att komplettera den. Därmed följs också den ordning som gäller vid ansökan om betalningsföreläggande (jfr 20 § lagen om betalningsföreläggande).
Avvisning av ansökningar på grund av hinder m.m.
En ansökan bör också kunna avvisas i vissa andra fall. För det första bör ansökan kunna avvisas om den avser något annat än hävning av en varumärkesregistrering. Detta förhållande bör enligt regeringen, i likhet med vad Varumärkeskommittén föreslog, men till skillnad från vad
Patentbesvärsrätten ansett, för tydlighetens skull framgå av lagtexten (jfr 21 § lagen om betalningsföreläggande).
En ansökan bör också kunna avvisas om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning i sak. Enligt lagen om betalningsföreläggande kan ett sådant hinder vara att frågan redan är föremål för rättegång vid allmän domstol mellan samma parter eller att
frågan redan är avgjord (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Frågan är hur dessa situationer bör regleras när det gäller ärenden om hävning av varumärkesregistreringar.
230
När det gäller frågan om ett pågående invändningsförfarande bör utgöra hinder mot att en ansökan om administrativ hävning prövas av PRV kan konstateras att ett invändningsförfarande beträffande en varumärkesregistrering enligt nuvarande ordning inte utgör hinder mot att en domstolsprocess angående hävning av samma varumärke inleds. Däremot kan det i vissa fall, t.ex. om parterna är desamma vid domstolen som i invändningsförfarandet och då grunden för yrkandet om hävning i domstolen är densamma som grunden för invändningen, finnas skäl för domstolen att vilandeförklara målet om hävning med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Om invändningsärendet beträffande registreringen handläggs hos PRV, finns det inga hinder mot att verket låter handläggningen av ärendet vila till dess målet vid domstol om hävning av registreringen avgörs slutligt. Verket bör i sådana fall meddela parterna detta.
Regeringen anser att det saknas skäl till annan ordning när det gäller en process om administrativ hävning av registrering. Med andra ord bör inget hindra att ansökan om administrativ hävning tas upp till prövning av PRV även om samma varumärke är föremål för ett invändningsförfarande. Inte heller bör ett påbörjat förfarande om administrativ hävning hindra att ett invändningsförfarande inleds. Detta bör, för de bägge beskrivna situationerna, gälla även om parterna vid invändningsförfarandet är desamma som parterna vid förfarandet om administrativ hävning och även om grunden för invändningen är densamma som grunden för yrkandet om hävning i förfarandet för administrativ hävning. Om så är fallet kan det dock finnas skäl för PRV att låta antingen invändningsförfarandet eller förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringen vila. PRV bör underrätta parterna om saken och bör vid behov ompröva sitt ställningstagande så att ärendet inte blir liggande i onödan (beträffande förhållandet mellan invändningsförfarandet och det nya institutet för begränsning eller hävning av patent i administrativ ordning, se prop. 2006/07:56 s. 70).
Ytterligare en fråga att ta ställning till är vad som ska gälla när en talan har väckts hos PRV om administrativ hävning av en varumärkesregistrering och talan sedan väcks vid allmän domstol av samma person som är sökande vid förfarandet i verket, med andra ord en situation då det är fråga om samma varumärke och samma parter. PRV har beträffande denna situation ifrågasatt om det inte bör införas en bestämmelse som föreskriver att ett mål om hävning av registrering inte kan anhängiggöras i domstol när det hos verket redan pågår ett ärende i samma fråga. En sådan lösning skulle, enligt verket, undanröja risken att en part drar otillbörlig nytta av sin ekonomiska styrka och förhindrar en svagare parts möjlighet att få en snabb och billig prövning till stånd genom att den starkare parten anhängiggör ett mål i domstol. Dessutom skulle de allmänna domstolarna, enligt verket, därigenom belastas i mindre utsträckning.
Regeringen gör följande överväganden. Enligt 13 kap. 6 § rättegångsbalken kan ny talan angående fråga som redan är föremål för
Pr
rättegång mellan samma parter inte tas upp till prövning. Av bestämmelsen följer att en part inte kan väcka talan vid domstol om han eller hon redan ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten i samma. Motsvarande bör gälla i mål om hävning av varumärkesregistrering. Av 13 kap. 6 § rättegångsbalken följer att en talan om hävning ska avvisas av tingsrätten om det framkommer att käranden redan ansökt om administrativ hävning hos PRV. Någon annan bestämmelse om detta behövs alltså inte.
op. 2009/10:225
231
Att en fråga blivit rättskraftigt avgjord kan, som beskrivits, utgöra ett hinder mot en ansökan enligt lagen om betalningsföreläggande (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Detsamma bör gälla när ansökan görs om administrativ hävning. Såväl en dom rörande hävning av en varumärkesregistrering som ett beslut av PRV att häva en varumärkesregistrering i administrativ ordning bör alltså – för det fall frågan om hävning genom domen alternativt beslutet kan anses rättskraftigt avgjord – kunna leda till att en ny ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistreringen avvisas. Vad gäller den motsatta situationen, dvs. att ett yrkande om hävning ogillas, kommer sådana avgöranden normalt att meddelas av domstol. Frågan om rättskraft får då avgöras på samma sätt som tidigare efter ogillande dom avseende ett yrkande om hävning.
På motsvarande sätt som gäller enligt lagen om betalningsföreläggande bör ansökan om administrativ hävning också kunna avvisas om det finns något annat hinder, utöver de nu nämnda, mot att den tas upp.
Avskrivning av ärendet vid återkallelse
I lagen om betalningsföreläggande finns en bestämmelse om att målet ska avskrivas om sökanden återkallar ansökan (22 §). Någon motsvarande bestämmelse för förfarandet om administrativ hävning av varumärkesregistreringar finns inte i Varumärkeskommitténs förslag. För att inga oklarheter ska råda kring frågan anser regeringen att en bestämmelse motsvarande den i 22 § lagen om betalningsföreläggande bör finnas i den nya varumärkeslagen.
Ogrundade ansökningar
I nästan alla typer av rättsliga angelägenheter förekommer det anspråk som är ogrundade eller obefogade. I flera författningar finns bestämmelser som gör det möjligt att handlägga sådana anspråk på ett processekonomiskt sätt. Enligt 42 kap. 5 § rättegångsbalken får rätten meddela dom utan att först utfärda stämning, om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att käromålet är ogrundat. Enligt 23 § lagen om betalningsföreläggande ska en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att sökandens yrkande är ogrundat eller obefogat. Detta innebär att myndigheten självmant tar initiativ till överlämnande av mål och att överlämnande kan komma att ske både före och efter det att föreläggande för svaranden har utfärdats. Att svaranden har lämnat ansökan obestridd saknar formell
betydelse. Ett visst mått av aktivitet krävs dock från sökandens sida. Denne måste begära överlämnande av målet och om det inte görs inom viss tid sedan sökanden underrättats om att myndigheten funnit skäl att anta att anspråket är ogrundat eller obefogat, avskrivs målet. Kronofogdemyndigheten behöver alltså inte fatta ett beslut med ett definitivt ställningstagande till frågan om ansökan är ogrundad eller obefogad. I stället är det tingsrätten som gör prövningen. Om tingsrätten finner ansökan ogrundad, finns det särskilda handläggningsregler i rättegångsbalken för detta. (Se prop. 1989/90:85 s. 57 f. och s. 115 f.)
232
För mål om särskild handräckning gäller att ansökan genast kan avslås om det är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat (24 § lagen om betalningsföreläggande).
Det är viktigt att tillgodose intresset att beslut om hävning av varumärkesregistreringar som fattas inom ramen för det administrativa förfarandet så långt det är möjligt är materiellt riktiga, utan att PRV åläggs att ingående materiellt pröva sökandens begäran om hävning. Varumärkeskommitténs förslag går ut på att PRV ska avslå, dvs. ogilla, ansökan om det är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. Kommittén valde därvid att använda det förfarande som tillämpas för mål om särskild handräckning.
Den materiella prövning som förutsätts om kommitténs förslag skulle genomföras lämpar sig dock inte för det nya förfarandet för administrativ hävning, som karakteriseras av just det faktum att PRV inte ska göra någon saklig prövning av tvisten. I stället ligger det mer i linje med principerna för det nya administrativa förfarandet att låta tingsrätten pröva saken och med andra ord använda den ordning som tillämpas för mål om betalningsföreläggande och mål om vanlig handräckning som förebild. En sådan lösning skulle dessutom inte innebära en större tillströmning av mål till tingsrätterna eftersom de flesta av de ansökningar som avses här med största sannolikhet under alla omständigheter skulle komma att överklagas av sökandena om Varumärkeskommitténs förslag i stället hade valts och PRV direkt hade ogillat ansökningarna. Överlämnande skulle dessutom inte ske automatiskt, utan först om sökanden begär det. Regeringen finner mot denna bakgrund att det förfarande som tillämpas för mål om betalningsföreläggande och vanlig handräckning bör användas som förebild.
För mål om betalningsföreläggande och vanlig handräckning tillämpas förfarandet såväl på ogrundade som obefogade anspråk. Med ett obefogat anspråk menas ett anspråk där det i och för sig saknas anledning att ifrågasätta grunden för ansökan, men där det framställda yrkandet trots det framstår som obefogat. Det kan t.ex. vara frågan om att det yrkade beloppet är överdrivet högt. Ett av huvudskälen till att reglera även obefogade anspråk på detta sätt var att bestämmelserna också skulle vara tillämpliga på mål om vanlig handräckning (se prop. 1989/90:85 s. 58 och 116)
När det gäller mål om hävning av varumärkesregistrering kan yrkandet bara avse att en registrering ska hävas. Det kan därför knappast bli aktuellt att behöva överlämna ärenden till tingsrätt vid annat än ogrundade ansökningar. Regeringen anser det därför lämpligast att
bestämmelserna om att en ansökan ska behandlas som bestridd endast ska gälla om ansökan kan antas vara ogrundad.
233
Föreläggande för innehavaren
Är en ansökan inte ogrundad och PRV tar upp den till prövning, bör nästa steg i handläggningen vara att verket förelägger innehavaren av registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § första meningen lagen om betalningsföreläggande). I lagen bör det anges att innehavaren i föreläggandet ska uppmanas att ange om han eller hon medger eller bestrider ansökan samt skälen för bestridandet. Vidare bör föreskrivas att innehavaren i föreläggandet också ska uppmanas att lämna kompletterande uppgifter om sig själv i den mån de uppgifter som sökanden lämnat är ofullständiga eller felaktiga. Slutligen bör i lagen på denna punkt föreskrivas att innehavaren ska underrättas om att ärendet kan komma att avgöras även om han eller hon inte svarar i rätt tid (jfr 26 § första stycket och andra stycket första meningen lagen om betalningsföreläggande).
Ett beslut att häva en registrering kan få långtgående konsekvenser för innehavaren av registreringen. Innehavaren bör därför delges föreläggandet. En ansökan om administrativ hävning är närmast att jämföra med en ansökan om stämning i tvistemål. Bestämmelserna om delgivning i tvistemål bör därför på samma sätt som i mål om betalningsföreläggande gälla även i ärenden om administrativ hävning. Vidare bör det, liksom i mål om betalningsföreläggande, finnas bestämmelser om att sökanden själv kan erbjudas att ta hand om delgivningen (jfr 29 och 30 §§ lagen om betalningsföreläggande). När det gäller situationen att sökanden erbjudits att själv sköta om delgivningen av innehavaren när PRV har misslyckats med sina delgivningsförsök bör, liksom i 29 § lagen om betalningsföreläggande, anges att 32 kap. 2 § rättegångsbalken ska tillämpas. Av 32 kap. 2 § rättegångsbalken följer att sökandens talan förfaller, om denne antar erbjudandet att ombesörja delgivning men inte inom viss tid inkommer med bevis om att delgivning skett.
I lagen om betalningsföreläggande finns en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad föreläggandet till svaranden ytterligare ska innehålla (28 §). I 12 § förordningen om betalningsföreläggande och handräckning finns bestämmelser om föreläggandets närmare innehåll samt ett bemyndigande till Kronofogdemyndigheten att lämna föreskrifter om ytterligare upplysningar som föreläggandet ska innehålla. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att det införs en bestämmelse som upplyser om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla. Eftersom föreläggandet (tillsammans med bifogade handlingar) är den enda handling som i förfarandet ska delges innehavaren enligt reglerna i delgivningslagen, är det viktigt att innehavaren i samband med föreläggandet ges en förhållandevis fullständig information om förfarandet och vad det kan innebära för hans
eller hennes del. Den information föreläggandet i övrigt bör innehålla torde däremot inte behöva anges i lag.
234
Den ytterligare information det kan vara fråga om bör i första hand avse det fortsatta förfarandet och vad detta kan innebära för innehavaren. Exempel på vad innehavaren kan behöva information om kan vara att uteblivet bestridande med största sannolikhet innebär att varumärkesregistreringen kommer att hävas, att innehavaren kommer att underrättas om ett sådant beslut om hävning i ett vanligt lösbrev och att innehavaren har rätt att begära återvinning inom en månad efter att beslutet har meddelats. Det kan vidare behöva anges när ett beslut kan vara att vänta i ärendet, så att innehavaren kan underrätta PRV om han eller hon inte kan nås på sin vanliga adress vid den tiden. Föreläggandet bör också innehålla en uppmaning till innehavaren att till verket anmäla en sådan adressändring. Det kan också behöva anges att ett bestridande innebär att PRV inte kan avgöra ärendet, men att ärendet då kan komma att överlämnas till tingsrätt under förutsättning att sökanden begär det.
Mot denna bakgrund bör bestämmelsen om föreläggandet till innehavaren innehålla en upplysning om att föreläggandet i övrigt ska uppfylla de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Den fortsatta hanteringen
Det bör föreskrivas att om innehavaren vill bestrida ansökan måste han eller hon yttra sig inom den förelagda svarstiden. Bestrider innehavaren ansökan bör det anges att PRV ska underrätta sökanden om detta samt bereda honom eller henne tillfälle att begära att ärendet överlämnas till tingsrätt (jfr 33 § lagen om betalningsföreläggande). Bestämmelsen om inom vilken tid sökanden ska begära ett överlämnade bör utformas på likartat sätt som motsvarande bestämmelse beträffande mål om betalningsföreläggande. Sökanden bör därför ha en månad på sig att begära ett överlämnande, räknat från den dag då underrättelsen om innehavarens bestridande sändes till sökanden (jfr 34 § lagen om betalningsföreläggande). Även i ärenden om administrativ hävning bör föreskrivas att sökanden ska vara skyldig att ange de omständigheter och bevis som han eller hon vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis samt ge in de skriftliga bevis som åberopas (jfr 35 § lagen om betalningsföreläggande). Underlåter sökanden att begära överlämnande i rätt tid bör följden vara att PRV avskriver ärendet från vidare handläggning (jfr 37 § lagen om betalningsföreläggande). Begär däremot sökanden överlämnande i rätt tid ska PRV överlämna ärendet till tingsrätten (jfr 36 § lagen om betalningsföreläggande).
Om innehavaren inte har något emot att registreringen hävs bör han eller hon kunna medge att den hävs eller helt enkelt låta bli att yttra sig inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansökan i rätt tid ska PRV alltså häva registreringen i enlighet med ansökan (jfr 42 § första meningen lagen om betalningsföreläggande). Bestrider innehavaren ansökan endast med avseende på vissa varor eller tjänster ska PRV häva registreringen för övriga varor eller tjänster (jfr 42 § andra meningen lagen om betalningsföreläggande).
Behörig domstol för tvistiga ärenden
235
Ett flertal remissinstanser har föreslagit att alla mål som överlämnas till tingsrätt efter ett bestridande av ansökan ska överlämnas till Stockholms tingsrätt. Detta är en konsekvens av deras förslag att Stockholms tingsrätt ska göras till exklusivt forum för alla allmänna varumärkesmål.
Varumärkeskommittén har inte behandlat frågan om att skapa ett exklusivt forum för varumärkesmål, och det är inte aktuellt att i denna proposition ta upp något förslag i den frågan. Frågan bereds inom ramen för ett annat lagstiftningsärende rörande den framtida domstolsorganisationen på immaterialrättens område.
Mot bakgrund av att frågan om forum i varumärkesmål alltså kommer att övervägas i ett större sammanhang bör inte nu föreskrivas några särregler för mål om hävning av varumärkesregistreringar bara på den grunden att förfarandet startat hos PRV i stället för i allmän domstol. Detta innebär bland annat att det är rättegångsbalkens forumregler som bör tillämpas. Dessa regler avgör till vilken tingsrätt som PRV ska överlämna ett tvistigt ärende. Det blir alltså PRV:s uppgift att med ledning av vad handlingarna i ärendet utvisar överlämna ärendet till den tingsrätt som är behörig enligt reglerna i 10 kap. rättegångsbalken, normalt tingsrätten i den ort där innehavaren har hemvist (se 10 kap. 1 § RB).
I den nuvarande varumärkeslagen finns en bestämmelse om s.k. reservforum som kompletterar reglerna om behörig domstol i 10 kap. rättegångsbalken (26 § andra stycket VML). Såväl denna bestämmelse som kommitténs förslag till bestämmelse om reservforum i den nya varumärkeslagen är begränsad till mål som gäller hävning av registrering.
Det kan konstateras att motsvarande bestämmelser om reservforum på det industriella rättsskyddets område i övrigt är annorlunda än den nuvarande respektive den föreslagna bestämmelsen på varumärkesområdet. Bestämmelsen om reservforum i mönsterskyddslagen (1970:485) gäller talan om bättre rätt till mönster, hävning av mönsterregistrering, överföring av en sådan registrering, ogiltigförklaring av en mönsterrätt, rätt att mot skäligt vederlag och på skäliga villkor fortsätta ett i god tro påbörjat utnyttjande, ersättning för skada och fastställelsetalan (43 §). Bestämmelsen om reservforum i växtförädlarrättslagen (1997:306) gäller talan om bättre rätt till växtsort, hävning av registreringen av en växtsort, överföring av sådan registrering, tvångslicens och fastställelsetalan (10 kap. 3 §). På patentområdet är forumbestämmelserna annorlunda utformade med hänsyn till att Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för nästan alla patenmål som ska handläggas av allmän domstol, se 65 § patentlagen. Bestämmelsen om reservforum i firmalagen gäller talan om förbud mot användning av näringskännetecken, hävning av firmaregistrering, firmaintrång och fastställelsetalan (24 §). När det gäller just den sistnämnda bestämmelsen skulle, enligt Varumärkeskommitténs förslag, bestämmelsen begränsas till att bara avse talan om hävning av registrering eftersom regeln om fastställelsetalan (23 § första stycket FL), liksom regeln om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken (15 § första stycket FL) av kommittén föreslagits mönstras ut ur firmalagen (se vidare avsnitt 16.8).
P Utgångspunkten för Varumärk